The Coca Cola Company y otros

Voces: COMPETENCIA - PUBLICIDAD COMPARATIVA - VEROSIMILITUD DEL

DERECHO - MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA - PRUEBA - MARCA NOTORIA

Partes: The Coca Cola Company y otros s/ medidas cautelares

Tribunal: Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 22-oct-1993

Cita: MJ-JU-M-57355-AR | MJJ57355

Procedencia de la medida cautelar innovativa tendiente a la suspensin de una

campaa publicitaria comparativa vinculada a gaseosas cola, en tanto ello
comporta el aprovechamiento de la notoriedad de la marca de la competencia, y
un uso de la marca ajena.

Sumario:

1.-Resulta procedente la medida cautelar innovativa incoada por las empresas

que se dedican a la explotacin de una bebida cola, para que su competencia, y
la agencia publicitaria, cesen con la campaa denominada desafo , ya que es de
toda evidencia, y as lo confiesa el texto del video y del aviso grfico, que
mediante el subterfugio de no mencionar a la bebida de la actora, la empresa
competidora realiza una campaa de publicidad comparativa disfrazada, y lo
hace, con una mscara totalmente estril, de manera que en definitiva proyecta
sobre el pblico -y acaso con mayor fuerza- la imagen y la idea de un duelo
comparativo entre las dos gaseosas, y en tales condiciones, es razonable concluir
que la agencia de publicidad ha ideado para la empresa codemandada una
campaa de difusin de la bebida cuyo soporte fundamental es, y no puede ser
otro, que el producto de la competencia conocido, concretndose en los hechos,
un aprovechamiento de la notoriedad de esta ltima marca como modo de
enaltecer, a travs del desafo, la superioridad del producto propio y
consecuentemente la manera de persuadir, simultneamente, sobre la inferioridad
del producto comparado.

2.-Corresponde ordenar cautelarmente el cese inmediato de la campaa

publicitaria de desafo relativa a las bebidas cola que llevan adelante las
demandadas -avisos de la naturaleza que fueren, stands de encuestas, carteles,
etc.-, pues, meritando con criterio realista el mercado de bebidas gaseosas a base
de cola, no cabe la ms mnima duda de que la bebida que es comparada con
aqulla comercializada y publicitada por las accionadas, y desafiada por sta, es

la explotada por las empresas accionantes, y si bien en el video no se la

menciona expresamente -aunque se alcanza a percibir que el locutor insina una
referencia a ella-, ni extremando la ingenuidad se puede ignorar que el desafo
est clara y concretamente dirigido a ella, y tan es ello as que en el aviso grfico
se aclara al pblico que debido a interpretaciones que censuran la publicidad
comparativa no mencionaremos la marca ni mostraremos el envase de nuestra
competencia. Pero no importa, porque vos sabs cul es , a lo cual se aade que
la campaa se integra con stands destinados al consumo comparativo y que en
tales puestos se exhibe las dos marcas de gaseosa.

3.-Procede la medida cautelar innovativa tendiente a que las empresas que son
competencia de la actora en la comercializacin de gaseosas cola, y la agencia
que dise la campaa publicitaria, cesen con la publicidad denominada desafo ,
ya que en ella, la bebida de la accionante aparece como el trampoln para la
elevacin del otro producto, con lo que se est frente a un incuestionable
supuesto de publicidad comparativa, y siendo as, aparece prima facie una
interferencia o utilizacin de la marca ajena, restndole al titular de ella el control
exclusivo de su imagen comercial y el dominio de su propio mensaje publicitario,
extremos que acarrean una cierta presuncin de dao, debiendo sealarse que la
campaa cuestionada puede llegar a comportar -al usar o sugerir la marca del
competidor con fines de referencia- un sutil modo de apoderamiento del
magnetismo de dicha marca, desde que en la referencia -explcita o sugerida- hay
una forma de uso de la marca ajena, a lo que se aade que no puede ser
descartado que la conducta de difundir un producto tomando como punto de vista
los productos rivales configura un proceder incompatible con los usos honrados
en materia industrial o comercial , en los trminos del art. 10 bis, inc. 2 , del
Convenio de Pars.

4.-La medida cautelar innovativa tendiente a obtener la suspensin de la campaa

publicitaria comparativa es el modo ms eficaz de tutela jurisdiccional frente a una
conducta que, prima facie, aparece como contraria a los usos honestos del

comercio, pues, no slo impresiona como verosmil el derecho alegado por las
peticionarias, sino que adems la medida comporta en el caso, dadas las notas
de insistencia y persistencia que caracterizan el modo de propaganda elegida y
los medios masivos de comunicacin utilizados, la va adecuada, por su eficacia,
para cohibir una situacin potencialmente daosa y de consecuencias
dudosamente reparables -disminucin del prestigio comercial, dilucin del
ensamble pblico-producto, desmerecimiento de la marca, desvo de la clientela-.

5.-Debe revocarse la sentencia del juez de primera instancia en lo civil y comercial

federal por medio de la cual se declar incompetente para entender en la medida
cautelar solicitada, y en consecuencia, disponer que reasuma la jurisdiccin que
declin, ya que a tenor de los hechos expuestos en el escrito inicial, la alegada
ilicitud de la publicidad comparativa controvertida implica, en el caso, un conflicto
enmarcado en el derecho de la propiedad industrial, y por ello, el conocimiento del
sub examen corresponde al mencionado fuero, en el que el legislador ha querido
unificar el tratamiento de la materia atendiendo a que es el que ha desarrollado la
mayor parte de la jurisprudencia sobre el tema.

Fallo:

Buenos Aires, 22 de octubre de 1993.

VISTO: El recurso de apelacin interpuesto a fs. 83 contra la resolucin de fs. 82,

por la que el juez declar su incompetencia para entender en los autos; Y
CONSIDERANDO:

1) Que, a tenor de los hechos expuestos en el escrito inicial de fs. 65/81, la

alegada ilicitud de la publicidad comparativa controvertida implica, en el caso, un
conflicto enmarcado en el derecho de la propiedad industrial y que interesa, de
modo directo e inmediato, a las marcas nos. 1.163.605/7, 1.207.084 y 1.415.406
(confr. fs. 16/17, 18/19, 21/22, respectivamente). En consecuencia, de
conformidad con lo dictaminado por el seor Fiscal de Cmara, el conocimiento
del sub examen corresponde a este fuero en lo civil y comercial federal, en el que
el legislador ha querido unificar el tratamiento de la materia atendiendo a que es
el que ha desarrollado la mayor parte de la jurisprudencia sobre el tema (confr.
"Exposicin de Motivos" de la ley n 22.362 ).

2) Que, por ello, se revoca la resolucin de fs. 82 y se dispone que el seor Juez
de Primera Instancia, en su oportunidad, reasuma la jurisdiccin que declin.

3) Que, admitida la competencia del fuero, es pertinente que el Tribunal se

pronuncie sobre la cautelar impetrada, sin necesidad de provocar una segunda
resolucin de la inferior instancia (confr. causas: 5563 del 11.7.77 y 5476 del
19.9.77, entre muchas otras; CNCIV., en pleno, L.L: fallo n 74.091; J.R.
PODETTI, "Tratado de los recursos", Bs. As. 1958, ps. 147/148; H. ALSINA,
"Tratado terico prctico de derecho procesal civil y comercial", 2. Ed., t. IV, p.
419; C. COLOMBO, "Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin", Bs. As.
1971, t. 1, p.485, etc.).

4) Que con los elementos allegados al proceso -particularmente las copias de los
ttulos marcarios antes individualizados- y considerando que es un hecho pblico
y notorio que las accionantes, como sus propios nombres comerciales lo sealan,
se dedican a la explotacin de la bebida denominada "COCA COLA", cuadra
admitir que "The Coca Cola Company", "The Coca Cola Export Corporation" y
"Coca Cola S.A.I.C. y F." se hallan asistidas de inters legtimo para promover
estas actuaciones (arg. art. 4

de la Ley de Marcas); ello, naturalmente, sin

perjuicio de lo que en su momento cupiere resolver en el supuesto de ser

cuestionada la legitimacin activa.

5) Que las aludidas empresas requieren, como medida cautelar innovativa, se

ordene a "BAESA Buenos Aires Embotelladora S.A." y a "David Ratto B.B.D.O.
S.A." cesar de inmediato -provisionalmente- con la campaa propagandstica
"Desafo Pepsi", por considerar ilcito y daoso para sus derechos el recurso a la
publicidad comparativa, tal como ella se encuentra concebida segn el video
ampliamente difundido por televisin y el aviso grfico incorporado a fs. 48.

6) Que es til recordar, ante todo, que el ordenamiento procesal permite el

dictado de medidas innovativas, con carcter precautorio, cuando la interferencia
en la situacin de hecho existente es requerida como el medio adecuado
-oportuno y eficaz- para el ejercicio de la tutela jurisdiccional (art. 232 del Cdigo
de rito; x Congreso Nacional de Derecho Procesal, Salta 1979; J. w. PEYRANO,
"En defensa de la medida cautelar innovativa", J. A. t. 1978-II, p. 642, y su obra
"Medida cautelar innovativa", ed. Depalma, Bs. As. 1981, p. 42); solucin a la que
no opone la circunstancia de no estar contemplada en la Ley de Marcas, desde
que este cuerpo legal no excluye la aplicacin del rgimen genrico (confr. J.
OTAMENDI, "Derecho de Marcas", Bs. As. 1989, ps.291/292). Por lo dems,
comportando la cautelar requerida un resguardo apropiado a las circunstancias
del caso, su adopcin armoniza con el Convenio de Pars -ley 17.011 - en cuanto
prescribe: "Los pases de la Unin se obligan a asegurar a los sbditos de la
Unin una proteccin eficaz contra la competencia desleal" (art. 10 bis, inciso 1).

7) Que, desde otro ngulo, es menester precisar que no se da una hiptesis de

identidad entre la cautelar y el fondo del asunto a resolver en la sentencia
definitiva, pues -segn se expresa a fs. 77- el juicio ordinario perseguir tanto el
cese definitivo de la propaganda cuestionada como la indemnizacin de los daos
y perjuicios por ella causados.

8) Que, ciertamente, esta Sala coincide con la opinin de que medidas de la

especie de que se trata revisten carcter excepcional y deben ser dictadas con
especial prudencia (confr. J. W. PEYRANO, op. cit., ps. 21/22 y 24/25). Mas, aun
partiendo de ese enfoque, juzga -en una valoracin naturalmente provisional
acorde con la naturaleza preventiva de la pretensin- que los hechos
controvertidos tienen suficiente entidad como para poner en movimiento el
remedio de excepcin en estudio.

9) que, en efecto, meritando con criterio realista el mercado de bebidas gaseosas

a base de cola, no cabe la ms mnima duda de que la bebida que es comparada
con "Pepsi Cola" y desafiada por sta es la que se identifica como "Coca Cola". Y
si bien en el video no se la menciona expresamente -aunque se alcanza a percibir
que el locutor insina una referencia a ella-, ni extremando la ingenuidad se
puede ignorar que el "Desafo Pepsi" est clara y concretamente dirigido a "Coca
Cola". Tan es ello as que en el aviso grfico de fs. 48 -que ocupa toda una pgina
de un matutino- se aclara al pblico que "...debido a interpretaciones que
censuran la publicidad comparativa no mencionaremos la marca ni mostraremos
el envase de nuestra competencia.Pero no importa, porque vos sabs cul es".

A lo expuesto se aade que la campaa se integra con stands destinados al

consumo comparativo y que en tales puestos se exhibe junto con "Pepsi Cola" a
envases de "Coca Cola" (vase las fotografas de fs. 31 a 41 inclusive).

10) Que es de toda evidencia, y as lo confiesa el texto del video (reproducido a

fs. 27 con fidelidad) y del aviso grfico de fs. 48, que mediante el subterfugio de
no mencionar al conjunto "Coca Cola" la empresa competidora realiza una
campaa de publicidad comparativa disfrazada. Lo hace, empero, con un vele o
mscara totalmente estril, de manera que en definitiva proyecta sobre el pblico
-y acaso con mayor fuerza - la imagen y la idea de una duelo comparativo entre

"Pepsi Cola" y "Coca Cola" (la expresin es reemplazada por la sugestin pero
sta obra, dada la concreta realidad del mercado, del mismo modo que aqulla).

11) Que, en tales condiciones, es razonable concluir que la agencia "David Ratto
S.A." ha ideado para "BAESA Buenos aires Embotelladora S.A." una campaa de
difusin de la bebida "Pepsi Cola" cuyo soporte fundamental es, y no puede ser
otro, que el producto de la competencia conocido como "Coca Cola". Se concreta,
en los hechos, un aprovechamiento de la notoriedad de esta ltima marca como
modo de enaltecer, a travs del desafo, la superioridad del producto propio y
consecuentemente la manera de persuadir, simultneamente, sobra la inferioridad
del producto comparado.

"Coca Cola" aparece, as, como el trampoln para la elevacin de "Pepsi Cola",
con lo que se est frente a un incuestionable supuesto de publicidad comparativa.

12) que, siendo ello as, aparece "prima facie" una interferencia o utilizacin de la
marca ajena, restndole al titular de ella el control exclusivo de su imagen
comercial y el dominio de su propio mensaje publicitario; extremos que -segn lo
tiene declarado esta Sala- acarrean una cierta presuncin de dao (confr.voto del
doctor Jos Carneiro publicado en LA LEY t. 147 p. 233, en esp. P. 237).

13) Que, en funcin de lo expuesto, y sin que sea necesario avanzar a esta
altura el pensamiento del tribunal sobre la licitud o ilicitud de la publicidad
comparativa en general, y mucho menos por cierto sobre la que interesa en el sub
iudice, la campaa propagandstica denominada "Desafo Pepsi" puede llegar a
comportar -al usar o sugerir la marca del competidor con fines de referencia- un
sutil modo de apoderamiento del magnetismo de dicha marca (confr. E.
ARACAMA ZORRAQUIN, "Medios distintivos y publicidad comparativa", Bs. As.
1989, p. 48), desde que, como seala Paul MATHELY, en la referencia -explcita o

sugerida- hay una forma de uso de la marca ajena (confr. "Ledroit francais du
signes distinctifs", Pars 1984, citado por Aracama Zorraquin). A lo que se aade
que no puede ser descartado, y esto es objeto de valoracin al solo efecto de
estimar el "fumus bonis iuris" de las peticionarias, que la conducta de difundir un
producto tomando como punto de vista los productos rivales -segn la expresin
de C. J. ZAVALA RODRIGUEZ en "Publicidad comercial", ed. Depalma, Bs. As.
1947, p. 416- configura un proceder incompatible con los "usos honrados en
materia industrial o comercial", en los trminos del art. 10 bis, inciso 2, del
Convenio de Pars; como tampoco podra ser apartada la posibilidad de que la
referencia sugerida pero incuestionable de la marca "Coca Cola" alcance a
constituir un uso que prescinde del art. 4 de la Ley de Marcas.

14) Que, as las cosas, no slo impresiona como verosmil el derecho alegado
por las peticionarias -lo que no significa una realidad incontestable-, sino que
adems la medida innovativas comporta en el caso - dadas las notas de
"insistencia" y "persistencia" que caracterizan el modo de propaganda elegido y
los medios masivos de comunicacin utilizados- la va adecuada, por su eficacia,
para cohibir una situacin potencialmente daosa (L.L. 147-233, en p.237) y de
consecuencias dudosamente reparables (v.gr. disminucin del prestigio comercial,
dilucin del ensamble pblico-producto, desmerecimiento de la marca, desvo de
la clientela, etc.). Es que la publicidad comparativa, como toda propaganda, tiene
por objeto persuadir, mas lo hace contraponiendo simultneamente valor-disvalor,
prestigio-cada, edificacin-derrumbe. De donde se sigue que el modo ms eficaz
de tutela jurisdic cional, frente a una conducta que prima facie aparece como
contraria a los usos honestos del comercio, es precisamente la orden de
suspensin provisional de la campaa publicitaria comparativa hasta tanto se
resuelva, en el juicio de conocimiento, la juridicidad del proceder de cada una de
las partes en conflicto; solucin sta que, a juicio del tribunal, se adecua
razonablemente a la obligacin asumida internacionalmente de asegurar una
proteccin eficaz contra actos que puedan llegar a constituir la expresin de una
competencia desleal, (art. 10 bis, 1 y 2, de la Convencin de Pars, ley 17.011).

15) Que toda vez que la suspensin temporaria del plan publicitario controvertido
es susceptible de ocasionar un dao significativo a las empresas que lo han
orquestado (costo de la filmacin, publicidad grfica, instalacin de puestos en
supermercados y otros lugares, empleo de personal, etc.) ser condicin previa
para su ejecucin que las peticionarias presten contracautela suficiente (art. 199
del Cdigo Procesal). A ese efecto, meritando las circunstancias del caso que han
sido puntualizadas precedentemente y la apariencia del derecho, como tambin la
estimacin efectuada por la firma "Mc Cann Erickson Argentina" a fs. 56 -que
proporciona una pauta indiciaria no desdeable- jzgase prudente fijar el monto
de la caucin en la suma de DISCIENTOS MIL PESOS ($200.000) o valores y
ttulos equivalentes.

Por ello, en calidad de medida cautelar, ordnase a "BAESA Buenos Aires

Embotelladora S.A." y a "David Ratto B.B.D.O.S.A." cesar de inmediato en la
campaa publicitaria conocida como "Desafo Pepsi" (avisos de la naturaleza que
fueren, stands de encuestas, carteles, etc.); medida que se les notificar por
cdula firmada por la Actuaria y que ser comunicada, como se solicita, a los
canales de televisin 7, 9, 11 y 13; a los diarios La Nacin y Clarn; y a los
responsables de los stands ubicados en Unicenter, Estacin Once y Shopping
Sur. A ese efecto habiltase das y horas inhbiles. Previo a la ejecucin de la
medida, las actoras debern prestar caucin de DISCIENTOS MIL PESOS ($
200.000).

Regstrese y notifquese; fecho, vuelvan los autos a primera instancia.

Buenos Aires, veintids de octubre de 1993 Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Toda vez que en la resolucin de fs. 92/95 vta. se omiti mencionar a la firma
PEPSI COLA S.A.I.C. y a cualquier persona fsica o jurdica que tenga a su cargo

en forma total o parcial o en forma directa o indirecta la implementacin de esta

compaa publicitaria, aclrasela en el sentido de que la medida cautelar all
decretada comprende tambin las citadas empresas o personas, las que debern
ser notificadas en los mismos trminos que las restantes.

Regstrese, notifquese y devulvase como est ordenado.

GUILLERMO R. QUINTANA TERAN

EDUARDO VOCOS CONESA

MARINA MARIANI DE VIDAL

Buenos Aires, 27 de octubre de 1993

AUTOS Y VISTOS:

1.- Tngase el doctor Bernardo A. Iriberri por presentado y por parte en mrito a la
copia de poder acompaada y por constituido el domicilio legal.

2.- Agrguese los bonos acompaados.

3.- A efectos de resolver la recusacin con causa a fs. 152/58, remtase los autos
a la Oficina de Asignacin de Causas. Tinese presente la revocatoria interpuesta
a fs. 132/141.

4.- Relativamente el prejuzgamiento, corresponde hacer remisin lisa y llana a las

constancias de la causa.Otras manifestaciones justifican, en cambio formular las
siguientes reflexiones, que tienen el alcance del informe previsto en el artculo 22
del Cdigo Procesal. a) Esta Sala, desde hace muchos aos y a travs de las
distintas integraciones, siempre que revoca una sentencia que rechaza una
demanda por un artculo previo (v. gr. Admisin de una caducidad, de una
prescripcin, etc.) entre derechamente a conocer de los temas pendientes, sin
provocar una nueva decisin del inferior. Este proceder no es, por tanto, "inusual"
-como se dice en los escritos presentados- y reconoce sustento normativo en el
art. 253, segundo prrafo , del Cdigo Procesal -aplicable por analoga-, siendo la
solucin que, por razones de celeridad y economa, propicia caracterizada
doctrina.

A ttulo de ejemplo, pueden ser mencionadas -entre muchas otras- las causas
5539 "Ca. Arg. de Seguros Minerva S.A. c/ Aerolneas Argentinas y 4595 "Atlantis
Ca. de Seguros c/ Aerolneas Argentinas", sentenciadas el 12 de agosto de 1977
(y en el mismo sentido: causas: 4388 del 16-9-77; 5366 del 12-5-78; 5022 del 2410-78; 274 del 24-3-81; 806 del 15-5-81; 5542 del 22-6-78; 2256 28-9-84; 3714
del 30-8-85; 4957 del 9-4-87; 5322 del 10-11-87; 5727 del 8-4-88; 7197 del 30-390; 7165 del 20-3-90, entre muchas otras). b) Con relacin a la frase "no puedo
dejar de manifestar la sorpresa ocasionada a mi mandante por la celeridad
inusual con el Tribunal resolvi la medida cuestionada" (confr. fs. 155, punto 3 ab
inicio y al "asombro...por el inusual procedimiento seguido" (ibid), el Tribunal
seala que la celeridad observada en esta causa, como en todas las que plantean
medidas cautelares, es la conducta seguida de manera invariable y viene
impuesta por la propia naturaleza de la pretensin cautelar.Este expediente para
el Tribunal, es uno ms y el tratamiento que se le ha dispensado es el que

-cualquiera fueran las partes- se hubiera seguido en igualdad de circunstancias. c)

Los jueces de esta Sala no anticiparon, en absoluto, el resultado que tendra el
recurso de fs. 83, lo cual hubiera sido incompatible con el adecuado ejercicio de la
magistratura. La informacin publicada en "Clarn" del 22-10-93, segn surge de
su texto, reconocera como fuente expresiones que habran vertido los abogados
de Coca Cola, cuyo origen no ha sido ciertamente la sede de este Tribunal y
sobre las que obviamente no le cabe la ms mnima responsabilidad. En
consecuencia, la imputacin que se desliza a fs. 157 vta. con apoyo en la indicada
informacin resulta impertinente.

5.- Cmplase con lo dispuesto en el punto 3 de la presente.

Regstrese y notifquese.

GUILLERMO R. QUINTAN TERAN

EDUARDO VOCOS CONESA

MARINA MARIANI DE VIDAL