Manual PI Marzo 2013

Beatriz Bugallo Montao 2013
LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY
Beatriz Bugallo Montao
Publicacin on line en el ao 2005, revisin 2011 actual revision marzo 2013
Divertimento PI, en sepia
La presente obra est destinada a difundir los conceptos bsicos que regulan la Propiedad Intelectual en el Uruguay. Se permite su copia en todo caso que no implique aprovechamiento comercial la reproduccin.
LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY

INDICE
* CAPTULO PRIMERO - CONCEPTOS GENERALES. * CAPTULO SEGUNDO - SIGNOS DISTINTIVOS Sub-captulo 1. Marcas Sub-captulo 2. Nombre comercial Sub-captulo 3. Indicaciones geogrficas * CAPTULO TERCERO - PROTECCIN DE LA INNOVACIN TECNOLGICA Sub-captulo 1. Proteccin de la informacin no divulgada Sub-captulo 2. Patentes de invencin Sub-captulo 3. Modelos de utilidad Sub-captulo 4. Biotecnologa Sub-captulo 5. Circuitos integrados * CAPTULO CUARTO - DISEOS INDUSTRIALES * CAPTULO QUINTO - DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS Sub-captulo 1. Derechos de Autor Sub-captulo 2. Derechos Conexos Sub-captulo 3. Sociedades de Gestin Colectiva * CAPTULO SEXTO ALGUNAS CUESTIONES REFERIDAS A LA GESTIN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Sub-captulo 1. El creador intelectual y su regulacin jurdica Sub-captulo 2. Transferencia de tecnologa Sub-captulo 3. Contratos tecnolgicos Anexo - Contratos 3
- CAPTULO PRIMERO CONCEPTOS GENERALES
SUMARIO I - PROPIEDAD INTELECTUAL. A) Concepto y clasificacin de la Propiedad Intelectual. B) El derecho del mercado y la funcin de la Propiedad Intelectual. II - ORIGEN HISTRICO III - PROTECCIN INTERNACIONAL IV - PROTECCIN NACIONAL. A) Normas legales. B) Organizacin de la proteccin de la propiedad industrial. C) Organizacin de la proteccin de los derechos de autor y conexos.
I - PROPIEDAD INTELECTUAL. A) Concepto y clasificacin de la Propiedad Intelectual. Se denomina propiedad intelectual al rgimen jurdico de los institutos jurdicos que refieren a las distintas creaciones del intelecto humano. El artculo 33 de la Constitucin uruguaya establece que sern reconocidos y protegidos por la ley "el trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista". De esta forma, podemos decir que en el derecho uruguayo el creador intelectual tiene proteccin constitucional especfica como trabajador1. Los institutos de la propiedad intelectual constituyen bienes de naturaleza incorporal y,
1 As lo plantea el Dr. Gross Espiell en un estudio que fuera publicado por AGADU V Bibliografa.
segn dispone el artculo 491 del Cdigo Civil uruguayo - vigente desde 1868 -, las producciones del talento o del ingenio son propiedad del autor y se regirn por leyes especiales. En la consideracin de la doctrina universal, posicin clara en el Uruguay, la propiedad intelectual se subdivide, en dos ramas: la propiedad industrial y la propiedad literaria y artstica, llamada actualmente en forma ms divulgada derecho de autor. La propiedad industrial constituye el conjunto de creaciones intelectuales de aplicacin industrial, ya sea aqullas cuyo rgimen est especficamente previsto en nuestra normativa (patentes, modelos de utilidad, modelos o diseos industriales), como aquellas otras que no aparecen expresamente consideradas (biotecnologas, chips, know how). Por otro lado, ser planteada la regulacin de los signos o expresiones grficas distintivas de bienes, en los casos que existe reglamentacin legal (marcas, nombre comercial), y mencionando aqullos de los cuales se carece de normas especfi-cas (indicaciones geogrficas). La propiedad literaria y artstica o derechos de autor y derechos conexos comprende la proteccin de los autores de un muy variado elenco de obras, pues se son obras protegidas todas las creaciones del ingenio humano. Nos referimos a obras literarias, musicales, dramticas, dramtico musicales, plsticas, arquitectnicas, audiovisuales de todo tipo, entre muchsimas otras. Esto incluye tambin la proteccin del software, que est amparada en la legislacin uruguaya por el rgimen de los derechos de autor. El derecho protector de la Propiedad Intelectual tiene una doble consideracin: - normas que regulan bienes incorporales en particular; - normas reguladoras de la competencia en el mercado. Veremos algunas pautas de lo que implica el rgimen jurdico de proteccin de la Propiedad Intelectual para el mercado pues su ubicacin moderna como parte del derecho de la competencia explica y justifica las tendencias actuales de regulacin. B) El derecho de mercado y la funcin de la Propiedad Intelectual. El mercado es el mbito de encuentro entre la oferta y la demanda que determina la fijacin del precio de bienes y servicios. La ley procura la proteccin de la competencia entre los distintos operadores a efectos de que no se desvirte su mecanismo en base a la libertad de empresa que hoy es de aplicacin prcticamente universal. En este marco, las normas de la propiedad intelectual que conceden derechos a los titulares de creaciones intelectuales, estn estableciendo monopolios en funcin de la valoracin del pensamiento y obra humanos aplicados tanto a la industrial como a las artes. 6
Esta expresin consagrar monopolios implica la concesin por la ley de un derecho exclusivo para la explotacin y comercializacin de su creacin, segn la legislacin vigente. La calificacin como monopolio no implica necesariamente traba a la libertad de competencia ni vulneracin a las disposiciones de defensa de la competencia. Para que un derecho monoplico se ejerza de manera ilcita debe ser ejercido de manera abusiva, quedando fuera de los parmetros que la ley concede para su titular. Nunca ser ilcito el acto por el cual un titular de derechos de autor, sea autor o sucesor en el derecho, rechace la autorizacin de explotacin de su obra por una determinada persona. Se encuentra dentro de las facultades que, precisamente, en retribucin a su aporte al patrimonio mundial de las creaciones, la ley concede a quienes las realizan. Sera abusivo un acto mediante el cual se supeditara la explotacin de una obra a la adquisicin de productos no imprescindibles para su explotacin, por ejemplo, si esto afectare el inters general. Al respecto rige la ley N 18.159 de 20 de julio de 2007, que reglamenta en el Uruguay la Defensa de la Competencia. Desde el Derecho de la Propiedad Intelectual, los conflictos o tensiones entre sta y derechos de fundamental importancia como enseanza, investigacin cientfica, entre otros, se equilibran a travs de la inclusin y reglamentacin de excepciones o limitaciones al titular en determinados casos que prev la ley. Son llamados las flexibilidades del sistema de la PI. Desde el Derecho de la Competencia, particularmente de la Defensa de la Competencia2, corresponder tambin la aplicacin de los principios correspondientes, sin dejar de lado las particularidades de los derechos de exclusiva, como fomento de la competencia misma, a la que da lugar la aplicacin de las normas del propio sistema de la Propiedad Intelectual.
II - ORIGEN HISTRICO La proteccin de las creaciones data de tiempo atrs. Con las caractersticas actuales, desde el siglo pasado se ha establecido en diversas leyes nacionales el rgimen de proteccin de las creaciones. Primero consista en la atribucin de privilegios y ms tarde se fue desarrollando la concepcin de derecho atribuido al creador. Podemos decir que la proteccin de la propiedad intelectual surge con el desarrollo tecnolgico. Por ejemplo, en la Antigedad y hasta Gutenberg, un libro era copiado en muchos aos y por muy pocas personas, dado que muy pocos saban leer. La piratera de obras surge recin cuando aparecen medios tecnolgicos que facilitaron progresivamente, por tiempo y por costo, la publicacin. Algo similar sucede con la msica quin iba a preocuparse de la piratera antes de la posibilidad tecnolgica de grabacin del sonido? en
2 En el mundo anglosajn se habla de Derecho Antitrust.
todos los tiempos ha existido el plagio, de ello existe documentacin abundante en distintos libros de Historia y de Literatura. A su manera, an sin la concepcin autoralista de hoy, siempre tambin fue sancionada. El aumento progresivo de los intercambios internacionales y los avances en materia de comunicaciones provocaron, en los ltimos aos del siglo pasado que se planteara la necesidad de que la proteccin de la propiedad intelectual trascendiera el mbito nacional de proteccin. La solucin a esta necesidad gener diversos encuentros internacionales y, concretamente, la elaboracin de Normas Internacionales, fundamento primario de la proteccin.
III - PROTECCIN INTERNACIONAL Los primeros textos fueron el Convenio de la Unin de Pars para la proteccin de la propiedad industrial de 1883 y el Convenio de la Unin de Berna para la proteccin de la propiedad artstica y literaria de 1886. Ambas asociaciones de Estados parte de los consiguientes Tratados Internacionales estaban unidas por una Secretara administrativa. Se trata en ambos casos de acuerdos marco que fueron objeto de diversas modificaciones o actualizaciones a lo largo del tiempo. Adems, se han ido complementando con diversos acuerdos o arreglos en la terminologa unionista, referidos a aspectos parciales de los institutos de la propiedad intelectual: clasificacin de marcas, clasificacin de diseos, proteccin de las indicaciones geogrficas, proteccin de las denominaciones de origen, entre otros. El cambio fundamental lo encontramos, en cuanto a la estructura de apoyo e implementacin de estas normas. Se constituy la OMPI, Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, tomando base en la Secretara administrativa anterior, entidad que, con sede en Ginebra, promueve el desarrollo normativo y administra tratados que organizan la marca y la patente internacional. La Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual es una organizacin intergubernamental integrada por 157 Estados. Es una de las 16 agencias especializadas del sistema de organizacin de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la promocin de la Propiedad Intelectual en el mundo, a travs de la cooperacin entre los Estados (atendiendo fundamentalmente los pases en desarrollo) y de la administracin de varios tratados multilaterlaes referentes a los aspectos legales y administrativos de la Propiedad Intelectual. El Tratado internacional constitutivo de la OMPI surgi de la Conferencia Diplomtica de Estocolomo, que se firm en 1967 y entr en vigor en 1970. Su sede se encuentra en Ginebra, y est cosntituida por los siguientes rganos: Asamblea general, Conferencia, 8
Comit de coordinacin y el International Bureau (Secretariado). Reconoce sus antecedentes en la BIRPI, dos Secretaras que, hasta el momento de entrada en funcionamiento de la OMPI, atendan la gestin de los dos Convenios fundamentales de la Propiedad Intelectual: el Convenio de la Unin de Pars y el Convenio de Berna. Pueden sintetizarse sus actividades como: a. actividad relacionada con el registro de creaciones de la propiedad industrial, PCT por ejemplo; b. promocin de la cooperacin intergubernamental en la administracin de la propiedad intelectual; c. actividades programticas en relacin con la difusin y desarrollo de la propiedad intelectual. Como toda organizacin de las Naciones Unidas, una de sus tareas principales es la de cooperar con los pases en vas de desarrollo, en sus esfuerzos de desarrollo; y en este sentido, uno de sus objetivos primordiales, es el de asistir a dichos pases en el establecimiento o modernizacin de sus sistemas de PI: a desarrollando recursos humanos; b facilitando la creacin o mejora de las legislaciones nacionales o regionales y su cumplimiento efectivo (enforcement); c incentivando las invenciones domsticas y la ceatividad artstica, as como la explotacin de su resultados; d promoviendo el intercambio de experiencia e inforamcin de los distintos legisladores de PI. El debate respecto de los derechos de la propiedad intelectual en sus planos comerciales, dio lugar a la formulacin de un Anexo al Tratado constitutivo de la Organizacin Mundial del Comercio denominado Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC. Se le conoce frecuentemente por su sigla TRIPs, correspondiente al ttulo del documento en ingls. Trata aspectos generales de la propiedad intelectual, as como de los diversos institutos en particular. En cuanto a los derechos de autor y derechos conexos, se destaca el problema de las diferentes concepciones jurdico autorales de "obra", autora-titularidad y originalidad y en el reconocimiento de los derechos patrimoniales (reproduccin, traduccin, comunicacin pblica y modificacin de la obra), y los morales (divulgacin, paternidad, integridad y retiro de la obra). Estos ltimos, contrariamente a la tradicin anglosajona han venido 9
siendo tradicionalmente reconocidos por los pases con tradicin civilista como inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Se plantea, asimismo, un nuevo problema: aparicin de nuevas tecnologas, en particular las desarrolladas en el rea de la reprografa (fotocopias), transmisiones por satlite y cable, programas de computacin, bases de datos, digitalizacin que dificultan la delimitacin entre el derecho autoral y los derechos conexos. El AADPIC slo enfoca en nuevas normas una pequea parte de los conflictos originados con la aparicin de estas nuevas tecnologas, no tanto en el derecho sustantivo, sino ms bien en lo que se refiere al cumplimiento de los derechos autorales y conexos y al arreglo de disputas entre los Miembros. Esta carencia ha sido suplida por los Tratados Internacionales de OMPI de 1996. Asimismo reglamenta diversos aspectos sobre las marcas, indicaciones geogrficas, dibujos y modelos industriales, patentes, topografas de los circuitos integrados, secretos industriales o comerciales, licencias contractuales. De todos estos tpicos, como incidente en nuestro derecho positivo, hemos de destacar la ampliacin de la materia patentable a los productos qumico-farmacuticos, de polmica inclusin pero, en definitiva, impuestos ya en las sucesivas reformas a que est dando lugar este Acuerdo. En el mbito de la OMC tambin se analiza y califica el cumplimiento de cada Estado Parte a las disposiciones contenidas en el AADPIC, incluso sancionando econmicamente en caso de incumplimiento. Corresponde destacar, adems de los diversos Tratados Internacionales de alcance mundial, las iniciativas de derecho comunitario a nivel regional. La ms desarrollada es la aprobada por la Unin Europea. A nivel de MERCOSUR se aprobaron dos Protocolos relacionados con la materia: a. MERCOSUR/CMC/DEC. N 8/95, de 5 de agosto de 1995, Protocolo de Armonizacin de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen; b. MERCOSUR /CMC/ DEC N16/98, de 10 de diciembre de 1998, Protocolo de Armonizacin de Normas en materia de Diseos Industriales. Ninguno de ellos ha sido aprobado ni siquiera por los cuatro pases fundadores del Mercosur. El correspondiente a las marcas fue internalizado por Uruguay y Paraguay, rige solamente en las relaciones entre ambos. Argentina y Brasil comunicaron que no tienen intenciones de aprobarlo. En el caso del Protocolo de Diseo ningn pas lo ha internalizado. Destacamos que a diferencia de la Unin Europea en la cual las disposiciones comunitarias 10
tienen aplicacin generalizada entre los miembros (con o sin plazo), en el Mercosur sin aprobacin legislativa no adquieren fuerza de ley las normas comunitarias que aprueben los rganos regionales.
IV - PROTECCIN NACIONAL A) Normas legales El rgimen jurdico uruguayo de la Propiedad Intelectual es un complejo normativo heterogneo, compuesto por numerosas normas internaciones, leyes y decretos. Desde el siglo XIX ha sido preocupacin del legislador nacional esta materia, que ha ido regulndose al comps de los requerimientos nacionales e internacionales. Por su temtica se pueden calificar como normas de derecho comercial y se lo incluye en Tratados de Derecho Empresarial. De todas maneras son abundantes las normas de derecho administrativo que lo componen en virtud del rol fundamental de la inscripcin de tales derechos. Plantearemos una idea general de cada instituto de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual en general, enunciando la legislacin correspondiente a cada uno de ellos, tanto la de origen nacional como la internacional incorporada a nuestro ordenamiento. Legislacin PROPIEDAD INDUSTRIAL - se refiere al rgimen legal de proteccin de bienes de aplicacin en la industria o en el comercio. En trminos generales, en materia de propiedad industrial rigen las disposiciones internacionales contenidas en el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, habiendo sido aprobada el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, modificativa de dicho Convenio, por Decreto-Ley N 14.910 de 19 de julio de 1979. Asimismo, desde la ratificacin del Uruguay en diciembre de 1994 del Acuerdo constitutivo de la Organizacin Mundial del Comercio, tienen vigencia las normas del AADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Ley 16.671 de 13 de diciembre de 1994, publicado en el DO 11/11/1994). El Procolo de armonizacin en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen fue aprobado por Ley N 17.052 de 14 de diciembre de 1998. Dicho Protocolo fue aprobado solamente por Paraguay y Uruguay por lo cual no tiene fuerza alguna para modificar la ley uruguaya. Rigen asimismo, en el mbito internacional regional, el Tratado sobre marcas de Comercio y de Fbrica de Montevideo (1889) y el Tratado sobre patentes de invencin de 11
Montevideo (1889). No han sido derogados, si bien sus disposiciones ha sido superadas en cuanto a su aplicacin por las normas internacionales posteriores. En cuanto a normas nacionales correspondientes a cada instituto en particular, mencionamos a continuacin la base legal correspondiente a cada una de ellos. PATENTES DE INVENCION - ttulo que se expide por el derecho de exclusividad en la explotacin de una invencin Constituyen fuente normativa de las patentes: la Ley N 17.164 de 2 de setiembre de 1999, sobre patentes de invencin y su Decreto reglamentario de 13 de enero de 2000. Tambin se encuentra aprobado por el Uruguay el Arreglo de Estrasburgo que contiene la Clasificacin Internacional de Patentes (de 24 de mayo de 1971, y enmendado el 28 de setiembre de 1979), elenco organizado que permite clasificar una invencin en todo el campo de la tecnologa. La ley de aprobacin es la N 17.146 de 9 de agosto de 1999, publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto siguiente. MODELOS DE UTILIDAD - invenciones que consisten en dar a un objeto una nueva configuracin de la que resulta alguna utilidad prctica Se regulan segn tambin segn la Ley N 17.164 de 2 de setiembre de 1999, sobre patentes de invencin y su Decreto reglamentario de 13 de enero de 2000. MODELOS O DISEOS INDUSTRIALES - disposicin o conjunto de lneas o colores, de carcter ornamental, aplicables con un fin comercial Aparecen regulados en la Ley N 17.164 de 2 de setiembre de 1999, sobre patentes de invencin y su Decreto reglamentario de 13 de enero de 2000. Tambin se encuentra aprobado por el Uruguay el Arreglo de Locarno que contiene la Clasificacin Internacional de diseos industriales (de 8 de octubre de 1968, tal como fue modificado el 28 de setiembre de 1979), elenco organizado que permite clasificar un diseo en todo el campo de la tecnologa. La ley de aprobacin es la N 17.146 de 9 de agosto de 1999 mencionada. MARCAS - todo signo o medio diferenciador de productos o servicios de un empresario en el mercado de los similares o idnticos de otra persona Las normas fundamentales del sistema marcario uruguayo estn contenidas en la Ley N 17.011 de 25 de setiembre de 1998 sobre marcas, nombres comerciales e indicaciones geogrficas y el Decreto reglamentario de esta Ley, de 3 de febrero de 1999. 12
Tambin se encuentra aprobado por el Uruguay el Arreglo de Niza que contiene la Clasificacin Internacional de Marcas (de 15 de junio de 1957, y revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y enmendado el 28 de setiembre de 1979), elenco organizado que permite clasificar una marca en el elenco total de productos y servicios. La ley de aprobacin es la N 17.146 de 9 de agosto de 1999 mencionada. En lnea similar Uruguay aprob el Acuerdo de Viena que contiene la Clasificacin Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (de 12 de junio de 1973, tal como fue modificado el 1 de octubre de 1985), por la misma Ley N 17.146. Se complementa la normativa con el Protocolo de armonizacin en materia de marcas del Mercosur ya mencionado. NOMBRE COMERCIAL - nombre o expresin utilizada por el empresario en la actividad comercial Ley N 17.011 de 25 de setiembre de 1998, artculos 67 a 72. La regulacin del nombre comercial en la legislacin urugua-ya aparece incluida en la Ley de Marcas, no siendo objeto de ninguna otra reglamentancin. INDICACIONES GEOGRAFICAS - empleo de nombres de la geografa en productos o servicios, ya sea como indicaciones de procedencia o como denominaciones de origen. Mientras las primeras aluden exclusivamente al lugar de fabricacin y origen del producto, las segundas distinguen productos determinados con un nombre geogrfico precisamente, en funcin del lugar donde se producen. Tambin se encuentran reguladas actualmente en la Ley N 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y su decreto reglamentario ya mencionado. DERECHO DE AUTOR - o propiedad literaria o artstica, protege el derecho moral del autor de toda creacin literaria o artstica, reconociendo un derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento o arte. La proteccin de la propiedad artstica y literaria surge, de disposiciones de jerarqua constitucional, as como de los siguientes Documentos jurdicos Internacionales, de los cuales Uruguay es Estado parte: - Declaracin Universal de Derechos Humanos de 1948, artculo 27. 1-2; - Convenio de Berna para la proteccin de las obras literarias y artsticas del 9 de setiembre de 1886 (el Acta de Pars de 24 de julio de 1971 fue aprobada por Decreto-Ley N 14.910 de 19 de julio de 1979);
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- Convencin Internacional sobre Proteccin de artistas intrpretes o ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusin, Roma, 26 de octubre de 1961, (aprobada por Decreto-ley N 14.587 de 19 de octubre de 1976); - Convenio para la Proteccin de los Productores de Fonogramas contra la Reproduccin no autorizada de sus Fonogramas, Ginebra, 29 de octubre de 1971, (aprobada por Decreto-ley N 15.012 de 13 de mayo de 1980); - y el AADPIC, ANEXO 1C al Tratado constitutivo de la Organizacin Mundial del Comercio, arriba mencionado. Tambin es Estado Parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) de 20 de diciembre de 1996 y declaraciones concertadas relativas al mismo (aprobado por Ley N 18.036 de 20 de octubre de 2006), as como del Tratado de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretacin o Ejecucin y Fonogramas (TOIEF) de 20 de diciembre de 1996, y declaraciones concertadas relativas al mismo (aprobado por Ley N 18.253 de 20 de febrero de 2008). Uruguay tambin ha aprobado, muchos aos atrs una serie de Convenciones integrantes del conocido como Sistema Interamericano del Derecho de Autor: - Tratado sobre la propiedad literaria y artstica (Montevideo 1889) y su Protocolo Adicional; - Convencin sobre Derechos de Autor (Buenos Aires, 1910); - Tratado sobre Propiedad Intelectual (Montevideo, 1939). Este sistema no ha sido derogado, aunque ha sido superado por disposiciones internacionales posteriores de alcance mundial. El derecho positivo nacional ha reglamentado estos derechos bsicamente en la Ley Derechos de Autor, N 9.739 del 17 de diciembre de 1937, modificada sucesivamente, particular por la ley N 17.616 de 10 de enero de 2003, que reforma y actualiza varios los artculos de la ley del '37. El decreto reglamentario vigente es el N 154/2004 de 3 mayo del 2004. En el ao 2004 se modificaron los artculos 22 a 24 por ley N 17.805. B) Organizacin de la proteccin de la propiedad industrial a) Direccin Nacional de la Propiedad Industrial La organizacin nacional de la proteccin a la propiedad industrial tiene como Autoridad Nacional de aplicacin a la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, oficina sometida a jerarqua del Ministerio de Industria, Energa y Minera. Son sus cometidos: a. el registro de las creaciones industriales (patentes, modelos de utilidad, modelos o diseos industriales) y de los signos distintivos de la actividad industrial o comercial, susceptibles de inscripcin (marcas de fbrica, comercio o de servicio), as como la 14 de en de de
inscripcin de las variaciones que se produzcan respecto de la titularidad de los derechos correspondientes; b. resolver las oposiciones o denuncias de terceros interesados u oponerse de oficio a inscripciones en caso de cuestionamiento de su legalidad, as como la resolucin del recurso de revocacin contra las inscripciones concedidas o denegadas; c. proporcionar informacin proveniente de la bsqueda de antecedentes de registros nacionales de marcas y de registros nacionales e internacionales de patentes de invencin; asimismo desarrolla actividades en relacin con la divulgacin de informacin tecnolgica. Segn lo dispone el procedimiento contencioso administrativo constitucional los actos de la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial pueden ser impugnados mediante los recursos de revocacin (ante la propia Direccin) y jerrquico (ante el rgano a cuya jerarqua se encuentra sometida). Agotada la va administrativa mediante los correspondientes recursos, se podr deducir accin de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las gestiones ante la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial pueden ser realizadas: a. por el mismo interesado, sea persona fsica o jurdica; b. por un mandatario con poder especial o general; c. por los Agentes de la Propiedad Industrial. b) Agentes de la Propiedad Industrial El Agente de la Propiedad Industrial es la persona que ejerce en forma principal o secundaria una profesin consistente en realizar gestiones ante la Direccon Nacional de la Propiedad Industrial en representacin del interesado. Su actividad se regula por las disposiciones contenidas en los artculos 90 a de la Ley Nro. 17.011 de 25 de setiembre de 1998 y en su decreto reglamentario. Segn el artculo 91 de la mencionada ley tendrn las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo con las disposiciones de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Ttulo VIII del Cdigo Civil, lo que implica la existencia de un verdadero estatuto de derechos y obligaciones an no formulado para el ejercicio de esta profesin. El artculo 92 de la Ley de Marcas crea el Registro de la Matrcula de los Agentes de la Propiedad Industrial, que estar a cargo de la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, debiendo estar inscriptos en este Registro quienes quieran ejercer dicha actividad. 15
La obtencin de la matrcula implica cumplir con los requisitos que enumera el artculos 93: a. ser mayor de edad; b. tener domicilio legal constituido; c. acreditar buena conducta; d. ser bachiller; e. aprobar un examen de suficiencia, con excepcin de los abogados, que ser tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial, artculo 94. En el ejercicio de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial, la realizacin de propaganda o el ofrecimiento de servicios por parte de los agentes o sus empleados en los locales de la Direccin Nacional de la Propiedad Industria, se considerar falta grave, artculo 96. Asimismo, sern responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto por el artculo 1324 del Cdigo Civil, artculo 97. La actuacin de los Agentes se encuentra supervisada por la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, artculo 98, quien podr aplicar las siguientes sanciones: a. apercibimiento; b. multa que variar de 10 (diez) a 100 UR (cien unidades reajustables) segn la gravedad de la falta; c. suspensin por un plazo mximo de dos aos; d. eliminacin del Registro de Matrcula de la propiedad industrial. Los Agentes de la Propiedad Industrial, se pueden integrar en la asociacin civil denominada Asociacin Uruguay de Agentes de la Propiedad Industrial AUDAPI para el fortalecimiento del ejercicio de su actividad3. C) Organizacin de la proteccin de los derechos de autor y conexos a) Registro de Derechos de Autor Segn lo dispuesto por el art. 53 de la Ley de Derechos de Autor, la Biblioteca Nacional
3 www.audapi.org.uy
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lleva un Registro de Derechos de Autor, bajo la responsabilidad del director de la referida Institucin (art. 1 del decreto reglamentario). Sus funciones son las de recibir los depsitos de las copias de los originales, sean impresas o manuscritas, o ya se traten de fotografas o cualquier otro tipo de documentacin, segn la naturaleza de la obra. Adems, previo el trmite reglamentario inscribir a los titulares de obras literarias, artsticas o cientficas, quienes estn obligados a inscribirlas para obtener proteccin legal. Se anotarn asimismo las transmisiones de los derechos de autor, a pedido de parte interesada, para que produzcan efectos legales (art. 53 de la ley). b) Consejo de Derechos de Autor El Consejo de Derechos de Autor, regulado en la ley N 9.739 de diciembre de 1937 se encuentra a cargo de la vigilancia y contralor de las normas que regulan el derecho de autor y los derechos conexos, artculo 56. Se encuentra integrado por cinco miembros honorarios designados por el Ministerio de Educacin y Cultura, quien determinar cul de ellos lo presidir, artculo 57. Estos miembros durarn cinco aos en sus funciones debiendo desempearlas hasta la designacin de los nuevos integrantes. Dispone la ley, artculo 59, que gozar de personera jurdica. Sus atribuciones se encuentran enunciadas por el artculo 61 de la referida ley, en la siguiente forma: 1) Administrar y custodiar los bienes literarios y artsticos incorporados al dominio pblico y al del Estado; 2) Deducir en va judicial las acciones civiles y las denuncias criminales, en nombre y representacin del Estado; 3) Actuar como rbitro en las diferencias suscitadas en los sindicatos o agrupaciones de autores o productores, cuando fuere designado en tal carcter; 4) Emitir opinin o dictamen en las controversias que se suscitaren ante las autoridades judiciales y administrativas, sobre materia vinculadas a la presente ley, siempre que les fueren requeridos; 5) Ejercer los dems cometidos que le confiara la reglamentacin de la presente ley. El artculo 24 del decreto reglamentario, N 154/004, aade que adems de los cometidos que por ley se atribuyen al Consejo de Derechos de Autor, corresponder a este organismo mediar en las diferencias que se produzcan entre las sociedades de gestin colectiva y 17
entre stas y otras asociaciones gremiales, cuando le sea requerido por los interesados. c) Sociedades de gestin colectiva En la aplicacin del derecho de autor juegan un rol fundamental las sociedades de gestin colectiva. Estas entidades representan a titulares de derechos de autor y conexos. Su funcin es gestionar la explotacin de los derechos, otorgando licencias de uso y recaudando el canon correspondiente. Por las caractersticas de explotacin nacional e internacional de obras como las musicales o las dramticas, por ejemplo, sera imposible defender al creador sin este tipo de entidades. Se trata, en el rgimen uruguayo, de asociaciones civiles tales como AGADU, SUDEI, CUD. Analizamos en particular este tema en el Captulo correspondiente a Derechos de Autor y Conexos, ms adelante.
BIBLIOGRAFA, LINKS Y DEMS MATERIAL

BIBLIOGRAFA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN GENERAL
Del carcter declarativo o atributivo del Registro de la Propiedad Intelectual, Comentario a sentencias, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Legislacin , vol. 43, Montevideo, 1945. DELPIAZZO, Carlos, Rgimen administrativo de la actividad privada, Montevideo: Nueva jurdica, 1998. GALANTE, Diego, "Propiedad intelectual ante la Constitucin y el derecho de las inversiones", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. GALANTE, Diego, "Propiedad Intelectual en el tratado de libre comercio de Uruguay con Mxico", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. LABAURE, Carlos, La propiedad intelectual: derechos de autor, su rgimen administrativo, en Revista de Derecho Pblico, vol. 8, N 16, Montevideo, 1995. RIPPE, Siegbert y colaboradores, La propiedad industrial en el Uruguay, Montevideo: FCU, 1992. TUVI HELGUERA, Omar, "Naturaleza jurdica y competencias del Consejo de Derechos de Autor, conforme a las leyes 9739, 17616 y su Decreto Reglamentario.", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004.
LINKS
Aprovechar al mximo el sistema de propiedad intelectual: Algo ms que el "derecho a excluir", Christopher Kalanje, Consultor, Divisin de la OMPI de Pequeas y Medianas Empresas
http://www.wipo.int/sme/es/documents/leveraging_ip.htm
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SNTESIS I) PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. Concepto y clasificacin de la Propiedad Intelectual. - Proteccin jurdica de creaciones intelectuales - Base en Constitucin uruguaya - art. 33. - Dos categoras de creaciones o ramas: propiedad industrial, creaciones de aplicacin industrial patentes de invencin, M.U. diseo industrial signos distintivos derechos de autor y conexos gran variedad de creaciones del ingenio humano 2. El derecho del mercado y la funcin de la Propiedad Intelectual. - Propiedad Intelectual como uno de los componentes de la regulacin del mercado - Coordinacin entre sectores el derecho de la competencia en sentido amplio, es decir, coordinacin de Propiedad intelectual con Derecho contra la competencia desleal y Defensa de la competencia, fundamentalmente. II) ORIGEN HISTRICO Primera etapa: privilegios concedidos por el soberano Luego: derecho del creador con alcance internacional Acompaa el desarrollo tecnolgico, siendo una necesidad derivada de los bienes que actualmente existen. III) PROTECCIN INTERNACIONAL Dos momentos fundamentales.
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Siglo XIX - dcada de los '80: - surgen dos Convenciones fundamentales cuyas actualizaciones se encuentran vigentes, Convenio de Pars de 1883 para la proteccin de la propiedad industrial y Convenio de Berna de 1886 para la proteccin de la propiedad literaria y artstica; - respuesta a la Revolucin Industrial y a la expansin del comercio. Siglo XX - ltimo cuarto de siglo: - en respuesta para la utilizacin de la propiedad intelectual como barrera no arancelarias se debate el tema en foros de comercio mundial; - se aprueba el AADPIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Inteletual relacionados con el Comercio, Marruecos 1994, Apndice 1C al Tratado constitutivo de la OMC; - en el mbito de la OMC se exige cumplimiento de obligaciones internacionales de respeto de la propiedad intelectual y se puede sancionar pecuniariamente su incumplimiento.
IV) PROTECCIN NACIONAL. 1. Normas legales. Normas internacionales: Uruguay ha aprobado el elenco fundamental de los tratados y convenciones internacionales en la materia, Convenio de Pars, Convenio de Berna, Convenio de Roma, AADPIC y dems relevantes. Integra la OMPI. Normas nacionales fundamentales: - Ley N 17.011 25 de setiembre de 1998, de marcas, nombres comerciales e indicaciones geogrficas; - Ley N 17.164 2 de setiembre de 1999, de patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales; - Ley N 9.739 de 17 de diciembre de 1937, sobre derechos de autor y conexos, actualizada por ley N 17.616 de 10 de enero de 2003 y por ley N 17.805 de 26 de agosto de 2004. 2. Organizacin de la proteccin de la propiedad industrial.
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- Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, MIEM - rgano competente en el mbito nacional. Tiene a su cargo los registros constitutivos de los derechos. - Agentes de la Propiedad Industrial, profesionales especficos en la materia. 3. Organizacin de la proteccin de los derechos de autor y conexos. - Registro de Derechos de Autor, inscripcin facultativa, no determina existencia de derechos. - Consejo de Derechos de Autor, MEC, - rgano competente en el mbito nacional. - Entidades de Gestin Colectiva, en el rea privada, hacen implementan el sistema.
ESQUEMA PROPIEDAD INTELECTUAL

I - Conceptos generales sobre propiedad intelectual y propiedad industrial Propiedad Intelectual Rgimen jurdico de las diversas creaciones del intelecto humano: tanto aqullas artsticas, como aqullas de aplicacin industrial PI - OMPI Derechos de origen legal, que derivan de la actividad intelectual en campos industriales, cientficos, literarios y artsticos. PI Concepto normativo Tratado OMPI art. 2 Obras literarias, artsticas,cientficas Presentaciones de artistas, intrepretes, ejecutantes, fonogramas, radiodifusoras Invenciones en todos los campos Descubrimientos cientficos Diseos industriales Marcas, nombres comerciales, designaciones Proteccin contra competencia desleal PROPIEDAD INTELECTUAL Derechos de Autor y conexos 21
Propiedad Industrial DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS Realidades de diversa naturaleza Protege al autor de obras literarias, plsticas, audiovisuales, musicales, arquitectnicas, as como a los intrpretes, ejecutantes y productores. Tambin se incluye la proteccin del software en este sistema. PROPIEDAD INDUSTRIAL Creaciones intelectuales de aplicacin industrial Hablamos de: patentes, modelos de utilidad, modelos o diseos industriales, marcas, nombre comercial, as como denominaciones de origen, entre otros aspectos. Propiedad Industrial Sector de la propiedad intelectual que se dedica especialmente a proteger las aportaciones tcnicas que enriquecen las posibilidades del hombre en el dominio de las fuerzas naturales, para la satisfaccin de sus necesidades sociales. (Baylos Corroza) PROPIEDAD INTELECTUAL Doble enfoque: Como bienes incorporales Como atribucin de monopolio en el mercado P. Industrial - Evolucin FASE DE PRIVILEGIOS FASE DE IDEAS LIBERALES FASE DE INTERNACIONALIZACION Ambito ONU Ambito OMC
II - Internacionalizacin de la propiedad industrial Internacionalizacin Ambito ONU: Convenio de Pars, 1883 Revolucin Industrial Ambito OMC: ADPIC, 1994 Revolucin de la sociedad de la informacin Convenio de Pars - CUP Normas bsicas de articulacin de la proteccin de los derechos de propiedad industrial y stndares mnimos de proteccin aplicables, en su caso, directamente en los Estados parte.
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Razones del CUP Internacionalizacin del comercio; Falta de leyes uniformes; Necesidad de solicitar derechos simultneamente en diversos pases; Peligro de perder derechos en exhibiciones internacionales. ADPIC Marco de la Propiedad Intelectual actual, en el cual el CUP se inserta dimensionado segn la negociacin diplomtica de la Ronda Uruguay. Se ven reforzados algunos de sus preceptos. Se dirige a los Estados miembros de la OMC que se encuentran obligados, sin posibilidad de reserva, a legislar e implementar las normas en consecuencia. Razones del ADPIC Globalizacin del comercio mundial; Falta de leyes uniformes e insuficiencias en los parmetros de proteccin que dificultan la circulacin de bienes y servicios; Novedades tecnolgicas de la era de la informacin; Falta de mbito de sancin para incumplimientos de los Estados en la proteccin de la Propiedad Intelectual. ADPIC - CUP En ambos casos hay normas mnimas CUP se encuentra integrando la estructura del ADPIC (art. 1 a 12 y 19) ADPIC ampla stndares de proteccin ADPIC consagra exigencias procesales III - Derecho uruguayo PROPIEDAD INDUSTRIAL LEY DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES E INDICACIONES GEOGRAFICAS Ley 17.011 de 25/setiembre/1998 LEY DE PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEOS INDUSTRIALES Ley 17.164 de 2/setiembre/1999 LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS, Ley N 9739 de 1937 reformada por ley 17.616 de 2003
EVALUACIN
* Cmo define la Propiedad Intelectual? * Qu ramas de la Propiedad Intelectual puede distinguir? * Consideracin de la Propiedad Intelectual como una rama del Derecho integrada al 23
Derecho del Mercado. * Mencione 5 de los principales Tratados de proteccin internacional de la Propiedad Intelectual de los que el Uruguay es Estado Parte, caracterice el mbito de proteccin de cada uno. * Qu institutos de la PI se regulan en el Derecho Uruguayo? Explicar cada uno. * Qu organismos pblicos implementan la gestin de derechos de la Propiedad Intelectual?
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- CAPTULO SEGUNDO SIGNOS DISTINTIVOS
SUMARIO Sub-captulo 1. Marcas I - CONCEPTO LEGAL DE MARCA II - CLASES DE MARCA. A) Marcas colectivas. B) Marcas de certificacin o de garanta. III - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA IV - DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA V - ACCIONES DE OPOSICIN, ANULACIN Y REIVINDICACIN DE LAS MARCAS. A) Acciones de oposicin y anulacin. B) Accin de reivindicacin. VI - EXTINCIN DE LAS MARCAS VII - ACCIONES DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA. A) Acciones penales. B) Acciones civiles. C) Plazo para la interposicin de las acciones civiles y penales. D) Otras acciones con fundamento fuera de los artculos precedentes. Sub-captulo 2. Nombres comerciales I - CONCEPTO. II - ADQUISICIN DE DERECHOS SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL III - DERECHOS OTORGADOS POR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL IV - TRMINO DEL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL Sub-captulo 3. Indicaciones geogrficas I - CONCEPTOS II - ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS NOMBRES GEOGRFICOS III - RGIMEN JURDICO DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA IV - RGIMEN JURDICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.
Sub-captulo 1. Marcas I - CONCEPTO LEGAL DE MARCA En el derecho uruguayo, se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los 25
productos o servicios de una persona fsica o jurdica de los de otra, segn dispone el artculo 1 de la ley. Este concepto comprende tanto a signos visibles como no visibles, los cuales sern protegibles por el registro cuando sea posible, en funcin de la disponibilidad de medios tcnicos adecuados que determinar y reglamentar el Poder Ejecutivo por decreto, artculo 2. Comprende tambin a las frases publicitarias, tal como expresamente declara el artculo 3. La determinacin del concepto legal de marca se completa con la enumeracin de las causales de nulidad absoluta y relativa de los registros marcarios que establecen, definitivamente, cules signos sern protegibles. Constituyen causal de nulidad absoluta, por lo que no podrn ser considerados como marcas los siguientes signos que enumera el artculo 4 de la ley de marcas: 1) el nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los smbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas pblicas no estatales, de las Sociedades con participacin del Estado y en los casos del artculo 73 y siguientes de la ley; 2) los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, as como los diseos o punzones oficiales de controlar y garanta adoptados por el Estado; 3) los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comit Olmpico Internacional, signo que cuentan, respectivamente, con sendos tratados internacionales que protegen y reglamentan su uso; 4) las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geogrfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusin con respecto al origen, procedencia, cualidades o caractersticas de los productos o servicios para los cuales se use la marca; 5) la forma que se d a los productos o envases, cuando rena los requisitos para constituir patente de invencin o modelo de utilidad conforme a la ley; 6) los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley Nro. 16.811 de 12 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente; 7) las letras o los nmeros individualmente considerados sin forma particular; 8) el color de los productos, y los envases y las etiquetas monocromticos. Podrn usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas; 26
9) las denominaciones tcnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios; 10) las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el gnero o la especie a que pertenecen; 11) las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseos que no sean de fantasa, es decir, que no presenten caractersticas de novedad, especialidad y distintividad; 12) las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traduccin al idioma espaol est comprendida en las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 precedentes; 13) los dibujos o expresiones contrarios al orden pblico, la moral o las buenas costumbres; 14) las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideracin. Los signos que se encuentren comprendidos en los numerales 9), 10), 11) y 12) arriba enumerados, podrn formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos, tal como lo dispone el artculo 7. Adems, cuando una palabra o expresin comprendida en los numerales mencionados haya adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona fsica o jurdica, ser admitidos como marca para esa personas fsica o jurdica y respecto de esos productos o servicios, artculo 8. A tales efectos, el artculo 11 del decreto reglamentario determina que se entiende por fuerza distintiva el hecho de que el signo haya perdido su significado literal en la mente del pblico, asocindose instantneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado pblicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hiptesis. Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podr volver a ser registrado por terceros a menos que pruebe fehacientemente la readquisicin de dicha calidad. Por su parte, constituyen causales de nulidad relativa y no podrn ser registrados como marcas, los signos que enumera el artculo 5: 1) las banderas, los escudos, las letras, las palabras y dems distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no est autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo interesado; 27
2) las obras literarias y artsticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficcin o simblicos que merezcan la proteccin por el derecho de autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento; 3) los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendindose por nombres, a los efectos de esta disposicin, los de pila seguidos del patronmico, as como el solo apellido, los seudnimos o los ttulos en cuanto individualicen tanto como aquellos; 4) el solo apellido cuando haya mediado oposicin fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa; 5) las marcas de certificacin o de garanta comprendidas en la prohibicin del artculo 54 de la presente ley; 6) los signos o las palabras que constituyen la reproduccin, la imitacin o la traduccin total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial; 7) las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propsito de verificar concurrencia desleal; 8) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las caractersticas, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios4. Las marcas, adems, debern ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trmite de registro para evitar confusin, tanto respecto de los mismos productos, como respecto de productos o servicios concurrentes, artculo 6. En materia de marcas la tendencia se orienta hacia el reconocimiento de fuerza distintiva a signos denominados no tradicionales, con la consecuente ampliacin de las posibilidades de encontrar marcas susceptibles de proteccin legal. Un caso tpico, que hoy prcticamente no se discute en el mundo lo constituye el conocido como "trade dress". Se trata de la presentacin comercial de un empresario en el mercado: el conjunto integrado de los colores que utiliza en la decoracin, la puesta del mobiliario, el uniforme de su personal, la forma como se pintan los vehculos de trabajo. Todo ello puede hoy registrarse como marca en tanto cumpla con la nota de aptitud distintiva que exige la ley. El camino lo estn afianzando los colores per se, las marcas sonoras. La marca olfativa, a pesar de excepciones en cuanto a su admisin - como en la experiencia americana y en algn otro pas - todava no es admisible en el Uruguay. 4 Numeral 8 agregado por Ley N 18.172 de 31 de agosto de 2007, art. 193 28
II) CLASES DE MARCAS Adems de las marcas tradicionales, de productos o servicios (cuyo rgimen general estudiamos a lo largo del presente Captulo), la ley Nro. 17.011 prev registros marcarios especiales que informan sobre a la procedencia o nivel de calidad de los productos o servicios que los signos identifican. Se trata de las marcas colectivas y de las marcas de certificacin o garanta. A) Marcas colectivas El artculo 38 define a la marca colectiva como aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad. La colectividad aludida podr constituirse de asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, cuyos asociados podr utilizar la marca colectiva para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociacin. Su registro se rige por las normas generales de las marcas, con la particularidad que la solicitud deber incluir un reglamento de uso con datos particulares a la identidad de la asociacin solicitante el cual deber ser aprobado por la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, tanto como cualquier modificacin, artculos 39 y 40. Esta marca podr ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos: a. cuando la marca colectiva sea usada por el titular en contravencin al reglamento de uso; b. cuando la marca colectiva slo sea usada por su titular o slo por una de las personas autorizadas. La marca colectiva es intransmisible , artculo 42. B) Marcas de certificacin o de garanta La marca de certificacin o de garanta, segn el artculo 44 de la ley de marcas, es el signo que certifica caractersticas comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodologa empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo. La posibilidad de ser titulares de una marca de esta clase se ve limitada por la mencionada norma a un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificacin de calidad por cuenta del Estado conforme a sus 29
cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el rgano competente mencionado. Se regulan, en principio por las mismas normas generales de las marcas, pudiendo constituirse en tal cualquier signo con excepcin de las denominaciones de origen, que en todo caso se regirn por sus disposiciones especficas, artculo 45. Tambin en este caso, la solicitud deber incluir un reglamento de uso con datos particulares referidos a la calidad, componentes, naturaleza y dems datos relevantes para la determinacin de la calidad que identifica, as como los mecanismos de control de calidad. Este reglamento deber ser aprobado por la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, tanto como cualquier modificacin, artculos 46 y ss. La modificacin del reglamento de uso surtir efectos a partir de su presentacin en el Registro de la Propiedad Industrial. El registro tendr una duracin indefinida, pudiendo ser cancelado en cualqueir momento a pedido de su titular, artculo 50. El titular de la marca de certificacin o de garanta deber autorizar su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, artculo 51. Por otra parte, el titular no podr identificar con esta marca productos o servicios que l produzca, preeste o comercialice, artculo 52. Se trata de un signo intransmisible, que tampoco podr ser objeto de gravamen o carga, embargo o cualquier otra medida cautelar o de ejecucin judicial, artculo 53. En caso de disolucin o desaparicin de su titular, la misma pasar al organismo estatal o paraestatal, o persona privada competente para realizar las actividades de certificacin, a que refiere el artculo 44 de la presente ley, al que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicacin a la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial. Si esto no fuera posible la marca caducar de pleno derecho, artculo 54. En este ltimo caso, no podr ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez aos de anulado, disuelto o desaparecido su titular, artculo 55. La primera marca de certificacin que fue registrada en el Uruguay es la marca de la Facultad de Qumica mediante la cual es reconocida su actividad cientfica en el control de determinadas caractersticas de aquellos productos que lo han solicitado.
II - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA
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La determinacin del procedimiento de registro de una marca surge de la combinacin de disposiciones legales y reglamentarias. La solicitud de registro de una marca se realizar ante la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, debiendo ser acompaado de los recaudos que aquella requiera a sus efectos, abonndose simultneamente el precio de la publicacin, artculo 29 de la ley de marcas. En primer lugar, el gestionante deber completar el formulario de solicitud correspondiente, artculo 1 del Decreto. La presentacin regular de dicha solicitud determinar la asignacin de fecha y hora a efectos de la prelacin de derechos en funcin del momento de ingreso a la oficina registral, artculo 2. En caso de omisin de los requisitos legales o reglamentarios, se conceder un plazo de treinta das corridos, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanacin, bajo apercibimiento de tener al solicitante por desistido de su gestin. En caso que se hubiere omitido el documento acreditante de prioridad, el plazo para su agregacin ser de 90 das y en caso de no cumplirse en tiempo se tendr por no presentada la reivindicacin de prioridad, artculo 3. Presentada la solicitud de registro, no se admitir ninguna modificacin del signo marcario, de modo que toda pretensin de modificacin en dicho sentido ser motivo de un nuevo pedido de registro, artculo 31. Tampoco podr aumentarse el nmero de productos o servicios respecto de los cuales se solicit proteccin, aunque sea en la misma clase, pero, sin embargo, podr limitarse el objeto de proteccin eliminando clases, productos o servicios, artculo 32. Aclara el artculo 4 del decreto reglamentario que, en caso de presentarse limitacin del objeto de proteccin, se acompaar un nuevo juego de descripciones, facultad que slo podr ejercerse hasta el momento de la resolucin. Si se trata de presentacin a registro de marcas mixtas, envoltorios o volmenes, slo debern constar los elementos que se reivindican como marca, artculo 5 del decreto.. En segundo lugar, y una vez que se puede considerar presentada regularmente la solicitud, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial proceder a publicar en el Boletin de la Propiedad Industrial, por una sola vez, un extracto de la misma, artculo 6 del decreto. En tercer lugar, transcurre el plazo de oposicin. Reglamenta el artculo 7 del decreto del 3 de febrero de 1999 que, dentro del plazo de treinta das corridos, perentorios e improrrogables, contados a partir del da siguiente al de la publicacin en el Boletn de la Propiedad Industrial, podrn ser deducidas las oposiciones de particulares segn las causales previstas en la ley.
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Posteriormente, en cuarto lugar, una vez publicada la solicitud, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial realizar su examen de forma. Si existieran observaciones se dar vista por un plazo de diez das hbiles, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanacin, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, artculo 8. Adems, tal como lo precisa el artculo 9 siguiente, la referida oficina realizar un examen de fondo, donde estudiar si el signo contraviene las disposiciones legales, pudiendo interponer oposicin de oficio hasta la resolucin definitiva. Finalmente, segn dispone el artculo 34 de la Ley de marcas, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial adoptar resolucin sobre las solicitudes de registro de marcas, concedindolo o desestimndolo, total o parcialmente, segn corresponda en atencin a las clases a las que dichas solicitudes refieran. Concedido el registro, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial expedir el ttulo respectivo, artculo 35. Eventualmente, segn autoriza el artculo 37 la mencionada oficina podr, a solicitud de parte, expedir segundo ttulo. IV - DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA La adquisicin del derecho de exclusiva que otorga la titularidad de la marca es de base registral, es decir, que tiene origen en el acto administrativo de concesin de registro, artculo 9. El registro de la marca confiere derechos a su titular en los siguientes trminos: - importa la presuncin de que la persona fsica o jurdica a cuyo nombre se verific la inscripcin es su legtima propietaria, artculo 9 inc. 2; - derecho de exclusiva slo con relacin a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada, precisando que cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca slo se registrar para el producto o el servicio que en ella se indica, artculo 11; - derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusin entre productos o servicios, artculo 14; - transmisin de la marca, artculos 16 y siguientes; - usar o no la marca registrada, pues, tenor del artculo 19 de la ley el uso de la marca es facultativo mientas el Poder Ejecutivo no decrete lo conrrario fundado en necesidades de conveniencia pblica lo requieran; - la proteccin de las acciones penales y civiles que se regulan en los artculos 81 y siguientes de la Ley.
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El lmite de los derechos concedidos se da en la consagracin del principio del agotamiento internacional de la marca, que establece el artculo 12 de la ley de marcas. Segn explica esta norma, el titular de una marca no podr impedir la libre circulacin de los productos marcados, introducidos legtimamente en el comercio por el titular o con la autorizacin del mismo, fundndose en el registro de la marca, siempre y cuando dichos productos tanto como su presentacin, sus envases o los embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos. El titular de un registro marcario no podr solicitar un registro marcario idntica al que tiene a su nombre, artculo 13. Asimismo, hemos de destacar que, segn lo dispone el artculo 15 de la ley de marcas, deber inscribirse en la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletn de la Propiedad Industrial, el cambio de nombre o domicilio, la modificacin del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro. Finalmente, corresponde decir que la proteccin legal se acuerda por el plazo de diez aos, indifinidamente renovable por perodos iguales. La renovacin se deber solicitar dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro, aunque se dispondr de un plazo de gracia de seis meses a contar del da siguiente a dicho vencimiento, en cuyo caso se publicar en el Boletn de la Propiedad Industrial, artculo 18. En el caso de renovacin de una marca, las clases, productos o servicios comprendidos en el registro anterior que no sean reivindicados se tendrn por renunciados. Si se trata de marcas registradas en el extranjero, estn habilitados para la solicitud de registro exclusivamente sus propietarios por s o a travs de sus agentes debidamente autorizados, o quien acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre, artculo 10. Es lcito el uso de marcas no registradas. Sin embargo, las facultades de su titular se limitan a la posiblidad de oposicin al registro de un signo idntico o semejante al suyo en el mismo plazo de presentacin de oposiciones y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacfico, pblico e ininterrumpido de por lo menos un ao, artculo 24. Si la marca no est registrada por no haber renovado la inscripcin, la norma legal mencionada tiene por demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada. Para que tenga efecto la pretensin del titular de la marca usada pero no registrada, el oponente deber solicitar el registro de la marca en un plazo de diez das. En caso de omisin del cumplimiento de esta condicin, ser desestimada la oposicin de pleno derecho. De manera transitoria, segn reglamenta el artculo 100 de la Ley de Marcas, los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habindolas tenido registradas no las hubieran renovado en los trminos del inciso 2 del artculo 11 de la Ley N 9.956, de 4 de octubre de 1940, 33
dispondrn de un plazo de gracia de dos aos, a contar desde la promulgacin de la presente ley es decir desde el 25 de setiembre de 1998 - para hacer uso de las acciones marcarias previstas en el viejo rgimen. En todo caso, al deducir estas acciones deber ser solicitado el registro de la marca en plazo de diez das, bajo pena de tener por desestimado el accionamiento de pleno derecho. Otra facultad tpica del titular de una marca es transferir su derecho as como realizar todos los contratos que la ley permita en relacin con la marca. La propiedad de las marcas es transmisible por modo sucesin como por acto entre vivos, por disposicin de ltima voluntad, por ejecucin forzada o por la accin de reivindicacin, artculo 16 inciso 1. Del punto de vista formal, la transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podr hacerse por instrumento pblico o privado. Deber inscribirse en la Direccin de la Propiedad Industrial y publicarse en el rgano oficial, Boletn de la Propiedad Industrial para que surta efectos frente a terceros, artculo 16 inc. 2. Por transferencia parcial puede interpretarse tanto la constitucin de algn derecho de copropiedad en relacin con la marca, como el desmembramiento del mismo. En el caso de transferencia, el cedente deber declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultacin de tales marcas, determinar que el cedente pierda la proteccin marcaria registral, lo que ser declarada de oficio o a peticin de parte, artculo 17. En cuanto a otros contratos, destacamos que los analizaremos en el Mdulo Sexto de este curso.
V - ACCIONES DE OPOSICIN, ANULACIN Y REIVINDICACIN DE LAS MARCAS A) Acciones de oposicin y anulacin Quienquiera que fuere titular de un inters directo, personal y legtimo, podr oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulacin de las marcas ya inscriptas, con base en las causales previstas por los artculos 4 y 5 de la ley de marcas, artculo 20. Tambin la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial podr oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas con base en las referidas causales, artculo 21. Tanto en caso de oposicin como de anulacin, se seguirn los mismos procedimientos. Tambin podr constituir causal de oposicin o anulacin la confundibilidad entre signos 34
marcarios, en los trminos que se definen en el artculo 6 de la ley. Al respecto y segn establece el artculo 22, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial podr oponerse y desestimar, por su parte, las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artculo 6 de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor. Segn el artculo 26 de la ley, la oposicin excluye la accin de anulacin por la misma causal. En este sentido, el artculo 22 el Decreto aclara que de acuerdo con esta previsin legal que mencionamos la oposicin basada en el Artculo 6 de la ley de marcas excluye, para quien la hubiere deducido, la accin de anulacin por la misma causal. La anulacin de los registros marcarios se podr fundar en iguales causales que la oposicin al registro. Para el caso particular de accin de anulacin fundada en las causales de los numerales 6) y 7) del artculo 5, se deber agregar la prueba, que podr ser efectuada por cualquier medio idneo que pueda demostrar los hechos razonablemente, y estar sujeto a las reglas de la sana crtica y a lo que establezca la reglamentacin. Solamente podr eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al ponente, al recurrente o el peticionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocan cuando fue solicitado su registro. En caso de anulacin solicitad con base a estas causales, se dispone adems: a. que si el propietario de la marca no hubiere solicitado el registro en el pas, deber solicitarlo dentro de los noventa das de instaurada la accin; en caso de omisin, ser desestimada la accin de anulacin de pleno derecho, artculo 25 de la ley. b. que la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial podr otorgar trmite preferencial, artculo 24. El plazo de oposicin ser de treinta das corridos, contados a partir del da siguiente de la publicacin en el Boletn de la Propiedad Industrial, artculo 23 de la ley. Por su parte, expresa el artculo 20 del decreto reglamentario que la accin de anulacin para el caso de causal referida a semejanza entre marcas podr ser deducida en un ao de plazo desde la concesin de la marca. En relacin con el plazo de ejercicio de la accion de anulacin basada en las causales de los artculos 4 y 5 de la ley de marcas, rigen las disposiciones establecidas en el artculo 27 de la ley. En el primer caso, podr deducirse en cualquier tiempo. En caso de causales de nulidad referida, del artculo 5, el derecho caducar a los quince aos desde la fecha de concesin del registro de la marca de que se trate, con la nica excepcin de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe. En este caso podr ser deducida la anulacin no tendr plazo. B) Accin de reivindicacin 35
En cuanto a la accin de reivindicacin prevista en el artculo 28 de la ley de marcas, se trata del registro de una marca solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciatario o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorizacin el titular. En este caso, ste podr iniciar, sin perjuicio de las acciones de oposicin y anulacin, accin de reivindicacin del derecho ante la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, con el objeto que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trmite o el registro concedido. El plazo de ejercicio de esta accin ser de cinco aos contados desde la fecha de concesin del registro. Precisa el artculo 25 del decreto reglamentario, que la accin de reivindicacin se diligenciar por el mismo procedimiento que la oposicin. Si resulta admitida, el accionante en la misma situacin jurdica que tena el reivindicado al momento de la resolucin.
VI - EXTINCIN DE LAS MARCAS El artculo 66 de la ley de marcas enumera las causales por las cuales se extingue un registro marcario: 1) expiracin del plazo legal de proteccin, salvo el caso de renovacin; 2) voluntad del titular comunicada por escrito a la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial; para el caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deber acreditar la comunicacin fehaciente al licenciatario de la voluntad de renunciar al registro previa inscripcin de la renuncia; 3) declaracin de nulidad dictada por la autoridad competente; 4) en caso que en la renovacin no se reivindiquen productos o servicios que se encontraban anteriormente protegidos; 5) cese de la participacin del Estado en las Sociedades a las que alude el numeral 1) del artculo 4 de la ley.
VII - ACCIONES DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA Adems de la proteccin conferida mediante acciones en la esfera administrtiva, que ya hemos visto (oposicin, anulacin, reivindicacin de marcas registradas) la ley establece 36
acciones penales y civiles para asegurar los derechos que concede el registro marcario. A) Acciones penales Los artculos 81 a 83 describen figuras incriminatorias de las violaciones a los derechos que se constituye en relacion a las marcas. Las conductas penalizadas, cuya accin corresponde a los particulares interesados (artculo 86) son las siguientes: - usar, fabricar, falsificar, adulterar o imitar una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, con finalidad de lucro o de causar perjuicio, siendo castigado con seis meses de prisin a tres aos de penitenciara, artculo 81; - rellenar con productos espurios envases con marca ajena, siendo castigado con seis meses de prisin a tres aos de penitenciara, artculo 82; - fabricar, almacenar, distribuir o comercializar mercaderas sealadas con las marcas a que refieren los artculos anteriores, a sabiendas, siendo castigado con tres meses de prisin a seis aos de penitenciara, artculo 83. El artculo 84 impone que las marcas a que hacen referencia los artculos que tipifican delitos, as como los instrumentos usados para su ejecucin, sern destruidos o inutilizados. Por su parte, las mercaderas en infraccin que hayan sido incautadas, sern decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pblica o privada. B) Acciones civiles Respecto al accionamiento civil que tiene por causa la comisin de un delito, determina el artculo 87 de la Ley de Marcas que, los damnificados podrn ejercer las acciones por daos y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente. Por otra parte, se consagra expresamente en el artculo 88 que los titulares de marcas registradas podrn demandar ante el Poder Judicial la prohibicin de uso de una marca no registrada, idntica o semejante a la suya. Es un caso ante el cual no existe posibilidad alguna de defensa a nivel administrativo. C) Plazo para la interposicin de las acciones civiles y penales Respecto del plazo para la interposicin de las acciones civiles y penales rige la disposicin contenida en el artculo 89 de la Ley de Marcas, que las trata conjuntamente. 37
Segn este artculo, hay dos plazos de prescripcin para estas acciones: cuatro aos de cometido o repetido el delito; b. un ao contado desde el da en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos interruptivos de la prescripcin se determinarn segn las normas del derecho comn. D) Otras acciones con fudamento fuera de los artculos precedentes Adems de las conductas ilcitas mencionadas, las infracciones a las diversas normas de contenido sustancial, pueden determinar la existencia de un dao que amerite su reparacin, por lo que se deber recurrir a la Justicia. Las acciones que se planteen en sede judicial civil podrn tener diverso objeto. En primer lugar: indemnizacin de los daos y perjuicio ocasionados as como la determinacin de su cuanta. Esta solicitud puede estar fundada en la responsabilidad civil emergente de la violacin de una norma prohibitiva tal como la que establece cules signos no podrn ser considerados marcas, el incumplimiento de una clusula de no concurrencia o actos calificables como de competencia desleal. En segundo lugar: el cese en el uso ilcito de la marca, sea como pretensin principal o como objeto de proceso provisional. En el caso particular de las marcas notoriamente conocidas, el artculo 6 del Convenio de Pars, norma de carcter autoejecutiva habilita expresamente a solicitar laprohibiciin del uso deunamarca de fbrica o de comercio que constituye reproduccin o imitacin inetgral o parcial de una marca notoriamente conocida a su titular. Tambin podrn plantearse ambas pretensiones conjuntamente. Se aplican en estos casos las normas procesales comunes.
Sub-captulo 2. Nombres comerciales I - CONCEPTO
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El artculo 68 de la Ley de Marcas determina que el nombre comercial tiene por funcin la designacin de una actividad que explota una persona fsica o jurdica. Adems, establece que la misma actividad no puede desarrollarse con fines comerciales por dos personas fsicas o jurdicas que la designen con el mismo nombre comercial. El artculo 67, que encabeza el Captulo, expresa que elnobmre comercial constituye propiedad industrial a los efectos de la Ley, lo que implica su sometimiento a las mismas reglas generales que las marcas, con las reservas derivadas de las particularidades de este instituto y de las disposiciones especiales establecidas.
II - ADQUISICIN DE DERECHOS SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL No existe registro de los nombres comerciales. Los derechos al mismo se atribuyen por el uso, salvo el caso en que el nombre comercial forme parte de una marca, artculo 72. III - DERECHOS OTORGADOS POR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL El uso de un nobre comercial confiere a su titular la propiedad exclusiva del mismo y, en consecuencia, la posibilidad de oposicin al uso porun tercero. En caso de coincidencia en la utilizacin del nombre comercial, segn el artculo 68 citado, la segunda de las personas en utilizarla deber adoptar una modificacin clara que haga que ese nombre o esa designacin sea visiblemente distinto al preexistente. La accin judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caduca a los cinco aos desde el da que lo empez a usar un tercero, artculo 69. Transcurrido este plazo, perder su accin a todo reclamo. La accin se desarrolla en va judicial, dado que no existe registro que habilite ningn recurso administrativo. No hay norma expresa respecto de la transferencia del nombre comercial. Siendo aplicables las disposiciones correspondientes a las marcas corresponde interpretar que se trata de un bien, objeto de derechos y, por tanto transferible como tal. Es esta adems, la tendencia que sigue el derecho comparado en los ltimos treinta aos aproximadamente. Histricamente, cuando el nombre comercial era un atributo personal de alguien que realizaba una actividad econmica determinada se consideraba que solamente podra transferirse cuando se transfera el establecimiento comercial en el cual se realizaba dicha actividad. Al efecto tal excepcin al rgimen de la libre circulacin de bienes, se encontraba expresamente prevista. Actualmente pues, corresponde sostener que puede transferirse libremente aunque no lo 39
disponga expresamente la ley (acaso porque expresamente no dispone otra cosa). La nica referencia a negocios enajenacin que encontramos en este captulo alude a la transferencia de las marcas en caso de cesin o venta de establecimiento comercial. Dispone al respecto el artculo 70 de la Ley de Marcas que, la cesin o venta del establecimiento comercial comprende la de la marca, salvo estipulacin en contrario. Adems, el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo haca el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesin. IV - TRMINO DEL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL Establece la ley que el derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguir con la actividad con fines comerciales que lo lleve, segn lo dispone el artculo 71. En caso que un nombre comercial se deje de utilizar debe considerarse que estamos ante la renuncia al derecho, tal como en el caso de una marca con la renuncia al registro se considera extinguido el derecho.
Sub-captulo 3. Indicaciones geogrficas I - CONCEPTOS Tal como establece el artculo 73 de la Ley de Marcas, constituyen indicaciones geogrficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Indicacin de procedencia, es el uso de un nombre geogrfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extraccin, produccin o fabricacin de determinado producto o prestacin de determinado servicio, en tanto que efectivamente se trata del lugar de procedencia, artculo 74. Denominacin de origen, por su parte, es el nombre geogrfico de un pas, una ciudad, una regin o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al medio geogrfico del cual procede, 40
incluyendo tanto factores naturales o humanos, artculo 75.
II - ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS NOMBRES GEOGRFICOS La dimensin admitida de la utilizacin de denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y cualquier nombre geogrfico, en tanto causal de nulidad absoluta del registro marcario prevista en el numeral 4 del artculo 4 de la Ley de Marcas. En sede de indicaciones geogrficas, la Ley vuelve a referirse a este tema en forma particular. Cuando un nombre geogrfico no constituya una indicacin de procedencia o denominacin de origen, podr constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen, artculo 78. Asimismo, si bien no podrn utilizarse nombres geogrficos en la identificacin de vinos o bebidas espirituosas, se excepta de la prohibicin de uso de indicacin geogrfica que identifique estos productos a quienes la hayan utilizado de manera contnua durante un lapso mnimo de diez aos antes del 15 de abril de 1994, artuclo 79. III - RGIMEN JURDICO DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA Las Indicaciones de Procedencia gozarn de proteccin sin necesidad de registro, tal como ensea el artculo 74. Su uso se encuentra legalmente limitado a los productores y los prestadores de servicios establecidos del lugar a que refiere, artculo 77. IV - RGIMEN JURDICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Las denominaciones de origen, en tanto instituto de la propiedad industrial tiene un rgimen legal ms detallado que las indicaciones de procedencia, exigindose con relacin a stas el cumplimiento de requisitos de calidad, artculo 77. Asimismo, el artculo 76 de la Ley Nro. 17.011 crea el Registro de Denominaciones de Origen, en la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, el cual reglamenta el decreto. Hasta comienzos del ao 2005 no tenemos ninguna denominacin de origen que aluda a un lugar geogrfico uruguayo registrada. Finalmente, segn el artculo 85, las disposiciones referidas a las acciones penales y civiles de defensa de la exclusividad en materia marcaria, sern aplicables, en lo pertinente, a 41
los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen.

BIBLIOGRAFA DE SIGNOS DISTINTIVOS
ACOSTA, Martn Sebastin, "Marca Colectiva: una herramienta para los negocios", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. ACOSTA Y LARA, Federica, Piratera en el siglo XX, en Revista de la Propiedad Industrial , N 2, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1994. ACOSTA Y LARA, Federica, OCEAN PACIFIC: Un caso de piratera y competencia desleal, en Revista de la Propiedad Industrial, N 2, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1994. ALONSO, Fernanda, MOROSINI, Adriana, NOCETTI, Ana, PITTALUGA, Martn, "Instituciones de la Propiedad Intelectual: problemtica por actuacin independiente de las entidades a cargo de su registro y control", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. ARIAS, Jorge, LARREA, Magela, La proteccin del nombre comercial en la ley sobre sociedades comerciales N 16.060, en Anuario de Derecho Comercial, vol. 6, Montevideo: FCU, 1993. ARTAGAVEYTIA, Ricardo, Apuntes sobre la aplicacin administrativa de la ley de marcas de fbrica, de comercio y de agricultura, Montevideo: Pea y Ca, 1934. ARTOLA, Mercedes, "Marca de Certificacin o Garanta UDELAR FACULTAD DE QUMICA", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. BUGALLO, Beatriz, Internet, comercio electrnico y propiedad intelectual, Montevideo: Universidad de Montevideo, 2000. BUGALLO, Beatriz, La Marca comunitaria: un modelo para el Mercosur?, en Anuario de Derecho Comercial, v. 8, Montevideo: FCU, 1999. BUGALLO, Beatriz, "La proteccin de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. BUGALLO, Beatriz, La proteccin jurdica de las indicaciones geogrficas en los pases del Mercosur (con especial referencia a los vinos) en Anuario de Derecho Comercial, v. 9, Montevideo: FCU, 2001 BUGALLO, Beatriz, "La proteccin marcaria del color per se.", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004. BUGALLO, Beatriz, Las funciones de la marca. Ms all de la indicacin de procedencia empresarial, 2das. Jornadas Rioplatenses de profesores de Prctica Profesional, Montevideo: FCU, 1999. BUGALLO, Beatriz, "Las funciones de las marcas", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. BUGALLO, Beatriz, Ley de marcas, nombres comerciales e indicaciones geogrficas. Ley N 17.011 de 25 de setiembre de 1998: anlisis exegtico, Montevideo: FCU, 1999. BUSLN ZACCAGNINO, Jorge, Las marcas y la defensa del consumidor, en Derecho del Consumidor, Montevideo: FCU, 1988. CAIROLI, Milton, Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporales en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, N 1-2, Montevideo, 1969 CAIROLI, Milton, La tutela penal de los derechos incorporales en el Uruguay, en Propiedad Incorporal, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura, 1987. CAMAO VIERA, Diego, LACKNER, Ricardo, SILVA FORN, Diego, Los nuevos delitos marcarios en la Ley N 17.011, en Revista de Dereho Penal N 11, Montevideo: FCU, 1999 CAPUTO, Alfredo, Transferencia marcaria por acto entre vivos y la funcin registral, en Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, vol. 17, N 65-66, Montevideo: FCU, 1997. CARRAU, Matilde, GERMN, Daniel, "Conflictos entre nombre comercial, denominacin social y nombre de dominio", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004.
42
CEA BACOT, Fernanda, "Breves consideraciones y cuestiones prcticas relacionadas con las marcas sonoras, olfativas y texturadas", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. CEA BACOT, Mara Fernanda, "Caso de la marca Cow-Boy en Paraguay: el concepto de marca notoria", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. CERVIERI, Virginia, Accin de daos y perjuicios en el derecho marcario, en Anuario de Derecho Comercial, v. 9, Montevideo: FCU, 2001. CERVIERI, Virginia, "Incautacin de mercadera falsificada en Zonas Francas", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. CERVIERI, Virginia, "La falsificacin de marcas en el Uruguay", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003,. Montevideo:GPI, 2003. CORGATELLI, Sergio, Competencia desleal en la ley penal uruguaya, en Cursillo sobre derecho penal econmico, Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales, N 16, Montevideo, 1990. DARTAYETTE, Mara Cristina, Armonizacin de Normas Marcarias en el Mercosur, en Revista de la Propiedad Industrial, N 4, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1996. DAVEZIES BERRO, Victoria, "Consideracin del trade dress en materia de confundibilidad marcaria", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004. DEFFEMINIS, Juan B., "Medidas Cautelares en Propiedad Intelectual", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. FISCHER, Gustavo, La incidencia de los derechos de propiedad industrial en el MERCOSUR, en Revista de la Propiedad Industrial, N 1, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1994. FISCHER, Gustavo, Signos registrables como marca, trminos genricos y reglas para el examen de distintividad, en Anuario de Derecho Administrativo, vol. 4, Montevideo, 1994 FISCHER, Gustavo, PRAT, Agustn, Desaplicacin en Va Jurisdiccional de un Acto administrativo ilegal por el cual se concedi el registro de una marca en violacin de normas prohibitivas, en Revista de Derecho Pblico, vol. 2, N 3-4, Montevideo, 1993. FREIRA, Carlos, El derecho de distribucin exclusiva de una marca y la facultad de oponerse a la venta de los productos de la misma, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin , t. 50, Montevideo, 1952. FREIRA, Carlos, Estudio sobre Marcas de Fbrica y Comercio en la Repblica Oriental del Uruguay, Montevideo, 1966. FRUGONE SCHIAVONE, Hctor, De los aspectos administrativos de la ley de marcas de fbrica, comercio y agricultura y de la anulacin de la inscripcin registral, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. 74, Montevideo, 1974. GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, Cybersquatting: piratera de nombres en el cyberspace, en Revista de Antiguos Alumnos del IEEM, ao 2, Nmero 2, Montevideo: Universidad de Montevideo, 1999. GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, La significacin secundaria (secondary meaning) en la nueva ley de marcas, en Anuario de Derecho Comercial, v. 9, Montevideo: FCU, 2001. GUTIRREZ CARRAU, Juan Manuel, "<Linking> y <Framing> en Internet. Reproduccin? Comunicacin pblica? Obra derivada? Uso ilcito de marca?" GUTIERREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual terico prctico de marcas, 2da. Ed., Montevideo: FCU, 1998. GUTIRREZ CARRAU, Juan Manuel, "Signos <no distintivos> que pueden ser marcas. Evolucin de la Jurisprudencia del TCA respecto de la <Significacin Secundaria>", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. HUGHES, Leopoldo A., Extensin del derecho a la marca, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. 42, Montevideo, 1944. KRUDO, Linda, Piratas de hoy: con marca, con clase internacional, en Revista de la Propiedad Industrial , N 2, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1994. LAMAS, Mario, Derechos de Marcas en el Uruguay. Incluye comentarios sobre la Ley N 17.011, Montevideo: Barbat & Cikato, 1999. LUACES JORGE, Mara Zulma, RODRGUEZ ACOSTA, Beatriz Marlene, Propiedad Intelectual: visin del rgimen marcario en el Uruguay y en el Mercado Comn del Sur, en Revista de la Asociacin de Escribanos del Uruguay, vol. 86, n 7-12, Montevideo, 2000. MARQUEZ, Joaqun, Sobre marcas de fbrica y de comercio, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. 16, Montevideo, 1910.
43
MAYER, Agustn, "Nombre comercial. Actividades susceptibles de ser protegidas bajo su rgimen legal.", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. MERLINSKI, Ricardo, SALAVERRY, Luca, Las marcas en el Uruguay, Montevideo: Carlos Alvarez Editor, 2000. MERLINSKI, Ricardo, SALAVERRY, Luca, Proteccin del nombre comercial y de la denominacin social en nuestro derecho: su alcance y sus limitaciones, en Lex, vol. 2, N 4, Montevideo. MEZZERA, Eduardo, La competencia desleal en el marco de la ley N 9.956 de 4 de octubre de 1940 de marcas de fbrica, de comercio y de agricultura, en Anuario de Derecho Comercial, vol. 4, Montevideo: FCU, 1987/1988. MOREIRA, Rosario, GESTAL, Alvaro, El uso de la marca y el Derecho a la misma, en Revista de la Propiedad Industrial, N 5, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1996. NAVARRO, Rogelio, Las Marcas de Fbrica y de Comercio. Orgenes, Evolucin histrica, Doctrina. Montevideo: Ediciones Ciudadela, Montevideo, 1959. NAVARRO, Rogelio, Marcas engaosas, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin , t. 42, Montevideo, 1944. NOCETTI Herrera, Ana, "Marcas engaosas en el mercado: reflexiones sobre algunos supuestos.", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. OLIVERA GARCA, Ricardo, Proteccin del nombre comercial de las sociedades annimas, en Revista Judicatura, ao 2, Montevideo, 1997. PRAT, Agustn, FISCHER, Gustavo, "Desaplicacin del acto administrativo ilegtimo por el Poder Judicial. Esquema y breves consideraciones", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. PRAT, Agustn, Registro de letras y nmeros con dibujo especial o combinados, en Revista de Derecho Pblico, vol. 3, N 5, Montevideo, 1994. RANGUIS, Juan Carlos, Tratado Elemental de Marcas de Fbrica y de Comercio y Denominaciones Comerciales, Montevideo: Apolo, 1926. RIPPE, Siegbert, El problema de la confundibilidad en materia de marcas de fbrica, en Revista de Derecho Comercial, Ao XXVI, Montevideo, 1971 RIPPE, Siegert, BUGALLO, Beatriz, CASTAO, Mariela, El sistema procedimental en materia de marcas, en Revista del Colegio de Abogados del Uruguay, t. XXII, Montevideo, 1992. RIPPE, Siegbert, La aplicacin del Convenio de Pars para la proteccin de la Propiedad Industrial en el Uruguay, en Anuario de Derecho Comercial, v. 2, Montevideo: FCU, 1986. RIPPE, Siegbert y colaboradores, La propiedad industrial en el Uruguay, Montevideo: FCU, 1992. RIPPE, Siegbert, Las marcas en el derecho del mercado, en Revista de Derecho Comercial, de la Empresa y la Integracin, vol. 2, N 2, Montevideo: FCU, 2000. RIPPE, Siegbert, Dos temas actuales de propiedad industrial: 1) de la titularidad de los derechos respecto de marcas licenciadas y 2) del agotamiento de los derechos de la propiedad industrial, en Anuario de Derecho Comercial, vol. 7, Montevideo: FCU, 1996. ROAD, Graciela, Polytrin vs. Polytrim : un caso de confundibilidad, Revista de la Propiedad, n. 1, 1994. RUOCCO, Graciela, El nuevo rgimen de marcas, en Revista de Derecho Pblico, ao 8, n. 16, Montevideo, 1999. SAYAGUS, Alberto, Anlisis econmico de la piratera marcaria: las soluciones implementadas en Uruguay en 1993, en Revista de la Propiedad Industrial , N 2, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1994. SCIARRA, Armando, Las obras figurativas y los signos marcarios, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.1, Montevideo: OMPI, 1997. SCIARRA, Armando, La regulacin de la marca notoria en el Uruguay, en Revista de Derecho comercial y de la Empresa, vol. 13, N 55-56, Montevideo: FCU, 1991, vol. 14, N 55-56, Montevideo: FCU, 1992. SUPERVIELLE, Bernardo, El establecimiento comercial, Montevideo, 1953. VELASCO, Eladio, Examen el proyecto de marcas comerciales que se tramita ante la Cmara de Representantes. Registro atributivo y declarativo. en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin , t. 14, Montevideo, 1908. VELASCO, Eladio, Marcas comerciales, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin , t. 8 y 9, Montevideo, 1902. VELASCO, Eladio, Marcas extranjeras. El certificado del pas de origen, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. 17, Montevideo, 1910.
44
LINKS
" "Property rights" y derecho de marcas", de Antoni Font, un artculo que es casi un clsico y analiza las marcas desde la perspectiva de la exclusiva en el mercado. Revista General de Derecho, nms.544-54, enero-febrero 1990 http://www.ub.edu/mercanti/propertyrights.pdf Dentro de la pgina de la OMPI en particular, para marcas, sugiero los siguientes links: - Comic sobre marcas. S, tengo clarsimo que ustedes son adultos y estudiantes de Derecho, pero creo que est muy bueno este material. Y el que no lo guste como comic, seguro apreciar la capacidad de comunicacin de la OMPI para difundir los temas marcarios. Est ac: http://www.wipo.int/freepublications/es/marks/483/wipo_pub_483.pdf Recursos para estudiantes seleccionados por la OMPI http://www.wipo.int/portal/es/resources_students.html "Las marcas: definicin, requisitos y funciones", 2004 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_1.pdf "Proteccin de las marcas notoriamente conocidas", 1998 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_1/sct_1_3.pdf "Nuevos tipos de marcas", 2006 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf "Las marcas e Internet", 2010 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_24/sct_24_4.pdf "Aspectos tcnicos y de procedimiento relativos al registro de marcas de certificacin y de marcas colectivas" http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_23/sct_23_3.pdf
SNTESIS Sub-captulo 1. Marcas I - CONCEPTO LEGAL DE MARCA Signo apto para distinguir productos o servicios, art. 1 45
Amplitud del concepto admite signos no tradicionales en la medida que la reglamentacin instrumente casos. Acotado con nulidades absolutas y relativas, artculos 4 y 5. II - CLASES DE MARCA. Marcas colectivas, artculos 38 a 44 Ley N 17.011. Marcas de certificacin o de garanta, artculos 45 a 55 Ley N 17.011. Requieren Reglamento de Uso a efectos de su inscripcin. III - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Solicitud, artculo 29 y ss Ley N 17.011 Publicacin Oposicin Examen de forma (Eventual diligenciamiento de oposiciones) Resolucin, artculo 34 Ley N 17.011 IV - DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR DE UNA MARCA Dos facetas: - negativa, como jus excludendi o prohibendi; - positiva, consecuentemente, monopolio de explotacin; - transferencia; - uso, que es facultativo en el derecho uruguayo, artculo 19 Ley N 17.011. Limitaciones: agotamiento del derecho, artculo 12 Ley N 17.011 Duracin: 10 aos, renovables ilimitadamente.
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V - ACCIONES DE OPOSICIN, ANULACIN Y REIVINDICACIN DE LAS MARCAS. Acciones de oposicin y anulacin: - causales artculos 4 y 5 Ley N 17.011 - tramitacin, artculos 20 y ss. Ley N 17.011 Accin de reivindicacin. - artculo 28 Ley N 17.011 VI - EXTINCIN DE LAS MARCAS Causales - artculo 66 Ley N 17.011 VII - ACCIONES DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA. Acciones penales, artculos 81 a 83 Ley N 17.011. Acciones civiles, artculos 87 y 88 Ley N 17.011 y principios generales. Plazo para la interposicin de las acciones civiles y penales, artculo 89 Ley N 17.011. Otras acciones con fundamento fuera de los artculos precedentes
Sub-captulo 2. Nombres comerciales I - CONCEPTO. Nombre que designa la actividad de un comerciante, artculo 68. Instituto de la propiedad industrial, artculo 67. II - ADQUISICIN DE DERECHOS SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Derechos de adquieren con el uso. No hay registro de nombre comercial en el Uruguay.
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III - DERECHOS OTORGADOS POR EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL Derecho de exclusiva de uso, pudiendo oponerse a la utilizacin del mismo nombre comercial o confundible por parte de otro empresario mientras tal acto implique desviacin de clientela, confusin y otro acto desleal. Se mide y protege acorde con los parmetros de la competencia desleal. Plazo de cinco aos para el accionamiento. IV - TRMINO DEL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL El derecho de uso exclusivo se extingue con la terminacin de la actividad distinguida as como con la terminacin del uso efectivo del nombre. Esto ltimo, mientras no exista un propsito de competencia desleal en el operador que recurre al nombre comercial que se encuentra en desuso.
Sub-captulo 3. Indicaciones geogrficas I - CONCEPTOS Indicacin de procedencia - referencia al lugar de produccin, elaboracin, creacin, prestacin del servicio; pueden utilizarlo todos los productos o servicios en tanto efectivamente procedan de tal lugar. Denominacin de origen - referencia al producto o servicio con el nombre del lugar de produccin, elaboracin, creacin o prestacin del servicio; pueden utilizarlo todos quienes cumplan con producir o elaborar en dicho lugar y con los parmetros de calidad e identidad de producto o servicio. II - ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS NOMBRES GEOGRFICOS Nombre geogrfico - no es indicacin de procedencia ni denominacin de origen. - puede ser marca si no genera engao o confusin.
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III - RGIMEN JURDICO DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA Pueden utilizar todos quienes efectivamente hagan proceder su mercadera o presten su servicio en el lugar que mencionan. IV) RGIMEN JURDICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. Merece un registro estatal en el Registro de Denominaciones de Origen. Junto con la solicitud y descripcin, se presenta un Reglamento de Uso en el que se explican todas las caractersticas correspondientes al producto y la razn indisoluble y especfica de la identidad con el lugar.
ESQUEMA MARCAS Art. 1: Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona fsica o jurdica de los de otra. Concepto legal de marca Signo Aptitud diferenciadora Productos o servicios Destinada el mercado Funciones de las marcas Indicadora de procedencia empresarial Indicadora de calidad Condensadora del goodwill Publicitaria Nuevos problemas en materia de marcas Evolucin del concepto de la marca como signo: marcas sonoras, olfativas, trade-dress, no-convencionales Marcas y trade-dress Marcas e internet: ND, metatags Marcas. Nulidades. ABSOLUTAS RELATIVAS
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Nulidades absolutas 1) El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los smbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas pblicas no estatales, de las sociedades con participacin del Estado y en los casos de los artculos 73 y siguientes de la presente ley. 2) Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, as como los diseos o punzones oficiales de contralor y garanta adoptados por el Estado. 3) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comit Olmpico Internacional. 4) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geogrfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusin con respecto al origen, procedencia, cualidades o caractersticas de los productos o servicios para los cuales se use la marca. 5) La forma que se d a los productos o envases, cuando renan los requisitos para constituir patente de invencin o modelo de utilidad conforme a la ley. 6) Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley N 16.811, de 21 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente. 7) Las letras o los nmeros individualmente considerados sin forma particular. 8) El color de los productos y los envases y las etiquetas monocromticos. Podrn usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas. 9) Las denominaciones tcnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el gnero o la especie a que pertenecen. 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseos que no sean de fantasa, es decir, que no presenten caractersticas de novedad, especialidad y distintividad. 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traduccin al idioma espaol est comprendida en las prohibiciones de los numerales 9), 10) Y 11) precedentes. 13) Los dibujos o expresiones contrarios al orden pblico, la moral o las buenas 50
costumbres. 14) Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideracin. Nulidades relativas 1) Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y dems distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no est autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo interesado. 2) Las obras literarias y artsticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficcin o simblicos que merezcan la proteccin por el derecho de autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento. 3) Los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendindose por nombres, a los efectos de esta disposicin, los de pila seguidos del patronmico, as como el solo apellido, los seudnimos o los ttulos cuando individualicen tanto como aqullos. 4) El solo apellido cuando haya mediado oposicin fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa. 5) Las marcas de certificacin o de garanta comprendidas en la prohibicin del artculo 54 de la presente ley. 6) Los signos o las palabras que constituyen la reproduccin, la imitacin o la traduccin total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial. 7) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propsito de verificar concurrencia desleal; 8) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las caractersticas, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios. Clases de marcas Marcas tradicionales o simples Marcas colectivas Marcas de certificacin o de garanta Marcas: adquisicin del derecho BASE REGISTRAL 1. Solicitud 51
2. Publicacin 3. Eventuales oposiciones 4. Concesin o denegacin de registro Marcas DURACION del derecho: 10 aos prorrogales indefinidamente Plazo de gracia para registracin Marcas. Derechos del titular. USO TRANSMISION (cesin - licencia) IUS PROHIBENDI LIMITES: AGOTAMIENTO DEL DERECHO Agotamiento: art. 12 No podr impedirse la libre circulacin de los productos marcados, introducidos legtimamente en el comercio por el titular o con la autorizacin del mismo, fundndose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentacin, as como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos. Defensa de la marca Acciones administrativas Acciones judiciales Acciones administrativas Oposicin Anulacin Acciones judiciales Civiles Penales
EVALUACIN
* Concepto legal de marca. * Qu regulacin legal se aplica a las marcas comerciales? * Qu signos no pueden ser registrados como marca? * Qu clases de marcas conoce?
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* Rgimen jurdico del nombre comercial. * Mencione semejanzas y diferencias entre la marca y el nombre comercial.
JURISPRUDENCIA
J ROU - SENTENCIA SOBRE AGOTAMIENTO DE MARCA Y SUS EXCEPCIONES CASO SONY SENTENCIA N 5 Montevideo, 12 de febrero del 2003 VISTOS: Para sentencia Definitiva de Primera Instancia, estos autos caratulados. S c/ P SA y otros; CESE DE USO DE MARCA Y DE OTRAS ACTIVIDADES, Ficha 60/2000.RESULTANDO: A) De la demanda.1).- Tal como surge de fs. 351 a 407 vto., compareci la actora por representacin y manifest que promova juicio ordinario tendiente a obtener el cese del uso de la marca SONY; el cese de otras actividades ilcitas; la reparacin de los daos y perjuicios correspondientes y la adopcin de medidas cautelares contra los codemandados P S.A.; B1 S.A. y B2 S.A.Al enunciar a fs. 351 vto. las responsabilidades legales que pretenda imputar a los codemandados, resumi su posicin alertando que movilizaba un cmulo de responsabilidad contractual (incumplimiento de acuerdo, en especial violacin a la prohibicin de vender productos Sony y de prestar servicios con relacin a los mismos; as como utilizacin indebida de la marca) y extracontractual (violacin de la proteccin marcaria; manipulacin ilcita de productos y otros). Al relacionar los fundamentos de hecho y de derecho, en sntesis expuso en extensa redaccin: A) quien era el actor (S.); su giro como fabricante; su manejo comercial; quienes eran sus subsidiarias en la regin; la ubicacin de su marca en la consideracin mundial; etc. B) histori sobre la distribucin de sus productos en el Uruguay; las caractersticas del contrato de distribucin que lo haba ligado a la codemandada P. y el cese de la relacin comercial con la misma, ocurrido el 31 de diciembre de 1998, agreg que se haba previsto la extensin de ventas solo hasta el 31 de marzo de 1999 o hasta el mes de junio del mismo ao en determinadas condiciones, adelant que en lo que refera al juicio contra la codemandada P, que sta se haba comprometido por acuerdo a abstenerse de utilizar la marca Sony con posterioridad a esa fecha en la que operara en el mercado un nico Distribuidor Autorizado por S. (R. S.A.); que adems P. deba devolver todos los manuales y literatura referente a Service que mantuviera en su poder; as como vender a S. (o destruir los productos o piezas que tuviera en su poder a la fecha que acordaban; C) relacion como haba sido la forma en la que los codemandados (y R SA) haban prestado Service y mantenimiento a los productos Sony en los aos anteriores; hizo saber que R. S.A. siempre con la aprobacin de S. continuaba prestndolos a travs de un subcontrato con AUVIPRO y que sta cumpla los servicios de garanta y mantenimiento, respaldada por toda la organizacin de la marca; que esta ltima prestadora mantena relacin con S. desde antes; que R. S.S. contaba con experiencia suficiente y que sus tcnicos reciban permanente instruccin y
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respaldo en diferentes cursos de actualizacin y seminarios de capacitacin, con manuales, boletines, reportes de servicios y catlogos indispensables a tal fin; que a lo anterior se agregaba el contar con los repuestos provedos directamente por el fabricante o sus subsidiarias.En suma destac que P qued inhabilitada para continuar vendiendo productos y piezas, as como para prestar servicios en relacin a los mismos a parir de la fecha contractualmente convenida y que por consiguiente deba de abstenerse de todo uso o aprovechamiento de la marca ajena para cualquier propsito (fs. 354 vto). 2) Dio especial destaque a ciertos actos del demandado que calific como los que ameritan este juicio, se refiri concretamente a los supuestos de fs. 357 vto., en especial A) los que referan a productos SONY vendidos por la codemandada con ofrecimiento de service propio y en los cuales se haba eliminado un sticker o etiqueta interna que indicaba el nmero de serie original del producto, origen y caractersticas del mismo; que tambin sin autorizacin del fabricante los codemandados haban efectuado otras alteraciones o manipulaciones de productos, alterando los de fabricacin original y desvirtuando los contralores de calidad correspondientes (fs. 358), as relacion B) el cambio de voltaje mediante el rebobinado del transformados y C) el cambio de norma o sistema, adaptndolo los de NTSC a PAL N y PAL M (fs. 359 vto. y 360). Que tales hechos resultaban plenamente comprobados y adems no controvertidos. Que durante la tramitacin del proceso haba reclamado y obtenido medidas cautelares tendiente a hacer cesar los comportamientos que denunciaba; que an as hasta la fecha de presentacin de la demanda P S.A. no haba cesado en la comercializacin de productos alterados y de la prestacin irregular de service.Por ltimo mencion tambin lo que consideraba otro mbito de conductas en los cuales los demandados ocasionaban perjuicios al accionante (el mantenimiento de publicidad y uso de marca en la parte exterior de local cerrado (fs. 363)). 3) Resumi su posicin indicando que reclamaba tanto la responsabilidad contractual como extracontractual de los codemandados; dentro de las primeras aludi a las obligaciones impuestas en el acuerdo y dentro de las segundas se refiri a aquellas que a su entender comprometan la responsabilidad del fabricante, por generar confusin en el consumidor y en este plano destac que adems de la modificacin del productos propiamente dicha, que ya de por s es grave las manipulaciones efectuadas implicaban tambin una alteracin y obstaculizacin en la identificacin del productos (fs. 367).Que las manipulaciones realizadas por los codemandados resultaban ilcitas al tenor de la redaccin del artculo 12 de la Ley de Marcas (invocaba igualmente la ley de derecho de consumidor).4) Aludi al requerimiento de un cierto equilibrio entre los principios de exclusividad en el uso de las marcas por un lado y de libre mercado por otro y al surgimiento de la teora del agotamiento de los derechos bancarios [NOTA: debera decir marcarios] (fs. 367 vto. y posteriores comentarios doctrinarios hasta fs. 368 vto.). Refiri al rgimen de excepcin que poda darse cuando los productos pudieran sufrir alteraciones, modificaciones o deterioros significativos y que obstaba al aludido agotamiento marcario (fs. 368 vto., 369 a 370).
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5) Argument que en su concepto eran significativas las alteraciones constatadas ya que primero no era posible introducir carias de las modificaciones sin previamente abrir el aparato e introducirse en su estructura interior; segundo que la funcionalidad, la imagen de los productos adulterados no es idntica a la que de los productos gemelos y afirmaba que en sntesis, no se vea igual en ambos televisores; tercero que resultaba comprobado que para modificar el voltaje se haba rebobinado el transformador originario, lo que permita predecir que se alteraba la vida til del producto, lo que no era una cuestin menor; cuarto con referencia a los cables de alimentacin y fichas para la toma de pared indic que al tener que proveerlos sin ser originales, no sera un detalle de menor significacin si se consideraba que el producto dejaba de ser genuino al cien por ciento (fs. 370 vto.); quinto que la adaptacin referente al cambio de norma requera de medios tcnicos inexistentes en el pas, lo que podra provocar fallas en el funcionamiento (fs. 371); sexto indic que se haba constatado la inexistencia de una llave de corte de energa de 220, ausente en los aparatos adulterados.Que todo lo anterior afectaba la reputacin o prestigio de la marca. 6) A fs. 373 seal que en la medida que las manipulaciones introducidas por los demandados, efectuadas en productos destinadas a otros mercados, no le fueron notificadas a S. y privaban de la garanta del fabricante. Que S. desconoca qu tipo de procedimientos se haban seguido para efectuar las manipulaciones, como y donde las mismas se haban efectuado, que materiales y repuestos se haban empleado y cual era la idoneidad tcnica del personal que los haba introducido, etc. (fs. 373 vto.). Que crea que para un consumidor medio o estndar, las circunstancias de que la garanta o el service no contaran con el respaldo de SONY podran configurarse en un factor relevante o significativo a la hora de decidir que producto comprar (fs. 374).7) Desarroll otros argumentos respecto de la quita el etiquetado o rtulo de origen y lo lig con la redaccin del Decreto 264/82 (fs. 372vto. a 375vto.).8) Se refiri a la evolucin legislativa y de derecho comparado que recogi el desarrollo doctrinario del denominado Derecho el Seguimiento del Titular de la Marca (fs. 376), a la que aludi como contracara de la teora del agotamiento, y al respecto sostuvo en sntesis que la aplicacin del derecho aludido avalaba jurdicamente la pretensin que movilizaba en cuanto a obstar a al manipulacin y comercializacin de los productos marcados (fs. 377).Que exista una tendencia internacional muy fuerte a favor de dar una mayor proteccin de los derechos de propiedad intelectual y que deba tenerse presente en el caso (fs. 377 vto.). Concluan que la existencia de cualquier diferencia (entre unos y otros productos) que los consumidores pudieran eventualmente llegar a considerar como relevante a la hora de adquirir un producto, creaba una presuncin de confusin en el consumidor, suficiente como para justificar la proteccin marcaria (fs. 376 vto.). Que un producto no es genuino a menos que haya sido manufacturado y distribuido bajo los controles de calidad establecidos por el titular marcario (fs. 379). En funcin de la vigencia del Tratado de Asuncin y tambin de acuerdo a la vigencia de un
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Protocolo de Armonizacin de normas en materia de propiedad intelectual en el Mercosur (Ley N 17.052), y considerando que este Protocolo de 1995 se cont entre las fuentes de la Ley N 17.011, acaso no sera infundado concluir que el agotamiento consagrado en el marco del artculo 12 de la Ley de marcas es precisamente el agotamiento regional (fs. 380 y 380 vto.). 9) Que acudi a la posicin jurisprudencial de la Corte Europea de Justicia en cuanto a que la garanta de origen del producto significa que el consumidor o usuario final puede estar seguro que el producto marcado vendido no ha sido sujeto, en instancias o etapas previas a su venta, interferencias o intromisiones por terceras personas (sin la autorizacin del titular marcario) que pudieran afectar el origen del producto (fs. 380). Y resumi su posicin abogando por que se considerara la tutela inconmovible de la proteccin marcaria y la sancin de todas aquellas por crticas susceptibles de inducir a confusin al consumidor. 10) En otro orden que el uso de la marca en locales cerrados, adems de suponer un incumplimiento a la obligacin asumida, ocasionaba un dao a la marca y por ende a su titular, al relacionarla con un local totalmente abandonado que poda vincular aquella con una actividad en decadencia o languidecente (fs. 384).Que tambin haba indicios de competencia desleal (fs. 385), desvo de clientela y uso abusivo del nombre y de la marca (fs. 388).Sostuvo en lo medular que como contrapartida de la responsabilidad del fabricante y del riesgo que se le traslada por la actividad que realiza, debe dotrsele a este de todas aquellas herramientas que le permitan evitar o mitigar dichos riesgos (fs. 390), en especial cuando no ha tenido ninguna injerencia en manipulaciones provocadas por otros; por lo que puede y debe oponerse a la realizacin de dichas alteraciones (fs. 390 vto.). Que es clara en el caso la responsabilidad de los demandados por violacin de los derechos de los consumidores y por generar confusin en los mismos (fs. 390 vto.), sobre todo cuando provoca alteraciones en el producto sin conocimiento del consumidor (fs. 392); en especial lo induce al engao cuando el consumidor puede no tener conciencia de ello al adquirir un producto al importador paralelo (fs. 392 vto.); de ah que exiga informacin suficiente, clara y fcilmente legible sobre el origen del producto y todas sus caractersticas.Desarrollo sus pretensiones (fs. 392 vto.), ofreci prueba un forma y fund sus derechos (fs. 406). B).- De la contestacin.- Conferido el respectivo traslado y notificado en forma, surge que de fs. 491 a 497 vto. los codemandado interpusieron defensas y contestaron la demanda y que resumieron sus posiciones al expresar: 1) Que entenda que P careca da legitimacin en el caso ya que no adquiri, ni vendi productos Sony desde que ces en su calidad de distribuidor oficial (fs. 491).2) Negaba que en la situacin contractual aludida P hubiera utilizado la marca; que lo que haba hecho era vender productos de la marca; que si la obligacin de abstenerse de utilizar la marca era desde el 31 de marzo de 1999, negaba tambin su responsabilidad ya que deba analizarse la incidencia del comportamiento del accionante en cuanto con posterioridad a esa fecha contino vendindole productos a P (fs. 491 vto.), lo que permita aplicar lo dispuesto por el art. 1301 CC en
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la interpretacin del contrato.Que en todo caso cuando las partes se refirieron al uso de la marca, lo hicieron pensando en las actividades de corte publicitario a efectos de promover la marca y no a la mera venta de productos Sony (fs. 495 y vto.). Que se explicaba porque S. continu vendindole productos: se trataba de impedir que P abandonar la garanta acordada a sus clientes, con el consiguiente desprestigio para la marca por desproteccin a los consumidores si es que dejaba de atender el service- y que lo anterior tambin explicaba el porque del mantenimiento de los carteles con la marca existentes en Colonia y Cuareim que permita derivar a los consumidores hasta el local donde efectivamente se les prestaba el service y garanta; que adems el mantener tales carteles configuraba una especie de propaganda esttica gratuita.- Agreg que le pareca un exceso o exageracin lo sostenido con relacin a las consecuencias que derivaba del uso de carteles (fs. 495 vto.). 2) Neg la existencia de un supuesto desvo de clientela (fs. 491 vto.), que as como R. no efectuaba service de productos vendidos por P., esta firma no realizaba otros service que aquellos que haban garantizado y adems afirm que cuando finaliz el contrato de distribucin dej de hacer los mantenimientos y service y eran otras las empresas quienes lo realizaban como B2 S.A. Sobre otras obligaciones asumidas (devolver manuales, vender o destruir mercadera sobrante con posterioridad a determinada fecha) indic que en su posicin el cese de la distribucin no poda impedir que se siguiera prestando el service y la garanta a los productos vendidos; que se estara forzando un incumplimiento contractual y por consiguiente sera clusula nula por objeto ilcito; que en todo caso se tratara de vender productos y de prestar service como distribuidor oficial, lo que no podra impedir la importacin paralela, ni la comercializacin de productos de esa marca ingresados lcitamente, ms en situaciones en las que le fabricante no era quin ofreca el service, sino el importador invoc art. 23 de la ley 17.189) fs. 492.Que lo anterior surga claramente del propio mercado en el que existan prestadores de servicios autorizados y no autorizados (fs. 492 vto); y que el service y el respaldo de post venta nunca gener quejas, tal como lo reconoca el propio accionante.3) Que la eliminacin del sticker y el nmero de serie, no configuraba supresin de marca alguna, no era registrable y que para el consumidor no representaba ms que una serie de signos sin valor prctico; que solo tendra sentido en aquellos casos en que fuera el fabricante el que diera el respaldo y no cuando hay terceros importadores; las ventas al por mayor en diferentes mercados trae como consecuencia que S. debe tolerar la importacin paralela y renuncia as al seguimiento del producto no comercializado a travs de sus distribuidores autorizados.4) Con respecto a las manipulaciones aludidas (cambio de norma) afirm que los productos en cuestin tenan chasis universal y que todo consista en la sustitucin o cambio del chip y que se colocara en el lugar asignado mas el ajuste externo de parmetros que se realiza con el control remoto; que la pieza a la que se hace referencia no fue agregada fue sustituida (fs. 493 vto.); que con respecto al cambio de voltaje sostuvo que salvo un modelo importado por mi representadas todos los televisores vienen multivoltaje; agreg al respecto a fs. 494 vto, que voltaje es algo que est antes que el equipo propiamente dicho; que ninguna norma preve que las nicas modificaciones posibles sean externas; que lo nico que se establece es que no deben ser modificaciones o alteraciones significativas.-
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Que no adverta consecuencia negativa alguna de las modificaciones referidas (fs. 495).5) Neg que hubieran otros incumplimientos por uso indebido de la marca; cartelera en locales y referencia a Centro Sony, denominacin que se conserv mientras se prestaba el service por garanta asumida; que la inclusin y permanencia en la gua telefnica se debi a que esta cierra con mucha anticipacin y ello ocurri cuando todava era service autorizado (493 vto.).6) Reiteraba su argumentacin: no era P. quien venda y no poda prohibrsele la importacin paralela o garantizar productos que no comprometen la responsabilidad del fabricante (fs. 494).Que no haba uso indebido de marca, sino venta de productos y otorgamiento de garanta y service, acuda a la disposicin del art. 12 de la ley 17.011 y a la calificacin de alteraciones, modificaciones y deterioros no significativos; que en tal sentido deba admitirse que la ley habilitaba a la libre circulacin de productos no genuinos, alterados o modificados, siempre que estas ltimas no fueran significativas y que deban descartarse los argumentos del actor que refirieran a toda aquella legislacin (como la peruana a la que acuda), ya que en estas inhabilitan cualquier tipo de modificacin o alteracin (fs. 494). 7) Que no comparta la interpretacin ensayada por el actor en cuanto el agotamiento al que refiere el contexto normativo que citaba fuera el regional y no el internacional; que ello no era aceptado ni siquiera por la jurisprudencia anterior a la ley 17.011 y que el art. 12 era claro al respecto.8) Desarroll en extenso argumentos descriptivos sobre el supuesto comportamiento de la actora y de los fines que hipotticamente seguira con su accionamiento (fs. 495 vto), para concluir en su posicin de defensa de la libertad de comercio y libre competencia, as como de los fines sociales de la misma, con cita de doctrina sobre prcticas anticompetitivas y abuso del poder econmico (fs. 496). Cit los arts. 13 y 14 de la ley 17.243 como ratificatorios de la poltica estatal de combatir las actividades que ataquen la libre competencia y resumi aquello que entenda era el comportamiento del actor (venta a travs de distribuidor oficial; impedir compras en el mercado paralelo; mantener monopolio de venta de ciertos productos para Sudamrica; impedir la adecuacin de ciertos productos al mercado local, etc.). Neg que se incidiera en la eventual responsabilidad del fabricante (los productos eran vendidos por P, quien asuma la garanta de los mismos y por consiguiente exclua al fabricante; que al extender la garanta solo se mencionaba al importador; que no era cierta ni importante la supuesta incidencia en el consumidor por la existencia en el mercado de dos versiones de un mismo producto; ya que se individualizaban claramente por sus sticker (fs. 496 vto.). Ofreci prueba en forma y fund su derecho, por lo que solicit en definitiva se acogiera la excepcin de falta de legitimacin y se desestimara la demanda con las mximas sanciones procesales, si fuera el caso.C) Surge de autos que oportunamente se convoc para la realizacin de la audiencia preliminar de precepto y que se realiz la misma segn las actividades de fs. 553 a 560; que hubo acuerdo de partes de la fijacin definitiva del objeto del proceso y que la Sede resolvi sobre el punto tal como surge de la fs. 560 citada; en su oportunidad habr de relacionarse el contenido de tal fijacin definitiva, las circunstancias a las que se arrib al mismo y al hecho notorio de que la actora
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renunci expresamente a su pretensin indemnizatoria (movilizada en la demanda a fs. 407 y que estimara en una suma no superior a U$S 7.000.000 (siete millones de dlares estadounidenses); segn su expresin de fs. 555. Surge igualmente que luego de la audiencias de pruebas respectivas las partes incorporaron con fecha 11/11/2002 sus alegatos por escrito y se tuvo por concluda la causa en audiencia; que en plazo de dictado de sentencia se dispuso medida para mejor proveer con el consentimiento expreso de las partes y para lo que se confiri oportunidad procesal de incorporacin del da de la fecha, en la que se procede al dictado y lectura de la misma (fs. precedente).CONSIDERANDO: I) Como precisin previa debe alertarse sobre la extrema complejidad del caso e autor, derivada entre otras circunstancias dela extensin de los escritos introductorios; de la conexin inicial que se efectuara por los procesos de jactancia, medias preparatorias, medidas cautelares, recursos, diligencias probatorias y periciales y en especial por la acumulacin movilizada de responsabilidad contractual y extracontractual. Basta para acreditar lo anterior el hecho ya referido de que la demanda pareci introducir inicialmente una pretensin indemnizatoria de hasta U$S 7.000.000 (en una formulacin de liquidacin posterior de perjuicios), lo que se enderez y corrigi en etapa pertinente renuncindose a la misma (fs. Citadas 407 y vto. y 555).II) .- Adems, la situacin de autor indica sobre la activa participacin de las partes en la delimitacin definitiva del objeto del proceso y en el acuerdo al que arribaron fs. 557, para que el decisor resolviera definitivamente el contenido del objeto acordado y diera por consiguiente el contenido al poder deber que surge de lo establecido en el art. 341 numeral 6 del C.G.P. III) La introduccin de la defensa de falta de legitimacin pasiva, acorde a la decisin de posponer para esta etapa el pronunciamiento sobre la misma (fs. 553), impone que deba abordarse el anlisis del subtema como cuestin previa a la de mrito.Se desestimar la interpuesta de falta de legitimacin pasiva introducida por la codemandada P S.A. ya que para el decisor la misma se ha constituido en parte de este juicio (al decir de Guasp parte es quien pretende y frente a quien se pretende); la legitimacin en la causa aparece como un requisito de la pretensin que se desarrolla y que en el caso no impide considerar la acepcin que utiliza Couture en su vocabulario jurdico en cuanto a condicin jurdica en que se haya una persona con relacin al derecho que invoca en el juicio, ya sea en razn de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensin.Debe concluirse que P S.A. est legitimada pasivamente en esta causa y que lo que habr de determinarse es su eventual responsabilidad, si se dan en el caso los componentes de la misma.Pero por la extrema complejidad de subcausa y desestimada la defensa -, se considera que debe examinarse cual ha sido el objeto de este proceso y cuales son los puntos de decisin que habr de disponerse sobre los mismos, sin que incida para ello un pronunciamiento sobre dos cuestiones que estn incorporadas al mismo: a) cual es la incidencia que el cmulo de responsabilidad tiene sobre la causa y b) cual es en definitiva la naturaleza de la pretensin central introducida por el actor cuando indica que en lo referente en la responsabilidad contractual pretende sentencias declarativas de incumplimiento o de ilicitud y en trminos de responsabilidad
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extracontractual una sentencia que pueda ser considerada como declarativa de responsabilidad y de condena o prohibitiva de un hacer (cesar en sus comportamientos de manipulacin o alteracin de productos y no alterar el sticker interior de los mismos), considerar que no hay pretensin indemnizatoria alguna. IV) El objeto del proceso fue fijado definitivamente en la audiencia preliminar al expresarse que consistira en determinar: 1) la legitimacin pasiva de las codemandadas respecto de los hechos y fundamentos legales invocados en la demanda; 2) si P. S.A. ha incurrido o incurri en incumplimiento de contrato de fecha 24/12/947 que obra en autos 3) si las actitudes o conductas de las demandadas en relacin a productos Sony invocados en la demanda y que hayan sido aceptadas por e tas o cuya existencia se pruebe en ese juicio, constituyen o no las alteraciones, modificaciones o deterioros calificables de significativos por la Ley 17.011; 4) si las demandadas incurren en alguna ilicitud al brindar service a productos Sony; 5) si las demandas realizan promocin de productos o service Sony, y en su caso, si incurren en alguna ilicitud a ese respeto; 6) establecer si alguna de las demandadas ha incurrido o incurre en hechos ilcitos por el despliegue de los comportamientos relacionados en la demanda y en su caso cuales son las consecuencias de dichas ilicitudes (obtener una sentencia declarativa de responsabilidad y de condena de no hacer, segn hechos relacionados en la demanda).Como se observa la cuestin de determinar responsabilidad contractual o extracontactual depende de cmo se agrupen los puntos de decisin establecidos como objeto del proceso, ya que puede sostenerse y as habr de establecerse que a) la determinacin de si P.S.A. ha incurrido en incumplimiento de contrato de fecha 24/12/98 que obra en autos de fs. 80 a 83, se constituye en un nico pronunciamiento que refiere a la responsabilidad contractual y B) que la determinacin de la responsabilidad extracontractual estar ligada a lo que se estima la cuestin central de autos: a) la vigencia plena del principio de libre comercializacin, libre competencia concurrencia comercial, derivado de contexto normativo aplicable y propio de la aplicacin al caso concreto de la doctrina del agotamiento marcario, o por el contrario b) si se da en el caso la configuracin de la excepcin al sistema del agotamiento, por aplicacin del denominado derecho al seguimiento marcario y que habilita (confiere el derecho a oponerse a las modificaciones o alteraciones modificativas y al cese o prohibicin de tales comportamientos, sin la autorizacin del titular de la marca) a movilizar la pretensin desarrollada en autos.V) De la interpretacin del contrato de autos (de fs. 80 a 83) y de la declaracin de que P. S.A. no ha incurrido en incumplimiento de sus previsiones.Del anlisis del contrato incorporado en autos el decisor extrae la conclusin de que salo en lo central del contrato (consistente en el acuerdo de no renovacin del contrato de distribucin preexistente), se impusieron otras obligaciones como las de: a) informar por escrito la existencia de productos Sony en poder de P. S.A., en determinado plazo y de disponer sobre los mismos (denominado art. IV fs. 81); b) la obligacin asumida por P. S.A. de abstenerse de utilizar la marca Sony... para cualquier fin (punto 2 de fs. 81 vto.); c) la obligacin asumida por P. de devolucin de materiales publicitarios, manuales de servicio y otras literaturas, informacin que adems se declara confidencial (para esta obligacin se fij un plazo de dos aos que debe entenderse venci al 31/03/2001).En autos la nica pretensin planteada por el actor es la que refiere a la determinacin de si hubo o no en el caso incumplimiento contractual por la supuesta utilizacin de la marca Sony. Se concluye en forma negativa, no surge de autos incorporada prueba alguna que indique que P.
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S.A. empleara o utilizara la marca Sony en los trminos de publicidad, promocin o de servicio al que refiere al punto tres del contrato a fs. 81 vto. .Si bien no resulta controvertido que P. S.A. y los codemandos continuaron desplegando una actividad de venta de productos prestando el service respectivo para los mismos, con posterioridad a la fecha de acuerdo, todo se vincula a la actividad de importacin paralela que despleg en los aos sucesivos y no puede (a falta de previsin) extenderse una supuesta obligacin de no importar y no garantizar productos; antes hay que resolver si el actor goza o no del derecho del seguimiento marcario.No surge de los trminos del contrato que P. S.A. o sus colaterales codemandadas tuviera impuesta la obligacin contractual de no efectuar importaciones paralelas y de no prestar service o garanta acordada. En suma no se encuentra mrito alguno y ello no resulta de los elementos probatorios incorporados que P. S.A. hubiese violado su obligacin principal (y nicamente movilizada por el actor) de abstenerse del uso de la marca Sony para cualquier fin. VI).- Como se adelantara si de ingresar a un supuesto de responsabilidad extracontractual se trata, debe retomarse el punto nmero cinco: si las demandadas realizaron promocin de productos o service Sony y en su caso si incurrieron en ilicitud al respecto.Se estima que al comenzar con el desarrollo de estas circunstancias es donde se ve que el punto central de decisin contina siendo el de determinar si el actor tiene o no derecho al seguimiento marcario; como debe concluirse que al cese del contrato de distribucin, las partes no regularon la prohibicin de importacin de productos en forma paralela, ni establecieron un plazo de no competencia comercial o concurrencia, toda la actividad de las codemandadas debe regularse por la previsin del art. 12 de la Ley 17.011 que como despliegue de normas constitucionales habilita a examinar los supuestos de alteraciones o modificaciones de productos (que resultan probados y no controvertidos en autos).Es decir que si es un hecho comprobado que P. S.A. y sus colaterales codemandadas efectuaron modificaciones de tres tipos en productos Sony (eliminacin del sticker que contiene elementos descriptivos del producto y origen; cambio de voltaje y cambio de norma de determinados productos Sony), debe calificarse si tales alteraciones se constituyen en el calificativo de significativos al que alude la ley y que incide en toda la actividad o comportamiento posterior desplegado por los codemandados.De acuerdo al principio de libre circulacin de productos marcados (giro tambin empleado por la ley) la actividad de importacin paralela no est vedada; en el caso tampoco lo estaba vedado contractualmente, por lo que si era vlida la introduccin legtima en el comercio, tampoco estaba prohibida la prestacin de service y garanta.Como consecuencia de lo anterior la referencia mnima o empleo de la marca Sony, para indicar lugar de ubicacin del service o mantenimiento debe entenderse habilitada, ya que la prohibicin de uso de las marcas para cualquier fin (contrato a fs. 81 vto.), solo pueden entenderse en el contexto contractual cuando la misma refiere a los aspectos publicitarios y promocionales. Si los codemandados podan importar y hacer circular libremente los productos marcados (como solucin de principio), debe entenderse que la excepcin y las reglas restrictivas propias del
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derecho de seguimiento solo surgen cuando hubieran alteraciones o modificaciones significativas.VII).- Se ingresa entonces el punto central que es la determinacin de si han sido o no significativos los hechos no controvertido de autos: P. S.A: y sus colaterales codemandadas efectuaron importacin paralela y prestaron service en productos marcados, introducidos legtimamente en el comercio, efectundoles tres tipos de incidencias: a) la supresin de un sticker original de fbrica; b) el cambio de voltaje y c) el cambio de norma.Es abundante la prueba tcnica, pericial y regular del proceso que impone tener por suficientemente acreditados tales hechos, por consiguiente al pronunciarse el decisor sobre la calificacin de los mismos (si significativa o no en los trminos del art. 12 de la Ley 17.011), se concluir retomando la posicin de la excelente consulta orante a fs. 626 que indica que deben entenderse por significativas las alteraciones, modificaciones o deterioros que, por su entidad, sean susceptibles de causar perjuicio a la marca como indicadora de calidad del producto al cual se aplica.Y que se desarrolla por los consultados (Olivera Garca y Bugallo, segn fs. 612 a 664 y 690 a 703), al expresar que para responder sobre si son o no significativos los cambios, alteraciones, modificaciones o deterioros introducidos deber analizarse si estos inciden en la consideracin que el consumidor pueda tener de la marca. Es decir, si la relevancia de las mismas puede hacer que la idea y opinin sobre caractersticas o calidad que evidencia la marca se vean comprometidas.Sern pues significativos, cuando obstaculicen las funciones marcarias inherentes al signo que merece tal proteccin. Es decir, cuando distorsionen en especial la funcin de procedencia empresarial y la funcin indicadora de calidad. Si existe alteracin, modificacin o deterioro realizado por terceros, que no sea reconocido por el consumidor como habiendo sido realizado por dichos terceros o que incide o es susceptible de incidir adems en la idea que el consumidor tiene de la marca, estaremos en presencia de la situacin prevista por la norma bajo anlisis (fs. 632/633 e la consulta).En el caso concreto se estima que es diferente la solucin para las situaciones de hecho de autos: se estimar que no es significativa la supresin del sticker originario de fbrica que establece los datos de origen, serie y otras caractersticas del producto; en todo caso la regulacin de estos signos descriptivos son los que corresponden de acuerdo a la previsin de los Decretos sobre de etiquetados de productos (N 264/982 y 141/992) si se estimara aplicable a la situacin del caso.Que diferente rango normativo tiene la imposicin del art. 6 de la Ley 17.189 en cuanto establece como derecho bsico del consumidor el recibir una informacin suficiente, clara, veraz, en idioma espaol y sin perjuicio de las que puedan emplearse adems en otros idiomas.Pero lo esencial para el decisor es considerar que no puede reputarse significativa tal supresin, aunque incida de manera indirecta en los intereses de fabricante, cuando este trata de individualizar por ese medio el origen del producto importado paralelamente.Que diferente debe ser la consideracin de las modificaciones de voltaje y de cambio de norma introducida en los productos marcados y que importan los codemandados o sus colaterales.Se ajustan en todos sus trminos a la descripcin conceptual de significativo, el hecho de que los codemandados modificaran o alteraran los componentes bsicos del funcionamiento de los
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productos marcados, a travs del rebobinado de una de sus piezas e incluso a travs de la sustitucin (por agregado de uno de los chips necesarios) de piezas originales e incorporadas en el chasis universal del producto.Y se estima que dos son los argumentos centrales para calificar como significativos a los cambios efectuados: 1) como se alertara por los tcnicos intervinientes el rebobinado de una pieza (para el cambio del voltaje de 110 a 220) implica una modificacin efectuada por un tercero (no por el fabricante ni con su autorizacin) que debe ser finalmente conocida por el consumidor, ya que de no hacerse as es susceptible de incidir adems en la idea que el consumidor tiene de la marca 2) que no puede asegurarse por el importador paralelo que al efectuar tal modificacin el producto mantenga el rango de calidad propio del producto originario (as se ha manejado en autos algunos aspectos tcnicos que figuran en la pericia incorporada de fs. 719 a 739) y entre los que se destacan: a) que no seran necesarias modificaciones en la fuente de poder de aquellos equipos que traen una fuente multivoltaje (fs. 721); b) que en los casos en que se efectu rebobinado del transformador se encontraron carcaza abollada seguramente al ser desarmado para rebobinarlo, segn descripcin fotogrfica de fs. 734; c) que debieron efectuarse una serie de sustituciones en los stickers interiores y de cambios en los cables y fichas adaptadoras, as como que puede darse la ocurrencia de posibles daos de desoldado, etc. (informe citado a fs. 730); d) y otras observaciones que figuran en la fs. citada 730.VIII).- Por lo que habr de decirse se descartar igualmente la calificacin de ilcita que reclama el actor respecto del comportamiento de los codemandados de prestar el service o la garanta a los productos marcados.Si de principio no tena prohibicin contractual de importar en forma paralela con posterioridad a la rescisin del contrato de distribucin; si por consiguiente tampoco tena prohibicin contractual de continuar prestando servicios de mantenimiento, debe concluirse que no puede por va indirecta (abstenerse del uso de la marca) prohibrsele la prestacin de tal actividad.En resumen si los codemandados se encontraban en rgimen de libre comercializacin (como principio) y el actor recin a travs de este pronunciamiento obtiene reconocimiento o la declaracin de la existencia de su derecho de seguimiento, por lo que es la contracara del agotamiento marcario, se estima que es vlido indicar que ser a partir de esta decisin que deber analizarse las consecuencias del comportamiento de los o demandados que ahora se reputa indebido por configurar alteraciones o modificaciones significativas (lo que se reclamaba como punto de decisin nmero sexto en la delimitacin acordada y definitiva del objeto del proceso).IX).- La medida dispuesta y cumplida para mejor proveer, se refiri a la incorporacin de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (N 568/2001), dictada en Lima el 18/05/2001 y sobre la base del derecho peruano que en cierta forma se ha considerado antecedente de nuestra ley de marcas, salvo en cuanto a la previsin especial de nuestras normas de la exigencia conceptual de lo significativo. Si bien implica ser jurisprudencia que resuelve un caso similar, se considera aplicable al de autos el esquema final que utiliza, ya que se ajusta perfectamente a lo fijado como objeto del proceso (consecuencias de dichas ilicitudes; obtener una sentencia declarativa de responsabilidad y de condena de no hacer, que surge de fs. 558).En tal sentido se reputa que en la causa y siendo la base del conflicto de alteracin y modificacin e productos marcados Sony, la determinacin de la no afectacin (seguimiento) de los derechos
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del fabricante y residualmente la proteccin de los derechos del consumidor, se debe tener especialmente en cuenta que al adquirir los productos, sin ningn tipo de advertencia, los consumidores pueden presumir vlidamente que provenan originariamente del fabricante o del agente autorizado y que por consiguiente se trataba de productos genuinos, con todas las caractersticas originales de fbrica y que aquel vedado comportamiento solo es lcito cuando se hace ostensible a travs de la indicacin en forma clara y veraz, de toda la informacin que indica en que consisten las modificaciones.En este sentido y haciendo lugar a la pretensin movilizad por la actora se habr de declarar que P. y las colaterales de codemandada incurrieron en responsabilidad por violacin al derecho marcario previsto sobre la base del art. 12 de la ley 17.011 y que por consiguiente es vlido establecer que les estar prohibido a partir de este pronunciamiento el efectuar las modificaciones y alteraciones constatadas de cambio de norma y de voltaje sin indicar en forma clara en qu consisten tales modificaciones (este es el aspecto que se retoma de la resolucin del Tribunal citado).X).- Habindose analizado la conducta procesal de las partes y estimndose que no existe mrito para la imposicin de condena causdica de especie alguna (art. 688 C. Civil) y por lo establecido en lo pertinente en los arts. 7; 36; 50 inciso 2; 85 inciso 17; 72; 332, de la Constitucin de la Repblica; Leyes 16.671; 10.011, 17.164; 17.189; 17.243 que tutela el Tratado de la Organizacin Mundial de Comercio y el Tratado de Asuncin y Ley 17.250; Decretos 264/82; 141/92 y los arts. 688; 1291; 1297; 1319; 1324; 1301; 1321; 1336; 1338; 1340; 1431; 1719; 1721 del C. Civil; arts. 139; 140 y 198 del C.G.P. .FALLO: DESESTIMANDO LA EXCEPCIN INTERPUESTA DE FALTA DE LEGITIMACIN PASIVA DE P. S.A. Y HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE A LA DEMANDA DECLRASE QUE AL EFECTUAR MODIFICACIONES Y ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS EN PRODUCTOS MARCADOS (CAMBIO DE VOLTAJE EN LAS SITUACIONES DE REBOBINADO DE TRANSFORMADOR Y CAMBIO DE NORMA) LOS CODEMANDADOS P. S.A., B2 S.A. Y B1 S.A. INCURRIERON EN LA VIOLACIN AL DERECHO MARCARIO PREVISTO POR EL ART. 12 DE LA LEY 17.011 Y ART. 6 DE LA LEY 17.189 Y POR CONSIGUIENTE PROHBESELES EFECTUAR TALES ALTERACIONES SIN INDICAR EN FORMA CLARA EN EL PRODUCTO EN CUESTIN EN QUE CONSISTEN LAS MISMAS.DESESTMASE LA DEMANDA EN LO DEMS Y EN CUANTO RECLAMO RESPONSABILIDAD POR VIOLACIN CONTRACTUAL; PROHIBICIN DE LA PRESTACIN DE SERVICE; USO INDEBIDO DE LA MARCA O PROMOCIN INDEBIDA DE PRODUCTOS, TODO SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. NOTIFQUESE EN AUDIENCIA COMO CORRESPONDE. Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Dr.Eguiluz.
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- CAPTULO TERCERO CREACIONES INVENTIVAS
PROTECCIN DE LA INNOVACIN TECNOLGICA
SUMARIO Sub-captulo 1. Proteccin de la informacin no divulgada I - LA INFORMACIN NO DIVULGADA. II - FORMAS DE PROTECCIN. A) Proteccin por el rgimen de la competencia desleal. B) Tutela penal del secreto. C) Acuerdos o pactos de confidencialidad. Sub-captulo 2. Patentes de invencin. I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES. A) Generalidades. B) Concepto legal de invencin patentable. C) Materia patentable. II - TITULARES DEL DERECHO A LA PATENTE. III - PLAZO DE PROTECCIN. IV - PROCEDIMIENTO DE CONCESIN DE LA PATENTE. A) Contenido de la solicitud. B) Examen formal preliminar. C) Particularidades de solicitudes relativas a microorganismos. D) Publicacin. E) Conversin de la solicitud. F) Extensin de la patente solicitada. G) Oposiciones a la solicitud de patente. H) Examen de fondo. I) Resolucin. V - DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE. VI - EXPROPIACIN DE DERECHOS. VII - NULIDAD DE PATENTES VIII - CADUCIDAD DE PATENTES IX - RENUNCIA X - LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACIN DEL TITULAR DE LA PATENTE. A) Licencias y otros usos por falta de explotacin. B) Licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular por razones de inters pblico. C) Licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular por prcticas anticompetitivas. D) Otras licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular. E) Patentes dependientes. F) Disposiciones generales y de procedimiento en materia de licencias y otros usos no autorizados por el titular. XI - REGISTROS EN MATERIA DE PATENTES. XII - ACCIONES PARA LA PROTECCIN DE LOS DERCHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE DE INVENCIN. A) Acciones civiles. B) Acciones penales. XIII - VIGENCIA DE LA LEY N 17.164 Sub-captulo 3. Modelos de utilidad. I - CONCEPTO II - PLAZO DE PROTECCIN III - REMISIN
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Sub-captulo 4. Biotecnologa I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES II - PROTECCIN JURIDICA DE LOS CULTIVARES. A) Generalidades. B) Proteccin legal. III - PROTECCION DE BIOTECNOLOGAS POR EL SISTEMA DE PATENTES Sub-captulo 5. Circuitos integrados
Se define como "tecnologa" al conjunto ordenado, organizado y sistematizado de conocimientos empleados en la produccin y comercializacin de bienes y servicios, integrada no slo por conocimientos cientficos, sino tambin por conocimientos empricos. Constituyen "conocimientos tcnicos" en sentido amplio, por un lado, los procedimientos de Fabricacin y los conocimientos relativos al empleo y la aplicacin de tcnicas industriales; y por otro, procesos y tcnicas de gestin y comercializacin. Tratndose de un valor econmico, el derecho debe ocuparse de su proteccin. Los caminos para dicha proteccin son variados dado que no todos ellos peden ser protegidos por los mismos mecanismos legales. La disyuntiva inicial para el titular implica optar por: a. patentarlos y develar cmo funciona o cmo se realiza la creacin, cosa que implica tambin que la exclusividad tiene un plazo mximo, el de la concesin legal; b. guardar el secreto, manteniendo tal informacin como confidencial. En este ltimo caso tendr muchas medidas de precaucin que tomar, pero no tiene plazo mximo de explotacin exclusiva. Por otra parte, siendo secreto no puede impedir que otra persona utilice la misma creacin, mientras no se trate de obtencin ilcita de su propia informacin. Las caractersticas de algunas invenciones, por ejemplo las mecnicas, hacen imposible que pueda optarse por el secreto. Como ejemplo de una creacin protegida por secreto tradicionalmente se menciona la frmula para la elaboracin de la Coca Cola. Nos referiremos a distintos medios de proteccin de tecnologa industrial, como lo es la mecnica, qumica, biotecnolgica. El software tambin debe ser incluido dentro del concepto de tecnologa. No obstante, por ser objeto de proteccin del derecho de autor ser analizado ms adelante.
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Sub-captulo 1 - Proteccin de la informacin no divulgada I - LA INFORMACIN NO DIVULGADA Informacin no divulgada es la expresin introducida en el AADPIC que hace referencia al conocimiento que se protege como secreto. Puede tratarse de invenciones y procesos no patentados o no patentables, futuros productos o futuros modelos o diseos, proyectos de investigacin, documentos reservados de una empresa como pueden ser dibujos, esquemas, pruebas, test, manuales de entrenamiento; informacin sobre el marketing, compras, planificacin o de los clientes de la empresa. Es importante tener claro que para que un conjunto de conocimientos pueda calificarse como secretos o confidenciales no deben encontrarse en el dominio pblico, no deben ser de conocimiento popular y tamposo debe ser accesible. A su vez se utilizan muy diversas expresiones para hacer referencia a la informacin secreta que dispone una empresa en el mercado. Se habla de secreto comercial, secreto empresarial o secreto industrial.
II - FORMAS DE PROTECCIN A) Proteccin por el rgimen de la competencia desleal La apropiacin de conocimientos secretos o know how de un operador del mercado, en su concepto de conocimiento secreto, es un acto deshonesto. Por lo tanto, para nuestro derecho constituye un acto de competencia desleal. Uruguay no ha sancionado normativa legal especfica para la competencia desleal, debiendo entonces recurrir al artculo 10 bis del Convenio de la Unin de Pars que integra el derecho positivo nacional. De esta forma, si la apropiacin del know how genera engao o confusin, incluso se estar ante uno de los supuestos previstos en el propio artculo 10 bis. Cuando se vulnera un secreto industrial, en el entendido que se puede estar ante un acto de competencia desleal, se podrn accionar los mecanismos generales de derecho respectivos. B) Tutela penal del secreto Tratndose de tecnologa que pueda calificarse como secreta cabe la aplicacin de las normas de derecho penal que tutelan el secreto profesional. 67
Entre los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el artculo 302 del Cdigo Penal uruguayo de 1934, sanciona a quien "sin justa causa revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesin, empleo o comisin" . El infractor ser castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con pena de multa. Dentro de esta figura penal est incluida la informacin no divulgada, tal como la caracteriza el artculo 39 ADPIC. C) Acuerdos o pactos de confidencialidad A travs de la obligacin de gusrdar secreto o pacto de confidencialidad tambinpuede estructurarse la proteccin de informacin que sea confidencial o secreta. El incremento de la contratacin tecnolgica, particularmente del contrato de licencia de tecnologa determina que los pactos de confidencialidad sean cada vez ms frecuentes. En numerosas situaciones de transferencia de conocimientos, an cuando nada se haya establecido expresamente, puede considerarse amparado el secreto industrial, constando la mera referencia a tal calidad. Sin embargo, estimamos preferible la existencia de un acuerdo expreso, pues delimita derechos y obligaciones de las partes, y adems porque: a. deja en evidencia la calificacin de confidencial o secreta la informacin determinada en el contrato; b. la contraparte, no puede aducir que no saba que determinada informacin era confidencial o secreta. Otra de las ventajas de la celebracin de un contrato es que puede incluirse una clusula compromisoria para activar el recurso al arbitraje en caso de litigio y no afectar el secreto de la informacin ventilando la cuestin judicialmente. Por otra parte, la reglamentacin de la reserva de informacin a terceros es particularmente importante en los sectores donde se verifica alto grado de subcontratacin, pues incluso pueden dar lugar a verdaderos pactos anticompetitivos. Para que sea realmente til el contrato la referencia o descripcin de la informacin que se considera secreta o que constituye el objeto de la obligacin de no divulgar, deber ser precisa. La precisin no implica detalle, sino que el rea que se trate no deber generar dudas. De todas formas, como los contratos deben cumplirse de buena fe, sobre la base de este principio se calificarn las dudas que se pudieran plantear. Evidentemente, se destaca la funcin tuitiva de estos pactos desde la perspectiva del 68
dador de tecnologa. En el marco temtico, no constituye tema menor el inters de la empresa en vas de desarrollo y los intereses del pas en el cual sta se emplaza. Sub-captulo 2 - Patentes de invencin I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES A) Generalidades La ley N 17.164 plantea su objetivo de regulacin en el artculo 1. Se propone regular los derechos y obligaciones relativos a las patentes de invencin, los modelos de utilidad y los diseos industriales, de acuerdo con el inters pblico y los objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes reas.. Es destacable la consagracin de los principios tuitivos que han guiado la regulacin consagrada, lo que habremos de tener presente a la hora de interpretar e integrar la normativa. Siguiendo dentro de los aspectos generales consagrados en comn para todos los creadores, el artculo 2 hace referencia a sus derechos morales y de explotacin. Respecto del derecho moral, el inciso 1 del artculo 2 establece que los inventores y diseadores tienen derecho a que se los reconozca como autores de sus invenciones y Creaciones. Este derecho moral es inalienable e imprescriptible y se transmite a sus herederos. El inciso 2 se dirige a los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseos industriales, estableciendo que se protegern mediante patentes, lo cual se acreditar con los ttulos correspondientes. A efectos de proteger el derecho de paternidad del inventor se impone que el inventor ser mencionado como tal en la patente que se conceda y en las publicaciones y documentos oficiales relativos a ella, salvo que haya renunciado expresamente por escrito. Sin embargo, ser nulo cualquier acuerdo por el que el inventor, antes de haber presentado la solicitud de patente, renuncie a su derecho a ser mencionado. Como principio general, artculo 3, el derecho conferido al inventor o al diseador por una patente nace con la resolucin que la concede. Debe tenerse presente para la determinacin el ejercicio del derecho de prioridad consagrado en el Convenio de la Unin de Pars, as como todo otro que emerja de la presentacin de la solicitud. El Estado no garantiza ni el mrito ni la novedad de las invenciones que se patenten y tampoco se responsabiliza de la calidad de inventor del beneficiario, artculo 4. En cuanto a requisitos de nacionalidad para ser titular de patentes uruguayas, el artculo 5 establece que tanto las personas fsicas o jurdicas nacionales como las extranjeras 69
podrn ser titulares de patentes. Asimismo, las normas relativas al trato nacional y al derecho de prioridad establecidas en los convenios internacionales ratificados por el pas en materia de patentes, sern aplicables en igualdad de condiciones a los nacionales de los Estados que son parte en esos convenios como a las personas asimiladas a ellos, artculo 6. En caso que no haya convenio internacional con algn Estado en particular, los extranjeros de dicho Estado, segn el artculo 7, tendrn los mismos derechos que los nacionales. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podr limitar la aplicacin de esta disposicin a los nacionales de aquellos pases, o personas asimiladas a ellos, que concedan una reciprocidad adecuada. B) Concepto legal de invencin patentable Invencin es la solucin a un problema tcnico. No todas las invenciones pueden dar origen a un derecho de exclusiva. Es decir, no todas las invenciones son patentables pues deben cumplir ciertos requisitos que establece la ley y, adems, como veremos en el numeral siguiente, no deben estar excluidas del campo de la materia patentable. La invencin patentable se encuentra conceptualizada en la nueva ley uruguaya, en tanto creacin que cumple con los requisitos que se establecen para su registro. De esta forma, el artculo 8 determina que se podrn patentar las invenciones de productos o procedimientos: a. que sean nuevas; b. que supongan una actividad inventiva; c. que sean susceptibles de aplicacin industrial. A continuacin de esta afirmacin, el articulado precisa cada uno de los requisitos. El artculo 9 dispone que una invencin ser considerada novedosa cuando no se encuentre en el estado de la tcnica. El estado de la tcnica es el conjunto de conocimientos tcnicos que se han hecho pblicos antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripcin oral o escrita, por la explotacin, o por cualquier otro medio de difusin o informacin, en el pas o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. El estado de la tcnica no es secreto ni reservado. Se parte de la posibilidad de acceso a los conocimientos que se trate, al momento de calificar la novedad de una creacin. Por lo 70
tanto, cualquiera haya sido la forma de la divulgacin, si era accesible o en trminos legales si integraba ya el estado de la tcnica, no puede ser considerado novedoso. La fecha a tener en cuenta a la hora de realizar el examen de novedad puede ser: - la fecha de presentacin de solicitud de patente; - la fecha de prioridad invocada en la solicitud, es decir la fecha en la cual se present esa creacin en otro Registro, la cual no puede ser superior a un ao, segn las pautas del Convenio de Pars. Precisa la ley que deber tambin considerarse comprendido dentro del estado de la tcnica el contenido de una solicitud en el trmite en el pas cuya fecha de presentacin o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada. La novedad, segn el artculo 10 no se ver afectada por la divulgacin de la creacin que se realice dentro del ao que precede a la fecha de la presentacin de la solicitud o de la prioridad que se invoque, en caso que el acto de divulgacin derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aqul. El artculo 11, por su parte, atiende al requisitp de actividad inventiva.A su tenor, la invencin supone actividad inventiva cuando dicha invencin no se deduzca en forma evidente del estado de la tcnica para un experto en la materia. Considerado el estado de la tcnica en el sentido explicado precedentemente, si de lo conocido, un experto en la materia no deduce una creacin, podr decirse que tiene altura inventiva. Finalmente, el artculo 12 establece que una invencin se considera susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida sta en su acepcin ms amplia.. C) Materia patentable Las invenciones patentables pueden provenir de cualquier sector tecnolgico. Tal es el principio general. No obstante, la legislacin uruguaya (como casi todas las dems) excluyen determinadas creaciones de la posibilidad de ser patentables por razones conceptuales o de poltica legislativa. Por lo tanto, para precisar el concepto de invencin patentables, debemos tener presente otros dos artculos. 71
En primer lugar, el artculo 13, que enumera creaciones que no se considerarn invenciones para nuestra ley. Estos son: A) los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos; B) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales, con excepcin de los procedimientos no biolgicos o microbiolgicos; C) los esquemas, los planes, las reglas de juego, los principios o los mtodos comerciales, contables, financieros, educativos, publicitarios, de sorteo o de fiscalizacin; D) las obras literarias o artsticas, o cualquier otra creacin esttica, as como las obras cientficas; E) los programas de computacin considerados aisladamente; F) las diferentes formas de reproducir informaciones; G) el material biolgico y gentico, como existe en la naturaleza. Se trata de creaciones de diversa naturaleza que el legislador ha decidido en consonancia con la tradicin normativa nacional de patentes y con las obligaciones internacionales admitidas por variadas razones excluirlas del concepto de patente. En segundo lugar, hemos de tener presente el artculo 14 que determina que determinadas creaciones, an cuando pudieran ajustarse al concepto y requisitos de patentabilidad establecidos, no sern protegidas en nuestro pas por el rgimen de patentes. Estos son: A) los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de personas o animales; B) Las invenciones contrarias al orden pblico, las buenas costumbres, la salud pblica, la nutricin de la poblacin, la seguridad o el medio ambiente En nuestro sistema de patentes no se admite el patentamiento de un nuevo uso, tal como consagra el artculo 15. Es decir que, si se atribuye a una creacin patentada un uso distinto de aqul que originalmente se le atribua y fue declarado en el momento de registro, no podra concederse por ese nuevo uso una nueva patente.
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II - TITULARES DEL DERECHO A LA PATENTE Los derechos que emergen de la patente pertenecen al inventor o a sus causahabientes o herederos. Estos derechos, a tenor del artculo 16, sern transferibles por acto entre vivos o por causa de muerte. Si hay disputa de derechos en el caso en que varias personas hayan realizado la misma invencin en forma independiente unas de otras, los derechos de la patente se concedern a aqulla o a su sucesor, que presente primero la solicitud de patente o invoque la prioridad de fecha ms antigua para esa invencin.. Este sistema se denomina del first to file, por oposicin al first to invent que llevara a una difcil e incierta investigacin respecto de quin ha sido verdaderamente el primero en llegar a la creacin de que se trate. Nuestra ley tambin se plantea la situacin en que las invenciones sean realizados durante una relacin de trabajo. Lo analizamos al tratar el tema del creador en relacin laboral.
III - PLAZO DE PROTECCIN El artculo 21 de la nueva ley de patentes extiende a veinte aos al plazo de duracin de los derechos de patente de invencin, los cuales se habrn de contar a partir de la fecha de la solicitud.
IV - PROCEDIMIENTO DE CONCESIN DE LA PATENTE La ley establece un procedimiento general, con una serie de etapas que reglamenta el Decreto N 11/000 con detalle. Veremos los distintos puntos. A) Contenido de la solicitud Segn el artculo 22, la solicitud de patente de invencin deber contener: A) B) C) El nombre del inventor y el del solicitante con su domicilio. La clase de patente que se solicita. La denominacin atribuida a la invencin.
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D) E) F)
La descripcin clara y completa de la misma. Una o ms reivindicaciones. Un resumen de la descripcin.
G) La constancia del pago de derechos. H) La fecha, el pas y el nmero de solicitud de la prioridad reivindicada, en su caso. I) Los documentos de cesin de derechos, cuando corresponda. Los contenidos de algunos de estos requisitos se encuentran determinados o precisados en el decreto reglamentario N 11/000. Respecto del nombre de la creacin, el artculo 2 del decreto establece que deber ser claro, conciso y congruente con las reivindicaciones, y no podr contener denominaciones de fantasa. En cuanto a aspectos generales de documentos exigidos, por su parte el artculo 3, establece que la solicitud deber ser acompaada de: A) Una descripcin de la invencin, clara y concisa, de forma que permita su completa inteligencia, indicando la manera de llevarla a la prctica, de acuerdo a lo previsto en el Art. 4 del presente decreto. B) Una o ms reivindicaciones, en las que se delimitar con precisin el alcance del objeto de la invencin a proteger mediante el derecho de patente, de acuerdo a lo previsto en el Art. 5 del presente decreto. C) Los planos, dibujos tcnicos o frmulas que se requieran para la comprensin de la descripcin con sus respectivas referencias. D) Un resumen que permita una fcil comprensin del problema tcnico planteado, la solucin aportada y los usos principales de la invencin, expresado en no ms de 100 palabras. E) En el caso en que se solicite una patente divisionaria, la indicacin del nmero y fecha de la solicitud de patente de origen o principal. Asimismo, precisa las exigencias en materia de varios documentos. En cuanto a la descripcin, el artculo 4 del Decreto pauta que contendr los siguientes datos: A) El nombre de la invencin tal como fue redactado en la solicitud. 74
B) La indicacin del sector de la tcnica al que se refiera la invencin. C) La indicacin del estado de la tcnica anterior a la fecha de solicitud o de la prioridad en su caso, conocido por el solicitante y que pueda ser til para la comprensin de la invencin y para la tarea de examen de la solicitud, debiendo citarse los documentos conocidos que lo divulguen. D) Una explicacin de la invencin tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensin del problema tcnico planteado, as como la solucin dada al mismo, para un tcnico con conocimientos medios en la materia, indicando las diferencias de la invencin en relacin con el estado de la tcnica anterior. E) Una breve descripcin del contenido de los dibujos, si los hubiera. F) Una exposicin de la forma de llevar la invencin a la prctica, detallando el procedimiento, mtodo de obtencin, o de elaboracin del producto, en su caso. Dicha exposicin podr ilustrarse con ejemplos y referencias a los dibujos si los hubiera. G) La indicacin de la manera en que la invencin puede explotarse industrialmente, producirse o utilizarse, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripcin o de la naturaleza de la invencin. La descripcin podr ser presentada de una manera u orden diferente, cuando debido a la naturaleza de la invencin, ella permita una mejor comprensin y una presentacin ms concisa." En cuanto a las reivindicaciones, por su parte, el artculo 5 del Decreto establece que debern estar numeradas correlativamente y debern contener: A) un prembulo que defina el objeto de la invencin, (tal como el nombre o denominacin), debiendo comprender todos los aspectos conocidos de la misma que se encuentran en el estado de la tcnica; B) una parte caracterizadora que exponga concisamente los elementos tcnicos que definen la novedad de la invencin y que se desean proteger. Cuando sea necesario para una mejor comprensin la reivindicacin principal puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes, haciendo stas referencia a la reivindicacin de la que dependen y precisando las caractersticas adicionales que pretenden proteger. De igual modo debe procederse cuando la reivindicacin principal va seguida de una o varias reivindicaciones, relativas a modos particulares o de realizacin de la invencin. B) Examen formal preliminar Una vez presentada la solicitud, se realizar un examen formal preliminar que tiene por objeto verificar el cumplimiento en la presentacin de los documentos exigidos.
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Al respecto, establece el artculo 23 que, cuando del examen formal preliminar de una solicitud de patente de invencin resultare que la misma no cumple los requisitos establecidos en el artculo 22, pero contiene determinados datos mnimos, podr mantenerse la fecha de presentacin, siempre y cuando se presenten los restantes documentos en el plazo que fije la reglamentacin. En caso de no cumplirse, se tendr por abandonada la solicitud. Dichos elementos mnimos son: la identificacin del solicitante, una descripcin del objeto y de lo reivindicado, El artculo 9 del decreto reglamentario otorga un plazo de treinta das al efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos restantes, plazo que no supera los noventa das establecidos por la ley como lmite mximo de reglamentacin. En caso de reivindicacin de prioridad extranjera, de acuerdo con el literal D) del artculo 4 del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (Decreto-Ley N 14.910, de 19 de julio de 1979), el solicitante dispondr de un plazo de noventa das para agregar un certificado que contenga la fecha de depsito y la copia de la solicitud, expedido por la autoridad que hubiera recibido la misma, artculo 24. Su no presentacin producir la prdida del derecho de prioridad. El decreto reglamenta estos aspectos en el artculo 8, precisando adems que se deber proporcionar la traduccin de dichos documentos realizada por traductor pblico, cuando fueren presentadas en idioma extranjero. En caso de no cumplir con todos los requisitos en el plazo establecido, se pierden los derechos de prioridad que se pretenden reivindicar. C) Particularidades de solicitudes relativas a microorganismos. Segn el artculo 25 de la ley, en caso de solicitudes relativas a microorganismos, el depsito del material biolgico necesario para la descripcin de su objeto se realizar en las instituciones autorizadas por la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energa y Minera, hasta la ratificacin de convenios internacionales referidos a la materia. Tambin se refiere al respecto el decreto reglamentario. El artculo 6 dice que, cuando el objeto de una solicitud de patente sea un microorganismo, o cuando para su ejecucin se requiera de un microorganismo no conocido ni disponible pblicamente, el solicitante deber proceder a su depsito. Esta obligacin se dar por satisfecha cuando el microorganismo haya estado depositado desde la fecha de presentacin de la solicitud, o con anterioridad a la misma, en las condiciones de este artculo y del Art. 7 del decreto. El cultivo del microorganismo depositado ser accesible desde la fecha de publicacin de la solicitud de patente, a toda persona que lo 76
solicite. Antes de la fecha mencionada solamente podrn acceder a l aquellas personas que tengan derecho a consultar el expediente de la solicitud. El acceso se realizar mediante la obtencin de una muestra del microorganismo solicitado, en las condiciones ordinarias en que se realiza esa operacin. La persona que solicite el acceso al cultivo se comprometer frente al titular de la patente a: A) No comunicar a terceros el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de l, antes de que la solicitud de patente haya sido rechazada o retirada, o sea considerada abandonada o haya caducado la patente. B) No utilizar el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de l, ms que con fines experimentales hasta que la solicitud de patente haya sido resuelta. Por su parte, el artculo 7 establece que mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depsito de material biolgico necesario para la descripcin de solicitudes relativas a microorganismos, de acuerdo al Artculo 25 de la Ley N 17.164, el solicitante podr realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depsito internacional reconocidas por el "Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos en Materia de Presentacin de Solicitudes de Patentes" de 28 de abril de 1977. En todo caso esas instituciones debern reunir las siguientes condiciones: A) ser de carcter permanente; B) no depender del control de los depositantes; C) disponer del personal y de las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del depsito y garantizar su almacenamiento y conservacin, sin riesgo de contaminacin; D) brindar medidas de seguridad necesarias para reducir al mnimo el riesgo de prdida del material biolgico. D) Publicacin Segn el artculo 26, cumplidas las formalidades y los trmites exigidos, la solicitud de patente deber ser publicada en el Boletn de la Propiedad Industrial. La publicacin deber realizarse una vez transcurridos dieciocho meses contados a partir del da siguiente al de su presentacin o del da siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso. La publicacin podr anticiparse, es decir, realizarse con anterioridad al plazo de dieciocho meses establecido por la ley, a requerimiento del solicitante. Respecto de este punto, precisa el artculo 10 del decreto reglamentario que, el solicitante 77
deber abonar los derechos correspondientes y presentar la respectiva constancia, antes de la expiracin del plazo. En caso contrario, se considerar a la solicitud abandonada, procedindose a su archivo. A los efectos de la publicacin anticipada, el solicitante deber presentar el requerimiento acompaando la constancia de pago de los derechos correspondientes. E) Conversin de la solicitud Puede suceder que una creacin presentada para su proteccin mediante una de las modalidades de patente reguladas por nuestra ley 17.164, con los das resulte poco apropiada para los intereses de su titular y ste desee cambiarla a otra. Esto resulta posible en nuestro sistema legal y se encuentra previsto en el artculo 27 de la ley. Se establece que las solicitudes de patente de invencin, modelo de utilidad o diseo industrial podrn, a solicitud del interesado y con la conformidad de la oficina examinadora. La norma establece un lmite en el tiempo a tal efecto: deber convertirse en otra clase de patente antes de su resolucin. En dicho caso, a tenor del artculo 28, el solicitante deber publicar nuevamente su solicitud, mantenindose la fecha de la solicitud original. Al solicitarse la conversin debern pagarse las tasas correspondientes. F) Extensin de la patente solicitada El artculo 29 establece que la solicitud de patente deber comprender una nica invencin o varias, siempre que se encuentren relacionadas entre s, de tal manera que integren un nico concepto inventivo. De esta norma deriva que nuestro sistema sustenta el concepto de unidad de invencin para la proteccin de las creaciones que se encuentran relacionadas. Cuando del examen de una solicitud resulte que ella no cumple con dicho requisito, el solicitante deber dividirla en tantas solicitudes como fuese necesario. En este caso, las solicitudes en las cuales se divida la presentacin original o solicitudes divisionarias mantendrn la misma fecha de presentacin que la solicitud original. Toda otra modificacin de la solicitud de patente no podr ser admitida, a menos que se trate de algunos de los supuesto consagrados en el artculo 30: A) Para corregir errores en los datos, en el texto o en la expresin grfica. B) Para aclarar, precisar, limitar o restringir su objeto. C) Cuando ello se entienda pertinente por los tcnicos a cargo del examen.
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Asimismo se consagra que no se admitir ninguna modificacin, correccin o aclaracin cuando ellas supongan una ampliacin de la informacin contenida en la solicitud inicial. G) Oposiciones a la solicitud de patente Segn el artculo 31 de la ley, cualquier interesado podr presentar observaciones fundamentadas a la solicitud de patente dentro del plazo perentorio que fije la reglamentacin, contado a partir de la fecha de publicacin. El articulo 11 del decreto reglamentario fija un plazo de 60 das. La presentacin de observaciones no suspender el trmite de la solicitud y quien las hiciera no pasar por ello a ser parte del procedimiento. Es decir, que en caso de presentacin de observaciones por terceros, se maneja la informacin en un procedimiento cuyas partes son el solicitante y la Administracin. H) Examen de fondo El artculo 32 consagra el objetivo del examen de fondo de la solicitud: determinar si la invencin propuesta rene los requisitos y condiciones de patentabilidad previstos en la presente ley. A tal fin, se podr: A) Requerir al solicitante copia de bsquedas de antecedentes, exmenes de fondo y dems documentacin a la que tenga acceso. B) Solicitar el asesoramiento de instituciones que desarrollen actividades cientficas y tecnolgicas. C) Recurrir a los documentos de patente, informes de bsqueda y examen o similares, producidos por otras oficinas de patentes. Se requiere unidad en la presentacin de las observaciones que resultaren del examen de fondo, a menos que surjan elementos nuevos o supervinientes que pudieran afectar la patentabilidad. De las observaciones formuladas se conferir vista al solicitante por el plazo que fije la reglamentacin. Respecto de esta etapa, el decreto reglamentario manifiesta, en su artculo 12 que el examen de fondo de la solicitud se iniciar luego del pago de la correspondiente tasa. Transcurridos 120 (ciento veinte) das desde la publicacin sin que se haya acreditado el pago de la tasa de examen de fondo, la solicitud se podr considerar abandonada. 79
En relacin con las observaciones que resultaren del examen de fondo, el artculo 13 establece que sern formuladas en un solo informe del que se dar vista al solicitante por un plazo de hasta 90 (noventa) das. En la misma vista le sern comunicadas al solicitante las observaciones formuladas por terceros interesados de acuerdo al Artculo 31 de la Ley N 17.164 y aqullas a que refieren el Art. 9 del presente decreto. Si de la evacuacin de la vista, o en el plazo para contestarla, surgieran elementos nuevos o supervinientes de relevancia que pudieran afectar la patentabilidad de la solicitud, se podr conceder nueva vista por el plazo establecido en el inciso 1ero. Los plazos para la evacuacin de las vistas previstas en el presente artculo, podrn prorrogarse por una sola vez, a pedido del solicitante y por un mximo de hasta 90 (noventa) das. I) Resolucin Una vez cumplidos los requisitos previstos por la ley, se resolver sobre la concesin de la solicitud de patente, expidindose el ttulo en su caso, tal como establece el artculo 33.
V - DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE Los derechos que confiere la ley al titular de la patente, se encuentran enumerados en el artculo 34 de la ley, sobre el eje de lo que puede impedir ste que realicen terceros, es decir, consagrando la extensin del jus prohibendi. Estos son: A) Cuando la patente se ha concedido para un producto: fabricarlo, ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo, importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines. B) Cuando la patente se ha concedido para un procedimiento: usar el mismo, as como ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal A) respecto de los productos obtenidos por medio de dicho procedimiento. Precisa el artculo 35, por su parte, que el alcance de la proteccin conferida por una patente estar determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarn de conformidad con la descripcin y los dibujos. Otro de los derechos particularmente regulados por la ley es el de transmisin de las patentes. Enuncia el artculo 36, que los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una 80
solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o sus causahabientes, total o parcialmente, por sucesin o por acto entre vivos. Los actos que se trata, surtirn efecto frente a terceros a partir de su inscripcin en el registro correspondiente. El pago de las tasas en caso de transferencia o cesin parcial de una patente o de una solicitud de patente corresponder al titular, salvo acuerdo en contrario, artculo 37. Sin perjuicio de estas normas generales, el artculo 38 atiende la circunstancia de pluralidad de solicitante de una patente, que efectuaren una transferencia o realizaren un contrato de licencia: debern manifestar expresamente si son copropietarios, condminos o socios. Sin esta declaracin no se otorgar el ttulo ni se inscribir la transferencia o contrato. Sin perjuicio de la declaracin de derechos realizada, tal como surge del artculo 39, el derecho que confiere una patente no alcanzar a los siguientes actos: A) Los realizados en el mbito privado y con fines no industriales o comerciales, siempre que no provocaren un perjuicio econmico para el titular de la patente. B) La preparacin de un medicamento para un paciente individual, bajo receta mdica y elaborado con la direccin de un profesional habilitado. C) Entre otros, los casos de preparacin de un medicamento bajo receta mdica para un paciente individual, elaborado bajo direccin de un profesional habilitado. D) Los realizados exclusivamente con fines de experimentacin, incluso preparatorios de una futura explotacin comercial, realizados dentro del ao anterior al vencimiento de la patente. E) Los realizados con fines de enseanza o investigacin cientfica o acadmica. F) La importacin o introduccin de pequeas cantidades de mercancas que no tengan carcter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se enven en pequeas partidas. En cuanto al agotamiento de los derechos de patente, la normativa recoge las tendencias internacionales ms desarrolladas en la materia. En tal sentido, el artculo 40 establece que el titular de la patente no podr impedir que cualquier persona use, importe o comercialice de cualquier modo un producto patentado, despus que el mismo ha sido puesto lcitamente en el comercio dentro del pas o en el exterior: a. por dicho titular; 81
b. por un tercero con su consentimiento; c. o por un tercero legtimamente habilitado. A tales efectos, No se considerarn puestos lcitamente en el mercado los productos o los procedimientos en infraccin de derechos de propiedad intelectual (Parte III, Seccin 4, del Acuerdo ADPIC de la Organizacin Mundial de Comercio). Asimismo, consagra el artculo 41 que el titular de la patente no podr impedir los actos realizados, incluso sin divulgacin, por terceros de buena fe, que a la fecha de presentacin de la solicitud, o de prioridad en su caso, ya fabricasen en el pas tal producto o utilizaren el procedimiento objeto de la invencin, o hubieren hecho preparativos serios para llevar a cabo tal fabricacin, uso o explotacin. Dichos actos podrn continuarse a efectos de atender las necesidades de la empresa, en la medida correspondiente a dichas necesidades y con respecto a los productos obtenidos. Este derecho no ser transferible sino con aquella parte de la empresa o de su activo intangible beneficiario del mismo. Tratndose de invenciones comprendidas en monopolios autorizados a favor del Estado o de particulares, el artculo 42 consagra su patentabilidad. Su explotacin industrial o comercial slo podr realizarse con el acuerdo del titular del monopolio o luego del cese del mismo.
VI - EXPROPIACIN DE DERECHOS El artculo 43 mantiene la norma ya consagrada en la legislacin anterior en cuanto a la posibilidad de expropiacin de derechos relativos a una solicitud presentada o una patente concedida por el Estado, de acuerdo con las normas pertinentes. La expropiacin puede ser total o limitarse al derecho de utilizar la solicitud o la patente para las necesidades del Estado.
VII - NULIDAD DE PATENTES El artculo 44 establece las causales de nulidad de patentes en el sistema actual: A) Cuando se hayan concedido en contravencin a las condiciones y los requisitos de 82
patentabilidad previstos en la presente ley. B) Cuando la descripcin fuese incompleta o inexacta, no permitiendo delimitar el objeto de la invencin. C) Cuando se reivindique materia no incluida en la solicitud inicial, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. Una patente concedida a quien no tena derecho a obtenerla no ser vlida. Tal precepto se encuentra consagrado en el artculo 45 de la ley 17.164, que consagra las pautas bsicas para el ejercicio del reclamo correspondiente.Dicho reclamo podr ser ejercido por quien pretenda ser el verdadero titular, para lo cual tendr un plazo que prescribe a los cinco aos contados desde la fecha de concesin de la patente o a los tres aos contados desde la fecha en que la invencin comenzare a explotarse en el pas, aplicndose el plazo que venza primero. Segn el artculo 46, cuando el reclamo slo afecte total o parcialmente alguna reivindicacin de la patente la decisin se limitar a la misma, debiendo precisarse sus alcances, cuando corresponda. En materia de nulidad de patentes, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial ser el rgano competente y su decisin podr ser impugnada en la forma general prevista por los artculos 317, siguientes y concordantes de la Constitucin de la Repblica, artculo 47.
VIII - CADUCIDAD DE PATENTES Por su parte, el artculo 48 establece las causales de caducidad de patentes en el rgimen actual: A) Por haber expirado el plazo por el cual fue acordada. B) Por falta de pago de las anualidades en la forma y dentro de los plazos previstos en la presente ley.
IX - RENUNCIA Tal como lo establece el artculo 49, el titular de una patente podr, en cualquier tiempo, renunciar por escrito a la misma, totalmente o a una o ms de sus reivindicaciones particulares. 83
La renuncia debidamente presentada surtir efecto a partir de la fecha de su presentacin. X - LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACIN DEL TITULAR DE LA PATENTE La ley N 17.164 regula en forma detallada las licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular de la patente. Veremos las distintas previsiones. La expresin "licencia obligatoria" es contradictoria. Cuando hablamos de licencias estamos refirindonos a un contrato segn el cual, la libre vountad de las partes determina que un titular de derecho de patentes - en este caso - autoriza la explotacin a otra persona. Tratamos este tema en particular en el Mdulo Sexto de este curso. Si hablamos de licencia "obligatorio" no estamos, naturalmente, ante un contrato. La licencia obligatoria es el mecanismo mediante el cual el legislador desde mucho tiempo atrs (a comienzos del siglo XX) busca equilibrar el derecho monoplico concedido a un titular de patente con las necesidades de la sociedad o del mercado en un momento dado. Sustituye la voluntad del titular por una resolucin del Estado en la concesin de autorizacin a un tercero para la explotacin de una patente. Esta resolucin estatal de autorizacin o uso autorizado de una invencin a quien no es titular de la correspondiente patente se toma solamente cuando se dan determinadas causales que establece la ley. La normativa establece regmenes diversos segn las razones expresamente invocadas por el legislador. Se trata de motivos como falta de explotacin, especial compromiso del inters pblico, la realizacin de prcticas anticompetitivas y otras razones varias. A) Licencias y otros usos por falta de explotacin. A tenor de la norma consagrada en el artculo 54, cualquier interesado podr solicitar una licencia obligatoria transcurridos tres aos desde la concesin de la patente o cuatro aos desde la fecha de la solicitud, aplicndose el plazo que expire ms tarde, si la invencin no ha sido explotada o no se han realizado preparativos efectivos y serios para hacerlo o cuando la explotacin se ha interrumpido por ms de un ao, siempre que no hayan ocurrido circunstancias de fuerza mayor. Adems de las reconocidas en general por la ley se consideran como fuerza mayor las dificultades objetivas insalvables de carcter tcnico y legal tales como las demoras de los organismos pblicos para expedir autorizaciones, ajenas a la voluntad del titular de la patente y que hagan imposible su explotacin. La explotacin de una patente comprende la produccin, el uso, la importacin y cualquier otra actividad de tipo comercial realizada respecto a su objeto. 84
A estos efectos la explotacin de la patente realizada por un representante o licenciatario se considerar como realizada por el titular. B) Licencias obligatorias u otros usos sin autorizacin del titular por razones de inters pblico Por su parte, el artculo 55 establece que en situaciones especiales que pudieran afectar al inters general, la defensa o la seguridad nacional, el desarrollo econmico, social y tecnolgico de determinados sectores estratgicos para el pas, as como en casos de emergencia sanitaria u otras circunstancias similares de inters pblico, el Poder Ejecutivo, por resolucin expresa, podr conceder licencias obligatorias u otros usos sin autorizacin del titular de la patente, cuyo alcance y duracin deber adecuarse al fin para el que fueron concedidos. En estos casos, el derecho del titular de una patente podr ser limitado de acuerdo con lo previsto en el artculo precedente en circunstancias de falta o insuficiencia de abastecimiento comercial para cubrir las necesidades del mercado interno, artculo 56. Precisa al respecto el artculo 57 que, en los casos de otorgamiento de licencias obligatorias u otros usos sin autorizacin del titular, se dar traslado de la solicitud de licencia o de otro uso al titular y al licenciatario de la patente por el trmino perentorio de treinta das, vencido el cual, de no mediar oposicin expresa, se considerar que la acepta. La reglamentacin establecer los dems procedimientos y requisitos a seguir para la concesin de las licencias u otros usos. Dicha reglamentacin garantizar la participacin en igualdad de condiciones a todos los interesados en la explotacin, previendo las necesarias instancias de conciliacin y arbitraje. Quienes soliciten la explotacin del objeto de la patente debern especificar las condiciones bajo las cuales pretendan obtenerla, su aptitud econmica y la disposicin de un establecimiento habilitado por la autoridad competente para llevarla adelante. Segn el artculo 58, la resolucin que conceda una licencia obligatoria u otro uso de acuerdo con el artculo anterior deber pronunciarse sobre su alcance definitivo o provisorio y los dems aspectos previstos para las licencias obligatorias. Finalmente, a modo de control del cumplimiento de la norma considerada consagra el artculo 59 que la autorizacin de dichos usos podr retirarse a reserva de la proteccin adecuada de los intereses legtimos delas personas que han recibido autorizacin para esos usos si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarn facultadas para examinar, 85
previa peticin fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo. C) Licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular por prcticas anticompetitivas Establece el artculo 60 que la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, por resolucin expresa, podr conceder licencias obligatorias de una patente cuando la autoridad competente, mediante un procedimiento administrativo o judicial que confiera al titular el derecho de defensa y dems garantas, haya determinado que ste ha incurrido en prcticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la patente o de la posicin dominante en el mercado. Por su parte, el artculo 61, enumera un elenco posible de situaciones previstas en el artculo 60: A) La fijacin de precios comparativamente excesivos respecto de la media del mercado internacional del producto patentado. B) La existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular de la patente. C) La negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local de las materias primas o del producto patentado, en condiciones comerciales razonables. D) El entorpecimiento o el perjuicio derivado a las actividades comerciales o productivas en el pas. E) Aquellos actos que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnologa. Si transcurridos ms de dos aos desde la concesin de la primera licencia obligatoria u otros usos, por razones de prcticas anticompetitivas o abuso de los derechos conferidos por la patente, si su titular persistiere en los actos o las prcticas que dieran origen a ellos, el derecho a la patente podr ser revocado de oficio o a solicitud de parte interesada, previa vista por treinta das perentorios, artculo 62. Precisa el artculo 63 que la revocacin de la patente o de la licencia no podr afectar los actos o los contratos efectuados durante su vigencia para la explotacin de la patente ni impedir la comercializacin de los respectivos productos. D) Refusal to deal Adems de las circunstancias expresamente previstas, establece el artculo 64 que cualquier interesado podr obtener una licencia obligatoria u otros usos sin autorizacin 86
del titular cuando haya solicitado al titular de la patente una licencia contractual, y no haya podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al pas, dentro de los noventa das siguientes a su requerimiento. Se conoce este supuesto como "refusal to deal". En todos los casos la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial deber conceder la licencia obligatoria u otros usos sin autorizacin del titular, cuando el interesado demuestre que: A) Posee capacidad tcnica y econmica para enfrentar la explotacin de que se trate. La capacidad tcnica se evaluar por la autoridad competente, conforme a las normas especficas vigentes en el pas, que existan en cada rama de actividad. Por capacidad econmica se entender la posibilidad de cumplir las obligaciones que deriven de la explotacin a realizar. B) Posee estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto objeto de la licencia a escala local. C) Cuando la patente se refiera a una materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, aqul pueda realizar dicho desarrollo por s o por terceros dentro del pas, salvo los casos de imposibilidad de produccin en el territorio nacional. En los casos que se trate de sectores de la tecnologa que no gozaban de proteccin a la fecha de aplicacin de la presente ley y la patente comprenda materia prima a partir de la cual se pretenda desarrollar un producto final, el licenciatario se obligar a adquirir dicha materia prima, molcula o principio, al titular de la patente o a quien ste indique, al precio que ofrecen los mismos en el mercado internacional, comprometindose el titular a venderlos en tiempo y forma. De existir un precio especial para sus filiales deber ofrecerlos al licenciatario a ese precio. El licenciatario podr adquirir la materia prima de otro proveedor cuando ste la ofrezca a un precio inferior como mnimo en un 15% (quince por ciento) al que el titular la oferte en el territorio nacional. En este caso el licenciatario deber demostrar que la materia prima adquirida de esa forma ha sido puesta lcitamente en el comercio, en el pas o en el exterior, por el titular de la patente, por un tercero con su consentimiento o legtimamente habilitado. A efectos de la fijacin de la remuneracin prevista, el artculo 65 dispone que ser de aplicacin lo dispuesto en el literal B) del artculo 77 de la presente ley. En cuanto a la duracin de la licencia obligatoria u otros usos sin autorizacin del titular, el artculo 66 establece que no podrn extenderse ms all de todo lo relativo a los actos de explotacin o comercializacin del objeto de la licencia durante toda la vigencia de la patente en el territorio del pas y con respecto a cualquier aplicacin. La concesin de una licencia obligatoria por la Administracin hace surgir deberes en su 87
titular. El artculo 67 establece que una vez concedida, el titular se obliga a brindar toda la informacin necesaria para explotar el objeto de la licencia, tales como conocimiento tcnico, protocolos de fabricacin y tcnicas de anlisis y de verificacin y a autorizar el uso de las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricacin vinculadas a la patente objeto de la licencia. La negativa infundada del titular a proporcionar el conocimiento tcnico y transferir la tecnologa necesaria a efectos de alcanzar el fin deseado o la no venta en tiempo y forma de la materia prima cuando sta fuere el objeto de la patente supondrn en forma inmediata la prdida de los derechos de regala para el titular de la patente. En este caso particular, la patente caducar cuando habiendo transcurrido dos aos desde la concesin de la primera licencia obligatoria u otros usos sin autorizacin del titular, no se pudiere explotar el objeto de la licencia por parte del licenciatario obligatorio por causas imputables al titular de la patente o a su licenciatario contractual, artculo 68. Se entendern causas imputables al titular de la patente, entre otras, la negativa a proporcionar la informacin o la autorizacin a que refiere el artculo precedente. E) Patentes dependientes Estamos ante patentes dependientes cuando se trata de una creacin para cuyo funcionamiento debe contarse con otra creacin protegida tambin por una patente de invencin. Esta situacin se encuentra regulada en nuestra ley de patentes. Establece el artculo 69 que, cuando la invencin o modelo de utilidad patentado no pudiera explotarse en el pas sin infringir una patente anterior, el titular o un licenciatario a cualquier ttulo de una de ellas, podr solicitar la concesin de una licencia obligatoria respecto de la otra patente dependiente, en la medida que fuese necesario para explotarla y evitar su infraccin. Cuando una patente tenga por objeto un producto y la otra un proceso se considera que existe dependencia entre las patentes para su explotacin. Por su parte, el artculo 70 establece que la licencia o el uso sin autorizacin del titular cuya finalidad sea permitir la explotacin de una patente dependiente, se otorgar en las siguientes condiciones: A) La invencin reivindicada en la segunda patente debe suponer un avance tcnico significativo que posea una importancia econmica considerable con respecto a la invencin reivindicada en la primera patente. B) El titular de la primera patente tendr derecho a obtener una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invencin reivindicada en la segunda patente.
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C) La cesin del uso autorizado de la primera patente incluir el de la segunda. F) Disposiciones generales y de procedimiento en materia de licencia y otros usos no autorizados por el titular Las normas procedimentales correspondientes a los mecanismos de licencia obligatoria y de otros usos son comunes a los distintos casos previstos y se encuentran reglamentadas al final de la seccin. En dicho sentido, el artculo 71 establece que el interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos, deber acreditar que ha solicitado al titular de la patente una licencia contractual y que no ha podido obtenerla en condiciones comercialmente razonables y adecuadas al pas, dentro de los noventa das siguientes a su requerimiento. Podr prescindirse de este requisito en circunstancias de emergencia nacional, extrema urgencia y en casos de uso pblico no comercial y de prcticas anticompetitivas. Los requisitos y calidades que deber tener el interesado se encuentran en el artculo 72: el interesado en obtener una licencia obligatoria u otros usos no autorizados deber poseer capacidad tcnica y econmica y contar con la infraestructura adecuada para iniciar la explotacin. Por su parte, hay trminos de exclusin respecto de las pautas reguladoras de las licencias obligatorias u otros usos sin autorizacin del titular, que se encuentran establecidos en el artculo 73.De esta forma, una licencia obligatoria u otros usos sin autorizacin del titular, no podr: A) Concederse con carcter exclusivo. B) Ser objeto de sublicencia. C) Otorgarse al defraudador. D) Cederse, salvo junto con la empresa o el establecimiento, o con aquella parte del mismo que explote el objeto de la licencia. Una vez presentada la solicitud de licencia obligatoria, a tenor del artculo 74, se dar traslado al titular de la patente por un trmino perentorio de treinta das, vencido el cual y de no mediar oposicin expresa, se considerar que la acepta. En caso de mediar oposicin, se nombrar dentro de los cuarenta das un tribunal de tres rbitros con las ms amplias facultades, designados, uno por el patentado, otro por el solicitante de la licencia y el tercero de comn acuerdo por los otros dos rbitros. En caso de no efectuar la designacin una de las partes o no llegar a un acuerdo sobre el tercer 89
integrante, la misma ser efectuada por la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial en un plazo de diez das. El tribunal arbitral deber pronunciarse sobre la desestimacin o la concesin de la licencia obligatoria, su alcance, sus condiciones y su remuneracin, dentro de un plazo que no exceder los sesenta das desde su constitucin. Segn el artculo 75, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial resolver por acto fundado y dentro de los treinta das siguientes, sobre la concesin de la licencia obligatoria, en las condiciones planteadas por el solicitante, las que hubieren acordado las partes directamente, las que surgieren del arbitraje, o las que considere dicha Direccin Nacional en caso de faltar la decisin arbitral. Segn el artculo 76, el mencionado procedimiento dispuesto en los artculos 74 y 75 de la presente ley, no regir para las situaciones previstas en el caso de las licencias obligatorias u otros usos sin autorizacin del titular por razones de inters pblico ni por prcticas anticompetitivas. La resolucin que conceda la licencia deber expedirse sobre los aspectos que establece expresamente el artculo 77: A) El alcance de la licencia, especificando en particular los actos excluidos de la misma. B) El pago de la adecuada remuneracin a abonar por el licenciatario. La misma se determinar sobre la base de la amplitud y el valor econmico de la explotacin de la invencin objeto de la licencia, teniendo en cuenta el promedio de regalas para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes y dems circunstancias propias de cada caso. C) Los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. D) Las medidas tendientes a que se brinde por el titular la informacin industrial o comercial necesaria para su explotacin, as como las garantas de su cuidado y confidencialidad por el licenciatario. E) El plazo en que deber comenzar la explotacin de su objeto y el perodo en el que la falta de la misma habilite su revocacin. F) Otros aspectos necesarios o convenientes para la explotacin de la patente, la comercializacin, el cumplimiento de la licencia y su contralor. La licencia obligatoria concedida podr ser modificada mediante el procedimiento establecido para su concesin, cuando el titular de la patente hubiere concedido licencias en condiciones ms beneficiosas, artculo 78. En cuanto a la posibilidad de revocacin, el artculo 79 establece los supuestos operativos: 90
A) La falta de explotacin por el licenciatario, transcurridos los plazos de comienzo y ausencia de la misma, fijados por la resolucin que la concede (literal E) del artculo 77 de la presente ley). B) La realizacin de prcticas anticompetitivas o abuso del derecho por el licenciatario. C) El incumplimiento de los trminos de la concesin. La resolucin de concesin de una licencia obligatoria u otros usos sin autorizacin del titular, deber ser publicada e inscripta en el registro especial llevado al efecto, artculo 80.
XI - REGISTROS PBLICOS EN MATERIA DE PATENTES La ley de patentes, siguiendo la lnea normativa de la ley de marcas sancionada en 1998, sistematiza y ordena el rgimen de la publicidad registral en su materia. El artculo 108 establece que los registros de patentes son pblicos pudiendo ser consultados por cualquier interesado en las formas que establezca la reglamentacin. Este tema de publicidad, es particularmente delicado en la materia de patentes, dado el necesario secreto que se ha de proteger. Por ello, el artculo 109 impone el secreto para la solicitud hasta su publicacin. Esta obligacin de secreto se extiende a las solicitudes desestimadas, desistidas o abandonadas antes de su publicacin. En cuanto a los registro propiamente dichos, encontramos en el artculo 110 una norma fundamental que declara que la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial llevar el registro de los actos y contratos relativos a la explotacin comercial e industrial de las patentes y los de aquellos que modifiquen, afecten o limiten los derechos emergentes de las mismas. Enumera una lista de registros, en especial: A) Licencias convencionales, ofertas de licencia, licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular de la patente y dems, previstos en el Captulo V del Ttulo II de la presente ley, as como sus modificaciones. B) Embargos, prohibiciones de innovar y dems actos que afecten el uso o la disposicin de los derechos de patente. C) Prendas y dems derechos que limiten o se constituyan sobre los derechos de patente. 91
Xll - ACIONES PARA LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE La ley N 17.164 plantea las vas de accionamiento en el mbito civil o no penal. Los preceptos respectivos son aplicables tanto en materia de patentes, como de modelos de utilidad y diseos industriales. A) Acciones civiles Por una parte, el artculo 99 se refiere a las acciones que podr tomar el titular de la patente contra quien realice actos en violacin de los derechos emergentes de la misma afirmando que podr interponer acciones en el mbito de los derechos que la ley consagra a su favor y podr inclusive reclamar una indemnizacin por aquellos actos realizados entre la publicacin de la solicitud y la concesin de la patente. Adems, podr reclamarse indemnizacin por los actos lesivos realizados desde la presentacin de la solicitud, en los casos en que el infractor obtuviera por cualquier medio, conocimiento del contenido de la misma antes de su publicacin, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotacin. En caso de cotitularidad de derechos, es decir, cuando el derecho perteneciere a varios titulares cualquiera de ellos podr entablar las acciones pertinentes. Por su parte, el artculo 100 establece que los que comercializaren o distribuyeren productos en infraccin slo sern responsables por los daos y perjuicios causados, cuando existan indicios ciertos y determinados de haber estado en condiciones de conocerla. Es particularmente destacable la norma consagrada en el artculo 101, pues responde al imperativo de integracin en la Organizacin Mundial de Comercio, y por tanto Apndice ADPIC, estableciendo que en los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarn facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho producto sea nuevo. El artculo 102 consagra la extensin de la legitimacin del licenciatario para accionar en los casos de infraccin, cuando tenga licencia registrada: podr ejercer en va administrativa o judicial las medidas y las acciones necesarias para la defensa de los derechos derivados de la patente. En cuanto a la actitud de la autoridad judicial en el proceso, el artculo 103 establece que 92
la autoridad judicial estar facultada para adoptar, de oficio o a pedido de parte, medidas provisionales o cautelares, de conformidad con lo dispuesto por el Ttulo II del Cdigo General del Proceso. El tiempo que dispone el lesionado en sus derechos para accionar, est consagrado en el artculo 104: la accin civil destinada a la reparacin del dao prescribir en el plazo de cuatro aos, contado desde que el titular tuvo conocimiento de la infraccin. Tambin se consagra la accin de reivindicacin de los derechos de patentes, pues en el artculo 105 es establece que, cuando una solicitud de patente se hubiera presentado como propia, en perjuicio del verdadero inventor o diseador, ste podr solicitar la transferencia de la misma a su favor. Esta opcin tambin corresponder a un coinventor, codiseador u otro cotitular del derecho a la patente por la parte que le correspondiera. En cuanto a los pasos a seguir para ejercer dicho derecho, es de notar que la peticin de reivindicacin o transferencia al propietario prescribe a los cinco aos, contados desde la fecha de concesin de la patente o a los dos aos contados desde que comenz a explotarse en el pas, aplicndose el plazo que venciere primero. B) Acciones penales En cuanto a proteccin de las patentes en sus aspectos de derecho penal, es destacar la conducta que sanciona el artculo 106: El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invencin, modelos de utilidad o diseos industriales, ser castigado con pena de seis meses de prisin a tres aos de penitenciara. En todo caso, prosigue la norma analizada, se proceder al comiso de los objetos elaborados en infraccin y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboracin, cuyos destinos se decidirn en consulta con la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial. La pena correspondiente a este ilcito se sanciona en el artculo 107: ser de quince meses de prisin a cuatro aos de penitenciara cuando concurran las circunstancias agravantes siguientes: A) Haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciatario de la misma. B) Haber obtenido de stos el conocimiento de las formas especiales de realizacin del objeto patentado.
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XIII - VIGENCIA DE LA LEY 17.164 Segn el artculo 123, las solicitudes de patente que se encuentren en trmite a la fecha de entrada en vigor de la presente ley debern continuar sus procedimientos de acuerdo con la legislacin anterior. Por el contrario, las patentes que se solicitaren a partir de la vigencia de la presente ley se regirn por sus disposiciones. En cuanto a la normativa que rige a las patentes concedidas por el rgimen anteriormente vigente, a tenor del artculo 124, ser la legislacin anterior, excepto: A) Renuncia total o parcial. B) Licencias u otros usos sin autorizacin del titular. C) Pago de derechos, multas, recargos, intereses y anualidades por el plazo restante. D) Plazo de gracia para rehabilitar derechos por falta de pago de anualidades. E) Registracin de los actos y contratos relativos a patentes. F) Acciones administrativas o judiciales, cuando se iniciaren despus de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. G) Derechos de varios titulares a una patente y procedimientos de solucin de sus conflictos. H) Plazo de vigencia de las patentes de invencin, el que se extender a veinte aos, contado desde la fecha de presentacin de la solicitud. Siguiendo las normas internacionales de la materia, el artculo 125 consagra la posibilidad de obtener la proteccin de patentes prevista en la presente ley aquellas sustancias, materias o productos obtenidos por medios o procesos qumicos y las sustancias, las materias, los productos alimenticios, qumico-farmacuticos y medicamentos de cualquier especie, cuando la primera solicitud de patente se haya presentado en algn pas miembro de la Organizacin Mundial de Comercio a partir del 1 de enero de 1995 y no se encuentren comercializados en el pas o en el extranjero ni hayan sido realizados por terceros en el pas -a la fecha de concesin de la patente- serios y efectivos preparativos para la explotacin del objeto de cuya patente se trate y siempre que la misma haya sido solicitada ante la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial a partir del 1 de enero de 1995. Por su parte tambin cumpliendo y siguiente la normativa internacional - se adoptan una serie de disposiciones resueltas por nuestro pas dada su condicin de pas en desarrollo, 94
las que se refieren a diversos aspectos de vigencia. En primer lugar, el artculo 126, dispone el aplazamiento hasta el 1 de enero de 2000, la aplicacin de la inversin de la carga de la prueba prevista en el artculo 101 de la presente ley. Esta norma no result efectivamente aplicable porque el plazo de vigencia de la ley excedi dicha fecha (18 de enero de 2000). En segundo lugar, el artculo 127 dispone que no sern patentables las invenciones de productos farmacuticos y qumicos agrcolas hasta el 1 de noviembre de 2001. Sin perjuicio de ello, se podr solicitar patente de invencin para los mismos conforme a las previsiones y los requisitos de la presente ley, aplazndose su concesin hasta la fecha establecida en el inciso precedente. Cuando las patentes de invencin para productos farmacuticos y qumicos agrcolas reivindiquen el derecho de prioridad previsto en el artculo 4 del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, en ningn caso el primer depsito podr ser anterior al 1 de enero de 1994. Finalmente, destacamos el artculo 128 que establece la fecha general de vigencia de la ley: La presente ley entrar en vigor a los ciento veinte das a partir de su publicacin. En definitiva, entr en vigencia el 18 de enero de 2000. La misma norma, deroga, a partir de su vigencia, la Ley N 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y el Decreto-Ley N 14.549, de 29 de julio de 1976.
Sub-captulo 3. Modelos de Utilidad I - CONCEPTO Segn el artculo 81 de la ley N 17.164 se considera modelo de utilidad patentable toda nueva disposicin o conformacin obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilizacin o un mejor resultado en la funcin a que estn destinados, u otra ventaja para su uso o fabricacin. En el caso de modelo de utilidad se califica la innovacin en las formas consistente en dotar de mayor funcionalidad a un objeto, utensilio o herramienta, ya conocido. Implica un avance, pero no necesariamente de la jerarqua o altura inventiva de la patente de invencin.
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Se entender que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado de la tcnica. El concepto de estado de la tcnica es el mismo que explica la ley para la materia de patentes. Encontramos la gran diferencia en cuanto al nivel de creacin exigida. Segn el inciso 3 del mismo artculo, un modelo de utilidad para ser patentable deber implicar una mnima actividad inventiva. Esta es la nota que diferencia la exigencia de innovacin entre patentes y modelos de utilidad. En cuanto a las innovaciones que pueden considerarse amparadas por la misma solicitud, el artculo 82 establece que la solicitud de modelo de utilidad slo podr referirse a un objeto, sin perjuicio de que pueda comprender dos o ms partes que funcionen como un conjunto unitario. Podrn reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud. De esta forma tambin respecto del modelo de utilidad se consagra el principio de unidad de la creacin, en forma anloga a la patente de invencin. El concepto de modelo de utilidad de complementa con la disposicin contenida en el artculo 83, que enuncia cules creaciones no pueden ser objeto de proteccin mediante una solicitud de patente de modelo de utilidad: A) Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones. B) La simple sustitucin de elementos por otros ya conocidos como equivalentes. C) Los procedimientos. D) La materia excluida de proteccin por patente de invencin de conformidad con la presente ley.
II - PLAZO DE LA PROTECCIN En cuanto a la duracin de la concesin de exclusividad, expresa el artculo 84 que la patente de modelo de utilidad se conceder por un plazo de diez aos, contado a partir de la fecha de presentacin de la respectiva solicitud. El plazo de proteccin del modelo de utilidad podr ser prorrogado una sola vez por el trmino de cinco aos. La solicitud de prrroga deber ser presentada dentro de los ciento ochenta das anteriores al vencimiento. Tambin podr presentarse dentro de los ciento ochenta das posteriores al mismo, pagndose en ese caso un recargo del 50% (cincuenta por ciento) en las tasas correspondientes (artculo 117 de la presente ley). 96
III - REMISIN Al igual que el rgimen anterior, el artculo 85 de la ley N 17.164 establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Ttulo, regirn para los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invencin, en lo que fueren aplicables.
Sub-captulo 4. Biotecnologa I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES Se entiende por biotecnologa la aplicacin de conocimientos tecnolgicos a los seres vivientes, ya sean microorganismos, seres vegetales o animales. La ciencia viene desarrollando las ms increbles investigaciones en esta rea que muchos consideran, junto con las innovaciones informticas, el mbito de mayor desarrollo para el futuro. No existe en nuestro pas una normativa general para este tema. Uruguay se ha adherido al Convenio UPOV, Unin para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales, que crea un rgimen especial de proteccin para las creaciones humanas vinculadas con la biotecnologa aplicada a los cultivares o semillas. Otros aspectos de la biotecnologa, en tanto pueda calificarse como invencin patentables, sern protegidos a travs de las disposiciones - que ya analizamos - de la ley N 17.164.
II - PROTECCIN JURDICA DE LOS CULTIVARES A) Generalidades El rgimen legal de proteccin de los cultivares, variedades u obtenciones vegetales, se encuentra en la ley N 16.811 de 21 de febrero 1997, particularmente su Ttulo III, en adelante Ley de Semillas. Esta ley declara de inters nacional la obtencin, produccin, circulacin y comercializacin interna y externa de las semillas y las creaciones fitogenticas, y crea el Instituto Nacional de Semillas, en adelante INASE. Se ha reglamentado por decreto N 438/004 de diciembre del 2004. Nuestro rgimen legal sigue las pautas normativas que derivan del Convenio UPOV, 97
Convenio Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales, suscrito en Pars el 2 de diciembre de 1961, y modificado por actas adicionales firmadas en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por la Ley N 16.580, de 21 de setiembre de 1994. Se entiende por cultivares, segn el artculo 82 numeral 3) de la Ley de Semillas, el conjunto de plantas cultivadas que se distingue de las dems de su especie por cualquier caracterstica (morfolgica, fisiolgica, citolgica, qumica u otras) y que al reproducirse sexuada o asexuadamente mantienen las caractersticas que le son propias. B) Proteccin legal La ley instrumenta un otorgamiento de derecho de exclusiva de su explotacin. Para que ste pueda ejercerse, los cultivares debern inscribirse en el Registro de Propiedad de Cultivares, a cargo del Instituto Nacional de Semillas, persona jurdica de derecho pblico no estatal, creado tamibn por la Ley de Semillas. Los creadores de cultivares radicados en el extranjero tienen proteccin expresa, en los artculos 76 y 77 de la ley de semillas, a tenor de la normativa internacional aplicable a la materia. Un nuevo cultivar, para ser protegido segn el rgimen de la Ley de Semillas debe cumplir las condiciones que se exigen en el artculo 69 de la ley: a. ser nuevo, entendiendo como tal que no haya sido ofrecido en venta ni comercializado con el consentimiento del creador en las siguientes circunstancias: i. dentro de Uruguay, antes de la fecha de presentacin de la solicitud de proteccin; ii. fuera de Uruguay, durante ms de seis aos en el caso de vides y rboles o durante ms de cuatro aos en el caso de todas las otras plantas; la novedad no se considerar perjudicada si el cultivar fue sido ofrecido en venta o comercializado en el pas, con el consentimiento del creador, durante un perodo de hasta cuatro aos anteriores a la determinacin de que sea objeto de la proteccin la especie a que pertenezca el cultivar, siempre que la solicitud de proteccin la especie a que pertenezca el cultivar, siempre que la solicitud de proteccin sea presentada antes del perodo de hasta cuatro meses despus de la determinacin del Instituto Nacional de Semillas; b. ser claramente diferenciables de cualquier cultivar cuya existencia sea de conocimiento comn en la fecha de presentacin de la solicitud, respecto de por lo menos una caracterstica morfolgica, fisiolgica, citolgica, qumica u otra importante, poco fluctuante y susceptible de ser descrita y reconocida por precisin; c. ser suficientemente homogneo en el conjunto de sus caracteres de acuerdo con su sistema de reproduccin o multiplicacin; d. permanecer estable en sus caracteres esenciales, o sea que al final de cada ciclo de 98
multiplicacin realizado en la forma indicada por su creador mantendr las caractersticas por las que ste lo defini; e. haber recibido una denominacin que sea aceptable para el registro en virtud de lo que establezca la reglamentacin. Si los cultivares son de uso pblico al momento de la solicitud, segn dispone el artculo 80, no se otorgar ttulo de propiedad. Los titulares de derechos de propiedad sobre cultivares, inscriptos en el Registro de Propiedad de Cultivares, gozarn de los derechos y facultades correspondientes al derecho de dominio regulado por el Cdigo Civil, artculo 70 Ley de Semillas. Tales derechos exclusivos se encuentran desarrollados por el artculo 71 de la Ley de Semillas, que consagra la siguiente enunciacin: a. introduccin al pas; b. produccin con fines comerciales; c. puesta a la venta; d. comercializacin en el pas y al extranjero; e. donacin. Cualquier modificacin de los derechos conferidos por la inscripcin registral de titularidad no ser eficaz frente a terceros a menos que sea tambin registrada, artculo 70 inciso segundo. Estos derechos admiten las excepciones que establece el artculo 72 de la Ley de Semillas: a. cuando se use o se venda el producto obtenido de cultivo como materia prima o alimento; b. se reserve y siembre semilla para uso propio pero no para comercializar; c. cuando otros creadores lo usen con fines experimentales o como fuente de material gentico para la creacin de nuevos cultivares, a condicin de que el cultivar protegido no sea utilizado en forma repetida y sistemtica para la produccin comercial de otros cultivares. Otro lmite, que procura equilibrar tambin el sistema de propiedad de cultivares con las necesidades de la sociedad o el mercado, se encuentra en las declaraciones de Uso Pblico que puede realizar el Poder Ejecutivo, artculos 73 y 74 de la Ley de Semillas.
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El Poder Ejecutivo podr declarar un ttulo de propiedad de "Uso Pblico" por un perodo no mayor de dos aos, siempre que medie previa y adecuada compensacin al propietario, cuando entienda de inters general disponer del producto obtenido de su cultivo. El Poder Ejecutivo podr disponer la posesin urgente del producto obtenido de un cultivar declarado de "Uso Pblico". A tal efecto dispone la ley que podr recurrir a la previsin del artculo 19 del Decreto-Ley N 15.173, de 13 de agosto de 1981, segn el procedimiento establecido por el artculo 3 de la Ley N 10.247, de 15 de octubre de 1942. El plazo de validez del ttulo de propiedad de cultivar regir a partir del momento de su expedicin como provisorio, artculo 75 de la Ley de Semillas. El plazo de proteccin no podr ser menor de quince aos ni mayor de veinte aos de acuerdo con la especie considerada y segn lo que establezca la reglamentacin. La extincin de los derechos derivados del registro de cultivares puede darse por revocacin o caducidad.
III - PROTECCIN DE BIOTECNOLOGAS POR EL SISTEMA DE PATENTES El rgimen legal actual en materia de patentes no tiene normas que expresamente se refieran a las patentes biotecnolgicas, sin perjuicio de que sus normas modernas resultan claramente aplicables en dicha materia. Las eventuales excepciones surgirn de la materia excluida del patentamiento. Hay referencias especficas a los microorganismos, previendo las particularidades de su depsito. Esta posicin era ya sostenida en el rgimen anterior, existiendo un pronunciamiento a favor del patenta-miento de un microorganismo, emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Sentencia N 324 de 23 de octubre de 1978).
Sub-captulo 5. Circuitos integrados Circuitos integrados son los componentes que los chips que hace funcionar los diversos mecanismos electrnicos de todo tipo de artefactos o aparatos tecnolgicos, desde una moderna plancha hasta las computadoras. Su posibilidad de proteccin puede ser tanto por sistemas de derecho de patentes como por sistema de proteccin autoralista. En algunos pases cuentan con disposiciones legales especficas que en definitiva se inclinan por los grandes lineamientos de una u otra de estas protecciones. A nivel internacional existe un Convenio, el Convenio de Washington para la proteccin de 100
los semiconductores de 1980. Es muy general en cuanto a sus lineamientos de proteccin. Solamente fue aprobado por la Repblica rabe de Egipto. En el derecho positivo uruguayo no existe regulacin especfica nacional ni adhesin a ningn cuerpo normativo internacional propio de esta materia. De todas formas, aunque nuestro pas no lo integre, como en el AADPIC las disposiciones de este Convenio de Washington se han considerado en la base normativa que deben admitir todos los Estados Miembros de la OMC debemos considerarlas aplicables en nuestro pas. La determinacin de la proteccin jurdica adecuada a los circuitos integrados o "chips" se limita a la alternativa de aplicacin entre el rgimen de las patentes de invencin y el rgimen de los modelos de utilidad. Segn la relevancia que en el campo de la ingeniera electrnica tenga el trazado del circuito que se espera proteger, podr ser incluido en el sistema de una u otra ley.

BIBLIOGRAFA de INNOVACIN TECNOLGICA BARRIOS, Andrea, "Algunas Reflexiones sobre la Patente de Procedimiento Farmacutico", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. BARRIOS, Andrea, "Aplicacin de los doctrina de los equivalentes al mbito de validez de la patente farmacutica", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. BUGALLO, Beatriz, "Defensa de la competencia y abuso de los derechos del titular de la patente: reflexiones para Uruguay a la luz de la experiencia europea", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004. BUGALLO, Beatriz, Patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales. Ley N 17.164: anlisis exegtico, Montevideo: FCU, 2001. CAIROLI, Milton, Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporales en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, N 1-2, Montevideo, 1969 CAIROLI, Milton, La tutela penal de los derechos incorporales en el Uruguay, en Propiedad Incorporal, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura, 1987. CAPUTO, Alfredo, Actividad Inventiva en el Espacio Ultraterrestre, en Revista de la Propiedad Industrial, N 4, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1996. CASTELLS, Mercedes, "Defensa de la competencia y patentes", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. COUTURE, Eduardo J., La proteccin jurdica de los descubrimientos cientficos, en Jornadas de derecho comparado, Montevideo : Centro de Estudiantes de Derecho, 1954. DEFFEMINIS, Juan B., "Medidas Cautelares en Propiedad Intelectual", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. DELPIAZZO, Carlos, Armonizacin de normas y polticas de propiedad intelectual en el 101
MERCOSUR con especial referencia a la nueva biotecnologa, en La Justicia Uruguaya, t. 111, Montevideo, 1995. DELPIAZZO, Carlos, Innovacin biotecnolgica y propiedad intelectual, Montevideo: INIA, 1999. DELPIAZZO, Carlos, Rgimen jurdico de proteccin de cultivares, en Anuario de Derecho Comercial, vol. 4, Montevideo: FCU, 1987/1988. DELPIAZZO, Carlos, COUSILLAS, Marcelo, Derecho biotecnolgico uruguayo: recopilacin y comentarios, Montevideo: FCU, 1998. FISCHER, Gustavo, "Apuntes sobre las patentes de revlida, el Tratado sobre Patentes de invencin de Montevideo de 16 de enero de 1889 y su vigencia y actualidad en el Uruguay", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. FISCHER, Gustavo, La incidencia de los derechos de propiedad industrial en el MERCOSUR, en Revista de la Propiedad Industrial , N 1, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1994. FREIRA, Carlos, La proteccin de los derechos del inventor. Artculo 59 de la ley 10.089 de patentes de invencin, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. 37, Montevideo, 1958. KRUDO, Linda, Transferencia de tecnologa: algunas consideraciones para una contratacin internacional, Montevideo: Asociacin de Escribanos del Uruguay,k 1995. KRUDO, Linda, Registro de invenciones en Uruguay. Anlisis Econmico., en Revista de la Propiedad Industrial, N 3, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1995. METALLO, Mercedes, La ley 17.164: primera regulacin nacional de las invenciones laborales, en Derecho Laboral, vol. 42, N 196, Montevideo, 1999. PRAT, Agustn, FISCHER, Gustavo, "Desaplicacin del acto administrativo ilegtimo por el Poder Judicial. Esquema y breves consideraciones", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. PRAT, Agustn, La propiedad industrial y los circuitos integrados, en Revista Jurdica Estudiantil, vol. 6, N 9, Montevideo, 1991. PRAT, Agustn, Las patentes de invencin son un instrumento para el desarrollo y la integracin panamericana, en Mercosur: Balance y perspectiva, Montevideo: FCU, 1996. RIPPE, Siegbert, Introduccin a los aspectos contractuales de la transferencia de tecnologa, en Revista de la Asociacin de Escribanos del Uruguay, vol. 80, Montevideo, 1994. RIPPE, Siegbert, La proteccin de los derechos de la propiedad intelectual de la Universidad de la Repblica: balance y perspectivas, en Seminario de Patentes para Investigadores, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura Organizacin de Estados Americanos, 1997. RIPPE, Siegbert y colaboradores, La propiedad industrial en el Uruguay, Montevideo: FCU, 1992. RIPPE, Siegbert, Licencias compulsorias y la negativa de tratar (refusal to deal), en Revista de Derecho, Ao I, N 1, Montevideo: Universidad de Montevideo, 2002. ROAD, Graciela, Aireadores. Patente de modelo de utilidad, en Revista de la Propiedad Industrial, N 3, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1995. ROAD, Graciela, Circuitos Integrados, en Revista de la Propiedad Industrial, N 4, Montevideo: Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, 1996. 102
SARLABS, Carlos, La cuestin de las patentes y la investigacin tecnolgica, en Seminario de Patentes para Investigadores, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura Organizacin de Estados Americanos, 1997. SILVA, Rosario, Los derechos de autor sobre obtenciones vegetales, en Revista de la Facultad de Derecho, N 16, Montevideo, 1999. SPERANZA, Julio, El rgimen legal de las patentes en Uruguay, en Seminario de Patentes para Investigadores, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura Organizacin de Estados Americanos, 1997. SUPERVIELLE, Bernardo, Proteccin jurdica de los descubrimientos cientficos, en Revista de la Facultad de Derecho, t. 6, N 55, Montevideo, 1955 VELASCO, Eladio, Patentes de invencin. Qu es implantar la industria?, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. 11, Montevideo, 1905.
SNTESIS La tecnologa como conjunto de conocimientos tcnicos tiene diversas alternativas de proteccin cuyo rgimen jurdico en el Uruguay se analiz en este Mdulo. Sub-captulo 1. Proteccin de la informacin no divulgada I - LA INFORMACIN NO DIVULGADA. Se trata de informacin secreta, considerada y definida como tal por quien la posee y protegida a efectos de que no sea difundida. Su valor econmico determina que sea un valor jurdico protegible por diversas vas. II - FORMAS DE PROTECCIN. 1. Proteccin por el rgimen de la competencia desleal. Se considera un acto deshonesto en el mercado apropiarse de los secretos de los competidores, develar exprofeso tales conocimientos. Esto constituye un acto de competencia desleal prohibido por la ley y sancionable a travs de reclamo de daos y perjuicios. No es ilcito llegar a un conocimiento determinado, por el propio esfuerzo y capacidad. 2. Tutela penal del secreto. 103
Norma general de proteccin del secreto profesional del Cdigo Penal, artculo 302. 3. Acuerdos o pactos de confidencialidad. El titular de secretos y otra persona que debe acceder a ellos en virtud de un encargo, relacin laboral o cualquier otro contrato pueden acordar que la determinacin de los conocimientos confidenciables o no divulgados y una obligacin contractual de no divulgacin. Se puede incluir sanciones como multas para el caso de infraccin a la obligacin. Se sanciona tambin a travs del pago de daos y perjuicios ocasionados.
Sub-captulo 2. Patentes de invencin. I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 1. Generalidades. Derechos de inventores - derechos patrimoniales; - derechos morales (diverso alcance que los derechos de autor). 2. Concepto legal de invencin patentable. Invencin - solucin a un problema tcnico. Invencin patentable - la que cumple con requisitos del artculo 8 de la Ley de Patentes. Requisitos para patentar: - Novedad, art. 9; - Actividad inventiva, art. 10, 11; . Aplicacin industrial, art. 12. 3. Materia patentable. Acorde con requisitos internacionales, particularmente AADPIC. Artculos 13, 14, 15 Ley N 17.164.
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II - TITULARES DEL DERECHO A LA PATENTE. Inventor y sucesores, art. 16 Ley N 17.164 III - PLAZO DE PROTECCIN. 20 aos desde el momento de la solicitud, art. 21, Ley N 17.164 IV - PROCEDIMIENTO DE CONCESIN DE LA PATENTE. Contenido de la solicitud, 22 Ley N 17.164 Examen formal preliminar, 23, 24 Ley N 17.164 Particularidades de solicitudes relativas a microorganismos, 25 Ley N 17.164 Publicacin, 26 Ley N 17.164 Conversin de la solicitud, 27, 28 Ley N 17.164 Extensin de la patente solicitada, 29, 30 Ley N 17.164 Oposiciones a la solicitud de patente, 31Ley N 17.164 Examen de fondo, 32 Ley N 17.164 Resolucin, 33 Ley N 17.164 V) DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE. Detalle en articulos 34 a 38 Ley N 17.164, en sus dos facetas: - negativa, como jus excludendi o prohibendi; - positiva, consecuentemente, como explotando y transfiriendo derechos. Limitaciones, art. 39 Ley N 17.164 Agotamiento, art. 40 Ley N 17.164 Actos de buena fe anteriores al registro, art. 41 Ley N 17.164 Patentes en materia monopolio del Estado, art. 42 Ley N 17.164 105
VI - EXPROPIACIN DE DERECHOS. Consecuencia de su calidad de bien en el mercado. Art. 43, Ley N 17.164 VII - NULIDAD DE PATENTES Tramite o accionamiento administrativo de nulidad de registro, art. 44 a 47 Ley N 17.164 VIII - CADUCIDAD DE PATENTES Extincion por caducidad, articulo 48 Ley N 17.164
IX - RENUNCIA Manifestacin de la voluntad del titular, artculo 49 Ley N 17.164. X - LICENCIAS OBLIGATORIAS Y OTROS USOS SIN AUTORIZACIN DEL TITULAR DE LA PATENTE. Resolucin del Estado con autorizacin a un tercero a utilizar la patente pagando un canon a su titular. La autorizacon se fundamenta en la configuracin de determinadas causales legales, previstas en la Ley N 17.164. Licencias y otros usos por falta de explotacin, artculo 54. Licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular por razones de inters pblico, artculos 55 a 59. Licencias obligatorias y otros usos sin autorizacin del titular por prcticas anticompetitivas, artculos 60 a 63. Refusal to deal, artculos 64 a 68. Patentes dependientes, artculo 69 y 70. Disposiciones generales y de procedimiento en materia de licenciay otros usos no 106
autorizados por el titular, artculos 71 a 80. XI - REGISTROS EN MATERIA DE PATENTES. - Registros constitutivos de derechos en materia de patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales - Otros registros relacionados con actos y contratos en relacin con los referidos institutos. Sistema en artculos 108 a 110. XII - ACCIONES PARA LA PROTECCIN DE LOS DERCHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE DE INVENCIN. 1. Acciones civiles. Art.s 99 a 105 Ley N 17.164 Previsiones de tipo general Institutos especficos a las patentes: inversin de la carga de la prueba en materia de patentes de procedimiento, artculo 101 Ley N 17.164 2. Acciones penales. Previosines en artculos 106 y 107. XIII - VIGENCIA DE LA LEY N 17.164 Acorde con las disposiciones internacionales del AADPIC. Opcin realizada por el Uruguay para el momento de comenzar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Sub-captulo 3. Modelos de utilidad. I - CONCEPTO Referido a la mayor funcionalidad con que se dota una modificacin de forma a un utensilio o herramienta conocido.
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Requisitos de patentabilidad: - iguales que patente de invencin, sustantivamente; - pero <mnima> actividad inventiva. II - PLAZO DE PROTECCIN 10 aos desde la solicitud, prorrogables por 5 aos ms a solicitud del titular III - REMISIN A disposiciones de la Ley N 17.164 en todo lo referido a patentes de invencin, en todo lo no previsto. Sub-captulo 4. Biotecnologa I - CONCEPTOS FUNDAMENTALES Aplicacin de tecnologa a la materia viva. Restricciones legales referidas a cuestiones ticas. II - PROTECCIN JURIDICA DE LOS CULTIVARES. Sistema de UPOV, a travs de Ley de Semillas Necesidad de registro de su titular Concede facultades de exclusin en la comercializacin de las semillas intervenidas. Duracin del derecho: no podr ser menor de quince aos ni mayor de veinte aos de acuerdo con la especie considerada y segn lo que establezca la reglamentacin. Limitaciones a los derechos, como las de "Uso Pblico" III - PROTECCION DE BIOTECNOLOGAS POR EL SISTEMA DE PATENTES Aplicacin de disposiciones en materia de patentes de invencin sin particularidades en nuestro sistema. 108
Sub-captulo 5. Circuitos integrados Sin disposiciones especficas. Principios generales del Tratado de Washington de 1980 se aplican por integrar el AADPIC del que Uruguay es Estado parte. Proteccin por patente de invencin implementada.
ESQUEMA
CREACIONES INVENTIVAS PATENTES DE INVENCION PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD Normativa Ley N 17.164 de 2 de setiembre de 1999 Decreto 11/000 de 13 de enero de 2000 Arreglo de Estrasburgo, clasificacin internacional Patentes de invencin. Nocin SOLUCION A UN PROBLEMA TECNICO Concepto legal Artculo 8.- Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial. Requisitos de patentabildad NOVEDAD ACTIVIDAD INVENTIVA APLICACIN INDUSTRIAL 1. Novedad Artculo 9.- La invencin se considerar novedosa cuando no se encuentre en el estado de la tcnica. Estado de la tcnica El conjunto de conocimientos tcnicos que se han hecho pblicos antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripcin oral o escrita, por la explotacin, o por cualquier otro medio de difusin o informacin, en el pas o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados.
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Caractersticas de la divulgacin Fecha Medio Lugar Forma Excepcin a la divulgacin Art. 10.- La realizada dentro del ao que precede a la fecha de la presentacin de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive, directa o indirectamente, de actos realizados por el inventor, sus causahabientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aqul. 2. Actividad inventiva Artculo 11.- Una invencin supone actividad inventiva cuando dicha invencin no se deduzca en forma evidente del estado de la tcnica para un experto en la materia. Experto en la materia No tiene que ser un premio nbel No se exige creatividad especial, sino conocimiento abarcativo. La necesidad para la calificacin de una invencin puede exceder a una persona y constituirse un equipo. 3. Aplicacin industrial Artculo 12.- Una invencin se considera susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida sta en su acepcin ms amplia. Precisiones al concepto Exclusiones de la materia patentable, art. 13 Creaciones que no se consideran patentables, art. 14 No se protege uso distinto del inicial para la misma creacin, art. 15 Titular de la patente Presuncin de titularidad de quien registra, sin garanta del Estado de su calidad art. 4 Rgimen legal para el empleador Nacimiento del derecho Base registral, art. 3 First filed, first served Ejercicio del derecho de prioridad Trmite de registro Presentacin de solicitud DOCUMENTACION Publicacin Plazo de oposiciones (Diligenciamiento eventual) Examen sustancial 110
Concesin o denegacin Duracin del derecho Artculo 21.- La patente de invencin tendr un plazo de duracin de veinte aos, contados a partir de la fecha de la solicitud. Derechos del titular Derechos morales Derechos de explotacin Derechos de exclusin Derechos positivos:explotacin Transmisin de la titularidad Agotamiento del derecho, art. 40 Otras limitaciones, art. 39 Licencias y otros usos no autorizados . Nocin Situaciones de imposicin normativa de explotacin de creaciones patentadas en funcin de causas establecidas por la ley Variedades previstas Falta de explotacin, art. 54 Razones de inters pblico, art. 55 Prcticas anticompetitivas, art. 60 Refusal to deal, art. 64 Patentes dependientes, art. 69 Defensa de la patente Administrativa Judicial Acciones administrativas OPOSICIONES ANULACIONES Acciones judiciales CIVILES PENALES Modelos de utilidad. Nocin Toda forma o conformacin que mejora el uso o aprovechamiento de un objeto utilitario conocido Concepto legal 111
Art. 81, Toda nueva disposicin o conformacin obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilizacin o un mejor resultado en la funcin a que estn destinados, u otra ventaja para su uso o fabricacin. Normas y requisitos En principio, anlogos a los de patentes de invencin, en cuanto no se modifiquen expresamente Minima actividad inventiva Precisiones conceptuales A)Los cambios de forma, dimensiones, proporciones o material de un objeto, a no ser que tales cambios modifiquen sus cualidades o funciones. B)La simple sustitucin de elementos por otros ya conocidos como equivalentes. C)Los procedimientos. D)La materia excluida de proteccin por patente de invencin de conformidad con la presente ley. Duracin del derecho Artculo 84.- La patente de modelo de utilidad se conceder por un plazo de diez aos, contado a partir de la fecha de presentacin de la respectiva solicitud. El plazo de proteccin del modelo de utilidad podr ser prorrogado una sola vez por el trmino de cinco aos.
EVALUACIN
* Concepto de patente de invencin, modelo de utilidad y modelo o industrial. * Qu son las licencias obligatorias de patentes? * Qu diferencias hay entre los requisitos de proteccin de la patente de invencin, del modelo de utilidad y del diseo industrial? * Tanto el inventor como el autor tienen derechos morales, segn las respectivas leyes que los regulan. Qu diferencias de rgimen jurdico hay entre cada caso? * Qu se entiende por derechos conexos y cul es su diferencia con los derechos de autor?
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- CAPTULO CUARTO DISEO INDUSTRIAL
SUMARIO I - CONCEPTOS GENERALES. A) Nocin. B) Orgenes. C) Sistemas de proteccin jurdica. D) Normas legales internacionales de proteccin. E) Normas de proteccin regional. II - NORMAS NACIONALES VIGENTES. A) Concepto legal. B) Acumulacin de protecciones. C) Derechos concedidos al titular. D) Procedimiento. E) Remisin a legislacin de patentes de invencin.
La ley N 17.164 de 2 de setiembre de 1999, en sus artculos 86 a 98, reforma el rgimen legal del modelo o diseo industrial que haba sido originalmente introducido en nuestro derecho, junto con el modelo de utilidad por decreto ley N 14.549 de 29 de julio de 1976 . El rgimen legal hoy vigente, reglamentado en los artculos 29 a 33 del decreto N 11/00 de 13 de enero de 2000, moderniza el tratamiento legislativo nacional de dicho instituto, precisando conceptos y agilitando el procedimiento de concesin de derechos. La legislacin actual no innova, en relacin con su precedente, en cuanto a concepto de diseo. Incluso se mantienen expresiones del articulado derogado, lo que facilita la aplicacin de la ley en este punto. Se presentan modificaciones en cuanto al plazo de proteccin, a la expresa referencia al contenido del derecho del titular del diseo, la expresa referencia a la posiblidad de acumulacin de protecciones. Innova en cuanto a la posibilidad consagrada legalmente de registrar variedades del mismo objeto de solicitud. Estas nuevas disposiciones responden a las obligaciones internacionales del Estado, fundamentalmente las contenidas en los artculos 25 y 26 del ADPIC. Entre las innovaciones, es destacable que, mientras en el rgimen anterior el procedimiento de registro era el mismo que la patente, en esta ley se reconoce diferencias tales entre estos institutos fundamentalmente en el mercado - que justifican un tratamiento dismil a la hora de conceder el registro.
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Las disposiciones actuales, sin dejar de lado completamente las referencias a patentes, aligeran notoriamente el procedimiento, adaptndolo a la realidad del objeto protegido. De esta forma, el examen - ms prolongado en el tiempo - de las condiciones de registro, solamente se har en caso de que se presenten observaciones al registro. Si no las hay, la Oficina solamente realizar un examen formal. Las disposiciones actuales, por otra parte, armonizan con la Decisin 16/98 del Mercosur, determinando que la ratificacin legislativa de esta ltima norma - si alguna vez se propusiera - no generar conflictos con la normativa vigente.
I - CONCEPTOS GENERALES A) Nocin El diseo industrial, como instituto de la propiedad industrial, consiste en la concesin temporal de exclusividad o monopolio de explotacin de una creacin de forma ornamental. Es denominado en distinta manera por la legislacin comparada de idioma espaol. Se habla tradicionalmente de dibujo o modelo industrial, con expresiones que distinguen solamente segn la forma sea bi o tridimensional, respectivamente. Ms adelante se comenz a utilizar la expresin diseo industrial, abarcativo de las diferentes expresiones formales, evocando expresiones de origen extranjero, del italiano dissegno, del ingls design. Invariablemente los elementos caracterizantes de la figura han sido los siguientes: a. se trata de una creacin de forma; b. el carcter ornamental; c. su aplicacin industrial; d. la concesin de un monopolio de explotacin para su titular. B) Orgenes El diseo ha tenido originalmente un rol ornamental que, apoyado en los efectos en la comercializacin de la produccin masiva causada por la revolucin industrial del siglo XIX, ha ido evolucionando en el desempeo de un rol econmico cada vez ms importante. La caracterizacin de la forma ornamental plana como instituto o bien protegible el 114
dibujo industrial - se origina en el siglo XVIII por el trabajo de la industria textil de la seda de Lyon. Contemporneamente, tambin en Francia, la industria del metal fundido y las formas que ornamentaban la mercadera producida, dieron lugar a la necesidad de una reglamentacin jurdica de corte general. Las primeras disposiciones concedieron derechos de exclusividad sobre creaciones ornamentales procurando impedir que los fabricantes se copiaron los diseos unos a otros. C) Sistemas de proteccin jurdica Con el tiempo, el reconocimiento de la esttica como factor del xito comercial de un producto en el mercado agudiz la necesidad de reforzar la proteccin jurdica al titular. En derecho comparado se reconocen dos tendencias claras para la regulacin de dicha proteccin: a. proteccin a la creacin inventiva, como en materia de patentes de invencin; b. proteccin de la obra de arte aplicada, acercndose al rgimen autoralista. El diseo industrial es actualmente la figura ms problemtica de la propiedad industrial por su naturaleza hbrida. La creacin calificada como diseo, siendo una obra plstica, se encuentra naturalmente protegida por la legislacin autoral en caso de cumplir con las notas caracterizantes de las obras protegidas que reclame cada norma legal. Sin perjuicio de ello, por su funcin ornamental en la aplicacin a un objeto de produccin industrial podr ser objeto de proteccin de la propiedad industrial. De estas circunstancias deriva la reconocida hibridez, como califica frecuentemente la doctrina, de la naturaleza del diseo. Asimismo, si la forma que se trate determina que el objeto en cuestin deba a ella su distintividad en el mercado, sera susceptible de ser calificada como marca. En este caso, sobre una nica forma material estaran coincidiendo tres posibles regmenes jurdicos de proteccin de la propiedad intelectual. Ante esta realidad, la posicin de las diversas legislaciones no es uniforme. Algunos sistemas de proteccin admiten la acumulacin de regmenes jurdicos, ya sea en forma absoluta o relativa. Otros sistemas jurdicos de proteccin del diseo no admiten dicha acumulacin: la proteccin es exclusivamente segn el rgimen de los derechos de autor o de la propiedad industrial. D) Normas legales internacionales de proteccin El diseo industrial ha sido objeto de regulacin en las normas internacionales ms divulgadas de proteccin de la propiedad industrial, as como de textos normativos 115
internacionales especficos. A pesar de ello, coincidimos con la Profesora Marie-Angele Perot-Morel, cuando afirma que el diseo ha ocupado siempre un lugar modesto en las convenciones internacionales como reflejo de la diversidad y problemtica de su tratamiento normativo nacional. Encontramos las siguientes disposiciones que atienden a diversos aspectos jurdicos del diseo: a. Convenio de la Unin de Pars para la proteccin de la propiedad industrial, Acta de Pars de 1971; b. Convenio de la Unin de Berna para la proteccin de la propiedad literaria y artstica, Acta de Estocolmo de 1967; c. Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925 y actas modificativas; d. Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con su modificacin 28 de setiembre de 1979; e. el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en adelante, ADPIC, Anexo del Tratado de la Organizacin Mundial de Comercio. En el Convenio de Pars el diseo merece un tratamiento unionista general, que se hace evidente, entre otros ejemplos, en la obligacin de los Estados de aplicar a su titular de trato nacional y a la concesin de otros derechos tales como la prioridad unionista de seis meses para el registro en los diversos Estados parte del Convenio. Por otra parte, encontramos una disposicin legal especfica en el artculo 5 quinquies que consagra el principio de proteccin del diseo en todos los Estados parte. Sin embargo, el Convenio no concreta contenidos propios o mnimos para dicha proteccin debida. Reflejando fielmente las divergencias en la consideracin de las legislaciones nacionales, encontramos que tambin el Convenio de Berna protege al diseo industrial. Sin embargo, tampoco reglamenta un contenido concreto para dicha proteccin. Lo incluye en la enunciacin de obras protegidas y el artculo 2 numeral 7 reserva a las legislaciones nacionales la facultad de regular los requisitos de proteccin de las obras de arte aplicadas as como de los dibujos y modelos, estableciendo dos salvedades: a. el plazo de proteccin no ser inferior a veinticinco aos desde su realizacin; b. si una obra de arte aplicado se protege en el pas de origen exclusivamente como dibujo o modelo solamente podr reclamar dicha modalidad de proteccin en el pas unionista extranjero que se trate, pero si en este ltimo pas no se concede tal proteccin, la obra se proteger como obra artstica. Finalmente, el artculo 7 numeral 4 establece la vigencia mnima de proteccin para las obras de artes aplicadas protegidas como obras artsticas, siendo de veinticinco aos desde la realizacin de la obra. El Arreglo de La Haya, establece un sistema de depsito internacional nico, creado en la Conferencia Internacional de 1925. Los Estados parte de este Arreglo admiten dicho nico 116
depsito en oficinas de la OMPI. La iniciativa pretende agilizar trmites administrativos para la proteccin simultnea en diversos Estados. Actualmente hay dos actas vigentes: la de Londres de 1934 y la de La Haya de 1960. Estos dos sistemas con el mismo objetivo presentan diferencias en cuanto a efectos jurdicos, duracin de proteccin, rgimen de vinculacin. Ha tenido reducidas adhesiones nacionales. El Arreglo de Locarno establece la clasificacin internacional para los dibujos y modelos industriales. Esa lista se actualiza peridicamente por un Comit de Expertos, siendo seguida por la mayora de Oficinas de Propiedad Industrial. El ADPIC, finalmente, pronunciamiento internacional ms reciente en la materia, refleja nuevamente la diversidad normativa, pero profundiza en algunos aspectos muy mnimos de contenido cualquiera sea su regulacin refirindose a nuestro tema en dos de sus artculos. El artculo 25 impone el establecimiento de proteccin para los dibujos y modelos industriales, la que podr ser efectiva tanto como dibujo o modelo industrial como segn las disposiciones del derecho de autor. Asimismo, concede la facultad a los Miembros de establecer: a. que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de caractersticas de dibujos o modelos conocidos; b. que la proteccin correspondiente no se extender a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones tcnicas o funcionales.. Hace especial referencia a los dibujos o modelos textiles, obligando a los Miembros a que seguren que las condiciones legales no dificulten injustificadamente su registro en aspectos como costo, examen y publicacin. El artculo 26, por su parte, hace especial referencia a los derechos de exclusin que se conceden al titular del dibujo o modelo industrial, estableciendo que tendr el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artculos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.. Esta misma disposicin, faculta a los Miembros a que prevean excepciones a la proteccin siempre que no atenten de manera injustificable contra la explotacin normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legtimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legtimos de terceros. Finalmente, impone la obligacin de respetar un lapso mnimo de proteccin de 10 aos. E) Normas de proteccin regional En cuanto a la regulacin de la proteccin del diseo a nivel regional destacamos dos ejemplos extremos: en la Unin Europea y en el mbito Mercosur, de aplicacin totalmente diversa. En la Unin Europea encontramos los siguientes: 117
a. Directiva 98/71/CE del Parlamento Europea y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la proteccin jurdica de los dibujos y modelos; b. Reglamento (CE) nm. 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. La Directiva europea define el diibujo o modelo, reglamenta requisitos legales de proteccin de la figura (novedad, carcter singular), establece un plazo de proteccin uniforme, los derechos del titular, las causales de nulidad o denegacin de registro admisibles, el agotamiento de los derechos y las relaciones con otras formas de proteccin de la propiedad intelectual. Destacamos que tienen un tratamiento particular aquellos dibujos y modelos dictados por su funcin tcnica y dibujos y modelos de interconexiones. Esta Directiva ya ha entrado en vigor y los Estados Miembros de la Comunidad Europea debern actualizar sus legislaciones en consonancia con sta, a ms tardar, al 28 de octubre de 2001. El Reglamento de Dibujos y Modelos comunitarios establece un rgimen especfico para un instituto de propiedad intelectual nuevo, de alcance regional, que es registrado y gestionado administrativamente - al igual que la marca comunitaria - por la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior, OAMI. En el mbito Mercosur encontramos la Decisin 16/98 del Consejo Mercado Comn del Mercosur-, que aprueba el Protocolo de Armonizacin de Normas en materia de diseos industriales, en la XV Reunin de Ro de Janeiro, del 9 y 10 de diciembre de 1998. La Decisin 16/98 del Mercosur trata, prcticamente, los mismos temas. Encabeza su articulado una declaracin de respeto a las obligaciones internacionales en la materia contradas en normas de derecho internacional, reconociendo el trato nacional y estableciendo la dispensa de leggalizacin de los documentos en los procedimientos relativos a diseos industriales. Seguidamente, consagra un concepto de diseo industrial, la acumulabilidad de protecciones, reglamenta requisitos legales de registro (originalidad, aplicacin industrial), excluye a determinadas creaciones de la proteccin de este rgimen y precisa los derechos emergentes del registro, la circunstancia de agotamiento del derecho. Tambin consagra un plazo mnimo de proteccin, causales de extincin y nulidad del registro y el compromiso de los Estados de prever medidas efectivas y eficaces para que el titular defienda sus derechos contra cualquier infraccin. No se encuentra todava en vigor, para lo cual el artculo 23 requiere que dos Estados lo ratifiquen y entrar en vigenciaa los treinta das de depositado el segundo instrumento de ratificacin. A nivel de la Unin Europea se encuentra avanzado el proceso de aprobacin de la regulacin del diseo comunitario, cuya gestin estar a cargo de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior, OAMI, agencia europea que actualmente se ocupa del registro y gestin de la marca comunitaria.
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Si bien no analizaremos el sistema, es de destacar que en el Pacto Andino se encuentra regulado tambin el diseo en un texto armonizador que se aplica en todos los Estados Parte.
II - NORMAS NACIONALES VIGENTES Adems de la citada ley N 17.164 y decreto reglamentario, N 11/000, integran el derecho positivo nacional las siguientes normas internacionales ya mencionadas: a. el Convenio de Paris con su Acta de Estocolmo de 1967, por decreto-ley N 14.910 de 19 de julio de 1979; b. el Convenio de Berna con su Acta de Pars de 1971, tambin por decreto-ley N 14.910 de 19 de julio de 1979; c. el ADPIC, por haber ratificado nuestro pas el Tratado constitutivo de la Organizacin Mundial de Comercio, por ley N 16.671 de 13 de diciembre de 1994; d. el Arreglo de Locarno, por ley N 17.146 de 9 de agosto de 1999. A) Concepto legal El artculo 86, que encabeza el Ttulo de la Ley dedicado a regular las denominadas patentes de diseos industriales, expresin moderna como se conoce hoy al instituto en nuestro derecho, consagra su concepto legal. Segn el inciso primero de esta norma Considranse diseos industriales patentables a las creaciones originales de carcter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial. Surgen como notas caractersticas del concepto las siguientes: a. originalidad; b. carcter ornamental; c. aplicacin industrial; d. exterioridad. Si bien la originalidad es la nota tpica para la caracterizacin de las obras artsticas, la adopcin de esta expresin, que se encontraba ya en la legislacin precedente no implica un alejamiento de los requisitos propios de la propiedad industrial. Sigue siendo requisito 119
de registracin la novedad, de alcance mundial, tal como consagra el numeral A) del artculo 89. Por su parte, el artculo 90 de la ley agrega que No afectar la novedad la divulgacin del diseo realizada dentro de los seis meses que preceden a la fecha de presentacin de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aqulla derive directa o indirectamente, de actos realizados por el diseador, sus causahabientes o terceros. Esta disposicin facilita la defensa de los derechos ante una apropiacin de la creacin, atendiendo que es comn en el mbito de los diseadores la realizacin de exposiciones. Por otra parte, se incorpora de esta forma la norma internacional del Convenio de Pars que consagra tal derecho. En cuanto al carcter ornamental, funcin individualizante del instituto, el inciso segundo del artculo 86 establece que Ese carcter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la lnea, el contorno, la configuracin, el color y la textura o el material.. La disposicin no restringe la manifestacin de la expresin plstica que puede cumplir la requerida funcin ornamental, simplemente enumera tambin recurriendo a elementos muy generales diversas posibilidades. La aplicacin industrial, a un producto industrial o artesanal, es exigencia generalizada para todos los institutos de la propiedad industrial. Implica la efectiva multiplicacin de la forma que se trata en la elaboracin de bienes destinados al mercado. En cuanto a la nota de exterioridad con la caracterstica de especialidad, no hace sino afirmar que se trata de una creacin que ha de ser percibida como ornato del producto y que, para su proteccin, debe distinguirse de otras que pudieran existir previamente. El concepto legal de diseo se complementa con las exclusiones consagradas expresamente por el artculo 89, que recoge las previstas en la legislacin anterior con algunas precisiones y agregados. No podrn registrarse como diseos industriales: A) En relacin con anterioridades: Diseos ya registrados o en trmite de registro en el pas, o con fecha de prioridad anterior al momento de su solicitud, siempre que sean publicados; diseos cuyo contenido haya sido ya divulgado o sea accesible al pblico en cualquier lugar por la publicacin, la descripcin, la explotacin, la comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de la presentacin o de la prioridad. Esta disposicin no hace sino adoptar conceptos y terminologa propios del derecho de patentes. B) Diseos que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carcter secundario respecto de creaciones ya registradas bajo este rgimen. C) Diseos cuya forma responda esencialmente a la obtencin de un efecto tcnico o a exigencias de orden tcnico o a la funcin que de desempear el producto. D) Diseos que carezca de forma definida concreta. 120
E) Diseos que consistan nicamente en un cambio de colorido de otros ya conocidos. F) Diseos que importen realizaciones de obras de bellas artes. G) Diseos contrarios al orden pblico o a las buenas costumbres. Esta enunciacin de materia excluida de la registracin como diseo, reitera los contenidos de la normativa anterior.
B) Acumulacin de protecciones Nuestro sistema de la ley N 17.164 opt por consagrar expresamente la acumulabilidad de protecciones de la propiedad intelectual en una creacin protegible como diseo industrial. El artculo 87 establece al respecto, que La proteccin conferida a un diseo industrial en aplicacin de la presente ley, no excluye ni afecta la proteccin que pudiere corresponder al mismo diseo en virtud de otros regmenes de proteccin de la propiedad intelectual. En la sesin de la Comisin de Industrias del Senado que discuti el texto definitivo de la ley, se aclar el alcance de este artculo, en el sentido de que una obra de arte aplicado podr ser protegida tanto por el derecho de autor como por la normativa del diseo o, inclusive, de la marca, siguiendo la tendencia ms recibida mundialmente. Lamentablemente, la reforma a la ley de derechos de autor de 1937 del 2003 dej sin efecto tal avance normativo. El texto original de la ley N 9.739 estableca en la enunciacin ejemplificativa de obras protegidas del artculo 5 lo siguiente: - Modelos o creaciones que tengan un valor artstico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentacin, tocado, galas y objetos precioso, siempre que no estuvieren amparados por la legislacin vigente sobre propiedad industrial.. Esta exclusin de acumulacin haba resultado derogada por la ley de patentes de 1999, por ser esta ltima posterior en el tiempo. La reforma introducida por la ley N 17.616 de 10 de enero de 2003 al introducir obras informticas en el elenco de obras protegidas opt por reproducir ntegramente el texto del artculo 5 de la ley de 1937. No tuvo en consideracin - evidentemente por no haber tenido en cuenta el tema, tal como surge de la historia de la sancin de la reforma - la modificacin que haba operado en relacin con las creaciones intelectuales que pueden consistir a la vez en objeto de proteccin del derecho de autor y del diseo industrial. De esta manera, mientras no haya modificacin normativa que rectifique esta situacin, 121
hemos de afirmar que - contra la corriente mundial de ampliacin de las posibilidades de proteccin en materia de propiedad intelectual que haba seguido el legislador uruguayo en 1999 -, en el Uruguay no es posible la acumulacin de protecciones cuando se trata de obras protegidas por derechos de autor y otras posibles de la propiedad industrial. El creador debe optar por una u otra. C) Derechos concedidos al titular Los derechos correspondientes al titular de un diseo se encuentran regulados, inicialmente en los artculos 2 y 3 de la ley, junto con los correspondientes a aqullos de los inventores. El artculo 2 consagra el derecho moral del diseador a ser reconocido como autor de su creacin, derecho que es inalienable, imprescriptible y transmisible a los herederos. Resulta destacable que la posibilidad de renuncia de ejercicio del derecho a la mencin de autora en forma expresa por escrito, se encuentra dirigida, en el texto de ese artculo, al inventor. Esto deja abierta la consideracin de la expresa exclusin del diseador de dicho precepto. Por otra parte, los derechos patrimoniales correspondientes se protegern legalmente mediante la concesin de patentes. Dicha calidad ser acreditada con el ttulo correspondiente. El artculo 3 precisa que el derecho a la proteccin legal del diseo industrial nace con la concesin administrativa del registro, sin perjuicio de la existencia de otros derechos vinculados a la creacin, como ser el derecho de prioridad y los derechos a que da lugar la presentacin administrativa de solicitud de registro. En el articulado especfico referido al diseo industrial el artculo 88 se dirige a precisar el contenido del jus prohibendi del diseador. Dice que: El titular del diseo industrial posee el derecho de impedir que terceras personas sin su autorizacin puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseo que reproduzca el suyo o diseos similares al suyo; incorpore ese diseo o slo presente diferencias menores con l. Se podr impedir tambin la realizacin de algunos de los actos referidos en el inciso anterior, cuando el diseo reproducido o incorporado se aplique a un tipo o gnero de productos distinto de los indicados en la patente. Siguiendo las disposiciones consagradas en el ADPIC, esta norma precisa las facultades defensivas del titular de derechos de diseo. Es significativa la extensin del derecho en la persecucin de terceros, al punto que: a. puede impedir la utilizacin de diseos similares o la incorporacin de su diseo en otro 122
con diferencias menores; b. puede impedir la aplicacin del diseo del cual es titular en productos distintos de aqullos para los cuales fue creado. Sin perjuicio de los mencionados, el titular de los derechos sobre el diseo podr desarrollar a nombre personal, por s mismo o contratando con terceros, todas las actividades que tiene derecho a impedir que realicen terceros: fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar, importar o almacenar con fines comerciales, productos en los cuales se encuentre aplicada su creacin. Esta es la denominada faz positiva de los derechos del titular del diseo. Recurriendo al articulado correspondiente a patentes, se define la extensin de los derechos. Finalmente, corresponde destacar los derechos del titular que derivan de la naturaleza de objeto de derechos que tiene el diseo como bien incorporal. Toda transmisin o constitucin de derechos que tenga por objeto un diseo industrial deber cumplir las formalidades legales correspondientes, que se encuentran reguladas en el ttulo correspondiente a patentes. La duracin de los derechos que concede la titularidad de un diseo, a tenor del artculo 97, ser de diez aos, contado a partir de la presentacin de la solicitud. Solamente ser prorrogable por otros cinco aos. D) Procedimiento Para el estudio del actual procedimiento de registro del diseo industrial hemos de distinguir cinco instancias o etapas: solicitud, examen formal, publicacin, presentacin de observaciones y concesin. a) Solicitud El objeto de la solicitud se encuentra precisado en el artculo 91: La solicitud de diseo industrial deber referirse a un nico objeto, pudiendo reivindicarse varios elementos, aspectos o variaciones del mismo, siempre que posean la misma caracterstica distintiva preponderante.. Esta norma facilita la proteccin a variaciones sobre una misma creacin que responden a la existencia de lneas de productos. Todas dichas variaciones deben responder a la misma caracterstica distintiva, expresin que no corresponde que sea interpretada con igual connotacin que las referencias a distintividad del derecho marcario. En este caso, se trata de un elemento ornamental fundamental o caracterstico que ha de ser respetado y mantenido en todas las reivindicaciones que se presenten. La primera referencia en el trmite de registro de diseo industrial es una remisin al trmite de la patente, a los solos efectos documentales. El artculo 92 de la Ley N 17.164 establece que la solicitud de un diseo deber adecuarse a los dispuesto en el artculo 22, con las modificaciones que expresamente consagra. 123
El artculo 22 enumera los contenidos de la solicitud de patente: a. Nombre del inventor y del solicitante en el caso que no coincidan con su domicilio; b. Clase de patente que se solicita; c. Denominacin atribuida a la invencin; d. Descripcin clara y completa de la misma; e. Una o ms reivindicaciones; f. Un resumen de la descripcin; g. Constancia del pago de derechos; h. Fecha, pas y el nmero de solicitud de la prioridad reivindicada, en su caso; i. Los documentos de cesin de derechos, cuando corresponda. Por su parte, el propio artculo 92 aclara al respecto, lo siguiente:
A) Podr prescindirse de la memoria descriptiva y las reivindicaciones cuando dicho requisito no se adecue a la naturaleza del diseo. B) Deber incluirse una representacin grfica o fotogrfica del diseo que permita un conocimiento claro, completo y preciso del mismo. C) Los requisitos mnimos previstos por el artculo 23 de la presente ley consistirn en la identificacin del solicitante y en una representacin grfica o fotogrfica del diseo.
El literal C) hace referencia al caso de mnimo de documentacin admisible legalmente para que pueda mantenerse una fecha de presentacin de solicitud, mientras, luego del examen formal, se puede complementar el resto de la documentacin. Es el rgimen previsto para las patentes en el citado artculo 23, que, por efecto de la remisin normativa que ms adelante precisamos, resulta extensible a los diseos industriales. Debemos tener presente que ls instancia o manifestacin e solicitud e presenta en formularios realizados alefectos por la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial. De este modo, estn presente en todo caso los enunciados de los datos y documentos que se deben acompaar, lo que evita numerosos olvidos y otros inconvenientes. Respecto de la solicitud han de considerarse las disposiciones complementarias del decreto reglamentario, contenidas en los artculos 29 y 30.
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El artculo 29 se dirige, fundamentalmente, a precisar la exigencia de representacin grfica o fotogrfica del objeto de solicitud. Al respecto dice que la representacin grfica deber agregarse mostrndolo desde distintas perspectivas, de forma tal que el mismo quede adecuadamente descripto en todos sus aspectos. Si se agregare una representacin fotogrfica la misma deber cumplir con los requisitos establecidos en el inciso 1ero., pudiendo en caso contrario ser rechazada. El artculo 30, por su parte, hace referencia al caso de incumplimiento de la disposicin del artculo 91, se aplicar el artculo 8 del decreto, en cuanto admite que se conceda un plazo de noventa das para los agregados correspondientes. En caso de incumplimiento se pierden los derechos adquiridos. b) Examen formal El artculo 93 establece que La solicitud ser examinada a efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos formales previstos en el artculo anterior. La ley parece referirse a requisitos documentales, sin realizar examen previo de las condiciones de registrabilidad del diseo presentado. En derecho comparado, las legislaciones que consagran regmenes similares acotan ms detalladamente los requisitos que se examinan en esta etapa, estableciendo plazos cortos a la propia Oficina para el cumplimiento del examen. c) Publicacin El artculo 94 establece que Cumplidas las formalidades y los trmites exigidos la solicitud de patente de diseo deber ser publicada en el Boletn de la Propiedad Industrial, transcurridos doce meses contados a partir del da siguiente al de su presentacin o al da siguiente al de la fecha de prioridad en su caso. La publicacin podr anticiparse a requerimiento del solicitante. La posibilidad de diferir el plazo de la publicacin es una ventaja que la ley concede al titular del derecho. La realidad determina que el creador tenga siempre una especial premura por llegar al registro para tener una fecha de presentacin que le ampare de una coincidencia en la creacin o de un acto de fraude de un tercero. Sin embargo, el anlisis del mercado y de los aspectos financieros de la explotacin del diseo merecen ms detenimiento. Es por ello que se conceden plazos durante los cuales no se activa el procedimiento del expediente de registro, es decir, que permanece suspendido mientras transcurre el plazo legal de espera para la publicacin. Esto no impide que si el propio titular de los derechos lo solicita expresamente, se pueda seguir adelante con el procedimiento de registro y publicar.
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d) Presentacin de observaciones Respecto de las posibles observaciones a la solicitud presentada, dispone el inciso primero del artculo 95 que: Se podrn presentar observaciones por cualquier interesado o de oficio, fundadas en el incumplimiento de las condiciones y los requisitos para la concesin de la proteccin, dentro el plazo perentorio que fije la reglamentacin a partir de la publicacin de la solicitud. Segn esta disposicin se encuentran legitimados para oponerse al registro, cualquier interesado tanto como la propia Direccin Nacional de la Propiedad Industrial. Las observaciones debern fundarse en incumplimiento de condiciones o en incumplimiento de los requisitos legales. La presentacin de observaciones dar lugar pues, a un eventual examen de las condiciones de registro del diseo. El plazo de presentacin de observaciones lo establece el artculo 31 del decreto reglamentario: ser un plazo perentorio de treinta das a partir de la fecha de publicacin. Agrega adems la disposicin que debern ser acompaadas de la totalidad de los elementos y recaudos probatorios que las fundamenten. La presentacin de observaciones da lugar a un procedimiento administrativo en el cual la autoridad competente en la materia, Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, analizar las consideraciones presentadas. Tal como precisa el inciso segundo del artculo 95, el tercero no tendr la calidad de parte en el procedimiento. Por otra parte, el artculo 32 precisa De las observaciones de terceros, y de las que se formulen de oficio, se dar vista conjuntamente al solicitante por un plazo de hasta 30 (treinta) das. e) Concesin Segn el artculo 96, En caso de no haberse presentado observaciones o rechazadas las mismas y cumplidos los requisitos formales previstos por la presente ley, se proceder a conceder la patente de diseo solicitada expidindose el correspondiente ttulo. El ttulo habilitar al hasta entonces solicitante a ejercer todas las acciones correspondientes para la proteccin de los derechos concedidos. E) Remisin a legislacin de patentes de invencin El rgimen actualmente vigente, en el artculo 98 de la ley, mantiene la remisin de aplicacin de la normativa de patentes, en todo lo aplicable, sin perjuicio de las normas especiales previstas en el Ttulo IV. 126
De esta forma, por ejemplo, los derechos del diseador en relacin de dependencia o que realiza la creacin en ocasin del cumplimiento de un contrato de trabajo, se regularn segn las normas de los artculos 17 a 20. Asimismo, resultan de aplicacin las disposiciones del Captulo V, correspondientes a Licencias y otros usos, entre otros institutos. En todo caso habr de cumpir los requerimientos legales evaluando qu resulta aplicable segn la naturaleza del instituto. Esta misma lnea remisiva se reitera en el artculo 33 del Decreto Reglamentario, que establece que regirn para las patentes de Diseos Industriales las disposiciones del presente decreto en cuanto le fueren aplicables.

BIBLIOGRAFA DEL MDULO TERCERO
BUGALLO, Beatriz, El nuevo rgimen jurdico del diseo industrial en el Uruguay, en Revista de Derecho Comercial, de la Empresa y de la Integracin, vol. 2, N 2, Montevideo: FCU, 2000. BUGALLO, Beatriz, "La proteccin de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. BUGALLO, Beatriz, Patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales. Ley N 17.164: anlisis exegtico, Montevideo: FCU, 2001. RIPPE, Siegbert y colaboradores, La propiedad industrial en el Uruguay, Montevideo: FCU, 1992.
SNTESIS I - CONCEPTOS GENERALES. 1. Nocin. Referida a la ornamentacin que se agrega a una forma utilitaria. 2. Orgenes. En el siglo XVIII , Lyon en textiles de seda y tambin - podo despus - en la industria mecnica del metal fundido. 3. Sistemas de proteccin jurdica. En Derecho Comparado se reconocen dos grandes tendencias: - sistema de patentes - sistema autoralista 127
Nuestro pas opt tradicionalmente por inclinarse a un sistema de patentes, si bien la reforma del 99 aligera aspectos formales de dicha consideracin para facilitar y dinamizar la obtencin del registro. 4. Normas legales internacionales de proteccin. De alcance mundial, aprobados por nuestro pas: - CUB, CUP - Arreglo de Locarno de clasificacin internacional - AADPIC 5. Normas de proteccin regional. De alcance regional, citamos dos ejemplos extremos: - Unin Europea, el ejemplo ms acabado de normativa de armonizacin y un instituto especfico, dibujo o modelo comunitario; - Mercosur, un Protocolo de Armonizacin que no est vigente en ninguno de los pases miembros. II - NORMAS NACIONALES VIGENTES. 1. Concepto legal. Contenido en el artculo 86, acotado en cuanto a materia registrable en el artculo 89, sigue coordenadas generales de la nocin. 2. Acumulacin de protecciones. Objetivo que se haba logrado en la ley especfica de diseo industrial de 1999, artculo 87, a tenor de la tendencia mundial en la materia. Actualmente -lamentablemente - propiedad industrial y derechos de autor son sistemas alternativos, que no pueden coexistir dado el texto "revivido" del artculo 5 de la ley N 9.739 de 17 de diciembre de 1937, segn reforma de la ley N 17.616 de 10 de enero de 2003. 3. Derechos concedidos al titular. Derechos de exclusiva para oponerse a uso por terceros y, consecuentemente, derecho de 128
explotacin de alcance nacional. 4. Procedimiento. Agilitado respecto del correspondiente a las patentes de invencin. 5. Remisin a legislacin de patentes de invencin. En lo no previsto, se aplican disposiciones del rgimen de las patentes de invencin.
ESQUEMA
Formas ornamentales DISEO INDUSTRIAL Diferentes terminologas Diseo Forma ornamental de productos utilitarios Concepto legal Artculo 86.- Considranse diseos industriales patentables a las creaciones originales de carcter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial. Ese carcter ornamental puede derivarse, entre otros, de la forma, la lnea, el contorno, la configuracin, el color y la textura o el material. Exclusiones A) Anterioridades B)Los diseos que carezcan de forma o aspecto original por presentar solamente diferencias de carcter secundario con respecto a los modelos o a los diseos anteriores. C)Aquellos diseos cuya forma responda esencialmente a la obtencin de un efecto tcnico o a exigencias de orden tcnico o a la funcin que debe desempear el producto. D) Los diseos que carezcan de forma definida concreta. E) Los diseos que consistan nicamente en un cambio de colorido en diseos ya conocidos. F) Los diseos que importen realizaciones de obras de bellas artes. G) Los diseos contrarios al orden pblico o a las buenas costumbres. Acumulabilidad de protecciones Artculo 87.- La proteccin conferida a un diseo industrial en aplicacin de la presente ley, no excluye ni afecta la proteccin que pudiere corresponder al mismo diseo en virtud de otros regmenes de proteccin de la propiedad intelectual. 129
Procedimiento Solamente se verifica examen de la Oficina en caso de oposiciones
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- CAPTULO QUINTO DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS
SUMARIO Sub-captulo 1. Derechos de autor I - CONCEPTOS GENERALES II - OBRAS PROTEGIDAS. A) Regla general. B) Obras que representan a una persona. C) Obras audiovisuales. D) Programas de ordenador o software. E) Obras originarias y obras derivadas. F) Originalidad de las obras. III - AUTORA Y TITULARIDAD DE DERECHOS. A) El autor. B) Obras conjuntas o creadas por varias personas. C) El Estado como autor. IV - EXISTENCIA DEL DERECHO DE AUTOR V - INSCRIPCIN DE LA OBRA VI - DERECHOS DEL AUTOR. A) Derechos morales. B) Derechos de explotacin. VII - LIMITACIONES Y EXCEPCIONES VIII - TRANSFERENCIA DE LA OBRA IX - DURACION DE LA PROTECCIN X - DOMINIO PBLICO XI - DEFENSA DEL DERECHO. A) Medidas preparatorias y cautelares. B) Medidas en frontera. C) Acciones civiles. D) Acciones penales. Sub-captulo 2. Derechos conexos I - CONCEPTOS GENERALES II - ARTISTAS INTRPRETES Y EJECUTANTES III - PRODUCTORES DE FONOGRAMAS IV - ORGANISMOS DE RADIODIFUSIN Sub-captulo 3. Gestin Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos I - CONCEPTO. II - CONSTITUCIN III - OBLIGACIONES IV - OPERATIVA V - CONTROL VI - LEGITIMACIN DE LAS ENTIDADES DE GESTIN COLECTIVA VII - GESTIN COLECTIVA EN EL URUGUAY
El derecho de autor y sus derechos conexos son esenciales para la creatividad humana ya que ofrecen a los creadores incentivos bajo forma de reconocimiento y recompensas econmicas equitativas.
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Las obras constituyen un valor para el desarrollo de la cultura, y su posibilidad de reproduccin interesa al derecho, por lo que surge un sector normativo que atiende tal inters: el derecho de autor en los sistema de origen europeo y el copyright del derecho anglosajn. En tal regulacin subyace un enfrentamiento entre el costo en experiencia y en tiempo en la actividad de creacin de la obra y el costo de la reproduccin de la obra, dando lugar a tensiones entre los titulares de estos intereses. Esto determina la necesidad de un ordenamiento que tome decisiones en procura de alcanzar un equilibrio. Un conocido jurista francs, Plaisant, destaca al efecto que los hechos impusieron al legislador el reconocimiento de los derechos de autor, debiendo edificar un sistema que permitiera el respeto de los diversos intereses en juego. Por ello, la disciplina positiva de los resultados de la actividad del ingenio humano es siempre producto de una opcin entre dos exigencias contradictorias: a. el inters de la colectividad a utilizar libremente e inmediatamente el resultado; b. el inters del autor a reservar para s la utilizacin econmica o al menos a sacar provecho de la utilizacin que hagan otros. El derecho de autor, en una primera aproximacin, tiene como misin definir tales tensiones en funcin de los criterios polticos que primen para el legislador de cada momento y lugar. Los derechos conexos, a su vez, atienden la situacin de operadores culturales cuya actividad se sustenta en las obras protegidas y que tambin son imprescindibles para la difusin de las obras.
Sub-captulo 1. Derechos de autor I - CONCEPTOS GENERALES Por derecho de autor se reconoce el rgimen de los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artsticas. Histricamente se denomin esta categora de la propiedad intelectual como "propiedad literaria y artstica". El tipo de obras que abarca el derecho de autor es sumamente variada. Incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, peridicos y programas informticos; bases de datos; pelculas, composiciones musicales y coreografas; obras artsticas como pinturas, dibujos, fotografas y escultura; obras arquitectnicas; publicidad, mapas y dibujos tcnicos. La consideracin de los programas de ordenador o software en el elenco de obras protegidas determin, como efecto secundario la expansin actual del conocimiento del 132
derecho de autor, as como una serie de modificaciones o actualizaciones a este derecho que - en algun sentido - contradicen el sistema original. Nos referimos a algunas cuestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos morales que aclararemos seguidamente en el desarrollo de este Mdulo. II - OBRAS PROTEGIDAS A) Regla general Las obras que constituyen el objeto de la creacin del derecho de autor, en particular, se caracterizaron histricamente por constituir manifestaciones estticas que dan lugar al significado propio de la obra. Esta categora ha evolucionado a lo largo de los aos, habiendo resultado reelaborada en los ltimos tiempos por el legislador, sobre la base de exigencias empricas que determinan su lnea de evolucin y que van ms all de la valoracin exclusivamente esttica. En estos cambios tuvo notable incidencia la consideracin del concepto jurdico de obra plasmado en el CUB. Segn el texto agregado por el Acta de 1908 en el artculo 2, ya no sern solamente las obras de contenido esttico las amparadas por el derecho de autor, sino todas las producciones en el campo literario, cientfico y artstico cualquiera que sea el modo o forma de expresin. El carcter abierto de las enunciaciones legales de obras protegidas por el derecho de autor que surgi como reflejo del concepto unionista, no permite hoy concretar una nocin de obra ni una nocin de originalidad - el requisito bsico de proteccin -, que cubra satisfactoriamente la casustica. Tales lineamientos generales al sistema continental de proteccin de los derechos de autor son seguidos por el derecho nacional uruguayo. El objeto de proteccin del derecho de autor en el Uruguay se encuentra enunciado de manera general en el artculo 1 de la ley N 9.739, en adelante tambin Ley de derechos de autor. Establece que "el derecho moral del autor de toda creacin literaria, cientfica o artstica", siendo reconocido el derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte, artculo 1. El artculo 4, impone la no discriminacin de obras ni de autores a la hora de determinar su proteccin. Establece que la proteccin legal de este derecho ser acordada en todos los casos y en la misma medida cualquiera sea la naturaleza o procedencia de la obra o la nacionalidad de su autor, y sin distincin de escuela, secta o tendencia filosfica, poltica o econmica. Adems de tales principios, el artculo 5 precisa que la proteccin del derecho de autor abarcar las expresiones pero no las ideas, procedimientos, mtodos de operacin o conceptos matemticos en s. Sin perjuicio de la enunciacin de obras protegidas, al final de la misma, se establece en el 133
artculo 5 la regla general en cuanto a proteccin de obras: "Y, en fin, toda produccin del dominio de la inteligencia." La lista de obras que resultan tuteladas por el rgimen legal es la siguiente: - Composiciones musicales con o sin palabras, impresas o en discos, cilindros, alambres o pelculas, siguiendo cualquier procedimiento de impresin, grabacin o perforacin o cualquier otro medio de reproduccin o ejecucin: Obras Obras Obras Obras Documentos Obras Obras Obras Consultas teatrales, de profesionales cualquier relativas cine de u y o escritos extensin, o con a o trabajos cientficas de de de y forenses o la sin Cartas, Escritos atlas de y mapas toda geogrficos; naturaleza; Folletos; Fotografas; Ilustraciones; Libros; ; msica;
naturaleza a la
plsticas de
ciencia hablado y
enseanza; musicalizado; manuales; tcnicas; arquitectura; pintura; Escultura;
mudo, dibujo obras
- Frmulas de las ciencias exactas, fsicas o naturales, siempre que no estuvieren amparadas por leyes especiales; Textos y aparatos de Televisin; enseanza;
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Grabados; Litografa;
- Obras coreogrficas cuyo arreglo o disposicin escnica "mise en scene" est determinada en forma escrita o por otro procedimiento; - Ttulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creacin; Pseudnimos Pantomimas; literarios;
- Planos y otras producciones grficas o estadigrficas, cualesquiera sea el mtodo de impresin; - Modelos o creaciones que tengan una valor artstico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentacin, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislacin vigente sobre propiedad industrial; - Programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto; - Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la seleccin o disposicin de sus contenidos constituyan creaciones de carcter intellectual. Esta proteccin no abarca los datos o materiales en s mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilacin; - La expresin de ideas, informaciones y algoritmos, en tanto fuere formulada en secuencias originales ordenadas en forma apropiada para ser usada por un dispositivo de procesamiento de informacin o de control automtico, se protege en igual forma. Adems del criterio general con su lista ejemplificativa, la ley nacional hace referencia particular a algunas obras de las que nos ocuparemos a continuacin. B) Obras que representan a una persona A las obras que involucran la imagen de una persona, la ley de derechos de autor destina los artculos 20 y 21. En el primer caso, estipula que las fotografas, estatuas, cuadros y dems formas artsticas que representen a una persona, se considerarn de propiedad de sta, comprendido el derecho de reproduccin, siempre que hayan sido ejecutados de encargo. Se excepta toda obra hecha espontneamente por el artista, con autorizacin de la persona 135
representada, en cuyo caso el autor tendr sobre ella, la plenitud de los derechos como tal. En el artculo 21 hace referencia a la puesta en el comercio del retrato de una persona. En dicho sentido reconoce el derecho a la persona de determinar la puesta en circulacin, pues impone que el retrato de una persona no podr ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, trasladndose este derecho en caso de fallecimiento de sta, a su cnyuge, hijos o progenitores. En caso que la persona hubiera dado su consentimiento puede revocarlo, resarciendo daos y perjuicios. No obstante, culmina la disposicin que estamos analizando, ser libre la publicacin del retrato cuando se relacione con fines cientficos, didcticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de inters pblico o que se hubieren realizado en pblico. C) Obras audiovisuales Se conoce como obra audiovisual, en su sentido trdicionalmente recibido por la doctrina como la perceptible a travs de imgenes relacionadas, grabada sobre un material adecuado, para ser ejecutada mediante la utilizacin de mecanismos idneos. Usualmente dependen del aporte de muchas personas. Para su explotacin no puede convocarse cada vez la conformidad de todos los creadores que participan en calidad de autores. Por ello, el Derecho Comparado ha solucionado esta situacin atribuyendo los derechos patrimoniales y los morales a figuras o creadores especficos siempre presentes en la obra audiovisual, como el productor y el director. Es decir, tiene un rgimen diverso a la regla general en cuanto a la atribucin de los derechos que veremos al analizar las obras en colaboracin, en el prximo numeral, y - consecuentemente - en cuanto al ejercicio de sus derechos. D) Proteccin de programas de ordenador o software Desde fines de la dcada de los sesenta, pero fundamentalmente hacia los ochenta se debati respecto de la proteccin que corresponda a los programas de ordenador o software. Se planteaban como posibilidades la proteccin por el sistema de derechos de autor, por el sistema de patentes o por un sistema sui generis. La posicin ms generalizada hace del software una obra protegida por el derecho de autor. Considerando su expresin escrita, como conjunto de rdenes en un lenguaje dado que posibilita que un hardware cumpla rdenes, fue admitido a la proteccin autoralista como obra literaria. Esta va de proteccin es universal, consagrada incluso en la normativa internacional, como es el caso del AADPIC. La industria del software actualmente busca lograr en todo el mundo la clara posibilidad de proteccin de los programas de ordenador a travs del sistema de patentes que tienen hoy en Estados 136
Unidos de Amrica o en Japn. No es fcil, dado que tal pretensin requiere una modificacin legislativa: en el planteo actual de la normativa del rgimen de patentes de invencin de fuente europea no es posible. En el Uruguay desde tiempo atrs se ha considerado al software protegible a travs del rgimen de los derechos de autor. Su proteccin se define por la incorporacin de los programas de ordenador al rgimen tutelar de los derechos de autor, a travs de una modificacin en el decreto reglamentario de la ley de Derechos de Autor que determin su incorporacin a la enunciacin de las obras protegidas. Efectivamente, el Decreto N 154/989 de 11 de abril de 1989 modifica el artculo 19 del decreto reglamentario de la ley, el decreto de 1938, norma que reglamenta la forma de presentacin de los ejemplares de la obra que se pretende inscribir en el Registro. Agrega: "las copias de los programas de ordenador podrn depositarse enteras o trechos de las mismas suficientes para caracterizar la creacin del programa". "Las informaciones que fundamentan el registro de programas de ordenador tendrn carcter secreto, no pudiendo revelarse sino para su examen, por el Consejo de Derechos de Autor, a requerimiento del propio titular o por orden judicial", aade la citada norma jurdica. Asimismo, procurando combatir la piratera en los casos de contratacin administrativa se dispuso por decreto N 142/991 de 6 de febrero de 1991, artculo 1 que cuando el Estado incorpore, por cualquier modalidad, soportes lgicos para su parque de computacin "deber verificar previamente la titularidad del programa de computador". Actualmente, con la reforma del 2003 de la ley N 9.739 fue incluido expresamente al final de la lista enunciativa del artculo 5. Tambin en cuanto a los derechos del productor la nueva legislacin uruguaya de software se ha adaptado a las necesidades de la explotacin de este tipo de obras. Veremos las particularidades del artculo 29 al respecto cuando analicemos los derechos del autor. E) Obras originarias o derivadas Las obras pueden ser originarias o derivadas. Las obras originarias son aquellas que surgen con total independencia de otras. Las obras derivadas son aquellas que surgen a partir de otra preexistente. En cualquier caso estamos ante la existencia de autores que merecern que la creacin que hayan realizado sea defendida y sus derechos como creadores respetados. F) Originalidad de las obras El requisito fundamental para que una obra, para que una creacin del ingenio humano de cualquier tipo sea objeto de proteccin es que sea original.
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Se trata de un concepto prcticamente original como requisito de proteccin de las obras. No hay una definicin legal de originalidad en el derecho uruguayo ni en ningn otro, prcticamente. No obstante, la doctrina se inclina por considerar que la originalidad requerida en las obras para la proteccin por el derecho de autor es la proyeccin de la personalidad del autor. Tal es la posicin que predomina en la doctrina uruguaya, que ha sido seguida adems por nuestra jurisprudencia. Tambin resulta aplicable el principio de independencia de destino. De modo que, que es indiferente la finalidad para la cual ha sido creada una obra - placer esttico, aplicacin utilitaria - a la hora de valorar si es original o no, es decir, si es protegible por el derecho de autor.
III - AUTORA Y TITULARIDAD DE DERECHOS El artculo 7 de la ley N 9.739, dispone quines son titulares del derecho de autor: a. el autor de la obra y sus sucesores; b. los colaboradores; c. los adquirentes a cualquier ttulo; d. los traductores y los que en cualquier forma, con la debida autorizacin, acten en obras ya existentes (refundindolas, adaptndolas, modificndolas, etc.), sobre la nueva obra resultante; e. el Estado. La citada disposicin se ocupa tambin del intrprete, tema que analizaremos ms adelante. A) El autor No encontramos una definicin legal, general, de autor. No obstante, resulta claro que el significado de autor y autora en el derecho uruguayo es el que corresponde al sistema autoralista de origen continental europeo. Ello se deriva del conjunto de nuestras disposiciones legales y del anlisis de las fuentes que tuvo el legislador uruguayo en toda ocasin que le correspondi regular esta materia. Cuando se habla de autor en el derecho uruguayo, se est haciendo referencia a una persona fsica 138
autor, titular de derechos sobre su obra que constituye una proyeccin de su personalidad. As lo ha entendido la doctrina nacional. Encontramos, no obstante, una definicin de autores en la ley del libro, Ley N 15.913, que formula una conceptualizacin dentro de la creacin literaria que regula, pero que puede ser extensible a todas las obras. Establece el artculo 4 de la citada ley que son autores: las personas fsicas que conciben y realizan alguna obra de carcter cientfico, tcnico, didctico, literario o artstico, destinada a ser difundida en forma de libro. Esta disposicin en sus dos literales siguientes hace referencia a otras categoras de autores: a las personas jurdicas, como autoras de obras colectivas (veremos en el prrafo siguiente este concepto) y a los que se consideran incluidos en el concepto de autores sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislacin vigente para la proteccin de los derechos de autor, los traductores, respecto de su traduccin; los colaboradores del autor y los que refundan, adapten, modifiquen, extracten o compendien obras ya existentes, respecto de sus trabajos. De esta definicin, se destaca el reconocimiento autoral de los creadores de obras derivadas. La propia ley de 1937 trata en particular la temtica en los artculos 34 y 35, haciendo referencia al titular el captulo a los traductores y a los adaptadores. Se entiende que se trata de los autores de obras derivadas en general. El artculo 34 establece que, salvo pacto en contrario, los traductores son titulares del derecho de autor sobre la traduccin, siempre que haya sido hecha con consentimiento del autor original. Tambin tendrn tal derecho sobre la traduccin de las obras cadas en el dominio pblico, pero en este caso no podrn impedir la publicacin de otras versiones de la obra en el mismo idioma o en cualquier otro. Complementa dicha disposicin el artculo 35 que establece que los que refunden, copien, extracten, adapten compendien, reproduzcan o parodien obras originales, tienen la propiedad de esos trabajos, siempre que los hayan hecho con autorizacin de los autores. Los derechos del autor se transfieren a sus herederos, en la medida y con las limitaciones que establece la ley, segn destacamos ms adelante en este trabajo. B) Obras conjuntas o creadas por varias personas La ley uruguayo concede un rgimen diverso a las obras consideradas en colaboracin frente a las colectivas, tal como surge de sus disposiciones. a) Obras en colaboracin La ley de derecho de autor de 1937, en su artculo 26 establece que la obra en 139
colaboracin constituye una propiedad indivisa y, por consiguiente, da a los coautores iguales derechos, salvo pacto expreso en contrario. Esta norma remite, en cuanto a rgimen legal aplicable, al artculo 1755 del Cdigo Civil que se refiere a la venta de una cosa comn por licitacin o subasta. Esta normativa se complementa con una serie de presunciones de colaboracin que instrumenta la ley en el artculo 28, que establece que se presume la colaboracin, salvo constancia en contrario en los siguientes casos: a. en las composiciones musicales con palabras; b. en las obras teatrales con msica; c. cuando, existiendo pluralidad de autores, la propiedad no pueda dividirse sin alterar la naturaleza de la obra, y d. En las obras coreogrficas y pantommicas. Finalmente, el artculo 29 reglamenta algunos aspectos particulares del ejercicio de derechos de los autores en colaboracin. En su inciso primero los faculta para publicar, traducir o reproducir la obra, sin ms condicin que la de respetar la utilidad proporcional correspondiente a los dems. Seguidamente esta disposicin trata la situacin particular del disco fonogrfico y de las obras audiovisuales. En el caso particular de colaboradores en un disco fonogrfico, tendrn tambin tales derechos por igual los autores de la obra, sus intrpretes y el productor del disco. En cuanto a las obras audiovisuales el artculo 29 establece una presuncin de coautora, salvo prueba en contrario a: a. el director o realizador; b. el autor del argumento; c. el autor de la adaptacin; d. el autor del guin y dilogos; e. el compositor si lo hubiere; f. y el dibujante en caso de diseos animados. Adems, a efectos del ejercicio de los derechos establece la ley que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos 140
patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien adems queda investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, as como autorizado a decidir acerca de su divulgacin. Queda a salvo el derecho de los autores de las obras musicales o compositores a recibir una remuneracin sobre la comunicacin pblica de la obra audiovisual, incluida la exhibicin pblica de pelculas cinematogrficas, as como el arrendamiento y la venta de los soportes materiales, salvo pacto en contrario. Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor puede, salvo estipulacin en contrario, defender los derechos morales sobre la obra audiovisual. Finalmente, establece la disposicin en cuanto a las obras audiovisuales que ee presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona fsica o jurdica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual. b) Obras colectivas Obras colectivas son aquellas que surgen por el impulso y la iniciativa de una persona, sea fsica o jurdica, promoviendo la creacin de una obra en la cual convergen los esfuerzos de muchas personas a los cuales su promotora organiza y da forma. Es el caso de los diccionarios, de las enciclopedias. Tambin, de algunos casos de software e incluso en algunos casos de obras publicitarias. A tenor del artculo 27 de la Ley N 9739 los colaboradores de una compilacin colectiva no sern considerados, en ausencia de pacto expreso, como autores de su colaboracin, caso en el cual la obra pertenecer al editor. Tambin la ley del libro hace referencia a este esquema normativo, destacando que se trata de los casos en los cuales b) las personas jurdicas que conciben y realizan una obra de las caractersticas indicadas en el prrafo anterior, coordinando la actividad de varias personas fsicas que no se reserven derechos de autor, artculo 4. En este caso estamos ante la clsica contradiccin del sistema autoralista: si bien la regla es que el autor es una persona fsica, en este tipo de emprendimientos en particular los derechos del autor pasan a ser imputados originariamente a una persona jurdica. C) El Estado como autor Tambin se puede considerar que el Estado o alguna persona integrante del sistema estatal pueda ser titular de derechos de autor. En tal sentido, el artculo 40 de la ley de derechos de autor establece que el Estado, el Municipio y las personas de derecho pblico son tambin titulares del derecho de autor 141
cuando por cualquier modo admitido por las leyes, adquieren la propiedad de una de las obras que protege esta ley.
IV - EXISTENCIA DEL DERECHO DEL AUTOR En el Uruguay rige el principio de informalismo consagrado muchos aos atrs por el Convenio de Berna: el derecho del autor nace en el mismo momento de creacin de la obra. Como estamos ante un derecho que implica la proyeccin de la personalidad no es lgico supeditar su existencia a un acto del Estado: desde que se crea, existe el derecho. Tal principio resulta hoy ineqivoco a partir del precepto contenido en el texto actual del artculo 6 inciso 2 de la Ley N 9.739 que dice: "El goce y ejercicio de dichos derechos no estarn subordinados a ninguna formalidad o registro y ambos son independientes de la existencia de proteccin en el pas de origen de la obra.". Hasta la reforma del 2003 que consagr este principio especficamente, un sector minoritoria de la doctrina no especializada en derechos de autor y de la jurisprudencia sostena que el derecho de los autores nacionales no exista si no era registrado. Esto se deba a que no entenda que el principio consagrado en el artculo 5 del Convenio de Berna sobre informalismo para la existencia del derecho pudiera abarcar no solamente al autor extranjero sino tambin al autor nacional.
V - INSCRIPCIN DE LA OBRA La inscripcin de obras protegidas por el derecho de autor en el Registro que lleva la Biblioteca Nacional y que es creado por el artculo 53 de la ley N 9.739 es facultativo. Su omisin no perjudica en modo alguno el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley. En caso de controversias respecto de las solicitudes de registro ser el Consejo de Derechos de Autor el encargado de resolverlas. Dicha persona jurdica tendr tambin a su cargo la supervisin y el contralor sobre el referido registro. El procedimiento de registro aparece regulado en el Captulo II del Decreto N 154/2004, reglamentario de la Ley N 9.739. Las secciones del registro, segn el artculo 3 del Decreto, sern las siguientes: a. Registro de obras; 142
b. Registro de interpretaciones o ejecuciones; c. Registro de fonogramas; d. Registro de transmisiones o cesiones de derechos patrimoniales de autor; e. Resoluciones administrativas y judiciales en materia de Derechos de Autor. El Consejo de Derechos de Autor podr determinar otra forma de llevar el Registro, as como disponer la creacin de otras secciones que considere convenientes para el mejor cumplimiento de su cometido. Asimismo, podr disponer que la registracin se documente por medios cibernticos que garanticen la plena preservacin de toda la informacin. En cuanto al registro de obras, objeto de nuestro estudio en este momento, dispone el artculo 4 del decreto que pueden solicitar la inscripcin de una obra, adjuntando al formulario de registro de la obra la documentacin que acredite fehacientemente la calidad que invoquen. Los traductores, adaptadores y compiladores podrn solicitar la inscripcin de sus traducciones, adaptaciones o compilaciones, demostrando fehacientemente que han sido debidamente autorizados por su autor. Aclarando la situacin de los autores de obras derivadas, establece la disposicin que quienes traduzcan, adapten, modifiquen o parodien obras que pertenezcan al dominio pblico tendrn derecho a registrar a su nombre la traduccin, adaptacin, modificacin o parodia y gozarn de la mitad del producido de los derechos de autor, pero no podrn impedir la publicacin de otras versiones de la obra en el mismo idioma o en cualquier otro. La solicitud de inscripcin de obras ser confeccionada por el interesado en los formularios que proveer a tal efecto el Registro de Derechos de Autor, y deber contener los siguientes datos: a. ttulo de la obra; b. nombre y apellido, estado civil, cdula de identidad o documento similar si es extranjero, domicilio, y dems datos del solicitante, mencionando a qu ttulo solicita la inscripcin; c. nombre y apellido, estado civil, cdula de identidad, domicilio y dems datos conocidos del autor, si el mismo no coincide con el solicitante; d. seudnimo del autor, si lo hubiere. El formulario deber ir acompaado de documentos representativos de las obras que 143
difieren segn la naturaleza de las mismas en la siguiente forma: a. si se trata de obras literarias o musicales: dos ejemplares impresos o manuscritos o soporte apto para su registro. b. si se trata de obras plsticas: dos fotografas. c. si se trata de obras audiovisuales: dos ejemplares de soporte apto para su registro o, en su defecto, dos ejemplares del guin cinematogrfico, acompaado de dos ejemplares de soporte que contenga la banda musical y dos ejemplares de fotos que representen las secuencias principales de la obra audiovisual. d. si se trata de obras radiodifundidas o televisadas: dos copias de los soportes conteniendo la grabacin de las mismas. e. si se trata de un programa de ordenador: dos copias de los mismos o de partes del programa suficientes para caracterizar la creacin del mismo. Las informaciones que fundamenten el registro de programas de ordenador tendrn carcter secreto, no pudiendo revelarse sino para su examen por el Consejo de Derechos de Autor, a requerimiento de su propio titular o en la dilucidacin de una oposicin al registro o una denuncia de plagio o por orden judicial. f. si se trata de fotografas, planos o mapas: dos ejemplares. g. si se trata de obras de arte y modelos aplicados a la industria: dos fotografas o copias de la obra o del modelo, acompaadas de una relacin escrita de las caractersticas o los detalles que no sea posible apreciar en ellas. h. si se trata de obras arquitectnicas: dos copias de los planos y las memorias descriptivas correspondientes, en cualquier clase de soporte apto para la registracin. De manera similar se plantean los requisitos del proceso de inscripcin de las dems creaciones o actos que pueden ser inscriptos en alguna seccin del Registro. Establece con gran detalle el decreto, artculo 8 que el Registro extender un recibo por los documentos que se presenten para su inscripcin, con los datos que identifiquen la obra (as como su transmisin, transferencia o cesin si de eso se tratara) y por el pago de la correspondiente tasa de inscripcin y del importe de las publicaciones, en el caso que fuere necesario. Los valores a pagar o tasas de inscripcin de obras y transmisiones sern fijadas a propuesta del Consejo de Derechos de Autor, entre un mnimo de una (1) Unidad Reajustable y un mximo de diez (10) Unidades Reajustables, dando cuenta al Ministerio de Educacin y Cultura. ste opdr observarlas dentro de los diez das hbiles de recibida la comunicacin. Con observacin o sin ella, resolver el Poder Ejecutivo. El producido de las mismas deber asignarse al Consejo de Derechos de Autor para el cumplimiento de sus 144
fines. Por su parte, establece el artculo 9 que una vez recibida la solicitud de inscripcin -salvo en el caso de la Seccin Transmisiones y Cesiones-, el Registro de Derechos de Autor dispondr la realizacin de una sola publicacin de la solicitud en el "Diario Oficial" a la mitad de la tarifa vigente, que ser pagada por el interesado. El edicto deber comunicar el gnero de la obra inscripta, el ttulo, el autor y los dems datos que sean necesarios para individualizarla. Luego de treinta das de la publicacin, si no mediare oposicin de parte interesada, el Registro de Derechos de Autor inscribir definitivamente la obra; expidiendo certificado, artculo 10. En caso de oposicin a la solicitud de registracin as como en caso de solicitud de rechazo o de anulacin de una inscripcin ya hecha, resolver el Consejo de Derechos de Autor conforme al procedimiento administrativo vigente para la Administracin Central, artculo 11.
VI - DERECHOS DE LOS AUTORES En materia de derechos exclusivos reconocidos por la legislacin uruguaya al autor de las obras, corresponde recordar la necesaria integracin con las normas de origen internacional que debe realizar el intrprete. Es decir, la ley uruguaya de 1937 recoge y reglamenta derechos fundamentales para cuya completa interpretacin debe analizarse paralelamente las disposiciones de Convenios internacionales, particularmente el Convenio de Berna. El sistema uruguayo, pues, distingue entre derechos morales y derechos de explotacin. Los derechos morales derivan de la personalidad del autor. Se caracterizan por ser imprescriptibles, innegociables, inembargables, carecen de contenido patrimonial. Se trata de los derechos de divulgacin, paternidad, integridad, modificacin, retracto. Los derechos patrimoniales o de explotacin posibilitan que el autor tenga un retorno econmico en relacin con la obra que ha creado. Se trata de derechos limitados en el tiempo, que pueden ser objeto de negociacin, embargables como todo bien econmico. Se trata de los derechos de reproduccin, representacin, transformacin, comunicacin pblica, distribucin, droit de suite para las creaciones plsticas, adaptacin, traduccin. Cualquier otra forma de explotacin que surgiere con el tiempo se encontrat incluida entre los derechos patrimoniales del autor porque es un elenco de nmero abierto. En los aos pasados ms recientes, el surgimiento de Internet y la utilizacin dada a las obras protegidas en la red llevo a debatir y, en algn sentido o desde algunos sectores de 145
opinin, incluso a cuestionar el rol de los derechos de autor como cuerpo normativo en Internet. Con los aos se viene demostrando que esta nueva revolucin tecnolgica determina replanteos en la forma de ejercicio de los derechos del autor, pero se mantienen los enunciados y caractersticas de las distintas facultades. Cambia el eje de la explotacin de la reproduccin (que como veremos es tpica del soporte material) a la puesta a disposicin (propia de la accesibilidad), por ejemplo. No obstante, no cambian las consideraciones respecto de la titularidad del autor. A) Derechos Morales a) Derecho de divulgacin El derecho de divulgacin se puede considerar recogido en el artculo 11 de la ley 9.739, que establece que La facultad de publicar una obra indita, la de reproducir una ya publicada o la de entregar la obra contratada constituyen un derecho moral no susceptible de enajenacin forzada.. De esta forma, no podr nunca circular una obra contra la voluntad del autor. b) Derecho de paternidad El derecho de paternidad del autor en el derecho uruguayo se sustenta en el primer numeral del artculo 12 de la ley de 1937. Segn esta norma, sean cuales fueren los trminos del contrato de cesin o enajenacin de derechos, el autor tendr sobre su obra una serie de facultades entre las que se encuentra la de exigir la mencin de su nombre o pseudnimo y la del ttulo de la obra en todas las publicaciones, ejecuciones, representaciones, emisiones, etc., que de ella se hicieren. Si opta por no dar a conocer su nombre, el artculo 30 determina que en caso de obra annima o con pseudnimo, el editor o empresario ser el titular de los derechos de autor, mientras ste no descubra su incgnito y haga valer su calidad. c) Derecho de integridad En la ley de 1937 el artculo 12 numeral segundo establece que el autor tiene de manera perpetua, an cuando haya transferido sus derechos de explotacin el derecho de vigilar las publicaciones, representaciones, ejecuciones, reproducciones o traducciones de la misma, y oponerse a que el ttulo, texto, composicin, etc., sean suprimidos, supuestos, alterados, etc.. Agrega el artculo 16 que, despus de la muerte del autor, el derecho de defender la integridad de la obra pasar a sus herederos, y subsidiariamente al Estado. Asimismo, ninguna adicin o correccin podr hacerse a la obra, si an con el consentimiento de los 146
causahabientes del autor, sin sealar especialmente los pasajes agregados o modificados. d) Derecho de modificacin de la obra El numeral tercero del artculo 12 de la ley de derechos de autor consagra facultades de modificacin, reglamentadas en funcin de los intereses involucrados en la publicacin. Concede al autor el derecho de corregir o modificar la obra enajenada siempre que no altere su carcter o finalidad y no perjudique el derecho de terceros adquirentes de buena fe; e) Derecho de retracto El artculo 13 de la ley 9.739 reglamenta el derecho de arrepentimiento o retracto en el derecho uruguayo. Establece que cuando concurran graves razones morales, el autor tendr la facultad de retirar su obra, debiendo resarcir el dao que injustamente causare a los cesionarios, editores o impresores interesados. En garanta de tal resarcimiento, puede ser constreido por el Juez a prestar previamente fianza. La facultad que consagra esta norma es personal e intransferible, de modo .que no puede considerarse transmisible ni siquiera a herederos. No se han presentado casos en la jurisprudencia nacional en este sentido. B) Derechos de explotacin El artculo 2 inciso primero de la ley N 9.739 enumera el elenco de facultades patrimoniales exclusivas del autor: enajenar, reproducir, distribuir, publicar, traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposicin del pblico las mismas, en cualquier forma o procedimiento. a) Derecho de reproduccin La pauta general sobre el derecho de reproduccin del autor se encuentra delimitada por el artculo 2 de la ley 9.739, que establecen que la facultad de reproducir comprende la fijacin de la obra o produccin protegida por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtencin de copias, su almacenamiento electrnico -sea permanente o temporario-, que posibilite su percepcin o comunicacin.
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b) Derecho de distribucin Segn la mencionada norma, la facultad de distribuir comprende la puesta a disposicin del pblico del original o una o ms copias de la obra o produccin, mediante su venta, permuta u otra forma de transmisin de la propiedad, arrendamiento, prstamo, importacin, exportacin o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotacin de las mismas. c) Derecho de publicar La facultad de publicar del autor comprende: a. el uso de la prensa, de la litografa, del polgrafo y otros procedimientos similares; b. la transcripcin de improvisaciones, discursos, lecturas, etctera, aunque sean efectuados en pblico; c. la recitacin en pblico, mediante la estenografa, dactilografa y otros medios. En el texto anterior del articulado se encontraba parcialmente incluida esta facultad dentro del derecho de reproduccin. d) Derecho de traducir La facultad de traducir comprende, no slo la traduccin de lenguas sino tambin de dialectos, establece la ley. Cuando se trata de realizar una traduccin estamos ante la facultad de realizacin de una obra derivada. en este caso como en cualquier otras obra derivada es facultad exclusiva del autor autorizar la obra derivada y, adems, cobrar por ello. e) Derecho de comunicacin pblica El concepto de comunicacin pblica se encuentra claramente actualizado en el texto actual. Se establece el alcance de las facultades comprendidas en la comunicacin al pblico, en la siguiente forma: a. la representacin y la ejecucin pblica de las obras dramticas, dramtico-musicales, literarias y musicales, por cualquier medio o procedimiento, sea con la participacin directa de intrpretes o ejecutantes, o recibidos o generados por instrumentos o procesos mecnicos, pticos o electrnicos, o a partir de una grabacin sonora o audiovisual, u otra 148
fuente; b. la proyeccin o exhibicin pblica de las obras cinematogrficas y dems obras audiovisuales; c. la transmisin o retransmisin de cualesquiera obras por radiodifusin u otro medio de comunicacin inalmbrico, o por hilo, cable, fibra ptica u otro procedimiento anlogo que sirva para la difusin a distancia de los signos, las palabras, los sonidos o las imgenes, sea o no mediante suscripcin o pago; d. la puesta a disposicin, en lugar accesible al pblico y mediante cualquier instrumento idneo, de la obra transmitida o retransmitida por radio o televisin; e. la exposicin pblica de las obras de arte o sus reproducciones. De manera general, establece el legislador que la comunicacin pblica comprende, "todo acto mediante el cual la obra se pone al alcance del pblico, por cualquier medio (almbrico o inalmbrico) o procedimiento, incluyendo la puesta a disposicin del pblico de las obras, de tal forma que los miembros del pblico puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija". f) Droit de suite El derecho uruguayo ha sido precursor en el mundo respecto de la consagracin del droit de suite, es decir, de consagrar un derecho de seguimiento del autor en funcin del xito comercial de la obra. El ncleo de este derecho implica que a medida que aumenta el valor y la comercializacin de una obra, se beneficie el autor an cuando haya comercializado su creacin mediante el cobre de un porcentaje sobre el precio. Se origina especficamente en relacin con las obras de artes plsticas. A pesar de que fue recogido en el artculo 9 de la ley del '37 practicamente nunca fue operativo en nuestro pas. La gran amplitud que tena determin que no fuera aplicable. Actualmente, debidamente acotado a las obras plsticas podr ponerse en prctica y responder a la justa intencin del legislador. Se establece que en caso de reventa de obras de arte plsticas o escultricas efectuadas en pblica subasta, en establecimiento comercial o con la intervencin de un agente o comerciante, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios -hasta el momento en que la obra pase al dominio pblico-, gozan del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un 3% (tres por ciento) del precio de la reventa. Los subastadores, comerciantes o agentes que intervengan en la reventa, sern los agentes de retencin del derecho de participacin del autor en el precio de la obra revendida. Debido a ello estarn obligados a entregar dicho importe, en el plazo de treinta 149
das siguientes a la subasta o negociacin, al autor o a la entidad de gestin correspondiente. En caso de incumplimiento de la obligacin por parte del rematador, comerciante o agente, serresponsable solidariamente del pago del referido monto. g) Formas actuales de explotacin con particular referencia al software. El derecho de autor se puede ejercer de manera activa o pasiva. De manera activa es afirmando el requerimiento de autorizacin para cada utilizacin, persiguiendo las infracciones. De manera pasiva significa permitiendo expresamente la utilizacin, manifestando que cada uso que haga un tercero no requerir de la autorizacin del titular de los derechos de autor. En estos casos se pueden - y es lo que se acostumbra incorporar condiciones de uso en los contratos de autorizacin o licencias, y por las infracciones que puedan acaecer tambin se podrn iniciar acciones legales. En cualquier caso el sustento de disponer de derechos de explotacin se encuentra en la existencia de una normativa autoralista y en una obra protegida. En materia de programas de computacin o software se dan notoriamente estas dos formas de explotacin, oponindose usualmente el concepto de software propietario y software libre. En este caso se haceparticular referencia a la negativa o autorizacin a la puesta a disposicin del cdigo fuente del programa de computacin al usuario. Como software propietario se denomina a la modalidad tradicional de explotacin de esta creacin protegida por el derecho de autor: cada usuario requiere una autorizacin que se concede mediante suscripcin de una licencia y pago de un canon. No se admite modificacin alguna al cdigo fuente, facultad exclusiva del titular del derecho de autor. Software libre no significa que no existen derechos de autor. Justamente, dicha forma de explotacin se sustenta en la existencia de una norma autoralista. Implica que el titular de los derechos de autor decide, como titular de un derecho monoplico que es, una forma de explotacin diversa a la del software propietario. Se trata de un programa de computacin o software que debe permitir la distribucin de copias , con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad por la distribucin, independientemente de los lugares entre los que se establezca envo y recepcin del software. Software libre tampoco es lo mismo que free software o software gratis, consistiendo este ltimo en software propietario cuya utilizacin en ciertos casos se utiliza sin pago alguno (gratuito) pero no existen otras libertades. El software libre involucra cuatro libertades de los usuarios: a. libertad de usar el programa, con cualquier propsito; b. libertad de investigar o estudiar cmo funciona el programa, y adaptarlo a sus propias necesidades. El acceso al cdigo fuente es una condicin previa para esto; 150
c. libertad de distribuir copias, con lo que se puede ayudar a otros usuarios potenciales; d. libertad de mejorar el programa y hacer pblicas las mejoras a los dems, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al cdigo fuente es un requisito previo tambin para esto. Estamos ante software libre cuando los usuarios tengan todas estas libertades, aunque la mayora de los usuarios slo utilice la primera de las referidas libertades. La idea filosfica general que sustenta esta forma de gestin es la colaboracin para el desarrollo de software y la admisin de su utilizacin. Esto no implica que no haya software libre comercial: este concepto es compatible con la organizacin, desarrollndose - ms precisamente - en torno de la prestacin de servicios que a la autorizacin de uso de un producto (como en el caso del denominado software propietario). Con el objeto de garantizar que el software libre no sea usado por terceras personas o empresas para comercializar este tipo de programas, la Free Software Foundation, entidad no gubernamental, defini una serie de reglas que limitan el uso que se pueda hacer de este software, a travs de reglas o licencias sobre el modo de distribuir software libre, teniendo en cuenta que no entraran en conflicto con las libertades de modificacin. Se trata del establecimientos de reglas que jurdicamente adquieren en estatus de usos. Una de ellas es la licencia creada que se ha denominado "copyleft'' e implica que, cuando se redistribuya el programa, no se podrn agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades de distribucin. De manera que cada copia del software, aun cuando pueda haber sido modificada, seguir siendo software libre. Esta regla tiene efecto contractual cuando es incorporada en las licencias de software libre, es decir, en los contratos mediante los cuales se autoriza a la utilizacin libre declarada por el autor. Adoptando la posicin del software libre, desde el ao 2004 se abre paso en la gestin de derechos la organizacin de licencias de Creative Commons (http://creativecommons.org) planteada para otras obras: musicales, textos, audiovisuales y otras. La idea central consiste en ofrecer un modelo legal y una serie de aplicaciones informticas que faciliten la distribucin y uso de contenidos dentro del dominio pblico. Se permite un uso directo, pero no un uso comercial. Las libertades generales en juego ante una licencia de Creative Commons son prcticamente las mismas que en el caso del software libre. Entre las restricciones, adems de la central aludida a realizar uso comercial de la obra, se puede destacar que se estable la prohibicin de: ofrecer o imponer ningn trmino sobre la obra que altere o restrinja los trminos de esta licencia o el ejercicio de sus derechos por parte de los cesionarios de la misma; sublicenciar la obra; modificar todos los avisos que se refieran a la licencia Creative Commons y a la ausencia de garantas; distribuir, exhibir pblicamente, comunicar pblicamente o comunicar pblica y digitalmente la obra sin las medidas tecnolgicas necesarias para controlar el acceso o uso de la obra de una manera contraria 151
a los trminos de esta licencia. Actualmente es creciente la utilizacin de estas modalidades de ejercicio de las facultades del autor, que han generado adems un movimiento internacional de apoyo y difusin.
VII - LIMITACIONES Y EXCEPCIONES Iniciamos este mdulo explicando que el derecho de autor aparece como un rgimen legal de equilibrio entre los intereses de los autores y de los usuarios. Una de las manifestaciones ms claras al respecto son las limitaciones y excepciones a los derechos de explotacin de los autores que consagran las disposiciones internacionales y nacionales en el Derecho Comparado. El objetivo de tales disposiciones es permitir el acceso a la informacin o conocimiento por razones culturales cuando esto no afecte a la explotacin patrimonial de la obra. El artculo 45 de la ley de 1937 precepta qu reproducciones no han de considerarse ilcitas o qu acciones no son constitutivas de reproduccin ilcita. De esta manera, se reconocen limitaciones o excepciones a las facultades del autor sobre su obra. Tales limitaciones son de interpretacin restrictiva, no pudindose admitir otras que no sean las previstas por esta disposicin, ni formular interpretaciones extensivas. Enunciamos a continuacin tales limitaciones. a. La publicacin o difusin por radio o prensa, de obras destinadas a la enseanza, de extractos, fragmentos de poesas y artculos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor, salvo lo dispuesto en el artculo 22. b. La publicacin o transmisin por radio o en la prensa, de las lecciones orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones pronunciadas en las asambleas deliberantes, en los Tribunales de Justicia o en las reuniones pblicas; c. Noticias, reportajes, informaciones periodsticas o grabados de inters general, siempre que se mantenga su versin exacta y se exprese el origen de ellos; d. Las transcripciones hechas con propsitos de comentarios, crticas o polmicas; e. La reproduccin fiel de las leyes cdigos, actas oficiales y documentos pblicos de cualquier gnero; f. La reproduccin de las obras teatrales enajenadas, cuando hayan transcurrido dos aos sin llevarse a cabo la representacin por el cesionario;
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g. La impresin o reproduccin, por orden del autor o sus causahabientes, de las obras literarias enajenadas, siempre que haya transcurrido un ao de la intimacin de que habla el artculo 32; h. La reproduccin fotogrfica de cuadros, monumentos, o figuras alegricas expuestas en los museos, parques o paseos pblicos, siempre que las obras de que se trata se consideren salidas del dominio privado; i. La publicacin cuando se trate de obras teatrales o musicales, por parte del director del teatro o empresario, siempre que esa reproduccin haya sido hecha con autorizacin del autor; j. Las transmisiones de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado, o por cualquier otro procedimiento, cuando esas estaciones no tengan ninguna finalidad comercial y estn destinadas exclusivamente a fines culturales; k. La ejecucin, por bandas u orquestas del Estado, de pequeos trozos musicales o de partes de obras en msica, en programas pblicos, siempre que se lleve a cabo sin fin de lucro. En el artculo 45, que enuncia una serie de actos que se consideran ilcitos en el derecho uruguayo, destacamos que se ha ajustado una excepcin en la reforma del ao 2003. Nos referimos a la disposicin que alude a la ilicitud de la representacin, ejecucin o reproduccin de obras en cualquier forma y por cualquier medio, en teatros o lugares pblicos, sin la autorizacin del autor o sus causahabientes. El agregado actual precisa que a los efectos de la ley de derechos de autor "se entiende que es efectuada en sitio pblico toda aquella realizada fuera del mbito domstico". Adems acota la excepcin a este acto ilcito de la siguiente forma: "Sin embargo no se considerarn ilcitas las representaciones o ejecuciones efectuadas en reuniones estrictamente familiares que se realicen fuera del mbito domstico cuando se cumplan los siguientes requisitos: a. que la reunin sea sin fin de lucro; b. que no se utilice servicio de discoteca, audio o similares ni participen artistas en vivo; c. que slo se utilicen aparatos de msica domsticos (no profesionales ). Las entidades de gestin colectiva podrn verificar si se cumplen los requisitos mencionados. Otro acto que no se considerar ilcito sern las representaciones que se lleven a cabo en instituciones docentes, pblicas o privadas, y en lugares destinados a la celebracin de cultos religiosos, siempre y cuando no medie un fin de lucro 153
Nuevamente recordemos que para la interpretacin de esta disposicin, ha de tenerse en cuenta la normativa internacional, en particular el Convenio de Berna.
VIII - TRANSFERENCIA Los derechos de autor, de carcter patrimonial, se transmiten tanto contractualmente, como por sucesin mortis causa. En el primer caso, el contrato para ser vlido deber constar por escrito y ser oponible a terceros desde su inscripcin en el Registro, artculo 8 de la Ley. Si el contrato se otorga en el extranjero, la inscripcin podr hacerse ante las autoridades diplomticas o consulares del pas. En todo caso de enajenacin, el o los autores tendrn derecho a participar en la plusvala de la obra, sobre los beneficios que obtengan los sucesivos adquirentes en un porcentaje del 25%, siendo nulo todo pacto en contrario. Igual derecho tienen los herederos o legatarios del o los autores hasta que la obra pase a dominio pblico, artculo 9. En cuanto a derechos del adquirente, el artculo 31 establece que quien adquiere a cualquier ttulo una obra protegida por el derecho de autor se substituye al autor en todas sus obligaciones y derechos, excepto aquellos que, por su naturaleza, son de carcter personalsimo. (Artculo 9, 10, 11, 12, 13 y 19). Asimismo, custodiando los derechos morales del autor, como a la obra como patrimonio cultural, el artculo 32 establece que si el cesionario o adquirente del derecho omite hacer representar, ejecutar, o reproducir la obra, conforme a los trminos del contrato o en el silencio de ste, de conformidad con los usos y la naturaleza y destino para que la obra ha sido hecha, el autor o sus causahabientes pueden intimarle el cumplimiento de la obligacin contrada. En este caso, transcurrido un ao sin que se diera cumplimiento a ella, el cesionario pierde los derechos adquiridos sin que haya lugar a la restitucin del precio pagado; y debe entregar el original de la obra. El autor o sus herederos podr, adems, reclamar indemnizacin por daos y perjuicios. La norma nacional, con intencin de dar fuerza a esta disposicin la califica como de orden pblico, estableciendo que el adquirente slo podr eludirla por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no le sea imputable. Un caso particular de transmisin de derechos es la expropiacin. Esta se encuentra reglamentada para el caso especfico de las obras de derecho de autor, en el artculo 41. Esta norma dice que el Estado o el Municipio pueden expropiar el derecho de autor con las siguientes reservas: 154
a. la expropiacin ser individual, por cada obra, y slo ser procedente por razones de algo inters pblico; b. no podr expropiarse el derecho a publicar o a difundir la obra en vida del autor. Finalmente, es de considerar que a tenor del artculo 33 - el derecho de explotacin econmica por el adquirente, pertenecer a ste hasta despus de quince aos de fallecido el autor, pasando a partir de esa fecha a sus herederos, que usufructuarn la propiedad conforme a lo dispuesto en el artculo 14, la norma que establece los plazos . Frente a la existencia de normativa correspondiente a la cesin de derechos de autor, es de notar que no hay disposiciones expresas sobre el rgimen de licencia de derechos de autor. Sin perjuicio de ello, se reconoce que se aplican las disposiciones administrativas de registro antes mencionadas en relacin con la cesin de derechos. IX - DURACIN DE LA PROTECCIN El autor conserva derecho de propiedad durante toda su vida. Sus herederos o legatarios, lo conservan durante el plazo de cincuenta aos a partir del deceso del causante, an cuando se trate de obras pstumas. Si los herederos fueren menores, el plazo citado se contar desde que tengan representacin legal, artculo 14. El texto original de la ley de 1937 deca cuarenta aos, pero el ingreso del Uruguay a la Unin de Berna determin que se considerara vigente la exigencia internacional de cincuenta aos an cuando no se ha modificado la ley. La reforma del ao 2003 modific el texto lega, adaptndolo al Convenio de Berna, es decir a cincuenta aos. No sigue la tendencia regional (como los restantes pases del Mercosur, por ejemplo) y mundial que en los ltimos aos viene determinando una ampliacin a setenta aos de este plazo. En caso de obras producidas en colaboracin, el trmino de propiedad de los herederos o legatarios se contar desde el fallecimiento del ltimo coautor, artculo 15. Si la obra no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los 10 aos a contar del fallecimiento del autor, caer en el dominio pblico, artculo 14. Si la titularidad del derecho de autor corresponde a persona jurdica el artculo 17 de la ley plantea la siguiente distincin. Si se trata de academias, institutos de cultura intelectual o asociaciones de fomento literario o artstico, el trmino ser de diez aos a partir de la primera publicacin. Otro tipo de empresas o asociaciones conservan el derecho por plazo de cuaren-ta aos. Destaca el artculo 19 el carcter que, por el hecho de que una obra haya sido editada, reproducida o representada sin que se hayan pagado los derechos correspondientes, por tolerancia del autor no se entender que ste ha hecho abandono de su propiedad. 155
Para el caso que el Estado, los Municipios y las personas de derecho pblico sean titulares del derecho de autor la proteccin ser perpetua y no estar sometida a formalidad alguna, artculo 40.
X - DOMINIO PBLICO Una obra se encuentra en el dominio pblico cuando los derechos patrimoniales de explotacin ya no estn vigentes y, por lo tanto, no es necesario requerir la autorizacin del titular del derecho a efectos de su utilizacin. Recordamos que de todas formas corresponde que sean respetados los derechos morales del autor, como paternidad e integridad, pues son perpetuos. No obstante, a pesar que ya no se requiere autorizacin para explotar la obra en el Uruguay corresponde pagar por su uso. Esto es as porque tenemos el llamado dominio pblico pagante: quien recauda el producido por la explotacin de obras en el dominio pblico es el Estado, que vierte dicho aporte en el fomento de artes. Lo recaudado es vertido en funcin de la clase de obras que lo ha producido. Si se trata de obras dramticas, se destina al Fondo Nacional de Teatro. Si se trata de obras musicales, se destina al Fondo Nacional de la Msica. No existiendo sucesores mortis causa, o vencido el plazo que la ley otorga a los mismos, la obra entra en el dominio pblico, artculo 40. Segn el artculo 42, cuando una obra cae en el dominio pblico cualquier persona podr explotarla con sujecin a las siguientes limitaciones: a. deber sujetarse a las tarifas que fije el Consejo de los Derechos del Autor; el Poder Ejecutivo, en la reglamentacin de la ley, velar para que las tarifas que se adopten sean moderadas y generales para cada categora de obras; b. la publicacin, ejecucin, difusin, reproduccin, etc., deber ser hecha con toda fidelidad; el Consejo de los Derechos de Autor velar por la observancia de esta disposicin sin perjuicio de lo establecido en el artculo siguiente.
XI - ACCIONAMIENTO DEFENSIVO A) Medidas provisorias representacin. y cautelares, posibilidad de suspender la
La ley instrumenta mecanismos para que los titulares de derechos protegidos en la ley N 156
9.739, sean los autores as como los titulares de derechos conexos, puedan accionar en las mejores condiciones posibles contra los infractores de sus derechos. El artculo 47 establece, como medida preparatoria, que los titulares de los derechos protegidos en esta ley podrn solicitar una inspeccin judicial con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a esta ley. El Juez podr decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se est cometiendo la infraccin, levantando acta donde se describan los hechos constatados y recogiendo, en lo posible, lo que de ellos tengan eficacia probatoria. La inspeccin decretada por el Juez no requerir contracautela. La inspeccin judicial tiene carcter reservado y se decretar sin noticia de la persona contra quien se pide. El artculo 48 dispone que el Juez, a instancia del titular del respectivo derecho o de su representante, as como entidades de gestin colectiva, podr ordenar la prctica de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infraccin o que se contine o repita una violacin ya realizada a los derechos exclusivos del titular. Enuncia, a modo de ejemplo, las siguientes medidas cautelares: a. la suspensin inmediata de las actividades de fabricacin, reproduccin, distribucin, comunicacin o importacin ilcita segn proceda; b. el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora; c. el embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilcita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneracin. La ley concede adems, al titular del derecho de autor o a quien lo represente, (otorgando expresamente personera a las sociedades de autores) el derecho a solicitar de la autoridad policial correspondiente, el auxilio necesario mediante la inmediata intervencin, para suspender una representacin teatral o la ejecucin de msica instrumental o vocal o propalacin radio-fnica, efectuada sin consentimiento del autor, cuando ellas se realicen en sitios en que no se cobre entrada, o en que cobrndo-se, no se haya dado previamente publicacin con anticipacin en trminos reglamentarios, artculo 52. B) Medidas en frontera. La reforma del 2003 del derecho de autor uruguayo incorpor el mecanismo de medidas en frontera contra la piratera y dems infracciones marcarias sobre la base de las disposiciones del AADPIC. 157
En este sentido, el artculo 63 establece que cuando la Direccin Nacional de Aduanas o los titulares de los derechos protegidos por el derecho de autor, tengan motivos vlidos para sospechar que se realiza o prepara la importacin al territorio nacional de mercancas que, de acuerdo a los trminos de la legislacin aplicable, hayan sido fabricadas, distribuidas o importadas o estn destinadas a distribuirse, sin autorizacin del titular del derecho de propiedad intelectual, podrn requerir ante el Juzgado Letrado competente, que se dispongan medidas especiales de contralor respecto de tales mercancas, secuestro preventivo o la suspensin precautoria del respectivo despacho aduanero. A efectos de tal accionamiento se debern presentar todos los elementos de juicio que den mrito a la sospecha, debindose resolver sobre tales medidas dentro del plazo de veinticuatro horas sin ms trmite y sin necesidad de contracautela. Tratndose de medidas preventivas, corresponde que se lleven a cabo acciones sustantivas contra la infraccin una vez interpuestas las medidas en frontera. El Juez podr dictar las medidas solicitadas, en cuyo caso, una vez cumplidas, sern notificadas a los interesados. Si transcurridos diez das hbiles contados a partir de la notificacin al titular del derecho o su representante, no se acreditaren haber iniciado las acciones civiles o penales correspondientes, se dejarn sin efecto las medidas preventivas, disponindose el despacho de la mercadera, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido el promotor de las medidas. C) Acciones civiles Entre las acciones de competencia civil podemos citar: la posibilidad de reclamacin de pago de derechos adeudados, o los conflictos que puedan suscitarse en la aplicacin de los contratos, entre otras, acciones que se rigen por los principios de derecho comn. Asimismo, la ley especialmente: a. extiende a propietarios o arrendatarios de locales donde se realicen obras teatrales, musicales, etc., la responsabilidad por el pago de los derechos de autor, artculo 50; b. acuerda a la parte lesionada accin civil para la indemnizacin por daos y perjuicios y para la entrega de todos los beneficios indebidamente percibidos por el contraventor, artculo 51. El co-autor, es decir a uno de los autores de la obra en colaboracin, se considera que tiene legitimacin a los efectos de demandar la proteccin de su derecho de autor. As lo ha sostenido la jurisprudencia y doctrina nacional. Corresponde destacar la posibilidad de que el Estado accione para la proteccin de las 158
obras, en funcin de su obligacin de proteccin del acervo cultural. Adems, segn el artculo 43, cualquier ciudadano podr denunciar al Consejo de los Derechos de Autor la mutilacin de una obra literaria, cientfica o artstica, los agregados, transposiciones o errores graves de una traduccin, as como toda otra deficiencia que afecte el mrito de dichas obras.
D) Acciones penales La Ley de Derechos de Autor sanciona diversos ilcitos penales segn lo dispuesto por el artculo 46 de la ley N 9.739. En primer lugar, establece en su literal A) que el que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribucin al pblico, o ponga a disposicin del mismo en cualquier forma o medio, con nimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra indita o publicada, una interpretacin, un fonograma o emisin, sin la autorizacin escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier ttulo, o se la atribuyere para s o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, ser castigado con pena de tres meses de prisin a tres aos de penitenciara. En segundo lugar, literal B), dispone que con la misma pena ser castigado el que fabrique, importe, venda, d en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulacin, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propsito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos tcnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos. En tercer lugar, literal C), adems de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenar en la sentencia condenatoria la confiscacin y destruccin, o dispondr cualquier otro medio de supresin de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infraccin, as como de todos los artculos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricacin de las mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisin de los ilcitos referidos no tengan por nica finalidad esta actividad, el Juez sustituir la destruccin por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales. En cuarto lugar, literal D), ser sancionado con pena de tres meses de prisin a tres aos de penitenciara quien altere o suprima, sin autorizacin del titular de los derechos protegidos por esta ley, la informacin electrnica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestin de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicar a quien distribuya, importe con fines de distribucin, emita o comunique al pblico, sin autorizacin, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la informacin electrnica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido 159
suprimida o alterada sin autorizacin. Finalmente, establece una figura que atiende las situaciones en las cuales no medi nimo de lubro o de causar perjuicio injustificado. Establece el literal E) que el que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin nimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretacin, fonograma o emisin, sin la autorizacin escrita de su respectivo titular, ser castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).
Sub-captulo 2. Derechos conexos I - CONCEPTOS GENERALES Al lado del derecho de autor, indisolublemente vinculados, se encuentra la actividad de algunos operadores que realizan su actividad econmica sobre la base de la existencia de obras protegidas por el derecho de autor. Como han evolucionado en torno a tales obras se denominan derechos "conexos", "afines" o "relacionados" con el derecho de autor. Nos referimos a: a. artistas intrpretes y ejecutantes, actores, msicos; b. productores de fonogramas, grabaciones de cassetes de audio, y CDs; c. entidades u organismos de radiodifusin, en relacin con sus programas de radio y televisin. La norma internacional bsica que regula los derechos conexos es la Convencin Internacional sobre la proteccin de los artistas intrpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusin, hecha en Roma, el 26 de octubre de 1961, en adelante Convencin de Roma. En el artculo 3 de la dicha Convencin se definen ciertos conceptos que integran el derecho uruguayo dado que nuestro pas es parte de la Convencin de Roma. Los reproducimos con la finalidad de que resulten aclaratorios del tema que estamos analizando: "(a) artista intrprete o ejecutante , todo actor, cantante, msico, bailarn u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artstica; (b) fonograma , toda fijacin exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecucin o 160
de otros sonidos; (c) productor de fonogramas , la persona natural o jurdica que fija por primera vez los sonidos de una ejecucin u otros sonidos; (d) publicacin , el hecho de poner a disposicin del pblico, en cantidad suficiente, ejemplares de un fonograma; (e) reproduccin , la realizacin de uno o ms ejemplares de una fijacin; (f) emisin , la difusin inalmbrica de sonidos o de imgenes y sonidos para su recepcin por el pblico; (g) retransmisin , la emisin simultnea por un organismo de radiodifusin de una emisin de otro organismo de radiodifusin." El concepto de radiodifusin, que resulta restringido en el arriba mencionado literal (f), se ha actualizado en el Tratado de la OMPI sobre Interpretacin o Ejecucin y Fonogramas (TOIEF o WPPT), an cuando dicho Tratado no regul los derechos de las entidades de radiodifusin. En el referido Tratado se tiene en consideracin a la radiodifusin por satlite, recurriendo a conceptos del Convenio de Bruselas sobre la distribucin de seales portadoras de programas transmitidas por satlite (el Convenio de Bruselas) y se introduce el concepto de cifrado. Con tales influencias surge la definicin de radiodifusin contenida en el articulo 2.f) del TOIEF como: La transmisin inalmbrica de sonidos o de imgenes y sonidos o de las representaciones de estos, para su recepcin por el pblico; dicha transmisin por satlite tambin es una radiodifusin; la transmisin de seales codificadas ser radiodifusin cuando los medios de descodificacin sean ofrecidos al pblico por el organismo de radiodifusin o con su consentimiento. En el derecho uruguayo se encuentran regulados en la Ley N 9.739, ms precisamente en el CAPITULO VII, denominado desde la reforma del 2003 "De los derechos de los artistas intrpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusin". En el derecho uruguayo la enunciacin bsica de titularidad de los derechos conexos aparece en el literal D) del artculo 7 de la ley N 9.739. Establece que sern titulares: "D) El artista intrprete o ejecutante de una obra literaria o musical, sobre su interpretacin o ejecucin; el productor de fonogramas, sobre su fonograma; y organismo de radiodifusin sobre sus emisiones." Sin perjuicio de los conceptos especficos a cada caso, es de destacar el precepto del literal D) del artculo 39, que establece que los artistas intrpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas gozarn del derecho a una remuneracin equitativa y nica por la utilizacin directa o indirecta para la radiodifusin o para cualquier comunicacin al pblico de los fonogramas publicados con fines comerciales. En tal caso, no resulta de aplicacin la disposicin contenida en el artculo 36 con disposiciones especficas para el 161
caso de artistas intrpretes o ejecutantes. Dispone tambin la citada norma que dicha remuneracin ser reclamada al usuario por ambos o por la entidad de gestin colectiva en la que los mismos deleguen su recaudacin. En trminos generales, corresponde anotar que los mecanismos legales, sea procedimientos administrativos o acciones judiciales defensivas, son las mismas que para el caso de las obras protegidas por el derecho de autor. Surgen pues del rgimen de la ley N 9.739 arriba mencionado.
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II - ARTISTAS INTRPRETES Y EJECUTANTES La ley de 1937 se ocupaba ya del derecho de los intrpretes en varias de sus normas, partiendo del artculo 7 que reconoce su proteccin legal. Entre ellas destacamos, en primer lugar, el artculo 36, formulando los derechos bsicos que puede exigir el intrprete. Establece que el intrprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribucin por su interpretacin difundida o retransmitida mediante la radiotelefona, la televisin, o bien grabada o impresa sobre disco, pelcula, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproduccin sonora o visual. Si no se llagara a un acuerdo, el monto de la retribucin quedar establecido en juicio sumario por autoridad judicial competente. Por otra parte, a tenor del artculo 37 y consecuentemente con lo establecido en el artculo 11 de la propia ley para el autor, el intrprete tiene facultades para oponerse a la divulgacin de su interpretacin, cuando la reproduccin de la misma sea hecha en forma tal que pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artsticos. En el caso que la ejecucin de que se trata haya sido hecha por un coro o una orquesta, este derecho de oposicin corresponde al director del coro o de la orquesta, artculo 38. Finalmente, a fin de facilitar y promover la explotacin de las obras, el artculo 39 establece que sin perjuicio del derecho de propiedad del autor, una obra ejecutada o representada en un teatro o en una sala pblica, puede ser difundida o retransmitida mediante la radiotelefona o la televisin, con el solo consentimiento del empresario organizador del espectculo. En cuanto a los derechos exclusivos de los artistas intrpretes y ejecutantes, corresponde recurrir a las previsiones del literal A) del artculo 39 de la Ley N 9.739. Esta disposicin consagra el derecho exclusivo de los artistas intrpretes y ejecutantes de autorizar una serie de actos que implica explotacin de la obra: a. la reproduccin de sus interpretaciones y ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; b. la puesta a disposicin del pblico del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad; c. el arrendamiento comercial al pblico del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; d. la puesta a disposicin del pblico de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalmbricos de tal manera que los miembros 163
del pblico puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. e. la radiodifusin y la comunicacin al pblico de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretacin o ejecucin constituya por s misma una ejecucin o interpretacin radiodifundida; f. la fijacin de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.
III - PRODUCTORES DE FONOGRAMAS En el derecho uruguayo los derechos exclusivos de los productores de fonogramas surgen del literal B) del artculo 39 de la ley N 9.739. Se trata de la facultad de autorizar los siguientes actos: a. la reproduccin de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; b. la puesta a disposicin del pblico del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad; c. el arrendamiento comercial al pblico del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso despus de su distribucin realizada por ellos mismos o con su autorizacin; d. la puesta a disposicin del pblico de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalmbricos, de tal manera que los miembros del pblico puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.
IV - ORGANISMOS DE RADIODIFUSIN Si bien el contenido de las emisiones puede tener proteccin por s, por constituir obra protegida, a travs de la normativa del derecho de autor, las seales emitidas tienen un rgimen especfico de proteccin, al que nos referiremos en este punto. Los derechos exclusivos de los organismos de radiodifusin en el derecho uruguayo se encuentran consagrados en el literal C) del artculo 39 de la ley N 9.739. Tienen la facultad exclusiva de autorizacin de los siguientes actos: a. la retransmisin de sus emisiones, directa o en diferido, por cualquier medio o 164
procedimiento conocido o por conocerse; b. la puesta a disposicin del pblico de sus emisiones, ya sea por hilo o medios inalmbricos de tal manera que los miembros del pblico puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. c. la fijacin en cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada difundida en la emisin o transmisin; d. la reproduccin de sus emisiones. Tienen la facultad exclusiva de obtener una remuneracin equitativa por la comunicacin pblica de sus emisiones o transmisiones de radiodifusin, cuando se efecte en lugares a los que el pblico acceda mediante el pago de un derecho de admisin o entrada. La citada norma regula la realizacin de grabaciones efmeras, aquellas que se realizan con finalidades tcnicas de seguridad, por las propias caractersticas de la tecnologa utilizada o por caractersticas especficas de los contenidos emitidos. Establece la citada disposicin que es lcito que un organismo de radiodifusin, sin autorizacin del autor, ni pago de una remuneracin especial, realice grabaciones efmeras con sus propios equipos y para la utilizacin para una sola vez, en sus propias emisiones de radiodifusin, de una obra sobre la cual tenga el derecho de radiodifundir. Dicha grabacin deber ser destruida en un plazo de tres meses, a menos que se haya convenido con el autor un plazo mayor. No obstante, consagra la norma que tal grabacin podr conservarse en archivos oficiales, tambin sin autorizacin del autor, cuando la misma tenga un carcter documental excepcional. Si bien esta calificacin legal abre un camino que puede ser complejo para la calificacin de transmisiones, la disposicin resulta de gran importancia como bsqueda de equilibrio en relacin con intereses sociales y culturales. En cuanto a la prestacin de la actividad, la norma uruguaya bsica en materia de radiodifusin es el decreto ley N 14.670 de 23 de junio de 1977. En su artculo 1 establece que los servicios de radiodifusin, considerados de inters pblico, podrn explotarse por entidades oficiales y privadas, en rgimen de autorizacin o licencia, con la respectiva asignacin de frecuencia. Agrega, adems, el concepto legal de radiodifusin: el servicio de radiocomunicaciones, cuyas emisiones sonoras, televisivas o similares estn destinadas a la recepcin directa por el pblico. De modo que en el Uruguay, la prestacin de servicios de radiodifusin configura una actividad privada libre, cuyo ejercicio se encuentra sometido a la autorizacin del Poder Ejecutivo.
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Sub-captulo 3. Gestin Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos I - CONCEPTO Por Gestin Colectiva se entiende la forma de ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos a travs de entidades y organizaciones que los representan ante quienes utilizan sus obras. La gestin de las obras puede ser individual o colectiva. Es individual cuando el propio titular se encarga de negociar, autorizar y recaudar el dinero que ha pactado por la utilizacin de una obra. Todos los autores tienen este derecho. Sin embargo, no todos pueden realizar este tipo de explotacin. An ms: en el caso de ciertas obras y ciertas utilizaciones es impensable que sus titulares (porque una obra puede tener ms de un titular de derechos) estn realizando actos comerciales por cada explotacin que se realice. Pensemos en la msica y las obras dramticas, frente a los diversos usos que tienen en distintas salas y radios. Este ha sido en todos los pases el ncleo de autores y titulares de derechos que primero se ha organizado al efecto. Tambin es el caso, mucho ms reciente histricamente, de los titulares de derechos sobre los libros y las fotocopias. El medio para lograr que msicos, escritores, artistas y otros talentos de la creacin puedan dedicarse a su actividad creadora, que puedan vivir de ello y que sigan desarrollndose en beneficio de la sociedad es establecer una organizacin de gestin colectiva que los relaciona con los usuarios de obras protegidas. Adems de los autores o creadores - y tan importantes como ellos - se encuentran los empresarios que posibilitan con su inversin y organizacin que las obras (musicales, dramticas, audiovisuales, literarias) se produzcan y se difundan en el mercado. La organizacin de la recaudacin tambin posibilita que haya normas estables en la ecuacin econmica que permita invertir en industrias culturales. Esto se logra a travs de las denominadas Entidades de Gestn Colectiva, en adelante EGC. Los derechos que usualmente son gestionados a travs este sistema son: a. derecho de representacin y ejecucin pblica, la msica que se interpreta y ejecuta en discotecas, restaurantes, y otros lugares pblicos como hoteles (aunque no en todos los casos); b. derecho de radiodifusin, tanto tratndose de interpretaciones o ejecuciones en directo, como las grabadas por radio y televisin; c. derechos de reproduccin mecnica sobre las obras musicales, nos referimos a la 167
reproduccin de obras en disco compacto, cintas, discos, casetes, minidiscos u otras formas de grabacin; d. derechos de representacin y ejecucin sobre las obras dramticas, sobre las obras de teatro; e. derecho de reproduccin reprogrfica sobre las obras literarias, el fotocopiado; f. derechos conexos, ya sea de los artistas intrpretes o ejecutantes como de los productores de fonogramas con el objeto de recaudar su merecida remuneracin por la radiodifusin o la comunicacin de fonogramas al pblico.
II - CONSTITUCIN DE LAS EGC La legislacin uruguaya en materia de entidades o sociedades de gestin colectiva ha sido reformada en el 2003, habiendo sido incorporada una serie de disposiciones que detallan aspectos sobre la constitucin, gestin y control de tales entidades. Como norma general contamos con el artculo 58 de la ley N 9.739, que establece que las asociaciones constituidas o que se constituyan para defender y gestionar los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, necesitan, a efectos de su funcionamiento como tales, de la expresa autorizacin del Poder Ejecutivo. La forma jurdica de las referidas entidades deber ser la de asociaciones civiles sin fines de lucro, de manera que tendrn personera jurdica y patrimonio propio. La ley establece que no podrn ejercer ninguna actividad de carcter poltico o religioso. El Poder Ejecutivo, previa opinin preceptiva del Consejo de Derechos de Autor, tiene la potestad legal de determinar las entidades que ejercern la gestin colectiva a los efectos de representar a los titulares de las obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones. Debern, en todo caso, cumplir con los requisitos establecidos por la ley. El artculo 13 del decreto reglamentario, por su parte, establece que el Poder Ejecutivo, previa opinin preceptiva del Consejo de Derechos de Autor, otorgar las autorizaciones a las instituciones que hubieran solicitado ejercer la gestin colectiva para representar vlidamente a los titulares de obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones, siempre que hayan cumplido con los requisitos exigidos en el artculo 12 del mismo decreto. Precisamente, el artculo 12 reitera la norma legal en cuanto a que las asociaciones de gestin colectiva de derechos de autor que deseen ser reconocidas como tales debern obtener la expresa autorizacin del Poder Ejecutivo, previa opinin preceptiva del Consejo de Derechos de Autor. 168
Agrega, seguidamente, los extremos que habrn de acreditar las asociaciones civiles que soliciten autorizacin para operar como entidad de gestin colectiva. Se trata de los siguientes: a. que se trate de asociaciones civiles con personera jurdica, sin fines de lucro, que no ejerzan ninguna actividad de carcter poltico o religioso, y estn habilitadas por sus estatutos para ejercer la gestin colectiva de los derechos que pretenden administrar; b. que posean un Reglamento de Distribucin o Reparto de Derechos de Autor entre los titulares; c. que establezca la infraestructura necesaria para realizar efectivamente la gestin colectiva de los derechos de autor. Si bien las asociaciones civiles tienen libertad para establecer las pautas y criterios de distribucin ms especficas para su actividad y usuarios, el decreto establece determinadas pautas como exigencias bsicas: a. equidad en el reparto: "que rija un sistema de reparto equitativo que excluya la arbitrariedad y se realice en forma efectivamente proporcional a la utilizacin de las obras, interpretaciones o producciones, segn el caso"; b. principio de transparencia en la gestin: "Las entidades de gestin colectiva debern proporcionar a los autores, intrpretes y productores una informacin detallada de las respectivas utilizaciones de dichas obras, interpretaciones o producciones"; c. tiempo mximo para no distribuir: "Que los lapsos de distribucin no sean superiores a un ao" d. relacin de equilibrio entre deduccione y gastos: "que las deducciones por concepto de gastos administrativos y servicios sociales o asistenciales concuerden con lo realmente gastado y con los usos internacionales."; e. efectiva existencia de legitimacin en la entidad de gestin colectiva. Es decir, que " los titulares de los derechos les hayan confiado la administracin de los mismos.".
III - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES DE GESTIN COLECTIVA El artculo 21 de la ley N 17.616 enuncia una serie de obligaciones, que reproducimos a continuacin. a. Obligacin de distribucin. 169
La Entidad de gestin colectiva deber distribuir, por lapsos no superiores a un ao, las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de reparto, con la sola deduccin de los gastos administrativos de infraestructura acorde a la funcin y de gestin, y de una retraccin adicional destinada exclusivamente a actividades o servicios de carcter social y asistencial en beneficio de sus asociados. b. Control de los descuentos de gestin. Deber presentar para su homologacin ante el Consejo de Derechos de Autor los porcentajes aprobados por la Asamblea General Ordinaria relativos a descuentos administrativos, gastos de gestin y gastos con destino a actividades de carcter social y asistencial, incluyendo, si los hubiera, los reintegros de gastos de quienes desempeen cargos en la Comisin Directiva. c. Comunicacin con los asociados. Deber mantener una comunicacin peridica, destinada a sus asociados, con la informacin relativa a las actividades de la entidad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos, y que deber contener, por lo menos, el balance general de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones que adopten sus rganos de gobierno que incidan directamente en la gestin a su cargo. Esta informacin debe ser enviada a las entidades extranjeras con las cuales se mantengan contratos de representacin para el territorio nacional, salvo que en estos contratos se las eximan de tal obligacin. d. Control del balance y la documentacin contable. Deber someterse el balance y la documentacin contable al examen de un auditor externo nombrado por la Asamblea celebrada en el ao anterior o en la de su constitucin, y cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposicin de los socios, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los rganos internos de vigilancia, de acuerdo a los estatutos. e. Equidad de los aranceles. Se consagra como obligacin que la entidad de gestin colectiva deber fijar aranceles justos y equitativos, que determinen la remuneracin exigida por la utilizacin de su repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros, residentes o no en la Repblica, manteniendo dichos aranceles a disposicin del pblico. f. Distribucin no arbitraria. Deber aplicar sistemas de distribucin que excluyan la arbitrariedad bajo el principio de un reparto equitativo entre los titulares de los derechos, en forma efectivamente proporcional a la utilizacin de las obras, interpretaciones o producciones, segn el caso. 170
Estas obligaciones, que ataen a la operativa de la entidad de gestin colectiva, se reglamentan en el decreto.
IV - OPERATIVA La ley describe, en cierto sentido, en qu consiste la gestin colectiva de tales asociaciones. Dice que los titulares de derecho de autor, artistas, intrpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas a los que hayan conferido su representacin contratarn con las empresas de radiodifusin, o las asociaciones representativas a las que hayan conferido su representacin, la radiodifusin de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas. En cuanto a la operativa de recaudacin, establece el mencionado artculo que las entidades de gestin colectiva podrn unificar convencionalmente su representacin, a fin de actuar en conjunto ante los usuarios o crear un ente recaudador con personera jurdica. En caso que no llegaran a alcanzar acuerdo sobre el monto de las tarifas cualquiera de ellas podr pedir al Consejo de Derechos de Autor, la constitucin de un Tribunal Arbitral dentro de los veinte das siguientes a su comunicacin. Dicho Tribunal Arbitral deber laudar dentro del plazo perentorio de cuarenta y cinco das hbiles a partir de su integracin. Mientras la controversia no se resuelva, la autorizacin para la radiodifusin del repertorio se entender concedida. No obstante, en todo caso deber contiinuarse el pago de la tarifa anterior, sin perjuicio de la obligacin de pago por las diferencias que pudieran resultar del procedimiento arbitral. El decreto reglamentario estableci la forma de integracin del Tribunal Arbitral y los procedimientos relativos a este arbitraje. Segn el artculo 14 del Decreto N 154/004, estar compuesto por tres miembros. A tales efectos, cada una de las partes elevar al Consejo de Derechos de Autor el nombramiento de un rbitro; el tercero ser designado directamente por dicho Consejo. El procedimiento que se siga ser el establecido en el artculo 488 y siguientes del Cdigo General del Proceso.
V - CONTROL El control de la actuacin de las entidades de gestin colectiva est a cargo del Consejo de Derechos de Autor. El artculo 23 de la ley N 17.616 establece a los efectos del rgimen 171
de autorizacin y fiscalizacin previsto en la presente ley, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Derechos de Autor podrn exigir de las entidades de gestin colectiva, cualquier tipo de informacin, as como ordenar inspecciones o auditoras. Se reglamentan asimismo en el decreto una serie de obligaciones relacionadas con el control en cuanto a gastos de la operativa de las entidades de gestin colectiva. Las entidades de gestin colectiva debern presentar en forma actualizada, para su homologacin ante el Consejo de Derechos de Autor, los porcentajes -aprobados por la asamblea social- de descuentos por gastos administrativos o de gestin y con destino a actividades de carcter social y asistencial, incluyendo, si los hubiere, los reintegros de gastos a quienes desempeen cargos en la Comisin Directiva. Una vez autorizadas, debern someter el estado de situacin patrimonial y de resultados y la documentacin contable a una auditora externa nombrada por la asamblea celebrada en el ao anterior o en la de su constitucin, y cuyo informe debe formar parte de los recaudos a disposicin de los socios, sin perjuicio del examen e informe que corresponda a los rganos internos de vigilancia de acuerdo a sus estatutos. Estarn exoneradas de esta obligacin las instituciones que recauden menos de doscientas Unidades Reajustables. El Consejo de Derechos de Autor deber fiscalizar permanentemente el cumplimiento por parte de las asociaciones de gestin colectiva de todas las obligaciones que el ordenamiento jurdico les exige , tomando nota de todas las etapas de instrumentacin contable y pudiendo sancionar a las instituciones en caso de violacin de normas, conforme a las facultades que le estn legalmente conferidas. La ley se ocupa en el artculo 22 de una situacin que suele darse en la gestin colectiva: que no pueda individualizarse algn titular beneficiario. Para este caso se establece que las entidades de gestin colectiva no podrn retener, por ms de dos aos, fondos cuyos titulares beneficiarios no hayan podido ser individualizados. Transcurrido dicho plazo, estos fondos debern distribuirse entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporcin a las sumas que hubieren recibido por la utilizacin de sus obras, interpretaciones o producciones, segn el caso.
VI - LEGITIMACIN DE LAS ENTIDADES DE GESTIN COLECTIVA En cuanto a los actos de defensa de los derechos de sus representados, antes de esta ley se presentaba en Uruguay el cuestionamiento de la legitimacin de la entidad de gestin colectiva que estaba combatiendo la utilizacin no autorizada. Se trataba de un cuestionamiento en relacin con aspectos formales, de escasa razonabilidad. Quienes apelaban a esta excepcin conocan de las dificultades documentales para conseguir cientos de poderes formalmente legalizados de artistas famosos - y no tanto - de todo el mundo. 172
Este problema se termina con la disposicin que contiene el artculo 24 de la Ley N 17.616 y el decreto reglamentario, preceptos que recogen en lneas generales de la ms amplia experiencia del derecho comparado. Establece la referida norma que las entidades de gestin colectiva estn legitimadas, en los trminos que resulten de sus propios estatutos, a ejercer los derechos confiados a su administracin, tanto correspondan a titulares nacionales como extranjeros, y a hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, quedando investidas para ello de las ms amplias facultades de representacin procesal, incluyendo el desistimiento y la transaccin. Dichas entidades estarn obligadas a acreditar por escrito que los titulares de los derechos que pretenden ejercer, les han confiado la administracin de los mismos. Dicha legitimacin y representacin es sin perjuicio de la facultad que corresponde al autor, intrprete, productor de fonogramas y organismo de radiodifusin, o a sus sucesores o derechohabientes, a ejercitar directamente los derechos que se les reconocen por la presente ley. El decreto establece en particular que "A tales efectos, constituir prueba por escrito, conforme a lo establecido en el Artculo 24 de la Ley No.17.616 de 10 de enero de 2003, la existencia de un nmero suficiente de socios para ejercer la gestin colectiva de los derechos que pretenden administrar, adicionada a la existencia de contratos de representacin recproca con sociedades de gestin colectiva extranjeras, las cuales confirmarn contar entre sus asociados al respectivo titular, de manera que les sea jurdicamente posible otorgar licencias de usos de derechos administrados por esas sociedades extranjeras." En cuanto a "La existencia de contratos de representacin recproca podr acreditarse mediante certificacin notarial que detalle la fuente de la informacin y los documentos tenidos a la vista. "
VII - GESTIN COLECTIVA EN EL URUGUAY En el Uruguay, hace mucho aos que se realiza gestin colectiva de obras. Se destaca la actividad cumplida por la sociedad de gestin AGADU Asociacin General de Autores del Uruguay, creada en el ao de 1929. En la actualidad, AGADU representa a autores de obras musicales, de obras dramticas y cobra tambin derechos por las parodias obras de gran circulacin particularmente durante el Carnaval uruguayo. No gestiona derechos de artistas plsticos, pero est fomentando su organizacin. Sin embargo, en el caso de determinados renombrados artistas plsticos mundiales como Picasso, ha convenido la gestin en el Uruguay.
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Adems de sus cometidos presta servicios a otras entidades, como SUDEI Sociedad Uruguaya de Intrpretes, CUD Cmara Uruguaya del Disco, y el Consejo de Derechos de Autor. En todo caso cumple la gestin de recaudar los derechos de explotacin de las obras correspondientes a stas y entregarlos para el correspondiente ulterior reparto. Se encuentran tambin: SUDEI Sociedad Uruguaya de Intrpretes, que rene y presta servicios de recaudacin de derechos de los intrpretes en el Uruguay; CUD Cmara Uruguaya del Disco, que nuclea productores de fonogramas y representa a las empresas extranjeras; ANDEBU - Asociacin Nacional de Broadcasters del Uruguay, de la que participan emisoras y radioemisoras privadas; AUTOR - Asociacin Uruguaya para la Tutela Organizada de derechos Reprogrficos, la ms reciente de las entidades, cuyo objeto es la gestin de los derechos reprogrficos, fotocopiado.

BIBLIOGRAFA de DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS ALTERWAIN, Alejandro, "Los derechos de autor en la actividad periodstica y la ley 17.805", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. ALTERWAIN, Alejandro, "Rgimen de derechos de autor sobre las bases de datos", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. BALSA, Mara, Algunas cuestiones sobre el derecho a la propia imagen, Montevideo: FCU, 2001. BALSA, Mara, "Contrato de desarrollo de web site", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. BALSA, Mara, "Derechos sobre la filmacin de espectculo deportivo", en Anuario de Derecho Comercial, 10, Montevideo: FCU, 2004. BALSA, Mara, "Derechos sobre la filmacin de un espectculo deportivo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. BALSA, Mara, "Registrabilidad del formato", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. BALSA, Mara, "Telecomunicaciones y propiedad intelectualPrestadores de Servicios de la sociedad de la informacin, - responsabilidad civil por contenidos", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. BARREIRO, Jacqueline, El contrato de edicin literaria, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. BARREIRO, Jacqueline, La piratera editorial, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. BAUZA, Marcelo, Rgimen actual del decomiso y el secuestro en el derecho autoral uruguayo: un comentario crtico a la reforma introducida por el art. 328 de la ley 16.170 y referencias especficas a los programas de computacin, en La Justicia uruguaya, vol. 104, Montevideo, 1992
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BERGSTEIN, Nahum, Derecho penal e informtica, en La Justicia Uruguaya, vol. 111, Montevideo: 1995. BORGGIO, Plinio, La piratera de obras audiovisuales, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. BUGALLO, Beatriz, Internet, comercio electrnico y propiedad intelectual, Montevideo: Universidad de Montevideo, 2000. BUGALLO, Beatriz, El derecho de autor de obras literarias escritas y la quiebra del editor, 2das. Jornadas Rioplatenses de profesores de Prctica Profesional, Montevideo: FCU, 1999. BUGALLO, Beatriz, "La proteccin de la forma tridimensional no funcional en el derecho uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. CAIROLI, Milton, Delitos cometidos con fonogramas y videogramas, en Curso de Derecho Penal Uruguayo, t. 3, Montevideo : FCU, 1989. CAIROLI, Milton, Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporales en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, N 1-2, Montevideo, 1969 CAIROLI, Milton, La tutela penal de los derechos incorporales en el Uruguay, en Propiedad Incorporal, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura, 1987. CAIROLI, Milton, La proteccin penal de los programas de ordenador: software, en Revista de Ciencias Penales, N 1, Montevideo: 1995. CALLORDA Y ACOSTA, Pedro, La propiedad literaria y artstica, Paysand: Talleres de Mariano Comas, 1906. CAVIGLIA, Martha E., "Droit de Suite: su reglamentacin en el rgimen jurdico uruguayo", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. CAVIGLIA, Martha, "La Proteccin del Software en la jurisprudencia uruguaya", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. COUTURE, Eduardo, El derecho intelectual del intrprete, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Legislacin, vol. 45, Montevideo, 1947. DE FREITAS, Eduardo, La proteccin jurdica de los programas de ordenador, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. DE FREITAS, Eduardo, "Principales aspectos de los derechos patrimoniales del autor y de su rgimen de transmisin", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. DE FREITAS, Eduardo, "Reflexiones preliminares sobre la autora y titularidad de las obras audiovisuales", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. DE FREITAS, Eduardo, BORGGIO, Plinio, Temas de derecho autoral, Montevideo, 1993. DEFFEMINIS, Juan B., "Denominacin social, marca y nombre comercial. Conflictos entre signos idnticos con distinta funcin identificativa.", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. DEFFEMINIS, Juan B., "Medidas Cautelares en Propiedad Intelectual", en Anuario de Propiedad Intelectual 2004, Montevideo, 2004. DELPIAZZO, Carlos, Derecho informtico uruguayo: normas y jurisprudencia comentadas, Montevideo: Idea, 1995. DELPIAZZO, Carlos, Marco jurdico de comercializacin de software, Montevideo, AEU, 1996. DELPIAZZO, Carlos, Piratera laboral de software, en Derecho Laboral, v. 36, N 172, oct-dic. 1993. DELPIAZZO, Carlos, Rgimen jurdico de los Programas de Computador, en Anuario de Derecho Comercial, v. 1, Montevideo: FCU, 1985 FERNNDEZ BALLESTEROS, Carlos, "Comunicacin de obras y fonogramas en las habitaciones de hoteles y establecimientos similares: <en Derecho de autor no hay terreno ganado>, en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. FERNNDEZ BALLESTEROS, Carlos, La proteccin del derecho de autor y los derechos conexos ante sy despus de diciembre de 1996, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. FERNNDEZ DOVAT, Eduardo, Consultores tcnicos de los denunciantes de delitos autorales: su actuacin en la instruccin, en Revista de la Asociacin de Magistrados del Ministerio Pblico y Fiscal del Uruguay, N 1, set. 1995. FERNNDEZ DOVAT, Eduardo, Regmenes penal y procesal penal autorales: experiencias jurisprudenciales, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. GROMPONE, Romeo, El Derecho de Autor en Uruguay, Montevideo: 1977 GROMPONE, Romeo, Evolucin del derecho de autor en Uruguay, en Propiedad Incorporal, Montevideo:
175
Ministerio de Educacin y Cultura, 1987. GROMPONE, Romeo, Sanciones civiles y penales en materia de derechos de autor, en Propiedad Incorporal, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura, 1987. GROMPONE, Romeo, Sociedades de autores, en Propiedad Incorporal, Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura, 1987. GROMPONE, Romeo, Uruguay y sus convenciones internacionales sobre derecho de autor, Montevideo, 1969. GOMENSORO, Natalia, "Uso descriptivo de la marca ajena", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. LERENA, Andrs, Actualidad y perspectiva de los derechos de las empresas de radiodifusin sobre sus emisiones, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. MAYER, Agustn, "De quin es la seal? La retransmisin de seales no autorizadas en el caso del servicio de televisin para abonados.", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. MOLLER, Enrique, Infracciones y sanciones penales en derecho de autor y derechos conexos, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. PEREZ MANRIQUE, Ricardo, La proteccin procesal del derecho de autor y los derechos conexos, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. PILAS, Rodolfo, "Dispositivos tcnicos e informacin electrnica para proteger y gestionar derechos de autor", en Anuario de Propiedad Intelectual 2003, Montevideo, 2003. RADAELLI, Sigfrido, MOUCHET, Carlos, La nueva ley uruguaya sobre derechos del autor, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. 36, Montevideo, 1938. SALVO, Nilza, Derecho de autor y responsabilidad civil, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, vol. 27, Montevideo: FCU, 1997. SCIARRA, Alejandro, La proteccin de los derechos conexos de los productores de fonogramas: derecho de remuneracin, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. SCIARRA, Armando, Las artes plsticas y el droit de suite, Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997. SOLE, Luis Alberto, AGUIRRE RAMREZ, Gonzalo, Derecho de la Radiodifusin. Algunos conceptos bsicos, Montevideo: ANDEBU, 1974. SUPERVIELLE, Bernardo, Los bienes inmateriales, en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administracin, t. LVI VALDES OTERO, Estanislao, Derecho de autor, Montevideo: Facultad de Derecho de la Universidad de la Repblica, 1953. VARELA, Carlos, La proteccin del derecho moral de los artistas, intrpretes o ejecutantes, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.1, Montevideo: OMPI, 1997. VIEGA, Mara Jos, La piratera de software: es un delito?: anlisis de las respuestas dictadas en fallos de Uruguay y Argentina, en La Justicia Uruguaya, vol. 118, Montevideo, 1998 VIGNOLI, Gustavo, El derecho de autor y los derechos conexos en el MERCOSUR, en Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y derechos conexos, v.2, Montevideo: OMPI, 1997.
SINTESIS Sub-captulo 1. Derechos de autor I - CONCEPTOS GENERALES Derechos de autor - corresponde, originalmente, a la proteccin de las creaciones intelectuales de contemplacion esttica 176
Busca un equilibrio entre el inters retributivo del autor y el inters del usuario de las obras. II - OBRAS PROTEGIDAS. 1. Regla general. Todas las creaciones del ingenio humano, incluyendo todas aquellas enunciadas en el artculo 5 Ley N 9.739 en su texto actual 2. Obras que representan a una persona. Si son por encargo del retratado, los derechos de explotacin sern de ste. Si son iniciativa de quien retrata, corresponden a este ltimo. Artculo 20 Ley N 9.739 en su texto actual. 3. Obras audiovisuales. Particularidad, por converger una pluralidad de esfuerzos creadores y necesidad de concentrar las facultades patrimoniales en una persona a efectos de una ms eficiente explotacin. Artculo 29 ley N 9.739 en su texto actual. 4. Programas de ordenador o software. Ingreso a la proteccin autoralista por su presentacin como obra literaria. Artculos 5 y 29 Ley N 9.739 en su texto actual. 5. Obras originarias y obras derivadas. Obras - originaria - surge sin otra referente - derivada - surge desde otra preexistete - requiere autorizacin del titular de obra originaria
6. Originalidad de las obras. 177
Concepto jurdico uruguayo: originalidad en sentido subjetivo, como proyeccin de la personalidad del autor. III - AUTORA Y TITULARIDAD DE DERECHOS. 1. El autor. La persona fsica que lleva a cabo la creacin. Una persona jurdica - puede ser titular de derechos, no autor - es titular originario en caso de obras colectivas 2. Obras conjuntas o creadas por varias personas. Obras - en colaboracin - colectivas 3. El Estado como autor. IV - EXISTENCIA DEL DERECHO DE AUTOR No requiere formalismo alguno. Registro es facultativo. V - INSCRIPCIN DE LA OBRA Ante el Registro de Derechos de Autor, regulado y supervisado por el Consejo de Derechos de Autor. VI - DERECHOS DEL AUTOR. 1. Derechos morales. Se trata de derechos que derivan de la personalidad humana. Son innegociables, imprescriptibles, perpetuos y de nmero cerrado. Se destaca: paternidad, integridad, modificacn, retracto. 2. Derechos de explotacin.
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Son derechos de contenido patrimonial. Pueden embargarse, negociarse, tiene un plazo determinado de duracin y de nmero abierto. Se destaca: reproduccin, distribucin, comunicacin pblica, froit de suite, entre otros. VII - LIMITACIONES Y EXCEPCIONES Mecanismo legal de equilibrio entre derechos del autor y del usuario. Artculo 45 Ley N 9.739 en su texto actual. Se destaca: cita, informacin, enseanza, uso en Tribunales, entre otros. VIII - TRANSFERENCIA DE LA OBRA Patrimonio del titular de derechos. Se transmiten solamente derechos de explotacin y por el plazo correspondiente de duracin. IX - DURACION DE LA PROTECCIN Regla general: la vida del autor ms el plazo de 50 aos (post mortem auctoris) Artculo 14 Ley N 9.739 en su texto actual. X - DOMINIO PBLICO Tiene lugar cuando ha finalizado el lapso de proteccin de los derechos de explotacin del autor. En Uruguay es pagante, es decir, no se requiere autorizacin pero hay que pagar un canon que recauda el Consejo de Derechos de Autor. XI - DEFENSA DEL DERECHO Previsin normativa respecto de medidas preparatorias y cautelares, artculos 47 y 48, Ley N 9.739 en su texto actual. Tambin accionamiento de artculo 52 Ley N 9.739 en su texto actual.
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Medidas en frontera, artculo 63 Ley N 9.739 en su texto actual. Acciones civiles, artculos 51, 51 Ley N 9.739 en su texto actual y disposiciones generales sobre responsabilidad. Acciones penales, artculo 56 Ley N 9.739 en su texto actual
Sub-captulo 2. Derechos conexos I - CONCEPTOS GENERALES Relacionados con los derechos de autor y su divulgacin. Concepto procede de la normativa internacional. Texto internacional fundamental: Convencin de Roma de 1961. II - ARTISTAS INTRPRETES Y EJECUTANTES Artculos 36 a 38 y 39 literal A) Ley N 9.739 en su texto actual III - PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Artculo 39 literal B) Ley N 9.739 en su texto actual IV - ORGANISMOS DE RADIODIFUSIN Artculo 39 literal C) Ley N 9.739 en su texto actual y normativa especfica como el decreto ley N 14.670.
Sub-captulo 3. Gestin Colectiva del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos I - CONCEPTO. Gestin colectiva: ejercicio de derechos de autor yconexos a travs de entidades y oragnizaciones que los reprensetan ante quienes utilizan sus obras.
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II - CONSTITUCIN DE LAS EGC Ante el Poder Ejecutivo, MEC, artculo 58 Ley N 9.739 en su texto actual y siguientes, y artculos 12 y 13 del Decreto Reglamentario. III - OBLIGACIONES DE LAS EGC Enunciacin legal, artculo 21 ley N 17.616. IV - OPERATIVA Artculo 58 Ley N 9.739 en su texto actual y artculo 14 decreto reglamentario. V - CONTROL Artculo 23 Ley N 17.616. VI - LEGITIMACIN DE LAS EGC Artculo 24, Ley N 17.616 y el decreto reglamentario. VII - GESTIN COLECTIVA EN EL URUGUAY Desde tiempo atrs, actualmente a travs de: AGADU, SUDEI, CUD, ANDEBU, AUTOR.
ESQUEMA
Contenidos Realidades de diversa naturaleza Protege al autor de obras literarias, plsticas, audiovisuales, musicales, arquitectnicas, as como a los intrpretes, ejecutantes y productores. Tambin se incluye la proteccin del software en este sistema. Proteccin internacional DA Variedad de documentos Convenio de la Unin de Berna de 1886 ADPIC 181
Convenio de Berna Principios unionistas Mnimos de proteccin ADPIC Iguales consideraciones que P.Industrial Incorpora CUB a globalidad normativa Legislacin nacional Ley N 9.739 de 1937 reformada por ley 17.616 de 10/01/2003 Decreto reglamentario de ley del 37 Otras disposiciones complementarias Obra (Glosario OMPI) Toda creacin intelectual original expresada en una forma reproducible Caractersticas de o. prot. 1.Proteccin de las formas 2. Dominio literario, artstico o cientfico 3. Creacin original 4. Independencia del destino, gnero o mrito de las obras Clases de obras Originarias Compuestas o derivadas Obras protegidas Literarias Musicales Dramticas Plsticas Audiovisuales Radiofnicas Arquitectnicas Traducciones Adaptaciones Arreglos Revisiones Compendios Versiones Colecciones Autor (Glosario OMPI) Persona fsica que crea una obra Atribucin a personas jurdicas 182
Expresiones AUTORIA Y TITULARIDAD TITULARIDAD ORIGINARIA Y TITULARIDAD DERIVADA Clases de obras Individuales Complejas En colaboracin Colectivas Derechos del autor Derechos morales Derechos de explotacin (Usos libres y gratuitos) Derecho. Nacimiento. Informalismo, Derechos morales Doctrina mayoritaria: derechos de la personalidad que se manifiestan a travs de diversas facultades. Derechos morales. Caracteres Absolutos, oponibles erga omnes. Inalienables, irrenunciables, inembargables Inexpropiables Imprescriptibles Perpetuos Transmisibles mortis causa Derechos morales Divulgacin Paternidad Integridad Modificacin Arrepentimiento Acceso Derecho de divulgacin Facultad exclusiva del autor de decidir si pone o no su obra al acceso del pblico Derecho de paternidad Facultad del autor de exigir que su nombre o seudnimo aparezca vinculado a la obra de su autora
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Derecho a la integridad de la obra Facultad del autor a exigir respeto a la integridad de su obra y oponerse a toda deformacin o mutilacin de la misma. Derecho de modificacin Facultad exclusiva del autor de introducir modificaciones a su obra luego que fue divulgada Derecho de arrepentimiento o retracto Facultad del autor de retirar una obra de circulacin, impidiendo que siga siendo explotada Derecho de acceso a la obra Facultad del autor de acceder a su obra, an cuando el soporte est en propiedad de un tercero Derechos de explotacin Derechos patrimoniales o de contenido econmico que derivan de la calidad de autor de la obra Derechos de explotacin. Caracteres Exclusivos Contenido ilimitado Negociables Renunciables, embargables Expropiables Temporales Derechos de explotacin Transformacin Reproduccin Distribucin Comunicacin pblica Persecucin - droit de suite Derecho de transformacin Facultad del autor de hacer o autorizar las traducciones, adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras. Derecho de reproduccin Facultad exclusiva del autor de autorizar la reproduccin de su obra por todo procedimiento y bajo cualquier forma Derecho de distribucin Facultad del autor de autorizar o no la distribucin al pblico del original o ejemplares de la obra mediante venta o cualquier otro ttulo que implique propiedad
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Derecho de comunicacin pblica Facultad del autor de autorizar todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra. Droit de suite Derecho del autor de recibir una participacin en las reventas del ejemplar original que contiene su obra. Excepciones o usos libres COPIA PRIVADA USO PARA FINES EDUCATIVOS DERECHO DE CITA USO PARA INFORMACION USO PARA PROCESOS LEGALES Derechos conexos Artistas, intrpretes y ejecutantes Productores de fonogramas Entidades de radiodifusin Derechos Explotacin Morales (--)
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BIBLIOGRAFA, LINKS Y DEMS MATERIAL LINKS

En materia de Propiedad intelectual es muy importante la informacin que contienen las webs de las oficinas de Propiedad Industrial (especialmente) o de Derechos de Autor de los distintos pases. La Direccion Nacional de la Propiedad Industrial, oficina uruguaya, con acceso a base de datos de marcas y patentes, adems de informacin concreta a nivel local tiene el siguiente link. http://www.dnpi.gub.uy Este es el link de la oficina norteamericana de marcas y patentes. La base de datos free de patentes y marcas es buensima. Por otra parte, tiene muchsima informacin respecto de sus instructivos, procedimientos, jurisprudencia. http://www.uspto.gov/ Este es el link de la oficina espaola de patentes y marcas. Muy buena tambin. http://www.oepm.es En cuanto a oficina de Derechos de autor, me parece destacable la colombiana que tiene una gran actividad sorbe polticas pblicas y difusin. http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.ASP A nivel nacional es bien explicativo el sitio web de la Asociacin General de Autores del Uruguay, AGADU, entidad de gestin colectiva referida a la msica y al teatro. http://www.agadu.com.uy/
JURISPRUDENCIA
J ROU Derecho a la imagen. Sentencia N 364. Min. Red.: Dr. Sosa. Montevideo, 7 de diciembre de 2005. VISTOS: Para definitiva en segunda instancia este proceso que por Responsabilidad por Acto de la Administracin siguen M.M. y otros contra Ministerio de Economa y Finanzas -Dir. Nac. de Loteras y Quinielas- (F. 109-158/2003), venido a conocimiento de este Tribunal en mrito al recurso de apelacin interpuesto por la parte accionante contra la sentencia N 34 de 29 de abril del corriente ao, dictada por la Seora Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Segundo Turno, Dra. Rosina Rossi. RESULTANDO: I) La apelada (fs. 114-124), a cuya exacta relacin de antecedentes procesales tiles se hace remisin, desestim la demanda sin imponer especiales condenas procesales. II) Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresando agravios (fs. 126-132), en sntesis, manifest que la demandada utiliz la imagen de Obdulio Varela y Vctor Rodrguez Andrade en la publicidad relativa a la Lotera a jugarse en mayo de 2002, bajo el slogan
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"Homenaje a los Campeones de 1950"; la utilizacin de las imgenes no fue consultada a ninguno de los parientes mencionados en la ley 9739, existiendo una comunicacin a Asociacin Uruguaya de Ftbol, que no es relevante pues la misma carece de toda legitimacin; que se prob que hubo una deliberada estrategia de marketing dirigida a una mayor venta de los productos; que no se utiliz la imagen histrica del triunfo de Maracan, sino que con fines propagandsticos se utilizaron los retratos de ambos futbolistas; asimismo, indica que se han probado los efectos daosos de la ilegtima utilizacin publicitaria y comercial de las imgenes. Otro motivo de sucumbencia refiere a la legitimacin activa de J.C., discrepando con la afirmacin de la "a quo" relativa a que considera que, si el art. 21 de la ley slo ha autorizado a determinados parientes de un sujeto para la divulgacin de su imagen, slo corresponde a stos reclamar por la utilizacin indebida de la misma y los daos que ella provoca; lo que sucede es que un nieto no puede prestar el consentimiento, pero puede reclamar conforme los principios generales de responsabilidad civil por el dao que se le cause, no por derecho hereditario, sino por derecho propio. III) Se contestaron los agravios (fs. 136-137) y se franque la alzada (fs. 138). IV) Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva, acordndose luego adoptar decisin anticipada, al estar comprendido el caso en lo normado por el art. 200.1 num. 1 del CGP. CONSIDERANDO: I.Que no se har lugar al recurso interpuesto. Los agravios contra la hostilizada no logran conmover sus slidos fundamentos, que la Sala comparte en trminos generales, siendo ello as por lo subsiguiente. II.El derecho a la imagen (retrato) es sin dudas un derecho subjetivo, sin el consentimiento del sujeto la representacin es ilcita, tanto la realizacin como la divulgacin; tratndose de un derecho absoluto, todos los dems sujetos tienen el deber de abstenerse; no estamos ante una obligacin negativa, sino frente al deber negativo que incumbe a todos respecto del derecho absoluto. Es principio universal, pacficamente admitido hoy da, que el retrato de una persona no puede ser usado con fines propagandsticos o comerciales, sin el consentimiento de sta, principio que, por lo dems se deduce de la regla general del inc. 1 del art. 21 de la Ley de Derechos de Autor (Gamarra: Derecho a la imagen, en ADCU t. XIII p. 113 y ss.; TAC 6 en LJU c. 13475, TAC 3 en LJU 15090, etc.). La regla tiene excepciones (inc. 3 del art. 21 Ley 9739), resolvindose as el conflicto entre el inters particular del retratado y el inters general de la colectividad. Especficamente, debe resolverse si la situacin de autos encarta o no en la hiptesis de "fines cientficos, didcticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de inters pblico o que se hubieren realizado en pblico". El supuesto es indudablemente el de "inters pblico" porque como se seala en la contratapa del libro presentado in folios como prueba "Obdulio. Desde el alma." (Antonio Pippo, Ed. Fin de Siglo, Mont. 1993): "Pero probablemente al leer estas pginas comprendamos mejor por qu Obdulio Varela es un smbolo y una parte fundamental de nuestra cultura"; o como dice la "a quo" en apreciacin que se comparte: "se trata de personajes populares, de imgenes que refieren a su actuacin emblemtica en la vida deportiva pblica del pas"; subsecuentemente, debe elucidarse, conforme con la defensa de la demandada si la utilizacin sin consentimiento obedeci al inters pblico, a la realizacin de un simple homenaje a los Campeones de 1950 en ediciones de la lotera de determinados meses del ao 2002, sin fin alguno comercial o para obtener beneficios econmicos. III.- La solucin es asaz opinable; empero, no se prob que en forma previa a la decisin la demandada hubiera perseguido mejorar las ventas de nmeros de lotera con la presencia de la imagen de los Campeones de 1950, no se volc elemento alguno en ese sentido y en anlisis a posteriori, es de ver que conforme la cuantificacin de fs. 74 no surge que en las ventas de las series hubiere mejorado con relacin a otras del ao 2002; por otra parte, hay prueba concordante
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con la finalidad de homenajear segn los dichos de Sureda (fs. 95) cuando expresa que la Asociacin Uruguaya de Ftbol adhiri "a ese homenaje a los campeones del 50", realizndose la apertura de la serie dentro de la AUF (coinciden esos dichos con el documento que obra a fs. 51, donde nada se expresa sobre eventual estrategia comercial sino simple homenaje; asimismo, se utilizan los trminos "promocionar y publicitar" siempre con referencia a un "justo homenaje" segn documento de fs. 52). Entonces, no se advierte ilicitud por utilizacin con fines propagandsticos o comerciales, adecundose lo realizado por la demandada al supuesto de inters general o colectivo que prev la ley. Por ello, no era necesario jurdicamente recabar el consentimiento de los sucesores de los deportistas Campeones de 1950; ahora bien, justo es reconocerlo, debi invitrselos a participar en el homenaje por elementales razones de tica. Para concluir, la inexistencia de responsabilidad torna innecesario elucidar lo relativo a la titularidad del derecho a indemnizacin (legitimacin activa de uno de los accionantes que fuera negada). IV.- Costas y costos de la presente instancia por su orden (arts. 56 y 261 [red. L. 16699] CGP y 688 C. Civil). Por los expresados fundamentos y preceptos que se incluyen, el Tribunal FALLA: Confrmase la sentencia apelada, sin especiales condenaciones. Oportunamente, devulvase. Chediak - Sassn Sosa.- Esc. Gatti, Sec.
J ROU Tribunal de lo Contencioso Administrativo. MARCAS Y TTULO DE PERIDICO PROTEGIDO POR DERECHO DE AUTOR.
Sentencia N 232.Min. Red.: Dr. Preza. Montevideo, 15 de marzo de 2006. VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "Llantada Fabini, Modesto J. con Estado (Ministerio de Industria, Energa y Minera) - Accin de nulidad" (N 518/02). RESULTANDO: I) Que a fs. 1 comparece el actor interponiendo accin de nulidad contra la Resolucin de la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial de 31 de octubre de 2001, por la que se concediera el registro de "Tribuna Saltea" bajo el N 331.797 solicitado por Reg S.A. para distinguir productos de la clase internacional 16. Luego de resear brevemente cmo procedi a agotar la va administrativa, expresa que "Tribuna Saltea" es signo distintivo, denominacin y ttulo de una reconocida publicacin periodstica del Departamento de Salto, editada continua e ininterrumpidamente por 84 aos, desde 1906 hasta 1990. Procede a narrar cmo fue cambiando la titularidad de la empresa hasta quedar l como nico titular, as como que, a fines de 1990, por razones econmicas, se interrumpi su edicin, pero espera poder retomarla a la brevedad. Sostiene que a fines de 2001, se vio sorprendido por la noticia de la reaparicin del peridico. Habiendo procedido a indagar los hechos, constat que se habra solicitado y concedido el registro de la marca "Tribuna Saltea" para distinguir un producto idntico al suyo, acto que no fuera publicado en el Diario Oficial. Expresa que dicho acto constituye una apropiacin indebida, piratera registral y un intento de confundir al pblico consumidor, y de lesionar los derechos intelectuales y morales de sus
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titulares y sucesores. Agrega que quien solicitara el registro, titular tambin de una empresa competidora (Diario La Repblica), pretende apropiarse del prestigio ajeno, el de la ms reconocida publicacin de Salto en toda la historia nacional. Manifiesta que el acto en proceso se constituye como un acto de concurrencia desleal (art. 5 numeral 7 de la ley N 17011, art. 6 bis y 10 bis del Convenio de Pars, art. 16 del Acuerdo Trips y art. 9 numeral 6 del Protocolo de Normas del Mercosur). Alega que tambin es una reproduccin o imitacin exacta de un signo distintivo y notorio en nuestro pas (art. 5 numeral 6 de la ley 17011), ya que su empresa goza de lo que doctrinariamente se conoce como notoriedad restringida, es decir el conocimiento por la generalidad o una porcin importante de los probables consumidores, al ser reconocida por un sector importante del pblico uruguayo, no slo por el medio periodstico. Se agravia adems al entender que Tribuna Saltea es una falsa indicacin del origen o procedencia del producto (artculo 4 numeral 4 de la ley N 17011, artculo 10 del Convenio de Pars), pues sugiere un origen geogrfico y empresarial determinados: el Departamento de Salto y la empresa de Modesto J. Llantada. Por ltimo considera que tal registro constituye una infraccin a los derechos de autor sobre el ttulo de una obra literaria (art. 5 ley N 9739 y art. 5 numeral 2 de la ley 17011). Sostiene que al ser solicitada y otorgada la nueva marca, se evidencia concurrencia desleal, al tratarse de idntico producto, siendo el solicitante una empresa concurrente. Solicita en definitiva que se anule el acto impugnado. II) Conferido el correspondiente traslado, a fs. 18 comparece la Administracin demandada, evacundolo. Expresa que el acto en proceso es en todo legtimo, as como el actor carece de legitimacin activa al no tener un inters directo, personal y legtimo, pues Tribuna Saltea no se publica hace 13 aos. Sostiene que es imposible que exista concurrencia desleal, ya que el actor no desarrolla actividad comercial, por lo que no se le puede privar de su clientela. Agrega que tampoco puede haber confusin en el consumidor, ya que el tiempo transcurrido desde la ltima publicacin lo hace imposible. Controvierte la notoriedad de la marca Tribuna Saltea, que fuera una publicacin limitada a un mbito acotado, que insiste cesara hace 13 aos. En cuanto a que la marca en cuestin constituye un nombre geogrfico o indicacin de procedencia, sostiene que el agravio debe desestimarse, pues la ley rechaza tales indicaciones cuando no son originales y distintivas respecto de los productos a que se aplican y puedan provocar confusin, agregando que tambin deben tenerse en cuenta las disposiciones de los artculos 74 y 75 de la ley 17011. Con respecto a la primera de estas normas, sostiene que Tribuna Saltea es marca suficientemente distintiva y original y es imposible sostener que los consumidores puedan ser confundidos. Con respecto al artculo 75, agrega que Tribuna Saltea no es nombre de ningn pas, ciudad, regin o localidad y no se percibe qu cualidad o caracterstica pueda otorgar esa expresin. Concluye solicitando se confiera traslado al titular de la marca impugnada as como, en definitiva, el rechazo de la accin instaurada. III) Dada la noticia del pleito al tercero denunciado (decreto 822/2003 a fs. 22), el mismo no compareci dentro del plazo fijado a esos efectos. IV) Abierto el juicio a prueba (decreto 1787/2003 a fs. 24) se produjo la que luce certificada a fs. 71. Alegaron las partes, la actora de fs. 73 a 77 y la demandada a fs. 91 y vto. Se oy al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien se expidi por dictamen N 274/2005 (fs. 100).
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Se dispuso el pase a estudio y se citaron las partes para sentencia, la que fue acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I.Que desde el punto de vista formal se han cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos por las normas respectivas (artculos 4 y 9 de la ley N 15869), por lo que queda habilitado el ingreso al fondo del asunto. II.Se asiste en la especie, a un interesante caso, que promete ser un precedente jurisprudencial insoslayable, a poco que el tiempo haga su obra ineluctable; y ello porque, aqu, ms que un problema especfico del derecho marcario, est en juego la proteccin de los derechos intelectuales de un autor. En la sub-causa est en disputa la utilizacin del nombre de un diario o peridico, no como marca (si bien errneamente la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial hizo lugar al registro impugnado), sino que se trata de proteger el derecho de autor, emanado de una creacin literaria. En efecto, el registro de la marca "Tribuna Saltea" fue concedido para la clase Int. 16 (sin discriminar) omitiendo que, segn lo prev el art. 5 num. 2 de la ley 17011, no son registrables los elementos protegidos por el derecho de autor, como es el caso, sin duda, del ttulo "Tribuna Saltea". III.- La Sala no abriga la menor duda de que en la cuestin litigiosa que se ventila en autos, resultan amparables los derechos del autor intelectual y que el marco normativo referencial, lo encontramos en la ley N 9739; este texto legal, en su art. 5 comprende en la produccin intelectual, cientfica o artstica, entre otros, los "Ttulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creacin". Ahora bien, con la prohibicin del registro marcario, se busca la proteccin de todos los bienes comprendidos en la ley N 9739 y en el Convenio de Berna, para la proteccin de las obras literarias y artsticas, aprobado por decreto N 275/67. Esta irregistrabilidad cesa nicamente cuando la solicitud respectiva sea formulada por el titular de la obra o con su consentimiento expreso. Comentando los referidos textos normativos, expresan Merlinski-Salaverry que hay en ellos una diferente proteccin: "En la ley N 9739, se protegen esencialmente los aspectos intelectuales y morales o los derechos de esta ndole, que se derivan para el propietario, de la creacin literaria o artstica; tambin algunos derechos de contenido econmico, relativos a la reproduccin y explotacin econmica de la obra en cuestin. El art. 9 num. 1 del citado Convenio, establece que los autores de obras literarias o artsticas protegidas por el convenio "gozarn del derecho exclusivo de autorizar la reproduccin de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma"; a su vez, el num. 2 del mismo artculo reserva a las legislaciones de los pases de la Unin, la facultad de permitir la reproduccin de dichas obras en determinados casos especiales, "con tal que esa reproduccin no atente contra la explotacin normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legtimos del autor". Pues bien, en nuestro pas, la ley 9739 consagr este derecho exclusivo de "autorizar la reproduccin", en particular en los arts. 1, 2 y 46. IV.- La parte actora, en la etapa de prueba cumplida en este juicio, logr acreditar fehacientemente ser titular de un inters directo, personal y legtimo, que resulta violado por el acto administrativo que impugna, estando fuera de la controversia que se plantea en la litis, que el Sr. Modesto Llantada Fabini ha sido el continuador, durante mucho tiempo, de la trayectoria y prestigio adquirido en el medio periodstico y particularmente en el departamento de Salto, por el mentado peridico (art. 309 de la Constitucin Nacional). Por tanto, el acto administrativo impugnado ha sido dictado en abierta violacin de una regla de derecho, desconociendo las normas internacionales y nacionales que, de rango legal, protegen los derechos de autora intelectual. Esa autora intelectual proyecta a toda la obra, incluyendo el ttulo identificador de la misma. Pinsese tan solo por un instante, lo que significa para los uruguayos, la directa referencia
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a Diarios o Peridicos, que forman parte de la Historia Nacional; pinsese en nombres como "El Da", "El Diario", "La Maana", "El Debate", "Accin", "Marcha" o "El Popular" y pinsese, por aadidura, si resulta moral y legtimo, que alguien, sin la debida autorizacin de los legtimos titulares de esos derechos intelectuales, pretendiere valerse del prestigio y fama adquiridas por ese tipo de obras intelectuales. La respuesta no admite dos alternativas: se est vulnerando un derecho individual, claramente protegido por la legislacin nacional y quien permita tal atropello, da cima a un fallo anulatorio. Y como lo destaca en su voto uno de los Sres. Ministros firmantes del presente fallo, "ha sido convenientemente acreditado en autos, a partir de la agregacin de los antecedentes administrativos, que el diario Tribuna Saltea fue publicado por la empresa del accionante por muy largos aos, ganndose en el medio (Salto) un prestigio y notoriedad incontestable (fs. 25/28, 42, 49 y 65). Realmente considero, que para una publicacin casi centenaria, una interrupcin de 13 aos no perjudica la nocin de notoriedad, pensada ella en el restringido mbito geogrfico que la reciba (AA fs. 2/82, 91 y 95/107); ante lo cual, el registro cuestionado violenta sin duda, lo establecido en el art. 5 num. 6 de la ley 17011." "Pero, ms all de esta circunstancia indudable, es correcto lo que dice el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que segn lo establecido en el art. 5 de la ley N 9739, la publicacin de un peridico resulta ser una obra literaria, que recibe la proteccin del art. 5 num. 2 de la ley de Marcas." V.En otros trminos, el acto administrativo impugnado se ha dictado en violacin de una regla de derecho; especficamente, en abierta colisin con las previsiones normativas de los arts. 1, 2 y 46 de la ley N 9739; y ello porque en la ley 17011 la proteccin recae no sobre el contenido de la obra, sino sobre la utilizacin comercial de determinados elementos o aspectos individualizadores de esas obras. Estos elementos pueden ser, por ej., el propio ttulo de la obra que se trate o el de algn personaje. Estos elementos son perfectamente pasibles de una explotacin de ndole o de contenido comercial, si se les utiliza, por ej., como marca de un producto o servicio y en los casos que la ley quiere evitar este tipo de explotacin por un tercero no autorizado, segn lo ponen de manifiesto los citados autores en su reconocida obra "Las Marcas en el Uruguay", p. 26. En cambio, en la sub-causa lo que est en juego es la proteccin de un derecho intelectual, que ha sido desconocido por el acto administrativo, dictado en abierta violacin de normas legales que protegen los derechos de autora intelectual. Por estos fundamentos, con el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo y atento a lo preceptuado en los arts. 309 de la Constitucin Nacional, 1, 2 y 46 de la ley 9739 y art. 25 del decreto-ley 15524, el Tribunal FALLA : Acogiendo la demanda y en su mrito, decretando la nulidad del acto administrativo impugnado. A los efectos fiscales, fjanse los honorarios del abogado de la parte actora en $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil). Oportunamente, devulvanse los antecedentes administrativos y archvese. Rochn - Battistella - Lombardi - Preza Harriague.- Dra. Petraglia, Sec. Let.
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CAPTULO SEXTO ALGUNAS CUESTIONES REFERIDAS A LA GESTIN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SUMARIO
Sub-captulo 1. El creador intelectual y su rgimen jurdico I - PREVISIONES DE LA LEY N 17.164 II - PREVISIONES DE LA LEY N 9.739 Sub-captulo 2. Contratacin I - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA II - CONTRATOS TECNOLGICOS Y OTROS. A) Conceptos generales. B) Normas nacionales. C) Licencia. D) Asistencia tcnica. E) Servicios de ingeniera. F) Prenda y embargo de derechos de la propiedad intelectual ANEXO - Modelos de contratos. Licencia. Franchising. Know how.
En la creacin intelectual, el rol fundamental lo tiene la persona que exterioriza la idea, no importa cul sea el rgimen de proteccin que corresponda en definitiva a la obra que en definitiva permanezca. El derecho sustantivo regula la situacin del titular de una creacin que la cede, es decir, que transfiere todos los derechos. Su situacin o relacin con la obra puede ser diversa segn se trate de una creacin que responda a una iniciativa personal o que haya sido realizada por encargo o en el marco de una relacin de dependencia. Veremos a continuacin cmo se regulan estas situaciones en el derecho nacional, lo que implica analizar las diversas posibilidades econmicas para la gestin de derechos de la propiedad intelectual. Sub-captulo 1. El creador intelectual y su rgimen jurdico I - PREVISIONES DE LA LEY N 17.164 Las previsiones, especficamente dirigidas al caso de creadores de invenciones, modelos de utilidad y diseos industriales, se encuentran reglamentada en la Ley N 17.164 de 2 de setiembre de 1999. Cuando el objeto total o parcial de un contrato de trabajo, obra o servicio es la actividad de investigacin, establece el artculo 17 que el derecho a la patente emergente de la
misma pertenecer al empleador, salvo disposicin en contrario., disposicin que habra de surgir del propio contrato laboral. El principio general establece pues que, mientras quien encarga o contrata a alguien para que realice una creacin toma el riesgo econmico asumiendo determinados gastos que incluyen tambin el pago al creador, el creador o investigador renuncia a los beneficios de explotacin ulterior en funcin de una suma segura o fija que ha pactado y le es entregada. Sin embargo, se agrega que, en los casos en que el aporte personal del trabajador a la invencin y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explcito o implcito del contrato o de la relacin de trabajo, el trabajador tendr derecho a una remuneracin suplementaria. Por otra parte, en aqullas situaciones en las cuales un trabajador llega a una creacin inventiva relacionada con su actividad profesional en una empresa la cual no est obligndolo a realizar actividad de investigacin en dicho sentido y, adems, para su obtencin hubieren influido predominantemente conocimientos derivados del desempeo laboral o medios proporcionados por al empresa, el trabajador deber comunicar la situacin por escrito a su empleador. Esta norma se encuentra impuesta por el artculo 18 que agrega que, si el empleador notifica por escrito su inters en la invencin dentro de los noventa das, el derecho a la patente les pertenecer en comn a trabajador y empleador. Si transcurrido dicho plazo no se pronuncia el empleador, ste ya no podr presentar reclamos. La ley agrega que se presumir como desarrollada durante la relacin de trabajo toda invencin cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del ao posterior al cese. Cualquier otra invencin realizada durante una relacin de trabajo, en la cual no se den las circunstancias que precisan los artculos anteriormente mencionados, pertenecern a los correspondientes autor o creadores de las mismas, artculo 19. Los preceptos protectores en materia de invenciones realizadas en ocasin de una relacin de trabajo, contenidos en los artculos 17 a 19, no podrn ser contradichos por disposiciones contractuales menos favorables al inventor. A tenor del artculo 20 Toda disposicin contractual menos favorable al inventor que las previstas en la presente Seccin ser nula.. II - PREVISIONES DE LA LEY N 9.739 En cuanto a los creadores de obras protegidas por el derecho de autor nuestra legislacin no contiene disposiciones estructuradas o claras como en la amplia mayora las leyes vigentes en dems pases latinoamericanos o europeos. No obstante, resulta posible concretar el sistema afirmando en que mediando encargo o tratndose de un creador en relacin de dependencia los derechos de explotacin del autor corresponden a quien encarg o al empleador, quien los detentar durante el plazo
legal de proteccin. Los derechos morales estarn siempre en manos del autor, persona fsica. En cuanto a obras la excepcin estara dada por el artculo 20 de la ley N 9.739 que se refiere al encargo de un retrato o creacin en la cual el centro de la creacin sea una persona. En este caso los derechos de explotacin correspondern siempre a la persona retratada. Distinta ser la situacin si se trata de iniciativa del artista, aunque deber siempre contar con autorizacin del retratado, quien ejercer de esta forma el derecho fundamental a su imagen. Una excepcin tradicional a esta regla se encuentra en el caso de las obras colectivas. En este caso no se identifica a los autores de las diversas contribuciones derechos morales algunos en la obra que se elabora por encargo de una persona fsica o jurdica que, a todos los efectos, concentrar el ejercicio de las facultades del autor. Otra excepcin a este planteamiendo, opera en cuanto a las obras audiovisuales, las informticas y las bases de datos. En los referidos casos, atendiendo a la especialidad de la obra y a las necesidades de su explotacin, se procura que los derechos morales de las personas fsicas que intervinieron en la creacin no interfieran en la explotacin de la obra. El rgimen de las obras periodsticas ha sido ajustado recientemente por la Ley N 17.805 que modifica los artculos 22 a 24 de la ley de 1937. Actualmente establece el artculo 22 que, salvo pacto en contrario, la autorizacin para el uso de artculos en peridicos, revistas u otros medios de comunicacin social, otorgada por el autor sin relacin de dependencia con la empresa periodstica, slo confiere al editor o propietario de la publicacin, el derecho de utilizarlo por una vez, quedando a salvo los dems derechos patrimoniales del cedente o licenciante. En cuanto a los derechos de los autores contratados bajo relacin laboral la ley, ese mismo artculo, establece una presuncin: que se presumen cedidos los derechos correspondientes para utilizarlos nicamente por la empresa o medio de comunicacin para el que se realiza el trabajo. En caso de utilizacin del artculo periodstico en medios distintos o con fines distintos para los cuales fue contratado el autor, debe contarse con la autorizacin de ste. Adems, termina estableciendo la norma, toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artculo deber ser identificado como lo fue la primera vez. Estas disposiciones se complementan con el artculo 23 que establece que en todos los casos el autor conservar los derechos respecto de la edicin independientemente de su produccin. Las disposiciones mencionadas en los artculos 22 y 23 se extienden en forma anloga a los dibujos, chistes, grficos, caricaturas, fotografas y dems obras susceptibles de ser publicadas en peridicos, revistas u otros medios de comunicacin social, segn dispone el artculo 24.
Sub-captulo 2. Contratacin I - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Entendemos por Transferencia de Tecnologa, a falta de definicin legal, en su ms amplia acepcin, a los acuerdos contractuales segn los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no, estn o no protegidos por algn sistema legal, ya sean correspondientes a los institutos de la propiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial. La transferencia de tecnologa opera contractualmente, segn acuerdo del dador y el receptor, por diversas vas, que el legislador comparado ha categorizado, en ocasiones, en funcin de la naturaleza y el alcance de los conocimientos comprendidos en la tecnologa que se trate en cada caso. De esta forma, por ejemplo, cuando el objeto del contrato es autorizar el uso de un derecho de patentes, su titular celebra un contrato de licencia con quien resultar autorizado. O, cuando se trata de conocimientos no protegidos por institutos de propiedad intelectual que implican comunicar la forma de realizacin de algn tipo de gestin, su titular celebra un contrato de transferencia de know how, sea lo transmitido secreto o no, el cual puede tener diversos contenidos. Originalmente, la contratacin en esta materia se bas en la autonoma de la voluntad de las partes, sin perjuicio de las normas propias a algunos contenidos incluidos, como en el caso de patentes o marcas. Ms adelante, primando consideraciones relacionadas con el inters pblico de los Estados en desarrollo, receptores de tecnologa, se sucedieron diversas regulaciones nacionales. Muchas veces se requiri el registro pblico de dichos contratos a efectos de controlar las clusulas incluidas con el propsito de que no contradijeran la poltica del Estado en la materia. La transferencia de tecnologa aparece regulada por primera vez en la normativa nacional de la propiedad industrial en la Ley N 17.164 de 1999. Al respecto contamos solamente con el artculo 111 que crea el registro de los contratos que tengan por objeto la transferencia de tecnologa, investigacin y desarrollo, contratos de franquicia y similares, los cuales producirn efectos ante terceros a partir de su inscripcin. El registro que menciona la ley no ha sido implementado hasta ahora. Destacamos que, en esta amplia consideracin de tecnologa quedan incluidos los conocimientos denominados del know how, que hasta ahora no tena regulacin alguna en el derecho uruguayos. Sin perjuicio de ello, en caso de tratarse de contratos de transferencia de tecnologa, cuyos conocimientos no se encuentren protegidos legalmente, denominados know how, cabe la aplicacin de las normas de derecho penal tutoras del secreto profesional. Analizamos ya tal rgimen en el Mdulo Segundo de este curso.
II - CONTRATOS TECNOLGICOS Y OTROS A) Conceptos generales La naturaleza de bienes incorporales, de los derechos protegidos por el rgimen de la propiedad intelectual determina que puedan ser objeto de contratos. Estos derechos, muchas veces constituyen objeto por s solos de la contratacin. Otras, integran un cuadro complejo de obligaciones relacionadas con diversas obligaciones comerciales y tambin con conocimientos tcnicos o tecnolgicos y por ello son denominados contratos tecnolgicos. Los contratos tecnolgicos son aqullos que se celebran a fin de que los conocimientos tecnolgicos sean concedidos por sus propietarios a otras personas, mediante una licencia de uso o explotacin, por un tiempo determinado o cedidos o transferidos, a cambio de un precio. Estos contratos tienen por objeto los bienes o derechos incorporales o inmateriales producto de la tecnologa y no aquellos bienes corporales o materiales ( equipos, maquinarias, herramientas). Dado el principio tradicional que ensea que no se puede transmitir ms de los que uno tiene, en los contratos relacionados con derechos de la propiedad industrial solamente se negocian transferencias de derechos que posee el titular. De esta forma se puede transferir el derecho a la explotacin, en forma total o parcial, exclusiva o compartida, en un rea geogrfica determinada o mundial. Consideramos implcita en toda contratacin la facultad de defender el derecho adquirido. Los contratos de licencia y transferencia de tecnologa pueden tener por objeto la concesin o la cesin del derecho de uso o explotacin de patentes, dibujos y modelos industriales, procedimientos o tcnicas de Fabricacin, asistencia tcnica, marcas, etc. Son muy diversas las posibilidades de relacionamiento convencional en este tema, citando usualmente la doctrina en un intento de sistematizar estas diversas posibilidades los siguientes contratos: de desarrollo tecnolgico, de licencia o transferencia de tecnologa, de asistencia tcnica, de asesoramiento tcnico, de prestacin de servicios tcnicos, de licenciamiento o cesin de ttulos de propiedad industrial o de derechos de autor, de servicios de ingeniera. Aspectos de contratacin de diversa especie de conocimientos tecnolgicos se dan tambin en relacin con el financiamiento a la exportacin, con los joint ventures y en los contratos de franchising. Puede tratarse de conocimientos protegidos por las leyes de la propiedad intelectual mediante inscripcin registrar, o de conocimientos secretos, sean o no protegibles. En todo caso que los distintos derechos protegidos por las normas de la propiedad industrial estn incluidos en la negociacin de un contrato tecnolgico deben ser respetadas las normas legales. B) Normas nacionales
Son escasas las normas legales de nuestro derecho en cuanto a los contratos de propiedad industrial.
Ley de Patentes
En esta materia contamos con normas especficas incluidas en la ley 17.164, cuyo estudio fue planteado con anterioridad, al analizar los aspectos sustanciales de la proteccin de las patentes. (Ver documentacin anterior).
Ley de Marcas
La ley de marcas 17.011, establece las formalidades para la transferencia de la marca: documento pblico o privado. Para que surta efectos frente a terceros (oponibilidad frente a terceros) debe estar inscripto en el registro correspondiente de la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, creado por la ley vigente: Registro de Licencias. Para los casos especficos de transferencia, la ley establece que el cedente est obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. Agrega tambin que "el silencio o la ocultacin" de tales marcas importa para el cedente, como sancin, la prdida de la proteccin legal para las mismas. Asimismo, se determina que en caso de compraventa de establecimiento comercial, salvo pacto en contrario, se consideran trasmitidas las marcas que integren el patrimonio del establecimiento. Fuera de estas disposiciones, y como lo que no est prohibido est permitido, no hay ningn gnero de restriccin para los pactos.
Derechos de Autor
No existen disposiciones sustantivas modernas respecto de la temtica. La disposicin bsica en cuanto a transferencia, como vimos ya en el Mdulo Quinto, es el artculo 8, que atiende aspectos relacionados con las formalidades: como condicin de validez deber constar necesariamente por escrito y no se podr oponer contra terceros, sino a partir de su inscripcin en el Registro. No hay disposiciones relacionadas con licencia. C) Licencia El contrato de licencia es aquel mediante el cual el titular de un determinado derecho inmaterial de propiedad intelectualautoriza el uso u otra modalidad de explotacin a un tercero. En relacin con las marcas, el artculo 58 de la ley N 17.011 define a la licencia como el contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trmite de registro, por un tiempo indeterminado,
en forma exclusiva o no. La ausencia de clusula de exclusividad en el contrato determinar la presuncin legal de que no se han otorgado derechos exclusivos al licenciatario. Se destaca tambin la creacin del Registro de Licencias de Marcas a cargo de la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, artculo 57, imponindose que la licencia tendr efectos frente a terceros desde su inscripcin registral ya sea que se trate de un contrato autnomo o que se encuentre integrada en un contrato de franchising, artculos 59 y 63. Adems, deber publicarse un extracto de las partes sustanciales en el Boletn de la Propiedad Industrial, artculo 60. Cualquier modificacin del contrato estar sujeta a estas disposiciones, artculo 62. En cuanto a la reglamentacin de contenido del contrato el artculo 61 de la ley dispone como principio general que el licenciatario no podr hacer cesin de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorizacin expresa del licenciante. En relacin con las patentes, disponemos de una normativa especfica. La regulacin de licencias convencionales en materia de patentes se encuentra en los artculos 50 y siguientes de la Ley N 17.164. Segn el artculo 50, el titular o solicitante de una patente podr conceder licencias para la explotacin del objeto de la misma, las que surtirn efecto frente a terceros a partir de su inscripcin en el registro correspondiente. Se aplican a dichos contratos las normas generales que consagra el artculo 51, a menos que se pacte estipulacin en contrario. Se trata de las siguientes disposiciones: A) La licencia se extender a todos los actos de explotacin o comercializacin del objeto de la patente durante toda su vigencia, en todo el territorio del pas y con respecto a cualquier aplicacin de dicho objeto. B) El licenciatario no podr ceder o transferir su licencia ni otorgar sublicencias. C) La licencia no ser exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotacin de la patente en el pas o explotarla por s mismo. D) Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el titular y ante la falta de iniciativa del mismo, el licenciatario podr adoptar las medidas necesarias para la defensa de la patente. As como se establecen reglas generales, respecto de las cuales se puede pactar en contrario, tambin se establecen prohibiciones o clusulas prohibidas que establece en forma general el artculo 52, enunciando asimismo algunas clusulas ejemplificativas de las que tienen el efecto no querido. La norma citada prohbe establecer en las licencias contractuales, clusulas o condiciones que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una competencia desleal, hagan posible un abuso por el titular del derecho patentado o de su posicin dominante en el mercado.
Por otra parte, enumera las siguientes clusulas o condiciones: A) Efectos perjudiciales para el comercio. B) Condiciones exclusivas de retrocesin. C) Impedimentos a la impugnacin de la validez de las patentes o licencias dependientes. D) Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente. E) Limitaciones a la exportacin del producto protegido por la patente hacia los pases con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integracin econmica y comercial. En materia de licencias convencionales es destacable una norma innovadora para nuestro derechos, consagrada en el artculo 53 de la ley, que se refiere a la oferta de licencia. En este sentido, se establece que el titular de una patente de invencin residente en el pas podr autorizar la explotacin de su patente a cualquier interesado que acredite idoneidad tcnica y econmica para realizarla de manera eficiente. En este caso, la patente en oferta tendr su anualidad reducida a la mitad. La oferta se regular en lo aplicable por las normas sobre licencias convencionales. A falta de acuerdo sobre la remuneracin de la licencia cualquiera de las partes podr recurrir al procedimiento previsto en los artculos 74 y 75 de la presente ley, que hacen referencia a la determinacin del canon en la licencia obligatoria. D) Asistencia tcnica Se trata de contratos por el cual una parte se obliga a prestar a la otra asistencia tcnica de una forma especfica, comprendiendo obligaciones de dar como obligaciones de hacer, -tales como la proporcin de datos y el asesoramiento o capacitacin, respectivamente. E) Servicios de ingeniera Estos contratos denominados en su tenninologa inglesa como "consulting engineering" no constituyen una forma de transmisin de conocimientos propiamente, sino que hacen referencia a la ejecucin de tareas en aspectos o estudios especficos: la ejecucin de un proyecto industrial, la reorganizacin de una empresa. Su alcance actualmente se extiende a un conjunto orgnico de actividades profesionales que determina la realizacin de prestaciones conocidas como de "ingeniera consultiva", "ingeniera comercial" o de "ingeniera llave en mano". La ingeniera consultiva tiene que ver con la prestacin de un servicio intelectual para la elaboracin de una obra en concreto.
La ingeniera comercial se aplica a la asistencia y asesoramiento para la realizacin del proyecto extendindose a la comercial izacin de mtodos y tcnicas operativas. La ingeniera llave en mano impone obligaciones hasta la entrega del proyecto ejecutado, y en funcionamiento, asumiendo el carcter de obligacin de resultados. F) Prenda y embargo de derechos de la propiedad intelectual Tratndose de objetos de derecho, cualquiera de los institutos de la propiedad intelectual pueden ser objeto de prenda y embargo. En cuanto a las patentes y las marcas, dado que surgen a partir del acto administrativo de registro existe una referencia concreta para la comunicacin de cualquier acto que los involucres. En particular, en relacin con las marcas hay disposiciones especficas en el derecho uruguayo. Podemos mencionar las disposiciones sobre prenda y sobre embargos y prohibiciones de innovar que se encuentran en la Ley N 17.011, Ley de Marcas. Dispone el artculo 64 de la ley de marcas que la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de registros marcarios se transfiere a la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial. El decreto reglamenta esta disposicin determinando, en los artculos 53 y siguientes, los instrumentos inscribibles, las formalidades de registro, la publicacin de un extracto de la resolucin que lo autoriza en el Boletn de la Propiedad Industrial,el plazo de caducidad de la inscripcin que ser de cinco aos. En tanto, en relacin con embargos y prohibiciones de innovar, el artculo 65 de la Ley de Marcas dispone que la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial llevar un Registro de los embargos y prohibiciones de innovar que comunique el Poder Judicial en relacin con las marcas registradas o las que se encuentren en trmite. Los artculos 60 a 64 del Decreto reglamentan esta disposicin en cuanto a los actos inscribibles, las formalidades de registro, y la caducidad de las inscripciones que ser, en principio, de cinco aos, salvo aqullas que tengan su propio plazo establecido judicialmente conforme a lo dispuesto en los artculos 313 y 316 del Cdigo General del Proceso. En relacin con los derechos de autor no hay disposicin alguna en cuanto a cmo hacer efectiva la prenda y los embargos. Puede hacerse efectivo el embargo de lo producido por la efectiva explotacin de la obra. No obstante, el artculo 10 de la ley 9.739 establece que durante la vida del autor ser inembargable la tercera parte del importe de los derechos de autor que la obra pueda producir a partir de la fecha de su amparo legal o desde el momento en que efectivamente se encuentre en el comercio.
ANEXO - Modelos de contratos CONTRATO DE LICENCIA. En Montevideo, el ______ de _________ de ____, por una parte: el seor _____________ actuando en nombre y representacin de la sociedad _________, con domicilio en la calle _____________, en adelante licenciante, y por la otra parte, _______________, actuando en nombre y representacin de la sociedad ______________, con domicilio en la calle ____________, en adelante licenciatario, quienes convienen el otorgamiento de un contrato de licencia de ________ de acuerdo con las siguientes clusulas: PRIMERO: La Sociedad _______ es titular del derecho de (marca comercial, patente de invencin, diseo industrial, o modelo de utilidad), la cual se encuentra debidamente registrada en la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energa y Minera de la Repblica Oriental del Uruguay, con el nmero de registro _____________. SEGUNDO: La Sociedad _____ otorga licencia para el uso del derecho de la propiedad industrial antes descrito , en forma exclusiva, en todo el territorio nacional, a la sociedad ________. La presente licencia no importa una transferencia del dominio de este privilegio, sino que faculta al licenciatario, para el uso y goce en forma tranquila, pacfica y en forma exclusiva de dicho derecho, con la expresa prohibicin de ceder a terceros los derechos derivados de este contrato; as como se le prohibe tambin, la facultad de otorgar sublicencias a terceros, sin autorizacin expresa y anotada al reverso de este contrato, por el propio licenciante. En caso que el licenciatario desee subcontratar con terceros, en algn aspecto relativo a esta licencia, deber existir aprobacin expresa del lcenciante, la cual tambin deber anotarse al reverso de este contrato; el incumplimiento de esta exigencia ser causal de terminacin del contrato ipso f acto. TERCERO: El licenciante estar obligado a presentar el ltimo da hbil anterior al vencimiento del derecho, los comprobantes de pagos hechos por ste, para la renovacin del derechos correspondiente ante la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial. CUARTO: El licenciatario estar obligado al pago de la suma de (en nmeros y palabras), por concepto de contraprestacin de esta licencia. El pago se har en efectivo, el da _______ . QUINTO: El licenciante estar facultado para fiscalizar y verificar los productos fabricados por el licenciatario, derivados de este contrato, para lo cual, deber avisar al licenciatario con _________ das de anticipacin, a la realizacin de la visita. SEXTO: El plazo de vigencia ser de 5 aos contados de esta fecha, renovable tcitamente por el mismo perodo (u otro que se determine), salvo aviso contrario, dado con seis meses de anticipacin, a la fecha de vencimiento, por medio de carta certificada
enviada al domicilio de la otra parte. SEPTIMO: Si durante la vigencia de este contrato venciera la vigencia del derecho que da origen a este contrato, el licenciante estar obligado a solicitar su renovacin, tantas veces como sea necesario, hasta completar la duracin del contrato o su renovacin, segn sea el caso. OCTAVO: El licenciante estar obligado a proporcionar al licenciatario toda la asistencia tcnica relativa a la licencia, de la cual se dejar constancia en un documento anexo a este contrato; en este se especificar el tipo de asistencia, el tiempo y lugar en que se prestar la misma. NOVENO: Estar obligado el licenciatario a cuidar y conservar la tecnologa respecto de la cual se le ha concedido la licencia; as mismo, estar obligado al pago de todos los daos y perjuicios que se pueda causar al licenciante por el mal uso de la licencia. El incumplimiento por alguna de las partes contratantes, de las obligaciones derivadas del contrato, dar derecho a la parte que haya cumplido sus prestaciones, a dar por terminado el contrato ipso facto o de pleno derecho, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle. DECIMO: Todas las dificultades que ocurrieran durante la vigencia de este contrato, en lo relativo a su interpretacin, aplicacin o cumplimiento, liquidacin y pagos, que no puedan ser resueltas por las partes de comn acuerdo, sern resueltas por un arbitro, quien actuar en nica instancia sin forma de juicio, no siendo sus resoluciones susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, a los que renuncian expresamente las partes. Para tal cargo se designa al abogado don ___________ domiciliado en ____________ y en subsidio a Don ________________ con domicilio en ________________ Si estos no quisieran o no pudieran aceptar sus cargos, la designacin del rbitro se har de comn acuerdo; en caso contrario la designacin del rbitro la har la justicia ordinaria, en cuyo caso el rbitro ser de derecho. DECIMOPRIMERO: Para todos los efectos del presente contrato las partes fijan como domicilio la ciudad de Montevideo. DECIMOSEGUNDO: Se faculta al portador de copia autorizada de este contrato, para solicitar las inscripciones respectivas en el Registro de la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial, as como todas las inscripciones, o anotaciones que fueran procedentes. DECIMOTERCERO: Los poderes de los representantes de las respectivas sociedades, se acreditan por medio de las primeras copias de las escrituras pblicas que se exhiben, otorgadas ante el Escribano ____________ con fecha __________ De conformidad se otorga y firma en tres ejemplares en el lugar y fecha arriba indicados.
CONTRATO DE KNOW-HOW. En Montevideo, el ______ de _________ de ...., por una parte: el seor _____________ actuando en nombre y representacin de la sociedad _________, con domicilio en la calle _____________, en adelante cedente, o sociedad A o comunicante; y por la otra parte, _______________, actuando en nombre y representacin de la sociedad ______________, con domicilio en la calle ____________, en adelante cesionario, o sociedad B o beneficiario;
quienes convienen el otorgamiento de un contrato de know how de acuerdo con las siguientes clusulas: DECLARACIONES
PRIMERO: La Sociedad A ha fabricado despus de muchos aos de investigacin y desarrollo ___________________ y ha adquirido renombre mundial en este campo. SEGUNDO: La Sociedad B fabrica productos dentro del mismo sector tecnolgico y ha llegado a la conclusin que el procedimiento utilizado por la Sociedad A, es de total avance en materia tecnolgica, y que adems la Sociedad A rene las garantas exigidas para fabricar los aparatos de manera satisfactoria. TERCERO: La Sociedad B ha tenido ocasin de examinar por s misma la posibilidad de fabricacin del producto sealado anteriormente con el procedimiento en cuestin, para lo cual, le fue entregada toda la informacin referida a ................................................................ adems de presenciarla personalmente en y sobre la cual ha adquirido el compromiso de mantener el secreto de esta divulgacin parcial, por el plazo de aos. (igual a la duracin del contrato)
OBJETO DEL CONTRATO
CUARTO: El comunicante se obliga a proveer al beneficiario, toda la informacin relativa, al aparato y sus mtodos de produccin, incluso las tcnicas o secretos de fabricacin, de manera que un tcnico de buen nivel, pueda realizarlo en un tiempo de adaptacin y entrenamiento que le ser prestado por el comunicante en _________ meses.
LIMITACIONES
QUINTO: El beneficiario podr vender aparatos solamente en los siguientes pases ; el beneficiario no podr fabricar ni utilizar el objeto de este contrato en otros territorios que los indicados. El beneficiario slo podr exportar a y se obliga pagar una multa de $ __________ en caso de realizarse una exportacin fuera de los territorios arriba indicados. El beneficiario se obliga a tomar las medidas necesarias para evitar que se realicen exportaciones de los objetos comprendidos en este contrato, a los territorios vedados. Si pese a ello se les llegara a exportar, el comunicante podr poner trmino al contrato por simple comunicacin escrita. Podr reclamar el comunicante, indemnizacin por daos y perjuicios por toda violacin a estas disposiciones. SEXTO: El comunicante otorga exclusividad al beneficiario en los siguientes trminos:
a) b) c)
No otorgar comunicacin alguna y anloga a la contenida en este contrato, para la fabricacin de a ningn otro fabricante Latinoamericano. Se reserva el derecho para seguir utilizando el objeto del presente contrato, para la fabricacin del producto El contrato se celebra teniendo en cuenta la personalidad y reputacin del beneficiario, con lo que este no est autorizado para ceder este contrato, subcontratar ni otorgar sublicencias.
ASISTENCIA TECNICA
SEPTIMO: El comunicante se obliga a entregar en el plazo de ________ das contados desde la fecha de celebracin de este contrato, copias de planos, dibujos y procedimientos tcnicos necesarios para la produccin de los cuales debern incluir un detalle tcnico de implementacin del procedimiento. Deber proporcionar de forma clara y precisa en lenguaje todos los elementos secretos de esos procedimientos. Todo el material que se entregue no podr ser utilizado para otros fines que los arriba descritos, o que sean diferentes a la ejecucin natural del contrato. OCTAVO: El comunicante proporcionar el personal necesario y especializado, para el traspaso de los conocimientos tcnicos que requiere el procedimiento objeto de este contrato. Corresponder al beneficiario el pago de los gastos y emolumentos de dicho servicio al comunicante, conforme a lo indicado a continuacin: ____________________ ... NOVENO: El comunicante adquiere el compromiso de adiestrar y capacitar al personal del beneficiario en la fabricacin de utilizando el procedimiento objeto de este contrato, todo lo anterior en los siguientes trminos: _______________________ ...
MEJORAS
DECIMO: El comunicante se obliga a comunicar al beneficiario, todas las modificaciones que se operen sobre el objeto del KH. y que contribuyan a perfeccionar la fabricacin o a reducir el precio de reventa del producto.
CONTRAPRESTACIONES
DECIMOPRIMERO: El beneficiario contraprestacin de este contrato: a) b) La suma de $ La suma de $
se
obliga
pagar
al
comunicante
como
a la firma del presente contrato. por cada aparato vendido, pagadera trimestralmente.
La mora en los pagos trimestrales, dar lugar a la aplicacin de un inters moratorio de
_____ %. Asimismo, si el beneficiario no efecta el pago en los trminos convenidos, el comunicante se reserva el derecho de rescindir el presente contrato, adems de la mora, y de exigir la devolucin de la documentacin entregada.
VIGENCIA DEL CONTRATO
DECIMOSEGUNDO: El presente contrato tiene una duracin de ____________ das a contar de esta fecha. A la expiracin anticipada, normal o prorrogada del presente contrato, el beneficiario se obliga a no continuar usando el KH., concedido o a dejar esta actividad. El beneficiario se obliga a restituir dentro de los das siguientes a la terminacin del contrato, todo el material entregado por el comunicante, sin poder conservar reproducciones, copias o fotocopias.
DERECHO APLICABLE
DECIMOTERCERO: A este contrato le ser aplicable, la legislacin de __________ .ARBITRAJE
DECIMOCUARTO: Todas las controversias que surgieran con motivo de la interpretacin del presente contrato, sern resueltas definitivamente por un rbitro. Ser designado rbitro el Abogado .............................................................. con domicilio en _________ y a falta de ste, ser designado por las partes de comn acuerdo. Se otorga y firma en tres ejemplares de su igual tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.
CONTRATO DE FRANCHISING: En Montevideo, el ______ de _________ de ...., por una parte: el seor _____________ actuando en nombre y representacin de la sociedad _________, con domicilio en la calle _____________, en adelante franquiciante, y por la otra parte, _______________, actuando en nombre y representacin de la sociedad ______________, con domicilio en la calle ____________, en adelante franqucataro, quienes convienen el otorgamiento de un contrato de franchising de acuerdo con las siguientes clusulas: PRIMERA: La Sociedad franquiciataria tiene la exclusividad a partir de esta fecha de la Sociedad franquciante en la ciudad de Montevideo para la produccin, venta, comercializacin, promocin y toda otra actividad comercial relacionada con los productos alimenticios de marca PIRI. SEGUNDA: El franquiciatario se compromete a realizar la produccin, venta, servicios de postventa, promocion y asistencia tcnica de todos los productos descritos en la clusula primera, objeto de este contrato de franchising, conforme a los documentos en los cuales se contienen las exigencias impuestas por la sociedad franquiciante para todas sus franquiciatarias, de manera que en la ciudad de Montevideo, la sociedad franquiciataria acte de igual como lo hace la Sociedad franquiciante en los lugares donde est instalada. TERCERA: La Sociedad franquiciante se obliga a proporcionar a la franquiciataria toda la tecnologa requerida para la fabricacin de los productos alimenticios PIRI, mediante la entrega de los manuales tcnicos, comerciales, de publicidad y ventas, en el momento de la firma de este contrato. As como capacitar a las siguientes personas de confianza del franquiciatario, durante un perodo de dos meses para que se compenetren del manejo, produccin y comercializacin de estos productos. (se designan a las personas, que sern capacitadas). Estar obligado adems a la entrega de todos los insumos necesarios para la fabricacin de estos productos, en especial de las recetas secretas para la fabricacin. En caso de cualquier complicacin en los procesos productivos inciales, hasta un perodo de meses desde la firma de este contrato, estar obligado a prestarle asesora en cada uno de los aspectos relacionados con este contrato, a peticin expresa del franquiciatario, mediante una carta certificada, enviada con das de anticipacin. CUARTA: El franquiciante se obliga a respetar el derecho de exclusividad territorial concedido al franquiciatario, no entregando otros derechos similares a terceros mediante la celebracin de otros contratos que recaigan sobre el mismo objeto de ste. QUINTA: El franquiciatario se obliga a realizar un mnimo de ventas de $ ____ por las cuales tendr una comisin de _____ % de su importe bruto, corriendo de su cargo todos los gastos, impuestos y comisiones que el contrato implique. En caso de no alcanzar este nivel mnimo de ventas la comisin ser de .... SEXTA: El franquiciatario se compromete a mantener en bodegas, la cantidad de ____ de los productos PIRI, as como de los insumos para la fabricacin de stos.
Para cumplir con lo anterior, el franquiciante se obliga al envo todos los das de cada mes, la cantidad de ____ de estos productos. SEPTIMA: El franquiciatario abonar todos los das .... de cada mes, el importe por las ventas del perodo, mediante un depsito en la cuenta corriente del Banco sucursal N OCTAVA: El franquiciatario se compromete a la instalacin de locales de venta de estos productos, en la Ciudad de Montevideo, as como usar en ellos la respectiva marca comercial que se encuentra registrada ante la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, energa y minera, acta nmero _________ de fecha ________. El franquiciante deber otorgar su aprobacin a los locales de venta de estos productos, los cuales debern cumplir con las caractersticas bsicas consignados en los documentos entregados al franquiciatario en este acto. Todos los gastos e impuestos que conlleve la puesta en marcha y explotacin de estos locales de venta sern de cargo del franquiciatario. NOVENA: El franquiciante podr inspeccionar y visitar todos los locales de venta de los productos PIRI, cuantas veces sea necesario, previo aviso de _____ das de anticipacin a la inspeccin. DECIMA: El.franquiciatario no podr realizar en el territorio que abarca este contrato, ni en cualquier otro que no se le haya autorizado, por su cuenta o por cargo de terceros, operacin o gestin alguna referentes a la venta, comercializacin, distribucin o promocin publicitaria de productos similares a los que son objeto de este contrato. DECIMOPRIMERA: La duracin de este contrato es de aos, prorrogable tcitamente por igual perodo, salvo aviso de terminacin, enviado por carta certificada al domicilio de la contraparte, con un anticipo de meses a la fecha de trmino del contrato. DECIMOSEGUNDA: El incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones de este contrato, dar lugar a la inmediata terminacin del mismo, y las indemnizaciones correspondientes en caso de culpa o dolo de la otra parte.
Se otorga y firma en tres ejemplares de igual tenor.
BIBLIOGRAFA DEL CAPTULO SEXTO BUGALLO, Beatriz, Ley de marcas, nombres comerciales e indicaciones geogrficas. Ley N 17.011 de 25 de setiembre de 1998: anlisis exegtico, Montevideo: FCU, 1999. BUGALLO, Beatriz, Patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industriales. Ley N 17.164: anlisis exegtico, Montevideo: FCU, 2001. BUGALLO, Beatriz, Propiedad Intelectual, Montevideo: FCU, 2006. RIPPE, Siegbert y colaboradores, La propiedad industrial en el Uruguay, Montevideo: FCU, 1992.
SNTESIS Sub-captulo 1. El creador intelectual y su rgimen jurdico I - PREVISIONES DE LA LEY N 17.164 Artculos 17 a 20 de la Ley N 17.164. Plantea las siguientes situaciones: - creacin en relacin de dependencia o por encargo, derechos de explotacin corresponde al empleador o a quien encarg; - creacin ocasional durante el trabajo en la empresa, plazo de opcin para el empresario a efectos de que opte por compartir titularidad; - creacin posterior a la extincin de la relacin laboral o del encargo, luego de un plazo no resulta consecuencia alguna de la relacin profesional preexistente; - creaciones independientes, derechos del creador exclusivamente. Disposiciones "piso" que pueden contractualmente elevar la proteccin del inventor pero no disminuirla. II - PREVISIONES DE LA LEY N 9.739 Regla general: cuando hay relacin laboral o encargo los derechos corresponden al empleador o quien encarga la obra. La autora y el ejercicio de derechos morales, corresponde ineludiblemente al autor, persona fsica.
Disposiciones especficas en el caso de la obra periodstica, artculos 22 a 24 de la Ley N 9.739 en redaccin dada por Ley N 17.805 : depende si se trata de trabajador "freelance" o en relacin de dependencia.
Sub-captulo 2. Contratacin I - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Concepto general que abarca todo tipo de transmisin de conocimientos, se encuentren o no protegidos por la propiedad intellectual. II - CONTRATOS TECNOLGICOS Y OTROS. Modalidades diversas de contratacin en torno a los conocimientos tecnolgicos. Cualquier de los objetos de la propiedad intelectualpueden ser objeto de contrato, pues se trata de bienes en el comercio. Diversidad de tratamiento jurdico: - en algunos casos normativa expresa, como licencia, cesin de derechos de propiedad intellectual; - en la mayora de los casos se trata de contratos innominados. Contratos analizados: - licencia; - asistencia tcnica; - servicios de ingeniera; - prenda y embargo de derechos de la propiedad intellectual.

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LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY

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Publicacin on line en el ao 2005, revisin 2011 actual revision marzo 2013

Divertimento PI, en sepia

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LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL URUGUAY

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- CAPTULO PRIMERO CONCEPTOS GENERALES

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BIBLIOGRAFA, LINKS Y DEMS MATERIAL

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ESQUEMA PROPIEDAD INTELECTUAL

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- CAPTULO SEGUNDO SIGNOS DISTINTIVOS

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II - PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

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Sub-captulo 2. Nombres comerciales I - CONCEPTO

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incluyendo tanto factores naturales o humanos, artculo 75.

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los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen.

BIBLIOGRAFA, LINKS Y DEMS MATERIAL

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