Conflictos de leyes y

jurisdicción en casos
transnacionales
EL DESAFÍO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Pasos básicos

• 0) AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONFLICTUAL

• 1. Hay tratado material?
• 2. Hay tratado conflictual? … el alcance del derecho de autor se rige
por las normas del lugar de xxx.
3. Normas de dIPRIV del país donde se genera el conflicto.
4. Normas de fondo (derecho material)
 Recordemos que la principal normativa a nivel internacional es el
tratado de Berna.

El tratado de Berna: 1. no contiene normas de conflicto como

regla.

El caso de Establece la idea de carácter declarativo del derecho de autor al

derechos de no requerir formalidades.

autor En lo que respecta al TRIPS ordena cumplir con lo dispuesto por

Berna, agrega la obligación de proteger bases de datos y software
y modifica el test de tres pasos.

PERO. NINGUNO DE ESTOS TRATADOS CONTIENE

NORMAS INDIRECTAS QUE SIRVAN PARA DETERMINAR
JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.
 Dada la naturaleza territorial de los DPI, aplicable al derecho de autor
es la legislación local la que determina la propiedad, el scope, así como
las excepciones y las limitaciones.

La propia CJEU ha notado que el propósito de la convención de Berna

no fue determinar la ley aplicable a una obra artística sino determinar el
trataminento nacional de la misma (Tod´s Case 2005 EU C:2005- 418)
El caso general de la
Lex LOCI
PROTECCIONIS EN En lo relativo al art. 5. 2. del Convenio de Berna la Corte de Casación
Francesa ha demostrado que en todo cas si se aplica usualmente termina
DERECHO DE indicando como aplicable la ley del país en donde se reclama
AUTOR protección.

En la teoría se ha desafiado que el 5.2. cree una obligación sobre el Lex

Loci proteccionis. Sin embargo, en el precedente Lagardere se enfatizó
el principio como mecanismo para determinar la ley aplicable
 Ciertamente la directiva 790/2019 contiene
provisiones que regulan cuestiones transnacionales
en materia de derechos de autor e internet. Por
ejemplo la regulación del derecho de autor para la
reproducción y puesta a disposición del público de
las editoriales en relación de los servidores de
servicios de información.
Internet
CAMBIA Regula la cuestión relativa al safe harbor de las
TODO plataformas al momento de determinar la
responsabilidad de los intermediarios de internet por
la infracción de derechos de autor.
 En este sentido el marco mas avanzado
nuevamente es la UE. La directiva 2004/48
de ejecución de medidas precaturorias
deriva mucho de su contenido en la
legislación de los estados miembros.
Medidas
precautorias y
derechos de Aún cuando se ha intentado armonizar
existen diferencias en lo que hace a: la
autor forma el alcance y quien debe soportar los
costos de las medidas destinadas a los
intermediarios.
 Encuentra sus orígenes en el art. 11 bis del Convenio de Berna,
fue complementado por WIPO Copyright Treaty art. 8

En este sentido la jurisprudencia de la CJEU ha jugado un papel

El criterio de fundamental. En particular en lo que se refiere al alcance del

concepto de comunicación al público contenido en el art. 3.1. de
la “Infosoc directive”.
puesta a
disposición La Corte definició el concepto con un test acumulativo de dos
pasos: 1. Debe existir un acto de comunicación 2. y que esa

del público comunicación debe ser hecha al público, que debe ser diferente
al p´ublico original

La corte ha considerado que el acto de poner a disposición un

link se encuentra dentro del alcance de puesta a disposición
aunque no exista actual transmisión y puede constituir una
infracción al derecho de autor
El concepto de “New public” como una licencia
implícita.
• Eso no implica que sea necesariamente infracción. Eso dependerá de
que lo que se pone a disposición esté tutelado por derecho de autor.
• ¿La puesta a disposición del público de un artículo que se encuentra
disponible gratis infringe derechos de autor?
• La respuesta de la CJEU ha sido negativa. La puesta a disposición
primaria
Fuente: Rosati, Eleonora “Copyright and the CJEU”, OUP p100
Haciendo sentido de la
directiva Europea de
Derecho de Autor
El caso Pickeney.

• La Corte francesa solicita jurisdicción consultiva para determinar su

jurisdicción en el caso de un ciudadano austríaco que vio afectado sus
derechos de autor.
• La infrancción se materializa en Austria y en UK, pero también existe
en Francia.
• El Derecho de autor al no ser constitutivo el registro debe tener
protección inmediata de acuerdo a la Infosoc Directive
 Ha existido tensión entre la
legislación primaria de la UE y el
derecho de autor.
¿Puede hablarse de un LA CJEU ha moldeado esas
derecho europeo de tensiones.
autor?

La base la encontramos en la
discusión sobre el principio de
territorialidad.
 Los principales tratados en materia de
Propiedad intelectual

A nivel internacional la
Convención de Berna
justificación Europea
surge de..
Convención de Roma

TRIPs
 El art. 13 del TRIPs
adopta la posición del
Una palabra
art. 9.2 de Berna. Sin
sobre la relación
embargo, la
entre Berna y el
formulación es mas
TRIPS
laxa y permitiría la
aplicación a todas
 • El 26 de marzo de 2019 el Parlamento Europeo
emitió una resolución legislativa para aprobar la
Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado

Antecedentes Único Digital.

• En muy poco tiempo la tecnología permitió que las
obras protegidas por el derecho de autor pudieran ser
duplicadas y distribuidas ilícitamente en forma libre y
gratuita a través de Internet.
 El marco Previo.

Safe Harbors sujetos a ciertas

reglas: 1) el simple caching de
datos, 2) las comunicaciones en
Digital Milenium Copyright Act.
tránsito, 3) el almacenamiento de
Single Electronic Market Directive
materiales por parte de usuarios y 4)
los servicios de búsqueda de
información
 • A) Adaptación de las excepciones y limitaciones de los derechos
de autor al entorno digital y transfronterizo. 
En la Directiva se introducen excepciones obligatorias a los
derechos de autor a efectos de la minería de textos y datos, las
actividades pedagógicas en línea y la conservación y difusión en
línea del patrimonio cultural.
• B) Mejora de las prácticas de concesión de licencias a fin de
garantizar un mayor acceso a los contenidos creativos.

Los puntos La Directiva prevé normas armonizadas que facilitan:

• la explotación de obras que han dejado de comercializarse (obras

relevantes de la fuera del circuito comercial);

• la concesión de licencias colectivas con efecto ampliado;

directiva • la adquisición de derechos para películas por parte de las

plataformas de vídeo a la carta.
• C) El correcto funcionamiento del mercado de los derechos de
autor. 
La Directiva introduce para las editoriales de prensa un nuevo
derecho sobre el uso en línea de sus publicaciones. Los autores de
obras incorporadas a una publicación de prensa recibirán una parte
de los ingresos de la editorial por este nuevo derecho.
Derecho conexo de publicaciones en prensa.

• la amplia disponibilidad de publicaciones de prensa en línea que se

ha venido produciendo en los últimos años, ha propiciado la aparición
de modelos de negocio, como los agregadores de noticias, que basan
su fuente de ingresos en la reutilización de estas publicaciones.
• El uso que suelen hacer estos modelos de negocio consiste
normalmente en la reproducción de un fragmento de la publicación.
• Esto es lo que se conoce como snippet, y su posterior puesta a
disposición en sus propias páginas o plataformas. 
El derecho de publicación en la era digital

• La directiva de derecho de autor introduce un nuevo derecho conexo a

las editoriales para garantizar calidad de publicación y a la vez acceso
al público.
• ¿Es racional incluir un nuevo derecho conexo para fomentar la
industria editorial?
• Existe un cambio de modelo de negocios significativo en la industria
editorial.
¿Cómo ha cambiado el modelo de negocios?

• Del foco en la oferta por los costos al foco en la demanda

• La digitalización permite ser menos selectivo en los eventos a publicar
por la reducción de costos
• El modelo de negocios se centra en la plataforma.
• El éxito del modelo de negocios editorial no se basa mas en la
preselección
Las claves del modelo de negocios

• Plataformas con contenidos constantes.

• Efectos de red.
• Fortalecimiento de la marca permanente.
• Sentido de comunidad en la plataforma.
¿Qué protección otorga la directiva?

• Esta reutilización de publicaciones ajenas requiere de la autorización del titular de derecho , por lo que, con el
objeto de reforzar la posición de las editoriales de prensa, se les reconoce en la Directiva un derecho conexo,
de dos años de duración, esgrimible frente a aquellos que lleven a cabo determinados usos en línea de sus
publicaciones sin autorización. 

Este derecho comprende exclusivamente publicaciones periodísticas o revistas, por lo que no sería de
aplicación a creaciones que no dependan de una editorial de prensa, como los blogs o publicaciones científicas. 

Además, la regulación finalmente acordada aclara que este derecho tampoco resulta de aplicación:

-Al uso privado o no comercial de las publicaciones de prensa por parte de usuarios individuales.
-A actos de hiperenlace.
-Al uso de palabras sueltas o extractos muy breves de publicaciones.
Excepciones a los derechos de autor

• El artículo 3 de la nueva Directiva contempla una excepción en beneficio de

universidades y otros organismos de investigación e instituciones responsables del
patrimonio cultural, para que puedan llevar a cabo, con fines de investigación
científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan
acceso lícito.
• Para otros supuestos de minería de datos también se deberá establecer una excepción
os Estados también deberán establecer un límite o excepción.
• Solo será aplicable en el caso de que el titular de derechos de la obra afectada no haya
establecido una reserva de derechos de forma adecuada. En el caso de que los titulares
de derechos hayan establecido una reserva de derechos, se requerirá una licencia
El nuevo safe harbor

• Cuando no cuenten con dicha autorización, los prestadores de servicios de la

sociedad de la información deberán probar:
• (i) haber hecho sus mayores esfuerzos para obtenerla;
• (ii) haber hecho sus mayores esfuerzos para, de conformidad con normas
sectoriales estrictas de diligencia profesional, asegurarse de que en su red o portal
no se encuentran obras de las que los titulares de derechos les hayan facilitado la
correspondiente y necesaria información;
• (iii) haber actuado de forma expeditiva para retirar los contenidos de sus redes o
portales, tan pronto como hubieren recibido el correspondiente requerimiento por
parte de los titulares.
 Hay que tener en cuenta el trade off.
Creación de contenidos vs. Industria tecnológica
• La inaplicabilidad de este artículo para los prestadores de servicios cloud B2B y B2C que
permiten a los usuarios almacenar contenido para su propio uso, como los cyberlockers,
los marketplace online (cuando su actividad principal sea la venta online y no dar acceso a contenidos
protegidos por derechos de autor), los proveedores de servicios de desarrollo de código abierto
de software, los repositorios educacionales o científicos sin ánimo de lucro o las enciclopedias online
sin ánimo de lucro.
• Un régimen algo menos exigente para las start up de nueva creación durante sus primeros años de
funcionamiento, siempre que no superen un determinado volumen de negocio y un número máximo
de visitantes.
• La obligación de los prestadores de servicios de asegurar que el artículo 17 no impida a los usuarios
subir contenidos protegidos por derechos de autor cuando resulte de aplicación alguna de
las excepciones a dichos derechosprevistas en el ordenamiento jurídico o con fines de cita, crítica,
reseña, caricatura, parodia (los famosos “memes”)
Remuneración justa para los autores en los
contratos de cesión
• La Directiva establece, con carácter imperativo, una serie de normas que pretenden garantizar que los autores y artistas intérpretes o
ejecutantes obtengan una remuneración adecuada y proporcionada por la cesión de sus derechos. Las principales obligaciones son:

- Transparencia, que conlleva que el cesionario tenga que proporcionar, al menos una vez al año, información sobre la explotación de las
obras, para que el autor pueda evaluar si ha obtenido una remuneración adecuada y proporcional al valor de los derechos cedidos. Los
contratos de cesión quedarán condicionados a esta obligación de transparencia a partir del 7 de junio de 2022.

- Sistema de adaptación de la remuneración inicialmente acordada en el contrato de cesión, si esta es desproporcionadamente baja en

comparación con los ingresos obtenidos con la explotación de la obra.

- Mecanismo alternativo y voluntario de resolución de controversias (mediación o arbitraje) para solucionar los conflictos relativos a la
falta de transparencia por parte del cesionario o derivados del mecanismo de adaptación de la remuneración.

- Mecanismo que permita a los autores ejercer el derecho de revocación de la cesión exclusiva cuando las obras o prestaciones no sean
explotadas por el cesionario en un plazo razonable.
Remuneración

• La Directiva indica que la remuneración a tanto alzado por la cesión de derechos no debe de
constituir la regla general, (reservada para determinados casos concretos)-

Ninguna disposición contractual podrá impedir la aplicación de estas garantías, que persiguen que
los creadores obtengan una remuneración justa por la explotación de sus obras, de forma que
encuentren el necesario estímulo para seguir creando, contribuyendo así al desarrollo cultural. 

La Directiva no olvida que es fundamental posibilitar un mayor acceso a los contenidos culturales
con el debido respeto a los derechos de los creadores, por ello introduce medidas que lo
garanticen, como las comentadas respecto de las obras que se encuentran fuera del circuito
comercial.
Derecho de Marcas e internet
 Fundamento de derecho de marcas

Generar posicionamiento
Evitar la confusion en el de los productos
público consumidor. protegidos o tutelados por
la marca.
 • El uso en infracción de keywords menoscaba el carácter
distintivo o notoriedad de la marca, o se aprovecha
indebidamente de ese carácter distintivo o notoriedad de la
marca.
• Produce la dilución de la marca y el parasitismo. La
dilución, consiste en la disminución de la capacidad
El keyword distintiva de una marca notoria para distinguir productos o
servicios, sin importar la presencia o ausencia de: 1)

advertising competencia entre el propietario de una marca notoria y

otros terceros, y 2) probabilidad de confusión, error o
engaño.
• El TJUE define el parasitismo como el provecho obtenido
indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de
la marca. Esta noción no se vincula al perjuicio sufrido por
la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso
del signo idéntico o similar a la marca
 No hay uso marcario típico o uso en el tráfico
comercial, ya que se trata de un simple uso interno.

¿De qué manera

se puede eludir No hay confusión marcaria.

la aplicación del
derecho de
marcas? Estos usos de la marca permiten más opciones al
consumidor, y es propio del derecho de marcas
informar al consumidor para generar más
competencia.
 Responsabilidad de las
plataformas de eCommerce PROF. PABLO A.

en la publicación de avisos y IANNELLO

la infracción marcaria
 La actora, NIKE, inició demanda para que el
operador del sitio Más Oportunidades cesara en el
uso de la marca NIKE o de cualquier otra
confundible con ella, se denunciase el origen de la
mercadería, la destrucción de todos los "elementos"
y la indemnización de los daños.

NIKE vs. Mas Nuestros Tribunales han decidido que el uso de

"tipo" constituye un acto ilícito. La publicación de
avisos ofreciéndolos en venta también es un acto

Oportunidades ilícito. Que el operador de la plataforma deba

conocer esto es otra cuestión.

La Excma. Cámara en sus fallos, siguiendo la

normativa y la jurisprudencia de la Comunidad
Europea y de nuestra Corte Suprema, y de
jurisprudencia anterior del fuero, ha tratado de
conciliar estos intereses en pugna y de establecer
"reglas de juego" que fijan un punto de partida para
la discusión y el análisis.
Conclusiones del caso

• No se puede prohibir a la demandada el uso de la designación NIKE.

• Tampoco se le puede exigir una carga “imposible de cumplir”
(implementación de filtros).
• Principio general: el operador NO ES RESPONSABLE de la
publicación del aviso subido a su plataforma. Lo que no significa que
nunca sea responsable por los avisos que ofrecen productos con marcas
en infracción.
• Directiva 2000/31 de la Unión Europea, art. 14.
• Caso L’Oreal vs. Ebay.
• Conocimiento efectivo vs. Conocimiento supuesto
ALERTAS Y LO QUE DEBE
HACER EL OPERADOR
• Queda en cabeza del titular de la marca notificar (de manera fehaciente) al operador
sobre la existencia de un aviso con la infracción, y dentro de las 24 horas el operador
debe dar de baja el aviso.
- Primer problema: determinar si hay infracción.
- Segundo problema: dar de baja el anuncio sin más podría hacerlo incurrir en
responsabilidad con el anunciante vendedor.
• El titular de la marca es quien debe determinar por qué la mercadería está en
infracción.
• La presunción de infracción ya no existe asique el titular de la plataforma ante la
duda no dará de baja el aviso y explicar por qué no lo ha hecho, al dueño de la marca.
Si, en cambio, da de baja el aviso y se demuestra que no existe tal infracción, el
operador deberá reponer el aviso y explicar al titular de la marca por qué.