Industria y Comercio REPUBLICA DE COLOMBIA ‘SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolucién N° 032322 Ref. Expediente N° 03-56204 Por la cual se decide una solicitud de registro de marca LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales, y CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito la sefiora Maria Liliana Paredes Romo, actuando en nombre propio, presenté solicitud de registro de la marca CAFETO (mixta) para distinguir productos ‘comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién Intemacional de Niza, octava edicién. ‘SEGUNDO: Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con el lleno de los Fequisitos de ley, la sociedad K.R. Y. K. CAFFETO LTDA, mediante apoderado interpuso ‘oposicion contra la solicitud de registro mencionada en el considerando anterior. El objeto de la ‘oposicién es que se niegue el registro solicitado y se fundamenta de la siguiente manera: ‘La sociedad... es titular de! nombre comercial y de la ensefia comercial CAFFETO, los cuales se utilizan en relacién con tos productos de la clase 30 y con los servicios comprendidos en la clase 43... “da unica diferencia entre la marca solicitada CAFETO y el nombre y ensefia comercial fundamento de la oposicién CAFFETO, es la existencia de una doble F en los signos de mi representada. Esto establece una identidad conceptual y fonética y una absoluta similitud ortogréfica entre eltos. ‘La marca solicitada busca amparar “Café”. El nombre y la ensefla comercial previamente usados se utilizan en relacién con “servicios de cafeteria, elaboracién de productos de panaderia y pasteleria’. La conexién competitiva entre uno y otros es clara, toda vez que las Cafeterias son lugares donde se expende café,” Respuesta a la oposicion Una vez trastadada ta oposicién a la solicitante, no se presentaron argumentos en defensa de la solicitud presentada, TERCERO: De acuerdo con lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizara el examen de Fegistrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposicién y de la respuesta allegada por el solicitante. Adicionalmente, el estudio comprende cuestiones que aunque no hayan sido planteadas en la oposicién’, aparezcan con ocasién del examen de registrabilidad * Scbre Is furcién d lo ofcin recional compotonto do roclizar ge feo ol extudo de regarabiided, el Tibunal de Justicla de | ‘Comunidad Andina, on el proce )PRAZOLE ha expresado fo siguiente: ‘La fancion confers a a ofcina nacional competento, do fella of oxa regisvabiidad del ian gecion que precede al otergemento del Fegivo mareerio, Le existenca de ‘cbserveciones’ compromete al funcicnaro en le reaizacién del examen de fondo: pero, le Inexistoncia de las mismes no lo Rbera dela cbigacién legal de practeero. Esto porcue el objetvo de la norme, eo que el exemen ‘Sete Certo Canora 19 No. 2-00 Plage 2.5.7 ‘Sede CAN Tr 40 No, 98:60 POX: 9820040 Fax 989 82 20~ 382 2006, Linea 9600910 195 (al Center 5251131 Bogeis DC. ‘Web: me se.gou.o owl inoesic.aaveo Begod Cambs,* Resolucién N° stris : et Ref. Expediente 03- 56204 032322 Industria y Comercio SUPGRINTENDENCIA en los siguientes términos: 4, Confundibilidad con un nombre o ensefia comercial 1.1. Norma aplicable El articulo 136 literal b) de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, sefiala que no podrén registrarse como marca los signos que sean “idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, 0, de ser el caso, a un rdtulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o asociacién.” 1.2. del nom! nsefia comercial El nombre o ensefia comercial debe estar protegido, lo que acontece cuando es usado. Asi, la Parte interesada debe demostrar un uso efectivo en el comercio, que refleje fa necesidad constante del empresario en utilizar el nombre comercial y por ende que sea imperioso que Prive a un tercero de utilizar como marca el mismo signo, en tanto los consumidores podrian confundirse. De lo contrario, seria irelevante y contradictorio el hecho de que un empresario Privara a otro de utilizar un signo como marca, si él mismo no lo requiere para usarlo en el mercado como nombre comercial. Consideramos que las pruebas de uso deben estar encaminadas a demostrar la realidad de! ‘mercado y la dindmica que implica ser titular o usuario de un nombre o ensefia comercial, y en esa medida compartimos la posicién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina’. Asi, el uso debe ser captado por el consumidor, lo que implica que el empresario despliega y exterioriza su actividad. El uso debe ser anterior a la solicitud de registro de marca, debe ser Permanente y continuo, de lo contrario se protegeria un nombre o ensefia al que se tuvo derecho, pues asi como el derecho se adquiere por el uso termina cuando cesa el mismo. La continuidad en el uso es importante, en tanto el empresario tuvo el tiempo suficiente para darse ‘a conocer. Un uso se demuestra con pruebas que si bien de forma aislada pueden ser un indicio de! derecho, analizadas en conjunto, deben dar lugar a la certeza sobre el uso y la consecuente proteccién del nombre o ensefia comercial, 1.2.1. Caso en estudio, La sociedad opositora K.R.Y.K CAFFETO LTDA, argumenta tener derecho sobre el nombre comercial y la ensefia CAFFETO, en relacién con la comercializacion de productos de la clase 30 y con los servicios comprendidos en la clase 43, Para demostrar el uso del nombre y la ensefia comercial CAFFETO, la opositora aporté las siguientes pruebas: * Certificados expedidos por la Camara de Comercio de Pasto, por los que se certifica: i) ‘dofondo cee une etapa obigatoia enol procese de concesién 0 denegacién de las marcas. ‘ctvded de Ia cficie nacional competents no debe concroterse landils de tas cbservaciones como en un primer momento podria desprenderse de inciso segundo del etiule eberd realizar un andisie exhaustive y pormenorizado dela soleitud de fos 82 85 dela Desisién 346” 29 raglste frente alae prohibiciones contondae ? Ai respecto de la confundibiiéed de nombre comercial y marca se expuso en ef proceso 204-97 Tibunal de Justicia de i Comunided Andina, marca MANUELITA: “Le confunelbildad et impecimento de regicra de signee dtintvesidéniiceso cimilares para cs mismos o iguales productos, porque les caelsencias de eear excunetanesas producran enti los consumidoces Un eer ‘drecto en cuanto alos productos quo adguleren con un preduto Iu! 0 parecido, yun error Indrecto en evento la eroancis © fo modo, ev origen empreser ‘Seda Certo: Carrera 19 No. 27-00 Plsoe 2. 8,7 10 ‘Seda CAN: TA No, 9-60 PBX: 2 4906 «0 Fax 380 8220382 25 86 Linea 9800910 105 ‘all Gortor 623 1181 Bogets OG ‘Wen oust opie ome ne@aicooceo Bots D.C - Colman7 eee 032322 ee fesolucién ee : Ref. Expediente 03- 56204 Industria y Comercio SUPGRINTENDENCIA el registro mercantil de la sociedad K.R. Y.K. CAFFETO LTDA. ii) el registro como comerciante de la sefiora Sigrid B. Koch K y del establecimiento de comercio de su propiedad identificado como CAFFETO, y iii) fas solicitudes de renovacién de la ‘matricula correspondiente a la persona natural para las vigencias 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, su posterior cancelacién por venta del establecimiento a !a sociedad K.R Y.K. CAFFETO LTDA., y su renovacién para la vigencia 2003. * Copias autenticadas de recibos oficiales de deciaraciones de impuestos de industria y comercio efectuadas en Pasto, correspondientes a las vigencias 1998 y 2000, en los cuales figura como declarante el establecimiento de comercio denominado CAFFETO. ° Facturas expedidas por empresas del sector comercializador de alimentos, bebidas € insumos varios que permiten establecer un intercambio en las relaciones comerciales del Establecimiento de Comercio CAFFETO con estas empresas, durante los afios 1998 (a partir de septiembre) 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, ® Recibos de caja (a razén de tres por mes) expedidos desde e! mes de septiembre de 1998 y durante los afios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, con tos que es posible establecer la prestaci6n de servicios continua relacionados con la comercializacion de alimentos por parte de! establecimiento de comercio CAFFETO. * Pélizas de seguro contra incendio, formularios de vinculacién del empleador al sistema general de riesgos profesionales, formulario de autoliquidaci6n mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, comprobantes de consignacién a la Caja de Compensacién Familiar de Narifio y comprobantes de pago por prevencién y seguridad al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. * Contratos relacionados con la publicacién de informacién publicitaria en el Diario del Sur correspondiente al mes de abril de 1999, cardtulas y paginas del Directorio Telefénico de Narifio — afios 2001, 2002, contentivos de anuncios publicitarios. Valoracién en conjunto: Con base en el material probatorio relacionado esta oficina llegé @ las siguientes conclusiones: 1. Que a partir del afio de 1998 la sefiora Sigrid Brigitte Koch Kaiser, registro ‘mercantilmente el establecimiento de comercio CAFFETO, identificacion con la cual comenzé a ejercer una actividad comercial de elaboracién de productos de panaderia, elaboracién de productos de pasteleria, servicio de cafeteria y que posteriormente tal bien pasé a manos de la sociedad K.R.Y.K. CAFETTO LTDA. 2. Se evidencia un continuo, permanente y efectivo uso de! nombre comercial alegado por el opositor, quien despliega una amplia actividad comercial, contratando con miltiples empresas tanto productoras de bienes como prestadoras de servicios, todas estas destinadas a satisfacer necesidades de consumo en general, entre ellas el suministro de insumos y la promocién publicitaria de su actividad. Lo anterior no es aplicable a la ensefia comercial, entendida esta como aquel signo distintivo con el cual el empresario identifica el local de su establecimiento de comercio, toda vez que las pruebas aportadas se refieren todas al comerciante como tal, en este caso, la persona natural representada en la sefiora Sigrid Brigitte Koch Kaiser y posteriormente en la sociedad K.R.Y.K CAFFETO LTDA, Persona juridica a quien le fueron transferidos los derechos sobre el establecimiento de ‘comercio. Conforme a lo dispuesto en los articulos 516 y 525 del Cédigo de Comercio, se 3 ‘Saga Certo: Carrera 19 No. 27.00 Pius 2, 5.77 10 ‘Sado CAN Tr 4OKNo, 26:50 PBX. 3826840 Fac 50 5220 289 2568 Linen 9806-910 108 ‘Call Centr 525 #131 Boge, Web senate qoven ems nos aco Bopeti D.C. - ColombiaResolucién N° 632322 Ref. Expediente 03- 56204 Industria ¥ Comercio SUPCRINTENDERCIA entiende que la transferencia del establecimiento de comercio en cabeza de la sociedad ‘opositora, comprende el nombre comercial cuya proteccién se solicita. 3. Se verificaron pagos por concepto de seguridad social, o que demuestra que el establecimiento de comercio en mencién sostiene vinculos laborales con personas naturales, para el desarrollo de su actividad. 4. Se evidencia el pago de obligaciones tributarias como ingrediente adicional que demuestra una actividad comercial permanente de! observante con el Nombre Comerci CAFFETO. Dadas las circunstancias arriba sefialadas, se puede afirmar que con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro en estudio (3 de julio de 2003), bajo el establecimiento de comercio denominado CAFETTO el opositor ejercia una actividad comercial continua, efectiva - permanente. Estima esta oficina, que la documentacién aportada, evidencia el manejo de cifras Tepresentativas en inversion e ingresos que demuestran un impacto constante de la actividad comercial ejercida en el mercado bajo el nombre comercial alegado. Por otra parte, el conjunto de facturas, recibos de caja, consignaciones bancarias, facturas de proveedores y declaraciones tributarias, apreciadas en conjunto y demas argumentos expresados en el documento de oposicién, permiten establecer que el nombre comercial CAFFETO, ha venido siendo usado de forma efectiva, continua y permanente en cumplimiento de actividades relacionadas con los servicios de cafeteria, panaderia y pasteleria, con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro en estudio y que con posterioridad a esa fecha, continua usando dicho nombre en el comercio de tales productos, asistiéndole a dicha persona el derecho a oponerse al registro de la marca solicitada. 1.2.2. Comparacién de los signos Habiendo determinado que a la sociedad K.R. Y.K CAFFETO LTDA., le asisten derechos sobre el nombre comercial CAFFETO, es procedente realizar el estudio de registrabilidad entre la marca solicitada y el nombre comercial del opositor. Los signos @ comparar son los siguientes: Marca solicitada Nombre comercial opositor CAFFETO La jurisprudencia y doctrina sefialan que en las marcas mixtas normalmente predomina el elemento nominativo, ya que las palabras son instrumento de comunicacién y a su vez tienen la fuerza expresiva para que el consumidor solicite la marca en el mercado por su denominacién. Asi las cosas, si en uno o ambos signos a comparar predomina la denominacién’, la “Al respesto, ot Tfounal de Justicia de te Comunidad Andina procete 7.1P-98, refeiéndose a los enteros de comparscin express: “Entre los pardmetzs que deben tomarse en consideracion pare el colejo do esto po do clgnoe se reconacen los Siguiente Regla N° 1: Leconfusin resulta dels impresién de conjunto despertada po les maces. Rople N° 2: Las marces deben examinarse sucesivamente yo simuténeamente, Regle N° 3: Quien aprecia al parecido debe colocarse en e! Liga’ del comprador presunto y fener en cuenta Ia naturaloza del prodecto, Regia N° 4: Deben tonerse on cuonts las semejancas y no las dferencis que existen entre las marcas." (BREUER MORENO, 4 ‘Sede Canto: Carera 13 No. 21-00 Pies 2.8, 710 ‘Sade CAN: Yr 0A No, 8859 PBX: 0 €3 0040 axe 350 6220 282 26 85, lnea 9600.10 105 ‘Gat Centr S23 1131 Boge D.C. Web: wurse.anyso ona: ie aovcn Boge D.C. -Colamoia; w Resolucion N° vy ; Ref. Expediente 03- 56204 - 032322 Industria y Comercio: SUPERINTENDENCIA comparacién debe atender a una visién de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extraccién de la dimension caracteristica de los mismos. De igual forma, la comparacion debe ser sucesiva, ya que €l consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las semejanzas y no las. diferencias, ya que asi actila el consumidor. Finalmente, dado que estamos analizando la parte denominativa es importante analizar la fonética de las marcas. Asi las cosas, al dar aplicacién a los criterios anteriormente establecidos esta oficina considera Que entre el signo solicitado y el nombre comercial CAFFETO, se puede presentar confusion o riesgo de confusién, pues la marca solicitada reproduce el nombre comercial protegido, esto es la expresién CAFFETO que es aquella que predomina dentro del conjunto y sin que la incorporacién del elemento grafico y las variaciones ortograficas consistentes en la supresién de una letra F, constituyan elementos diferenciadores de tos signos, por lo que de coexistir ambos signos en el mercado para distinguir servicios relacionados competitivamente, inducirian al consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios que buscan distinguir. 1.2.3. Relaci6n de_produ servicios y actividades del empresario Es necesario que la coexistencia de los signos semejantes 0 idénticos haga que el consumidor ea inducido en error, en tanto se presenta el riesgo de confusién o de asociacién. Lo anterior sucede, cuando, el consumidor cree erradamente que los productos 0 servicios identificados on una marca son producidos o comercializados por otro empresario que se identifica con un nombre o ensefia comercial, Aqui hay que tener en cuenta el consumidor, ta cobertura de los productos y servicios que se pretenden en la solicitud de registro de marca y el objeto 0 actividad que ejerce el empresario, en cuanto haya mas cercania entre unos y otros habra mas Posibilidad de confusién del consumidor. La sociedad que solicita el registro de la marca pretende amparar café, producto comprendido en Ia clase 30 de la Clasificacién intemacional de Niza, octava edicién. De otra parte la Sociedad opositora titular del nombre comercial CAFFETO, de acuerdo con las pruebas aportadas para demostrar el uso de dicho nombre comercial, es prestadora de los servicios de panaderia, pasteleria y cafeteria. | Asi las cosas, al ser los signos similarmente confundibles y existir una relacion de conexidad y complementariedad entre los productos a distinguir con la marca solicitada y los servicios comercializados bajo el nombre comercial de! opositor, llevarian a que ef consumidor se vea expuesto a una confusién indirecta, al formarse e| mercado la idea de que el producto solicitado proviene de la sociedad opositora o que existe vinculacién juridica o econémica entre ésta y el solicitante del registro marcario, 0 que se trata de una nueva gama de productos comercializados por la sociedad opositora, lo cual no corresponde a la realidad, Por consiguiente, el signo solicitado no puede coexistir en el mercado con el nombre comercial protegido, en tanto induce al consumidor a error, genera riesgo de confusion y de asociacién y | afecta el derecho de exclusiva de terceros. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud esta comprendida en la causal de imegistrabilidad establecida en el articulo 136 literal b) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. En virtud de lo expuesto, ecko: “Tratado de marcas de ébrica y de comerco", Edltoril Robie, Buenos Aes, plg. 351 y.)° 5 Sede Corto: Caer 19 No 27-00 Phos 7.5.7 710 ‘Sede CAN Tr OA No, 30-50 PBK: 9.830540 ‘Call Geter 829 11.24 Sopa Web wot seccarea oma nai once ‘Bogeld OC. ColombeResolucion N° 239 ai : Ref. Expediente 03- 56204 032322 Industria y Comercio SUPCRINTENDERCIA RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposicién presentada por la sociedad Promotora Piccolo Ltda. ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca mixta CAFETO, solicitada por la sefiora Maria Liliana Paredes Romo, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificacién Internacional de Niza, octava edicién. ARTICULO TERCERO: Notifiquese personalmente a la sefiora Maria Liliana paredes Romo, solicitante y al doctor Emesto Cavelier Franco apoderado de la sociedad opositora, 0 a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandoles copia de la misma, adviriéndoles contra ella proceden los recursos de reposicion, ante la Jefe de la Divisién de ‘Signos Distintivos, y el de apelacin, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industral, interpuestes dentro de los cinco (6) dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién. ARTICULO GUARTO: Haganse las anotaciones respectivas, en firme la actuacion archivese el expediente. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Dado en Bogotd, D.C., a los La Jefe de la Division de Signos Distintivos, 08 a.gr CIELO ANGELA PENA RODRIGUEX Foland Arias. ora Foner Sg, Sede Corto: Caner 15 No. 27-00 P8002, 8.79 10 ec 350 8220 282 26 8. lnan 6800-070 105, “Call Cantar 623 11 5 Boge OC. Webs wan slegoven ool nomi aco Bogota 0.0. - Calor