Industria ¥ Comercio SUPCRINTENCENEIA REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolucin N? 00079993 Ref. Expediente N° 10 156308 Por la cual se resuelve un recurso de apelacion EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011 CONSIDERANDO PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 69859 de 30 de noviembre de 2011, la Direccién de Signos Distintivos declaré infundada la oposicién presentada por Eme Ingenieria S.A., fundamentada en el articulo 136 literal b) de la Decision 486 y concedi6 el registro de la marca mixta EME INVESTIGACIONES CONSUMIDOR Y MERCADO, solicitada por Elisa Maria Echeverri Giraldo, para distinguir “servicios de publicidad; gestion de negocios comerciales; busqueda, estudio e investigacién de mercados” ‘comprendidos en la clase 36 de la Clasificacion Intemacional de Niza SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro de! término y con el lleno de los requisitos legales, la sociedad opositora Eme Ingenieria S.A., interpuso recurso de reposicion y en subsidio de apelacién en contra de la Resolucién mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos: “(..) @ nuestra representada fe asiste el derecho prioritario y fa exclusividad en la explotacién de! nombre comercial EME INGENIERIA, que viene desde 1981 hasta el dia de hoy, y por ende, fa facultad de impedir que terceros obtengan registros de marcas idéniicas 0 similarmente confundibles al mismo, como lo es en este caso ef signo mixto EME INVESTIGACIONES CONSUMIDOR Y MERCADO. EI signo solicitado comparte un mismo orden las vooales y consonantes que integran fa parte sustancial del nombre comercial E-M-E, es decir, la totalidad del nombre comercial esté reproducido en el signo solicitado. (...) 0s servicios de mercadeo (Cl 35) de signo solicitado necesitan de una infraestructura avanzada para capturar, preservar y administrar datos, informacién y documentos con seguridad y confidencialidad. Para ello, acuden a tecnologias de punta que brindan seguridad a su actividad, tales como los servicios de data center (Cl. 42), Implementacién de sistemas de captura y administracién de documentos (producto SCADO) (Cl. 9 y 42), y la implementacién de sistemas de gestién de informacién y datos (CI. 42), del nombre comercial EME. Este hecho generaria en el consumidor un riesgo de asociacion, pues, es muy posible que atribuya en contra de la realidad comercial que los servicios que se venden con el ‘signo solicitado y las actividades mercantiles del nombre comercial tienen un origen ‘empresarial comun. Es de notar que el piiblico consumidor creeré que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen al mismo titular, que distinguen una nueva linea de servicios especializada en tecnologlas de marketing y publicidad. Ademés, Sede Convo: Carers 13 No. 27.00 P5082. 5.7 y 10 fe CAN Te aDA No, 36.50 PBX. 5870600 nes Grete Nacona! 016000:210185 {all Garter 8519240 Gogol O-. We: yews ao.ca eral tc coven ‘Bopetd 8c. - CoombeReo tee300 0079999 Industria y Comercio cada uno de los servicios esté destinado a consumidores con necesidades semejantes.” TERCERO: Que mediante Resoluci6n N°38984 de 27 de junio de 2012, la Direccién de Signos Distintivos resolvié el recurso de reposicién interpuesto contra la Resolucion N°69859 de 30 de noviembre de 2011, confirmandola y concediendo el recurso de apelacién presentado. CUARTO: Que para resolver el recurso de apelacién interpuesto, segtin el articulo 59, inciso 2°, del Cédigo Contencioso Administrative, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo de su presentacion. 4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO 1.1, Literal b) del articulo 136 de la Decisién 486 “No podrén registrarse como marcas aquellos signos que: b) Sean idénticos 0 se asemejen a un nombre comercial protegido, 0, de ser el caso, @ un rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacién;" 1.2. La Norma Nombre comercial protegido: El articulo 190 de la Decisién 486 consagra la definicion de nombre comercial: “Se entenderé por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econémica, a una empresa, oa un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podré tener més de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominaci6n social, raz6n social u otra designacién inscrita en un registro de personas 0 sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de fas denominaciones o razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas coexistir.” Por su parte, el articulo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo: “EI derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de fa empresa 0 del establecimiento que /o usa’. A su vez, el articulo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada pais la facultad de elegir entre el sistema de registro 0 depésito del nombre comercial, asi: “Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comeroial podré registrarlo o depositario ante la oficina nacional competente. EI registro 0 depésito tendra carécter declarative. El derecho a su uso exclusive solamente se adquiriré en los términos previstos en el articulo 191.”Q Industria j Comercio ResolucionN? 00079393 Ref. 10 156308 Asi, en concordancia con las disposiciones citadas, el Cédigo de Comercio colombiano adopta el sistema de depdsito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su articulo 603, de la siguiente manera: “Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de ragistro. No obstante, puede solicitarse su depésito. Sila solicitud reine los requisites de forma establecidos para el registro de las marcas, se ‘ordenaré la concesién del certificado de depésito y se publicard.” Debido a ello, el articulo 605 de nuestro Cédigo de Comercio se refiere al efecto juridico del depésito de un nombre comercial, en el sentido de elevario a presuncion legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros, En efecto, el articulo 605 C. Co. expresa que: “EI depésito 0 1a mencién de depésito anterior no constituyen derechos sobre el nombre. Se presume que el depositante empezd @ usar el nombre desde el dia de fa Solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicacién.” Asi, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso de! nombre comercial debe ser personal, es decir que su utllizacién y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; pUblico, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la érbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales. Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado debera acreditar su utiizacion real y efectiva en el comercio para identificarse a si mismo oa 8u actividad mercantil, no siendo el depésito del nombre comercial justificacion para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presuncién no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depésito no prueba un uso continuo, publico y ostensible. De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad o semejanza del nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas 1.2.1. Identidad o semejanza de los signos La semejanza de los signos puede derivarse de alguno 0 todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortografico, fonético y visual. Existird semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica 0 semejante.' La similitud ortografica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesién de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nimero de silabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusién.” 1 Tribunal de Justicia de la Comuns 2 Trbvunal de Justicia de Ia Comunidad Andina. Proceso 133 Andina, Proceso 138-1P-2009, SUM EMERMEDICA. 25 de febrero de 2010, 108, SUM EMERMEDICA, 25 de fabrero de 2010,3 Resolucion N° gg 0793 ‘ Ref, 10 156308 Industria y Comerc Por su parte la visual puede ser entendida como ortogréfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles. La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la silaba ténica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusion.” 1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios. Se deberd analizar, en relacién con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusién que, por la naturaleza 0 uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexién competitiva: “a) Canales de comercializacién: Hay lugares de comercializacién o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexién competitiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas 0 supermercados en Jos cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daria tal conexién competitiva, en tiendas 0 almacenes especializados en la venta de determinados bienes. b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacion o distribucién tienen relacién con los medios de difusién de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio television y prensa-, presumiblemente se presentarla una conexién competitiva, 0 fos productos serfan competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusién es restringida por medio de revistes especializadas, comunicaci6n directa, boletines, mensajes telefénicos, etc., a conexién competitiva seria menor. ¢) Relaci6n o vinculacién entre productos: Cierta relacién entre los productos puede crear una conexién competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacién entre los productos comercializados también influye en la asociacion que el consumidor haga de! origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarto a confusién en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. ) Uso conjunto 0 complementario de productos: Los productos que cominmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresarial, ya que el publico consumidor supondria que los dos productos son de! mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que ef uso de un producto puede suponer e/ uso necesario del otro, 0 que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilizacién no seria la de su ultima finalidad o funcién’. (Proceso N° 114-IP- 2003). 1.2.3. Riesgo de confusi6n o de asociacién: El segundo supuesto de la norma se refiere a que la utilizacién del signo solicitado pueda, segin las circunstancias del caso, derivar en riesgo de confusion o de asociacién, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o {3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133P-2008, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010Industria ¥ Comercio SUPCRINTENOENCIA ResolucionN? 99979393 Ref. 10 156308 servicios, esto es el publico consumidor. Dichas circunstancias se refieren a la relacién, identidad o semejanza que exista entre los productos o servicios que el signo solicitado pretenda identificar y la actividad en la cual se utiliza el nombre comercial opositor. El riesgo de confusién es 1a posibilidad de que el consumidor adquiera un producto 0 servicio pensando que estd adquiriendo otro (confusion directa), 0 que adquiera un producto 0 servicio pensando que ésle tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusion indirecta). Por su parte el riesgo de asociacién se presenta cuando a pesar de no existir confusion se vincula economica 0 juridieamente a uno y otto oferente de los productos 0 servicios identificados por los signos respectivos 4.3. Pruebas Procederé esta Delegatura a valorar las pruebas allegadas por el opositor con el escrito de oposicion y con el de reposicion y en subsidio apelacién, a fin de determinar la existencia o no del nombre comercial fundamento de la oposicion y su uso continuo, personal y ostensible. 1.3.1. Pruebas allegadas con el escrito de oposicién: 1. Copia simple del Certificado de Existencia y Representacién Legal de la sociedad Eme Ingenieria S.A. 2. Dos (2) volantes publicitarios de la sociedad Eme Ingenieria, promocionales de productos y servicios tecnolégicos, de telecomunicaciones ¢ informaticos, gestion de informacién y seguridad comercial y residencial. 3. Impresiones del portal de internet www.emeingenieria.com.co, relacionado con informacién y promocién de productos y servicios tecnolégicos, de gestion de informacién y documentacién, 4. Treinta y siete (37) copias de facturas de venta con la denominacién y logo de Eme Ingenieria S.A. en su membrete, por concepto de servicios de mantenimiento de alumbrado; adecuaci6n de antenas; instalacién de sistema de seguridad; construccién de redes de fibra Optica; suministro e instalacién de cableado; mantenimiento de aplicativos informaticos; mantenimiento de equipos electrénicos; consuttoria referente a la construccién de centros de procesamiento de datos, suministro de servicios inherentes a la instalacién, supervision y demas actividades de las areas de aprovisionamiento; € instalaciones eléctricas, para los meses de septiembre a diciembre de 2010. 1.3.2. Pruebas allegadas con el recurso 1. Certificacién suscrita por la contadora publica Ana del Carmen Ramirez, en el que se relaciona el total de ventas anuales por concepto de servicios de ingenieria de sistemas; ingenieria de software, operacién y mantenimiento de software para el desarrollo de proyectos de centros de datos o data center, disefio, suministro e implementacién de sistemas de gestin de informacién, de software para gestién empresarial, de sistemas de captura y administracién de documentos (producto 4n este sontde ver TIGA, Proceso 164-P-2007.Industria y Comercio Resoluci6n N° 19393 t Ret. 10 1563080 0 © SCADO), de software para incorporacién de documentacién fisica a formato digital; gestién y administracién de servidores y redes locales servicios de estudio, diserio, mejoramiento, conservacién, administracion y operacién de redes de datos, de redes inalambricas, de redes telefonicas en cobre y fibra Optica, mantenimiento e Instalacion de equipos y redes de transmisién y dltima milla en telecomunicaciones; soluciones de voz, video y datos; conectividad e infraestructura para telecomunicaciones; servicios de ingenieria eléctrica, de automatizacién y de ingenieria civil, entre el periodo comprendido entre el arto 2000 y el 2010, por valor total de $44,725,355,279 1.3.3, Valoracién en conjunto La proteccién el nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legisiacion no establece un sistema registral para la proteccién de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso®. Asi las cosas, los documentos aportados permiten concluir que el opositor de manera previa a la solicitud del registro marcario que nos ocupa ha usado el nombre comercial EME INGENIERIA, para identificar en el mercado, frente a los consumidores y demas competidores, los servicios de suministro, reparacién, instalacién de equipos tecnoldgico, de informatica, de seguridad, de alumbrado e interconexi6n En efecto, una valoracién en conjunto de las pruebas referidas nos permiten inferir que la sociedad Eme Ingenieria S.A. acredité el uso de manera real, publica y continua de! signo antes mencionado a partir del afio 2000, presentando un monto importante en el total de ventas anuales por los conceptos referidos entre el periodo comprendido entre el afio 2000 y el 2010, por valor total de $44,725,355,279 millones de pesos. Asi las cosas, resulta procedente llevar a cabo la confrontacion del nombre comercial con el signo solicitado, a fin de determinar la existencia o no de un riesgo de confusién entre ellos, para lo cual deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual’ mencionados en el numero 112.1. teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar. 1.4. Naturaleza de los signos a confrontar 1.4.1. El signo solicitado El signo solicitado a registro es una marca mixta conformada por la expresion EME INVESTIGACIONES CONSUMIDOR Y MERCADO, con un tipo de grafia especial, disponiendo las dos vocales de la primera palabra hacia la parte exterior de la 5 Aiculo 603 del Céiga de Comercio. Los derechos sobre el rombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de regis. No obstante puede soictarse su deposto. Sila soletud reune los requisites do forma estabiecida para el registro de las mareas, se ordenaca la concesién del cortficado de dapéeto y se pubtcara En este sentido ver. TIGA, PROCESO 1134P.2007as i Industria y Comercio SUPGRINTENOEN EIR Resolucion N° 93 Ret. 10 156308 000793 composicion, enmarcado todo lo anterior por un cuadrado, el cual consiste en un signo evocativo, al transmitir de forma indirecta una idea 0 concepto en relacién con el producto o servicio al consumidor. 1.4.2, El nombre comercial protegido sim ~ RP ae ingenierte EI nombre comercial protegido es de tipo mixto, conformado por la expresion EME INGENIERIA, disponiendo las vocales de la palabra inicial hacia la parte exterior de la composicién, siendo un signo evocativo al transmitir de forma indirecta una idea 0 concepto en relacién con el producto o servicio al consumidor. 2. Caso concreto 2.1. Relacién de productos o servicios El Despacho observa que los servicios a identificar por la marca solicitada y las actividades econémicas en las que se utiliza el nombre comercial no se relacionan dado que los “servicios de publicidad; gestién de negocios comerciales; busqueda, estudio e investigacién de mercados” que pretende identificar la marca solicitada presentan una naturaleza independiente, asi como canales de comercializacién y Publicidad no andlogos en relacién con la prestacién de servicios de suministro, feparacién, instalacién de equipos tecnolégicos, de informatica, de seguridad, de alumbrado e interconexi6n desarrollados por el nombre comercial protegido. De acuerdo a lo anterior, no se presenta conexién competitiva entre los signos confrontados, en la medida en que los dos gozan de diferentes estructuras, caracteristicas y son adquiridos por consumidores que buscan satisfacer necesidades diferentes, buscando en el caso del signo solicitado servicios que amplien informacion determinada en relacién con actividades realizadas por agentes econémicos, y en el escenario de las actividades econdmicas desarrolladas bajo el nombre comercial prestaciones relacionadas con el tratamiento técnico de equipos tecnolégicos y redes de interconexién, dejando esto como consecuencia que el pliblico consumidor no se confundiria entre uno y otro servicio, al encontrarlos en mercados o entornos independientes. 3. Conclusién Seguin las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no esta comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal b) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y es procedente confirmar la Resolucién 69859 de 30 de noviembre de 2011 En merito de lo expuesto, RESUELVE ARTICULO PRIMERO, Confirmar la decision contenida en la Resolucién N° 69859 de 30 de noviembre de 2011 proferida por la Direccién de Signos Distintivos.lucién N° i i iia ne 00079393 REE Industria y Comercio ARTICULO SEGUNDO. Notificar a la solicitante Elisa Maria Echeverri Giraldo, y a la sociedad opositora Eme Ingenieria S.A. el contenido de la presente resolucién, entregandoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa. Notifiquese y Camplase Dado en Bogot40.C., ales 2 1 DIC, 2012 E! Superintendente Delegado para la Propiedad Industral, ib etaliua danalaror, oyu se Seon or air secon Seite Gro menaye erent hye