8

1. INTRODUCCION

A lo largo de la historia los hombres han creado diferentes herramientas con el fin
de satisfacer sus necesidades a través de su trabajo, su actividad física y su
ingenio. Particularmente en los últimos años, se ha visto una tendencia mundial a
dar mayor valoración a lo que tiene que ver con la capacidad intelectual del
hombre, de tal manera que el intelecto se ha constituido como una fuente cada
vez más importante dentro del desarrollo económico de los países, lo cual se
evidencia en un mayor contenido científico en la producción de bienes y servicios y
una parte fundamental del capital de las empresas. Hoy en día la ciencia y la
tecnología se complementan, respondiendo a nuevas necesidades, lo cual se
manifiesta en el aumento del número de invenciones e innovaciones.

A medida que le hombre se va desarrollando, se hace cada vez más necesaria y

evidente una adecuada protección de sus creaciones. De esta forma, es innegable
la importancia de otorgar protección no sólo a las creaciones mismas, sino también
a la actividad que les da origen.

La actividad innovadora tiene una profunda significación económica, toda vez que
al recaer sobre las cosas y transformarlas, al utilizar la técnica existente para
mejorarlas y crear novedosos productos se da a estos un valor agregado, así como
también a la técnica misma a partir de la cual se desarrollaron, lo cual se traduce
en una mayor demanda para los productos y una mejor comercialización de los
mismos. Es así como se hace absolutamente necesaria una adecuada regulación y
 9

protección de este campo con el fin de canalizar todos estos intereses en una
misma dirección que resulte en un mejor aprovechamiento para la sociedad.

Hoy en día es innegable que a nivel mundial un país que no cuente con un
régimen adecuado de protección de la propiedad industrial, particularmente de
patentes, es un país en desventaja toda vez que la capacidad intelectual y el
conocimiento se han posicionado como una de las principales fuentes de riqueza
de los países.

Los países de la Comunidad Andina se han concientizado de esta importancia y por

esa razón han unido sus esfuerzos para lograr una regulación que este al mismo
nivel de las regulaciones sobre propiedad industrial de mayor solidez en el mundo,
plasmada en la expedición de la Nueva Decisión 486.

Tal es la importancia de este tema a nivel internacional que en la actualidad se

presenta un debate en países como Brasil y Suráfrica, e inclusive en Colombia, en
donde la lucha de los países de más bajos recursos, donde el acceso a la salud es
tan limitado por el elevado costo que representa, se dirige en contra de los
titulares de las patentes, quienes a su vez defienden este sistema principalmente
por las sumas que se invierten en investigación y años de estudio y por el hecho
de que se cree que la protección a la propiedad intelectual favorece también a los
países mas pobres dado que motiva la industria nacional, impulsa la inversión
extranjera y mejora el acceso a nuevas tecnologías.

Con el objeto de ilustrar aún más la importancia y actualidad de este tema, nos
referiremos más adelante a algunos escenarios en al ámbito internacional, en los
cuales se discuten aún los beneficios de las patentes y se dan diferentes opiniones
 10

en lo que tiene que ver con su utilidad o desventaja para los diferentes países y
para las economías mundiales.

Por las razones anteriormente expuestas hemos querido hacer nuestro trabajo de
grado sobre este tema, teniendo en cuenta la importancia que el mismo reviste en
la actualidad y el hecho de que en nuestro país recientemente se ha evidenciado
un interés cada vez mayor en este campo, debido a la seguridad y confianza que
esta nueva normatividad ofrece.

El propósito de este trabajo es hacer un análisis detallado del alcance jurídico y

económico que tiene la nueva regulación andina en materia de propiedad
industrial, con el fin de lograr que este estudio se constituya en una guía o
instrumento de consulta para orientar a quienes de una u otra forma se interesen
en este tema y a quienes en un futuro les corresponda fallar los casos que
eventualmente se presenten en esta materia.

Para desarrollar lo anterior, el presente trabajo se referirá en primera instancia a

las nociones de propiedad industrial donde se analizará su concepto y naturaleza
jurídica, así como sus características y los principios que la rigen. Seguidamente,
se tratará el tema de la importancia de la propiedad industrial no sólo en el ámbito
nacional, sino también en el ámbito internacional, donde se analizará también el
tema de la globalización.

Para continuar con nuestro análisis, nos referiremos a los antecedentes de la

Decisión 486 tales como el Convenio de París, el Acuerdo de Cartagena, los ADPÍC,
y las Decisión 344 de la Comunidad Andina. Dentro de este tema se analizará la
supranacionalidad y la aplicación de estas normas.
 11

En el siguiente capítulo estudiaremos el proceso de construcción de la posición

colombiana en las negociaciones para la expedición de la nueva Decisión, tema en
el cual incluimos por la importancia que reviste, el documento del Consejo Superior
de Comercio Exterior, y los principales puntos de la reforma a la Decisión 344.

Finalmente, se hará un análisis profundo y detallado de las disposiciones

contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina que representan los
cambios más significativos que se dieron con respecto a la anterior normatividad.

Dentro de los anexos que contiene este trabajo, hemos elaborado un cuadro
comparativo de todas las disposiciones de la Decisión 486 frente a las de la
Decisión 344, el cual permite una ilustración gráfica de los cambios literales que se
dan entre la norma anterior y la nueva.
 12

CAPÍTULO I

NOCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 CONCEPTO Y ANALISIS DE LA NATURALEZA JURIDICA

El derecho de propiedad puede entenderse como el derecho a gozar y a disponer

con exclusividad de un bien. Este derecho ha sido uno de los más controvertidos
dentro del campo jurídico y se ha desplazado de los bienes materiales a los bienes
inmateriales. De esta forma aparece el concepto de propiedad intelectual, el cual
se refiere a bienes intangibles, desarrollados a partir del conocimiento y las
creaciones intelectuales.

Cada día adquiere mayor importancia la capacidad intelectual y es por eso que el
conocimiento se ha posicionado como un recurso significativo en el desarrollo de
los países, siendo una de las principales fuentes de riqueza de los mismos. Debido
a esto, las economías mundiales se han preocupado por aumentar y proteger la
creación de bienes y servicios que empleen este tipo de conocimiento, a través de
las regulaciones sobre el derecho de propiedad intelectual. Las creaciones de la
mente humana abarcan dos grandes categorías: la primera de ellas se refiere a las
manifestaciones intelectuales que aparecen en las ciencias y las artes, la otra se
ocupa de las aplicables especialmente a la industria y el intercambio comercial.
Estas últimas incluyen la creación de signos para diferenciar los productos de la
industria o el comercio o sus modificaciones, como también la creación de nuevos
productos como invenciones y descubrimientos.
 13

Los derechos intelectuales versan sobre las creaciones del espíritu y se proponen
la comunicación de ideas, los industriales sobre las producciones de la inteligencia
con el fin de materializarlos en realizaciones concretas para lograr una
transformación de la materia.

Es así como dentro de la denominación genérica de Propiedad Intelectual, la cual

abarca gran variedad de productos del intelecto humano, existen como especies
dos grandes campos: los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

La Propiedad Intelectual tiene por objeto bienes intangibles o inmateriales, los

cuales para gozar de protección deben expresarse en forma material. En el caso de
los derechos de autor, no se protegen las ideas por el hecho de existir, sino
cuando son plasmadas de tal forma que los demás puedan percibirlas. Por su
parte, las invenciones tienen condicionada su protección a la demostración de la
originalidad, el nivel inventivo y la posibilidad de explotación comercial entre otros.
Es importante diferenciar la protección que surge mediante estas dos categorías.
Los derechos sobre una obra se otorgan sin que ésta necesariamente deba servir
para un fin ajeno a ella, es decir que ésta se protege sólo por el hecho de existir.
En el caso de las invenciones y semejantes el inventor goza del amparo legal si la
obra además de existir, esta destinada a tener un uso práctico y comercial.

Teniendo en cuenta estas dos categorías de la Propiedad Intelectual, se hace

necesario en este punto explicar un poco más cada una de ellas y establecer
algunas de sus características más importantes. Sin embargo, para los efectos de
este trabajo, nos concentraremos principalmente en lo que tiene que ver con los
derechos de propiedad industrial, dejando a un lado los derechos de autor.
 14

Los Derechos de Autor como lo expresa la Decisión 351 de la Comunidad Andina

sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos en su artículo 1, se establecen para
la "protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del
ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o
forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino".

Con el fin de dar una mayor claridad acerca de cuáles son los objetos susceptibles
de protección a través de los Derechos de Autor, podemos acudir al artículo 4 de la
Decisión 351, el cual expresa lo siguiente: "La protección reconocida por la
presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que
puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por
conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

a) Las obras expresadas por escrito es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de
obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;

d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;

e) Las obras coreográficas y las pantomimas;

f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por

cualquier procedimiento;
 15

g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y
litografías;

h) Las obras de arquitectura;

i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la

fotografía;

j) Las obras de arte aplicado;

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas

relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;

l) Los programas de ordenador;

m) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por
la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales“.

Los derechos que surgen para los titulares de los Derechos de Autor pueden ser
morales o patrimoniales. Los derechos morales implican que el autor tiene derecho
a que su nombre sea indicado en las reproducciones de su obra y a oponerse a las
modificaciones de la misma, tal como lo expresa el artículo 11 de la Decisión 351
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

"El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable

de:
 16

a) Conservar la obra inédita o divulgarla;

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,

c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el

decoro de la obra o la reputación del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus

derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente
Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones
designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de
su obra".

Por otra parte los derechos de autor se concretan también en derechos de tipo
patrimonial es decir, aquellos que conceden el aprovechamiento económico del
producto, como la participación en los beneficios del mismo y se refieren al lapso
de duración de dichos derechos. Con respecto a estos derechos la Decisión 351 de
la Comunidad Andina expresa lo siguiente:

Artículo 13: "El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir
las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
 17

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,

arrendamiento o alquiler;

d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin

autorización del titular del derecho;

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra."

Artículo 16: "Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes,

tienen el derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas
que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un
negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este
derecho".

Como dijimos anteriormente al lado de los Derechos de Autor aparecen los

Derechos de Propiedad Industrial, como otra de las grandes especies de la
Propiedad Intelectual. En este punto de nuestro trabajo es importante hacer
énfasis en que será este tema específicamente del que nos ocuparemos de aquí en
adelante, dejando de lado lo concerniente al tema de Derechos de Autor. Debe
tenerse en cuenta entonces que el objeto de esta tesis se ubica en lo que tiene
que ver con la Propiedad Industrial y sus diferentes regulaciones, particularmente
la Nueva Decisión de la Comunidad Andina sobre este tema, la Decisión 486.

1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La acepción Propiedad Industrial es una especie de la Propiedad Intelectual que

regula la actividad creadora del hombre, utilizada particularmente para designar
una serie de derechos inmateriales que se relacionan con la protección legal de
 18

productos o procesos que tengan una aplicación industrial o comercial, creados por
una persona o una empresa.

El derecho de Propiedad Industrial lo adquiere por una parte, el inventor o

descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invención que esté
relacionada con la industria, y el productor o comerciante, con la utilización de
signos con los que pretende distinguir de los semejantes, los resultados de su
trabajo.

Dentro de este concepto, encontramos algunas características que nos ayudan a

determinar su contenido y su alcance:

1.2.1 CARACTERISTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

De acuerdo con lo que la generalidad de la Doctrina establece acerca de este

tema, las principales características de la propiedad industrial son:

1. Contenido peculiar de sus normas: la Propiedad Industrial es la única que

regula la actividad creadora del hombre. Por este hecho sus normas contienen
situaciones peculiares que no se encuentran consagradas en otros sistemas
normativos que regulan otros tipos de propiedad. Esta particularidad de las
normas de Propiedad Industrial se manifiesta también en la forma como estas
regulan la materia, pues abordan la actividad creadora con miras al interés
público.

2. Es una institución especial: la especialidad consiste en que centra su estudio

en la actividad creadora e inventiva del hombre y para este propósito recoge
conceptos jurídicos, científicos y económicos ampliamente estudiados en la
 19

ciencia del derecho y los reúne con el fin de adaptarlos para la regulación y
sistematización de esta actividad humana. La Propiedad Industrial es especial,
tanto por la materia que pretende regular, como por la integración de
conocimientos tan diversos.

3. Objeto inmaterial: lo que se protege a través de estos derechos es algo no

material, una idea referida a algo real. Su objeto no es la cosa o producto en sí
mismo considerado, sino la idea que permite la explotación útil de la cosa.

4. Uniformidad: la existencia de un gran número de acuerdos entre países, hace

evidente la tendencia de las normas de Propiedad Industrial a la integración
para formar un solo conjunto aplicable a todos los países. Esto se evidencia en
el hecho de que existen varios organismos internacionales que tiene por
finalidad la integración y protección universal de la Propiedad Industrial a nivel
mundial.

5. Es Progresiva: esto se debe a que su regulación va evolucionando a medida

que avanzan las leyes físicas y químicas que fundamentan la materia, puesto
que con su aplicación se obtienen nuevos descubrimientos e invenciones. El
desarrollo científico y cultural debe ir acompañado de la armonización de las
normas que lo regulen. Esto demuestra el carácter dinámico de la Propiedad
Industrial.

6. Es de Contenido Económico: es obvio que la inventiva es el motor del progreso

y las innovaciones tecnológicas se consideran como un elemento esencial en el
desarrollo de un país. La Propiedad Industrial se constituye como un factor
económico de gran importancia para el crecimiento de los Estados.
 20

1.2.2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Después de estudiar lo que establecen los más importantes doctrinantes acerca

este tema, hemos podido concluir que la propiedad industrial se encuentra regida
principalmente por los siguientes principios:

Principio de la Integración: las normas de Propiedad Industrial no son un conjunto

independiente, puesto que junto a ellas se encuentran una serie de conocimientos
técnicos y científicos que deben tenerse en cuenta para su aplicación. De esta
forma se integran las ciencias como la física y la química a la ciencia jurídica,
dando nacimiento a la institución de la Propiedad Industrial.

Principio de la Irretroactividad: una ley que se aplique de manera retroactiva no

puede desconocer las consecuencias jurídicas que se dieron bajo la vigencia de la
norma anterior. En materia de Propiedad Industrial, una ley posterior no puede
desconocer los derechos elementales derivados de este tipo de propiedad
otorgados a su titular, ni las prerrogativas que éstos le conceden. Sin embargo,
pueden ser modificados por normas posteriores algunas condiciones para el
ejercicio de este derecho, sin modificar su titularidad. Es así como un titular puede
ser obligado eventualmente a permitir la explotación por parte de terceras
personas sobre un derecho que bajo la ley anterior únicamente él podía explotar.

Principio del Intervencionismo Estatal: debe verse el aparato estatal como una
herramienta de protección de los derechos derivados de la Propiedad Industrial. En
razón de esta intervención, el Estado controla el derecho que se reconoce a
quienes han aportado su actividad creadora para el desarrollo económico y técnico
de la sociedad, procurando que éste se refleje en beneficio de la comunidad.
 21

Principio de la Función Social: los derechos que reconoce la Propiedad Industrial

deben desarrollarse teniendo en cuenta el interés comunitario, puesto que quien
reciba el reconocimiento legal por su creación no puede explotarlo buscando
exclusivamente su utilidad personal. La función social de la Propiedad Industrial
consiste en una serie de deberes para con la sociedad que se imponen a quien
goza de un derecho de esta especie. Estos deberes se concretan en la obligación
de permitir que otros se beneficien con el invento y de procurar que sobre el
mismo se den nuevos estudios que favorezcan a la sociedad. Una clara
manifestación de este principio lo constituye la figura de la licencia obligatoria, la
cual explicaremos más adelante.

Principio de la Aplicación Industrial: las normas de Propiedad Industrial han sido

reiterativas en establecer que quien se beneficie de la titularidad de uno de estos
derechos se obligue así mismo a explotarlos, buscando de esta forma que los
productos del ingenio trasciendan al campo de la realidad. De ahí que un invento
no explotable no pueda recibir el amparo legal correspondiente. Una creación debe
ser susceptible de recibir una aplicación técnica con el fin de permitir que terceras
personas la aprovechen. La aplicación industrial no es más que la efectiva
realización de la idea amparada. La no aplicación de este principio puede generar
la nulidad del derecho que se haya otorgado o del derecho para terceras personas
para explotar la invención.

Principio de la Exclusividad: el titular de un derecho de Propiedad Industrial tiene

el privilegio de explotar su creación prescindiendo de cualquier otra persona,
pudiendo oponerse a quienes atenten contra su derecho. La exclusividad se
presenta como una contraprestación a la actividad del creador para que se
beneficie por un tiempo de lo que ésta le representa y pueda excluir a quienes de
cualquier manera pretendan vulnerar esta exclusividad. Esta exclusividad tiene una
limitante puesto que se otorga por un tiempo determinado. No obstante lo
 22

anterior, el titular tiene la facultad de autorizar a terceras personas la explotación

de su invento o creación.

Principio de la Publicidad: este punto solo es aplicable en materia de patentes. Una

patente no puede ser conocida exclusivamente por el inventor debido a que ésta
sólo existirá si el interesado acude a solicitarla ante la administración. Por otra
parte, el Estado no puede impedir que las patentes sean conocidas por otras
personas ya que los inventos útiles deben favorecer a la sociedad y no al
patrimonio de una sola persona. Si bien el Estado debe proteger la exclusividad
que él otorga, esto no debe confundirse con que va a mantener en secreto una
patente.

Principio de la Novedad: este principio es fundamental en este tema y será

analizado en el capítulo correspondiente a los requisitos de patentabilidad. Se
considera que algo es novedoso cuando no ha sido conocido por las demás
personas que de alguna manera se relacionan con el mismo.

Principio de la Temporalidad: los derechos que otorga la Propiedad Industrial se

encuentran limitados en el tiempo porque esta materia es de gran importancia
para la sociedad y debe evitarse que los beneficios de una invención se perpetúen
en cabeza de una sola persona en vez de beneficiar a toda la comunidad. Esta
temporalidad se predica solamente en lo relativo a las patentes, pues en materia
de signos distintivos los derechos se otorgan por un tiempo determinado pero
pueden ser renovados indefinidamente. Al finalizar el tiempo durante el cual se
otorga el privilegio, el objeto pasa a ser de dominio público, terminándose la
exclusividad que sobre él existía.

Principio de la Territorialidad: Uno de los factores por los cuales se encuentran

delimitados los derechos de propiedad industrial, es el factor territorial según el
 23

cual, las facultades o privilegios provenientes de los derechos de exclusiva que se

derivan de la titularidad sobre un derecho de propiedad industrial, se circunscriben
únicamente al territorio en el cual se reconocen los mismos.

1.2.3 RAMAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para abarcar de manera íntegra el estudio, es importante aclarar las divisiones que
tiene la Propiedad Industrial:

“La Propiedad Industrial representa para los empresarios un conjunto de derechos

que siendo intangibles, constituyen en la gran mayoría de los casos, el más valioso
activo con el que pueden contar”.1 La Propiedad Industrial, está conformada por
dos grandes ramas, a saber:
Las Nuevas Creaciones: están compuestas por las patentes de invención, modelos
de utilidad, dibujos y diseños industriales y secretos industriales;

Los Signos Distintivos: incluyen las marcas comerciales, lemas comerciales,

nombres comerciales, enseñas comerciales y denominaciones de origen.

Teniendo en cuenta esta división es importante a continuación definir cada uno de

los aspectos que incluye la Propiedad Industrial, con el objeto de tener una mayor
claridad conceptual sobre el tema. Sin embargo, en nuestro análisis
profundizaremos y estudiaremos con más detenimiento algunos temas que
consideramos novedosos y de mayor relevancia en la nueva regulación de la
Comunidad Andina. Esto último se hará en el Capítulo correspondiente a la "Nueva
Decisión 486".

1
CARROZA, Baylos, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civiles S.A Madrid, 1978.
 24

1.3 PATENTES DE INVENCION

La patente puede entenderse como un documento, certificado o título que el

Estado otorga a favor de las personas que empleando su capacidad intelectual,
han creado productos o procedimientos que se consideren un valioso aporte a la
industria. Estas nuevas creaciones se denominan invenciones y deben cumplir
determinados requisitos para hacer efectiva su protección a través del
otorgamiento de una patente. Es así como se ha dicho que para que una invención
sea patentada debe ser novedosa, tener altura inventiva y aplicación industrial,
requisitos que serán analizados más adelante cuando nos refiramos de una forma
más amplia a las normas que rigen esta materia.

Del otorgamiento de una patente se derivan tanto derechos como deberes para su
titular. La patente reconoce a favor de su titular el derecho exclusivo de emplear y
utilizar en la industria por un determinado de tiempo la invención objeto de la
protección. Así mismo, su titular tiene la obligación de explotarla por sí mismo o
por medio de alguna persona autorizada por él.

Para la mayoría, la patente es la concesión de un monopolio debido a que confiere

a su titular el derecho exclusivo para su explotación. Este monopolio implica un
privilegio que se concede teniendo en cuenta que las patentes son un incentivo
necesario para la actividad inventiva y este monopolio surge como compensación
de la misma. El beneficio económico que proporciona la patente a su titular, es
directamente proporcional al valor económico de la invención. Este monopolio es
considerado por algunos como una restricción a la competencia, sin embargo,
debe resaltarse que el mismo se estructura de forma tal que se orienta
precisamente a estimular de la competencia innovadora.
 25

Con el objeto de tener un adecuado entendimiento sobre este concepto, se

pueden emplear las siguientes definiciones, las cuales se complementan y
contienen elementos válidos que deben tomarse en consideración:

“La patente de invención y de modelo de utilidad es un certificado que otorga el

gobierno, donde se reconoce que se ha realizado una invención y que pertenece al
titular de la patente, dándole por un tiempo limitado el derecho exclusivo de
impedir que sin su consentimiento terceras personas utilicen o exploten su
invención."2

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (de ahora en adelante ADPIC), establece en su
artículo 27 que: “Las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean
de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología siempre que
sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial”.

1.4 MODELOS DE UTILIDAD

Como está establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y según la

Superintendencia de Industria y Comercio, se considera Modelo de Utilidad a “toda
nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo,
que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenía.” Los Modelos de Utilidad se protegen a través de
patentes.

2
Superintendencia de Industria y Comercio, Manual del Inventor, Santafé de Bogotá, Agosto 1997.
 26

La patente de modelo de utilidad se diferencia de la patente de invención en que

el nivel inventivo de la primera no es evaluado. La evaluación tecnológica se basa
en la novedad y la aplicación industrial. Por consiguiente, los requisitos de
patentabilidad son los mismos que se exigen para la patente de invención, salvo
en lo que tiene que ver con la altura inventiva.

Se trata una modalidad de invención con proyección técnica que recae sobre
instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los
mismos en los que la forma sea susceptible de ser cambiada tanto en su aspecto
externo, como en su funcionamiento. El modelo de utilidad debe producir un
beneficio o mejoramiento al producto al que se destina.

Según la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no se consideran modelos de

utilidad las obras plásticas, de arquitectura, ni los objetos que tengan un carácter
únicamente estético. Tampoco pueden patentarse como modelos de utilidad los
procedimientos, sino únicamente los productos y se excluyen de esta protección
aquellas materias excluidas por la patente de invención. El plazo de duración de la
patente de modelo de utilidad es de diez años contados desde la presentación de
la solicitud. Se aplican a los modelos de utilidad las disposiciones correspondientes
a las patentes de invención en lo que sean compatibles, salvo lo que se refiere a
los plazos de tramitación de la patente.

En países en vías de desarrollo como Colombia es usual que los inventores o

productores concentren su actividad en desarrollar invenciones protegibles por
modelos de utilidad y no por patentes. Esto puede explicarse porque las
invenciones que se protegen por patentes de invención requieren para su
desarrollo de inversiones mucho más costosas que las que se requieren para ser
titular de un modelo de utilidad.
 27

Las cifras indican que las naciones industrializadas son los innovadores más
importantes, puesto que son dueñas del noventa por ciento (90%) de las patentes
otorgadas en Colombia. En general, los países en desarrollo se consideran
importadores de innovaciones patentadas y sólo tienen el diez por ciento (10%) de
las patentes otorgadas. Esto demuestra que Colombia se considera más mejorador
que innovador. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación3
demuestra que en el período comprendido entre 1994 y 1998, de las 1906
patentes concedidas en Colombia, únicamente 113 pertenecieron a inventores
colombianos. Por otra parte, de los 166 modelos de utilidad concedidos en este
mismo período, el ochenta y cinco por ciento (85%) fueron otorgados a
colombianos.

1.5 ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Según la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se entiende por Circuito

Integrado: “un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los
cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones,
forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza material, y que
esté destinado a realizar una función electrónica”.

Establece la misma Decisión que se denomina Esquema de Trazado: “la disposición

tridimensional, expresada de cualquier forma, de los elementos, que siendo al
menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como
esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser
fabricado”.4

3
Prieto Cárdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeación,
Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, Abril de 2000.
4
Decisión 486 de la Comunidad Andina, Título IV, Capítulo I, Articulo 86
 28

Esta es una novedad que trae la Decisión 486, la cual hasta el momento no era
contemplada y que hace referencia a la protección de los esquemas de trazados de
circuitos integrados, conocidos comúnmente como microchips y que han adquirido
gran importancia en el mercado y gran valor económico. Un circuito puede ser
entendido como cualquier producto en el que hay un activo y varias
interconexiones que tienen función eléctrica, y el esquema de trazados puede
entenderse como las disposiciones tridimensionales de éste. La protección a la que
se refiere la Decisión es para cuando ya están terminados y utilizados o cuando
van a ser utilizados; en cualquiera de los dos casos. Se protegen siempre y cuando
sean originales: esto se mide desde el punto de vista técnico. Es importante
señalar que en este caso se consagra una excepción consistente en que la solicitud
se puede hacer dos años después del uso comercial, o en todo caso no puede
hacerse después de quince años después de su creación.

“La protección de los diseños de circuitos integrados o de la topografía de circuitos

impresos se refiere a la protección que se exige para el circuito electrónico
completo, compuesto por diodos y transistores interconectados y fabricados sobre
un solo sustrato semiconductor, usualmente silicona, pues se considera que su
diseño, composición y disposición son la base de productos de alta tecnología y
5
prevé que su copiado o imitación afecta comercialmente a su desarrollador”

Para que sea viable la protección de este tipo de propiedad, el esquema de trazado
debe ser original. El sistema de protección de los circuitos tiene características
particulares, ya que el requerimiento de originalidad es más exigente que el de
creatividad exigido para los Derechos de Autor, pero menos exigente que el
requerido para las patentes. La originalidad hace referencia al esfuerzo intelectual

5
CHAPARRO Beltrán Fabio, Manual sobre la propiedad intelectual de productos derivados de la
actividad académica en universidades y centros de investigación. Universidad Nacional, Ed EUN,
Bogotá, 1997, pg 59.
 29

propio del creador y a que el esquema de trazado no se considere corriente en el

sector de esta industria.

1.6 DISEÑOS INDUSTRIALES

Cuando se tiene una apariencia particular que puede ser dada por líneas, colores,
combinaciones o por texturas, sin que cambie la finalidad o el destino y sin que se
produzca una utilidad técnica, se está en presencia de un diseño industrial. Esto es
protegible y también necesita como en el caso de las patentes, que haya novedad.
Es decir, que no se pueden tener simplemente diferencias secundarias en donde
no haya ninguna innovación y tampoco se trata de un diseño industrial cuando se
use un elemento propio de un producto y se aplique a otro.

La apariencia que se incluye como novedosa en un producto no puede ser una

apariencia que sea necesaria por orden técnico. Igualmente no puede ser una
reproducción necesaria para el funcionamiento mecánico del producto.

Se considera diseño industrial: “la apariencia particular de un producto que resulte

de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma
externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o
material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.6

Anteriormente, se diferenciaba entre modelos y dibujos industriales. Se atribuía al

dibujo industrial la característica de constituirse como una reunión de líneas o
combinaciones de colores incorporados a un producto industrial o de artesanía con
el objeto de darle una apariencia específica, sin que se cambiara el destino de
dicho producto. Por su parte, el modelo industrial se constituía como una forma

6
Decisión 486 de la comunidad andina, título V, Capítulo I, artículo 113.
 30

plástica que servía de modelo para la fabricación de productos industriales o de

artesanías que dieran una determinada apariencia, sin que tuvieran una
implicación técnica. Es de anotar que ambas definiciones tienen como elemento
común que no se puede alterar el destino o finalidad del producto en el cual se
aplican. Los dibujos y modelos industriales se han caracterizado por ser obras que
no presentan una solución a un problema técnico ( condiciones que si tiene la
invención), sino que se refieren al aspecto externo del producto y son creaciones
novedosas con aplicación industrial. Actualmente, la principal diferencia radica en
que el modelo se considera como un objeto tridimensional, mientras que el dibujo
es siempre bidimensional.

1.7 MARCAS O SIGNOS DISTINTIVOS

Por medio de la distinción de los productos en el mercado se logra el

reconocimiento que buscan los empresarios de su actividad. La marca puede
entenderse como el efecto que buscan generar los comerciantes sobre los
consumidores para lograr un mejor aprovechamiento económico y que
adicionalmente proteja al consumidor de engaños o confusiones.

Es importante anotar que los signos distintivos, además de ser un canal que le
permite al comerciante promocionar, publicitar un producto, hacerlo conocer y
venderlo, son activos de la empresa y cada día adquieren mayor valor patrimonial.
Por eso es tan importante crear una conciencia empresarial de protección de los
signos distintivos.

La marca es un signo visible, perceptible, suficientemente distintivo y susceptible

de representación gráfica que se relaciona con un producto o servicio y tiene por
objeto distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otros.
 31

La marca representa para los empresarios un activo que puede llegar a tener un
significativo valor económico para su empresa o incluso ser el factor más
importante para el desarrollo de sus negocios y para lograr la aceptación del
público en el mercado. La nueva Decisión es muy amplia en cuanto a la definición
de marca y establece que se trata de un signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado y que pueda representarse gráficamente, sin
establecer más requisitos. Sin embargo, se establece que no podrá registrarse
como marca un signo que carezca de distintividad. Este concepto de distintividad
en marcas no es un concepto general, sino que depende del producto o servicio
del que estemos hablando. El concepto depende mucho de la relación de la marca
que se tenga con el producto o servicio que se esta tratando de distinguir. Es así
como la marca puede componerse de una palabra o una combinación de palabras,
por imágenes etiquetas o monogramas, por un simple símbolo, número o letra, o
por cualquier imagen evocativa.

Llama la atención la inclusión dentro de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

de los sonidos y los olores como constitutivos de marca, siempre que estos puedan
ser representados gráficamente, así como también la de los colores que se
delimiten de cualquier manera por una forma y la de las formas de productos o
envases.
El registro de una marca otorga a su titular un derecho exclusivo que le permite
impedir que terceras personas sin su consentimiento hagan uso durante el curso
de las operaciones comerciales de signos iguales o similares para bienes o servicios
iguales o similares a aquellos para los cuales ha sido registrada la marca. Existe
una presunción según la cual al usar un signo idéntico para bienes o servicios
idénticos, existirá probabilidad de confusión.

El derecho sobre una marca se otorga por un periodo de diez (10) años desde la
fecha de su concesión y se puede renovar indefinidamente.
 32

1.8 LEMAS COMERCIALES

En muchas ocasiones la marca va acompañada de un lema comercial el cual se

encuentra siempre referido a la marca que acompaña y constituye una palabra o
frase que la complementa. Los lemas comerciales se rigen por las mismas normas
de las marcas y son siempre accesorios a ellas. Una marca tiene un número
limitado de lemas que puede utilizar.

Los lemas comerciales son los que comúnmente se conocen como slogans. Son las
palabras, frases o leyendas que complementan una marca y en todo son
accesorios a ella; son anexos a la marca en su utilización, pero el procedimiento
para la solicitud del lema es aparte. No se puede solicitar un lema comercial antes
de solicitar una marca. Los lemas tienen protección como tales.

1.9 MARCAS COLECTIVAS

Las marcas colectivas hacen referencia a todo signo que sirva para distinguir el
origen o cualquier otra característica común de productos o servicios que
pertenecen a empresas diversas y que lo utilizan bajo el control de un titular. Las
asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones
o grupos de personas, legalmente establecidos, pueden solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus
integrantes.

Las marcas colectivas no diferencian productos o servicios de un empresario de los

de otro, sino que se emplean para distinguir productos o servicios de diferentes
empresarios que tengan características comunes.
 33

Las marcas colectivas pertenecen a todos y al defender la marca cualquiera puede

defenderla; esa es su principal ventaja.

1.10 MARCAS DE CERTIFICACION

Son aquellas marcas en las cuales además del signo, se registra un modo de
empleo y control del mismo. Se da una marca de certificación para que otros en el
comercio con esa marca identifiquen al productor y para que el comprador sepa
que ese producto esta avalado por quien otorga la marca de certificación y
produce el bien. En este caso siempre hay un reglamento de uso el cual dice cómo
se utiliza y la forma como se controla la calidad de la marca. Lo que hay detrás de
la marca de certificación es un aval por parte del titular de la marca.

Según lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina en su artículo 185, se

entiende por marca de certificación: “un signo destinado a ser aplicado a
productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por
el titular de la marca”. Al momento de presentarse una solicitud de registro de una
marca de este tipo, debe presentarse conjuntamente el reglamento de uso de la
marca que indique los productos o servicios que se van a certificar por su titular,
con las características correspondientes y la forma como se llevara a cabo el
control de las mismas.

1.11 NOMBRE COMERCIAL

Según la Decisión 486, el nombre comercial es el signo que distingue la actividad

económica, la empresa o el establecimiento de comercio. Es el nombre adoptado
por los comerciantes para distinguir el conjunto de sus negocios o el local donde
trabajan. Se dice también que el nombre comercial es un canalizador de la
 34

clientela y en esto se evidencia su valor patrimonial dentro de la industria, ya que

constituye uno de los tres bienes mercantiles a los que se refiere el Código de
Comercio. A diferencia de la marca, el nombre comercial se adquiere por el primer
uso, sin necesidad de registro. No se requiere la intervención de la administración
para adquirir el derecho sobre un nombre. Sin embargo los interesados pueden
solicitar su depósito. El depósito significa la entrega de ciertos documentos a una
oficina y la constancia expedida por ésta sobre este hecho.

El nombre comercial es independiente de la denominación social y así claramente

lo plantea la Decisión: no son lo mismo y pueden coexistir una cosa y la otra. Es
importante señalar que ahora el depósito del nombre comercial tiene una duración
de 10 años (antes no tenía vigencia, era perpetuo) y cada país dependiendo de lo
que diga cada legislación, puede exigir uno. La nueva Decisión 486 trae
importantes novedades en este tema que serán analizadas en el capítulo
correspondiente.

El titular de un nombre comercial tiene derecho a impedir el uso de un nombre

similar para la misma clase de negocios cuando pueda presentarse un riesgo de
confusión o asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

El derecho sobre el nombre termina cuando el titular se retira del comercio, se

detiene la explotación del negocio para el cual se destina o se adopta otro nombre
para realizar la misma actividad.

1.12 ROTULOS O ENSEÑAS

Se denomina enseña al signo utilizado por el empresario para identificar su

establecimiento, consistente en una designación emblemática o nominal, que
 35

puede ser la abreviatura de la razón social o del nombre presentado de manera

particular y diferente. Todo lo aplicable al nombre comercial respecto a su
protección y depósito resulta también aplicable a los rótulos o enseñas. Un ejemplo
de un rótulo o enseña es el utilizado en un establecimiento de comercio para ser
identificado por los consumidores. Es así como la denominación “La Tienda de Don
Pedro” sirve para identificar un establecimiento de comercio y diferenciarlo de los
demás. En este punto es importante aclarar que la enseña puede coincidir con una
marca y la misma denominación puede tener simultáneamente el registro como
marca y el depósito como enseña. Tal como podría ser el caso de “Carulla”, usado
como nombre del establecimiento de comercio y como marca que identifica
algunos de sus productos.

1.13 INDICACIONES GEOGRAFICAS

Las indicaciones comprenden las denominaciones de origen y a las indicaciones de

procedencia. Este género hace referencia a: “aquellas indicaciones que identifican
un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra
característica del producto sea imputable fundamentalmente a ese origen
geográfico”.7 Son cualquier signo, emblema o imagen que evoque un lugar
determinado.

Será negada una marca que consista en una indicación geográfica para productos
no originarios del territorio que se indica, si su uso induce a error, y también
cuando la indicación geográfica sea verdadera respecto al territorio de origen, pero
induzca al público a creer que los productos se fabrican en otro territorio.

7
CHAPARRO BELTRAN Fabio, Manual sobre la propiedad Intelectual de productos derivados de la
actividad académica en universidades y centros de investigación. Universidad Nacional, Ed. ENU, Bogotá,
1997, pg 32.
 36

1.13.1 DENOMINACIONES DE ORIGEN

Se consideran denominaciones de origen las implicaciones geográficas que

distinguen un producto originario de un determinado país cuyas características
particulares y fundamentales se deben exclusivamente a esa área. Pueden también
entenderse como los productos que al ser nombrados, se da una indicación del
país o la región de la que son originarios como característica fundamental de su
calidad. El uso no autorizado de una denominación de origen se considera como
una práctica desleal.

La protección de las denominaciones de origen puede ser solicitada por personas

naturales que tengan un interés legítimo, las autoridades estatales,
departamentales, o municipales cuando se trate de denominaciones de origen de
ese determinado territorio.

1.13.2 INDICACIONES DE PROCEDENCIA

La indicación de procedencia es aquella que se refiere al lugar donde se ha

expedido un determinado producto. Para identificar ese lugar se usan nombres,
expresiones, imágenes o signos que se refieran a un país, región o lugar
determinado. Cuando se dan alteraciones sobre esta identificación, por ser ésta
falsa o engañosa respecto al origen o cualquier otra característica del producto o
servicio, la indicación de procedencia no podrá ser usada.

1.14 SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El signo notoriamente conocido hace referencia a aquel signo que es reconocido

como famoso o es entendido como notorio dentro de un territorio. Cuando se tiene
 37

un signo notorio, no se puede registrar una marca similar, ni siquiera para

productos diferentes. Adicionalmente, cuando un signo es notorio se entiende que
por las características de fama que ha adquirido, puede incluso impedir al titular
una utilización así sea con una intención no comercial.

La protección de estos signos sobrepasa la especialidad de los productos y llega

hasta la protección para productos diferentes. En la práctica, lograr una
declaración de notoriedad es muy difícil. El mayor problema ha sido probar la
notoriedad en sí.

La nueva Decisión logró un avance significativo al establecer los criterios

orientativos para los titulares de la marca que ayudan a establecer la notoriedad
de un signo. Dentro de estos criterios el más importante es el grado de
conocimiento dentro del sector determinado de la marca. Los sectores son: el
consumidor, el canal de distribución, y el círculo tecnológico. El grado de
conocimiento se puede dar en cualquiera de los tres y no necesariamente en los
tres al tiempo. Lo relativo a estos signos notoriamente conocidos será tratado más
adelante.

1.15 COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es competencia desleal cualquier acto que vaya contra las prácticas y los usos y
costumbres honestos y produzca engaño, error, descrédito o desprestigio de un
competidor. La Decisión 486 en este punto se aplicará e interpretará de
conformidad con la Ley que reglamenta la materia en Colombia, la Ley 256 de
1996. Lo cierto es que la competencia desleal esta siendo legalmente admitida y
protegida tanto desde el punto de vista de Propiedad Industrial por medio de la
 38

Decisión, como desde el punto de vista de competencia desleal en sí misma

considerada.

La Decisión 486 representa un avance frente a las disposiciones anteriores,

respecto del tema de la competencia desleal ligada a las normas de Propiedad
Intelectual. Sobre este tema establece que se considera desleal todo acto que se
relacione con la Propiedad Industrial, llevado a cabo en el ámbito empresarial que
sea contrario a los usos y prácticas honestos. A su vez, trae una numeración de
carácter enunciativo de actos que se consideran de este tipo y establece entre
otros: cualquier acto que pueda crear confusión respecto del establecimiento,
productos o actividad desarrollada por un competidor, las afirmaciones falsas para
desacreditar el establecimiento, producto o actividad de un competidor o las
aseveraciones que puedan inducir al público a error sobre aspectos importantes
del producto. Todos los actos de competencia y los participantes en los mercados
deben respetar el principio de buena fe comercial.

1.16 SECRETOS INDUSTRIALES

En la industria existen ciertos elementos que no es conveniente patentar, puesto

que las empresas en el ejercicio de su actividad comercial generan ciertos
conocimientos y habilidades que se constituyen como experiencia y que no es
conveniente revelar debido a que en muchas ocasiones representan para esa
empresa la base para el mejoramiento de sus productos o para nuevas invenciones
o una ventaja competitiva frente a las demás. También pueden darse cuando la
innovación de la que se trata sea muy fácil de reproducir o muy difícil de controlar
y por eso debe ser secreta. Puede no haber patentes también en los casos en que
la solicitud represente un costo muy elevado o cuando quien realiza una invención
no quiere estar obligado a la explotación correspondiente.
 39

Frente a estas situaciones debe buscarse un medio de amparo, tomando medidas

que mantengan este tipo de información en reserva. Los secretos industriales son
una figura legal que sirve para este tipo de protección y pueden definirse como el
conjunto de conocimientos que tiene el empresario o alguna persona que integre
su empresa referidos a esa misma empresa, constituyendo un elemento que
voluntariamente se quiere tener en reserva, con el fin de promover el desarrollo de
la actividad empresarial.

Por su parte, la Decisión 486 de la Comunidad Andina anota que: “se considerará
como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona
natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un
tercero". Dicha información debe ser secreta, tener un valor comercial por el hecho
de ser secreta y haber sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo
poseedor para mantenerla en secreto.

1.17 MEDIDAS DE OBSERVANCIA

Los sistemas de propiedad intelectual deben ser eficaces en cuanto a la protección

de los derechos. Es por eso que los diferentes países deben establecer en sus
legislaciones procedimientos que se orienten a la observancia de los derechos de
Propiedad Intelectual, los cuales permitan evitar violaciones de los mismos,
siempre y cuando estos procedimientos no se conviertan en un obstáculo para la
actividad comercial.

Dentro de las medidas que establece nuestra legislación para proteger a los
titulares de derechos de Propiedad Industrial se encuentran las medidas
provisionales y las medidas en frontera.
 40

Las medidas provisionales son medidas cautelares que ordena un juez de manera
rápida y eficaz con el fin de evitar una violación de estos derechos o la destrucción
de pruebas que se relacionen con la correspondiente infracción. Estas medidas
junto con determinadas acciones civiles, contribuyen a la tutela apropiada de la
posición jurídica del titular.

Las medidas en frontera son también una forma de amparo de los derechos de
Propiedad Intelectual a través de las cuales el titular de un derecho, que teniendo
motivos válidos, sospecha que se va a realizar la importación o exportación de
mercancías de marcas falsificadas, puede solicitar a la autoridad competente que
suspenda la operación aduanera, siempre que se trate de una cantidad
significativa de productos. Estas medidas tienen por objeto evitar los efectos
negativos que pueden darse por la infracción de derechos de Propiedad Intelectual
cuando las mercancías no han sido puestas en libre circulación en el país de
importación o cuando se hallan en el país de exportación.
 41

CAPITULO II

IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO

COLOMBIANO.

2.1 JUSTIFICACION DE LA EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Y DE SU PROTECCION

A lo largo de su existencia los hombres han usado diferentes herramientas

buscando satisfacer sus necesidades a través de su trabajo, su ingenio y su
actividad física. Sin embargo, ha sido una constante en los últimos años la
tendencia mundial de dar una mayor valoración a lo que tiene que ver con la
capacidad intelectual. Es así como el conocimiento se constituye como un recurso
importante dentro del desarrollo económico de los países, lo cual se manifiesta en
un mayor contenido científico en la producción de bienes y servicios y al mismo
tiempo se consolida como una parte importante del capital de las empresas.

Esta nueva realidad ha generado un gran cambio en los sistemas productivos,

debido a que ningún empresario que desee mantener su capacidad competitiva
puede ignorar los avances tecnológicos que se usan en la fabricación,
comercialización y distribución de productos. Es un hecho que hoy en día la ciencia
y la tecnología van de la mano y se complementan buscando responder a nuevas
necesidades, lo cual se ha manifestado en el aumento del número de invenciones
e innovaciones. Las empresas han demostrado un gran interés en relacionarse con
 42

la ciencia y la tecnología y con quienes se ocupan de estos temas, lo cual ha

representado para todos un gran beneficio económico y cultural.

Lo anterior hace evidente la existencia de dos importantes ideas que son la base
del estudio de la Propiedad Intelectual: por un lado surge la importancia del
conocimiento como generador de poder para aquellos que se dedican a su
explotación; y por otro la postura de los inversionistas y empresarios que
propugnan por una protección adecuada para sus creaciones e inventos a través
de estos derechos.

A medida que el hombre se desarrolla, se hace cada vez más necesaria y evidente
la adecuada protección de sus creaciones. De esta forma se protegen no sólo las
creaciones como tales, sino también la actividad misma que les da origen. En esta
actividad de creación, el hombre se desempeña en función y para beneficio propio
y de los demás y por esta razón la sociedad interviene regulando, protegiendo y
organizando lo creado por sus propios miembros.

Esta actividad innovadora tiene una profunda significación económica pues al

recaer sobre las cosas y transformarlas, al utilizar la técnica existente para
mejorarlas y crear nuevos y novedosos productos, da un mayor valor a éstos e
inclusive a la técnica misma. De esta manera, se hace absolutamente necesaria la
regulación y protección de este campo con el fin de canalizar todos estos intereses
en una misma dirección que resulte en un mejor aprovechamiento para la
sociedad.

Lo que justifica la existencia de la Propiedad Intelectual y su correspondiente

protección es el hecho de que el conocimiento novedoso adquirido por medio de
amplias investigaciones, aplicado a un determinado producto, aporta un valor
 43

agregado que se traduce en una mayor demanda para el producto y por lo tanto
una mejor comercialización del mismo. Esto pone de presente que la tecnología,
como cualquier otro producto, se somete a las condiciones de oferta y demanda de
un mercado.

En la actualidad ya no se discute la necesidad de un régimen de Propiedad

Intelectual, sin embargo la institución aún encuentra algunos opositores que
afirman que la implantación del mismo genera incrementos en el precio de los
productos, pérdida de bienestar de la sociedad, mayores costos fiscales y una
reducción de la competencia. Así mismo, algunos afirman que el sistema de
Propiedad Intelectual y la manera como esta regulado, se dirige a una minoría que
por contar con los recursos económicos y culturales necesarios, tiene acceso a este
sistema y reportan grandes beneficios personales que generan una desigualdad
económica y social entre los que participan y los que no.

No obstante, es innegable que a nivel mundial un país donde no exista un régimen

de protección de Propiedad Industrial, es un país en desventaja. Los países sin un
régimen adecuado de patentes no están preparados para recibir las innovaciones
externas, que explican gran parte del crecimiento económico. El costo más
importante que enfrenta un país al no contar con un régimen de este tipo, es el
que se refiere a la inversión extranjera, puesto que las compañías multinacionales
prefieren implantar sus programas de investigación en países con políticas
definidas de protección a la Propiedad Industrial.

2.2 LA GLOBALIZACION Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La dinámica integradora de las economías se ha producido universalmente y a

través de la historia, hasta llegar a la etapa actual de globalización. A lo anterior se
 44

suma la articulación de los procesos globales y regionales, que han dejado de ser
conflictivos entre sí, especialmente en el campo de la nueva normatividad
multilateral y la existencia del denominado regionalismo abierto.

Tomando en cuenta este estado de cosas, los diferentes países empezaron

conjuntamente a modificar sus relaciones, creando así estructuras más fuertes, a
partir de intereses políticos convergentes. De esta manera, se creó la Comunidad
Económica Europea y proyectos similares en Africa, Asia y América Latina.

El objetivo de esta nueva tendencia ha sido lograr la mayor participación de los

diferentes países en la economía mundial, mediante el mejoramiento del nivel de
competitividad, la elevación de los intercambios comerciales, la estructuración de
condiciones para el crecimiento económico y la profundización de las democracias.
La liberalización del comercio internacional ha jugado un papel primordial para la
consolidación de la globalización, sirviendo como motor de la economía mundial y
fomentando el intercambio comercial de bienes y servicios.

La situación económica de los Estados no puede analizarse de forma aislada, por sí

misma, ni se limita a relaciones exclusivamente comerciales, pues se manifiesta
necesariamente a través de procesos y estructuras políticas.

En su visión política la integración regional favorece el fortalecimiento de la

confianza, ayuda a los gobiernos a enfrentar efectivamente los problemas
internacionales, siguiendo parámetros de acción comunes para la conservación de
regímenes democráticos y la promoción del desarrollo sostenible, entre otros. Todo
esto hace necesario un ordenamiento jurídico en el que la integración se evidencie
abiertamente, estableciendo un marco legal e institucional común para el grupo de
naciones que buscan un proyecto único de desarrollo y solidaridad.
 45

“El impacto de la globalización en relación con el tema de la propiedad industrial,

ha sido enorme. Como hemos visto, la producción y el intercambio comercial de
bienes y servicios ha crecido bastante y ese crecimiento se ha concentrado
especialmente en la producción y comercialización de bienes con mayor intensidad
en conocimiento”8

El crecimiento económico de un país depende ahora de la capacidad que se tenga

para generar nuevas tecnologías o comprarlas. Esto explica que el establecimiento
de una regulación sólida referida a la inversión y el comercio de ideas sea una
prioridad en el ámbito internacional. Las nuevas concepciones tecnológicas e
institucionales que han influido en la internacionalización de las políticas
económicas no deben ser dentro del desarrollo económico un obstáculo, sino la
base para un constante desarrollo. De esta forma, se hace necesaria la creación de
nuevos elementos que induzcan a nuestra economía a participar en el sistema de
producción internacional con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de las
ventajas que ofrece una economía global y la creación de una atmósfera
competitiva y estable que promueva la iniciativa privada como motor de la
actividad productiva.

La propiedad intelectual se encuentra íntimamente relacionada con las políticas de

internacionalización económica en la medida en que la capacidad competitiva en el
ámbito internacional depende en gran parte de la rapidez y eficiencia con la que la
empresa nacional adopte los avances científicos y tecnológicos a sus sistemas de
producción interna con el fin de que se vea reflejado en una reducción de costos,
aumento de la eficiencia y mejoramiento de la calidad de sus productos en
general.

8
Discurso de la Dra. Martha Lucía Ramírez de Rincón, Ministra de Comercio Exterior en el Seminario
“Globalización de la Propiedad Industrial e Intelectual”
 46

2.3 PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL

Como se dijo anteriormente, la adecuada protección de los derechos de Propiedad

Industrial adquiere cada vez mayor importancia en el ámbito mundial debido al
avance de los procesos de integración e internacionalización de las economías y la
globalización de los mercados, pues una adecuada protección de esos derechos
constituye un punto fundamental para consolidar un marco adecuado para el
comercio internacional y la adquisición de nuevas tecnologías que contribuyan al
desarrollo de los países.

Es así como en esta materia la globalización de las economías implica el desarrollo

de las marcas universales y de signos distintivos tan importantes para el comercio
como el tamaño de los mercados que pretenden alcanzar.

En la medida en que bienes y servicios circulan mas libre y rápidamente en la

economía global integrada, los productores y distribuidores necesitan asegurarse
de que los elementos creativos e innovadores de esos bienes y servicios y los que
le dan a estos su carácter único y por consiguiente su ventaja competitiva, están
protegidos en contra de la apropiación inadecuada.

La ausencia de medidas de protección de las creaciones intelectuales acrecienta las

barreras comerciales entre los países. Los privilegios que pueden derivarse de los
acuerdos comerciales entre países tendrán efecto limitado si al mismo tiempo los
productos objeto de dichos acuerdos pueden ser libremente copiados y
reproducidos a menores costos debido a la falta de protección adecuada.

Conforme a lo anterior, la exigencia de altos niveles de protección de los derechos

de propiedad intelectual se enfatiza en los ochenta y como consecuencia de esto
 47

surgen las negociaciones en esta materia para lograr un acuerdo macro de

protección, dando como resultado el Acuerdo de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC y otros acuerdos que
serán tratados en el siguiente capítulo.

Internacionalizar la economía implica adoptar oportunamente instrumentos

comerciales que han demostrado tener gran éxito en el exterior. Es necesario que
Colombia adopte medidas similares a las de los países desarrollados y las emplee
en su regulación sobre esta materia, puesto que esto genera una mejora en
cuanto a la competitividad de sus productos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que no se trata de una copia exacta y desarticulada, sino por el contrario de tomar
los elementos que puedan implantarse en nuestro país y resulten provechosos, o
de crear unos nuevos que sean acordes con nuestras condiciones.

Los países más poderosos en el comercio internacional son de hecho los líderes del
comercio de ideas. Estados Unidos acumuló 12 billones de dólares en excedentes
generados por sus transacciones en patentes y licencias. Las compañías
americanas tienen el mayor número de solicitudes para la protección industrial
presentadas en otros países. Por su parte Japón es el país del mundo donde más
se solicitan patentes de origen nacional y el primer comprador mundial de patentes
extranjeras. Este país pagó en 1990, 6 billones de dólares por patentes y licencias
y facturó 2.5 billones por el mismo concepto, representándole un déficit de 3.5
billones de dólares. Los países del tercer mundo en su conjunto son considerados
como importadores de bienes intangibles. Solo un 1% de las patentes existentes
son originarias de los países en vía de desarrollo. Estos países invierten en
investigación un promedio de 0.5% de su producto interno bruto, mientras que en
los países desarrollados esta cifra es superior al 2%. En Corea y Taiwan el inicio de
las exportaciones de productos altamente sofisticados coincidió con una
 48

transformación estructural de aumento considerable de sus inversiones en

investigación.

Con el objeto de ilustrar aún más la importancia y actualidad de este tema, hemos
querido referirnos a algunos escenarios en al ámbito internacional, en los cuales se
discuten aún los beneficios de las patentes y se dan diferentes opiniones en lo que
tiene que ver con su utilidad o desventaja para los diferentes países y para las
economías mundiales.

Para tal efecto, hemos querido referirnos a un artículo en el que la Revista The
Economist en su edición de Junio de 2001, da una amplia ilustración de esta la
situación en el campo internacional, mostrando posiciones encontradas con
relación a este tema:

Establece el mencionado artículo que en Sudáfrica los defensores de enfermos de

SIDA, consideraban a las patentes como causantes de la muerte de muchas de
estas personas. En este punto se dieron enfrentamientos entre gobiernos y
compañías multinacionales de medicamentos respecto de la flexibilización de las
restricciones a las patentes, la cual se esperaba que diera como resultado el
mejoramiento de las condiciones de mercado de los medicamentos de alto costo
para los países con alto índice de enfermos de SIDA.

Siguiendo este ejemplo algunos opinan que las patentes son perjudiciales para los
países de más bajos recursos, puesto que favorecen a las multinacionales
occidentales, permitiéndoles establecer monopolios, eliminando la competencia
local y desviando la investigación y el desarrollo lejos de las necesidades de los
países pobres e incrementando el precio de los productos en general.
 49

Las patentes impiden a personas de bajos recursos acceder a estos productos y

permite a los extranjeros apropiarse de recursos locales, tales como plantas
medicinales, sin contar con autorización alguna ni compensar de ninguna manera a
los países de los cuales los obtienen.

Opiniones contrarias a la anterior sostienen que la protección a la propiedad

intelectual favorece a los países más pobres si se tiene en cuenta que motiva a la
industria nacional, impulsa la inversión extranjera y mejora el acceso a nuevas
tecnologías. Para aquellos que siguen esta orientación a la cual nos adherimos, la
protección a la propiedad industrial es parte vital del moderno crecimiento
económico, el libre comercio y la democracia.

Según el mismo artículo, estas dos ideas confrontadas han situado a los derechos
de Propiedad Intelectual en un punto neurálgico dentro del desarrollo
internacional. El debate se ha centrado en dos ideas fundamentales. La primera es
el elevado interés en las economías del conocimiento, en las cuales el objetivo de
las compañías se centra ya no en el capital físico, sino en el intelectual, respecto
del cual, los derechos de propiedad industrial otorgan el control para la explotación
y le da a la compañía una ventaja competitiva muy significativa. Algunos avances
como la manipulación genética de organismos vivos, plantean la discusión ética
acerca de esta forma de explotación.

La segunda idea se refiere a la globalización. Los derechos de Propiedad Industrial

solían ser asuntos domésticos, sobre los cuales los países decidían basados en sus
propios ordenamientos jurídicos. La Organización Mundial del Comercio abrió la
posibilidad de una nueva orientación en esta materia con la creación del acuerdo
ADPIC, firmado por los países miembros de esta organización, el cual establece las
pautas mínimas para la protección legal de la Propiedad Industrial a nivel
internacional.
 50

El artículo continúa diciendo que muchos de los países subdesarrollados creen que
este acuerdo es perjudicial para sus intereses porque los compromete a llevar sus
protecciones legales acorde con los niveles occidentales sin obtener mayores
beneficios por esto. De esta manera, así como con las otras medidas adoptadas
por la OMC, TRIPS se ha convertido en un campo de batalla entre los que están a
favor y los que están en contra del esparcimiento global del capitalismo.

Contrario a la opinión popular, los ADPIC de la OMC no crean un único y universal

sistema de patentes. Así no lo quieran, las compañías multinacionales aún
dependen de las oficinas de patentes de cada país para la garantía de sus
derechos. Sin embargo, algunos países europeos y latinoamericanos se han unido
para ofrecer el sistema de patentes internacionales. Los ADPIC de la OMC plantean
una larga lista de reglas básicas, describiendo la protección que estos sistemas
deben proveer. Esto incluye extender los derechos de Propiedad Industrial a los
programas de computadores, circuitos integrados, variedades de plantas y
productos farmacéuticos que antes estaban desprotegidos en la mayoría de los
países en desarrollo hasta la firma de este acuerdo. En este punto, cada país varía
su posición con respecto a qué tan acorde es su legislación con los ADPIC de la
OMC, coincidiendo en gran medida con el desarrollo económico que lleven. Las
desigualdades en los tipos de protección que se otorgan surgen del hecho de que
los países buscan obtener un sistema más sólido de protección cuando cuentan
con una industria tan desarrollada que amerita tal protección. Un caso que ilustra
esta posición es Suiza que durante todo el siglo XIX no tuvo ningún sistema de
protección de patentes. Una vez su base industrial empezó a crecer y madurar lo
suficiente como para generar innovaciones locales, la implementación de un
sistema de protección de patentes se convirtió en un aspecto de importante interés
estatal y evidente necesidad.
 51

Para The Economist, con el nuevo acuerdo los países en desarrollo perdieron la
posibilidad de moverse a su propio ritmo, puesto que según lo que se estableció
en el mismo, casi todos los países subdesarrollados tenían que nivelar sus sistemas
legales de protección conforme a los ADPIC. A los países menos desarrollados se
les dió esta posibilidad hasta el año 2005. Sin embargo, esta nivelación tiene un
alto costo para ellos. A uno de estos países le puede costar hasta 2 millones de
dólares construir una básica infraestructura para llevar a cabo la implementación
de los ADPIC de la OMC. La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad
Industrial) da asistencia técnica para quienes tratan de acoger esta legislación o
establecer oficinas de patentes. Por esto, no resulta sorprendente que países que
enfrentan guerras civiles o graves crisis sanitarias, prefieran orientar todos sus
esfuerzos a combatir éstas y no a conformar un sistema de patentes que implica
tan altos costos.

Los ADPIC, según el referido artículo, en teoría se crearon para beneficiar tanto a
los países industrializados, como a los que están en vía de desarrollo. Sin embrago,
se considera que es evidente que es un conjunto de disposiciones implementadas
por los países más ricos que incluye muy pocas concesiones para los más pobres.
Fue impulsado dentro del ámbito del comercio internacional por América, Europa y
Japón, quienes cuentan con las compañías cuyas patentes son las más
significativas a escala mundial. Los países en desarrollo hicieron este acuerdo en
busca de la consecución de beneficios comerciales en áreas como la textil. Estas
ganancias indirectas no se han materializado. Algunos países en desarrollo, explica
el artículo, quisieran ver a los ADPIC por fuera de la OMC, pero la mayoría ven
como una ventaja tenerlo bajo la mayor autoridad en comercio mundial y así tener
un puente de comunicación entre países subdesarrollados e industrializados.
Mientras tanto, los países en desarrollo todavía están esperando los beneficios
prometidos de una fuerte protección local. Pero la inversión extranjera directa, la
 52

transferencia de tecnología y la innovación local también dependen de otras cosas

como el tamaño del mercado y las políticas de competencia.

Los países con niveles de desarrollo un poco más altos, como India, pueden ver
estas recompensas eventualmente. Sin embargo, en el corto plazo, un régimen
más fuerte de patentes sólo se traduce en precios más altos para los bienes y
productos y un nivel más elevado de desempleo una vez que las marcas son
sacadas del mercado.

Para los países en vías de desarrollo, continúa el artículo, la importancia de los

ADPIC de la OMC se centra principalmente en dos aspectos: el acceso a las
medicinas y la protección de los recursos tradicionales. Se considera que las
patentes tienen gran influencia al momento de considerar un país con alto o bajo
nivel de desarrollo, particularmente basándose en el suministro o provisión de
medicinas de alta tecnología. En el transcurso de este año, organizaciones
internacionales de caridad han desarrollado campañas tendientes a mejorar el
acceso de los países más pobres a estas drogas a través de un llamado a la
comunidad internacional para reformar los ADPIC. Sin embargo, algunos países en
vías de desarrollo como Brasil, consideran que el acuerdo es lo suficientemente
flexible en teoría, dándoles un amplio campo de acción para adecuar su legislación
doméstica de patentes de forma que también se proteja la salud pública. Lo que
quieren estos países es que el mundo industrializado interprete estas provisiones
de una manera generosa.

Muchas de las medicinas más efectivas para el tratamiento de enfermedades tales

como el SIDA o la malaria, están cobijadas por patentes en los países
industrializados. Esto permite a quienes las desarrollaron recuperar lo invertido en
la investigación, pero elevando los costos de las medicinas a precios a los cuales
los países subdesarrollados, no pueden acceder. En muchos de los países menos
 53

desarrollados sin embargo, estas patentes no se aplican. En teoría estos países

pueden importar copias genéricas de otros países pobres que no están todavía
obligados a cumplir con los ADPIC, pero tienen la capacidad para producirlas,
como India. En la práctica no lo hacen, puesto que les falta el dinero para comprar
los medicamentos, inclusive a los precios más bajos, así como un sistema
adecuado en salud para distribuirlos.

Sin embargo, según The Economist, hay un grupo de países en vías de desarrollo
tales como Sudáfrica, que se espera que cumplan el acuerdo y adquieran estas
patentes sobre medicinas, pero encuentran gran dificultad en pagar los precios
que las compañías farmacéuticas han establecido hasta hace muy poco. Es por eso
que los ADPIC han establecido dos opciones, en orden a flexibilizar esta
circunstancia: la primera de ellas hace referencia a las “licencias obligatorias”, por
medio de las cuales se permite a los países crear o importar copias de una droga
sin la aprobación del titular de la patente, en determinadas circunstancias, como
por ejemplo una emergencia nacional, siempre y cuando cumplan determinadas
condiciones como pagar al titular una compensación. La segunda posibilidad, son
las importaciones paralelas, las cuales permiten a los países encontrar drogas
patentadas menos costosas provenientes del extranjero. Las compañías fabricantes
de medicinas están en contra de esta práctica, aunque los ADPIC la avalan.

Tanto los países más desarrollados, como los menos desarrollados, están
preocupados por el efecto de las patentes sobre los precios de las medicinas. Están
igualmente concentrados en el efecto de las patentes sobre plantas, animales y
genes. Parte de esta problemática es la objeción moral a la explotación de los
seres vivos. Los países en desarrollo poseen una mayor riqueza en plantas,
animales y microorganismos y por eso se consideran un tesoro potencial de
materia prima para nuevos medicamentos y cultivos que los beneficiarían
 54

significativamente, pero muy pocas personas en estos países cuentan con el dinero
necesario para obtener una patente sobre estos.

Sin embargo, muchos empresarios de otros países más avanzados no tienen

ningún impedimento para apoderarse de esas riquezas y proceder a patentarlas en
sus países. Estas patentes son garantizadas siempre y cuando el solicitante haya
mejorado la naturaleza con algún nivel inventivo. No obstante, en la práctica se
otorgan patentes sin que se dé ese mejoramiento y se olvida dar algún
reconocimiento o compensación a las personas de estos países que las pudieron
haber descubierto primero. Esta “piratería biológica”, según la publicación, ha
generado que un grupo cada vez mayor de países en vías de desarrollo propugnen
por su detención. Costa rica por ejemplo, ha expedido leyes en las que prohibe la
patentabilidad de los genes. Otros países han introducido en sus legislaciones,
regulaciones que buscan que quienes pretendan derechos de Propiedad Industrial
por ejemplo sobre una variedad de planta, declaren que tienen el consentimiento
de quienes las utilizan localmente y que también han acordado con estos arreglos
económicos para su eventual comercialización. Brasil principalmente, junto con
algunos otros países, buscan que esto se especifique en los ADPIC. Sin embargo
Estados Unidos, se opone firmemente a cualquier modificación en este punto.

Es importante aclarar que acerca de esta controversia, no es que los países pobres
se opongan a un régimen de patentes, sino que buscan que este régimen esté
acorde a sus circunstancias y necesidades.

En la actualidad, hay un proyecto interesante que busca ayudar a aquellas culturas

que han desarrollado actividades inventivas, pero que se encuentran
desprotegidas. Es así como en Venezuela, existe en asociación con la “Policy
Sciences Centre of New Haven, Connecticut”, un acuerdo en el cual trabajan
conjuntamente para ayudar a los indígenas de la tribu Dhekuana, a recopilar sus
 55

mitos tradicionales, música, conocimiento en plantas medicinales y folclore en un

escrito. Un récord escrito de esta naturaleza es una valiosa precaución contra
cualquier pérdida de esta incalculable herencia y además representa una forma de
protección contra la piratería extranjera.

Estados Unidos por ejemplo, no otorga una patente a una invención si existe
alguna evidencia previa de conocimiento público sobre su materia, siempre que
esta sea escrita. Sin embargo, el hecho de recopilar estos conocimientos, no
implica para estas tribus una recompensa material, puesto que no están en
capacidad de patentar estos conocimientos. El Banco Mundial ha intervenido en
esta situación, patrocinando un grupo de abogados especialistas en patentes que
están tratando de encontrar la forma de registrar estos conocimientos
tradicionales, posiblemente bajo la modalidad de secretos empresariales, con el
objetivo de proteger los intereses de esta tribu. Pero según algunas opiniones,
esta protección no encuadra dentro del régimen convencional de protección a la
Propiedad Industrial.

Los sistemas de patentes en países desarrollados se han ido estructurando dentro

de un modelo particular de innovación en un determinado momento de la historia.
Asignan los derechos a individuos o entidades para desarrollos específicos dentro
de un momento dado, puesto que estos significan un avance dentro de ese
contexto particular. Este tipo de protección no cubre la propiedad colectiva que
tienen los Dhekuana sobre sus invenciones, puesto que estas se consideran vagas
y sus orígenes están perdidos en la historia. Muy probablemente se necesitarán
nuevos modelos para proteger estos conocimientos tradicionales. Esto implica una
tarea difícil, pero necesaria en un futuro cercano.

2.4 EL CASO COLOMBIANO

 56

La apertura económica en Colombia coincidió con el fortalecimiento del comercio

de los bienes intangibles del intelecto. Las balanzas comerciales empezaron a
depender de la riqueza que se tuviera en innovaciones y no en los recursos
naturales. Durante los últimos años el tema ha sido importante dentro de la
política de ciencia y tecnología y se ha incluido dentro de los planes de desarrollo
de los últimos gobiernos.

En la Constitución de 1991 se le asigna al Congreso de la República la función de

regular el régimen de Propiedad Industrial. Sin embargo, no debe entenderse que
este tema en Colombia es regulado a través de leyes expedidas por el Congreso,
sino que en virtud de la supranacionalidad, este trasladó su competencia en este
tema a la Comunidad Andina, la cual lo regula específicamente a través de la
Decisión 486. Inclusive podemos afirmar que la legislación interna es inferior a la
legislación acordada por la Comunidad Andina es decir, que la primera no puede
ser contraria a las normas comunitarias.9

A pesar de que la protección de la Propiedad Intelectual está establecida como una

de las normas fundamentales que dirigen el desempeño económico de la nación,
en nuestro país este tema hasta ahora empieza a cobrar la importancia que
merece.

Para analizar el impacto económico que tiene la Propiedad Industrial en Colombia

nos referiremos principalmente a las patentes, las cuales son las que mayor
relevancia tienen en este campo por tener una de las mayores aplicaciones
prácticas. Es importante anotar que al referirnos a patentes en Colombia, en
realidad estamos hablando de patentes que pertenecen casi en su totalidad a
compañías extranjeras. Las cifras indican que las naciones industrializadas son los

9
Sobre este tema se puede ver la página 70, punto 3.3 sobre la Supranacionalidad.
 57

innovadores más importantes, puesto que son dueñas del noventa por ciento
(90%) de las patentes otorgadas en Colombia. En general, los países en desarrollo
se consideran importadores de innovaciones patentadas y sólo tienen el diez por
ciento (10%) de las patentes otorgadas. Esto demuestra que, como lo
mencionamos anteriormente, Colombia se considera más mejorador que
innovador.

No obstante lo anterior, estas innovaciones hechas por extranjeros proveen al país

ventajas que no llegarían de otra forma. Esto resalta la conveniencia que implica el
hecho de que nuestro país cuenta con un sistema de protección adecuado para los
productos provenientes del exterior.

Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación10 indica que el

treinta y siete por ciento (37%) de las patentes concedidas en Colombia, son
propiedad de diez grandes compañías extranjeras, las cuales son propietarias de
entre 20 y 300 patentes cada una. Para algunos esta concentración desigual de
patentes en manos de unas pocas compañías extranjeras demuestra que la
función principal de las patentes concedidas en Colombia se dirige a la
maximización de las ganancias de estas empresas. Sin embargo, debe atribuirse a
este hecho que estas mismas cifras demuestran, que si las compañías extranjeras
están invirtiendo en tal volumen en Colombia, es porque encuentran un sólido
sistema de protección para sus productos y adicionalmente se está permitiendo a
nuestro país acceder a tecnologías importantes para nuestro desarrollo.

Es necesario admitir que las patentes que se otorgan en la gran mayoría de países
en desarrollo como Colombia, no son explotadas en el país otorgante. “ En
Colombia de 2072 patentes concedidas durante 1994 – 1998, según la

10
Prieto Cárdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeación,
Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, Abril de 2000.
 58

Superintendencia de Industria y Comercio sólo 14 han otorgado licencia de

explotación, es decir, el 0,68% del total y de éstas, 7 pertenecen a colombianos es
11
decir, el 0,34%”

Si bien es cierto que el sistema de protección de derechos de propiedad en

Colombia no ha sido un medio muy eficaz para conseguir la innovación e inversión
que este pretende, estamos frente a una útil herramienta que permite avanzar en
este propósito, la cual se manifiesta en la nueva Decisión 486 de la Comunidad
Andina. Sin embargo, su eficacia se hará posible siempre y cuando sea objeto de
constantes actualizaciones de acuerdo con las tendencias mundiales que generen
para nuestro país cada vez una mayor participación en las creaciones a escala
mundial.

Con respecto a la innovación, con base en el estudio presentado por el

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Colciencias y el Departamento
Nacional de Planeación denominado “La Innovación Tecnológica en Colombia”,
presentado en Julio de 2000, haremos un análisis basado en el desempeño de los
sectores industriales colombianos y de las regiones geográficas del país para
establecer cuales son los principales actores en materia de Propiedad Intelectual.

De conformidad con el estudio anteriormente referido, en primer lugar podemos

decir que los sectores que poseen un mayor número de establecimientos
innovadores en sentido estricto son los alimentos para animales y diversos, las
sustancias químicas, los productos químicos, las refinerías de petróleo y los objetos
de barro, loza y porcelana. Por otra parte, los sectores que más establecimientos
innovadores en sentido amplio tienen son las imprentas editoriales, el plástico, el

11
Prieto Cárdenas Cesar Augusto. Impacto del Sistema de Patentes, Departamento Nacional de Planeación,
Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, Abril de 2000.
 59

vidrio y el transporte. Esta tendencia innovadora en el sentido amplio se realiza

principalmente con la mejora de procesos.
En Colombia los diferentes sectores se preocupan por la innovación buscando los
siguientes objetivos: la mayoría de los sectores innova buscando mantener o
aumentar la participación en el mercado, disminuir costos de producción, mejorar
la calidad y mejorar los márgenes de utilidad. Sin embargo, existen otros sectores
en los que los objetivos de innovación son diferentes, entre ellos acceder a un
mercado de rápido crecimiento o aumentar la seguridad industrial.

Las ideas de innovación pueden tener diversos orígenes, ya sea internos o

externos. Los internos se refieren a la forma como quienes hacen parte de un
sector se encargan de las actividades de innovación y desarrollo tecnológico. Los
externos hacen referencia a la forma como quienes integran el sector se acogen a
mecanismos externos para la innovación y el desarrollo tecnológico. En nuestro
país es un hecho que predominan las fuentes internas sobre las externas.

Las actividades de innovación que más frecuentemente se ejecutan en Colombia

son la adquisición de tecnologías incorporadas al capital (maquinaria y equipo), el
diseño de productos y procesos, la capacitación tecnológica y la modernización
organizacional de la administración del negocio y del proceso productivo. Las
tecnologías no incorporadas al capital se constituyen por las patentes, las
invenciones sin patentar, las marcas comerciales, los diseños, la divulgación de
conocimientos prácticos y los servicios con contenido tecnológico. La adquisición
de tecnologías no incorporadas al capital no son actividades comunes en la
industria colombiana, mientras que son bastante frecuentes los proyectos de
inversión y de desarrollo. Esto demuestra que en Colombia no se tiene una cultura
de patentes generalizada dentro de la población.
 60

Estudios indican que los establecimientos que crean innovaciones de procesos son
más que aquellos que realizan estas innovaciones sobre productos, lo cual señala a
la innovación de proceso como un perfil característico de la industria colombiana.
Por otra parte, el referido estudio señala que los sectores que cuentan con mayor
participación en todas las regiones son el de alimentos y el de confecciones. Las
regiones del Valle del Cauca, Cauca, Zona Cafetera y Antioquia son las más
innovadoras del país debido a que cuentan con el mayor número de
establecimientos comparado con las demás regiones. Por otra parte, Huila, Tolima
y Bogotá, Cundinamarca y Boyacá se caracterizan por una gran ausencia de
establecimientos innovadores.

La Zona Cafetera, Valle del Cauca, Cauca, la Costa Atlántica y Antioquia son las
regiones que mayor dinamismo tecnológico tienen, mientras que Norte de
Santander y Santander están en el promedio nacional, seguidas por Bogotá,
Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima que son las que menor dinamismo
tecnológico representan.

Debe tenerse presente que según algunos estudiosos del tema, en países
subdesarrollados las cifras presentadas en la mayoría de estudios resultan
irrelevantes en la medida en que normalmente son hechos por grupos o entidades
que tiene interés en manifestar una determinada postura. Frente a esta carencia
creemos que es necesario un estudio objetivo y equilibrado sobre el tema, como se
encuentra en algunos países industrializados.

Hoy en día no es un tema de discusión si debe existir o no una protección a los

derechos de propiedad intelectual, ya que además de ser conveniente, se presenta
como una obligación de carácter internacional. La discusión actualmente se centra
en establecer hasta qué punto debe llegar esta protección, ya que la protección
excesiva también puede resultar nociva.
 61

En Colombia es claro que si hay innovación, pero el problema es que la población

no cuenta con los recursos económicos necesarios para explotarla. Es por eso que
creemos que no puede medirse la capacidad innovadora de un país de acuerdo a
la cantidad de solicitudes que se presenten para la protección de nuevas
creaciones. En un país con las características de Colombia, representa un costo
demasiado alto presentar una solicitud para este tipo de protección y debido a esto
la gente no toma ese riesgo, lo que demuestra que no se ha creado una cultura de
patentabilidad en nuestro país.
 62

CAPITULO III

ANTECEDENTES DE LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

A continuación nos vamos a referir a los antecedentes de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina, los cuales incluyen el Convenio de Paris que fue la primera
normatividad internacional que buscó proteger las invenciones y que existió sobre
este tema, algunas de las Decisiones Andinas sobre el tema, los Acuerdos Sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio de la OMC y por último la Decisión 344 de la Comunidad Andina que fue
reemplazada en su totalidad por la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.1 CONVENIO DE PARIS

Como se dijo anteriormente, es importante tener en cuenta que el Convenio de

Paris fue el primer acuerdo multilateral que existió en el tema de protección de
derechos de Propiedad Intelectual y se interesó por la protección de este tipo de
creaciones. El Convenio de París fue firmado inicialmente por once (11) Estados en
1883 durante la Conferencia Diplomática de París, con el nombre de: “Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial”. Fue revisado en Bruselas en
1900, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en
 63

Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. En nuestro país el Convenio (en su

versión de Estocolmo de 1967), fue aprobado por la ley 178 de 1994 y el gobierno
depositó sin reservas el instrumento de adhesión el 3 de Junio de 1996.

Este Convenio constituye el marco jurídico que rige la Propiedad Industrial en el

ámbito de los países participantes en él y contiene disposiciones de derecho
sustantivo que se encargan de la protección de estos derechos, así como también
disposiciones de carácter administrativo referentes al funcionamiento de la Unión
como ente jurídico internacional. Por otra parte, sus regulaciones se dividen en dos
partes: una que contiene disposiciones generales aplicables a todos los derechos
de Propiedad Industrial, y otra referida a disposiciones específicas en determinados
temas.

Dentro de las disposiciones generales encontramos:

- El principio de “Trato Nacional” (artículos 2 y 3) el cual establece que cada uno

de los países miembros debe otorgarle a los nacionales de los demás países
miembros la misma protección que otorga a los nacionales.

- La Asimilación a la condición de nacionales (artículo 3) la cual permite que el

principio de Trato Nacional se aplique a países no miembros siempre y cuando
tengan domicilio en un país miembro o un establecimiento industrial o
comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión.

- El Derecho de Prioridad (artículo 4), el cual significa que frente a la

presentación de una solicitud de patente, dibujo o modelo industrial o de un
registro de marca en uno de los países miembros, el solicitante o su
 64

causahabiente podrá durante un plazo determinado, solicitar la protección en

cualquiera de los demás países miembros.
Las disposiciones específicas contienen la regulación expresa sobre patentes,
marcas, nombres comerciales, diseños industriales y medidas contra la importación
de productos que lleven ilícitamente signos distintivos.

3.2 EL ACUERDO DE CARTAGENA

El Acuerdo de Integración Subregional Pacto Andino, denominado Acuerdo de

Cartagena fue creado en Bogotá el 26 de Mayo de 1969 entre Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y Perú, con el propósito de establecer una agrupación económica
que contara con herramientas suficientes para negociar en condiciones semejantes
a las de los países con mayor desarrollo en América Latina. Este acuerdo,
considerado como un movimiento subregional, a su vez persigue el desarrollo
equitativo de los países miembros y su crecimiento a través de la integración
económica, buscando la consolidación de una verdadera unión entre ellos. Dicho
acuerdo fue aprobado por Colombia por medio del Decreto 1245 de 1969.

Con la creación y aprobación por parte de Colombia y cada uno de los países
miembros de este Acuerdo, surge para la Comunidad Andina la facultad de regular
como suprema autoridad ciertos temas. Cada uno de ellos cede la competencia
que tiene para legislar en esos temas a órganos supranacionales que serán la
suprema autoridad en los mismos. El Congreso de Colombia por su parte es quien
tiene la facultad de legislar sobre los temas de Propiedad Industrial, sin embargo
como anteriormente se dijo, esta facultad fue depositada en la Comunidad Andina.
Es así como la Comunidad Andina se encarga de legislar los temas de su
competencia a través de sus Decisiones, las cuales se aplican en cada uno de los
países miembros con preferencia sobre sus propias normas internas.
 65

En su artículo 27, el Acuerdo de Cartagena establece la obligación de adoptar un

“régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros
sobre marcas, patentes, licencias y regalías”. Dando cumplimiento a esta
obligación se aprobó por parte de la Comisión Andina el “ Régimen Común sobre
Capitales Extranjeros”, mediante la Decisión 24. En esta decisión se regularon los
principios fundamentales sobre la adquisición y negociación de tecnología externa,
normas sobre propiedad industrial referidas a las patentes y las marcas,
incluyéndose algunos aspectos relacionados con este tema como los contratos de
licencia de uso de patente y de marcas de origen extranjero.

En su artículo 6° correspondiente a disposiciones transitorias los países miembros

se obligan a adoptar un “Reglamento para la aplicación de las normas sobre
propiedad industrial”. Con el fin de expedir este reglamento, los países miembros
analizaban la situación que se presentaba en ese momento en materia de
Propiedad Industrial buscando crear una regulación armónica que corrigiera las
deficiencias que se presentaban. En este estudio se encontró que la mayoría de las
patentes concedidas en la subregión eran de origen extranjero y que además eran
explotadas en el exterior. Lo anterior encontraba explicación en el hecho de que
las legislaciones sobre esta materia de los países miembros provenían de copias
exactas de las leyes existentes en los países desarrollados, los cuales concentran
las patentes en pequeños grupos empresariales. Se evidenció también que las
oficinas nacionales encargadas de los asuntos de Propiedad Industrial no
desempeñaban una función que contribuyera a la divulgación de los conocimientos
tecnológicos y científicos en beneficio de la industrialización.

Como resultado de lo anterior, el 6 de Junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión

del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la
Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”. Con esta Decisión se inicia
 66

formalmente la regulación de la propiedad industrial para los países miembros del

Pacto Andino. La intención del Pacto Andino tendiente a unificar las legislaciones
de los diferentes países miembros sobre propiedad industrial, se vio disminuida
con esta Decisión, puesto que en su articulo 84 establece que los asuntos no
regulados por ella, se regirán por la legislación interna de cada país miembro.
Debido a que esta Decisión no abarca todos los aspectos relacionados con la
Propiedad Industrial, en cada país aparecen tres clases de normas aplicables:

1. Las normas previstas en las Decisiones 24 y 85.

2. La legislación nacional en los asuntos no regulados por el Reglamento.

3. La legislación nacional en los aspectos en que el Reglamento remita

expresamente a su aplicación.

De lo anterior se concluye que en cada país miembro la ley interna se aplicara en

todo lo que no esté regulado por la Decisión 85.

En Colombia la Decisión 85 se vinculó a nuestro ordenamiento jurídico a través del

Decreto 1190 de 1978, el cual derogó cualquier norma que fuera incompatible con
esta Decisión.

Esta Decisión se compone de cuatro capítulos. El Capítulo 1° se refiere a las

patentes, los requisitos de patentabilidad, los titulares, las solicitudes y su trámite,
los derechos que otorga la patente y las obligaciones para su titular, las licencias,
la protección legal y la nulidad de las patentes. El Capítulo 2° se refiere a los
dibujos y los modelos industriales, los cuales en gran parte se rigen por lo
establecido para las patentes. El Capítulo 3° establece lo referente a las marcas,
 67

los requisitos para su registro y los derechos que confiere. Por último, el Capítulo
4° contiene disposiciones varias que indican la forma como opera la Decisión.

Aunque no abarcó totalmente el tema de la Propiedad Industrial y sus regulaciones

no fueron muy claras, la Decisión 85 reguló este tema por más de ocho (8) años
en los países miembros del Pacto Andino. Posteriormente, surgió la necesidad de
dar una protección más amplia y eficaz a los derechos derivados de este tipo de
propiedad, así como también la de crear una nueva herramienta que contribuyera
a la expansión de mercados de los países integrantes para lograr una armonización
de las posiciones que la Jurisprudencia y la Doctrina de los distintos países venían
sentando en este sentido.

Ante esta situación, la Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 la cual se
expidió el 8 de Noviembre de 1991, y en la que se estableció expresamente que
reemplazaba en su integridad a la anterior. La Decisión 311 se denominó “Régimen
Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”. Con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Decisión 311, en Diciembre de 1991 se estableció la
necesidad de reformar dicha Decisión en su artículo 119 y en su disposición
transitoria tercera. Como consecuencia de esto, se dictó en Febrero de 1992 la
Decisión 313 que introdujo dichas reformas y adicionó otras enmiendas a la
Decisión 311, reemplazándola en su totalidad.

La Decisión 313 no solucionó los problemas y vacíos que se observaban por parte
de la Doctrina y en al ámbito internacional, por lo que nuevamente surgieron
críticas e inconvenientes que hicieron necesaria la preparación de una nueva
propuesta, lo cual trajo como resultado la Decisión 344. El 29 de Octubre de 1993
se expide la Decisión 344 y se denomina “Régimen Común sobre Propiedad
Industrial”, la cual empieza a regir a partir del 1° de Enero de 1994. En Colombia
 68

esta Decisión fue reglamentada por medio del Decreto 11 del 14 de Enero de
1994.

En resumen, la Decisión 85 no proporcionó a los titulares de los derechos de

Propiedad Intelectual una protección adecuada. Las decisiones 311 y 313 trataron
de corregir las restricciones que existían sobre los derechos de Propiedad
Industrial, dictando normas de protección para sus titulares y teniendo en cuenta
las tendencias mundiales en materia de Propiedad Industrial. Dichas Decisiones
eliminaron la defectuosa regulación que existía para definir los derechos otorgados
por las patentes y las marcas, dejando en claro que se trata de derechos que
excluyen a terceros del goce del bien inmaterial.

La Decisión 344 tuvo como fin perfeccionar las correcciones de las anteriores
Decisiones, dejando a un lado las limitaciones existentes desde la Decisión 85. Es
así como la Decisión 344 amplió el campo de patentabilidad, otorgó al titular de la
patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminó la
licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente.

La Decisión 344 es un conjunto normativo que establece los derechos mínimos que
deben existir para los países del Pacto Andino, los cuales pueden ser ampliados o
fortalecidos por medio de sus leyes internas o por otros acuerdos multilaterales.
Esto significa que los Estados miembros pueden extender los derechos que otorga
la Decisión 344, pero no disminuirlos o limitarlos. En esta Decisión se mantiene la
trilogía de normas sobre propiedad industrial que regulan la materia en cada uno
de los países miembros. De esta forma, se tiene: la normatividad de la Decisión
344, la legislación interna de cada país cuando la norma comunitaria nos remite a
ella, y por último, la legislación interna en los casos en los que la Decisión no
cubre un determinado hecho.
 69

Fue una opinión generalizada que esta Decisión no constituyó un cambio

significativo y determinante frente a las regulaciones de la Decisión 313, puesto
que los defectos que presentaba esta última no fueron subsanados en su totalidad
por la nueva norma. “Como lo anota el Profesor Peruano Baldo Kresalja, la
derogatoria de la Decisión 313 por la Decisión 344, no constituye un paso decisivo
para la formulación de una política tecnológica y comercial de los países del Grupo
Andino, siendo entonces el reemplazo innecesario, por la inestabilidad jurídica
creada y, además, porque los cambio introducidos, con excepción de dos o tres
puntos específicos, son adjetivos”.12

La Decisión 344 esta compuesta por ocho capítulos, a saber

1. Patentes, el cual trata sobre los requisitos de patentabilidad, los titulares, la

solicitud y su trámite, los derechos que confiere la patente, las obligaciones
para el titular de la patente, las licencias, la protección legal de la patente y la
nulidad y caducidad de la patente.
2. Los Modelos de Utilidad

3. Los Diseños Industriales

4. Los Secretos Industriales

5. Las Marcas, el cual de divide en requisitos para el registro, procedimiento de

registro, derechos conferidos por la marca, cancelación, nulidad y caducidad del
registro, licencias y transferencias de marcas, lemas comerciales y marcas
colectivas.

12
PACHON Manuel, SANCHEZ Zoraida, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez,1995
 70

6. Nombre Comercial

7. Denominaciones de Origen

8. Disposiciones complementarias.

La Decisión 344 de la Comunidad Andina fue remplazada en su totalidad por la

nueva Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual buscó adaptar las normas de
Propiedad Industrial a los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. Son
precisamente estos cambios y estas adaptaciones, las que serán objeto de un
profundo análisis en este trabajo de grado.

3.3 SUPRANACIONALIDAD

Teniendo en cuenta que las normas de Propiedad Industrial son andinas, hemos
querido referirnos a este tema con el fin de dar una mayor claridad sobre el
"status" que tienen las mismas frente a las normas internas de cada país y su
funcionamiento. Además se busca explicar la importancia de la creación de
organismos que tengan una existencia a nivel internacional, de los cuales
participen diferentes países, así como sus implicaciones.

Dentro del proceso de integración económica que se ha venido instaurando en el

mundo moderno ha surgido un nuevo derecho que se denomina Derecho
Comunitario, el cual integra como uno de sus elementos más importantes el
concepto de supranacionalidad. La supranacionalidad se define como un traslado
de la competencia de los órganos nacionales a nuevos organismos internacionales
de carácter comunitario.
 71

El Derecho Comunitario, según el Dr. Enrique Low Murtra,13 surge a partir del
derecho internacional público y se diferencia de éste en los siguientes aspectos:

1. El derecho comunitario no sólo rige relaciones entre países, sino también se

encarga de regular los derechos y obligaciones de otras entidades, organismos
internacionales y otros entes de carácter semisoberano.

2. El derecho comunitario no se limita a regular las relaciones de carácter político

o comercial. Su esfera se extiende a materias reservadas a la competencia
interna de cada país, lo cual hace surgir una nueva especie de relaciones
internacionales. En el caso concreto del Grupo Andino se ha visto como los
países miembros han cedido porciones de su legislación económica a una
legislación comunitaria, así como también cierto grado de su soberanía con el
propósito de lograr la expresión de una voluntad comunitaria.

3. En el derecho internacional se busca coordinar la voluntad de los diferentes

Estados, sin que necesariamente se trate de regular su conducta a través de
principios que ellos mismos no consientan. El derecho comunitario, además de
coordinar dichas voluntades, también busca regirlas. De esta forma aparecen
dos tipos de normas: las que surgen del acuerdo de voluntades por un lado, y
por el otro, las que rigen independientemente de las decisiones de cada país.

4. El derecho comunitario esta marcado por el desarrollo de instituciones de

carácter supranacional con capacidad de crear derecho. En el Grupo Andino,
estos órganos son la Comisión, la Junta del Acuerdo de Cartagena y el Tribunal
Andino de Justicia. Dichas instituciones gozan de la facultad de expedir
determinadas reglas que tienen la particularidad de constituirse en la más clara

13
Low Murtra, Enrique, Incorporación de las Normas Supranacionales del Acuerdo de Cartagena al Derecho
Interno de cada País
 72

expresión del concepto de supranacionalidad. Como lo señaló en una ocasión la

Corte Suprema de Justicia “Tales reglas expedidas por la entidad andina rigen
la conducta de los países comprometidos y sus habitantes en asuntos
fundamentales de la actividad económica, de manera directa, sin necesidad de
someterse a procedimientos previos de admisión en cada uno de los Estados
que componen el área territorial del Pacto, y solo cuando éste lo establece o la
naturaleza de las materias lo exige, requieren el desarrollo de trámites
nacionales”.

Para la adecuada realización del Derecho Comunitario, es necesario que tenga

prioridad frente al derecho nacional, es decir que éste no puede derogar una
norma de derecho comunitario anterior. En el Grupo Andino se acepta esta
posición pero sujeta a que las normas del derecho comunitario respeten las
competencias propias del tratado marco y a que se respeten las órdenes
constitucionales internas de cada país. Es también indispensable que exista una
uniformidad interpretativa respecto a las normas propias del derecho comunitario,
labor cumplida por el organismo jurisdiccional comunitario.

3.3.1 EVOLUCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LAS NORMAS

SUPRANACIONALES EN COLOMBIA

La Corte Suprema de Justicia ha tenido tres importantes pronunciamientos

respecto a este punto. En la primera decisión de Julio de 1971 se desconoció la
existencia del Derecho comunitario equiparándolo al derecho internacional y
tratándolo como una parte del derecho internacional público. Estableció la Corte:
“ni se diga que existe un derecho de las comunidades internacionales, conforme al
cual ciertas estipulaciones de tipo económico consagradas en pactos multilaterales,
por elásticas, dan vida, así como así, a organizaciones diferentes y les confieren
 73

poderes superiores a los que son anejos de ordinario a los Estados, aisladamente
considerados, en el manejo de sus asuntos exteriores. No; ese derecho no existe,
ni por semejas”.

En una segunda sentencia de Enero de 1972, la Corte afirmó la superioridad del

derecho nacional interno sobre el derecho comunitario. En 1971 el Gobierno
expidió el Decreto 1299 por medio del cual ponía en vigencia dentro del territorio
colombiano la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. Dicha norma fue demandada
ante la Corte, la cual declaró su inexequibilidad argumentando lo siguiente: 1. Que
la Corte si tiene competencia para pronunciarse sobre las normas del derecho
supranacional. 2. Que no existe el derecho comunitario. 3. Que las disposiciones
de la Decisión 24 son contrarias a la constitución porque derogan normas internas
expedidas por el Congreso. Dijo la Corte, que la incorporación del derecho
comunitario sólo puede hacerse por el Congreso. En contra de esta decisión se dijo
que la obligatoriedad del régimen común se da porque el Acuerdo mismo así lo
prevé.

La misma Corte, en una tercera oportunidad reconoció la existencia tanto del

derecho comunitario como de la supranacionalidad. El Gobierno nacional, en el año
de 1973 expidió la Ley 8ª por la que se reiteró la aprobación del Acuerdo de
Cartagena y se establecieron algunos mecanismos para la recepción del derecho
supranacional en Colombia. Esta ley fue demandada y en su providencia señaló la
Corte que: “el mérito constitucional de los Tratados, superior al de leyes y
decretos, hace que las normas legislativas posteriores a la ley aprobatoria, no
puedan oponerse al Pacto Andino”.

Adicionalmente, a través de la reforma de 1968 se modificó el numeral 18 del

artículo 16 de la Constitución del 86 estableciendo que por medio de tratados o
convenios aprobados por el Congreso, podrá obligarse al Estado, sobre bases de
 74

igualdad internacional para que sean establecidas instituciones supranacionales

que tengan por objeto promocionar o consolidar la integración económica con
otros Estados.

Por su parte, el Consejo de Estado ha tenido varios pronunciamientos significativos

en esta materia, a saber: En 1971 dictó dos sentencias en las cuales expresó la
falta de competencia para pronunciarse sobre el asunto debido a la consideración
de la naturaleza del problema. El 2 de Marzo de 1971, la sala unitaria del Consejo
de Estado estableció respecto del Decreto 1245 del 8 de Agosto de 1969,
aprobatorio del acuerdo de integración subregional, que este no podía ser objeto
de conocimiento de las jurisdicciones nacionales, entre otros motivos porque “ …el
tratado, acuerdo o convención es un acto jurídico complejo entre miembros de la
comunidad internacional, que por sus órganos y su contenido se diferencian
esencialmente del derecho público interno … “ “ Tal es también la doctrina
internacional prevaleciente, que considera al tratado, acuerdo o convenio, salvo
estipulación en contrario o práctica internacional que lo simplifique, como “acto
complejo” que se perfecciona después de haber sido objeto de un procedimiento
complejo o de un procedimiento compuesto que culmina con el cambio, depósito o
comunicación de la aprobación o ratificación que perfecciona el acuerdo de
voluntades y que queda formando parte del Tratado mismo. “ Debido a lo anterior,
se afirma que el Decreto 1245 contiene normas jurídicas propias del derecho
internacional producto de un acuerdo entre varios estados y por lo tanto el
conocimiento de estas debe incumbir a todas las partes conforme a las normas del
derecho internacional y a los procedimientos especiales designados para estas.
Establece la sala que, siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia y
del propio Consejo de Estado, el control administrativo no es viable para actos
como el decreto 1245 que se refiere a convenios del gobierno colombiano con
otros Estados, puesto que están sujetos a procedimientos especiales y a tribunales
internacionales que conocen de los conflictos de esta índole en forma privativa.
 75

En una segunda oportunidad, en el año 1978, el Consejo de Estado se abstuvo de

hacer pronunciamiento de fondo y aplicó la denominada cosa juzgada implícita,
pues consideró que la providencia del 27 de Febrero de 1975 de la Corte Suprema
de Justicia podía ser considerada una decisión definitiva e intocable, que
consagraba ya la supranacionalidad.

El 6 de Septiembre de 1979 el Consejo de Estado hace un reconocimiento expreso

de la supranacionalidad como “la competencia de un órgano internacional o
comunitario para tomar decisiones directamente obligatorias en el territorio de los
estados miembros sin la necesidad de una incorporación en el ordenamiento
jurídico nacional”. Se ha afirmado que el fundamento de la competencia
supranacional es el tratado negociado, firmado, aprobado y ratificado por los
Estados. Es importante señalar en este punto que el concepto moderno de
soberanía consiste en que las competencias que ejerce un Estado independiente
de manera exclusiva dentro de su territorio están sujetas a las obligaciones
nacidas de sus compromisos contraídos con otros Estados u organizaciones
internacionales. La Corte y los doctrinantes señalan la distinción entre normas
supranacionales indirectas, osea aquellas que requieren incorporación en el
ordenamiento jurídico interno para que puedan surtir efectos jurídicos obligatorios,
y normas supranacionales directas es decir, las decisiones que puede expedir la
Comisión que no implican para los países miembros obligaciones conexas o
relacionadas con la adopción de actos de derecho interno y cuya entrada en vigor
se determina por la fecha de aprobación del acta final de la reunión respectiva.

Finalmente, en una sentencia de 1981, el Consejo analiza la compatibilidad de las

normas internas con las normas supranacionales y otorga de esta forma el
reconocimiento expreso y claro de la vigencia de estas normas y les reconoce de
pleno derecho la protección a los órganos supranacionales.
 76

El Tribunal Andino de Justicia en el proceso No. 14-AN-2001 por el cual se decidió

la Acción de Nulidad interpuesta contra los artículos 1, 2 y 279 de la Decisión 486
en Febrero del año 2002, estableció que el Derecho Comunitario tiene como
características su obligatoriedad, su aplicación directa y su supremacía. Esta
última, hace referencia a la superioridad de la norma comunitaria sobre el derecho
interno de los países miembros.

De igual manera, el Tribunal en la sentencia emitida dentro del proceso No. 1-IP-
87 estableció entre otras cosas que: “el ordenamiento jurídico de la integración
andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser
característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la
construcción integracionista”.

3.4 LOS ADPIC, ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

El acuerdo ADPIC constituye el punto de partida de este estudio, debido a que la

modificación de la Decisión 344 se debe precisamente a la adecuación de la
normatividad andina al mismo. De esta forma, es importante analizar este Acuerdo
puesto que Colombia asumió el compromiso, durante la Ronda Uruguay, de
cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo. Por esto, se va a presentar
a continuación una breve reseña de lo que es el Acuerdo Sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, con una
explicación de lo que fue el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio), acuerdo que se convirtió en 1995 en lo que hoy en día es la OMC.

El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) desde sus

orígenes se concibió como un compromiso institucionalizado, el cual se articula con
base en el “Protocolo sobre Aplicación Provisional del Acuerdo General sobre
 77

Aranceles y Comercio”, firmado el 30 de Octubre de 1947 por los veintitrés países

promotores de la Carta de la Organización Internacional del Comercio, en vigor
desde 1948. A partir de esta fecha el Acuerdo quedó abierto a la adhesión de otros
Estados. El GATT se establece como un código multilateral que agrupó todo el
dispositivo técnico que regulaba el comercio internacional de bienes y productos.
Se trata entonces de un acuerdo multilateral y no de una organización
internacional.

Inicialmente se delimitó su ámbito de aplicación al comercio internacional de

mercancías y a los derechos aduaneros. El GATT se ha basado en dos principios
fundamentales: en primer lugar, el principio de no discriminación, el cual reconoce
que todas las ventajas que beneficien a una parte deben beneficiar sin
discriminación a todas las partes contratantes. Este principio inspira el principio de
Nación más Favorecida, establecido en el artículo primero del GATT de 1947, el
cual reza: “toda ventaja otorgada por una parte contratante a cualquier otro país
es inmediata e incondicionalmente extendida a todas las demás partes
contratantes”.

Por otra parte, el principio de Trato Nacional, establecido en el artículo tercero del
GATT de 1947 indica que: “los productos del territorio de toda parte contratante
importados en el territorio de cualquier otra parte contratante, no deberán recibir
un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen
nacional”.

Estos dos pilares básicos de la protección de la Propiedad Industrial en el sistema

GATT se introducen en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
OMC, también llamado TRIPS (en inglés) y su aplicación garantiza la eficacia del
marco normativo constituido por las disposiciones del Acuerdo relativas a la
 78

protección de los derechos de Propiedad Industrial. Dentro de este contexto, el

concepto de “protección” comprende las normas relativas a la existencia, ejercicio,
mantenimiento, alcance y observancia de los derechos de Propiedad Industrial
consagrados en el Acuerdo. Como consecuencia de esto, se entiende que los
principios de Trato Nacional y de Nación mas Favorecida se aplican no sólo a las
obligaciones que se derivan directamente del Acuerdo, sino también a las otras
ventajas que las legislaciones nacionales establezcan al regular la protección de los
derechos de Propiedad Intelectual consagrados en el Acuerdo.

Sin embargo, las obligaciones que se derivan de estos dos principios no se aplican
a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de
Propiedad Industrial establecidos en acuerdos internacionales celebrados dentro de
la OMPI, según lo estipulado en el artículo 5 de los ADPIC de la OMC. La
consagración de estos dos principios en el Acuerdo será analizada mas adelante.

La función principal del GATT consiste en establecer normas para regular el

comercio internacional con el fin de suprimir las barreras comerciales y solucionar
los conflictos internacionales. Se trata de un catálogo de normas apoyado en una
estructura estable, y a la vez de un foro de discusión multilateral de los problemas
comerciales que pretende impulsar el crecimiento económico y el desarrollo a
través del comercio internacional de productos, y de un órgano para la conciliación
y solución de las controversias entre las partes. Mundialmente se reconoce la
incidencia del GATT sobre el crecimiento del comercio internacional.

Los países miembros del GATT se comprometieron a realizar acuerdos para

establecer ventajas recíprocas y mutuas dirigidas a conseguir una reducción
significativa de aranceles y de otras barreras del comercio y a la eliminación del
tratamiento discriminatorio en el comercio internacional.
 79

Desde su inicio el GATT ha celebrado periódicamente Rondas de Negociación

comerciales multilaterales. Las seis primeras Rondas se centraron en la
disminución de los niveles de protección arancelaria. Posteriormente, en la Ronda
de Tokio (1973-1979), se presentó el fenómeno del neoproteccionismo en sus
múltiples formas y se estableció la necesidad de profundizar en una liberalización
comercial referida a las barreras no arancelarias. El resultado más importante de
esta Ronda fue la elaboración de un conjunto de códigos o acuerdos que
desarrollan artículos del Acuerdo General en materia de antidumping,
subvenciones, medidas compensatorias y otras medidas proteccionistas. Los
resultados obtenidos en esta Ronda no fueron suficientes y se hizo evidente la
necesidad de iniciar una nueva Ronda de negociaciones para enfrentar las nuevas
prácticas comerciales. Como resultado de esto, el 20 de Septiembre de 1986 en
Punta del Este, Uruguay, se inició la octava ronda negociadora.

La Ronda Uruguay es un proceso de negociación comercial multilateral cuyo fin

primordial es adecuar las normas del GATT de 1947 y sus instituciones jurídicas
conexas a la difícil y dinámica realidad del comercio internacional. La Ronda
Uruguay ha sido la más ambiciosa de todas las rondas, en la que han participado
mayor número de países (ciento siete) y varias organizaciones como la Unión
Europea, y la que ha desplegado la más extensa cobertura sectorial de todas las
negociaciones del GATT. La característica más relevante de la Ronda Uruguay ha
sido su globalidad. Las negociaciones se centraron sobre dos puntos
fundamentales: por una parte, la creación de un acuerdo marco que incluyera
todos los acuerdos sectoriales y abriera la posibilidad para la creación de una
organización unitaria. De otra parte, la elaboración de acuerdos sectoriales que
señalaran las reglas básicas de comportamiento en cada uno de los sectores
negociadores.
 80

Esta tendencia modernizadora y globalizadora no fue aceptada pacíficamente por

todos los países miembros. Por el contrario desde el principio se manifestaron
profundas negativas por parte de muchos a la idea de celebrar una nueva Ronda y
a su contenido especialmente se cuestionaron los denominados “nuevos temas”
(aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, medidas en
materia de inversiones relacionadas con el comercio y servicios), cuya inclusión
dentro de los temas de negociación tuvo gran oposición por parte de los países en
vías de desarrollo. Por el contrario, los países desarrollados se mostraron a favor
de la inclusión de estos temas.

En sus inicios, en la Ronda Uruguay, en Punta del Este, se limitó la discusión a

regular el comercio de bienes piratas exclusivamente. Posteriormente, debido a
que países como Brasil e India obtuvieron prebendas en otros lugares se amplió el
ámbito de discusión y uno de los puntos más importantes en esta etapa de la
Ronda Uruguay fue el reconocimiento del papel preponderante que la Propiedad
Industrial juega en el comercio internacional y por lo tanto, la aceptación por parte
de todos los países impulsores, de que la Ronda debía tener como objetivo
primordial, la elaboración de un marco multilateral de normas, disciplinas y
principios que redujera las dificultades del comercio internacional, y el
establecimiento de una protección adecuada de los derechos de Propiedad
Intelectual. Es importante mencionar que estas negociaciones se entendían sin
perjuicio de otra iniciativas complementarias que pudieran tomarse en la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o en cualquier otro foro
que discutiera tales cuestiones.

El papel de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) dentro de

estas negociaciones fue el primer problema de fondo que se presentó. Por un lado,
los países en desarrollo defendían a la OMPI y consideraban que debía asumir la
competencia en esta materia por ser la Agencia de la Naciones Unidas
 81

especializada en los temas de Propiedad Intelectual. Por el contrario, los países

desarrollados sostuvieron que en el GATT debían discutirse determinados aspectos
de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual. Sin embargo, en este
punto los países industrializados manifestaron tener dos tendencias distintas pues
por un lado, los países europeos querían que la OMPI siguiera ejerciendo un papel
activo en el campo de la protección de los derechos de propiedad intelectual; y por
otro, Estados Unidos y otros países del pacífico, preferían que la OMPI no tuviera
competencia alguna y que sus actividades y funciones fueran desempeñadas por el
GATT debido a la poca confianza que le tenían a aquella.

Debe tenerse en cuenta que el interés principal de los países desarrollados en

incluir el tema de la propiedad industrial dentro de las regulaciones del GATT, era
el de garantizar que para este tema se aplicara el Sistema de Solución de
Diferencias del GATT, en el cual se asegura que si un país pierde un fallo, tiene la
obligación de cumplirlo por medio de la imposición de sanciones comerciales y el
país que resulte afectado tiene derecho a compensar su pérdidas.

Los países en desarrollo tenían una posición restrictiva de los derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio fundamentada en que su
protección debía ser ejercida por parte de la OMPI. Los países desarrollados tenían
una visión de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
mucho más amplia y lo que pretendían era que en estas negociaciones se
establecieran normas orientadas a fortalecer estos derechos en el marco del GATT.
De esta forma, sostuvieron una postura coincidente sobre qué normas debían
elaborarse y éstas fueron las que constituyeron lo que se conoce como el Acuerdo
TRIP´s ( Trade Related Intellectual Property Rights) o ADPIC.

Finalmente, el Preámbulo del Acuerdo no desconoce la existencia de la OMPI. Por

el contrario, establece la voluntad de los miembros de sostener una relación de
 82

mutuo apoyo entre la OMC y la OMPI, así como con otras organizaciones
internacionales competentes. De esta forma, se sientan las bases para coordinar
las actuaciones de la OMPI y el GATT, como foros multilaterales de discusión en
materia de Propiedad Industrial.

En general puede afirmarse que los resultados de las negociaciones fueron

positivos. El contenido de los ADPIC es el instrumento más importante de cambio a
nivel mundial del sistema de protección de los derechos de Propiedad Industrial.
Finalmente, la concepción amplia de los derechos de Propiedad Intelectual que
tenían los países desarrollados fue la que se adoptó en general dentro del acuerdo.
Por lo tanto, dentro de las normas del GATT quedan incluidas prácticamente todas
las modalidades de propiedad intelectual e industrial. Asimismo se incluyen normas
relativas a los procedimientos de reconocimiento y protección de los derechos de
Propiedad Intelectual, que comprenden las medidas de protección de éstos en
frontera y mecanismos de consulta y de solución de conflictos entre las partes.
También se incluye dentro del Acuerdo, mecanismos de información y medidas
transitorias que favorecen a los países menos desarrollados.

Uno de los puntos más importantes de la Ronda Uruguay fue la creación de la

Organización Mundial del Comercio (OMC) con lo cual se consolida el proceso de
institucionalización de las organizaciones creadas alrededor del GATT y se
refuerza el multilateralismo que se buscaba. De esta forma, la OMC se consolida
como un foro de debate, discusión y solución a los problemas que surjan de los
distintos acuerdos que administre.

3.4.1 GENERALIDADES DE LOS ACUERDOS SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL
COMERCIO (ADPIC)
 83

Como resultado de las reuniones del Grupo de Negociación ADPIC, se presentó a

finales de 1991 un documento apoyado por todos los países miembros del GATT,
denominado el “Documento Dunkel”, el cual constaba de setenta y tres artículos y
se constituyó en la base para la adopción definitiva del “Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas” (Acuerdo ADPIC. El texto de los
ADPIC se encuentra dividido en siete partes de la siguiente manera:

• La parte I contiene las disposiciones generales y los principios básicos.

• La partes II hace referencia a las normas sobre existencia, ejercicio y alcance

de los derechos de propiedad intelectual, específicamente regulando lo relativo
a derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio,
incluidas las de servicios; indicaciones geográficas, dibujos y modelos
industriales, patentes, incluida la protección a las obtenciones vegetales;
esquemas de trazado de circuitos integrados, protección de información no
divulgada, control de prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

• La parte III establece las disposiciones relativas a la observancia de los

derechos de propiedad intelectual, las obligaciones generales, procedimientos y
recursos civiles y administrativos, procedimientos penales, medidas
provisionales y prescripciones especiales relacionadas con las medidas en
frontera.

• La parte IV contiene las normas sobre adquisición y mantenimiento de los

derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios
relacionados.
 84

• La parte V se refiere a las disposiciones relativas a la prevención y solución de

diferencias.

• La parte VI establece las disposiciones transitorias del Acuerdo ADPIC.

• La parte VII hace referencia a las disposiciones institucionales y finales del

Acuerdo.

Los ADPIC entraron en vigor el 1° de enero de 1995, (para los países en desarrollo
como Colombia, entraron en vigor el 1 de enero de dos mil (2000)), y se
consideraron como el acuerdo multilateral más completo sobre Propiedad
Intelectual. Uno de los logros más importantes de este acuerdo es que como
resultado de éste, la protección de Propiedad Intelectual ha pasado a ser parte
integrante del sistema de comercio multilateral establecido en la OMC. De la
misma forma como anteriores convenios internacionales sobre Propiedad
Intelectual lo habían hecho, el Acuerdo ADPIC es un acuerdo de normas mínimas
en el que se permite a los miembros discrecionalidad para dar una protección más
amplia a la Propiedad Intelectual si así lo quieren, por motivos internos o por que
tienen para este efecto acuerdos internacionales bilaterales, regionales o
multilaterales que lo permitan. Así lo establece claramente el articulo 1° al
estipular que los miembros pueden prever en su legislación, una protección más
amplia a la exigida por el Acuerdo, siempre y cuando no infrinja las disposiciones
del mismo. Se deduce de lo anterior que el Acuerdo ADPIC no busca estrictamente
una armonización de las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sino el
establecimiento de unos parámetros mínimos de protección de los derechos de
Propiedad Intelectual, que en ningún caso pueden ser rebajados por las partes.
 85

Como lo establece el Preámbulo del Acuerdo, los objetivos que han explicado la
necesidad de adoptar esta nueva regulación han sido principalmente que, por una
parte, la adopción del Acuerdo es una respuesta a la intención de los miembros de
disminuir las distorsiones del comercio internacional y por otra, corresponde a una
necesidad de fomentar la protección eficaz y adecuada de los derechos de
Propiedad Intelectual.

Así mismo, en lo referente a los objetivos, el Acuerdo se caracteriza por: establecer

un conjunto de normas sustantivas mínimas que deben ser respetadas por los
miembros, prever los principales procedimientos y recursos que deben verse
reflejados en las normas internas de cada país como medios administrativos y
judiciales de tutela de los derechos de Propiedad Intelectual, permitir la aplicación
del mecanismo general de solución de diferencias y asegurar la implementación de
los principios y reglas básicas establecidos en los tratados vigentes sobre
propiedad industrial.

Para lograr la más amplia participación de Estados en el Acuerdo, los miembros

han reconocido en el Preámbulo del Acuerdo la necesidad de respetar una
aplicación flexible de la nueva regulación en los países menos desarrollados. Con el
fin de lograr este objetivo, el Acuerdo contiene varias disposiciones transitorias
que permiten la incorporación gradual de estos países a los parámetros de
protección establecidos en él. De esta forma, los miembros tienen un periodo de
un año para llevar a cabo la aplicación de este Acuerdo, dándose un plazo
adicional de cuatro (4) años para los países en desarrollo y para los que estén en
proceso de transformación hacia una economía de mercado, y un plazo adicional
de diez (10) años para los países menos adelantados, con algunas excepciones
relativas a los productos farmacéuticos y químicos.
 86

Para asegurar la aplicación del Acuerdo y su debido cumplimiento, se creó un

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio, cuya función consiste en supervisar la aplicación de los ADPIC.
Por otro lado, es importante señalar que las obligaciones contenidas en el Acuerdo
son obligaciones de resultado, debido a que los Estados miembros tienen libertad
para adoptar los instrumentos nacionales que tengan a su alcance para la
adecuada aplicación del Acuerdo “en el marco de su propio sistema y práctica
jurídicos”, tal como lo establece el artículo 1.1.

Resulta interesante señalar que dentro de las categorías de derechos contenidas

en el Acuerdo y que integran el concepto genérico de “propiedad intelectual”, no
se incluyen los modelos de utilidad, los cuales brindan protección jurídica a las
denominadas “pequeñas invenciones”. Internacionalmente, en ese momento no se
contaba con una texto normativo que regulara ni siquiera de una manera general,
la protección de los modelos de utilidad. Sin embargo, la no inclusión de los
modelos de utilidad dentro del Acuerdo, no significa que éstos no gocen de
protección, ya que el Acuerdo no tiene ninguna incidencia sobre el sistema que
cada Estado miembro adopte para la protección de dichos modelos.

La relación que guarda el Acuerdo ADPIC con otros Convenios Internacionales en

materia de propiedad industrial se encuentra consagrada en el artículo 2 del
mismo, el cual recoge en forma generalizada la compatibilidad que guarda el texto
del Acuerdo ADPIC con otros Tratados de propiedad industrial celebrados por las
partes. Expresamente se manifiesta que ninguna disposición de las partes I a IV
del Acuerdo puede ir en detrimento de las obligaciones que los miembros hayan
contraído entre sí derivadas de los Convenios de París, Berna, Roma y Washington.
Adicionalmente, el Acuerdo garantiza la efectividad de algunas de las disposiciones
contenidas en el Convenio de París (CUP, Acta de 1967) y las cuales deben ser
aplicadas por los miembros. Concretamente se refiere a los artículos 1 a 12 y al
 87

artículo 19 CUP, los cuales establecen los principios aplicables a la protección de

algunas modalidades de propiedad industrial, protección contra la competencia
desleal, y el establecimiento de un servicio especial de propiedad industrial en los
países miembros; consagrando de esta manera la protección unionista otorgada
por el Convenio de París reflejada en principios tales como el principio de prioridad
unionista, el principio de trato nacional, la protección de la marca notoria, las
medidas para asegurar la explotación de la patente, entre otros.

3.4.2 Principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida en el Acuerdo

ADPIC

Como se señaló anteriormente, estos dos principios no se aplican únicamente a las

obligaciones derivadas directamente del Acuerdo ADPIC, sino también a las
ventajas que se desprenden de las legislaciones nacionales al regular el tema de la
protección de los derechos de propiedad intelectual consagrados en el Acuerdo.
Sin embargo, las obligaciones derivadas de estos dos principios no se aplican a los
procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad
industrial establecidos en acuerdos internacionales celebrados dentro de la OMPI.

El principio de trato nacional está consagrado en el artículo III del Acuerdo ADPIC
y conforme a él, cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros
un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales en
relación con la protección de la propiedad industrial. Es un principio fundamental
dentro de la regulación internacional de la propiedad industrial y se encuentra
consagrado desde el Convenio de París de 1883 en su artículo segundo.

Se han establecido en diferentes Convenios internacionales algunas excepciones a

este principio consistentes en la no aplicación del mismo a las disposiciones
 88

nacionales que se refieran al procedimiento judicial y administrativo, a la

competencia, a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario. El
Acuerdo ADPIC por su parte, también establece dichas excepciones, y
adicionalmente establece que éstas deben ser necesarias para lograr el
cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las
disposiciones del Acuerdo, y cuando su aplicación no resulte en una restricción
encubierta del comercio.

Por otra parte, el principio de nación más favorecida se encuentra consagrado en

el artículo 4 del Acuerdo ADPIC. Conforme a este principio, toda ventaja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro
país referido a la protección de la propiedad industrial, se otorga inmediatamente y
sin condiciones a los nacionales de los demás países miembros. En el mismo
artículo se establece la posibilidad de que los miembros exceptúen la aplicación de
este principio en determinados eventos.
 89

CAPITULO IV

CONSTRUCCIÓN DE LA POSICIÓN COLOMBIANA EN LAS

NEGOCIACIONES PARA ACTUALIZAR LA DECISIÓN 344 A LOS ADPIC

Establecer la posición que llevó Colombia a Lima fue una tarea ardua y dispendiosa
toda vez que dentro del ámbito nacional había demasiados intereses y opiniones
encontradas respecto a lo que como país debía presentar Colombia como
propuesta para las negociaciones de la nueva Decisión. De conformidad con lo
anterior, la posición que llevó Colombia fue consolidada a través del Consejo
Superior de Comercio Exterior.

El Consejo Superior de Comercio Exterior fue creado a través de la Ley 7 de 1991

como un organismo asesor del Gobierno en todos aquellos aspectos que se
relacionen con el comercio exterior del país y con la definición de los aspectos
relevantes de la política comercial.

Por ley, los miembros con voz y voto del Consejo Superior son: El Presidente de la
República, quién lo preside; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de
Hacienda y Crédito Público; el Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de
Desarrollo Económico; el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministro de
Minas; el Ministro de Transporte; el Ministro del Medio Ambiente; el Director del
Departamento Nacional de Planeación, y el Gerente del Banco de la República.
 90

Con voz pero sin voto asisten: el Director de Proexport, el Director de la DIAN y el
Presidente de Bancoldex.

Entre las funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior sobresalen:

1. Recomendar al Gobierno Nacional la política general y sectorial de comercio.

2. Emitir concepto sobre la celebración de acuerdos internacionales de

comercio. Instruir a las delegaciones que representen a Colombia en
las negociaciones comerciales internacionales.

3. Proponer al Gobierno los tratamientos preferenciales acordados en forma

bilateral o multilateral.

4. Sugerir al Gobierno el manejo de los instrumentos de promoción y fomento de

las exportaciones acordes con la política de zonas francas, los fondos de
estabilización de productos básicos y la orientación de las oficinas comerciales
en el exterior.

5. Recomendar al Gobierno, para su fijación, los niveles del Cert por producto y
mercado de destino.

6. Examinar y recomendar al Gobierno proteger la producción nacional contra

prácticas desleales y restrictivas del comercio internacional.

7. Expedir las normas relativas a la organización y manejo de los registros que sea
necesario establecer en materia de comercio exterior, con inclusión de los
 91

requisitos que deben cumplir, el valor de los derechos a que hayan lugar y las
sanciones que sean imponibles por la violación de tales normas.

8. Reglamentar las actividades de comercio exterior que realicen las sociedades

de comercialización internacional.

4.1 DOCUMENTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR

Colombia, con el fin de llevar a cabo las negociaciones de lo que sería la nueva
Decisión Andina de Propiedad Industrial, fijó su posición en el documento expedido
por dicho órgano que será analizado a continuación, teniendo en cuenta las
diferentes opiniones de los sectores más importantes del país tanto en al ámbito
público, como en el privado. Es así como surgieron diversos conceptos por parte
de entidades tan importantes como la Superintendencia de Industria y Comercio,
el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Medio Ambiente y
representantes del sector privado como ASINFAR y AFIDRO, entre otros.

En nuestro país se empezó a hablar de Propiedad Industrial en el Código Penal de

1837, cuando se tipificaron algunos delitos relacionados con marcas y patentes. En
1925, se unificó la legislación referente a este tema y se expidió la Ley 31 sobre
protección de la Propiedad Industrial. Con la creación del Acuerdo de Cartagena,
se establece que la normatividad aplicable a la Propiedad Industrial en Colombia se
determinará a través de Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las
cuales tendrán carácter supranacional. Es así como, en 1978 se expidió la Decisión
85 que reguló el tema de manera integral. En 1991, es reemplazada por la decisión
311, la cual a su vez es relevada por la Decisión 313 de 1992. Por último, en
Enero de 1994, entra a regir la Decisión 344, vigente hasta la expedición de la
Decisión 486 que viene aplicando desde el año 2000.
 92

A comienzos de los 90´s se empezó a negociar dentro del marco de la OMC el

“Acuerdo de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio”
ADPIC, en virtud del cual los países de la Comunidad Andina adoptan una serie de
compromisos internacionales que entran a regir a partir del 1° de Enero de 2000.
La Decisión 486 surgió por la necesidad de adaptar las regulaciones de Propiedad
Industrial a dicho acuerdo. Sin embargo, se encontró que esta tarea ya había sido
adelantada en gran medida por la Decisión 344, la cual se negoció durante esta
misma época. El ADPIC fue aprobado en el año 1995 y establecía que los países en
desarrollo debían aplicarlo a partir del año 2000. En 1997, se decide revisar la
Decisión 344 con el objeto de adecuarla a ADPIC y en ese momento se vio que la
Decisión 344 estaba en gran parte de acuerdo con éste, debido a que fue
elaborada con base en las negociaciones que se estaban llevando a cabo durante
la Ronda Uruguay sobre la materia.

Es así como la Decisión 486, además de buscar la adecuación total a ADPIC, quiso
aprovechar la oportunidad para unificar algunos procedimientos que se aplicaban
de forma diferencial en los países andinos, con el objeto de lograr un verdadero
régimen común de Propiedad Industrial. Por otra parte, algunos sectores
plantearon la necesidad de incrementar los niveles de protección existentes,
sobretodo en el tema de patentes. Por esto, las negociaciones de la Decisión 486
se aprovecharon para resolver algunos debates sobre el nivel de protección
deseado por los diferentes países.

Las discusiones se centraron principalmente en los temas relacionados con el

impacto económico que puede surgir por la protección que se otorga a través de
las patentes y los efectos que esto pueda tener con respecto a la inversión
extranjera. Dentro de este tema, el sector más importante es el farmacéutico,
puesto que la mayoría de las patentes se otorgan para el mismo y es en este
punto donde surgen las mayores diferencias. Las compañías innovadoras,
 93

generalmente las multinacionales, propugnan por un aumento en los niveles de

protección mientras que las demás consideran que la protección otorgada es más
que suficiente, asegurando de esta forma el retorno de la inversión realizada en la
investigación para llegar al producto.

Según el estudio “Incidencia del Régimen de Patentes de la Industria Farmacéutica

sobre la Economía Colombiana”, realizado por Fedesarrollo, se dice que el
consumidor paga un mayor precio y destina una mayor parte de sus ingresos a la
compra de medicamentos, en vez de destinarlos a aquello que sus preferencias le
indicarían. Adicionalmente, el Estado tiene que dedicar más recursos a la salud
pública, percibiendo menos ingresos.

Esta posición es cuestionada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de

Investigación AFIDRO, la cual sostiene que dicho estudio parte de la premisa
equivocada de que la industria farmacéutica en Colombia, se concentra en pocos
oferentes, mientras que en la realidad, el mercado colombiano es altamente
competido. Por otra parte, asegura que Fedesarrollo desconoce los costos que
implicaría para el país la eliminación del sistema de patentes.

Con el fin de fundamentar esta posición, AFIDRO hizo referencia a algunos

estudios internacionales sobre la materia, los cuales consideramos conveniente
señalar en la medida en que demuestran importantes posiciones acerca de este
controversial tema.

El primero señala que uno de los efectos positivos de las patentes farmacéuticas es
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida para el futuro. Por otra
parte, se ha afirmado que una competencia perfecta conlleva a la eliminación de
incentivos para la investigación y el desarrollo. Por esto se aconseja a los países en
 94

desarrollo acogerse al sistema de patentes, el cual permite que se introduzcan

productos recientes y de alta calidad.

Un estudio realizado a finales de los años noventa demostró que en países como
Argentina, donde no se otorgan patentes a los productos farmacéuticos los precios
de los medicamentos son superiores, en relación con países como Colombia, Perú
y Venezuela, donde si se otorga dicha protección.

Contrario a esto, el Departamento Nacional de Planeación realizó un estudio sobre

la “Evaluación del Impacto del Sistema de Patentes en Colombia”, en el cual se
plantea que el sistema de patentes existente en nuestro país no implica un
incentivo para la actividad inventiva nacional, sino que favorece a la inversión
extranjera, concediéndole el privilegio monopólico de una patente. Sin embargo,
considera que tendría peores consecuencias la eliminación del sistema de patentes
establecido y sería una irresponsabilidad pretender acabar con éste.

Con respecto a la inversión extranjera se dice que si bien la protección a la

propiedad industrial no es el factor determinante de la misma, si es tenido en
cuenta en una medida considerable. Sin embargo si se da el caso de una ausencia
de protección, este hecho podría posicionarse como causa de la no inversión
extranjera, especialmente en sectores como el farmacéutico o como el software.

4.1.1 PRINCIPALES PUNTOS DE LA REFORMA A LA DECISIÓN 344

Para poner en consideración del Consejo Superior de Comercio Exterior se

presentaron como los puntos más importantes dentro de esta reforma los
siguientes:
 95

1. Patentes: Uno de los puntos de mayor discusión dentro de este tema fue el
referido a los usos y segundos usos. Las compañías multinacionales pretendían
que a nivel andino se garantizara que se pudiera patentar un uso con
independencia del producto y que se pudiera dar una nueva patente a un
producto si se le descubría un nuevo uso. Bajo la Decisión 344, no se
concedía patente a los usos ni a los nuevos usos. En su artículo 1° se
establecía que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones
sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicación industrial". En otras palabras establecía que las patentes son para
productos y procedimientos y no para un uso. Por su parte el artículo 16 de la
misma norma establecía que: "Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2do
de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente por el simple hecho
de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente
inicial". Es decir que la patente no se otorgaba ni siquiera cuando se descubría
un uso nuevo para ese producto o procedimiento. Estos artículos
determinaban el alcance que otorgaba la Decisión 344 a las patentes, el cual
corroboraba lo que decían los ADPIC sobre el tema.

Sobre este punto Venezuela quiso abrir el debate sobre la eliminación del
artículo16 de la Decisión 344. A este respecto se presentaron diferentes
opiniones por parte de las industrias farmacéuticas, las cuales serán analizadas
en el capítulo correspondiente.

El Consejo Superior de Comercio Exterior (CSCE) expresó en su documento que

los ADPIC no protegían los segundos usos, porque sólo hacía referencia a la
protección de productos o procedimientos, dejando por fuera los usos. Y se dijo
 96

también que los segundos usos no pueden verse como invenciones, sino como
descubrimientos, los cuales no tienen ninguna altura inventiva.

Por lo anterior, opinó el CSCE que para Colombia era mejor mantener el
régimen de la Decisión 344, asegurándose de que los segundos usos no fueran
patentables.

Otro de los temas de mayor relevancia con respecto a las patentes, es el que
tiene que ver con el campo de patentabilidad. La discusión en este tema se
centró en si se debía eliminar o no la prohibición de patentar los productos
farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la OMS.
Este tema va de la mano con el de segundos usos, puesto que si se decidía que
estos no se protegerían, entonces podría eliminarse la excepción de
patentabilidad de estos medicamentos esenciales. Esto se explica porque si se
hubiera otorgado patentabilidad para segundos usos, hubiera surgido la
obligación de reconocer derechos en relación con medicamentos que aparecían
como genéricos por encontrar en ellos un segundo uso.

Debido a lo anterior, el CSCE propuso que se eliminara la excepción de

patentabilidad de estos medicamentos esenciales, siempre que se mantuviera
la prohibición de los segundos usos.

Otro punto relevante en el tema de las patentes fue el de las importaciones

paralelas. El artículo 35 literal a) de la Decisión 344 establecía que la patente
confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento,
exploten la invención patentada, salvo cuando "se trate de la importación del
producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país,
 97

con el consentimiento del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona

autorizada para ello".

1.1 AGOTAMIENTO UNIVERSAL DEL DERECHO

A este respecto es necesario hacer referencia al agotamiento de los derechos,

según el cual, al poner un bien protegido por derechos de propiedad industrial
en el comercio, su titular agota su derecho y no podrá oponerse a la realización
de actos de comercio por parte de terceros respecto de tales productos. Sobre
el particular la OMC establece que lo relacionado con el agotamiento del
derecho y las importaciones paralelas es una decisión de cada uno de los
países. En Colombia se ha establecido que un producto patentado y puesto en
el comercio en cualquier país del mundo, se puede importar legalmente al país.

Sobre este tema AFIDRO manifestó lo siguiente14:

La teoría del agotamiento del derecho establece que cuando el titular o alguien
con su consentimiento, pone un producto patentado en el comercio de un
determinado país, este agota su derecho, de oponerse a la importación del
producto por un tercero en cualquier país. Según AFIDRO las importaciones
paralelas deben prohibirse porque limiten el derecho del titular, que hizo
grandes inversiones y se ve obligado a pedir patentes en todos los países, sin
obtener a cambio la exclusividad en la producción y comercialización del
producto patentado en cada lugar. "Así, al paso de que no existe una patente
global que cubra el territorio de más de un país, tampoco se permite la
exclusividad de la comercialización y distribución del producto en el país de que
se trate."15

14
Documento CSCE
15
Posición de AFIDRO, Documento del Consejo Superior de Comercio Exterior
 98

A lo anterior se suma que, debido a las diferencias que existen entre los países
con respecto a los subsidios, controles de precios, los costos de mano de obra
y las condiciones de producción, el titular de la patente se ve obligado a
competir con su propio producto en condiciones desventajosas porque puede
resultar más costoso producir el producto en el país que importarlo de otro, lo
cual desestimula la producción nacional.

La Misión ADPIC se pronunció sobre este tema de la siguiente manera:

El artículo 35 de la Decisión 344 estaba acorde con los ADPIC, por lo tanto
consideraba que era innecesaria la derogatoria del principio del agotamiento
universal del derecho sobre patentes y el aumento de la protección con la que
ya contaban las multinacionales del sector farmacéutico.

Adicionalmente señaló la Misión ADPIC, que el principio del agotamiento

universal del derecho sobre las patentes y por ende la posibilidad de realizar las
importaciones paralelas, generaba un equilibrio entre la protección de los
derechos del titular y el libre comercio de productos, y que por eso no podía
afirmarse que la legislación vigente en ese momento desamparara al titular de
la patente. Por otra parte, establecía que eran legítimas las importaciones
paralelas por el agotamiento internacional de los derechos de patentes y que
esto se constituía como un elemento esencial para lograr un mercado común,
ya que los bienes puestos en el comercio por cada uno de los países pueden
circular sin trabas en los demás países miembros.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el documento del CSCE explica que

Colombia propuso mantener el texto de la Decisión 344 tal y como estaba,
porque era coherente con la tendencia mundial sobre el tema y además porque
 99

la protección que se daba a los titulares de una patente era suficiente. Todo
esto se afianza porque la Decisión 344 era acorde con los ADPIC.

2. Diseños Industriales: en este tema se discutió en primera medida lo

referente al requisito de la novedad. La norma andina y la de la OMC
establecían que los diseños debían ser nuevos, sin embargo la discusión que se
presentó era acerca de si se debía exigir el estudio de novedad para cada
diseño o si por el contrario se deja en manos de los interesados oponerse al
registro y ahí si hacer el estudio. Se creía que era mejor así, puesto que estos
análisis son muy complejos y así lo estableció el CSCE como posición de
Colombia.

Con respecto a la protección a la indumentaria, es decir, los diseños de modas,

la Decisión 344 los excluía de protección, mientras que la OMC establecía que
se debían proteger bien fuera por medio de derechos de autor o como diseños
industriales. Sobre este punto la posición de Colombia según el CSCE debía ser
que se les dé protección a través de los diseños industriales.

3. Signos Distintivos: En este tema fue de importante discusión la coexistencia

marcaria. A este respecto el Documento del Consejo Superior de Comercio
Exterior dijo lo siguiente: "Toda vez que las disposiciones señaladas permiten
los acuerdos con fines de comercialización, pero no para efectos de
coexistencia de los registros, consideramos que el artículo 107 de la actual
Decisión 344 podría ser modificado con el fin de vincular a la Autoridad
Nacional Competente. Esto le permitiría a la Oficina Nacional Competente
entrar a decidir sobre la viabilidad de la coexistencia, sobre la base de una
solicitud de registro anterior en alguno de los países de la subregión teniendo
en cuenta la existencia de un derecho en otro país de la subregión".
 100

Es así como la Oficina Nacional Competente entraría a verificar que no hubiera

confundibilidad entre los signos y que los acuerdos de coexistencia, cuando los
haya, no infringirían las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la
competencia.

Dice el documento que la posición más generalizada era la de eliminar el

último párrafo del artículo 107 de la Decisión 344 sobre coexistencia marcaria
sin previo acuerdo. Sin embargo, la posición de Colombia era la explicada
anteriormente y se reforzaba porque la coexistencia marcaria es una
herramienta integracionista que si se cambia, "convalidaría la exclusividad de
los derechos y el carácter territorial de los mismos sobre el principio de la libre
circulación de mercancías."

4. Secretos Industriales relacionados con medicamentos y

agroquímicos: la Decisión 344 establecía la confidencialidad de la
información suministrada para obtener la aprobación de comercialización de
productos farmoquímicos o agroquímicos. Sin embargo, algunas compañías se
quejaban porque decía que por interpretaciones erradas, ha habido casos en
que los competidores han tenido acceso a la información confidencial sin el
consentimiento del solicitante.

El artículo 79 de la Decisión 344 disponía que: "ninguna persona distinta a la

que haya presentado los datos podrá sin autorización de esta última, contar
con tales datos en apoyo a una solicitud para la aprobación de un producto
durante un período no menor de 5 años. Lo dispuesto en el párrafo anterior no
impide que un país miembro lleve a cabo procedimientos sumarios de
aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia
o biodisponibilidad".
 101

Sobre este artículo los gremios expresaron lo siguiente:

AFIDRO, el gremio de las multinacionales farmacéuticas, opinó que la

protección de la información que se da a las autoridades sanitarias para
obtener un registro, así como la garantía de su uso exclusivo, son la mínima
garantía que se debe otorgar. Este derecho no puede desconocerse para
cumplir con la obligación de entregar al Estado información para que considere
una solicitud de un permiso para la comercialización de un producto. Para
AFIDRO esto no resulta ni equitativo ni legal y desestimularía la actividad de la
industria farmacéutica de investigación en el país, porque para conseguir estos
datos las empresas invierten mucho dinero que no debe perderse por falta de
una garantía legal.

La Misión ADPIC manifestó que la legislación vigente en ese momento se

extendía más allá de los parámetros establecidos por los ADPIC, lo cual genera
que se den monopolios insanos en los países puesto que se abre la posibilidad
para extender de forma indebida la protección de datos que no cumplen con
los requisitos del secreto, como si lo fueran. Por otra parte opinaron que la
Decisión 344 abría la posibilidad para una doble protección: a través de
patentes y por secretos.

Sobre este mismo tema la Cámara de Agroquímicos de la ANDI expresó que la

prohibición de contar con la información confidencial incluye a la Autoridad
Nacional Competente. Además creían que el plazo de cinco (5) años era
totalmente arbitrario y no tenía fundamento en el ADPIC. La protección de esta
información debía mantenerse intacta y no debía estar sujeta a ningún límite
de tiempo. Sin embargo, la ANDI aceptaba que se diera un punto intermedio
en el que se pusiera un plazo de diez (10) años, y que al terminarse surgiera la
obligación para el tercero que se apoya en esa información de negociar con el
 102

titular de la información una compensación adecuada. También dijo la ANDI

que se debía suprimir el segundo párrafo del artículo 79 de la Decisión 344
"para que quede claro que los procesos de aprobación sumarios deben
respetar la exclusividad establecida en el primer párrafo de este artículo o al
menos limitarlo estrictamente a declaraciones de emergencia sanitaria"16

De todo esto vemos que el punto de discusión más delicado fue acerca de qué
debe ser protegido a través de esta modalidad de propiedad industrial y el
término de protección para las informaciones que sean secreto industrial.

Expresó el Consejo Superior de Comercio Exterior que Colombia debía buscar

la definición de los parámetros que determinaran qué tipo de información
debía ser protegida como secreto industrial. Este tema tiene mucha
importancia para el país y lo que el CSCE propuso fue que se debía aclarar el
artículo 79 en el sentido de que la "autoridad" no puede utilizar la información
que tenga el carácter de secreto industrial para otorgar un registro de
comercialización o venta”. También se propuso mantener el término de
protección que traía la Decisión 344, aunque se aclara que la información que
sea secreto industrial está protegida indefinidamente en el tiempo y se prohibe
su utilización.

5. Aspectos de Procedimiento: las negociaciones para adecuar la Decisión

344 a los ADPIC buscaron que se llegara a procedimientos ágiles que evitaran
dilaciones injustificadas de los términos, con mecanismos de notificación
igualmente eficientes.

16
CSCE opinion ANDI
 103

CAPITULO V

NUEVA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

En este capítulo vamos a analizar la nueva Decisión 486 de la Comunidad Andina,

a la cual se llegó después de las negociaciones y discusiones planteadas
anteriormente al interior de los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones.
En esta nueva regulación se busco como objetivo principal adecuar las normas
comunitarias a las obligaciones internacionales y más concretamente al Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC) de la OMC. Esta Decisión rige actualmente el tema de la
Propiedad Industrial en nuestro país y en los demás países de dicha comunidad
económica. Su vigencia empezó el 1 de Diciembre del año 2000.

Después de estudiar la nueva Decisión hemos encontrado que la misma no

representa grandes cambios frente a lo que tiene que ver con la parte sustancial
de los derechos de Propiedad Industrial. De las negociaciones realizadas por los
países andinos se pudo concluir que los temas que generaron más discusión, se
quisieron dejar como estaban en la anterior Decisión 344 de la Comunidad Andina.

No obstante, fue un esfuerzo de armonización de más de tres (3) años que

culmina con esta nueva Decisión, de la cual puede asegurarse que es bastante
amplia, conteniendo 280 artículos, número muy superior al de la anterior Decisión
que sólo contaba con 147 artículos, lo cual refleja que para evitar discrepancias y
 104

en busca de una mayor claridad sobre las normas de Propiedad Industrial se quiso
regular con mayor detenimiento cada uno de los temas para evitar duplicidad en
las interpretaciones y una mayor unificación de los procedimientos.

También veremos que se incorporaron aspectos novedosos como los principios de

Trato Nacional y Nación Más Favorecida, se reguló de forma más coherente el
tema de recursos biológicos y genéticos, teniendo en cuenta lo establecido por la
Decisión 391 de la Comunidad Andina, se adecuaron los aspectos que debían
adecuarse a los ADPIC, etc. Sin embargo, lo más importante es que se trabajó
mucho en la parte procedimental y de claridad en las normas más que la parte
sustancial como tal.

Nuestro trabajo se centra en los cambios que trae la Decisión 486 frente a la
Decisión 344. Sobre estos cambios hemos realizado un cuadro comparativo, que
muestra en cada uno de los artículos de la nueva Decisión qué cambios se
presentaron o que aspectos permanecieron iguales, así como también aquellos
temas que son novedosos en la Decisión 486. Este cuadro se encuentra en el
Anexo No. 1 de nuestra tesis.

Sin embargo, en este capítulo lo que nos interesa es analizar los aspectos más
relevantes y las razones de los cambios que se presentaron en la nueva Decisión,
con respecto a la anterior, con el objeto de lograr que este trabajo sea una fuente
de consulta para quienes estudian el tema o trabajan con el mismo.

A continuación, analizaremos a profundidad dichos cambios, para lo cual se va a

seguir el orden de la Decisión 486, de la siguiente manera:

5.1 TRATO NACIONAL Y NACIÓN MÁS FAVORECIDA

 105

La primera innovación que tiene la Decisión 486, es la incorporación de forma

expresa de los principios de Trato Nacional y Nación Más Favorecida, en sus
artsículos1 y 2 correspondientemente. Estos principios están consagrados en los
artículos 3° y 4° de los ADPIC, siguiendo la tendencia mundial de no reconocer
ventajas, salvo un catálogo de excepciones que contiene ADPIC y que deben ser
interpretadas de manera restrictiva. De manera general lo que se buscó con la
inclusión de estos principios fue remover y evitar todos los obstáculos al comercio
mundial, así como lograr un trato igualitario entre nacionales de un país y las
demás personas en ese país y que cualquier ventaja o privilegio otorgado a otro
país o a los nacionales de otro estado sea inmediatamente, salvo las excepciones
ADPIC, extendido a los demás países. Se busca que sea un tratado que sea
generalizador y que aplique reglas equivalentes para todos.

Siendo ADPIC un conjunto de derechos mínimos en materia de propiedad

industrial, ningún país validamente puede reconocer derechos inferiores a los que
en él se establecen. Aún si no se hubiera reconocido expresamente en la nueva
Decisión, es una obligación la aplicación de estos principios debido a su regulación
en los ADPIC.

Puede decirse que estos principios aparecen como un avance frente a la Decisión
344 tomando en consideración principalmente el hecho de que al momento de su
expedición no existía la obligación derivada de los ADPIC de adaptar la materia
referente a Propiedad Industrial a sus disposiciones. Sin embargo, no puede
afirmarse que la Decisión 344 desconociera estos principios, aunque no los
regulara de forma expresa, puesto que la Decisión 344 era un acuerdo subregional
que buscaba involucrar a los países de la comunidad andina, el cual
excepcionalmente permitía otorgar algunos privilegios siempre y cuando fueran
para países de la Comunidad Andina, existiendo la prohibición de otorgar
privilegios generalizados a otros países. Es decir, que la Decisión 486 en este
 106

punto sólo es un avance en la medida en que regula de forma expresa estos

principios que eran también respetados bajo la Decisión 344.

En este tema es necesario anotar que el artículo 2 de la Decisión 486, al referirse

al Principio de Nación Más Favorecida, reconoce expresamente las excepciones
consagradas en los artículos 4 y 5 de los ADPIC. Sobre estas excepciones los
países de la Comunidad Andina hicieron una notificación a la OMC el 31 de enero
del año 2000. (Ver anexo 2)

Lo anterior quiere decir que los países andinos se blindaron en el sentido de que si
una norma andina futura da una preferencia a países andinos entre sí, esa
preferencia debe primar y se entiende que es compatible con la OMC. La
realización de esta notificación se explica porque en ese momento existía el caso
del derecho de prioridad andino, el cual significaba que cuando un andino
presentaba una solicitud en uno de los países andinos, tenía un plazo para acudir a
los demás países andinos, con prioridad, para que le fuera otorgado ese derecho
que se le había concedido en el primero de los países. Como este derecho sólo se
aplicaba entre los países andinos, se pensó hacer dicha notificación, buscando que
en el futuro esa norma no debiera limitarse por la OMC.

Actualmente por lo tanto la notificación a la que nos referimos es una norma

general que permite tener esas excepciones. La Decisión 486 no contiene ninguna
disposición expresa para los andinos frente a terceros, salvo la oposición andina,
tema que será explicado cuando se estudie el tema de las marcas.

El tema de los principios de Trato Nacional y Nación Más Favorecida consagrados

en los artículos 1 y 2, así como el artículo 279 de la Decisión 486, que hace
referencia a los acuerdos de cooperación entre países en materia de propiedad
 107

industrial, fueron objeto de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina mediante el proceso 14-AN-2001, por medio del cual se
resolvió la acción de nulidad interpuesta por el abogado César Moyano Bonilla
contra los mencionados artículos, el 25 de enero del 2001. A continuación
procederemos a realizar un breve recuento de los aspectos más importantes
contenidos en dicho pronunciamiento.

Los principios de Trato Nacional y Nación Más Favorecida se encuentran regulados

dentro de la normativa del GATT y de la OMC, las cuales permiten a los mismos
establecer excepciones, como la de que los países que forman parte de un acuerdo
subregional o regional pueden establecer acuerdos de libre comercio que
establezcan la no aplicación de estos principios para las importaciones
provenientes de terceros países.

El Acuerdo de Cartagena es un acuerdo subregional que incluye expresamente la

regulación de los mencionados principios en sus artículos 74 y 155. Esta regulación
implica que el contenido y el alcance de los mismos no puede ser modificado ni
para ampliarlo ni para restringirlo, sino mediante una reforma al Acuerdo de
Cartagena.

Para el Tribunal, el artículo 1 de la Decisión 486 está ampliando el contenido del

principio de Trato Nacional consagrado en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena,
puesto que se concede por parte de un País Miembro a los nacionales de los
demás Países Miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del
Comercio y del Convenio de París un trato no menos favorable que el que se
otorga a sus propios nacionales. Por otra parte, considera el Tribunal que además
de estar ampliando el contenido del principio, también se está modificando a
través de un organismo incompetente, como es la Comisión, así como a través de
un instrumento legal no idóneo, es decir, por medio de la Decisión 486.
 108

Todo esto encuentra su explicación en que el Tribunal considera que la Comisión

de la Comunidad Andina al ampliar la aplicación del principio de Trato Nacional en
materia de propiedad intelectual a países no miembros de la misma, modifica de
manera sustancial las normas del Acuerdo de Cartagena sobre este tema, lo cual
hace que el articulo primero se declare nulo en todo lo que exceda las regulaciones
del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena.

Sobre este punto decidió el Tribunal: “Declarar parcialmente nulo el artículo 1 de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 600, de 19 de septiembre del año 2000;
disposición que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se declara,
tendrá, a partir de esta sentencia, el siguiente texto:

“ARTICULO 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País

Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros de la Comunidad
Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales”

Igualmente considera nulo el Tribunal el articulo 2 de la Decisión, puesto que

modifica el articulo 155 del acuerdo de Cartagena, al hacerlo aplicable a
situaciones y a sujetos que no se prevén en la regulación contenida en el Acuerdo
de Cartagena, como son los países que hacen parte de la OMC y del Convenio de
París.

Sobre el articulo 2 el Tribunal decidió “Declarar la nulidad total del artículo 2 de la

Decisión”
El Tribunal también declaró la nulidad del articulo 279, argumentando que no es
competencia de la Comisión expedir normas de carácter general, a través de las
 109

cuales se exonere anticipadamente a los Países Miembros por posibles por

eventuales incumplimientos por celebrar con terceros países tratados que estén en
contra del ordenamiento jurídico establecido por la Comunidad Andina. La razón de
esto se encuentra en que es función exclusiva del Tribunal de Justicia la de valorar
de cada caso particular y concreto. Es así como corresponde al Tribunal expresar si
el Tratado de Cooperación en materia de Patentes es o no contrario a la Decisión
486 y no es competencia de esta Decisión declarar lo anterior.

Con respecto al articulo 279 de la Decisión el Tribunal estableció que se declara la

nulidad de la última frase del artículo 279 de la Decisión 486; norma cuyo texto en
lo sucesivo se limitará a decir:

“ARTICULO 279.- Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación

en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión”.

5.2 PATRIMONIO BIOLÓGICO Y GENÉTICO Y CONOCIMIENTOS

TRADICIONALES

Otro de los temas de mayor relevancia dentro de la Decisión 486 fue el del
patrimonio biológico y los conocimientos tradicionales, por el cual se buscó vincular
lo referente a la Propiedad Industrial con la Decisión 391 de la Comunidad Andina.
Al respecto la Decisión 486 en su artículo 3ro establece:

"Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera

que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus
modificaciones vigentes."
Colombia y los demás miembros de la Comunidad Andina de Naciones poseen una
riqueza tan amplia en materia de biodiversidad, que merece especial atención y
 110

protección. En estos países habitan comunidades indígenas, afroamericanas y

locales que cumplen un papel muy importante en la conservación y preservación
de los recursos de la biodiversidad, entre otras razones, por ser poseedores de
conocimientos referidos al componente intangible asociado a los recursos
genéticos y biológicos.

Colombia forma parte del Convenio de Diversidad Biológica, suscrito el 5 de Julio

de 1992 en la Ciudad de Río de Janeiro, el cual fue ratificado mediante la Ley 165
de 1994.

Su importancia se deriva del hecho de que nuestro país se ha destacado por su

alta biodiversidad y por ser un país megadiverso. La mayor riqueza de nuestros
países se presenta en materia de recursos genéticos y biológicos, por lo que
resulta de vital importancia lograr un adecuado marco de protección de los
mismos. Adicionalmente, la existencia de diversas culturas que han desarrollado un
extenso conocimiento sobre los usos de la biodiversidad, le otorga al país una
ventaja comparativa respecto a la integración de estos recursos a la cultura
productiva nacional y a los mercados internacionales.

Los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad pueden ser

considerados como una fuente significativa y valiosa de información que reduce
sustancialmente los costos de prospección genética, especialmente para los
productos farmacéuticos, al dar información comprobada sobre bioactividad de
determinadas plantas y sus componentes.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica afirma en su preámbulo que la

conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad y
reafirma que los Estados tiene derechos absolutos sobre sus propios recursos
 111

biológicos y determina que son los responsables de la conservación de su

diversidad biológica y de la utilización sostenible de estos recursos. Uno de los
principales compromisos que adquirió Colombia mediante la ratificación de este
Convenio es el establecido en el artículo 8°, el cual indica que: “Cada parte
contratante, en la medida de lo posible y con arreglo a su legislación nacional,
respetará, preservará, y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas que entrañen estilos de vida pertinentes
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá
su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean
estos conocimientos, innovaciones y prácticas, y comentará que los beneficios
derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se
compartan equitativamente”.

Por su parte, la Decisión 391 de la Comunidad Andina, norma que prevalece sobre
la legislación interna e incluso la desplaza en caso de conflicto, y que constituye la
norma de mayor jerarquía que se ha pronunciado sobre este tema, establece un
régimen común de Acceso a los Recursos Genéticos. La Decisión indica la forma
como los países que integran la Comunidad Andina pueden dar acceso a los
recursos genéticos. Aparte de regular la manera como se puede tener acceso a
estos recursos, esta Decisión comprende dos Disposiciones Complementarias que
hacen referencia a los derechos de propiedad Intelectual sobre recursos genéticos
o productos derivados o sintetizados a partir de éstos.

Uno de los puntos más importantes de esta Decisión consiste en el establecimiento

de un “Contrato de Acceso” entre el Estado y el solicitante del acceso. Se consagra
igualmente la obligación de incorporar al contrato un anexo, en el caso en el que
el solicitante quiera acceder al componente intangible, el cual se entiende como
“todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o
 112

potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al recurso

biológico que lo contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual”.

Adicionalmente, esta regulación establece que el contrato de acceso debe tomar

en consideración los derechos e intereses de los poseedores de los recursos
genéticos y de sus productos derivados, de los recursos biológicos que los
contengan y del componente intangible si hay lugar a éste; aún en los casos en
que el solicitante no pretenda acceder al conocimiento tradicional.

La Decisión 391 establece dos obligaciones determinadas relacionadas con el

conocimiento tradicional. En la disposición transitoria octava se establece que: “La
junta elaborará una propuesta para establecer un régimen especial o una norma
de armonización, según corresponda, que esté orientado a la protección de los
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades
indígenas, afroamericanas y locales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7 de la presente decisión, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio de la
Diversidad Biológica. Para tal efecto, los países miembros deberán presentar
estudios nacionales respectivos…”. Por su parte, la Disposición Transitoria Novena
establece que los países miembros diseñarán un programa de capacitación dirigido
a las comunidades indígenas, afroamericanas y locales con el objetivo de fortalecer
su capacidad de negociación sobre el componente intangible, en relación con el
acceso a los recursos genéticos.

Por otra parte, la Política Nacional de Biodiversidad, la cual establece las

estrategias y líneas de acción a largo plazo sobre la conservación, la utilización y el
estudio de la biodiversidad, indica que el Ministerio del Medio Ambiente
establecerá la reglamentación necesaria para proteger los derechos de propiedad
intelectual, individual y colectiva de los conocimientos tangibles e intangibles
relacionados con la diversidad biológica. Así mismo, resalta la necesidad de crear
 113

los mecanismos para proteger el conocimiento, prácticas e innovaciones

tradicionales.

La Constitución Política, por su parte, define el medio ambiente como patrimonio

común de los colombianos, y la obligación del Estado de protegerlo y conservarlo.
También establece que el Estado planificará el aprovechamiento de los recursos
naturales con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y su conservación. La
utilización de los recursos genéticos se regulará de acuerdo con el interés nacional.
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y se debe
garantizar la participación de la comunidad en la toma de las decisiones que
puedan afectarlo. Así mismo, la Constitución también dispone que la explotación
de los recursos naturales realizada en territorios indígenas, se lleve a cabo sin
afectar la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas.

5.2.1 PROPIEDAD DE LOS RECURSOS GENÉTICOS

Los recursos genéticos han sido definidos en el Convenio de Diversidad Biológica -

Ley 165 de 1994- como “el material genético de valor real o potencial”, y se
entiende por material genético “todo material de origen vegetal, animal o
microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia”.
Respecto de éstos, la Constitución Política indica que el Estado tiene la función de
regular el ingreso y salida del país de éstos, así como su utilización de acuerdo con
el interés nacional.
La Decisión Andina 391 de 1996, específicamente respecto a este tema estableció
dos tipos de contratos. Por un lado, un primer contrato denominado “principal” que
se suscribe entre la autoridad nacional competente – el Ministerio del Medio
Ambiente – y el solicitante del acceso; y por toro lado, un segundo contrato que se
denomina “accesorio” que se firma entre el solicitante del acceso y el propietario
del predio que contiene el recurso genético. En los eventos en los que se solicite
 114

acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados con componente

intangible, el contrato de acceso debe incorporar un anexo como parte integrante
del contrato principal en el que se debe establecer la distribución justa y equitativa
de los beneficios resultantes de la utilización de dicho componente. El
incumplimiento de esta obligación constituye una causal de resolución y nulidad
del contrato principal de acceso.

El Consejo de Estado, en sentencia C – 977 de agosto de 1997 se pronunció

respecto de este tema y estableció que los recursos genéticos y productos
derivados son bienes de dominio público y pertenecen a la Nación, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de
propiedad aplicables a los recursos biológicos que los contienen, el predio en el
que se encuentran o el componente intangible asociado. Por esto pueden existir
dos tipos de propiedades, una sobre el recurso biológico que puede ser pública o
privada y otra sobre el recurso genético, que será únicamente pública. Esta
corporación considera a los recursos genéticos como una especie nueva de bien,
como un punto intermedio entre el recurso biológico que los contiene y la
propiedad intelectual que recae sobre el descubrimiento de la información
genética. Hasta antes de la expedición de la Decisión 391, los recursos genéticos
no tenían un reconocimiento jurídico sobre su propiedad.

Según lo manifestó el Consejo de Estado en la citada sentencia, a los recursos

genéticos se les puede dar un tratamiento jurídico de propiedad independiente del
que se le otorgue al recurso biológico. Mientras conformen una unidad o se
encuentren integrados, la función ecológica de la propiedad privada y el interés
nacional garantizan la propiedad pública de la Nación, pero una vez estén
separados, se les aplica el régimen jurídico propio de cada uno.
5.2.2 DIFERENCIAS ENTRE UTILIZAR LOS RECURSOS BIOLÓGICOS Y
ACCEDER A LOS RECURSOS GENÉTICOS
 115

Acceder a un recurso biológico implica ejercer una acción física como cultivar,
atrapar, colectar o cazar. Estos recursos pueden ser utilizados y aprovechados en
conjunto como una unidad. A diferencia de esto, para tener acceso a un recurso
genético, el recurso biológico necesita pasar por un proceso de transformación que
permita seleccionar y separa los recursos genéticos o productos derivados de éste,
mediante los procedimientos desarrollados para ese fin. De esta forma, para
acceder al recurso genético, se requiere acceder previamente al recurso biológico;
pero el acceso al recurso biológico no implica necesariamente el acceso a los
recursos genéticos. El objeto de acceso es totalmente diferente.

Por otra parte, el acceso a los recursos biológicos ha sido materia de diferentes
regulaciones, las cuales establecen diversos mecanismos legales tales como las
autorizaciones, las concesiones, los permisos de aprovechamiento entre otros. Por
el contrario, los recursos genéticos y su acceso, se encuentran reglamentados en
la citada Decisión. El acceso a los recursos genéticos generalmente involucra un
proceso de investigación tecnológica y su objetivo no es la comercialización del
producto, sino lograr desarrollar un producto nuevo distinto a ese.

5.2.3 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS

La biotecnología ha hecho posible logros altamente beneficiosos para el hombre y

el medio ambiente, como la obtención por primera vez de proteínas humanas en
cantidades suficientes para ser aplicada médicamente, o el desarrollo de semillas
modificadas genéticamente que reducen sustancialmente la aplicación de tóxicos a
los cultivos. Por eso, debe adoptarse una adecuada protección para tales inventos
en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el ADPIC, y que sirva de
 116

estímulo a la industria biotecnológica nacional y extranjera y el desarrollo

competitivo empresarial.

Es importante señalar que la biotecnología está revolucionando la vida del hombre

debido a sus logros en el campo de la salud, la alimentación y el medio ambiente.
Es por esto que las patentes sobre invenciones biotecnológicas, provistas de una
adecuada protección jurídica según los compromisos contraídos en el ADPIC, son
un instrumento definitivo para el desarrollo de nuevas soluciones técnicas que
pueden ser ampliamente aprovechadas por el hombre.

Es conveniente aclarar en este punto que, la objeción ética generalizada que existe
en contra de las patentes de biotecnología en general o en contra de una categoría
entera de las mismas, como por ejemplo, aquellas que utilizan material biológico
humano, resulta imprecisa e inadecuada. Se debe tener en cuenta que la patente
únicamente se otorga previa evaluación objetiva y valoración ética de la invención,
bajo las causales expresas de exclusión establecidas en la legislación. Por
consiguiente, estas invenciones nunca quedan eximidas del juicio ético. Este se
hace siempre de acuerdo al uso normal e intencionado del invento, y de manera
previa y específica para cada caso.

El argumento de que la patente sobre una invención que se basa en un producto

natural instaura derechos sobre la naturaleza, es totalmente equivocado. El juicio
de patentabilidad de la invención biotecnológica debe partir de la necesaria
confrontación de la misma con las condiciones generales de patentabilidad.
Respecto al requisito de la novedad, el descubrimiento de una materia tal como se
encuentra en la naturaleza no es considerado una invención, sino un hallazgo no
patentable. La consideración de los productos o procesos en el área de la
biotecnología como una invención patentable la determina la intervención del
hombre, en un grado tal que no sean considerados como un producto natural o un
 117

proceso esencialmente biológico, es decir, que la naturaleza no pudo haber

obtenido el mismo resultado por sus propios medios.

En el campo de la biología, muchos compuestos se encuentran siempre asociados

en un entorno que obstaculiza su uso directo, por lo que en materia de
investigación, el mérito consiste en ser el primero en aislar la forma o compuesto
que interese, identificarlo, indicar su aplicación industrial y ponerlo a disposición
del público, lo cual era una posibilidad que no permitía la naturaleza. La
intervención del hombre lo convierte en algo no encontrado en la naturaleza y por
consiguiente, patentable. De esta forma se han introducido al mercado sustancias
de enorme valor terapéutico en beneficio del hombre.

En el campo de la agroindustria, se han aislado genes de plantas que al ser

transferidos a otras, mejoran su capacidad de producir sustancias de gran
importancia alimenticia para el hombre. Igualmente se han determinado y aislado
genes que hacen a ciertas plantas resistibles a las plagas, que utilizados en cultivos
modificados producen excelentes resultados de producción y una significativa
reducción en la aplicación de tóxicos a éstos. Las aplicaciones de biotecnología en
cultivos más productivos y menos contaminantes son muy amplia, y bajo esta
consideración Colombia ya adoptó un protocolo de biodiversidad para “vegetales
alterados deliberadamente por la introducción de material genético o la
manipulación de su genoma”. ( Artículo 2° Resolución 3492 de Diciembre de 1998
del ICA “Por el cual se reglamenta y se establece el procedimiento para la
introducción, producción, liberación, y comercialización de Organismos Modificados
Genéticamente (OMG)).

Para quienes siguen la misma posición anteriormente expuesta, la distinción moral

ente el patentamiento de inventos biotecnológicos que se valgan de material
biológico humano o de cualquier otra fuente (vegetal o animal). Desde el punto de
 118

vista científico no tiene sentido distinguir los genes según su fuente. En este
sentido, un informe presentado por la Cámara de la Industria para la Protección de
Cultivos denominado “Protección Jurídica de las invenciones biotecnológicas”
señala que, la patente de invención que se basa en genes humanos no supone que
pueda patentarse la vida humana. El ADN no es vida, sino una sustancia química
que lleva información útil y que tiene gran significado en el desarrollo de la
humanidad sobre todo en el campo de la medicina. Sostiene este documento que,
la patente sobre un invento que involucre sustancias que provengan del hombre,
no confiere a su propietario ningún derecho sobre ningún ser humano. Ningún
hombre es afectado de ninguna manera por la patente, ya que en la mayoría de
los casos la sustancia humana es producida técnicamente mediante la utilización
de organismos unicelulares, por ejemplo.

5.2.4 REVISIÓN DEL TEMA EN LAS NEGOCIACIONES PARA LA

EXPEDICION DE LA DECISIÓN 486 Y TRATAMIENTO DEL TEMA EN
LA NUEVA NORMA

Tomando como marco de referencia las negociaciones que se llevaron a cabo para
el cambio de la Decisión 344 y su adecuación a ADPIC, es importante tener en
cuenta que el tema del patrimonio biológico y genético y los conocimientos
tradicionales era uno de los temas más importantes a tratar y que merecía especial
atención para efectos de su inclusión en la nueva Decisión.

Uno de los temas que necesariamente había que meter dentro de esta revisión era
el de la diversidad biológica y todos sus conjuntos asociados. La base para
comenzar esta tarea era el reconocimiento de la soberanía de los Estados sobre
sus recursos genéticos y biológicos, es decir que solamente los países son los que
pueden decidir cómo manejar estos recursos.
 119

Otro punto neurálgico para incluir dentro de esa revisión era lo relativo a los
conocimientos tradicionales, pues a raíz de la Decisión 391 del Acuerdo de
Cartagena sobre acceso a los recursos genéticos, se especificó que las
comunidades tenían unos derechos determinados, que cuando hubiera acceso a
los recursos genéticos y hubiera conocimiento tradicional asociado a ese acceso,
las comunidades eran las que debían otorgar el permiso a este acceso.

Se empezaron a desarrollar una serie de derechos de las comunidades en torno a

los componentes biológicos y genéticos que se debían tener muy en cuenta.
Adicionalmente, había una discusión muy grande sobre el tema de los
microorganismos por que ADPIC, en su artículo 27 – 3 B no dejaba muy claro si los
microorganismos eran patentables o no y todo el mundo estaba diciendo que si lo
eran. Colombia sostenía la posición de que no eran patentables, a menos que
tuvieran novedad, altura inventiva y aplicación industrial, que son los requisitos de
las patentes. Hubo muchas discusiones respecto a este punto.

La discusión general de cómo era el contexto y la situación entre el comercio, el

medio ambiente y la propiedad industrial a nivel internacional, llevó a los
participantes de este proceso a hacerse la pregunta de qué era patentable y qué
no, y eso fue lo que quedó plasmado en la Decisión 486.

Básicamente, la Decisión 486, después de muchos esfuerzos, establece que no se

considera patentable la materia viva existente en la naturaleza, es decir, todos los
recursos genéticos, biológicos, los microorganismos etc., que existan como tales
en la naturaleza. Si tienen una modificación sustancial de novedad, altura inventiva
y aplicación industrial, podrían llegar a ser patentables. Hay algunas excepciones
como el caso de las variedades vegetales. En Colombia no se pueden patentar
nuevas variedades vegetales por que ya tenemos una Decisión Andina que tiene
un régimen especial de protección a las variedades vegetales, que es la Decisión
 120

345. También, somos miembros de la Unión Internacional de Protección a los

Obtentores de Variedades Vegetales, entonces, la protección que se refiera a este
tema determinado, ya cuenta con un régimen propio y especial que define sus
lineamientos y campo de acción.

Uno de los temas más difíciles de manejar fue determinar en qué radica un
“cambio sustancial” a una materia viva para que se considere que tiene altura
inventiva. Esta es una discusión que aún no se ha terminado. Básicamente, se les
permite a los sistemas de patentes de cada país que determinen cual es el límite
del cambio sustancial. Esto lo determina la Oficina Nacional de Patentes, que en el
caso de Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Para desarrollar
esta labor, los examinadores de patentes generalmente, para patentes
relacionadas con diversidad biológica o patentes de genes, trabajan muy
estrechamente con el Ministerios de medio Ambiente al cual acuden para pedir
información o conceptos relacionados con estas materias. Sin embargo, el trabajo
se hace mucho más a nivel del Instituto Humboldt, que es la entidad encargada
del manejo técnico del tema de la biodiversidad. El Ministerio lo que hace es tomar
decisiones políticas respecto a esas relaciones de propiedad industrial y
biodiversidad.

Respecto al tema de la no patentabilidad, cuando se empezó a discutir sobre lo

que podría llegar a ser objeto de una patente, se estableció que era necesario
determinar lo que definitivamente no era patentable porque se consideraba que
bajo ningún punto de vista podría llegar a llenar los requisitos de una patente, y
respecto a esto se estableció lo siguiente: las plantas como tales, no son
patentables (y adicionalmente, porque como se dijo anteriormente, se tiene el
régimen especial de obtentores para esta materia). Los animales como tales,
tampoco son patentables, ni las diferentes razas animales, ni los procedimientos
esencialmente biológicos.
 121

El tema de los procedimientos biológicos y esencialmente biológicos es muy

complicado. El literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 es una disposición que
contiene algunas inconsistencias de orden técnico referidas a este tema, que se
derivan de su redacción en la cual se dice que no serán patentables “las plantas,
los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de
plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”.
Desde el punto de vista técnico resulta absurda su redacción ya que cualquier
procedimiento biológico es biológico o esencialmente biológico, no hay ninguna
diferenciación. La diferencia que aparentemente se desprende de este literal
obedece a la intención de dejar abierta una posibilidad de que puede llegar a ser
patentado un procedimiento de esta naturaleza. Técnicamente hablando, esto no
tiene ningún sentido ya que todos los procedimientos biológicos son esencialmente
biológicos y no puede ser de otra manera.

Para encontrar una salida a esta discusión, se debe entender que los
procedimientos esencialmente biológicos son aquellos procedimientos en los que el
hombre no tiene ni la más remota posibilidad de intervenir, como es el caso de los
ciclos de los microorganismos o la fotosíntesis, que son esencialmente biológicos
por naturaleza. Ahí el hombre no se puede meter. El resto de procedimientos que
son biológicos pueden llegar a ser objeto de patentabilidad en la medida en que en
cualquiera de las etapas del procedimiento, llegue el hombre y lo modifique, es
decir, lo frene o lo amplíe o la haga cualquier modificación. Básicamente, esa es la
diferencia, donde el hombre puede intervenir y donde no.

Pero entonces, la norma referida establece que no será patentable la producción

de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos: es la negación de
la negación. Es decir, la producción netamente biológica de animales o plantas no
será objeto de patente. Por ejemplo, la obtención normal de razas animales por
medio de procesos de procreación natural en los cuales de dos razas animales
 122

diferentes se crea una tercera nueva, eso no es patentable. Pero es diferente el

caso en el cual la creación de una raza nueva se hace por medio de un
procedimiento in vitro en un laboratorio, por medio de inseminación artificial. Esto
sí puede llegar a ser patentable, el método mismo, pero en este caso se debe
tener en cuenta que los métodos tienen otro régimen diferente y por consiguiente,
no es que sea patentable, sino que tiene otro mecanismo de protección por medio
de los derechos de autor, básicamente por que se consideran investigaciones
científicas y les es aplicable la normatividad establecida para este tipo de
protección por medio de los derechos de autor.

Respecto de la producción microbiológica, también este tema reviste alguna

dificultad porque con los microorganismos se lleva a cabo un procedimiento
conocido como “cultivo de tejidos” y a través de estos cultivos es que se hacen los
cambios específicos para inacular microorganismos en otros organismos diferentes
para conseguir algún tipo de variación genética o fitoquímica etc. Esos
procedimientos de producción microbiana que son biológicos, no son patentables
tampoco, porque no cambian la esencia del microorganismo como tal.

Entonces, lo que no tenga intervención humana no es patentable, ese es el

principio fundamental. Pero entonces, ¿todo lo que tenga intervención humana
puede ser patentable?. Se tiene que definir muy cuidadosamente cual es la
novedad, cual es la altura inventiva y cual es la aplicación industrial para cada caso
en particular.

Respecto de la novedad, es conveniente hacer una precisión relacionada con su

alcance. La novedad en otros países se maneja como la novedad comercial o
relativa. Eso significa que cuando yo presento una patente, el requisito que me
exigen es que no se haya conocido con algún tiempo de anticipación, en algunos
casos es un año, en otros pueden ser cuatro o hasta más para variedades
 123

vegetales. Es decir, que si ya existía hacía seis años, pero nadie lo conocía, no
importa, la persona puede obtener la patente.

En Colombia el caso es diferente: la novedad que se maneja acá es la novedad

absoluta, es decir, que no se haya conocido nunca, que sea realmente una cosa
nueva, no que haya existido anteriormente y de repente es descubierta y se
pretenda patentar. Por eso se establece que los descubrimientos no son
patentables, pues la novedad es absoluta.

En el caso de la biodiversidad, constantemente llegan muchos botánicos a las

selvas y descubren una planta que no está clasificada todavía pero que ha existido
por miles de años, y respecto de ésta, dicen que es nueva y que la quieren
patentar, tanto la planta, como sus usos. Frente a este evento la determinación
que se toma es que esa planta ya existía y por consiguiente no tiene ninguna
novedad y por lo tanto no puede ser patentada. El simple hecho de descubrirla,
no da derecho a apropiarse de ella.

En este punto se presenta otra dificultad con el tema de los microorganismos pues
respecto de las plantas y los animales, se conoce cuántos y cuáles existen y los
datos que se tienen son bastante precisos. Aunque no se han terminado los
inventarios se tiene un amplio conocimiento de lo que hay, pero con los
microorganismos no pasa lo mismo. En esta materia no se conoce casi nada,
entonces básicamente todos los días se están descubriendo microorganismos,
mucho de los cuales son básicos para procedimientos tales como el ciclo de
nutrientes, el mantenimiento de follaje de suelos y una gran cantidad de funciones
del ecosistema que son de vital importancia y se están empezando a utilizar.
Respecto a éstos, no se conocían, no están clasificados y por eso actualmente se
están tratando de patentar.
 124

Cuando se presenta una solicitud para obtener una patente sobre un material
biológico o genético, en general sobre materia viva, ya sea para patentar la
materia viva en sí misma o información basada en ella, se requiere un depósito de
la muestra con el fin de que los examinadores de patentes puedan hacer la
prospección y determinen si efectivamente hubo algún cambio, y si se encuentra o
no en el estado de la técnica y si realmente es nuevo o no. Para llevar a cabo este
depósito la idea es que se cuente con un centro regional y unos centros
nacionales, pero como el mantenimiento de estas muestras es tan costoso, la
Decisión 486 consagra una figura que Colombia propuso, ante la dificultad que
existe para montar un laboratorio que cumpla con todas las especificaciones
requeridas y los costos tan altos que esto implica, que consiste en la posibilidad de
hacer el depósito a través de entidades internacionales reconocidas que ya
cumplan con esa función. Por consiguiente, el solicitante de la patente efectúa el
depósito por ejemplo, en el “Smithsonian Enviromental Research Center (SERC)”
en Estados Unidos y la entidad manda una comunicación manifestando que
efectivamente se encuentra allá y con la información detallada de sus
características. De esta forma, se considera un logro muy interesante que evita a
los países que no cuentan con los recursos suficientes, sufragar la cantidad de
gastos que implica el mantenimiento de las muestras y de las condiciones.
Establece expresamente la norma que: “ serán válidos los depósitos efectuados
ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest
sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines
del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución
reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos”.17

A la pregunta muy común sobre el por qué de la inclusión de todo el tema de la

Biodiversidad dentro del tema de patentes, la respuesta es muy clara y sencilla. Se
ha considerado que todos los niveles de la diversidad biológica, ya sea el nivel

17
Artículo 29, Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, Comunidad Andina.
 125

genético, los ecosistemas o los paisajes, es en primer lugar un bien de la Nación,

es decir, le pertenece a todo el mundo y no a una sola persona individualmente. El
concepto de apropiación de la biodiversidad es muy diferente al concepto de
apropiación de un bien o servicio comercial corriente. Los regímenes de propiedad
industrial, especialmente el régimen de patentes, están dirigidos a bienes que
pueden llegar a ser individualizados y apropiados por una persona; bienes
privados, no colectivos, es decir que solamente se da un título para que una
persona o un representante legal de una entidad pero que de todas formas viene
siendo un individuo, sea el que detente los derechos exclusivos de la patente a su
nombre y sea quien reclame las regalías y aproveche los beneficios de la misma.

En el caso de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales, es absurdo que

una persona patente una especie y después pretenda cobrarle al resto de la
humanidad por su utilización. Respecto de los conocimientos tradicionales, éstos
pertenecen a las comunidades y pueden beneficiar a las comunidades y a nosotros
en un futuro y realmente no podemos decir que una comunidad que tiene un
conocimiento tradicional específico sea la única que tenga ese conocimiento, pues
éste puede existir el mismo conocimiento en otro lugar geográfico totalmente
diferente. Entonces el conocimiento tradicional no necesariamente pertenece sólo
a un grupo tradicional.

La disposición transitoria segunda de la Decisión 486 contiene una frase que causó
grandes disgustos y fue motivo de largas discusiones, pero que se tenía que
incluir. Establece dicha disposición que los microorganismos serán patentables,
hasta tanto se adopten las medidas distintas resultantes del examen previsto en el
apartado B del artículo 23, numeral 3 del ADPIC; es decir, que el tema de los
microorganismos sería definido, una vez se estableciera qué iba a pasar con éstos
en el marco de la OMC. De manera general se consideraba que los
microorganismos no eran patentables, pero en caso de que tuvieran los requisitos
 126

de patentabilidad, podrían llegar a ser objeto de una patente. Lo mismo se decía

respecto de los procedimientos para la producción de resultados de una
investigación microbiológica.

ADPIC no fue muy claro en este punto pues dice que las partes podrán definir si
quieren patentar o no microorganismos, está en un lenguaje muy ambiguo. En las
negociaciones hubo algunas posiciones bastante restrictivas, especialmente por
parte de Venezuela en contra de aplicar un lenguaje tajante y más definitivo frente
al tema de los microorganismos; entonces, confiados en que vamos a realizar una
excelente labor en las negociaciones de la OMC respecto de este controversial
tema, se dejó de esta forma esta disposición, dejando en stand – by el tema de los
microorganismos.

Sin embargo, es importante aclarar que el tema de los microorganismos debe

leerse en concordancia con el artículo 15 de la Decisión 486, el cual establece lo
que no se considera como invención. Por consiguiente, cuando se dice que no se
considera como invención los descubrimientos, se entiende que los
microorganismos que se encuentren en el suelo, no son patentables, y que todo o
parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza no son
invenciones, entonces esos microorganismos que se encuentran como tal en la
naturaleza, no son patentables.

5.2.5 LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Otro punto para analizar dentro del tema del patrimonio biológico y genético y los
conocimientos tradicionales es el relacionado con la descripción de los
procedimientos de solicitud de una patente. Establece el literal H del artículo 25 de
la Decisión 486 que la solicitud para obtener una patente de invención debe
 127

contener, entre otros requisitos, “la copia del contrato de acceso, cuando los
productos o procedimientos cuya patente se solicita, han sido obtenidos o
desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los
que cualquiera de los Países Miembros es país de origen”. Frente a la anterior
decisión, ésta consagra unos nuevos requisitos que hace referencia al tema del
acceso lícito a los recursos genéticos.

Este punto puede considerarse como un aporte netamente colombiano, porque

Colombia cuenta con legislación nacional que protege a las comunidades indígenas
y además existe la Decisión 391 de la Comunidad Andina, la cual establece en una
Disposición Transitoria que cuando las oficinas nacionales de patentes reciban una
solicitud de patente que esté basada en un recurso genético de cualquiera de los
países de la subregión andina, se debe solicitar el número del contrato de acceso
al recurso genético, con el fin de asegurarse de que si se accedió lícitamente a ese
recurso, que el Estado si tuvo conocimiento de tal acceso y que si va a efectuarse
una distribución de beneficios equitativa.

Este artículo transitorio de la Decisión 391 se introdujo en la Decisión 486 y

adicionalmente al requisito de presentación de una copia del contrato de acceso,
se incluyó el requisito de presentación del consentimiento fundamentado previo de
las comunidades tradicionales, en el caso de haberse accedido a los conocimientos
tradicionales, como se desprende del literal i) del artículo 25 de la Decisión, el cual
dispone que la solicitud para obtener una patente debe contener: “ de ser el caso,
la copia del documento que acredite la licencia o autorización del uso de los
conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o
locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya
protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de
 128

acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y

reglamentaciones vigentes”.

Para llegar a este acuerdo con las comunidades indígenas, existe en Colombia el
Decreto 1320 del 13 de Julio de 1998, que establece los métodos de consulta con
las comunidades indígenas. De esta forma, se acude a la comunidad, se desarrolla
un mecanismo de consulta con ellos en el cual se les explica qué es lo que se
pretende hacer y la comunidad, dependiendo de sus características y funciones
sociales, lleva a cabo una junta al final de la cual toda la comunidad toma la
decisión de otorgar el permiso o negarlo. En algunas ocasiones las comunidades
manifiestan algo de resistencia a este tipo de procesos, pero el éxito del proceso
depende de la forma cómo se haga el acercamiento y la comunicación que se logre
establecer con ellos. Uno de los puntos más discutidos en el desarrollo de esta
labor es la distribución de beneficios entre las comunidades tradicionales y quienes
buscan utilizar sus conocimientos. Se busca que esta distribución sea equitativa y
justa, puede ser monetaria o no dependiendo del tipo de acceso, y constituye uno
de los requisitos exigidos dentro de este contrato.

La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la

biodiversidad es uno de los principales mandatos del Convenio de Diversidad
Biológica. En el contexto de acceso a los recursos genéticos, este tema cobra gran
importancia debido a los beneficios directos e indirectos que esta actividad puede
generar, e involucra a la sociedad colombiana en su conjunto y no sólo a las
comunidades indígenas, negras y locales.

Existen muchos libros de Meobotánica que describen detalladamente las

comunidades indígenas y sus características, sus ritos y los usos que conocen de
cada planta. Esta es información que se considera que ya está en el Estado de la
Técnica, es decir, que no es patentable. Esta información se ha logrado recolectar
 129

por la confianza que antes tenían las comunidades indígenas en los sociólogos o
las personas que acudían a ellas en busca de información, pero actualmente esta
confianza se ha debilitado porque han visto cómo, todo lo que han enseñado ha
sido mal utilizado y desviado para lucros propios de quienes se aprovechan de
esto.

El tema de la base de datos ha sido una herramienta que ha funcionado muy bien,
y tiene como ejemplar a la India, donde se tiene bases de datos excelentes para
tener en el conocimiento público a los conocimientos tradicionales; inclusive alguno
de éstos que no se quieren mantener como públicos se han clasificado como
secretos industriales. Actualmente, está abierta la posibilidad de que se elaboren
nuevas bases de datos, pero como se dijo anteriormente, los investigadores han
encontrado mucha resistencia por parte de las comunidades indígenas para
transmitir sus conocimientos.

No obstante lo anterior, este tema de la base de datos encuentra algunos

opositores quienes consideran que mediante este instrumento, puede que los
conocimientos tradicionales se pongan en conocimiento público y ya no sean
patentables por parte de terceros, pero también les sustrae la posibilidad a las
comunidades de explotarlos comercialmente hablando y de que las regalías
recibidas por sus conocimientos sean exclusivamente de ellos. Por esta razón se
considera por parte de algunos, como un arma de doble filo.

La idea entonces, es crear un sistema sui géneris específico para la protección de

los conocimientos tradicionales y ese es un próximo paso que se seguirá en la
Comunidad Andina. Ya se están empezando a analizar cuáles serían los
mecanismos para cumplir esta labor, y en el orden nacional, ya se han puesto en
movimiento los mecanismos de concertación para lograr este objetivo.
 130

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO

Una de las intenciones más marcadas de los negociadores de esta nueva

normativa andina, fue la de unificar los procedimientos y facilitar los trámites.
Dentro de los intereses fundamentales que presentó Colombia, siguiendo lo
requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio, estaba el de lograr
simplificar los trámites y dar una mayor agilidad, así como también eliminar
actuaciones inoficiosas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio,
todo esto teniendo en cuenta el retraso que se presentaba en nuestro país en los
trámites que tienen que ver con los derechos de Propiedad Industrial.

Siguiendo este planteamiento expresado por Colombia en las negociaciones, se

introdujeron en la nueva Decisión varios artículos sobre trámites que buscaron
cumplir con los objetivos fijados. En este sentido se tuvieron en cuenta también las
Recomendaciones de la OMPI para adecuar los trámites existentes a las
disposiciones de los últimos acuerdos internacionales en materia de Propiedad
Industrial.
La propuesta en general buscó reducir al máximo los términos y evitar las
prórrogas. Se prefería extender los términos, de manera que fueran suficientes
para los solicitantes y para la autoridad competente, puesto que era un hecho que
cada vez que existía la posibilidad de una prórroga, ésta era utilizada,
aumentándose así el trabajo de la administración. Después de las negociaciones
quedaron unos términos más amplios, pero sin prórroga y otros prorrogables, pero
por una sola vez.

Respecto de las notificaciones, el artículo 6 de la Decisión 486 estableció un

cambio importante a nivel nacional, puesto que abrió la posibilidad para que la
Superintendencia de Industria y Comercio estableciera su propio sistema de
notificaciones. El artículo 6 dice lo siguiente: "La oficina nacional competente
 131

podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar

adecuadamente sus decisiones a los interesados." A este artículo se llegó después
de una propuesta hecha por Colombia durante la reunión de expertos de la
Comunidad Andina realizada en Caracas en 1999, en la cual se explicó que en
Colombia por el hecho de usar la palabra "notificación", debía realizarse todo un
trabajo donde debía intervenir la administración conforme a lo establecido en los
códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo.

5.3 IDIOMAS

Este tema es regulado en la Decisión 486 en los artículos. 7 y 8, en los cuales se

establece que el idioma oficial para la presentación de documentos y solicitudes
ante la oficina nacional competente es el castellano. Si se presentan documentos
en otro idioma, bastará una traducción simple y la Superintendencia de Industria y
Comercio en Colombia o la respectiva oficina nacional competente en los demás
países, tiene la facultad de decidir cuándo un determinado documento no requiere
traducción. Esta regulación significa un avance en tanto que sigue con el
lineamiento general de la Decisión que busca simplificar los trámites.

5.4 REIVINDICACION DE PRIORIDAD

Se regula en el artículo 9 de la Decisión 486 el cual establece que: "La primera

solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño
industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una
autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese
vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que
establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un
derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro
 132

respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad

serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial".

El efecto que tiene un derecho de prioridad es que cuando este se invoca, la

oficina nacional revisará los requisitos para otorgar un derecho de propiedad
industrial no desde la fecha de la nueva solicitud, sino desde la fecha en que se
presentó la primera solicitud en uno de los países miembros.

La mención que se hace en este artículo de los compromisos internacionales de

Colombia y los países andinos, concernientes al otorgamiento del derecho de
prioridad a quienes tuviesen algún acuerdo internacional con ellos, podría
calificarse como una excepción a los principios de Trato Nacional y Nación Más
Favorecida. Esta excepción viene desde el Convenio de París y fue posteriormente
aceptada por la OMC, de tal forma que prácticamente cobija a todos los países,
puesto que involucra a todos los países del Convenio de París. En el momento en
que se debían hacer las correspondientes notificaciones sobre las excepciones a
estos principios (como lo establece la Decisión 486), la OMC expresó que el
Convenio de París no tenía que ser objeto de notificación porque se sobreentendía
que todos los países de la OMC aceptaban el Convenio de París, por lo tanto el
derecho de prioridad regulado en dicho convenio se debía aplicar en ADPIC sin
considerar esto una excepción.

5.5 DESISITIMIENTO Y ABANDONO

El tema del desistimiento es regulado en el artículo 12 de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina al expresar que: "El solicitante podrá desistir de su solicitud en
cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud de patente o de
 133

registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la declaración de la

oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de presentación atribuida."

En el artículo 13 se hace referencia al abandono del trámite de la solicitud,

diciendo: "Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación a los casos de
abandono del trámite de la solicitud, en lo que fuere pertinente". En este tema se
presentó una discusión, porque la Superintendencia de Industria y Comercio buscó
introducir una figura en la que si una persona le hace una solicitud para que le
otorgue uno de los derechos de propiedad industrial y la Superintendencia se lo
devolvía porque le faltaba alguno de los requisitos, la persona podía volver a
presentar la solicitud y la Superintendencia debía revisarla nuevamente. Si
consideraba que no había cumplido con el requisito nuevamente, podía declarar el
abandono de la solicitud.

Esta petición no fue aceptada por los países andinos, porque consideraban que con
ella se daría demasiada discrecionalidad a la Oficina Nacional Competente para
decidir cuando una solicitud corregida no se aceptaba, porque declarar el
abandono tenía como efecto que se entendía que nunca se había presentado la
solicitud. Por esta razón la propuesta no fue aceptada y el tema se reguló en el
artículo 39, inciso 2 de la Decisión 486 de la siguiente manera:

"Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos

indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin
perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la
solicitud."

5.6 PATENTES DE INVENCION

 134

Este fue el tema de mayor controversia durante las negociaciones que culminaron
con la Decisión 486, porque en el mismo se involucran muchos intereses de
diferente tipo y sobre todo económicos. Cuando se otorga una patente, de alguna
manera se está consolidando para su titular una situación monopólica en la cual se
le confieren derechos exclusivos.

Al hablar de patentes la discusión necesariamente se centra en las patentes de

productos farmacéuticos, puesto que es sobre estos productos que recaen la
mayoría de estos monopolios. Las empresas a nivel mundial invierten gran
cantidad de dinero en la consecución de estas patentes, a través de sus
investigaciones. Frente a esta realidad aparecen en el escenario dos grupos de
presión con posiciones contrarias con respecto a este tema que son, por una parte
las empresas nacionales y por otra las multinacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante desarrollar el tema de patentes, así

como los cambios introducidos en la nueva Decisión de la Comunidad Andina, lo
cual se hará siguiendo el orden de sus artículos de la siguiente forma:

5.6.1 Requisitos de Patentabilidad:

El artículo 14 de la Decisión 486 establece, siguiendo los lineamientos del

ADPIC en su artículo 27 y acorde con el artículo 1 de la Decisión 344, que se
otorgarán patentes para las invenciones "que sean de producto o procedimiento".
Bajo esta regulación se hace evidente que la protección que se deriva de las
patentes no se otorga para un uso que se le dé a algo, sino que se otorgará para
nuevos productos o procedimientos, surgidos en cualquier campo de la tecnología,
siempre que estos cumplan con los requisitos regulados en este artículo que son
 135

que la invención debe ser nueva, tener nivel inventivo y ser susceptible de
aplicación industrial. Estos requisitos serán explicados mas adelante.

El artículo 15 de la Decisión 486 regula en los literales a) al f), aquellas cosas

que no se consideran invenciones. Estos literales representan los casos en que
algo no es patentable por el hecho de no ser una invención, a diferencia de
aquellas cosas que no son patentables por la simple razón de que así lo establece
la Decisión, como se verá más adelante. En este orden de ideas, no se
consideran invenciones:

El literal a) se refiere a "los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos

matemáticos." Viene igual desde el artículo 6 literal a) de la Decisión 344.

El literal b) habla de "el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la
naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de
cualquier ser vivo natural;" Este literal se encontraba regulado en la Decisión. 344
en el artículo 6, literal b), pero allí se refería al tema de una manera más general,
diciendo que no es invención lo que tiene por objeto materias que ya existen en la
naturaleza o una réplica de las mismas. Es evidente que en la Decisión anterior
cuando se decía “materias”, se incluye lo que hoy en la Decisión.486 dice “seres
vivos, procesos biológicos, material biológico y genoma o germoplasma”. Es así
como en la nueva Decisión se quiso especificar un poco más esta expresión para
hacerla más concreta.

Por otra parte al incluirse bajo la regulación anterior las réplicas de elementos que
existan en la naturaleza, como materias que no se consideran invención, se podía
entender que una réplica artificial de un producto natural no podía ser patentable,
 136

es decir, que por ejemplo la sangre artificial no podía ser objeto de patente porque
era una réplica de la sangre. Luego para aclarar este punto se decidió suprimir la
palabra réplica y se estableció la actual regulación del literal b), con lo cual queda
claro que los productos objeto de amplia tecnología, sí son patentables en la
Comunidad Andina. Es decir que por ejemplo es claro que el páncreas o la insulina
como tal no son patentables, pero si alguien se inventa un procedimiento para
hacer que un páncreas produzca insulina, ese procedimiento si es patentable. Si se
extrae una enzima del páncreas y se aísla, esa enzima igualmente no es patentable
(lo que sí es patentable en Estados Unidos, tal como lo es el genoma humano.
Cuando los científicos aíslan una línea del genoma humano eso es patentable en
Estados unidos, pero no en Colombia). Si alguien inventa una insulina artificial, esa
insulina si es patentable.

Es importante tener en cuenta que en las dos Decisiones se aclara que estos
elementos tienen que ser "existentes en la naturaleza". Esto se explica en el hecho
de que en la Comunidad Andina se ha constituido en orientación general el hecho
de que no se puedan patentar las cosas que se encuentran en la naturaleza, así
como tampoco los seres vivos en todo, ni en parte.

En el literal c) se incluyen como cosas que no se consideran invenciones, "las

obras literarias y artísticas o cualquiera protegida por derechos de autor". El mismo
tema es tratado en el literal c) del artículo 6 de la Decisión 344, en la que además
se agregaba: "o cualquier otra creación estética". Esta última parte se suprimió en
la nueva Decisión por razones técnicas, con el objeto de poner una referencia más
adecuada a los términos que se usan en otras disposiciones respecto a los
derechos de autor.

El literal d) excluye de patentabilidad, por no considerarlos invenciones "los

planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
 137

actividades económico-comerciales", lo cual se establecía de la misma manera en

la Decisión 344, artículo 6 literal d).

El literal e) expresa que no son invenciones: "los programas de ordenadores o el

soporte lógico, como tales". Esta misma exclusión se encontraba en la Decisión
344 en el artículo 6 literal d), sin embargo, en la nueva Decisión se agrega la parte
que dice "como tales". En sentido estricto esta exclusión estaría contenida en el
literal c) del artículo. 15 de la Decisión 486, la cual hace referencia a derechos de
autor. En este literal se quiso hacer una mención especial porque el software
eventualmente puede ser protegido por patente cuando su naturaleza sea
inescindible con otra invención, pero si no es este el caso, sino que se trata de
programas o soporte lógico separados o en si mismos ("como tales"), no se
consideran invenciones y no serán protegidas por patentes.

El literal f) dice que no se consideran como invenciones las formas de presentar

información. Es igual al literal e) del artículo 6 de la Decisión 344.

El artículo 16 de la Decisión 486 explica que una invención se considera nueva

cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; el estado de la técnica
comprenderá:
-“todo lo que haya sido accesible al público,
- por una descripción escrita u oral,
- utilización,
- comercialización o
- cualquier otro medio,
- antes de la fecha de presentación de la solicitud o en su caso de la prioridad
reconocida".
 138

Lo que esta estableciendo este artículo es que una invención es nueva cuando no
ha sido accesible al público (porque ahí ya esta dentro del estado de la técnica).
Uno de los mayores problemas de las compañías en estos temas es que lanzan
productos para ver como responde el mercado, se comercializa y al darse cuenta
de que era un producto creativo, de alto nivel inventivo, ya ha perdido la novedad
porque se hizo accesible al público.

Sin embargo, frente a este tema hay una excepción que consiste en que un haya
salido al mercado a través de una feria, exposición o reunión del gremio (este
tema lo analizaremos más adelante), en este caso la invención tendrá protección a
través de una patente y se considerará como fecha de presentación de la solicitud
la de la feria o exposición.

Por su parte el inciso 2 del artículo 16 de la Decisión 486 aclara que cuando
se hace referencia al punto de la novedad también se considera que algo está en
el estado de la técnica cuando hay una solicitud de la patente en trámite cuya
fecha de presentación o prioridad es anterior a la fecha de presentación o prioridad
de la solicitud que se esta examinando. Lo que se mira específicamente es el
contenido de la solicitud, eso es lo que está en el estado de la técnica o no. En
este punto hay una diferencia con la Decisión 344 en su artículo 2 porque dice que
se mira el contenido de la solicitud cuya fecha de presentación o prioridad fuese
anterior a la "fecha de prioridad" de la que se está examinando. Acá no se está
poniendo la "fecha de presentación de la segunda. Lo que está diciendo es que la
invención es nueva cuando no está en el estado de la técnica, es decir, que no ha
sido accesible al público. Luego, cuando se está determinando específicamente la
novedad, se mira que no haya existido otra solicitud que se esté examinando con
el mismo contenido y que haya sido presentada antes de la fecha de presentación
de esta o de prioridad.
 139

Podemos concluir entonces que en general, algo está en el estado de la técnica

cuando ha sido accesible al público, pero en lo que tiene que ver con la
determinación de la novedad, se debe además mirar si hay otra solicitud cuyo
contenido haga que la invención de la que se trata ya este en el estado de la
técnica.

Respecto al derecho de prioridad, podemos decir que, el efecto que tiene la

reivindicación de una fecha de prioridad es que ya no se mira el estado de la
técnica desde la fecha de la solicitud, sino desde la fecha desde la que se
reivindicó prioridad. Esto constituye un beneficio para el solicitante, puesto que no
se tiene en cuenta el estado de la técnica entre la fecha que se alega la
reivindicación de prioridad y la fecha en que se presentó la primera solicitud.

El artículo 17 de la Decisión 486 dice que para efectos de determinar la

patentabilidad, no se toma en cuenta la divulgación dentro del año anterior a la
fecha de solicitud o prioridad si esta se invocó, siempre que la divulgación
provenga de... Este artículo hace referencia a excepciones al artículo anterior, en
tanto que son casos en que, así haya sido accesible al público, eso no se tendrá en
cuenta para determinar la patentabilidad.

Se presentan algunos cambios en relación con la Decisión 344, debido a que en

ella se decía que la divulgación debía referirse al contenido de la patente. Esto se
suprime porque se hace obvio por el contenido del artículo que la divulgación será
de aquello que esta contenido en la patente. Por otra parte antes se hablaba de
que la prioridad fuera reivindicada y ahora se refiera a la prioridad invocada. Este
tipo de cambios se dan por razones técnicas. La palabra "reivindicación" tiene una
connotación específica; se trata de pedir protección sobre algo. Cuando se habla
de prioridad se usa la palabra "invocar" porque esta no se reivindica, sino que se
invoca, puesto que se trata de pedir el derecho que le asiste a una persona. Este
 140

derecho en este caso se concreta en que la solicitud presentada en el año

siguiente a la primera solicitud presentada en alguno de los países se beneficie con
la primera fecha de presentación, es decir, que los requisitos de patentabilidad se
miran desde ese momento.

Las excepciones contenidas en este artículo se concretan en los casos en que la

divulgación proviene de:

Literal a) el inventor o su causahabiente.

Literal b) la Oficina Nacional Competente que contraviniendo la norma que rige la

materia publique el contenido de solicitud de la patente.

Literal c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente

del inventor o su causahabiente.

En la anterior Decisión en el artículo 3 se incluían los literales d) y e), pero hoy se

entienden incluidos en los literales c) y a) del artículo 17 de la Decisión 486,
respectivamente.

El artículo 18 de la Decisión 486 se refiere al segundo de los requisitos de

patentabilidad que es el nivel inventivo, estableciendo que se considera que lo hay
si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente de estado de la técnica. Este artículo corresponde al artículo 4
de la Decisión 344 y se tratan de manera igual.
 141

El artículo 19 de la Decisión 486 se refiere al tercer requisito que establece la

misma para que una invención sea patentable, es decir, la aplicación industrial.
Este requisito se concreta en que el objeto de la invención pueda ser producido o
utilizado en cualquier tipo de industria. Se entiende por industria la referida a
cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Este artículo viene igual
desde la Decisión 344 en su artículo 5.

El artículo 20 de la Decisión 486 se refiere a aquellas materias que no son

patentables. Corresponde al artículo 7 de la Decisión 344. Los literales del artículo
20 incluyen:

a) las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el

orden público o la moral. El literal a) del artículo 7 de la Decisión 344, que
regulaba el mismo evento, incluía también las buenas costumbres. La razón para
excluir las buenas costumbres en la nueva Decisión es que con ella se está
buscando una adaptación formal a los términos exactos que tiene el ADPIC, el cual
sólo se refiere al orden público y la moralidad en su artículo 27. Lo que se está
queriendo decir es que no puede excluirse algo de patentabilidad solamente por
una prohibición que provenga de la legislación interna. Si bien la producción de un
arma de fuego puede ser contraria al orden público, no sólo porque exista una ley
que la prohiba, puede considerarse que esta fuera de patentabilidad. Un ejemplo
de lo que se dice en este literal, puede ser la prohibición de patentar un aparato
que sea novedoso y ayude al suicidio, puesto que este realmente esta en contra de
la moral.

En este literal se aclara qué será considerado como contrario al orden público o la
moral, cuando establece lo que no se considera contrario a los mismos.
 142

b) las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para proteger la

salud o la vida de personas o animales o para preservar vegetales o el medio
ambiente. Al igual que en el inciso anterior, en este caso la prohibición se ajusta a
los términos exactos del ADPIC y no puede ampliarse por prohibiciones que surjan
de disposiciones de la legislación interna de los países.

c) las plantas, animales y procedimientos esencialmente biológicos para la

producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos. Este literal presenta un cambio fundamental en dos aspectos: En
primera medida se agregaron expresamente las plantas, puesto que bajo la
Decisión 344 se hablaba de "especies y razas animales y procedimientos
esencialmente biológicos para su obtención". El hecho de agregar las plantas creó
una importante discusión, puesto que se hizo necesario aclarar cuál sería el
sistema de protección de las mismas.

Cabe decir que la redacción de este literal no es clara, puesto que se trata de una
negación de la negación, que termina prohibiendo la patentabilidad de todo
aquello que no tenga intervención humana. Un ejemplo de esto puede ser la
prohibición de patentar la fotosíntesis, la cual se trata de un procedimiento
esencialmente biológico en el que el hombre no interviene.

Cuando se hacen exclusiones a la patentabilidad, estas no necesariamente

implican cosas que no ampara el derecho por cualquier otra modalidad de
protección. Es así como el software por ejemplo, se excluye de patentabilidad,
pero se protege por derechos de autor. En el caso de las plantas pasa lo mismo,
los países para proteger las plantas podían acoger el mecanismo de patentes u
otro diferente, sui generis. Esta posibilidad se encuentra planteada en el artículo
27, numeral 3, literal b) de ADPIC, al decir que los miembros podrán excluir de
patentabilidad "las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los
 143

procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales,

que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los
miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante
patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de
aquellas y éste".

En el caso colombiano, existe un sistema independiente que se refiere a la

modalidad de protección de variedades vegetales bajo la figura de "derechos de
obtentor", luego, cuando las plantas se protegen de alguna forma se hará a través
de derechos de obtentor, los cuales se encuentran regulados en la Decisión 345 de
la Comunidad Andina, como anteriormente se explicó. Con la expedición de la
Decisión 486 quedó claro entonces, que ya no existe la posibilidad de escoger el
sistema de protección, puesto que las plantas no serán patentables, siempre se
protegen por derechos de obtentor.

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos. En la Decisión 344 estos se excluyen de

patentabilidad, pero porque no se consideran invenciones, como lo dice el artículo
6. La nueva Decisión cambió la ubicación de este literal, puesto que estos métodos
pueden protegerse por otros mecanismos diferentes al de patentes, luego ya no
están dentro de aquellas cosas que no se consideran invenciones, sino dentro de
las que no se pueden patentar. Así está establecido en el artículo. 27, numeral 3,
literal a) de ADPIC, el cual se refiere a la posibilidad que tienen los miembros de
excluir de patentabilidad "los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos
para el tratamiento de personas o animales".

Con respecto a las cosas que no son patentables la Decisión 486 representa un
avance en lo que tiene que ver con los medicamentos esenciales de la OMS
(Organización Mundial de la Salud). La Decisión 344 en su artículo 7 incluía, en su
literal e), como no patentables estos medicamentos. Esta prohibición fue levantada
 144

por la Decisión 486, porque se consideró que estos medicamentos por su

naturaleza ya no eran patentables por llevar mucho tiempo en el mercado, así que
la prohibición sobraba, además porque se podía prestar para confusiones cuando
decía "las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista
de medicamentos esenciales de la OMS". Se quitó porque eso podría significar que
una invención relativa a uno de esos medicamentos, no podría ser patentable. Por
ejemplo, la Aspirina no es una invención patentable, pero si se hiciera una
invención relativa a la Aspirina, así fuera algo novedoso, se excluía de
patentabilidad porque era relativo a uno de esos medicamentos. Sin embargo, la
eliminación de esta prohibición no implicó que fueran patentables los nuevos usos
que se les encontraran a esos medicamentos. Por eso, para eliminar esa
prohibición se tuvo en cuenta que se mantuviera la prohibición del patentamiento
a segundos usos.

5.6.2 Segundos usos

Durante las negociaciones de los países de la Comunidad Andina para adaptar la
nueva Decisión sobre derechos de Propiedad Industrial, este fue uno de los temas
de mayor importancia y discusión, por su significado y relevancia internacional.
Cuando se habla de segundos usos se hace referencia al evento en que sobre un
producto ya patentado, podía otorgarse una nueva patente por encontrársele un
nuevo uso.

El artículo 21 de la Decisión 486 se refiere al tema de los segundos usos. De

igual forma la Decisión 344 en su artículo 16 expresaba, que "los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán
objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso diferente al
originalmente comprendido por la patente inicial."
 145

A esto se le llama prohibición de patente de segundo uso, sin embargo, las

patentes se refieren a productos o procedimientos. En la Comunidad Andina no
existen patentes de uso, el uso no es objeto de patentes, es simplemente un
elemento para el análisis de patentabilidad.

Este fue uno de los temas en los que los diferentes países no lograron un acuerdo
para hacer la modificación al artículo y se presentaron varias discusiones dentro de
las cuales se presentaron básicamente dos posiciones encontradas. Frente al tema
de los segundos usos dentro de las discusiones al interior de la Comunidad Andina,
las industrias farmacéuticas multinacionales, que estaban a favor del
patentamiento de segundos usos, plantearon lo siguiente:

Es segundo uso, "un uso o la aplicación encontrada a una molécula o a una

substancia ya conocida o ya patentada, diferente al uso conocido de la misma"18.
El hecho de encontrar este nuevo uso supone un proceso investigativo y una
contribución a la técnica que se concreta en una solución nueva hasta ese
momento desconocida.

Por otra parte aseguraban que la patentabilidad de estos segundos usos era un
problema de interpretación, puesto que en desarrollo de la Decisión 344, países
como Venezuela y Perú otorgaron patentes de segundos usos, cuando se cumplían
los requisitos de patentabilidad.

Además argumentaban que los ADPIC no establecían los segundos usos como una
excepción de patentabilidad, por lo tanto entendían que la Decisión 344 estaba
violando los principios de ese acuerdo al excluir de patentabilidad los segundos
usos.

18
Consejo Superior de Comercio Exterior, Actualización de la Decisión 344 a los ADPIC
 146

Por último, expresaban las industrias multinacionales, que los segundos usos no
son un tema que preocupe exclusivamente al sector farmacéutico. Ellas opinaron
que en cualquier campo, si se cumplen los requisitos de patentabilidad, se
deberían otorgar patentes de segundos usos.

Contrario a esta posición aparece la opinión de las industrias farmacéuticas

nacionales, en contra del patentamiento de segundos usos, quienes manifestaron
lo siguiente:

Los segundos usos no son invenciones, sino descubrimientos, los cuales por su
naturaleza carecen totalmente de altura inventiva y por lo tanto no son
patentables. Por otra parte opinaban que los segundos usos por lo general no son
susceptibles de aplicación industrial, puesto que se restringen a dar instrucciones a
médicos o pacientes sobre la forma como deben usar un producto ya conocido
para tratar una patología diferente a la que originalmente usa el producto.

También afirmaban los nacionales que los costos sociales por otorgar patentes de
segundos usos serían incalculables y que además se negaría la aspiración de
quienes buscan explotar el producto una vez se termine el monopolio que otorga el
Estado al titular de una patente.

Además según esta corriente, la prohibición que establecía la Decisión 344 en su

artículo 16, era coherente con otras disposiciones de la misma, lo que implicaría
que si se omite, se debería cambiar la Decisión en varios puntos.

Con respecto a este tema es importante analizar lo planteado por el Tribunal

Andino de Justicia.
 147

5.6.2.1 Posición del Tribunal Andino de Justicia sobre el Patentamiento

de Segundos Usos

El Tribunal Andino de Justicia definió su posición respecto del tema de segundos

usos en una sentencia dictada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil uno
(2001) en el PROCESO 89 – AI – 2000, por medio de la cual resuelve una acción
de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina
contra la República de Perú, alegando incumplimiento de los artículos 4 del
Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión, así como
de la Resolución 406 de la Secretaría General.

Como antecedentes más importantes dentro del referido proceso se tienen los
siguientes:

El escrito presentado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y

Capital Nacionales del Perú (ADIFAN) el 3 de noviembre de 1999 a la Secretaría
General por medio del cual se informa que la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Industrial (INDECOPI) había otorgado una patente de invención al
producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA,
a favor de PFIZER, vulnerando lo establecido en el artículo 16 de la Decisión 344,
puesto que el producto mencionado ya había sido patentado previamente.

La Nota de Observaciones SG-F/2.1/02978-1999 remitida por la Secretaría General

el 17 de diciembre de 1999 al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú (MITINCI)en la cual manifiesta
que el Gobierno de Perú, al otorgar la patente de segundo uso, estaría incurriendo
 148

en un incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas de la

Comunidad Andina que rigen la materia.

La Resolución 358 expedida por la Secretaría General el 11 de febrero de 2000 la

cual contiene el dictamen 09-2000 de Incumplimiento por parte del Gobierno de
Perú en la aplicación de la Decisión 344.

La Resolución 406 del 22 de junio de 2000 mediante la cual la Secretaría General

dio respuesta a los memoriales presentados por PFIZER, MITINCI Y ALAFARVE
revocando la Resolución 358 debido a que adolecía de vicios procesales, los cuales
eran causal de anulabilidad del acto y así mismo dictaminó el incumplimiento por
parte del mencionado Gobierno del artículo 16 de la norma comunitaria.
El Decreto Supremo No. 010-97-ITINCI por medio del cual el Gobierno de Perú
“aclara” e “interpreta” varios artículos de la Decisión 344. El artículo 4 del referido
Decreto establece que “De conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo
No. 823 un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto de
una nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 del
Decreto Legislativo No. 823”.

La demanda presentada por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra

la República del Perú por la actuación de la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Industrial – INDECOPI –por haber concedido una patente de
segundo uso al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE
LA IMPOTENCIA, incumpliendo de esta forma el artículo 4 del tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artículo 16 de la Decisión 344 y
la Resolución 406 de la Secretaría General. La demandante deja en claro que tras
revisar la totalidad del expediente administrativo nacional pudo comprobar que la
patente objeto de este pronunciamiento estaba referida a un segundo uso de un
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producto ya patentado y no, como afirmaron equivocadamente ADIFAN y el

Gobierno Peruano, a una patente de producto. El motivo concreto de esta
demanda es la aplicación indebida del artículo 16 de la Decisión 344, que impide
que en los Países Miembros de la Comunidad Andina se pueda conceder una
patente de invención a usos distintos o segundos usos de productos o
procedimientos ya patentados.

La contestación de la demanda presentada por la República de Perú en la cual

establece entre otros argumentos, que la patente estaba correctamente concedida
por cuanto cumplía con los requisitos que señala el artículo 1 de la Decisión 344,
novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Como coadyuvancias dentro del proceso en cuestión se tiene en primer lugar, el

Memorial presentado por La Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y
Capital Nacionales – (ADIFAN) del Perú como coadyuvante de la Secretaría General
en el cual argumenta principalmente que en cuanto a la patente otorgada, ésta se
refiere al uso de la Pirazolopirimidinona que es un compuesto con la denominación
química SILDENAFIL, comercializado por PFIZER bajo la marca VIAGRA utilizada en
el tratamiento de la disfunción eréctil, por lo cual la patente cuestionada, no
protege un producto ni un procedimiento, sino un segundo uso del SILDENAFIL,
diferente al uso original que era el tratamiento de afecciones cardiovasculares.
Adicionalmente señala que comparte la opinión de la Secretaría General en el
sentido de que dentro del ADPIC no existe mención alguna referida a los segundos
usos, y por lo tanto, los Países Miembros no están obligados a conceder patentes
de segundo uso sino a respetar lo señalado en el ADPIC, que solamente se refiere
a las patentes de productos y procedimientos.

Por otra parte, se tiene el Memorial presentado por PFIZER como coadyuvante de
la República del Perú en el cual señala entre otros argumentos, que el proceso
 150

debe culminar con una sentencia que declare la inaplicabilidad de la Resolución

No. 406 de la Secretaría General, puesto que dicho órgano se encontraba impedido
para formular la Acción de Incumplimiento por no haber cumplido con los
presupuestos procesales indispensables para su ejercicio. De esta misma manera
señala que el Tribunal debe tener en cuenta que lo que cuestiona es que en mérito
de una interpretación novedosa, no conocida previamente ni divulgada efectuada
sobre la patente en cuestión, la Secretaría pueda concluir que esa interpretación
bajo la cual se concedió anteriormente la patente, ya no fuera válida y por lo tanto
pretenda imponer a la República del Perú la obligación de cancelar al titula el
derecho de la patente.

Se tiene adicionalmente el memorial presentado por la Asociación Nacional de

Laboratorios Farmacéuticos –ALAFARPE- como coadyuvante de la República del
Perú en el cual en el cual manifiesta entre otros puntos, que los argumentos
presentados por la Secretaría son inconsistentes y conducen a una interpretación
equivocada de los artículos 1 y 16 de la Decisión 344 al hacer una interpretación
gramatical o literal, sin tener en cuenta el contexto de la norma andina. Por lo
tanto, la patente de segundo uso otorgada a PFIZER por el Gobierno del Perú, fue
válidamente concedida, tras haber realizado un examen de fondo que determinó el
cumplimiento de los tres requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisión 344 y
el Decreto Legislativo No. 823. Señala adicionalmente, que en este caso se trata
de una patente de procedimiento, dentro de las cuales se entienden incluidas las
de uso y utilización.

Asimismo, obra dentro del expediente del referido proceso, el Memorial presentado
por la Asociación de Industrial Farmacéuticas Colombianas (ASINFAR) como
coadyuvante de la Secretaría General mediante el cual afirma que el artículo 16 de
la Decisión 344 establece una prohibición absoluta de otorgar patentes de
segundos usos.
 151

Otra de las coadyuvancias presentadas dentro del referido proceso, es el Memorial

presentado por AFIDRO como coadyuvante de la República del Perú en el cual
comparte la posición adoptada por el mencionado País, en cuanto considera que la
Normatividad Andina permite las patentes de segundos usos, siempre que éstos
cumplan con los tres requisitos de patentabilidad y manifiesta que la OMPI “se ha
manifestado de manera categórica en contra de la exclusión ciega de los segundos
usos, los cuales considera que son inventos de suma importancia en el desarrollo
y continuo avance tecnológico de la industria farmacéutica”.

Por último, se tiene la intervención especial de la República del Ecuador por medio
de la cual el Procurador General del Estado de la República del Ecuador en la cual
manifiesta que la Secretaría General no tenía la facultad para interpretar por vía
prejudicial las normas comunitarias como lo hizo en la Resolución No. 406 y por
consiguiente, ésta no tendría valor alguno. Acerca de la patentabilidad de
segundos usos establece que el artículo 16 de la Decisión 344 no contiene una
prohibición para conceder patentes de segundo uso y que tan cierto es esto, que
la Decisión 486 no logró incluir una norma para prohibir la patentabilidad de
nuevos usos y por lo tanto se entiende que éstos sí son patentables cuando
reúnen los requisitos que establece la norma andina.

Posteriormente, dentro de la sentencia que resuelve el referido proceso se pasa a

exponer los alegatos de conclusiones presentados por los actuantes en el proceso
dentro de los cuales se encuentran las conclusiones de la parte actora, la
Secretaría General; las conclusiones de la parte demandada, la República del Perú;
las conclusiones de ADIFAN; de la empresa PFIZER; y por último las de la
Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos ALAFARPE, para pasar
finalmente a presentar los considerandos del Tribunal.
 152

En primer lugar, dentro de la parte considerativa de la sentencia que resuelve el

proceso en cuestión, se analiza la competencia, y específicamente en relación con
la actuación surtida ante la Secretaría General manifiesta el Tribunal que con
relación al cumplimiento de la etapa pre-procesal, que según el Tratado de
Creación del Tribunal, debe adelantarse ante la Secretaría General y se considera
un presupuesto indispensable para que pueda presentase la Acción de
Incumplimiento ante el Juez Comunitario.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a determinar la conducta constitutiva

del supuesto incumplimiento imputable al País Miembro demandado estableciendo
que la conducta asumida por la República de Perú, que constituye la base de la
acusación de incumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,
se concreta en la expedición de la Resolución 0050 del 29 de enero de 1999, por
medio de la cual se otorgó patente al producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA
EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA. Destaca el Tribunal que este acto
administrativo se motiva en que el otorgamiento de la patente se fundamenta en
que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en las normas comunitarias
y peruanas que rigen la materia, es decir, la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, la Ley de Propiedad Industrial aprobada por el Decreto
Legislativo No. 823 y por lo que disponen los artículos 4 del Decreto Supremo No.
10 ITINCI y 23, 25, 27, 28 y 43 del Decreto Legislativo No. 823 de la República de
Perú.

Tomando en consideración los criterios de orden legal, jurisprudencial y doctrinario

mencionados anteriormente, el tribunal considera que la actuación de la Secretaría
General relativa a la expedición del dictamen contenido en la Resolución 406 es
completamente valida para constituirse en el presupuesto procesal exigido por el
artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal, toda vez que cumple con las
exigencias previstas en el ordenamiento andino sobre la materia.
 153

Seguidamente, procede el Tribunal a analizar la conducta señalada como

constitutiva del incumplimiento, los justificativos aducidos por el País Miembro
demandado, la normativa comunitaria aplicable y las patentes de segundo uso,
señalando en primer lugar que, al momento de producirse esta controversia, la
Propiedad Industrial dentro de la Comunidad Andina de Naciones se encontraba
regulada por el Régimen Común establecido en la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena. Esta norma, vigente en la fecha de la presentación de la
demanda, consagra en su Capítulo I lo relacionado con las patentes de invención,
los requisitos de patentabilidad, los titulares de las patentes y las solicitudes de las
mismas.

Con relación al análisis del artículo 1 de la Decisión, el Tribunal concluye que: “en
los Países Andinos, con intervención de sus respectivas Autoridades Nacionales,
podrán ser otorgadas patentes de invención sean éstas para productos o para
procedimientos en todos los campos de la tecnología. No puede desprenderse del
texto de este artículo, la posibilidad de patentamiento de otra clase o naturaleza
de creaciones distintas a las invenciones, como por ejemplo los usos o,
concretamente, los segundos usos”.19

Afirma el Tribunal que, de los principios, condiciones y requisitos establecidos en la

normatividad andina, puede de manera objetiva concluirse que, el legislador
andino no incluyó en ese contexto la posibilidad de proteger por medio de una
patente, los segundos usos por no considerarlos invenciones. Igualmente, señala
que el Régimen Común Andino es muy claro al especificar en lo relacionado con el
campo de patentabilidad, lo que es susceptible de obtener una patente y lo que no
lo es.

19
Sentencia del Tribunal Andino de Justicia del 28 de septiembre de 2001 por la cual se resuelve el proceso
No. 89-AI-2000.
 154

Con relación al artículo 16 de la Decisión 344, se establece que: “Para este

Tribunal resulta claro a partir de esta disposición, que el legislador andino
determina con la misma, una condición adicional a los requisitos fijados en los
primeros artículos de la Decisión 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento,
a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere
la patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial”. Consecuentemente, concluye que sólo aquello
que es nuevo puede ser protegido por una patente.

Por otra parte, se pronuncia el Tribunal acerca del Decreto Supremo No. 010-97-
ITINCI del 6 de junio de 1997, y específicamente sobre el artículo 4° de esta
norma el cual establece que: “Aclarase que de conformidad con el artículo 46 del
Decreto 823, un uso distinto al comprendido en el estado de la técnica será objeto
de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 del
Decreto Legislativo No. 823”; y al respecto afirma que esta norma modifica de
manera sustantiva el artículo 16 de la decisión 344, por cuanto, convierte
repentinamente en permisiva, una norma comunitaria concebida como de
naturaleza prohibitiva, y de esta forma, desnaturalizando y alterando los propósitos
de la norma comunitaria.

Se reitera en esta oportunidad que el ordenamiento jurídico andino no necesita,

por regla general, de ninguna norma interna para entrar en vigencia en los Países
Miembros, razón por la cual considera “innecesario, impertinente y
contraproducente” cualquier actuación legislativa, ejecutiva o judicial de derecho
interno que se interponga entre las disposiciones comunitarias y las nacionales.

Asimismo, el Órgano Comunitario concluye que el otorgamiento de la patente para

el segundo uso contenido en la Resolución No. 000050-1999/OIN-INDECOPI, de
29 de enero de 1999 se considera una contradicción abierta y evidente del
 155

principio de no patentabilidad de los productos y de los procedimientos ya

patentados, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido dentro de la patente inicial, consagrado en el artículo 16 de la
Decisión 344, lo cual sirve de base para que la referida conducta se entienda como
constitutiva del incumplimiento y se exija al País Miembro demandado que subsane
o elimine dicha falta.

Con relación a la preeminencia del ordenamiento jurídico andino respecto de las

normas internas de los Países Miembros, manifiesta el Tribunal que éste es
autónomo y la aplicación de las normas que lo integran no depende de las de otros
ordenamientos internacionales, ni debe condicionarse a que guarden
compatibilidad o conformidad con ellas. De igual manera establece que “El derecho
Comunitario Andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo,
independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación
normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como
de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. Este tercer elemento dice
relación con la capacidad que tiene sus normas de prevalecer sobre las de derecho
interno, cualquiera que sea el rango de éstas…”20

En consecuencia, se afirma que en aplicación a este principio, se da por entendido

que una norma interna no puede introducir modificaciones o alteraciones de
ningún orden a la norma comunitaria con el pretexto de que es obscura o confusa
debido a que al país Miembro se le prohibe operar sobre la estructura de las
disposiciones comunitarias, y hacerlo equivale a violarlas.

Las consideraciones realizadas y expuestas anteriormente, llevan al Tribunal a

desestimar los argumentos presentados por la parte demandada y sus

20
Sentencia del Tribunal Andino de Justicia del 28 de septiembre de 2001 por medio de la cual se resuelve el
proceso No. 89-AI-2000.
 156

coadyuvantes en este proceso y en consecuencia resuelve declarar que la

República de Perú incurrió en incumplimiento de los artículos 4° del Tratado de
Creación de la Comunidad Andina y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena, al haber concedido la patente de invención para el
producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA
por medio de la Resolución No. 000050-1999/OIN-INDECOPI, del 29 de enero de
1999.

5.6.3 De los Titulares de la Patente

El artículo 22 de la Decisión 486 expresa que el derecho a la patente pertenece

al inventor o su causahabiente y que puede ser transmitido por acto entre vivos o
por vía sucesoria. En el artículo 8 de la Decisión 344, no se hace referencia a la
cesión de este derecho, pero se ha entendido que esa posibilidad existía en la
Decisión anterior.

5.6.4 Solicitudes de la Patente

Desde la Decisión 344 en su artículo 15 se establece que la patente sólo podrá

comprender una invención o grupo de invenciones que conformen un único
concepto inventivo. Esto se recoge de igual forma en el artículo 25 de la
Decisión 486.

El artículo 26 de la Decisión 486 regula los requisitos que deberá contener la

solicitud:
 157

En el literal h) se habla de los "contratos de acceso". Se refiere a los contratos

usados para acceder a los recursos genéticos o contratos que se relacionen con
conocimientos tradicionales. Corresponde a una obligación específica adicional de
los países de la Comunidad Andina, derivada tanto de la existencia de una Decisión
Andina en materia de conocimientos tradicionales y biodiversidad, como del hecho
de que formamos parte del Convenio de Biodiversidad (Decisión 391). Siguiendo
estas regulaciones, podemos decir que los recursos y la biodiversidad en general
son patrimonio de los Estados y ellos pueden disponer la protección de estos y la
existencia de contratos de acceso a los mismos. En Colombia es el Ministerio de
Medio Ambiente el que se encarga de regir los contratos de acceso. Este tema ya
fue analizado en el capítulo correspondiente al Patrimonio Biológico y los
Conocimientos Tradicionales.

Si se llega a presentar una solicitud de patente que se dé con base en

conocimientos tradicionales o recursos de la biodiversidad colombiana, se debe
acreditar la titularidad o legitimidad del derecho al uso de ese recurso a través de
un contrato de acceso previamente celebrado con la autoridad colombiana
correspondiente. Realizar este contrato es una obligación.

Los conocimientos indígenas, corresponden a los conocimientos tradicionales y no

es fácil delimitar la protección que a ellos se da, puesto que los países de la
comunidad andina han acogido posiciones variadas con respecto al alcance que le
quieren dar a la misma. Este es uno de los puntos neurálgicos dentro de las
negociaciones de la OMPI en lo que se refiere a la reglamentación de patentes,
puesto que el folclor y los conocimientos tradicionales son mucho más ricos en
países en desarrollo, lo cual genera intereses contrapuestos a los de los países con
alto nivel de desarrollo.
 158

Se pone como ejemplo que una persona va al Amazonas y descubre que los
chamanes llevan años usando una planta para un fin determinado. Es fácil coger
todo ese conocimiento y aprovecharlo, pero se requiere de un mecanismo para
compartir los beneficios de esta, entre esa persona (un laboratorio puede ser) y
aquel que tenía la información correspondiente. Ese mecanismo es el contrato de
acceso.

El artículo 29 de la Decisión 486 dice que si la invención se refiere a un

producto o procedimiento relativo a un material biológico y no puede describirse
de manera que pueda comprenderse y ejecutarse por una persona capacitada en
la materia, deberá complementarse con un depósito. Este artículo corresponde al
artículo 13 de la Decisión 344, la cual regula esto de igual forma. Lo que hace la
486 es establecer un término en su inciso 2 para realizar el depósito: "Cuando la
invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material
biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser
comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la
descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la

solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación
de la solicitud cuya prioridad se invoque"

Los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Decisión 486, corresponden a la

estandarización general que se buscó para lograr la mayor claridad en los términos
que se usan en la misma. El artículo 30 dice que las reivindicaciones son aquellas
que definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Podemos
decir entonces que reivindicar en términos generales es pedir que se proteja un
derecho. Las reivindicaciones serán dependientes, cuando se refieren a una
reivindicación anterior para definir la materia que se desea proteger. Serán
 159

independientes, cuando no se refieren a una reivindicación anterior. El artículo

31 se refiere al resumen que debe contener la solicitud de una patente. El
artículo 32 establece que ningún país podrá ampliar los requisitos formales que
exige la Decisión 486 para la solicitud. Por su parte, el artículo 33 pone como fecha
de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional
competente, siempre que contenga los requisitos que se establecen en los
literales a) al e). Si hace falta alguno de estos requisitos se tomará como no
admitida la patente a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

El artículo 34 de la Decisión 486 se refiere a las "modificaciones". El solicitante

puede pedir que se modifique en cualquier momento del trámite su solicitud. Pero
esta modificación no puede implicar una ampliación de la protección que
correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Dentro de este
artículo también se da la posibilidad de pedir la corrección de errores materiales.
Este mismo punto se encuentra regulado en el artículo 34 de la Decisión 344;
aunque lo dice de forma diferente el alcance es el mismo. Lo que se está diciendo
en conclusión, es que no se puede ampliar el objeto inicialmente presentado para
la protección. La modificación se solicita a la Oficina Nacional Competente y esta
determina si la acepta o no.

El artículo 35 de la Decisión 486 se refiere a la solicitud de conversión, es

decir, cuando lo que se busca es que una patente de invención, se convierta en
modelo de utilidad. Esto está permitido siempre que la naturaleza de la invención
lo permita y además sólo puede hacerse una vez. Corresponde al artículo 17 de la
Decisión 344, el cual establecía que la conversión podía hacerse a "otra modalidad
de la propiedad industrial".

Las nuevas creaciones se clasifican en patentes de invención, modelos de utilidad y

diseños industriales. A su vez, las nuevas creaciones son una especie de los bienes
 160

de propiedad industrial. Las patentes de invención se conceden frente a una

solicitud para la protección sobre productos o procedimientos. Los modelos de
utilidad protegen productos, pero en ellos lo que se analiza es específicamente la
novedad. La altura inventiva no se tiene en cuenta, porque se trata del
mejoramiento de algo que ya existía. Los diseños industriales se refieren a
aspectos puramente estéticos y formales de apariencias específicas.

Entonces, en este caso lo que pasaría es que se presenta una solicitud y la oficina
o el solicitante se dan cuenta que puede corresponder más a otra modalidad y
procede a convertir la solicitud para que tenga más vocación de éxito la protección
de su derecho.

El artículo 19 de la Decisión 344 aclara que en caso de transformación o cambio de

solicitud se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que
corresponda a la nueva modalidad. Esto no está en la nueva Decisión, pero el
hecho de suprimirlo no implica que no se haga así hoy en día, porque resulta obvio
que este debe ser el procedimiento.

El artículo 36 de la Decisión 486 regula lo que tiene que ver con la "división"
de la solicitud. Se puede pedir que se divida en dos o más, pero ninguna podrá
implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación
contenida en la solicitud inicial. Lo mismo estipula el artículo 20 de la Decisión 344.

El inciso 2 dice que cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de

presentación o prioridad de la solicitud inicial.

Con respecto a esto podemos decir que la división está permitida si esta no implica
una ampliación del objeto. Así, podemos dividir una solicitud generalmente porque
 161

pueden subsistir de manera diferente al no existir unidad de invención, es decir,

que no había una relación tan inescindible y expresa dentro de los objetos que
pretendían protegerse, sino que cada uno puede tener vida propia.

La transformación, conversión, división, modificación, en esta Decisión se han

regulado de tal forma que se estandaricen con las disposiciones de ADPIC sobre
esto.

La fusión se regula en el artículo 37 de la Decisión 486 y aparece como nueva.

Sin embargo, frente a la Decisión anterior nada obstaba para que se pudiera
aplicar. En este punto surge un problema cuando se trata de patentes otorgadas.
Colombia presentó algunas reservas al momento de la negociación sobre este
tema, debido a que no estaba muy de acuerdo con la negociación de títulos ya
concedidos, como por ejemplo la fusión.

El artículo 39 de la Decisión 486 establece que si la solicitud no contiene los

requisitos que establece la oficina nacional competente, notificará al solicitante
para que corrija en determinado plazo, e cual es prorrogable. Si expira ese plazo y
no lo hace se considera abandonada la solicitud. Este artículo corresponde al
artículo 22 de la Decisión 344 y dicen básicamente lo mismo.

En el artículo 45 de la Decisión 486 si la Oficina no considera que la invención

es patentable o no cumple con los requisitos que la Decisión establece, lo notifican
al solicitante, quien tiene un plazo para responder. Este plazo es prorrogable. Si
durante ese plazo el solicitante no responde o responde y subsiste el impedimento
para la concesión, la patente será "denegada". La Decisión 344, trata este punto
en su artículo 27, estipulando que si la oficina ve que hay una posible vulneración
de derechos adquiridos o que se necesitan datos o documentos complementarios,
 162

hace lo mismo y si el solicitante no cumple con el requerimiento su solicitud se

considera "abandonada". Entre estos dos artículos se presentan algunas
diferencias. La Superintendencia de Industria y Comercio bajo la Decisión 344
corría traslado al solicitante cuando hubiese una posible vulneración de derechos
de terceros, es decir, cuando encontraba que existía una patente o una solicitud de
un tercero que podía comprender materias que ya habían sido solicitadas. Esto
hacía que la protección fuera diferencial al seno de la subregión y diferencial en
relación con otros países. Como la técnica de patentes sobre esto en particular es
muy universal y estandarizada, el artículo 45 de la Decisión 486 lo que hizo fue un
reconocimiento expreso a que el traslado que se le corre al solicitante es por
cualquier circunstancia que pueda conllevar la negación de la solicitud
correspondiente. Entonces no es ya de manera exclusiva porque pueda vulnerarse
derechos de terceros, pues esa no era la manera de tratarlo. Ahora es mucho más
amplia porque se da por cualquier circunstancia.

Por otra parte este artículo abrió la posibilidad de que las oficinas se adjuntaran
documentos de unas a otras para llevar a cabo el examen de patentabilidad.

En este artículo cuando se refiere a que la patente se "denegará", esto

corresponde como en algunos artículos anteriores a una estandarización
internacional. Cuando la oficina ya hizo la notificación y no responde, se niega la
solicitud, basándose en que ya se hizo un examen de fondo. No puede decirse que
la solicitud fue "abandonada" porque en realidad no hay un abandono del trámite
por parte del solicitante. Lo que se da es un reconocimiento tácito a que los
argumentos de la administración cuando se dio el traslado tienen fundamento.

El artículo 46 de la Decisión 486 establece la posibilidad de pedir a expertos

sus opiniones sobre la patentabilidad de una invención. Esta facultad viene desde
la Decisión 344 en su artículo 28.
 163

El inciso 2 del artículo 46 es nuevo frente a la Decisión 344 y se refiere a las

"solicitudes extranjeras". Es así como cada País Miembro decide sobre las
solicitudes que se le presenten. Para obtener en Colombia el derecho que se
otorgó en otro país, se debe presentar la solicitud en Colombia. Cuando se
presenta una solicitud idéntica a la presentada en otro país miembro, la oficina
nacional competente puede acudir para su análisis a la oficina internacional que
otorgó la patente y pedir la respectiva documentación.

El artículo 47 de la Decisión 486 establece que a petición del solicitante, la

Oficina Nacional Competente podrá suspender el trámite cuando falte un
documento de una solicitud extranjera.

El artículo 48 de la Decisión 486 que es igual al 29 de la Decisión 344, dice que

el examen puede ser favorable y en este caso se otorga la patente. Cuando es
parcialmente desfavorable se otorga la patente sólo para las reivindicaciones
aceptadas. En el evento en que el mismo sea desfavorable la patente se denegará.

El artículo 49 de la Decisión 486 se refiere a la existencia de la "Clasificación

Internacional de Patentes de Invención". Es igual que el artículo 31 de la Decisión
344.

5.6.5 Derechos que confiere la Patente

El artículo 50 de la Decisión 486, siguiendo lo regulado en la Decisión 344 en

su artículo 30, establece que la duración de la patente es de 20 años, contados a
partir de la presentación de la solicitud en el País Miembro.
 164

El artículo 51 de la Decisión 486 aclara que el alcance de la protección de la

patente se determina por las reivindicaciones, al igual que lo hacía la Decisión 344
en su artículo 34. Como se dijo anteriormente las reivindicaciones se constituyen
por aquello que el solicitante esta pidiendo que se le proteja.

El artículo 52 de la Decisión 486 habla de que al titular de una patente se le

confiere el derecho a impedir a terceros sin su consentimiento realizar
determinados actos, dependiendo de si las reivindicaciones se refieren a un
producto o un procedimiento. Cuando se trata de productos el derecho se concreta
en impedir su fabricación, oferta, venta o importación. Si se refiere a un
procedimiento el titular puede impedir su uso; y si se obtiene un producto de ese
procedimiento, se establecen las mismas facultades para el titular de la patente
como si se tratara de una patente de producto.

Este artículo corresponde al artículo 35 de la Decisión 344, pero éste se limita a

decir que el titular de la patente tiene el derecho de impedir a terceros sin su
consentimiento la explotación de la invención patentada. Este cambio corresponde
a la misma orientación de la que hemos hablado sobre técnica normativa y
estandarización, pero no se trata de ninguna novedad sobre el alcance del
derecho.

El artículo 53 de la Decisión 486 en sus literales a) al e) habla de ciertos actos

respecto de los cuales el derecho que se establece en el artículo anterior no se
puede ejercer: a)los realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales,
b)los de experimentación, c)actos para enseñanza o investigación d)actos a los
que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París, e)"cuando la patente proteja
un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base
inicial para obtener un nuevo materia viable, salvo que tal obtención requiera el
uso repetido de la entidad patentada" Esta regulación existía en el artículo 35,
 165

inciso 2 de la Decisión 344, sin embargo, los literales c y d son nuevos. Se ponen
en la nueva Decisión como una adaptación de la misma a las disposiciones de los
ADPIC.

En el artículo 54 la Decisión 486 expresa que no puede impedirse a un tercero

realizar actos de comercio respecto de un producto protegido después de que el
producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular o por
otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él. Este artículo
corresponde al literal a) del artículo 35 de la Decisión 344.

En este artículo se está haciendo referencia al "agotamiento del derecho", el cual

puede ser nacional o universal. Los ADPIC no obligan a acoger ninguno de estos
sistemas, sin embargo, la Comunidad Andina acogió el sistema de agotamiento
universal, lo que quiere decir que si el titular de una patente en cualquier país
pone en el mercado productos amparados en el derecho de patente, pierde el
derecho a oponerse a que estos circulen libremente en cualquier país del mundo.
Cuando hablamos de agotamiento nacional, se dice que se pierde la posibilidad
mencionada sólo en ese país. Este tema tiene que ver con las importaciones
paralelas, las cuales se permiten por acoger este sistema de agotamiento universal
por parte de la Comunidad Andina. Este tema será desarrollado con mayor claridad
cuando hagamos referencia al tema de la coexistencia marcaria.

El artículo 55 de la Decisión 486 estipula que los derechos que confiere la

patente no pueden hacerse valer contra los terceros que de buena fe y antes de la
fecha de prioridad o solicitud ya se encontraban utilizando o explotando la
invención o hubieren realizado preparativos efectivos o serios para realizarlos. Esto
se da, sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la Decisión. El artículo 36
de la Decisión 344 establece lo mismo, pero sin la parte que se refiere a las
disposiciones sobre nulidad. Se está refiriendo a condiciones de simultaneidad.
 166

Cuando una persona ya se encontraba explotando una determinada empresa que

incluía determinado procedimiento, nada obsta para que otra persona presente
una solicitud sobre la misma materia. En este caso quien estaba explotando la
empresa encuentra protegido o amparado en derecho el desarrollo que ha logrado.
Quien presenta la solicitud, eventualmente puede terminar siendo titular de un
derecho de patente. Estos dos procesos se dan de forma independiente, de esta
forma, no se afecta la novedad para quien presentó la solicitud y por el otro lado,
el solicitante no podrá oponerse a quien estaba explotando la empresa porque no
se benefició del derecho de patente del primero.

El artículo 56 de la Decisión 486 expresa que una patente concedida o en

trámite puede ser transferida por acto entre vivos o por causa de muerte. Cuando
nos referimos a la transferencia de una patente concedida, esta deberá registrarse
ante la Oficina Nacional Competente o si no, la transferencia no tendrá efectos
frente a terceros.

En la Decisión 344, el artículo 39 obliga a registrar todo contrato que implique

cesión, licencia u otra forma de utilización de la patente por terceros a cualquier
título.

El artículo 57 de la Decisión 486 regula la facultad que tiene el titular de una

patente concedida o en trámite para dar licencia a uno o más terceros para
explotar la invención respectiva. Esta operación también necesita registro. Esta
facultad esta incluida en el artículo 39 de la Decisión 344.

5.6.6 Obligaciones del Titular de la Patente

 167

El artículo 59 de la Decisión 486, al igual que el artículo 37 de la Decisión 344,

establece la obligación del titular de la patente de explotar la invención
directamente o a través de otra persona autorizada por él.

El artículo 60 de la Decisión 486 define explotación para los efectos de la

misma, diciendo que lo será la producción industrial del producto objeto de la
patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y
comercialización de los resultados obtenidos de forma suficiente para satisfacer las
necesidades del mercado. También lo será la importación junto con la distribución
y comercialización del producto patentado. Este artículo corresponde al 38 de la
Decisión 344

Este tema se presenta como uno de los grandes cambios desde la Decisión 344 y
que se mantiene en la Decisión 486, el cual generó inquietud y fue objeto de un
gran debate durante las negociaciones toda vez que el significado de la palabra
“explotar” incluye tanto producir como importar productos y en consecuencia
algunos no estaban de acuerdo con que se otorgara protección a las empresas que
únicamente importan productos y no están generando empleo ni producción en el
país. Sin embargo, dicha protección si quedó consagrada en este artículo.

5.6.7 Licencias Obligatorias

Aunque no hubo cambios importantes en este aspecto, frente al mismo basta

considerar lo siguiente:

El artículo 61 de la Decisión 486, correspondiente al 42 de la Decisión 344, se

refiere al tema de las "licencias obligatorias" y expresa que en tres años después
de la concesión o cuatro años desde la solicitud, el que sea mayor, la oficina
 168

nacional competente a solicitud de parte, podrá otorgar una licencia obligatoria

principalmente para producción industrial del producto objeto de la patente o el
uso integral del procedimiento patentado, solo si al momento de su petición la
patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y
60.

Sólo se otorgará si el que lo solicita hubiere intentado previamente obtener una

licencia contractual del titular en términos y condiciones comerciales razonables y
este intento no hubiere tenido efectos. El titular puede justificar su inacción por
razones de caso fortuito o fuerza mayor u otras razones.

Este artículo surge como una adaptación a los términos que sobre la materia
establecen los ADPIC. Este es uno de los puntos en que surgen discusiones entre
protección a los derechos particulares y el derecho público subyacente, el cual se
ampara en problemas de desabastecimiento público de los mercados, abusos de
competencia, necesidades sanitarias o salud pública. Estos eventos se ven como
excepciones a ese derecho de exclusividad que le otorga la patente a su titular,
para que terceros puedan explotar la invención patentada.

Aparece también el fenómeno de las "licencias cruzadas", el cual se refiere al caso

en que alguien tiene una patente, pero necesita usar la de otro porque su avance
fue por ejemplo un perfeccionamiento de la patente o algo semejante. Estos casos
se regulan a través de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio que establece procedimientos claros, los límites para otorgar esos
derechos excepcionalísimos, las facultades de oficio de los diferentes estados para
declarar las condiciones que ameritan el otorgamiento de licencias obligatorias.
Algunas se dan sólo a petición de parte.
 169

El artículo 62 de la Decisión 486 establece que la concesión se da previa

notificación al titular para que en 60 días siguientes haga valer sus
argumentaciones si lo estima conveniente. Corresponde al artículo 43 de la
Decisión 344.

El inciso 2 estipula que la oficina determinará el alcance o extensión de la licencia,

especificando el período por el cual se concede, el objeto, monto y las condiciones
de la "compensación económica" Es igual al artículo 43 de la Decisión 344, pero en
ella se refieren al pago de regalías. Simplemente se cambió el término. La
compensación debe determinarse para que sea adecuada según las circunstancias
de cada caso, especialmente por el valor económico de la autorización. Como se
trata de un derecho particular, la compensación económica no puede desconocerse
porque la explotación por un tercero involucra perjuicios económicos al titular de la
patente. Por ser obligatoria no deja de ser una licencia, un permiso para que un
tercero explote el derecho de otra persona, por eso igual debe haber una
remuneración, concretada en esa compensación que establece la Decisión. Para
cuantificarla se busca que las partes se pongan de acuerdo, pero si esto no se
logra la Superintendencia fija de manera razonable la compensación.

El inciso 3 que corresponde al artículo 43, inciso 3 de la Decisión 344 dice que la
impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación, ni ejercerá
ninguna influencia en los plazos que estuvieran corriendo. Su interposición no
impedirá al titular percibir la compensación en la parte no reclamada. En Colombia,
esta impugnación se hace a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Lo
que se hace a través de ella es impugnar la validez jurídica del acto por el que se
concede la licencia obligatoria o se fija su remuneración.
 170

El artículo 63 de la Decisión 486 estipula que las condiciones de la licencia

obligatoria pueden ser modificadas. Corresponde al artículo 45 de la Decisión 344.

El artículo 64 de la Decisión 486 expresa que el licenciatario tiene la obligación

de explotar la patente en 2 años desde su concesión, salvo que justifique su
inacción por caso fortuito o fuerza mayor. Si no cumple con esto, la Oficina
Nacional, a solicitud del titular, revocará la licencia obligatoria. Corresponde al
artículo 45 de la Decisión 344.

El artículo 65 de la Decisión 486 se refiere al caso de licencias obligatorias por

razones de interés público, emergencia o seguridad nacional. Se da sólo mientras
subsistan estos eventos. Se notifica al titular, se determina el alcance y la
compensación. La concesión por interés público no menoscaba el derecho del
titular de la patente a seguir explotándola. Se acude a la legislación interna porque
es necesario que previamente se de la declaración por autoridad competente de la
existencia de las razones del interés público, la emergencia o seguridad nacional
de acuerdo a la Constitución y la ley.

El artículo 66 de la Decisión 486, al igual que el 44 de la Decisión 344, dice

que cuando se den prácticas que afecten la libre competencia, en particular,
cuando constituyan abuso de la posición dominante por parte del titular de la
patente, también se otorgarán licencias obligatorias.

El artículo 67 de la Decisión 486, así como el 48 de la Decisión 344, (referente

al tema de las “licencias cruzadas”) estipula que se otorgará licencia para el titular
de una patente, cuya explotación requiera necesariamente de otra, siempre que
ese titular no haya podido obtener licencia contractual en condiciones comerciales
 171

razonables, es decir, por un acuerdo con el titular de la otra patente. Esta licencia
se sujeta a unas condiciones:

La invención de la segunda patente debe suponer un avance técnico importante,

de importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en
la primera patente.

El titular de la primera patente tiene derecho a una "licencia cruzada" en

condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda
patente.

c. No puede cederse la licencia de la primera patente, sin la cesión de la

segunda patente.

El artículo 68 de la Decisión 486 dice que si no se cumplen estas disposiciones

la licencia obligatoria no surtirá efecto legal alguno, igual que el artículo 50 de la
Decisión 344.

5.6.8 Actos Posteriores a la Concesión

El artículo 70 de la Decisión 486 da la posibilidad de pedir que la patente se

modifique por nombre, dirección, domicilio, etc. o limitar el alcance. También se
puede dar la corrección de cualquier error material. En este punto serán aplicables
las disposiciones relativas a modificación o corrección de una solicitud. Este
artículo no existía en la Decisión 344.
 172

El artículo 71 de la Decisión 486 establece la facultad de renunciar a una o

más reivindicaciones o la patente en su totalidad. Surte efectos desde la fecha de
recepción de la declaración respectiva.

El artículo 72 de la Decisión 486 se refiere a la división de la patente.

El artículo 73 de la Decisión 486 se refiere a la fusión de la patente.

El artículo 74 de la Decisión 486 se refiere a las tasas.

Todos estos temas se repiten en el tema de patentes porque antes se refería a la

solicitud, ahora se refiere a la patente como tal.

5.6.9 Nulidad de la Patente

Es decretada por la autoridad nacional competente de oficio o a solicitud de

cualquier persona y en cualquier momento, como lo establece la Decisión 486 en
su artículo 75, el cual se refiere sólo a la nulidad absoluta y establece unas
causales de los literales a) al i).

La Decisión 344 establecía que la nulidad podía decretarse de oficio. En el régimen

colombiano la nulidad de la patente por ser nulidad de un acto administrativo, no
puede ser de oficio, tiene que darse por presentación de una acción de nulidad
simple o una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Es el Consejo de
Estado el que debe determinar la nulidad o no de ese acto administrativo en caso
de patentes. Hoy la Decisión 486 establece la posibilidad de que sea de oficio, pero
 173

esto debe interpretarse de conformidad con las normas nacionales donde se

restringe a la presentación de esas acciones y no puede hacerse de oficio.

Es importante aclarar que el sistema de nulidades anteriormente referido se trata

de un régimen dual en el que hay nulidad absoluta y relativa, establecido en los
siguientes artículos:

El artículo 76 de la Decisión 486 dice que los vicios de los actos administrativos
que no generen nulidad absoluta, producirán nulidad relativa. La autoridad
nacional podrá declararla en los 5 años siguientes a la concesión de conformidad
con legislación nacional. Esto no estaba regulado en la Decisión 344, es nuevo.

El artículo 77 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional puede

anular la patente cuando se hubiere concedido a quien no tenía derecho a
obtenerla. La acción sólo podrá iniciarla a quien corresponda ese derecho. Tiene
una prescripción de 5 años desde la concesión o 2 años desde que la persona tuvo
conocimiento de la explotación de la invención en el país. Se aplicará el plazo que
venza primero. El artículo 78 de la Decisión 486 habla de que se debe notificar
al titular para que haga valer sus argumentos y presente pruebas.

El artículo 79 de la Decisión 486 dice que cuando lo necesite, la Autoridad

Nacional Competente podrá pedir al titular de la patente que presente documentos
del artículo 46.

5.6.10 Caducidad

El artículo 80 de la Decisión 486 establece que la falta de pago de la tasa a la

que se refiere este artículo produce caducidad de pleno derecho. Se refiere a la
 174

tasa anual para mantener vigente la patente. Esto implica que no se requiere la
declaración de la administración, sino que simplemente caduca, por si mismo. La
Superintendencia de Industria y Comercio procede a asumirla, pero es sólo un
reconocimiento, su actuación no es constitutiva de la caducidad porque esta se
constituye por la ocurrencia del hecho.

5.7 MODELOS DE UTILIDAD

La creación de la figura del modelo de utilidad se debió a la necesidad de otorgar

algún tipo de protección a las invenciones de menor rango, que por ser mejoras
introducidas en objetos de uso común, no cumplían con los requisitos de
registrabilidad impuestos en el sistema de patentes.

Este concepto ha ido progresando extendiéndose a todo tipo de invenciones

industriales que sean plasmadas o no espacialmente, con el fin de atender a la
necesidad de protección de los productos o procedimientos de las empresas,
especialmente en pequeñas y medianas empresas afectadas por las presiones del
mercado, cada vez más competitivo, de tal manera que se vieron en la necesidad
de acoplar sus procesos productivos y estrategias comerciales a la realidad del
mercado, mediante un mecanismo de protección alternativo que les otorgue una
protección más rápida y que involucre trámites menos costosos que en el sistema
de patentes.

El modelo de utilidad constituye una auténtica pequeña patente, que confiere

protección a todas las invenciones técnicas de producto o de procedimiento.

Según el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina “Se considera

modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos
 175

de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de

alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

El artículo 82 establece que “No se considerarán modelos de utilidad: las obras

plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter
estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y

las materias excluidas de la protección por patente de invención”.

La Decisión 486 consagra en su artículo 83 la posibilidad de que el solicitante de

una patente de modelo de utilidad pida que su solicitud se convierta en una
solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la
materia objeto de la solicitud inicial lo permita.

El plazo que establece la Decisión 486 en su artículo 84 para la protección a

través de esta figura es de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la
solicitud en el país miembro.

La novedad que presenta la Decisión 486, en su artículo 85, frente a la anterior

Decisión en este punto se concreta en que todos los términos de tramitación se
reducen a la mitad y se hace claridad sobre que se aplican las disposiciones de
patentes.

5.8 ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

 176

Es un tema nuevo y corresponde a una transcripción absoluta de esa nueva

materia protegible, tal cual como está en los ADPIC.

El artículo 86 de la Decisión 486 define los circuitos integrados y los esquemas

de trazado de manera concreta y clara. El artículo 87 por su parte, establece
como requisito para dar protección a los esquemas de trazado que éstos sean
originales, es decir que sean producto del esfuerzo intelectual de su creador y no
fueran corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados.

El artículo 88 aclara que el titular del registro de un esquema de trazado de

circuito integrado, será su diseñador. El artículo 89 establece los requisitos para
la solicitud del registro, los cuales son explicados de manera detallada en los
artículos posteriores.

En general, la nueva norma dispone como requisito que el diseño sea original y
establece que si un esquema de trazado de circuitos integrados ha sido utilizado
en cualquier país del mundo, la solicitud de registro del mismo debe ser
presentada dentro de los dos años siguientes a su primer uso comercial.

Se consagra en el artículo 93 que la Oficina Nacional Competente sólo revisará la

originalidad del esquema de trazado si se presentara una oposición fundamentada.
El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado, tendrá una duración
de 10 años, teniendo en cuenta las especificaciones que al respecto hace el
artículo 98 de la Decisión 486.

Conforme al artículo 100 de la Decisión 486, el derecho conferido por el registro

del esquema de trazado, sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines
industriales o comerciales, es decir en el evento en que el mismo sea introducido
 177

al mercado por una persona diferente a su titular y en el evento en que el titular

no lo haya hecho con anterioridad.

Con el artículo 106 se abre la posibilidad para que el titular pueda otorgar una
licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado
respectivo. También se consagra la posibilidad de que por falta de explotación o
por razón de interés público, de emergencia nacional, salud pública o seguridad
nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, el esquema de trazado
sea usado o explotado por una entidad estatal o a través de una licencia
obligatoria.

5.9 DISEÑOS INDUSTRIALES

Conforme al artículo 113 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los

diseños industriales se definen como: “la apariencia particular de un producto que
resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración,
textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”

El artículo 25, numeral 2 de los ADPIC establece que: “Cada miembro se asegurará
de que las prescripciones que hayan de cumplirse para cumplir la protección de los
dibujos o modelos textiles – particularmente en lo que se refiere a costo, examen y
publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y
obtención de esa protección. Los miembros tendrán libertad para cumplir esta
obligación, mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante
la legislación sobre derechos de autor”
 178

Por su parte el artículo 58 de la Decisión 344, establece que “… no serán

registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que
sean contrarios a la moral, el orden público o las buenas costumbres.”

La nueva Decisión en el artículo 113 elimina de las excepciones a la

registrabilidad de los diseños, la relativa a la indumentaria, que preveía la anterior
Decisión.

La diferencia que se presentó entre estas tres posiciones fue marcada por una
discusión referente a si debía o no otorgarse protección a los diseños textiles
(indumentaria). Anteriormente, la Decisión 344 establecía que al presentarse una
solicitud de registro la Oficina Nacional Competente es decir, la Superintendencia
de Industria y Comercio, debía realizar un examen de novedad del diseño. Este
requisito presentaba problemas en la práctica porque ese estudio retrasaba la
vigencia de la protección y muchas veces cuando el registro era otorgado, ya no
era útil para el titular o no se presentaba como novedoso para el mercado. Es el
caso de los diseños textiles, los cuales son usados por temporadas como el verano
o el invierno, y si el titular debe esperar a que se realice el referido estudio, al
otorgarse el registro, ya habrá pasado la temporada y habrá perdido el interés en
el registro de su diseño.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Decisión 486 cambió este procedimiento

estableciendo por una parte, que los diseños textiles sí son registrables como
diseños industriales. Por otra parte, se dijo en el artículo 124 que “La Oficina
Nacional Competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la
solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior
vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.
 179

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de

novedad, la Oficina Nacional Competente podrá denegar de oficio la solicitud”

Con respecto a la legislación anterior, no hubo modificaciones sustanciales

importantes en este tema, la discusión radicó en el punto anteriormente analizado.
Sin embargo, la protección se aumentó de 8 a 10 años, lo cual implica, como lo
establece la Disposición Transitoria primera, que los derechos otorgados bajo la
anterior Decisión, se regirán conforme a la nueva Decisión en lo que tiene que ver
con los plazos de vigencia establecidos en la misma.

5.10 SIGNOS DISTINTIVOS - MARCAS

La Decisión 486 en su artículo 134 estipula que constituirá marca cualquier

signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Además establece
que se podrán registrar como marcas los signos susceptibles de representación
gráfica. Al compararlo con el artículo 81, inciso. 1 de la Decisión 344 se puede ver
que en ella se establece que será marca todo signo perceptible, suficientemente
distintivo y susceptible de representación gráfica. Lo que se refiere a "perceptible"
se suprime, puesto que era redundante, ya que por el hecho de ser suceptible de
representación gráfica será también perceptible. Es así como se entiende que debe
tratarse de un signo apto para distinguir los productos o servicios y susceptibles de
representación gráfica.

En este punto la Decisión 344 resaltaba que la marca debía distinguir productos o
servicios "producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona". En la Decisión 486 no se establece
expresamente que la comparación deba referirse a los mismos productos o
servicios, sin embargo, en el concepto mismo de marca esta incluido este
 180

requisito. La distintividad debe verificarse en su aspecto intrínseco y extrínseco. Es

así como lo intrínseco se refiere a que una marca no puede ser genérica o
descriptiva, etc., mientras que lo extrínseco se refiere a la comparación que se
hace con otros signos. Es elemental que la función de las marcas es distinguir un
producto de un empresario del de otro. Por esto dentro de las causales de
irregistrabilidad se incluyen aquellas marcas que se confundan con las de otro
empresario.

En el mismo inciso se establece que la naturaleza del producto o servicio, no será

obstáculo para el registro de la marca. Esto se incluye en la nueva Decisión de
forma expresa, sin embargo, ya se aplicaba así desde antes. Lo que quiere decir es
que dentro de los requisitos que hay para dar una marca no está dicho que el
producto o servicio no pueda tener determinada naturaleza, es así como por
ejemplo se puede otorgar una marca para productos que tengan prohibición de
producirse en un país como la marihuana o las armas. En este caso no se analiza
su naturaleza, lo que se analiza es si cumple con lo que se necesita para que se
constituya en marca o no.

El inciso 2 del artículo 134 de la Decisión 486 representa una novedad frente
a la Decisión 344, puesto que busca a través de un listado de ejemplos y
especificaciones, extraídos de la ley peruana, dar una mayor claridad sobre los
signos que tienen la aptitud para considerarse como marcas. Se hace para dar una
mayor claridad frente a la anterior Decisión, pero no representa ninguna restricción
frente a ella. Es una forma de concretar también las causales de irregistrabilidad,
las cuales no son taxativas, como si lo eran en ADPIC, sino ejemplificativas. El
artículo establece:

"A efectos de este régimen constituirá como marca cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como
 181

marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del

producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será
obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a. las palabras o combinación de palabras;

b las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos;

los sonidos y los olores;

las letras y los números;

un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f. la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores"

La referencia que se hace a los sonidos y los olores no implica que se trate de una
nueva posibilidad de marca. La antigua Decisión también los incluía porque se
trata simplemente de signos perceptibles. Es decir que bajo la anterior Decisión,
existía la posibilidad de usar sonidos u olores como marcas, puesto que se
entendía que los sonidos podían representarse gráficamente a través de
pentagramas y los olores, a través de fórmulas químicas.
 182

El artículo 135 de la Decisión 486 regula las causales de irregistrabilidad, es

decir, las que determinan qué signos no pueden registrarse como marcas. Este
artículo corresponde al 82 de la Decisión 344.

En ambas decisiones se encuentran dos tipos de causales, las absolutas y las

relativas. Este artículo en particular se refiere a las causales absolutas, mientras
que el artículo 136 de la Decisión 486 y el 83 de la Decisión 344 se refieren a las
causales relativas. Así mismo, aparece como novedosa la inclusión en la nueva
Decisión de las nulidades absolutas y relativas, como consecuencia de la violación
de estos artículos.

El literal a) establece que no podrán registrarse los signos que "no puedan
constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;"

El literal b) del artículo 135 establece como irregistrables aquellos signos que
carezcan de distintividad. En la Decisión 344 se entendía en el artículo 81 que la
marca debía ser suficientemente distintiva. Esto no se constituye como una
diferencia, la distintividad siempre ha sido un requisito esencial de la marca. Lo
que pasa es que en la nueva Decisión se quiso poner expresamente como causal
de irregistrabilidad la carencia de distintividad.

En este artículo se establecen varios eventos en los no serán registrables como

marca los signos que "consistan exclusivamente":

- en formas usuales de los productos o sus envases...

- en formas u otros elementos que den una ventaja funcional al producto o servicio
 183

- en un signo que pueda servir en el comercio para describir la calidad, cantidad,

destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características o
informaciones de los productos o servicios, incluidas las expresiones laudatorias.
- en un signo o expresión que sea el nombre genérico o técnico del producto o
servicio que se trate.
- en una designación común o usual del producto de que se trate

Estos literales existían en el artículo 82 de la Decisión 344, pero sin la expresión

"exclusivamente". En todos estos casos, se usa la expresión "exclusivamente" para
denotar que no será registrable un signo cuando todo el conjunto que conforme la
marca cumpla con lo que se establece en estos literales. Es decir, que por ejemplo
todo lo que conforma la marca debe constituirse como un nombre genérico para
que esta no sea registrable, porque pueden haber dentro de la marca elementos o
palabras acompañadas de otras expresiones o figuras que les den distintividad y
eso hace que no quepan dentro de "exclusivamente" y sean registrables.

Se ve como nuevo lo que se refiere a las expresiones laudatorias (literal e) que

son aquellas que realzan la calidad del producto, lo engrandecen, enaltecen o
resaltan. Como una innovación, la Decisión 486 establece que este tipo de
expresiones son irregistrables como marcas porque se estaría afirmando que un
producto es mejor que otro, como por ejemplo cuando se dice "superior" o
"mejor", etc.

El "nombre genérico" (literal f) se considera irregistrable a menos que como lo

establece el inciso final del artículo 135 se constituya en un genérico descriptivo, lo
que ocurre si se prueba que la expresión o palabra tiene un segundo significado,
abriendo así la posibilidad para registrar ese nombre genérico como marca. No se
podrá por ejemplo usar manzana como marca de la fruta porque eso es un
nombre genérico, pero si podrá usarse como marca de esferos.
 184

El literal g) corresponde al literal e) del artículo 82 de la Decisión 344.

El literal h) que corresponde al literal f) del artículo. 82 de la Decisión 344

establece que no será registrable un signo que consista en un color aisladamente
considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica. Se refiere
al color en el aspecto figurativo, no a la palabra "azul" por ejemplo, sino a una
mancha y la razón es que esta carece de distintividad a menos que este delimitada
por alguna forma. Adicionalmente se establece esta causal porque otorgar el
registro de una marca así, sería dar a alguien el monopolio de un color y los
colores son de uso de todos en sus marcas. Generalmente las marcas se otorgan
sobre combinaciones de colores, pero nunca sobre colores no delimitados por una
forma.

El literal i) se refiere al mismo evento regulado en el artículo 82 de la Decisión

344 en su literal h. Ambos establecen el evento en que un signo pueda "engañar a
los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica,
la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para
el empleo de los productos o servicios de que se trate"

El literal j) que se relaciona con el literal j del artículo 82 de la Decisión 344, se

refiere a las "denominaciones de origen". Con respecto a este tema podemos decir
que una denominación de origen no se puede registrar si se demuestra que está
protegida en otro país o en Colombia. Esta prueba la debe aportar quien se
oponga al registro de la marca y lo hace con un certificado expedido por la Oficina
Nacional Competente. La denominación de origen para serlo debe estar reconocida
como tal por el respectivo Estado. Un ejemplo es el Queso Cabrales que es una
denominación protegida en España. Si se prueba esta protección, se debe negar el
registro de la marca en Colombia.
 185

En Colombia no hay ninguna denominación de origen reconocida hasta el

momento. Cuando hablamos de “Café de Colombia” esto es una denominación de
origen, una descripción del lugar de origen de ese café. El literal e) dice que no se
pueden registrar marcas que consistan exclusivamente en una procedencia
geográfica, sin embargo, si se acompañan de otros elementos que le den
distintividad si se puede registrar, como por ejemplo con el signo Juan Valdez.

El artículo 201 de la Decisión 486 aclara los conceptos de "indicación geográfica" y

"denominación de origen". Es así como la primera aparece como el género y esto
se explica que se diferencia de la denominación de origen en que esta se refiere a
una calidad que surge de las características de una zona geográfica, mientras que
la indicación geográfica no necesariamente tiene que ver con la calidad del
producto.

El literal k) hace una especial referencia a las denominaciones de origen cuando

se trata de "vinos y bebidas espirituosas". Esto se incluyó por la influencia de
países europeos que son los que tienen tradición en este tema.

El literal n) se refiere a la irregistrabilidad de los "signos de conformidad con

normas técnicas". Es igual al literal k) del artículo 82 de la Decisión 344. Se está
refiriendo a acreditaciones que da el Estado sobre la calidad e idoneidad de un
producto. Por ejemplo el sello ICONTEC no puede ponerse a un producto como
marca porque es una forma de acreditar una calidad que si se pone como marca
crearía un engaño al público que pensaría que ese producto tiene determinada
calidad y realmente no es así. Ese uso se reserva sólo a los organismos
competentes.
 186

El literal o) habla de las "variedades vegetales", como se hacía en el literal m) del

artículo 82 de la Decisión 344. Lo que se puede concluir es que no pueden
registrarse variedades vegetales como marcas si tienen que ver con los productos
a los que se aplica. Es decir, se podrá usar por ejemplo La Catleya, que es una
variedad vegetal, para registrarlo como marca de ropa, pero no para semillas.

En el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 se dice que "No
obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en el país miembro y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica"

Algunos creen que quienes redactaron la Decisión se excedieron en este punto,

puesto que esto se toma de la Doctrina española, la cual se refiere en este punto
exclusivamente a palabras descriptivas y acá lo extiende a formas usuales, colores,
genéricos, etc. En la práctica esta regulación presenta problemas en el mercado
porque permite que se otorgue monopolio sobre esos signos. Realmente proviene
de una norma del Convenio de Paris en la que se establecía la posibilidad de dar
ese monopolio porque las palabras tienen un segundo significado. El artículo 6
quinquines # 3 literal c) establece que para apreciar si la marca es susceptible de
protección se deberá tener en cuenta todas las circunstancias de hecho,
principalmente la duración del uso de la marca. Aunque no es muy evidente en
este artículo se encuentra el fundamento de este tema. Cuando se dice que el uso
de la marca es relevante, esto abre paso a la regulación que encontramos en la
Decisión 486.

El artículo 136 de la Decisión 486 regula en consonancia con el artículo 83 de

la Decisión 344 a aquellos casos en que no se registra un signo cuyo uso afecte el
derecho de un tercero:
 187

El literal a se refiere al caso en que sean idénticos o se asemejen a una marca ya

solicitada o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para
productos o servicios que puedan causar "riesgo de confusión o asociación". Es
igual al literal a del artículo 83 de la Decisión 344. En la mayoría de los literales se
habla del riesgo de confusión o asociación. Lo que se busca es que el consumidor
no confunda el origen empresarial del producto o servicio o un producto con otro
producto. Existe en el mercado la "confundibilidad directa" o "indirecta". Es la regla
general evitar que el tercero se engañe, buscar que el consumidor no este en
error, evitar el daño a la empresa y la dilación del signo distintivo.

El literal b habla de la semejanza con el nombre comercial protegido o un rótulo o

enseña, siempre que su uso pueda crear el riesgo de confusión o asociación. El
literal b del artículo 83 de la Decisión 344 establece lo mismo.

El literal c establece lo mismo para el caso de los lemas comerciales solicitados o

registrados. Corresponde al literal c del artículo 83 de la Decisión 344.

El literal d del artículo 136 de la Decisión 486 es nuevo y habla del caso en que
los signos sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que su uso cree el riesgo de confusión o asociación, “cuando el solicitante
sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero”.
Este literal tiene su origen en el Convenio de Paris. Es una de las pocas causales
de irregistrabilidad que se regulan en ese convenio. Se está refiriendo al caso en
que un distribuidor, por ejemplo una agencia comercial, solicita la marca que ha
estado distribuyendo de forma arbitraria. Es decir, si por ejemplo se otorga la
agencia a alguien para explotar un negocio en Colombia y de forma abusiva
además de explotarlo, esa persona registra la marca a su nombre. En ese caso,
esa marca no es registrable.
 188

El literal e establece la irregistrabilidad para signos que afecten la identidad o

prestigio de personas jurídicas o naturales, en especial, en lo que se refiere al
nombre, apellido, imagen, retrato o caricatura de una persona diferente del
solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona
distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o
sus herederos. Este literal tiene semejanza con el literal f del artículo 83 de la
Decisión 344, pero en este no se incluían las personas jurídicas. Realmente no se
han visto casos de este tipo en los que se involucren personas jurídicas.

El literal f habla de los signos que infrinjan los derechos de propiedad industrial o
derechos de autor. Corresponde al literal g del artículo. 83 de la Decisión 344.

El literal g habla de los signos que “consistan en el nombre de las comunidades

indígenas, palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus
productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de
su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad
o con su consentimiento expreso”. Este es un tema nuevo que ha tomado mucho
auge. Se han dado pronunciamientos que han optado por la protección del nombre
de la comunidad indígena. No se puede usar este nombre porque es parte del
patrimonio de esos grupos y por lo tanto sólo ellos los pueden usar. Se hace
también porque se busca sacar del comercio a las comunidades, puesto que su
cultura no es objeto de comercialización, a menos que ellos mismos decidan que
se quieren lucrar de eso.

El literal h del artículo 136 de la Decisión 486 regula, al igual que lo hace el
artículo 83 de la Decisión 344 en su literal d, el tema de los signos distintivos
notoriamente conocidos. En ambos artículos se dice que no se registraran cuando
constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido de un tercero. Sin
 189

embargo en la Decisión 344 se hacía referencia a que debía serlo “en el país en el
que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados”. En la nueva Decisión se regula en un
capítulo aparte lo que tiene que ver con los signos notoriamente conocidos, luego
en este artículo se busco que hubiera concordancia con esa regulación y se
suprime esa parte específica.

La Decisión 486 regula en su artículo 137 la posibilidad de denegar una marca

en el evento en que la Oficina Nacional Competente "tenga indicios razonables que
le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal". Esta posibilidad aparece como
innovadora frente a la Decisión 344, la cual no se refería a este tema. La
Resolución 210 de 2001 en su artículo 21, la cual se refiere al Decreto 2591 de
2000 que reglamentó la Decisión y establece cuándo se configura un acto de
competencia desleal para poder aplicar la causal. Esto limita un poco el concepto
de competencia desleal. Por otra parte se establecen acciones de competencia
desleal en la parte final de la Decisión, lo cual implica que se le da concordancia al
tema.

5.10.1 Del Procedimiento del Registro

Los artículos 138, 139 y 140 de la Decisión 486 aclaran lo que decía la Decisión
344 en su artículo 88 sobre los requisitos de forma que debe cumplir la solicitud
del registro de una marca, así como también las consecuencias que se dan cuando
la solicitud no cumple con esos requisitos de forma o con algunos requisitos
mínimos, caso en el cual no será una solicitud. En la Decisión anterior se
establecían una serie de requisitos, pero no se decía claramente a los países cómo
debían presentar esos requisitos. Es por eso que se busca unificar el lenguaje y los
términos.
 190

El artículo 139 de la Decisión 486 se encarga de ampliar lo que tiene que ver
con el petitorio de la solicitud. En el proceso de unificación se llegó a entender el
petitorio como la solicitud del registro de la marca, que debe contener en un
formulario las cosas que se establecen en los literales a) al h).

El artículo 140 de la Decisión 486 dice que "se considerará como fecha de
presentación de la solicitud, la de su recepción por la Oficina Nacional Competente,
siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo
siguiente: "y establece unos requisitos en los literales a) al e). Es este artículo el
que se refiere a los requisitos mínimos sin los que la solicitud no se considera
como tal.

Este es el aspecto más novedoso en la parte del estudio de forma de la solicitud

con respecto a la Decisión 344, puesto que bajo sus normas lo que se aplicaba era
el Código Contencioso Administrativo en su artículo 12, el cual establecía que si la
solicitud no cumplía con los requisitos mínimos, esta igualmente se recibía. Se
consideraba más que una solicitud un derecho de petición y se le daba a la
persona un término para que la completara y cuando lo hacía, ahí si, se le llamaba
solicitud de registro. Tenía la particularidad de que era en esa fecha que adquiría
la envergadura de solicitud y esa era entonces la fecha de presentación. El artículo
140 es el resultado de una propuesta de Colombia en las negociaciones de la
Comunidad Andina para la Decisión 486 que buscó obviar los problemas que se
tenían de documentos que se presentaban a título de solicitud, pero que nunca lo
habían sido por no cumplir requisitos como por ejemplo "el comprobante de pago
de la tasa". Hoy, el solicitante lo que tiene que hacer es llenar como mínimo esos
requisitos para que lo que viene a radicar sea llamado solicitud de registro y se
gane la fecha de presentación que es la fecha de la reivindicación de prioridad.
 191

El artículo 141 de la Decisión 486, así como el artículo 97 de la Decisión 344 se

refieren al caso en que se puede invocar como fecha de presentación de una
solicitud aquella en la que la respectiva marca haya distinguido productos o
servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país.
Este caso se conoce como "reivindicación de prioridad por exposición". Se
establece esta posibilidad desde el Convenio de París. Lo que se hace es
reconocerle la prioridad, es decir, la posibilidad al expositor de presentar su
solicitud de registro dentro de los seis meses siguientes a la exposición y se le
tendrá en cuenta como fecha de presentación no el día en que presenta la
solicitud, sino el día de la exposición.

El artículo 142 de la Decisión 486 es sacado del Convenio de París y establece

la figura que se ha llamado la "marca tal cual es". Esta figura consiste en que si en
un país miembro del Convenio de París una persona obtiene el registro de una
marca, tendrá derecho a que en otro miembro del Convenio se la registren tal cual
como la ha obtenido en ese país, es decir, con la misma cobertura, el mismo signo,
etc. Es una obligación para la oficina conceder ese tipo de marcas, aunque no sean
en principio registrables. En esta situación pueden presentarse problemas por
marcas que existan en el último país, pero es precisamente esto lo que está
permitiendo el artículo. 142 porque esta dando una ventaja al titular que sabe que
por medios normales la marca sería negada, es precisamente en eso en lo que
consiste la prerrogativa.

El artículo 143 de la Decisión 486 trae algunos cambios con respecto al

artículo 89 de la Decisión 344. En ambos se hace referencia al tema de la
modificación que puede pedir el solicitante de un registro de marca de su solicitud.
En la anterior Decisión se decía que esa modificación sólo podía referirse a
"aspectos secundarios", lo cual creaba mucha confusión, ya que realmente no se
entendía qué significaba esa expresión. En la Decisión 486 se buscó ser más
 192

específico en cuanto a qué modificaciones son posibles y se suprime lo de los

aspectos secundarios. Por otra parte el solicitante puede pedir la corrección de
cualquier error material. Es así como se habla por un lado de modificación y por
otro de corrección. La modificación es algo nuevo que se va a presentar dentro de
una solicitud ya presentada, por ejemplo, cambiar el solicitante y la corrección se
refiere a un error que se tuvo en la solicitud.

El inciso 3 aclara que las modificaciones en ningún caso podrán implicar "el
cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o
servicios señalados inicialmente en la solicitud". En este inciso se está aclarando el
alcance que puede tener una modificación, lo que antes se entendía como
aspectos secundarios. Es decir, que la modificación puede darse sobre cualquier
cosa, excepto sobre aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los
productos. Esto implica que se pueden reducir o limitar los productos o servicios.

El artículo 144 de la Decisión 486 corresponde al artículo 90 de la Decisión

344. En la nueva Decisión se establece que la oficina nacional competente
examinará los requisitos dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud. Si encuentra que no se cumplen los requisitos se lo
notifica al solicitante para que complete los requisitos y si no lo hace, la solicitud
se considerará abandonada y perderá su prelación. En la Decisión 344 para el
mismo caso se decía que la consecuencia era que la solicitud era rechazada. La
nueva Decisión ha buscado unificar el lenguaje y hacerlo más técnico. Si se
analizan estos términos se ve que como consecuencia jurídica el rechazo o el
abandono implican lo mismo, es decir, que se pierde la prioridad y se archiva la
solicitud. Sin embargo, técnicamente en este caso lo que se está dando no es un
rechazo de la solicitud, sino un abandono, porque el solicitante no presentó las
correcciones. Es por esto que se cambió la palabra "rechazada" por "abandonada".
 193

El artículo 145 de la Decisión 486 corresponde al artículo 92 de la Decisión

344. En este último se establecía que si la solicitud cumplía los requisitos la Oficina
Nacional Competente ordenará la publicación por una sola vez. La nueva Decisión
suprimió la parte que decía por una sola vez, porque eso resultaba como una
limitación si la publicación quedaba mal hecha. Lo que se hacía antes es que se
recurría a la legislación nacional para revocar y ordenar publicar otra vez. Lo que
se hizo fue quitar esa limitante para que si es necesario volver a publicar,
simplemente se verifiquen los requisitos formales y se hace otra vez.

5.10.2 Oposiciones

Este fue uno de los temas más discutidos dentro de las negociaciones, toda vez
que se encontraban dos posiciones extremas. La primera, por parte de la
Secretaría General de la Comunidad Andina, la cual quería que se creara la marca
comunitaria y así al ser concedido un registro sobre una marca en algún país de la
Comunidad Andina, se extendía a todos los demás países miembros; y la posición
de los países miembros como Perú, los cuales querían defender la territorialidad.
Para la mejor comprensión de este tema, analizaremos los siguientes artículos:

El artículo 146 de la Decisión 486 así como el artículo 93 de la Decisión 344 se

refieren a la posibilidad que se le da a quien tenga legítimo interés para presentar
oposiciones al registro de la marca solicitada.

El inciso 2 del artículo 146 se refiere a un plazo adicional que se otorga para
presentar las pruebas que sustenten la oposición. Esta posibilidad no se daba bajo
la Decisión 344. La nueva Decisión buscó en este artículo perfeccionar el
procedimiento y una de las falencias que mayor inconformidad generaba era que
no existía un plazo extra para presentar pruebas y en el 70% de los casos, por su
naturaleza o por ser de empresas extranjeras, ese plazo es necesario.
 194

El inciso 3 del artículo 146 se refiere a las "oposiciones temerarias". Esta es una
nueva regulación frente a la Decisión 344. Las oposiciones se presentan, se les
hace el estudio de forma y se da el traslado correspondiente. Hay unos casos en
que realmente la oposición es infundada, es decir, no tiene razón de ser. Sin
embargo, definir lo que es temeridad no es fácil, puesto que es un concepto muy
amplio. Es por eso que este tema necesita ser reglamentado para así saber en que
caso se está frente a una oposición temeraria.

El inciso 4 hace referencia a una figura que se regulaba en la anterior Decisión en

su artículo 100. En la nueva Decisión se quiso ubicar de una forma mejor. El efecto
que se busca con este artículo es que en el evento en que un titular de una marca
la pierda y dentro de los términos que se le otorgan en el artículo 153 la vuelve a
solicitar, no prosperen las oposiciones contra su solicitud.

El artículo 147 de la Decisión 486, así como el inciso 2 del artículo 93 de la

Decisión 344 se refiere a otras personas que se considerarán con legítimo interés
para los efectos del artículo anterior, es decir, para presentar oposiciones.

El inciso 1 por su parte establece que se entiende que tienen legítimo interés para
oponerse en los otros países miembros, por una parte, el titular de una marca
idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda inducir al público a error, y por otra parte, quien primero solicitó el
registro de esa marca en cualquiera de los países miembros. El artículo establece
que en ambos casos se debe acreditar su interés real en el mercado del país donde
interponga su oposición debiendo solicitar el registro de la marca al momento de
interponerla.
 195

Ante la discusión entre la Secretaría General y los países miembros, se optó por un
punto intermedio donde se negó la marca comunitaria, pero se estableció la
"oposición andina", la cual exige diferentes condiciones:

1. Quien presente la oposición debe provenir de otro país miembro de la

comunidad andina. Esto implica que esta persona ya solicitó la marca o ya la tiene
registrada en otro país miembro de la comunidad andina. Es importante anotar
que sólo se está cobijando a titulares o solicitantes de marcas en otros países
miembros. Por esta razón hay quienes opinan que se está dando un trato
diferencial que viola los acuerdos de Trato nacional y Nación Más Favorecida. Sin
embargo, este artículo debe aplicarse tal y como está según los lineamientos de la
OMC.

Debe tratarse por una parte de una marca idéntica o similar y por otra parte de
una marca que se use para productos respecto de los cuales ese uso pueda inducir
al público a error.

El último es un requisito muy importante que es presentar una solicitud de registro

en el país donde se quiere hacer valer la oposición. Se trata de una figura muy
importante que existía también en la Decisión 344, pero de una forma más
general. En la nueva Decisión se buscó profundizar y aclarar este tema. A este
respecto se dijo que surgen para el opositor dos obligaciones que son primero,
solicitar el registro de la marca y segundo, acreditar el interés real. De hecho se
entiende que la mejor prueba de ese interés es presentar la solicitud del registro
de la marca. Además el empresario debe demostrar la intención de comercializarla,
porque si sólo la presenta para obstaculizar el registro del solicitante, la oposición
no puede declararse fundada.
 196

El inciso 2, establece que la interposición de la oposición con base en la marca

registrada antes en cualquier país miembro, faculta a la Oficina Nacional
Competente a denegar el registro de la segunda marca. Lo que esto significa es
que efectivamente si la persona alega que ya tiene la marca registrada tiene una
ventaja muy grande que consiste en que se niega el registro al solicitante, siempre
y cuando el opositor cumpla con los requisitos establecidos en el primer inciso, es
decir, que debe probar el interés real y por lo menos haber solicitado el registro de
marca en el país en el que se está oponiendo. Lo que se está fijando en la nueva
Decisión son unos parámetros mayores de viabilidad y se podría afirmar que tener
la marca registrada en otro país miembro genera una probabilidad muy elevada de
que se niegue la solicitud en el respectivo país.

El inciso 3 regula la suspensión del registro de la segunda solicitud "hasta tanto el

registro de la primera sea conferido". En este punto la Superintendencia de
Industria y Comercio está tratando de fijar una posición porque la regulación no es
muy clara y este es un tema de suma importancia. Lo que quiere decir es que se
dará la suspensión del registro de esa solicitud que se está tramitando en el país
en el que se presentó la oposición y quien se opone es una persona que tiene esa
marca registrada o la ha solicitado en otro país. La confusión se crea porque
algunos han interpretado que el registro que debe suspenderse es el que solicita el
opositor. En nuestra opinión el artículo al decir la "segunda marca" se está
refiriendo a la que trae el opositor porque para la otra no tendría razón de ser.

El artículo 148 de la Decisión 486 en su inciso 1 establece en consonancia

con el artículo 95 de la Decisión 344 inciso 1, que se debe notificar al solicitante de
la oposición para que este pueda presentar sus argumentaciones y pruebas para
defenderse. Aparece como una novedad frente a la Decisión 344, en el inciso 2 del
artículo 148 de la Decisión 486, un plazo adicional que se otorga al solicitante para
 197

que pueda presentar las pruebas que considere necesarias. Esta posibilidad no
existía bajo la anterior Decisión.

El artículo 149 de la Decisión 486, correspondiente al artículo 94 de la Decisión

344, contempla algunos casos en los que no se admiten las oposiciones para su
trámite:

El literal a) se refiere a las que se presenten sin indicar los datos esenciales sobre
el opositor y la solicitud a la que se opone. Este literal es nuevo, no se encontraba
en la anterior Decisión.

El literal b) habla de la presentada extemporáneamente, tal como lo hacía el

literal a) del artículo 94 de la Decisión 344.

El literal c) incluye las oposiciones que no hayan pagado las tasas

correspondientes, así como lo hacía el literal d) del artículo 94 de la Decisión 344.

La nueva Decisión suprimió dos literales que se incluían anteriormente. El literal b)

del artículo 94 de la anterior Decisión, que decía que no prosperaba la oposición
"que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de
marca a la cual se observa", se quitó porque en muchas ocasiones la solicitud es
posterior a la del opositor, pero por alguna razón tiene mejor derecho. Por ejemplo
puede tratarse de figuras como la reivindicación de prioridad o reivindicación de la
marca notoria, en las cuales la solicitud es posterior como establece la causal, pero
sin embargo, tiene mejor derecho a obtener el registro.

El artículo 150 de la Decisión 486, así como el inciso 2 del artículo. 95 de la

Decisión 344 establece el procedimiento que se debe seguir. Es así como, al
 198

vencerse el plazo de notificación al solicitante o si no hay oposiciones, la oficina

procederá a hacer el examen de registrabilidad o a resolver las oposiciones
mediante una Resolución.

5.10.3 Derechos y Limitaciones Conferidos por la Marca

El artículo 152 de la Decisión 486, al igual que el artículo. 98 de la Decisión

344 establece que la duración del registro será de diez años desde su concesión y
se podrá renovar por períodos sucesivos de diez años.

El artículo 153 de la Decisión 486, siguiendo el artículo 99 de la Decisión 344,

se refiere a un plazo de gracia que se explica así: existe una fecha de vencimiento
de la marca (20 de Noviembre de 1999 por ejemplo), normalmente el período para
pedir la renovación del registro es dentro de los seis meses anteriores al
vencimiento del registro (20 den Mayo de 1999), pero si al vencimiento la persona
no presentó la renovación, se le extiende el plazo a seis meses de gracia
posteriores (20 Mayo de 2000). Si no lo presenta en esos seis meses el derecho
caduca.

El artículo 154 de la Decisión 486, al igual que el artículo 102 de la Decisión

344 dice que "el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro
de la misma ante la respectiva oficina nacional competente"

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de la marca da el

derecho a impedir a un tercero lo siguiente:

Literal a), usar la marca o signo sobre productos para los que se registro, sobre
productos que se relacionen con los servicios para los que se registró o envases
 199

envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Esta prohibición se

encontraba regulada en el artículo 104 literal a) de la Decisión 344, aunque la
nueva Decisión es más específica en cuanto a las conductas. Anteriormente decía
simplemente que se podía impedir el uso para los mismos productos y cuando
creara confusión, acá se está aclarando un poco más esa idea.

Literal b) cambiar la marca para fines comerciales después de estar aplicada o

colocada sobre los productos para los cuales se registro.

Literal c) se refiere a fabricar etiquetas, envases, envolturas, etc. que contengan

la marca o comercializarlos. Corresponde al literal b) del artículo 104 de la Decisión
344,

Literal d) habla de usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para

productos diferentes, si esto puede causar confusión al público. Se dice en este
literal que si se usa para productos similares, el riesgo de confusión se presumirá.

El literal e) se refiere a usar en el comercio una marca o signo similar a una

marca notoriamente conocida, cuando se pueda causar al titular un daño
económico o comercial injusto por la dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca o por un aprovechamiento injusto del prestigio
de la marca o su titular.

El literal f) permite al titular impedir que un tercero use públicamente un signo o

marca idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando pueda causar una dilución de la fuerza distintiva o valor
comercial o publicitario o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
 200

El artículo 104 de la Decisión 344 establecía los mismos derechos para el titular de
impedir estas conductas a los terceros. Lo que buscó la Decisión 486 fue hacer una
mayor claridad y especificar con verbos menos generales la situación de la marca
en el mercado para quien no es su titular.

El artículo 156 de la Decisión 486, plantea lo que se constituye como uso, para
efectos de los literales e) y f) del artículo 155, y contiene una nueva acomodación
de los literales que obedece simplemente a técnica legislativa puesto que los
artículos 155 y 156 regulan los actos que un tercero no puede hacer sin el
consentimiento del titular de la marca. Lo que hace el artículo 156 es que en
relación con los dos últimos literales del artículo 155, que es el caso de Signos
Notoriamente Conocidos, fija unas situaciones o conductas que específicamente se
pueden presentar cuando se trata de éstos, el artículo especifica el uso de un
signo o marca notoriamente conocida, de manera que esto no se aplica a los otros
literales del artículo 155.

El artículo 157 de la Decisión 486 inciso 1°, establece que los terceros
pueden, sin el consentimiento del titular de la marca, utilizar en el mercado su
propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra
indicación cierta, relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor etc., de sus
productos o de la prestación de sus servicios, siempre que se haga de buena fe, no
constituya uso a título de marca y tal uso se limite a propósito de identificación o
información, y no induzca al público a confusión. Esta disposición corresponde al
artículo 105 del la Decisión 344 y consagra un evento de extraña ocurrencia. Hasta
el momento, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha conocido ningún
caso. A manera de ejemplo, podría presentase un caso en el cual un nombre
geográfico hubiera sido registrado como marca, como por ejemplo en muchas
solicitudes de registro se incluye la palabra “París” por que se asocia a perfumes, a
ropa, etc; y en algunos casos ha sido registrado así. Por ende, si un tercero
 201

necesita registrar la palabra “París” para indicar de donde viene el producto que
está comercializando, la Superintendencia de Industria y Comercio no le puede
impedir a ese tercero que use esa palabra. Esta disposición consagra una situación
de ese estilo, pero es muy raro que se presente.

El segundo inciso de este artículo si es de frecuente aplicación. Por una parte,

establece que el registro de una marca no confiere a su titular el derecho de
prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad
comparativa, ofrecer en venta o indicar la disponibilidad de productos o servicios
legítimamente marcados. En este punto se tiene una novedad respecto de la
anterior Decisión y es en lo referente a la “Publicidad Comparativa”. Lo que se
quiso hacer con esta inclusión fue lograr una interacción entre las normas de
propiedad industrial y las normas de protección dadas por promoción a la
competencia. En este caso se incluye la publicidad comparativa porque obedece a
la realidad y a la experiencia que muestran que se ha dado mucho este tipo de
situación. Sin embargo, no en todos los casos se está violando el derecho del
tercero por que hay cierta publicidad comparativa que es aceptable, pero para
determinar esto, toca acudir a la norma de publicidad comparativa y competencia,
para aclarar específicamente esta situación.

De la lectura del artículo 158 de la Decisión 486 se desprende la nueva noción

introducida dentro de esta Decisión referente al concepto de “Persona
Económicamente Vinculada al Titular”, pues esto no se consagraba en la Decisión
anterior. El artículo 106 de la Decisión 344 hablaba solamente de licenciatario o
persona autorizada para ello, pero sin embargo, es evidente que puede haber
personas que no tengan en sí una autorización o que no sean licenciatarios, pero
que sí estén vinculadas económicamente al titular de la marca, por ejemplo, el
caso de un distribuidor exclusivo o de las sociedades filiales que económicamente
están vinculadas a las matrices. La persona económicamente vinculada no tiene
 202

permiso de uso de por medio, sino que por la dependencia económica que tiene
con el titular, se entiende que puede hacer el tipo de uso que consagra este
artículo.

5.10.4 Coexistencia Marcaria

El artículo 159 de la Decisión 486 es una disposición que causó muchos

problemas y requirió de por lo menos dos sesiones de negociación dentro de la
Comunidad Andina. Establece este artículo que: “Cuando en la Subregión existan
registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para
distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las
mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo
País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercialización”. Este es el fenómeno conocido como coexistencia
marcaria.

La coexistencia marcaria se da en el evento en el cual una persona tiene una

marca registrada en un determinado país, y otra persona registra la misma marca
para los mismos productos en otro país miembro de la Comunidad Andina. La
discusión radica en saber si son permitidas las importaciones de ese producto de
uno de los países en el que esta registrada la marca al otro en el que también ésta
está registrada.

El articulo anteriormente mencionado se refiere al tema al establecer en su inciso

3° que: “ No se prohibirá la importación de un producto o servicio que se
encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la
marca no este siendo utilizada en el territorio del país importador…”.
 203

Frente al tema de la coexistencia marcaria, surgió una discusión importante en lo

que tiene que ver con las importaciones paralelas. Es así como se cuestionó si al
existir una marca registrada en los países de la subregión es posible importar el
producto del que se trate, de uno de estos países al otro. Como respuesta a este
interrogante, la Decisión 486 establece que, en principio estas importaciones no
son permitidas, salvo que exista un acuerdo entre las partes y se indique el país de
origen del producto. La otra posibilidad para realizar estas importaciones se da
cuando en el país importador no se haya explotado la marca.

En este último caso, el de no utilización de la marca, aparece el tema de la

coexistencia marcaria. Lo que ocurre es que cuando en el país que pretende hacer
la importación, la marca no ha sido explotada, el Gobierno puede decretar la
coexistencia marcaria y abrir así la posibilidad a la importación, la cual sin esta
declaración no es posible de realizarse.

Se hizo una aclaración al decir que la persona interesada tiene que demostrar el no
uso de la marca ante la Oficina Nacional Competente, pero se mantiene la duda de
cómo lo va a hacer, si es un procedimiento especial o por la cancelación por no
uso como mecanismo legal que establece la Decisión. Este punto aún queda por
aclarar.

Durante las negociaciones desarrolladas para expedir la Decisión 486 se

presentaron posiciones encontradas, toda vez que determinados países querían
eliminar la coexistencia marcaria debido a que opinaban que el hecho de permitir
que un producto con una marca idéntica a otra para productos similares se
introdujera a un país donde dicha marca también se encontrara registrada,
constituía una violación a los derechos de propiedad industrial.
 204

Por otra parte, los países quisieron aclarar que la no explotación de la marca como
condición para que pudiera darse la coexistencia marcaria debía ser limitada en el
tiempo, es decir, estableciendo un plazo en el cual de no ser explotada la marca,
pudiera procederse a la declaración de la coexistencia marcaria.

En realidad, lo que ocurrió con este artículo fue que hubo tanta discusión y se
presentaron tantos proyectos de artículo que no se llegó nunca a ningún acuerdo.
Como se puede ver de la lectura de ambos artículos, prácticamente es lo mismo
debido a que fue una cuestión más que todo política y poco jurídica. Por lo tanto,
no se quiso entrar a modificar nada. Únicamente se hicieron algunos cambios de
redacción, pero el sentido es el mismo.

Frente a estas propuestas, la decisión final fue mantener el artículo 107 de la

Decisión 344 tal y como estaba. Sobre este particular, opinó el Tribunal Andino de
Justicia en interpretación prejudicial que: “La importación de mercancías, incluidos
los productos con marcas idénticas o similares, provenientes de terceros países,
como acto de comercio que cumple con el supuesto del inciso 3º del artículo 107
de la Decisión 344 - en cuanto a que se introdujo al país cuando la marca
registrada no ha sido utilizada - está amparada por la libertad de comercio a que
se han comprometido los países integrantes de la Comunidad Andina, y genera, no
propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro
en el Ecuador, sino que crea derechos a favor de los importadores que se
introduzcan legítimamente en el mercado.

Sobre el mismo tema aclara el Tribunal que: “Vale la pena a este respecto tratar
de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida
al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el uso de la
marca. Porque como se dijo atrás, en la medida en que el titular de una marca no
la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. Del mero uso
 205

calificado de la marca, surge el elemento de legitimación de su derecho a oponerse

o no a la importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma
marca. Ese, a juicio de este Tribunal, constituye el sustento jurídico del artículo
107, párrafo 3ro del la Decisión 344”.

5.10.5 Licencias y Transferencias de las Marcas

Respecto a las Licencias y Transferencias de las Marcas, los ADPIC en su artículo

21 establece que “Los Miembros podrán establecer las condiciones para las
licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido
que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio
y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a
cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca”. Por
su parte, la Decisión 486 regula este tema en sus artículos 161 a 164.

El artículo 161 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca

concedido o en trámite puede ser transferido por acto entre vivos o por vía
sucesoria con o sin la empresa a la cual pertenece. Adicionalmente dice que debe
registrarse toda transferencia y que debe constar por escrito. Así mismo establece
que cualquier persona interesada puede solicitar el registro de una transferencia,
pero la Oficina Nacional Competente puede denegar el registro si la transferencia
acarrea riesgo de confusión.

La inclusión de este artículo se debe a la adecuación que se hizo a los ADPIC y

adicionalmente porque en Colombia, como es sabido, todo lo que implique cesión
del establecimiento de comercio es en bloque, entonces se entiende que si se cede
la marca, se hace conjuntamente con el establecimiento de comercio ya que se
considera un activo de éste. Por consiguiente, es una aclaración de que puede ser
 206

con o sin el establecimiento de comercio, con miras a adaptarse a lo establecido en

los ADPIC.

El artículo 162 por su parte, establece que el titular de una marca registrada o en
trámite puede dar licencia a uno a más terceros para la explotación de la marca, y
en el inciso segundo encontramos una precisión nueva que establece que debe
registrarse ante la Oficina Nacional Competente toda licencia de uso de la marca, y
que la falta de registro ocasiona que la licencia no surta efectos frente a terceros.
Acá encontramos una novedad que es conveniente analizar.

El tema no es muy claro en ADPIC, pues no se establece una limitante con

respecto a ese tema. Por consiguiente, se quiso aclarar que se puede transferir y
también se puede licenciar, como lo establece el artículo 162, una marca que está
en trámite y también una marca que ya está registrada. Bajo la Decisión 344 eso
no era posible, pues la marca debía estar registrada. Sin embargo, consideramos
que esto no es muy adecuado jurídicamente puesto que creemos que no es
conveniente licenciar marcas que no se han convertido verdaderamente en marcas
pues no se ha otorgado el registro, por lo tanto se estaría licenciando una mera
expectativa y frente a esta circunstancia, la Oficina Nacional Competente puede
negar la marca afectando gravemente los contratos y la seguridad jurídica de
éstos.

Actualmente, la Superintendencia está haciendo simplemente una anotación. Una

solución a esto podría ser la celebración de un contrato condicionado a la
existencia de la marca como tal, como cuando se explota una patente sin haberla
obtenido todavía, esta condicionado a que exista dicha marca.
 207

En el artículo 163 de la Decisión 486 no hubo ninguna modificación respecto

de lo que se tenía establecido en la Decisión anterior. Se adicionó lo referente a las
practicas comerciales restrictivas de la libre competencia, en este punto insistió
mucho Colombia, para que se analizaran este tipo de disposiciones debido a que
hay muchos contratos de este tipo que lo que quieren es, amparados por este
registro, efectuar actos de competencia desleal o realizar una práctica comercial
restrictiva, como una integración o una fusión que produzca monopolio en el
mercado, el cual no es aceptado. Esta norma es poco aplicada por que la
Superintendencia de Industria y Comercio se limita a funciones de registro, muy
mecánicas, y no entra a analizar el fondo de los contratos, pues eso corresponde a
las partes contratantes.

El artículo 164 es una disposición nueva. Establece que en caso de que exista
algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de una marca
durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo
a la Oficina Nacional Competente. En caso contrario, cualquier notificación que se
haga conforme a los datos que aparecen en el registro, se reputará válida. Lo que
pasa con este artículo es que se presentaban muchos casos en los que no era
simplemente una cesión ni una licencia de uso, sino que el titular cambiaba de
nombre, entonces, por aplicación de normas de carácter local, se hacía la
inscripción del cambio de nombre. Ahora lo que se hizo fue dejarlo explícito y en la
Superintendencia de Industria y Comercio se tratan como situaciones en las que se
modifica la inscripción del registro.

5.10.6 Cancelación del Registro

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Nacional

Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada
cuando, sin ningún motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado al menos
 208

en uno de los países miembros, por su titular o licenciatario o persona autorizada,

durante los 3 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción
de cancelación. La cancelación de registro por falta de uso de la marca también
podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con
base en la marca no usada.

Cuando en este artículo se hace referencia a “persona autorizada”, es una

denominación nueva que va en el mismo sentido de la “persona económicamente
vinculada” explicado anteriormente. Puede haber una persona que no sea
licenciatario, porque no existe una licencia de uso de por medio, pero que está
autorizada, por ejemplo, el caso de un distribuidor exclusivo que tiene una carta de
representación y distribución exclusiva, y por eso está autorizado. La persona
“económicamente vinculada” no tiene permiso de uso de por medio, sino que por
la dependencia económica que tiene con el titular, se entiende que puede hacer
este tipo de uso. En este caso del artículo 165, si no media una licencia, tiene que
mediar una autorización.

El inciso 2 establece: "No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá

iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir
de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro
de la marca respectiva en la vía administrativa." Este inciso no existía en la
Decisión anterior. En este punto existía una preocupación de los países en la que
se decía que si pasaban tres años sin explotación de la marca, se podrá cancelar el
registro. Pero ¿qué pasaría si alguien no la utilizaba porque por ejemplo había una
discusión con el Estado en la que este tenía que dar una respuesta.? Entonces este
inciso buscó aclarar que esos tres años para interponer la acción de cancelación se
contaban desde que el Estado se pronunciara sobre el tema.
 209

El inciso tercero de este mismo artículo, corresponde al artículo 112 de la

Decisión 344, el cual contempla lo relativo a las renuncias parciales.
Aparentemente, bajo la Decisión 344, del artículo 108 al 112, no establecía
explícitamente que cuando la oficina cancelara, lo hiciera parcialmente, sino que
cuando el titular, a motu propio renunciara, sí lo podía hacer parcialmente.
Entonces en la Decisión 486 lo que se hizo fue ampliar la figura para que también
se dé dentro del trámite de la cancelación,

En el inciso cuarto, se eliminó lo relativo a las “restricciones a las importaciones

u otros requisitos oficiales impuestos” porque esto se entiende incluido dentro de
la fuerza mayor, pues son conceptos que abarcan las situaciones que se salen de
las manos de quien puede alegarlos, por consiguiente, se entiende incluido y por
esta razón se eliminó.

Cabe señalar en este punto, que el inciso quinto del artículo 108 de la Decisión 344
se pasó al artículo 235 de la Decisión 486 puesto que se consagró un capítulo
entero específicamente dedicado a todo lo relacionado con signos notoriamente
conocidos, correspondiente al título 13, puesto que la notoriedad se consideró un
tema demasiado importante y se le quiso trabajar y tratar por aparte.

En conclusión, en la nueva reglamentación se prevé la posibilidad de cancelar un

registro de marca por no uso en los mismos términos del ADPIC (3 años
ininterrumpidos de falta de uso). También acorde con ADPIC se admiten como
excusas válidas para no haber usado la marca, razones de fuerza mayor o caso
fortuito, entre otras razones, y se considera que el uso de la misma por parte de
licenciatarios o terceros, controlados por el titular, constituye uso de la misma. En
la nueva Decisión solamente se cambia el nombre de la acción: en vez de
anulación se refieren a cancelación.
 210

El artículo 166 de la nueva Decisión establece que se entiende que una marca
se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido
puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, mirando la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades de comercialización. Esta
disposición es igual al artículo 110 de la Decisión anterior y respecto de ésta no
hay ninguna modificación importante ni comentario adicional.

Por su parte, el siguiente artículo, el 167, establece que la carga de la prueba

del uso de la marca corresponde a su titular. El inciso 2º dice que el uso de la
marca puede demostrarse mediante facturas, documentos contables o
certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de
comercialización de las mercancías. En este artículo encontramos un cambio de
redacción respecto del artículo 108 de la Decisión 344, pero esto obedece
únicamente a la intención de aclarar cómo puede demostrarse el uso, de dejar una
explicación más detallada en este punto.

El artículo 168 es una disposición que reviste gran importancia por cuanto
consagra el evento en el cual, una persona que tenga una resolución favorable,
tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho, podrá invocarse a partir de
la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta tres meses siguientes a la
fecha en la que la resolución de cancelación queda en firme en la vía gubernativa.
Encontramos acá la consagración de “Derecho Preferente” y vemos que en la
Decisión 486 tiene un término más amplio porque, en la Decisión 344 era desde
que la persona obtenía la resolución favorable, hasta que se cumplieran tres
meses, eran tres meses y nada más, y la condición para ejercer ese derecho
preferente era que la persona solicitara ese registro dentro de los tres meses. Si no
había solicitud, pues no había derecho preferente y no pasaba nada.
 211

En la nueva Decisión se amplía el plazo porque la persona tiene la posibilidad de

ejercerlo desde el día en que se presenta la cancelación hasta el último día de los
tres meses siguientes a la resolución que ordena la cancelación, es mucho más
amplio, el alcance es mucho mayor. La condición sigue siendo que efectivamente
se ejerza, porque se puede obtener la cancelación, pero no ejercer el derecho
preferente. El derecho preferente se materializa cuando se presenta una solicitud
de registro y se dice expresamente que se invoca ese derecho.

El artículo 169 de la Decisión 486 es una disposición nueva que consagra la

cancelación del registro de una marca cuando su titular provoque o tolere que la
marca se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o
varios productos o servicios para los cuales está registrada. Comúnmente se
conoce como el caso de los “signos vulgarizados” y de la cancelación por
vulgarización, es decir, cuando la palabra ha llegado a un punto dentro del
lenguaje corriente, que ya se convierte en usual, perdió toda distintividad y muy
seguramente por culpa o tolerancia del mismo titular pues incide mucho el tipo de
publicidad que se haga sobre la marca. Un ejemplo de esto es la marca Kleenex,
es una marca que ha perdido su distintividad y se ha vulgarizado dentro del
lenguaje corriente. Sin embargo, ellos han hecho campañas agresivas para no
perder la distintividad. Otro ejemplo es la marca Teflon que en un momento
también estuvo peligrando con caer en esta vulgarización.

Esta cancelación puede ser de oficio, pues la Superintendencia de Industria y

Comercio está facultada para hacerlo; o a solicitud de cualquier persona. Vale la
pena señalar en este punto, que esto no pasa en la cancelación por no uso, donde
siempre tiene que haber una solicitud de persona interesada, la Superintendencia
no lo puede hacer de oficio. En el caso del artículo que estamos analizando sí se
puede hacer de oficio, pues la palabra ya adquirió tal significado dentro del
mercado, dentro del lenguaje corriente, que ya no puede dejarse de usar, ya no se
 212

encuentra en el mercado otra palabra que sirva para designar ese producto, esa es
la principal consecuencia.

El artículo 170 establece que recibida una solicitud de cancelación, la Oficina

Nacional Competente notifica al titular de la marca para que dentro de sesenta
días haga valer sus alegatos y pruebas. Esta disposición corresponde al artículo
109 de la Decisión 344, pero la diferencia es que la Decisión 486 amplió el plazo,
pues antes eran 30 días y ahora son 60. En general en esta nueva Decisión se
amplían los términos pues se trabaja mucho con pruebas documentales que tiene
que surtirse en el exterior.

5.10.7 Renuncia al Registro

El artículo 171 de la actual Decisión establece que el titular de un registro de

marca puede renunciar en cualquier momento a sus derechos y todo lo relativo al
evento de la renuncia. Es cuando la persona decide voluntariamente renunciar a su
derecho. Esta disposición es igual al artículo 112 de la Decisión anterior. En el
inciso tercero se incluyó una aclaración porque se considera importante que la
marca no esté sujeta a ningún gravamen, embargo etc., puesto que no se puede
pasar por encima de los derechos de los terceros. Los gravámenes y en general las
medidas cautelares, sacan del comercio al bien sobre el cual recaen, acá
simplemente se quiso aclarar eso.

5.10.8 Nulidad

El artículo 172 de la Decisión 486 hace referencia a la nulidad del registro,

estableciendo que la autoridad nacional competente puede decretar de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un
 213

registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto

en los artículos 134 primer párrafo y 135. El inciso segundo se refiere a la
nulidad relativa y establece que la autoridad nacional competente la puede
decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando el registro de la marca
se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en el artículo 136, o se
hubiese efectuado de mala fe. Se establece un término de prescripción de 5 años
para esta acción, contados a partir de la fecha de concesión del registro
impugnado.

Lo que pasa con las demandas de nulidad del primer inciso es que se refieren a
causales absolutas y éstas son las que están consagradas en el artículo 135, y
cualquiera las puede ejercer, son las relativas a la definición de marca. Es casi
como una acción popular pues cualquier persona la puede instaurar, como por
ejemplo, si constituyo una marca contraria a la moral y a las buenas costumbres.

No sucede lo mismo con las causales relativas debido a que en éstas, se está
defendiendo los derechos de un tercero. Puede entenderse que se incluye
prácticamente dentro de las causales relativas el haber actuado de mala fe, puesto
que la mala fe esta perjudicando a una persona en particular.

En el primer inciso se están defendiendo intereses generales de los consumidores

o de los usuarios del sistema de propiedad industrial. Mientras que en el segundo
inciso se están defendiendo los derechos muy particulares de una persona que
tiene ya un privilegio o monopolio o un derecho anterior al que se está pidiendo
que sea anulado. Las diferencias básicas entre una y otra es quien puede
ejercerlas, cuándo puede ejercerlas (porque en el caso de las causales absolutas
no hay limite de tiempo, mientras que las causales relativas tiene un término de
prescripción de 5 años), y las causales mismas. En este punto se da aplicación a la
materia contencioso administrativa pues el Consejo de Estado, sin contrariar la
 214

Decisión, sigue el procedimiento contenciosos administrativo, se presentan las

respectivas audiencias, se agotan los procedimientos de conciliación, se cumplen
las directrices generales del Código Contencioso Administrativo.

El artículo 173 de la Decisión 486 establece que tienen aplicación en este

capítulo, las disposiciones del artículo 78, el cual hace referencia a aspectos
relativos a la nulidad y específicamente a los argumentos y pruebas, los plazos y
las prórrogas.

5.10.9 Caducidad

Por su parte, el artículo 174 consagra la caducidad del registro y dice que el
registro de una marca puede caducar de pleno derecho si el titular o quien tenga
legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el
periodo de gracia. En este sentido, es importante señalar que la caducidad es una
figura que empezó a aplicarse con la Decisión 311 y se implementó porque
anteriormente, cuando se presentaba una solicitud de registro de una marca, se
pagaban los derechos administrativos por el trámite de dicha solicitud y si el
registro de la marca era concedido, se pagaba el derecho para retirar el título
correspondiente que otorgaba el Estado. En ese momento se justificaba que
hubiera caducidad porque muchas personas obtenían el registro, pero nunca
retiraban los títulos. En ese momento era una figura perfectamente aplicable para
que esto no sucediera puesto que en las oficinas se convirtió en un problema
operativo de gran magnitud.

En este momento la caducidad, para efecto de las tasas, sólo opera para esos
casos viejos que estuvieran tramitándose todavía, pero para los casos nuevos, del
 215

año 95 para acá, ya se cuenta con una tasa unificada, es decir que ya no hay
caducidad en este evento.

La caducidad realmente se presenta cuando la marca no se solicita dentro del

periodo de gracia. La caducidad significa que murió el derecho, que ya no hay
nada que hacer, la persona no puede volver a reivindicar su anterioridad en el
tiempo, si la persona tenía su marca registrada hace 50 años, la perdió puesto que
muere el derecho con todos sus vicios y virtudes. Solamente cuando se cumple ese
periodo de gracia, se puede hablar realmente de que la marca ha caducado.

5.11 LEMAS COMERCIALES

Tal como lo establece la Decisión 486 en su artículo 175, los lemas

comerciales hacen referencia a una palabra, frase, o leyenda que es utilizada como
complemento a una frase. El artículo 176 por su parte, establece que la solicitud
de registro de un lema comercial debe ser acompañada de una especificación de la
marca solicitada o registrada con la cual va a ser utilizado. Adicionalmente, la
Decisión trae la prohibición de registrar lemas comerciales que contengan
alusiones a productos o marcas similares, o expresiones que puedan de alguna
forma afectar a dichos productos o marcas.

Durante las negociaciones llevadas a cabo en la Comunidad Andina con el fin de

expedir la Decisión 486, fue objeto de discusión entre los países participantes si la
figura de los lemas comerciales debía ser eliminada o no. Por una parte, Perú
opinaba que no debía ser así, argumentando que los lemas comerciales debían ser
registrados como si se tratara de una marca, e incluso se dijo que los lemas
podrían ser enajenados de manera independiente de la marca. Por el contrario,
Colombia manifestó que esta figura debía continuar teniendo una existencia
 216

propia, debido a que un lema comercial separado de la marca, en muchas

oportunidades, podría carecer de los requisitos necesarios para ser registrado.

Finalmente se decidió que los lemas comerciales, siempre se refieren y acompañan

a una marca, ya que los lemas como tales no son registrables y además su
separación de la marca implicaría un riesgo de confusión para el consumidor. Por
ejemplo si mañana Coca-Cola decidiera vender el lema “la chispa de la vida” a
Pepsi, el consumidor confundiría los dos productos. Es por eso que siempre que se
enajene un lema comercial, debe hacerse junto con la marca correspondiente.

Los lemas comerciales se usan para distinguir productos o servicios. Para obtener
su protección se requiere que el lema comercial sea distintivo, que sea original en
el sentido de que no contenga alusiones a productos o marcas de la competencia o
que pueda perjudicar al competidor; y que sea lícito y veraz. El titular de un lema
comercial puede ser una persona natural o jurídica.

Cabe anotar que el derecho que adquiere una persona sobre un lema comercial
surge con el registro del mismo ante la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio y para poder ser transferido, el lema
debe cederse conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia
está sujeta a la vigencia del mismo, pues se encuentra condicionado a la vigencia
de la marca principal. Es decir, el lema comercial es accesorio en todos estos
aspectos, a la marca a la cual acompaña.

Por último, establece el artículo 179 de la Decisión 486, que para este tema
son aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas al capítulo de Marcas de
la misma norma andina.
 217

5.12 MARCAS COLECTIVAS

El artículo 180 de la Decisión 486 establece que “Se entenderá por marca
colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas
diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.

Los titulares de estas marcas son: las asociaciones de productores, fabricantes,

prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas legalmente
establecidos. Únicamente a estos corresponde el uso de este tipo de marcas, pero
pueden autorizar, contando con el consentimiento de la Oficina Nacional
Competente, la transmisión a terceras personas. Si bien la marca puede ser
transmitida, se debe tener en cuenta que el otorgamiento está restringido en la
medida en que no puede otorgarse a personas distintas de las autorizadas para
usarla. Es decir que su uso está reservado a los integrantes de la asociación,
organización o grupo y no es objeto de licencia a terceros.

El objeto que distinguen este tipo de marcas son los productos y servicios y el
origen o la característica común de los mismos y los requisitos para su protección
son los mismos que para las marcas en general, es decir, que el signo sea
distintivo, perceptible susceptible de representación gráfica, lícito y veraz.

El derecho sobre una marca colectiva se origina en el registro de la misma y tiene

una duración de diez años, renovables por períodos iguales y sucesivos.

Establece el artículo 182 de la Decisión 486 algunos requisitos adicionales para

obtener el registro de una marca colectiva en tanto que la solicitud del mismo
debe indicar que se trata de una marca de esta naturaleza y debe ir acompañada
 218

de una copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas

que soliciten el registro, una lista de los integrantes y la indicación de las
condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en los productos o
servicios.

Por último, establece el artículo 184 de la Decisión 486, que para este tema
son aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas al capítulo de Marcas de
la misma norma andina.

5.13 MARCAS DE CERTIFICACION

La inclusión de este tema es una novedad frente a la anterior Decisión. Según el

artículo 185 de la Decisión 486, es marca de certificación aquel signo que se
aplica a productos o servicios que tiene su calidad u otras características
certificadas por el titular de la marca. La protección otorgada por este tipo de
marcas cubre todo tipo de signos.

Una particularidad de este tipo de marcas es que sus titulares deben ser empresas
o instituciones de carácter privado o público, o un organismo estatal regional o
internacional. Se establece como requisito para otorgar la protección a través de
estas marcas, que el signo sea además de distintivo, lícito y veraz. Adicionalmente,
el origen de la protección que se otorga a través de una marca de certificación es
el registro de la misma.

La transferencia de una marca de certificación se rige por lo establecido en título

de marcas de la Decisión 486, así como las demás disposiciones pertinentes de la
misma en esta materia, tales como la duración del derecho.
 219

Por otra parte, establece el artículo 187 de esta misma norma, que la solicitud de
registro de una marca de certificación debe ir acompañada de un reglamento de
uso en el cual se indiquen los productos o servicios que pueden ser objeto de
certificación por el titular, entre otros. A su vez, el artículo 188, abre la
posibilidad de que el titular autorice el uso de este tipo de marcas a un tercero
cuyo producto o servicios cumpla los requisitos establecidos en el reglamento de
uso.

Es importante resaltar, como lo establece el segundo inciso del artículo 188 que
“La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios
producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca”.

5.14 NOMBRE COMERCIAL

Siguiendo el artículo 190 de la Decisión 486 se entiende por Nombre Comercial

cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un
establecimiento mercantil. Es claro que el nombre comercial puede estar en cabeza
de una persona natural o jurídica.

En la normatividad andina deben distinguirse regímenes diferentes para el tema

del nombre comercial. Es así como el artículo 191 de la Decisión 486
estableció que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial surge por su
primer uso en el comercio, es decir que es este primer uso la fuente del derecho
que surge para su titular. El artículo 193 estipula que el titular de un nombre
comercial podrá depositarlo o registrarlo ante la oficina nacional competente y ese
depósito o registro tendrá un carácter declarativo, es decir, que no es constitutivo.
Establece el mismo artículo que este depósito o registro se hará conforme a la
legislación interna de cada país, sin embargo, la Decisión 486 regula en algunos
 220

aspectos lo referente al registro, lo que quiere decir, que cuando se trata de

depósito se aplica la legislación propia de cada país, pero tratándose de registro se
debe atender a las regulaciones que trae la nueva Decisión.

Es importante decir que en Colombia lo referente al nombre comercial es regulado

en el Código de Comercio, en el cual se dice que el mismo es válido por el sólo uso
y no debe registrarse, sino depositarse, es decir, que no se aplica la Decisión 486
en lo que se dice con respecto al registro.

De acuerdo con la Decisión 486 el nombre comercial distingue una actividad

económica, una empresa o un establecimiento mercantil. Por su parte el Código de
Comercio de Colombia se refiere a la distinción de un empresario. Para que se
otorgue esta protección se requiere que el signo sea distintivo, lícito y veraz.

La protección que surge por el derecho al nombre comercial es indefinida y sólo

termina cuando cesa el uso o cesan las actividades de la empresa o el
establecimiento. En el evento en que la marca deba ser registrada, la duración del
registro es de diez años y será renovable por períodos iguales. Para otorgar la
renovación la oficina nacional competente podrá pedir prueba de uso del nombre
comercial.

La regulación contenida en la anterior Decisión 344 acerca del tema del nombre
comercial era bastante general y el tratamiento específico de este tema y su
cumplimiento, debía ser especificado por cada País Miembro. La Decisión 486
dispone de manera detallada el tema y modifica la anterior regulación al dar una
definición expresa de lo que se entiende por nombre comercial, aclarando que el
derecho sobre el mismo se adquiere por su primer uso y se termina junto con las
 221

actividades de la empresa y planteando la posibilidad de licenciar los nombres

comerciales.

5.15 ROTULOS O ENSEÑAS

El artículo 200 de la Decisión 486 establece que “La protección y depósito de

los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial,
conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.”

Este tema fue incluido por petición de Colombia que es el único país de la
Comunidad Andina que lo tiene regulado en su Código de Comercio. Durante las
negociaciones de la Comunidad Andina para la expedición de la nueva Decisión se
discutió si este tema debía excluirse, pero se decidió mantenerlo y que se regulara
por las disposiciones internas de cada país, es decir, que el referido artículo sólo
tendrá aplicación en los países que en su legislación tengan regulado el tema de
los rótulos o enseñas.

5.16 INDICACIONES GEOGRAFICAS

5.16.1 DENOMINACIONES DE ORIGEN

La Decisión 486 establece en su artículo 201 que "Se entenderá por

denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación
de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se
refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto
originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban
 222

exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los

factores naturales y humanos."

Se dice que serán denominaciones de origen las indicaciones geográficas,

aclarando así que es para este tipo de signos que ellas se aplican y no para los
demás a los que nos hemos referido. Además ellas serán usadas para distinguir
productos originarios de un lugar, ese en concreto es su objeto de protección.

Para que se de la protección a través de una denominación de origen se requiere

en primera medida que exista una conexión entre el producto del que se trate y el
lugar que se nombra en el signo. Por otra parte establece la nueva Decisión que la
oficina nacional competente dará una autorización de uso a quienes quieran usar
la denominación de origen21. También establece esta Decisión aquellas
denominaciones que no pueden considerarse denominaciones de origen22.

Es particular en las denominaciones de origen que la fuente del derecho que se

otorga está en la declaración que hace la Oficina Nacional Competente de oficio o
después de recibir la solicitud correspondiente de parte del interesado23. Para

21
Artículo 207.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser
solicitada por las personas que:
a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos
distinguidos por la denominación de origen;
b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de
protección; y,
c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.
22
Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:
a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;
b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como
por el público en general;
c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,
d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.
23
Son interesados para pedir la protección a través de una denominación de origen , según el
artículo 203 de la Decisión 486 las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a
 223

quien reciba la titularidad de una denominación de origen surge la posibilidad de

anotar en su producto la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN". Por otra parte,
la protección que se otorga a través de las denominaciones de origen tendrá una
duración ilimitada mientras subsistan las condiciones que le dieron origen.

Al comparar la nueva Decisión con la Decisión 344 se hace claro que se

introdujeron algunas modificaciones importantes por las que Colombia interfirió. Es
así como en las negociaciones de la OMC surgieron dos temas importantes. El
primero de ellos es el que tiene que ver con las normas de origen. Colombia creyó
que era necesario que se estableciera que una denominación de origen podría
darse teniendo en cuenta la reputación que podía tener un producto. Por ejemplo,
el público identifica el café de Colombia como especial, pero se discutía que se
pudiera otorgar esta denominación de origen, debido a que el grano de café se
produce en Colombia, pero se tuesta en otros países. Por esta razón se discutió si
el origen era Colombia o los países en que se tostaba el grano. Finalmente se optó
por decir que una denominación de origen podría otorgarse teniendo en cuenta la
reputación, lo cual favorece a Colombia en lo que tiene que ver con el café porque
se puede pedir la denominación de origen con base en esto.

El otro punto que aparece como novedoso es que la Decisión 486 en su

artículo 208 establece que "La autorización de uso también podrá ser concedida
por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales”. Esta
posibilidad se da teniendo en cuenta que para la Oficina Nacional Competente es
muy difícil certificar en cada caso si la indicación de origen podía o no aplicarse al

la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con
la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate
de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.
 224

producto. En Colombia particularmente se podría dar la facultad a la Federación de

Cafeteros de autorizar quien puede usar la denominación.

5.16.2 INDICACIONES DE PROCEDENCIA

El artículo 221 se refiere a ellas diciendo que "se entenderá por indicación de
procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país,
región, localidad o lugar determinado." A su vez el artículo 222.establece que "
Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un
producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o
cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen,
procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio."

De lo anterior se desprende que las indicaciones de procedencia se concretan en la

aplicación a un producto o servicio de un nombre, expresión o una imagen que
evoque un lugar geográfico, entre los cuales debe existir una relación.

La fuente del derecho que surge para usar las indicaciones de procedencia está en
la colectividad misma y no en una declaración de una autoridad. Ese derecho se
mantiene mientras subsistan las condiciones que le dieron origen.

La diferencia entre denominación de origen e indicación de procedencia es que las

primeras dan a quien las usa un status mayor, porque denotan la certificación por
parte de la Oficina Nacional Competente de ser ese producto de determinada
región y por ende tener cierta calidad atribuible al hecho de provenir de la misma,
mientras que las indicaciones de procedencia pueden usarse sin necesidad de esa
certificación y por lo tanto no atribuyen al producto o servicio la calidad que si
otorgan las denominaciones de origen.
 225

5.17 SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La marca notoria es aquella que debido a su difusión, prestigio y conocimiento por

el público, goza de una protección más amplia que la marca común, no requiriendo
incluso del registro en un País Miembro para ser protegida.

La importancia de los signos notorios radica en que su régimen de protección es

excepcional frente al de los signos ordinarios. Dicho régimen se considera
excepcional por los siguientes motivos:24:

En los países en los que sólo mediante el registro se adquiere el derecho exclusivo
sobre una marca, la solicitud genera un derecho de preferencia para obtener el
registro de la marca para el primer solicitante de la misma. El titular de una marca
notoria, a pesar de no tener un registro en alguno de esos países, ni haber
presentado una solicitud, tiene ciertas prerrogativas legales que le permite impedir
el registro de la misma marca por parte de un tercero y para solicitar la nulidad del
registro en caso de que este se hubiera concedido.

Es una excepción al principio de territorialidad. Conforme a este principio, los

efectos del registro de una marca se limitan al territorio del país en el cual fue
concedida. Sin embargo el titular de una marca notoria puede ejercer ciertos
derechos derivados del derecho de exclusiva en otro país en donde no cuenta con
el registro correspondiente.

Igualmente es una excepción a la regla de la exclusividad, por virtud de la cual el

derecho sobre una marca se tiene únicamente sobre los productos o servicios
específicamente designados en el registro. El titular de una marca notoria puede
 226

ejercer las facultades legales frente a marcas de terceros para los productos o
servicios identificados con la marca notoria o los que sean similares y
anteriormente en algunas legislaciones como en la Decisión 344, para todo tipo de
productos o servicios.

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que “Se

entiende como signo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera
o el medio por el cual se hubiese conocido.”

La Decisión 486 le otorga un tratamiento especial a la protección de los signos

notorios y su regulación es una de las reformas más importantes introducidas en la
nueva normatividad.

En la normatividad anterior el tema era tratado únicamente en el capítulo de

marcas, en el cual se establecía como causal de irregistrabilidad, el hecho de que
la marca solicitada fuera confundiblemente similar con una marca notoriamente
conocida. Así mismo, esto implicaba que el registro de una marca concedido en
contra de las normas respectivas, podía ser invalidado por medio de la acción de
nulidad (artículo 113 decisión 344) o por medio de una acción administrativa de
cancelación (artículo 108 Decisión 344) sobre la cual conocía la propia
administración.

“En términos generales puede afirmarse que bajo el régimen de la Decisión 344, la
protección de las marcas notoriamente conocidas, era particularmente amplia. En
primer término, en cuanto al lugar donde la marca debía ser conocida, que podía
ser, no sólo el país miembro donde se invocaba la protección u otro país miembro,

24
Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda. Primera
Edición. Septiembre de 2001, pg 132.
 227

sino cualquier tercer país, sujeto sí, en este último caso, a que en dicho país se
consagrara un tratamiento legal recíproco a los nacionales de los países miembros
de la Comunidad Andina. Igualmente, el principio de especialidad se quebraba de
manera absoluta, pues la protección que se concedía a las marcas notoriamente
conocidas se extendía a todo tipo de productos o servicios.”25

Con respecto a este tema, se presentó una discusión acerca del alcance que debía
tener la notoriedad toda vez que los ADPIC establecen que una marca debe ser
notoria en el país donde se debe registrar, es decir que sólo puede considerarse
una marca como notoria, si ésta tiene esta característica dentro del país en el cual
se solicita el registro. Por su parte, la Decisión 344 establecía que la notoriedad
podía darse en el país respectivo, a nivel andino o a nivel internacional con
reciprocidad. Sin embargo, se discutió el tema de la reciprocidad debido a que
generaba tratos diferenciales entre los países de la OMC. La discusión entonces se
centró en si se debía otorgar protección a la marca notoria en el país, a nivel
andino o a nivel internacional, eliminándose de esta manera la notoriedad
internacional con reciprocidad.

La razón de esta modificación fue que se consideró que de acuerdo a los medios
de comunicación existentes en el evento en que una marca se considere notoria en
un país, también lo será a nivel andino y a nivel internacional.

Por un lado, algunos países como Perú opinaban que la notoriedad debía
considerarse a nivel andino, mientras que otros países como Colombia, opinaban
que la notoriedad debía ser evaluada a nivel internacional, toda vez que esta
posibilidad estaba contenida en la Decisión 344. Finalmente, se acordó que la
notoriedad debía considerarse en cada país por el sector pertinente.

25
Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Primera
Edición. Septiembre de 2001, pg 132.
 228

En la Decisión 486 se dedica todo el Título XIII a reglamentar esta materia. La

norma pretendió recoger parcialmente la Resolución Conjunta Relativa a las
Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada
por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial
y la Asamblea General de la OMPI, celebrada en Septiembre de 1999.

Para el Doctor Ricardo Metke Méndez26, de la definición que trae el artículo 224 de
la Decisión 486, podemos precisar que el mismo está regulando signos distintivos
en general y no sólo marcas. Por otra parte se trata de una notoriedad referida a
un país miembro, por lo que se quita la posibilidad establecida en la Decisión
anterior de invocar la notoriedad en cualquier país. También se establece que el
signo debe ser conocido en el sector pertinente y no en el mercado en general.27
Adicionalmente, el signo puede haber sido conocido por cualquier medio o manera,
es decir, que no es necesario que el signo haya sido usado en el país miembro;
puede haber sido conocido por medio de la publicidad del signo en el país
miembro, en virtud de las actividades desarrolladas desde otro país o de su
utilización en medios universales de comunicación, en ferias o en exposiciones.

Es competencia de la autoridad administrativa o judicial determinar si el signo es

notoriamente conocido, antes de otorgar la protección invocada frente a un tercero
que pretende registrarlo o que ya lo ha registrado, o que lo usa indebidamente.

26
Metke Mendez Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Primera
Edición. Septiembre de 2001, pg 132
27
Artículo 230, Decisión 486 “ Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
a. Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
b. Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o
servicios a los que se aplique o;
c. Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o
servicios a los que se aplique.

Para efectos de determinara la notoriedad de un signo, bastará que sea conocido en cualquiera de los sectores
referidos en los literales anteriores.
 229

Para determinar la notoriedad de un signo la autoridad administrativa o judicial se

encarga de revisar que se cumplan ciertos requisitos, los cuales no se mencionan
en la norma. El Tribunal Andino de Justicia estableció en su sentencia del 13 de
febrero de 1998, en el caso MARCAS MANUELITA vs MANOLITA que para
establecer la notoriedad se debe acudir tanto a un factor cuantitativo, como a uno
28
cualitativo.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha entendido que las pruebas

aportadas para acreditar la notoriedad deben referirse a la situación del producto
en relación con otros productos en el mercado. Sin embargo, la Decisión 486
establece que el conocimiento de la marca puede darse sin que la misma haya sido
usada en el país que se invoca la protección.

Durante las negociaciones de la Decisión 486 en el seno de la Comunidad Andina

se debatió la extensión territorial de la protección de las marcas notoriamente
conocidas. En este sentido se discutió si debía ser en el mercado ampliado el
territorio sobre el cual debe apreciarse la notoriedad y si tal apreciación debía ser
de tipo nacional o si los criterios establecidos para evaluar la notoriedad eran
suficientemente amplios y satisfactorios.

28
“No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar,
entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos. Pero para que una marca
tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un
porcentage menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiera la marca
notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular el porcentaje bien podría ser mayor,
entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza,
conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento”.

“ Otro aspecto que eleva a la categoría de notoria una marca, es la calidad de sus productos o servicios porque
no se puede suponer una recepción especial por parte del consumidor, si los productos o servicios que ampara,
no ostentan una calidad que a más de satisfacer las necesidades del adquirente, sirva de medio divulgador de
la marca y del producto.
 230

Finalmente se acordó que la evaluación pudiera considerar la notoriedad en

territorio nacional, sin perjuicio de considerar el mercado subregional en la
evaluación.

5.18 SECRETOS EMPRESARIALES

Un secreto empresarial consiste en una información. Específicamente se trata de

un conocimiento objeto de una creación intelectual el cual hace referencia al sector
técnico industrial de la empresa y al ámbito comercial. “El secreto no está
constituido por cosas, sino por una actitud mental, por una actitud de reserva
hacia un conocimiento oculto que le reporta a su poseedor una ventaja económica
o competitiva”.29

Tanto la doctrina como las diferentes legislaciones han considerado que para que
una información sea considerada como un secreto empresarial debe reunir los
siguientes requisitos:

Que la información sea secreta, es decir, no conocida por el público en general ni

de fácil acceso para quienes pertenecen a los círculos que normalmente manejan
esa información.

Que sobre ella su titular haya tomado las medidas razonables para mantenerla en
secreto.

Que tenga valor comercial por el hecho de ser secreta, es decir, que la información
contenga un real interés para el empresario y que le represente una ventaja
competitiva en el mercado.
 231

La persona que tenga control sobre un secreto empresarial de manera lícita, está
amparado contra la revelación, adquisición o uso de ese secreto sin su
consentimiento, con la condición de que esos actos se ejecuten por parte de
terceras personas de manera contraria a las prácticas leales del comercio.

Dentro del marco de la OMC, este tema fue introducido inicialmente por medio de
la necesidad que se planteó de proteger los datos de prueba en productos
farmacéuticos con base en su legislación interna. De esta forma se logró avanzar
en las negociaciones con el fin de otorgar una amplia protección para este tipo de
información en el texto de los ADPIC.

No obstante lo anterior, un gran número de países manifestaron una posición

contraria pues consideraban que los secretos empresariales y los datos de prueba
no pertenecían al campo tradicional de la propiedad intelectual y que por lo tanto,
no se deberían incluir dentro del texto de los ADPIC. La propuesta que fue
aceptada finalmente fue aquella que sugirió incluir la protección de los secretos
empresariales al artículo 10 bis de la Convención de París sobre competencia
desleal, incorporándolo al texto de los ADPIC por esta misma vía. Por consiguiente,
el ámbito de protección de estos derechos quedó limitado al campo de la
competencia desleal.

Sin embargo, por otro lado, el texto de los ADPIC consagra los secretos
empresariales como derechos de propiedad intelectual por sí mismos, otorgándoles
así una doble protección.

Por otra parte, en el marco de la Comunidad Andina, la protección a los secretos

empresariales se encontraba consagrada en la Decisión 344 en el Capítulo IV.

29
METKE,Ricardo. Lección 5. Los secretos industriales.
 232

Como se dijo anteriormente, en el año 1998 se dio comienzo al proceso de revisión

y adecuación de la Decisión 344 a lo dispuesto en el ADPIC. El artículo 79 disponía
lo siguiente:

“Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a los que se refiere
el artículo anterior podrá, sin autorización de ésta última, contar con tales datos en
apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un periodo no
menor de cinco años contados a partir de la fecha en que el País Miembro haya
concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el
mercado su producto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que un País Miembro lleve a cabo

procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de
estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad”.

En las reuniones celebradas en la Comunidad Andina de Naciones se examinó

conjuntamente con representantes de la OMPI y de la Secretaría General el grado
de adecuación que había entre la Decisión 344 y lo consagrado en el acuerdo
ADPIC y se llegó a la conclusión de que en los temas de propiedad industrial y
particularmente en lo relativo a secretos industriales, se adecuaba en un 95%.

Inicialmente se manifestaron algunas inquietudes por parte de Venezuela y

Colombia acerca del tema de los secretos industriales. Venezuela consideraba que
el artículo 79 de la Decisión 344 debía ser suprimido o ampliado en su redacción
para que no fuera una limitación a lo dispuesto en el artículo 39 de ADPIC, puesto
que éste no dice nada respecto del soporte físico en el que debe basarse un
secreto industrial para ser considerado como tal. Asimismo, manifestó que se debía
revisar el artículo 78 teniendo en cuenta el contenido del artículo 39.3 de los
 233

ADPIC debido a que en éste, la obligación de dar protección a la información no

divulgada acerca de productos farmacéuticos o químicos, es más amplia que la que
se consagraba en la norma andina precedente.

Por su parte, Colombia manifestó inicialmente que se debía eliminar el artículo 74,
revisar el segundo párrafo del artículo 72 con el objetivo de que se estableciera
que la información podía ser protegida por medio del concepto de secreto
industrial, y adicionalmente que se protegiera la información que es entregada a la
autoridades por parte de las empresas.

Las delegaciones de Perú, Bolivia y Ecuador, no manifestaron inicialmente ninguna

preocupación relativa a los artículos 72 a 80 de la Decisión 344. Por su parte, la
OMPI preparó el 6 de mayo de 1998 un documento denominado “Análisis de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a la Luz de los Principales
Instrumentos Internacionales Relativos a la Propiedad Industrial” en el cual sugirió
la eliminación del artículo 74 debido a preveía que la información considerada
como secreto industrial debía constar en documentos, medios electrónicos o
magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares,
mientras que el artículo 39.1 del ADPIC no establecía ninguna condición de soporte
físico para proteger los secretos empresariales.

Como punto de partida para examinar las deliberaciones de Colombia orientadas a

definir su posición frente a los secretos empresariales en la revisión y modificación
de la Decisión 344 se debe tener en cuenta que Colombia se ha caracterizado por
mostrar siempre una marcada tendencia hacia la protección adecuada de los
secretos empresariales y por esta razón dentro de las discusiones presentadas en
la Comunidad Andina y específicamente frente a la controversia creada alrededor
del artículo 79, la delegación colombiana propuso aclarar dicho artículo con la
finalidad de que la autoridad no pudiera utilizar la información que tuviera carácter
 234

de secreto empresarial para otorgar un registro de venta o de comercialización. Sin

embargo, esta posición fue rechazada de plano por los otros Países Miembros.
Finalmente, sobre este asunto se propuso mantener una posición que lograra
aclarar el artículo 79 en el sentido de que la autoridad no puede hacer uso de la
información que tenga carácter de secreto industrial para otorgar un registro de
comercialización o venta. Se quiso mantener vigente el mismo término de
protección consagrado en la Decisión 344.

Es importante señalar que el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Venezuela,

México y Colombia contiene las discusiones de la Ronda Uruguay antes de su
terminación y en ese mismo sentido establece la protección a los secretos
industriales conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Decisión 344.

De conformidad con lo anterior, se debe tomar en consideración que la disposición

18.22 del Tratado se aplica internamente con la misma fuerza vinculante que las
disposiciones andinas, ya que se trata de un compromiso internacional que tiene el
Estado colombiano gracias al Tratado suscrito y ratificado por Colombia.

En este sentido, es importante aclarar que la disposición anteriormente

mencionada hace referencia a la protección de los datos de bienes farmoquímicos
con el objetivo de conceder permisos de comercialización y al periodo de
protección que no puede ser de menos de cinco años. Por consiguiente, este es el
mínimo de protección que se debe otorgar a los secretos empresariales en nuestro
país.

Con el fin de lograr una visión más completa y global sobre el tema, es
conveniente señalar la posición que sostuvo el gremio de los laboratorios
nacionales frente a este punto. Con el fin de establecer de manera clara su
 235

posición frente a este tema debido al gran impacto e importancia que tiene para
ellos, inicialmente sostuvieron que cualquier modificación o interpretación que
alterara el alcance de la Decisión 486 relacionado con el tema de los secretos
empresariales mediante una norma interna, es una violación ostensible al tratado
de integración. Esto debido a que la competencia para regular los temas de
propiedad industrial que no hayan sido regulados en Decisiones Andinas, es
exclusiva del Congreso de la República.

Dicho gremio afirmó que si se llegara a revivir el artículo 79, habría medicamentos
que en Colombia no podrían obtener el Registro Sanitario, mientras que otras
personas si podían importar libremente estos mismos medicamentos, tras haber
obtenido el correspondiente registro sanitario en otro país de la subregión.

Por otra parte, los laboratorios nacionales en conjunto, consideraban que la

Decisión no requería reglamentación alguna ya que con las normas de los ADPIC
ya se protegían efectivamente los secretos industriales y que con esto era
suficiente.

Este gremio consideraba que la regulación en materia de secretos empresariales

era innecesaria debido a que en Colombia se contaba con un sistema que se
caracterizaba por su aplicabilidad, efectividad y claridad establecido en el Código
de Comercio, la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Protección al Consumidor,
entre otras.

La posición manifiestamente contraria a cualquier regulación sobre el tema de los

secretos empresariales ponía de presente que para este gremio, la expedición de
un Decreto en este sentido que verdaderamente llegara a aplicarse, significaba
 236

que no podrían seguir comercializando sus productos y consideraba que de esta

forma, los laboratorios nacionales tendían a desaparecer.

Por el contrario, AFIDRO mantuvo una posición según la cual con la expedición de
la nueva Decisión 486 se superaron en la Comunidad Andina dos de los elementos
que generaban mayor controversia en el anterior artículo 79. Por un lado, lo
relativo al periodo de exclusividad de uso de la información confidencial que es
entregada a las autoridades competentes. Anteriormente, este periodo era de
cinco años para exclusividad del uso de la información presentada a las
autoridades. El origen de este periodo está en un estudio de intereses que se hizo
tomando en cuenta los esfuerzos requeridos para realizar los estudios que finalizan
en datos no divulgados, la esencia de esos datos, la necesidad del consumidor de
estar informado y el costo que le representa a un tercero repetir los estudios
cuando el producto ya ha estado en el mercado.

Por otra parte, la autorización concedida a los países andinos para llevar a cabo
procedimientos de aprobación, con base en estudios de bioequivalencia o
biodisponibilidad. Teniendo en cuenta el parágrafo dos del artículo 266 de la
Decisión 486 los países deben estudiar la razonabilidad del periodo de
exclusividad anteriormente regulado en el artículo 79, durante el cual un proceso
de aprobación sumario se considera como un uso comercial desleal. En este
sentido afirman que en el caso de Colombia, este plazo no puede ser inferior al
consagrado en el artículo 18-22 del Tratado de Libre Comercio con México y
Venezuela y propusieron que fuera de 5 años.

Por otra parte, considera que es necesario reglamentar el artículo 266 de la

Decisión 486 debido a que se debe adaptar la normatividad a la práctica y
teniendo en cuenta que esta norma es de carácter más general que el artículo 79
de la Decisión 344.
 237

Con relación a la información entregada a las autoridades con el fin de obtener un

registro sanitario, y la garantía de la exclusividad de su uso por parte del
originador y dueño de los datos por un periodo de diez años, consideran que su
protección es simplemente una garantía básica y elemental al derecho de
propiedad privada consagrado en la Constitución Política. Si estuviera consagrada
esta protección expresamente, el cumplimiento del deber legal de suministrar a las
autoridades información acerca de la seguridad y eficacia de un producto
farmacéutico, sería una violación ilegal e inequitativa a la propiedad de los datos y
tendría como resultado el desestímulo de la actividad investigativa de la industria
farmacéutica nacional, teniendo en cuenta que para conseguir esos datos, las
empresas invierten grandes cantidades de dinero, que si no fuera por que cuentan
con una garantía legal y un control eficiente por parte del Estado, no destinarían a
estos propósitos.

Recientemente este tema ha cobrado aún mayor importancia en nuestro país

debido a que se ha abierto un nuevo capítulo relacionado con el mismo a partir de
una decisión de los Estado Unidos tomada el pasado 30 de abril del presente año,
cuando la USTR, que es la autoridad estadounidense en materia de comercio,
rebajó a Colombia de categoría en una certificación que hace anualmente para
evaluar las normas de propiedad intelectual en diferentes países del mundo,
manifestando que nuestro país ha tomado acciones encaminadas a debilitar la
protección de datos y prohibir las patentes de segundo uso en la Comunidad
Andina. Dicha actitud fue interpretada por el gobierno colombiano como un
mecanismo de presión, toda vez que en nuestro país no ha habido acciones ni
cambios recientes en la normatividad que regula la materia.

Tal como lo revela un artículo de la revista Semana, en la Edición número 1.051

del 24 de junio de 2002, recientemente se ha abierto nuevamente la discusión
acerca de un cambio en las condiciones en las que se desarrolla este tema en la
 238

industria farmacéutica que ha vuelto a poner de presente la lucha entre las

compañías multinacionales productoras de medicinas y la industria farmacéutica
colombiana.

La discusión se centra especialmente en el tema de los secretos empresariales y

particularmente en el hecho de que cuando una firma busca obtener un registro
sanitario para comercializar en el mercado colombiano un medicamento innovador,
debe acudir al Invima y presentar varios estudios para demostrar la eficacia y
seguridad del producto. De esta forma, en el momento en que un competidor
quiera sacar un genérico del medicamento, se le releva de la obligación de
presentar nuevamente dichos estudios. Unicamente debe certificar ante esta
entidad que su sustancia es igual a la originalmente presentada, toda vez que la
autoridad sanitaria ya tiene conocimiento de la eficacia y seguridad del producto.
Esto es lo que se denomina como el proceso sumario ante el Invima.

Sin embargo, la discusión comienza cuando las multinacionales manifiestan con

relación a lo anterior que, durante los primeros cinco (5) años después de
registrado un medicamento innovador no haya proceso sumario, de tal manera
que competidor se vea en la obligación de presentar nuevamente los estudios
referidos anteriormente. Sin embargo, como el costo de dichos estudios el tan
elevado y llevarlos a cabo toma mucho tiempo, en la práctica lo que terminaría
pasando es que nadie podría sacar un genérico al mercado durante esos cinco (5)
años.

Las compañías multinacionales han hecho este planteamiento basadas en que se

trata de un asunto de equidad en la competencia. El principal argumento a favor
de incrementar la protección de las compañías innovadoras ha sido la inversión
que hacen las mismas de millones de dólares con el objetivo de desarrollar nuevas
medicinas, de tal manera que si no fuera por el incentivo de un mercado protegido
 239

y seguro, no habría investigación ni desarrollo. Sin embargo, para los laboratorios

colombianos significa un golpe para la industria nacional.

Según el mencionado artículo, los laboratorios nacionales sostienen que si se

llegara a aplicar de manera retroactiva la eliminación del proceso sumario ante el
Invima, habría que sacar del mercado muchos medicamento genéricos que se
comercializan actualmente, que son lo suficientemente viejos para no estar
cobijados por patentes. Así mismo, sostiene que: “en el futuro, podría haber
medicamento que no cumplan los requisitos para merecer una patente, pero sí
quedarían protegidos por el secreto empresarial”.30

De conformidad con lo anterior, para Colombia el hecho de extender el alcance del

secreto empresarial de la forma anteriormente planteada significa, desde un punto
de vista objetivo, verdaderamente un golpe para la industria local toda vez que las
compañías nacionales se dedican más que todo a la fabricación de medicamentos
genéricos y las extranjeras tienden a traer los inventos de sus países de origen.
Esto se traduce en un incremento en los precios de los medicamentos y del sector
de la salud en general, debido a que habría mayor número de medicinas
manejadas a través de monopolios. Sostiene el mencionado artículo que
Fedesarrollo ha calculado en 777 millones de dólares la pérdida de bienestar de los
consumidores por el incremento en los precios. No obstante, las compañías
multinacionales afirman que el impacto económico sería mucho menor.

Es importante resaltar que, tal como lo señala el mencionado artículo: “la

investigación se lleva a cabo únicamente en los países de origen de las compañías
multinacionales, en estos mercados es donde se recupera la inversión, pues tan
sólo el siete por ciento (7%) de los ingresos de las farmacéuticas proviene de los
países en desarrollo…”.”Y en cuanto a la producción de los medicamentos como
 240

tal, la tendencia es que las multinacionales concentren sus operaciones en unos

pocos lugares. De acuerdo con datos de ASINFAR, el gremio de los laboratorios
colombianos, sólo quedan 12 internacionales con planta de producción en el país,
cuando hace algunos años había 32.”31

Por otra parte, señala el referido artículo que la balanza comercial del sector, la
cual es el resultado de tomar las exportaciones menos las importaciones, pasó de
tener un salgo negativo de 49 millones de dólares en 1992, un año antes de que
se adoptara el sistema de patentes, a tener 416 millones de dólares en el año
2001, según un informe realizado por la ONG Misión Salud.

De conformidad con lo anterior, es claro que el acceso a los medicamentos resulta

ser uno de los temas de mayor discusión dentro de las negociaciones entre los
países desarrollados y en desarrollo y Colombia tendrá que analizar todas las
variables económicas que se ven involucradas en este tema para definir la posición
que tomará con relación a este asunto, procurando siempre en últimas, el
bienestar de los consumidores de dichos productos.

5.19 DISPOSICIONES FINALES

El articulo 270 de la Decisión 486 resalta la necesidad de que se establezca a

nivel andino un sistema informático comunitario sobre derechos de propiedad
industrial. El objetivo de implantar este sistema es lograr a largo plazo la existencia
de marcas comunitarias. Para tal efecto, se establece que las Oficinas de Marcas y
Patentes Nacionales deberán tener sus bases de datos intercomunicadas a más
tardar el 31 de diciembre de 2002, consolidando de esta manera un sistema
informático comunitario.

30
Revista Semana, Edición No. 1.051 de junio 24 de 2002.
31
Revista Semana, Edición No. 1.051 de Junio 24 de 2002.
 241

El artículo 273 establece que en lo relacionado con la Decisión 486, se entiende

como Oficina Nacional Competente el órgano administrativo encargado del registro
de la propiedad industrial en cada uno de los países.

Por su parte, se entiende como Autoridad Nacional Competente al órgano

designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

El artículo 274 expresamente consagra la entrada en vigencia de la Decisión 486

para el 1 de diciembre del año 2000.Por consiguiente, con la entrada en vigencia
de esta nueva normatividad, quedó derogada en su totalidad la anterior Decisión
344 a partir de la fecha referida.

Dentro de las disposiciones complementarias de la decisión 486, el artículo 277

expresa que las Oficinas Nacionales Competentes podrán establecer las tasa que
consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace
referencia la Decisión. En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio se
refiere a estas tasas en la Resolución 701 del 30 de enero de 2001.

El artículo 279 faculta a los países miembros para suscribir acuerdos de

cooperación en materia de propiedad industrial, siempre que éstos no vulneren la
Decisión 486. Por su parte, Colombia suscribió el Tratado de Cooperación de
Patentes, el cual fue aprobado por el Congreso de la República y declarado
exequible por la Corte Constitucional.

La consagración expresa que trae este artículo se debe a que ante la suscripción
de Tratados de cooperación como el anteriormente referido, se debía dejar en
claro que dichos tratados debían ser suscritos de conformidad con lo establecido
por la normatividad andina referente a la materia.
 242

Durante las negociaciones de la nueva Decisión, Bolivia manifestó la necesidad de

que en el caso de patentamiento de organismos modificados genéticamente, se
exigiera un permiso de la autoridad competente en materia de bioseguridad.
Frente a esta petición, los países miembros decidieron incluir el artículo 280, el
cual establece que en los eventos en que la legislación interna lo determine, los
países deberán cumplir con dicha exigencia. En la práctica, este es un artículo que
se aplica únicamente para el caso de Bolivia, debido a que por el momento ésta es
la única legislación que contiene dicha exigencia.

5.20 DIPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA –“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de

conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se
regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo
que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad
industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se

aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las

etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Frente al artículo anteriormente referido, se discutió la aplicación que debía darse

a la nueva Decisión con respecto a los plazos de vigencia de los derechos de
propiedad industrial. La Superintendencia de Industria y Comercio interpretó que
esta disposición se refiere únicamente al plazo de vigencia de los diseños
industriales, que fue el único que se modificó en esta nueva Decisión.
 243

SEGUNDA - “Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten

medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado B del artículo 27,
numeral 3 de los ADPIC”.
 244

CONCLUSIONES

Después de estudiar la nueva Decisión hemos encontrado que de manera amplia y

general no representa grandes cambios en lo que tiene que ver con la parte
sustancial de los derechos de Propiedad Industrial. De las negociaciones realizadas
por los países andinos se pudo concluir que los temas que generaron más
discusión, se quisieron dejar como estaban en la anterior Decisión 344 de la
Comunidad Andina.

No obstante, fue un esfuerzo de más de tres años que culmina con esta nueva
Decisión, de la cual puede asegurarse que es bastante amplia, conteniendo 280
artículos, número muy superior al de la anterior Decisión que sólo contaba con 147
artículos, lo cual refleja que para evitar discrepancias y en busca de una mayor
claridad sobre las normas de Propiedad Industrial se quiso regular con mayor
detenimiento cada uno de los temas para evitar duplicidad en las interpretaciones
y una mayor unificación de los procedimientos.

Por otra parte, se incorporaron aspectos novedosos como los principios de Trato
Nacional y Nación Más Favorecida, se reguló de forma más coherente el tema de
recursos biológicos y genéticos, teniendo en cuenta lo establecido por la Decisión
391 de la Comunidad Andina, se adecuaron los aspectos que debían adecuarse a
los ADPIC, etc. Sin embargo, uno de los más importante es que se trabajó mucho
en la parte procedimental y de claridad en las normas más que la parte sustancial
como tal.
 245

TRATO NACIONAL Y NACIÓN MÁS FAVORECIDA

La primera innovación que trae la Decisión 486 es la incorporación de forma

expresa de los principios de Trato Nacional y Nación mas Favorecida, atendiendo a
la consagración que de ellos se hace en los artículos 3 y 4 de los ADPIC. Con esta
inclusión se buscó seguir la tendencia mundial de no reconocer ventajas, salvo un
catálogo de excepciones contenido en los ADPIC, así como también se quiso
remover y evitar obstáculos al comercio mundial, con el fin de lograr un trato
igualitario entre los nacionales de un país y las demás personas en ese país y que
cualquier ventaja otorgada a otro país o a los nacionales de otro Estado, sea
inmediatamente extendida a los demás países.

No obstante lo anterior, este tema fue objeto de revisión por parte del Tribunal
Andino de Justicia, el cual declaró en sentencia emitida dentro del proceso 14-AN-
2001, la nulidad parcial del artículo primero, la nulidad total del artículo segundo y
la nulidad de la última frase del artículo 279 de la Decisión 486, como se explicó en
el Capítulo correspondiente a este tema, bajo el título “Nueva Decisión 486 de la
Comunidad Andina”.

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO

En este aspecto, uno de los intereses fundamentales de los países negociadores

fue el de lograr una mayor agilidad y simplificación de los procedimientos y
trámites que se llevan a cabo en esta materia, para lo cual se introdujeron nuevas
disposiciones que optaron por extender los términos existentes anteriormente, de
manera que fueran suficientes para los solicitantes y para autoridad competente,
eliminando así la posibilidad de otorgar prórrogas o en su defecto, otorgarlas
únicamente por una sola vez.
 246

Sobre este punto opinan algunos funcionarios de la División de Signos Distintivos

de la Superintendencia de Industria y Comercio, que si bien las marcas están
siendo concedidas en un período de tiempo más corto, esto se debe
principalmente a que dicha entidad ahora cuenta con mayores recursos humanos
que se encargan de estos trámites y no como consecuencia directa de la puesta en
práctica de la nueva norma.

Sin embargo, con relación a los trámites como las renovaciones de marcas o las
cesiones o traspasos de las mismas, si se ha visto que se han agilizado este tipo de
procedimientos, toda vez que ahora se aplica la notificación por “listado
informativo” para los mismos.

Adicionalmente es conveniente resaltar que con la expedición de la nueva norma

ha cobrado mayor importancia el derecho de defensa y se controvierten más las
pruebas allegadas a los procesos de registro de una marca.

PATRIMONIO BIOLOGICO Y GENÉTICO

En el tema de patrimonio biológico y genético quedó claro en la Decisión que no se

considera patentable la materia viva existente en la naturaleza, es decir, que no
serán patentables los recursos genéticos, biológicos, los microorganismos, las
plantas y animales como tales, las diferentes razas animales, los procedimientos
esencialmente biológicos por naturaleza, es decir, la evolución netamente biológica
de plantas o animales o los procedimientos de producción microbiana que sean
biológicos. Si alguno de los anteriores sufre una modificación sustancial, como
resultado de la intervención del hombre que implique novedad, altura inventiva y
aplicación industrial, podrían llegar a ser patentables. Es decir, serán objeto de
 247

patentabilidad en la medida en que en cualquiera de las etapas del procedimiento

intervenga el hombre y lo modifique.

Para establecer que es patentable en esta materia es de suma importancia

establecer claramente qué se entiende por novedad. En otros países se acepta una
novedad comercial o relativa, es decir, que al momento de presentar la patente, su
objeto no se haya conocido con algún tiempo de anticipación. En Colombia, por el
contrario, se requiere que la novedad sea absoluta, es decir, que no se haya
conocido, ni haya existido nunca el objeto de la patente; que sea realmente una
cosa nueva y no que haya existido anteriormente y de repente sea descubierta y
se pretenda patentar. Por eso se considera que los descubrimientos no son
patentables, en tanto que en ellos no aparece ningún grado de novedad al no
haber existido intervención humana.

La Decisión 486 establece que el tema del patrimonio biológico y genético y de los
conocimientos tradicionales será regulado de manera que sus disposiciones e
apliquen e interpreten de conformidad con la Decisión 391 de la Comunidad
Andina y sus modificaciones vigentes. La mencionada Decisión indica la forma
como los países andinos pueden acceder a los recursos genéticos a través de la
celebración de un contrato de acceso entre el estado y el solicitante del recurso y
consagra igualmente la obligación de incorporar un anexo cuando el solicitante
quiera acceder al componente intangible del recurso.

Acerca de los conocimientos tradicionales basta decir que los mismos son
propiedad de las comunidades indígenas y es a ellas a quienes corresponde decidir
sobre su disposición. Para tal efecto, la Decisión 391 establece que para acceder a
estos conocimientos, debe igualmente celebrarse un contrato de acceso entre el
solicitante y la comunidad. Por su parte la Decisión 486 agrega que tal contrato
debe incluir el requisito de presentación del consentimiento fundamentado previo.
 248

Además de estos requisitos es importante resaltar que por el acceso a dichos

conocimientos la comunidad tiene derecho a recibir una retribución justa y
equitativa.

Una de las modificaciones más importantes que la Decisión 486 introduce en este
tema, se trata de la regulación de los requisitos establecidos para la obtención de
una patente en lo que tiene que ver con las invenciones relacionadas con los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Adicionalmente, como fue
analizado en la nueva Decisión se permite la patentabilidad sobre invenciones
relacionadas con las materias que componen el cuerpo humano y con la identidad
genética del mismo, siempre que cumplan con los requisitos generales de
patentabilidad. Por otra parte, se eliminó la no patentabilidad de la lista de
medicamentos genéricos de la OMS.

SEGUNDOS USOS

Queda claro que en la nueva Decisión se mantiene la prohibición de patentar los

segundos usos. Al respecto, es importante aclarar que tal prohibición no viola el
ADPIC dado que éste consagra que se puede otorgar una patente a los productos
y procedimientos y no a los usos y por consiguiente, menos a lo segundos usos.
Sobre este punto, cabe decir que los segundos usos son considerados mas como
descubrimientos, dado que carecen de altura inventiva.

Un tema de gran relevancia dentro del presente estudio es el referido al

agotamiento del derecho, del cual se puede decir que la Comunidad Andina optó
por el sistema de Agotamiento Universal, el cual establece que si el titular de una
patente pone en el mercado de cualquier país productos amparados por su
 249

derecho, pierde la facultad de oponerse a que éstos circulen libremente en

cualquier país del mundo.

Con relación al tema de los Modelos de Utilidad, la nueva norma comunitaria

consagra como una novedad la ampliación del plazo de protección a través de esta
figura de 8 a 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el
país miembro. Igualmente ocurrió con el plazo de la protección otorgada a través
de los Diseños Industriales.

Con relación al tema de los Diseños Industriales, quedó establecido que la Oficina
Competente registrará aquellos diseños industriales que cumplan con los requisitos
establecidos en la Decisión 486, los cuales quedaron consagrados de manera muy
detallada, sin examinar el contenido de la solicitud presentada.

Adicionalmente, se tiene como una novedad importante la eliminación de la

prohibición de registrar los diseños referentes a indumentaria, lo que significa que
es posible registrar como diseño industrial, cualquier diseño de moda.

ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Una de las novedades de la normatividad andina constituye la reglamentación de

los esquemas de trazado de circuitos integrados incluida por primera vez en una
normatividad de esta naturaleza. En general, la nueva norma dispone como
requisito que el diseño sea original y establece que si un esquema de trazado de
circuitos integrados ha sido utilizado en cualquier país del mundo, la solicitud de
registro del mismo debe ser presentada dentro de los dos años siguientes a su
primer uso comercial.
 250

MARCAS

Se considera como una novedad dentro de esta tema la figura establecida en el

artículo 143 la cual establece que las modificaciones al registro de una marca
pueden referirse a cualquier aspecto que no tenga que ver con los elementos
sustantivos del signo o la ampliación de los productos para los cuales se solicita el
registro de la marca respectiva.

Por otra parte, se consagra en el artículo 146 inciso 2 de la nueva Decisión una
nueva posibilidad que se concreta en el establecimiento de un plazo adicional que
se otorga para presentar las pruebas que sustenten una oposición presentada o la
contestación a la misma, posibilidad que no existía bajo la Decisión 344.

Adicionalmente, la Decisión 486 introduce una modificación importante frente al

tema de las oposiciones temerarias al establecer expresamente la existencia de las
mismas y la posibilidad de sancionarlas en caso de que se presenten.

Otra importante modificación con relación a este tema se refiere a la obligación

consagrada en el artículo 147 en virtud de la cual, el opositor debe acreditar su
interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición
mediante la solicitud de registro de la marca base de la oposición, al momento de
interponerla.

Dentro de este tema, una de las modificaciones más relevantes de la nueva

Decisión la constituye el hecho de que la misma reconoce que las marcas de
certificación pueden ser protegidas, siempre y cuando cumplan los requisitos
establecidos para las mismas, como anteriormente se comentó.
 251

COEXISTENCIA MARCARIA

Este tema ha cobrado una importancia significativa en el actual contexto mundial

en el cual se han establecido las llamadas Zonas de Libre Comercio. Con la
regulación de la nueva Decisión se busca evitar que existan problemas de doble
titularidad de marcas idénticas entre los países miembros. Tal como lo establecía
de Decisión anterior al regular este tema.

LEMAS COMERCIALES

En este tema quedó claro que los lemas comerciales son siempre accesorios a los
signos distintivos que acompañan por lo tanto deben enajenarse junto con ellos y
no podrá hacerse por separado, todo esto buscando evitar la confusión del público
consumidor.

MARCAS DE CERTIFICACION

Frente a este tema podemos decir que se trata de una nueva regulación, la cual no
existía en la Decisión anterior, mediante la cual se otorga protección a aquel signo
que tiene su calidad u otras características certificadas por el titular de la marca.
La protección que se otorga por medio de esta figura cubre todo tipo de signos y
tiene la particularidad de que sus titulares deben ser empresas o instituciones de
carácter privado o público o un organismo estatal regional o internacional. Es
importante resaltar que la marca de certificación no puede ser usada en relación
con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio
titular de la marca.

NOMBRE COMERCIAL
 252

La Decisión 344 trataba el tema del Nombre Comercial de manera muy general y
su cumplimiento debía ser especificado por cada país miembro de la comunidad
andina. La Decisión 486 regula el tema de manera detallada, incluyendo las
siguientes modificaciones a la antigua regulación:

• Define el nombre comercial como una marca que identifica una actividad
económica, empresa o establecimiento mercantil.

• Aclara que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere por su primer

uso y se tiene hasta que las actividades de la empresa concluyan.
• Establece que los nombres comerciales pueden ser objeto de protección por
medio de la propiedad industrial.

ROTULOS O ENSEÑAS

Tal como sucede con el nombre comercial, las enseñas comerciales a diferencia de
las marcas, están protegidas desde el momento de su primer uso, sin necesidad de
registro alguno. Sin embargo, pueden ser depositados ante la Superintendencia de
Industria y Comercio para efectos de probar su uso.

Este tema se incluyó dentro de la nueva reglamentación por una petición hecha
por Colombia que es el único país de la Comunidad Andina que lo tiene regulado
en su Código de Comercio.

Durante las negociaciones para ala expedición de la Decisión 486 se discutió si

este tema se debía excluir, pero se mantuvo el mismo de manera que fuera
regulado por las disposiciones internas de cada país, es decir, que el artículo que
 253

trata el tema, sólo tendrá aplicación en los países que en su legislación lo tengan
regulado.

INDICACIONES GEOGRAFICAS

Una novedad frente a este tema es que se optó por considerar que una
denominación de origen puede otorgarse teniendo en cuenta la reputación que
pueda tener determinado producto por el hecho de provenir de determinada zona
geográfica. La inclusión de este tema fue una ayuda para Colombia para poder
tener la denominación “Café de Colombia” como denominación de origen.

Por otra parte, debe resaltarse que con la expedición de la Decisión 486 aparece
como novedad el hecho de que la autorización de uso de una denominación de
origen, también puede ser concedida también puede ser otorgada por las
entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
denominaciones de origen, si así se encuentra consagrado en las normas
nacionales.

Es importante dejar en claro que la principal diferencia entre las denominaciones

de origen y las indicaciones de procedencia es que, mientras que las primeras se
refieren a una calidad que surge de las características determinadas de una zona
geográfica, las segundas, no necesariamente están relacionadas con la calidad del
producto, aunque ambas están siempre relacionadas con una zona geográfica.

SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La Decisión 486 contiene un tratamiento especial para los signos distintivos

notoriamente conocidos al establecer un capítulo separado para el desarrollo de
 254

este tema, hecho que constituye una de las novedades más importantes de la
nueva norma. Anteriormente el tema era tratado en el capítulo de marcas de
manera puntual, al establecer como causal de irregistrabilidad el hecho de que la
marca solicitada se considerara confundible con una marca notoriamente conocida.

Sin embargo, la protección que otorgaba la Decisión 344 a las marcas

notoriamente conocidas podía considerarse suficientemente amplia y
adicionalmente la protección se otorgaba de manera indirecta, toda vez que
establecía los medios y acciones para impedir el registro de una marca en conflicto
o en caso de que se hubiera concedido para invalidar su registro, pero no consagró
facultad alguna para impedir un uso indebido por parte de terceros.

SECRETOS EMPRESARIALES

Dentro de las negociaciones de la Comunidad Andina sobre este tema, se discutió

si debía fortalecerse esta figura. La posición de Colombia era fortalecer las normas
y por ende la protección de esta figura, pero la posición del resto de los países
determinó que la nueva Decisión incluyera esta protección de acuerdo a lo que
establecen los ADPIC, logrando de esta forma eliminar las restricciones que
existían con respecto al uso de este tipo de información.

Adicionalmente, dentro de esta regulación se abre la posibilidad para que los

países tomen las medidas necesarias con miras a organizar dicha protección, con
lo cual se le otorga la posibilidad a Colombia para que expida una norma más
acorde con su posición. Lo anterior se debe interpretar de manera que los usos
indebidos de secretos empresariales por parte de autoridades gubernamentales,
esta incluido como una práctica comercial desleal y por lo tanto esta protegido por
la Decisión 486.
 255

Es evidente que la Decisión 486 optó por adoptar una redacción más genérica en
la cual no se están comprometiendo plazos en esta materia, hecho que se
evidencia principalmente en que la nueva Decisión no contiene una disposición
expresa acerca de la prohibición a las autoridades de usar indebidamente la
información conocida por causa de la labor realizada por un periodo de cinco años,
tal como lo consagraba la anterior Decisión.

Tal como se analizó anteriormente, este tema ha cobrado mayor importancia

recientemente por la discusión que existe respecto de un cambio en las
condiciones en las que se desarrolla el mismo en la industria farmacéutica. La
lucha se centra en que las compañías multinacionales, productoras de
medicamentos, manifiestan que durante los primeros cinco años después de
registrado un medicamento innovador no haya proceso sumario ante el Invima y
cualquier competidor que pretenda registrar un medicamento genérico tenga que
volver a presentar los estudios correspondientes; y por su parte la industria
farmacéutica colombiana, ve la extensión del alcance del secreto empresarial de la
forma planteada por las multinacionales, como un golpe a la industria local, toda
vez que las compañías nacionales se dedican más que todo a la fabricación de
medicamentos genéricos y las extranjeras tienden a traer los inventos de sus
países de origen.

- De conformidad con el estudio realizado, podemos concluir que el régimen

común de propiedad industrial regulado en la Decisión 486 de la Comunidad
Andina es uno de los regímenes sobre la materia más desarrollados de América
Latina. Es así como esta nueva regulación se constituye como una importante
herramienta para ser aprovechada por los inversionistas nacionales y
extranjeros en tanto que establece una mejor y más sólida protección a los
derechos de propiedad intelectual, otorgándoles mayor seguridad jurídica que
 256

genera mayor interés para participar activamente en el mercado favoreciendo

el desarrollo y crecimiento de los países beneficiados.

Esperamos que en este trabajo haya quedado plasmado el gran esfuerzo e

interés que nos ha despertado esta materia y que de la misma forma dicha
inclinación sea transmitida a quienes lean nuestro escrito. Así mismo,
esperamos haber logrado los objetivos que desde el principio nos trazamos al
introducirnos en este análisis sobre la trascendencia de la nueva realidad que
se presenta hoy en día en el mundo de las ideas, en el cual es evidente la gran
importancia que reviste esta materia y su protección a través de los derechos
de propiedad industrial.
 257

ANEXOS

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO

DECISION 486 DECISION 344

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1: Trato Nacional32 No se consagra

Art. 2: Trato de Nación más No se consagra
33
favorecida
Art. 3: Patrimonio Biológico y Genético No se consagra
y los conocimientos tradicionales
Art. 4 y 5: Términos y Plazos para No hay un artículo expreso para este
trámites propios de esta Decisión. tema.
Art.6: Notificaciones " " " "
"
Art. 7 y 8: Idioma " " "
" "

32
Este artículo fue declarado parcialmente nulo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
sentencia que resuelve el proceso 14-AN-2001 que en adelante se leerá:
“Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los
demás miembros de la Comunidad Andina, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales.”
33
Este artículo fue declarado nulo en su totalidad por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
sentencia que resuelve el proceso 14-AN-2001.
 258

Art.9: Reivindicación de Prioridad Art. 12: Derecho de Prioridad

- Solicitud de patente, modelo, - Solo se refiere a patentes de
registro de diseño industrial o invención.
marca"
- "presentada en otro país miembro o - presentada en un país miembro. Es
ante una autoridad nacional..." diferente.
- "conferirá un derecho de prioridad". - " conferirá el d. prioridad por el
Su alcance lo determina el término de 1 año..."
Convenio de París. - Dicha solicitud deberá .."
- En lo demás es diferente. - No lo tiene
- Derecho de prioridad previo. - " " "
- Plazos para solicitud

Art. 10: declaración invocando la No lo tiene

prioridad
Art.11: incumplimiento " " "
Art. 12 y 13: Desistimiento y No hay un art. expreso para este tema.
Abandono

PATENTES DE INVENCION
Requisitos de Patentabilidad:

Art. 14: es = Art. 1: es =

Art. 15: No se consideran invenciones: Art. 6: No se consideran invenciones:
a. descubrimientos... a. es igual
b. todo o parte de seres vivos.. b. es diferente
c. obra protegida por derecho de autor c. creación estética
d. y e. los planes, reglas..., programas d. es igual

de ordenadores...
f. formas de presentar información
Art.16: concepto de invención
Hay diferencias:
- el concepto de estado de la técnica
incluye "comercialización"
- para determinar la novedad se mira -
fecha de presentación o prioridad
de la solicitud
- contenido debe incluirse en la
solicitud de fecha anterior cuando
ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en el
art. 40
Art. 17 : habla de la solicitud
"invocada". Tiene literales a, b y c.
Art. 18: nivel inventivo
Art. 19: aplicación industrial
Art. 20: No serán patentables
a. "invenciones cuya explotación
comercial..." y consideración sobre
explotación comercial que no es
contraria al orden público
b. la misma diferencia
c. "plantas" "que no sea
259
e. es igual
f. métodos...(en Decisión 486 no
son patentables)
Art. 2: el concepto es igual
sólo tiene en cuenta la fecha de
prioridad
- no se refiere a la inclusión del
contenido ni a ningún plazo.
Art. 3 : habla de solicitud
"reivindicada". Tiene además el literal
d y e.
Art. 4: es =
Art. 5: es =
Art. 7: No son patentables
a. habla de buenas costumbres,. Es
diferente
b. la misma diferencia
c. "especies". No se refiere a lo de
 260

procedimiento.." procedimiento.
- En esta Decisión no se consideran
d. métodos terapéuticos y quirúrgicos invenciones
d. materias que componen.
- No se consagra en esta Decisión e. productos farmacéuticos
- " " " " " "

Art. 21: "no serán objeto de nueva - No dice nada

patente..."

De los Titulares de la Patente

Art. 22: el derecho del titular puede Art.8: el derecho a la patente

ser transferido por acto entre vivos o pertenece a inventor o su
por vía sucesoria. causahabiente.
En lo demás es = En lo demás es =
- No dice nada Art.9: " invención que ha sido sustraída
al inventor..."
Art. 23: "empleado" Art. 10: " empleado estatal"
"invenciones" " innovaciones"
no habla de normas del " de acuerdo con normas del
respectivo país respectivo país"
Art. 24: es = Art. 11: es =

Solicitudes de la Patente

Art. 25: " la solicitud". Es = Art. 15: " la patente". Es =

Art. 26: ante Oficina Nacional Art. 13: Es =
 261

Competente - no lo tiene
a. petitorio c. la descripción clara y ..." 2 incisos
b. descripción (art.28) +
c. una o más reivindicaciones d. una o más reivindicaciones que
d. uno o más dibujos precisen...
e. resumen - no lo tiene
f. poderes que fuesen necesarios e. un resumen con...
g. comprobante de pago de las tasas - art. 14 a.
establecidas f. tasa de presentación establecida
h. " contrato de acceso..."
i. licencia o autorización de uso de - no habla de eso
conocimientos indígenas - " " " "
j. copia del documento que acredite..
k. copia del documento en que conste - " " " "
- " " " "
Art. 27: petitorio en un formulario que Art. 13
contenga:
b. nombre y dirección del solicitante a. Identificación del solicitante o
e. nombre y domicilio del inventor inventor
- No dice nada de eso b. Título o nombre de la invención
a. Requerimiento de . - La ausencia de alguno de los
c. nacionalidad o domicilio del requisitos...
solicitante... - No dice nada de eso
e. " " " " - " " " " "
inventor - " " " " "
f. representante legal... - " " " " "
g. firma.. - " " " " "
h. fecha, numero de solicitud en el - " " " " "
extranjero
 262

Art. 28: la descripción deberá divulgar Art. 13: Las solicitudes para obtener
la invención de manera....para que una patentes de invención...:
persona capacitada en la materia c. la descripción clara y completa...
técnica... que persona versada en la materia...
a. sector tecnológico
b. tecnología anterior
c. en términos que permitan la
comprensión del problema
d. reseña sobre los dibujos
e. descripción de la mejor manera...
f. indicación de la manera como la
invención...

Art. 29: "invención de productos o Art. 13 inc. 2 : "invenciones que se

procedimientos relativo a un material
biológico... la descripción deberá
complementarse con un depósito
diferente
- Deberá efectuarse a más tardar...
- Ante una autoridad internacional
reconocida conforme al Tratado
Budapest...
refieran a materia viva..." Se refiere al
depósito, pero de forma diferente
- los Países Miembros reglamentarán la
oportunidad
- En una institución depositaria
autorizada por las oficinas nacionales
competentes"
"Los países miembros podrán.."

- " En estos casos la descripción - No dice nada de eso

indicará el nombre y dirección de la
institución de depósito...." -" " " " "
 263

- Ultimo inciso. El depósito no será

válido...
Art. 30: da una explicación sobre las
reivindicaciones. ( art. 26 literal c) -" " " " "
Art. 31: da una explicación sobre el
resumen (art. 26 literal e) -" " " " "
Art. 32: Ningún país exigirá requisitos
diferentes a los previstos en esta -" " " " "
Decisión. "Sin perjuicio..."
Art. 33: " se considerará como fecha
de presentación de la solicitud..."
"siempre que al momento de la
recepción hubiera contenido al menos - No se refiere a esto.
lo siguiente: literales a. - e. ( son
algunos de los del art. 26)

- La ausencia de alguno de los

requisitos enumerados..."
Art. 34: el solicitante de una patente Art. 17: " el peticionario podrá
podrá pedir que se modifique la modificar su solicitud.."
solicitud en cualquier momento
- "No podrá implicar..." Es diferente - "No podrá implicar..." Es diferente.
- Podrá pedir corrección de error - No dice nada de eso
material
Art. 35: solicitante de la patente de
invención podrá pedir que se convierta - Art. 17 inc. 2: Habla de eso, pero es
en solicitud de patente de modelo de diferente
utilidad en cualquier momento del
trámite

- la petición de conversión -- solo una
vez.
- Las oficinas nacionales pueden
sugerir
conversión de la solicitud en cualquier
momento del trámite
- " así como disponer el cobro de una
tasa adicional..."
- El solicitante podrá aceptar o
rechazar"
No lo tiene
Art. 36: Dividir solicitud "no podrá
implicar..." Es diferente
- En cualquier momento
- "La oficina nacional podrá..."
- " Cada solicitud.."
- "En caso de haberse invocado
prioridades..."
- " A efectos de la división..."
Art. 37: Fusión de la solicitud
- No está
Del Trámite de la solicitud
Art. 38: Tiene diferencias. "30 días"
Art. 39: "examen de forma"
" abandono"
264
- No dice nada de eso.
- Art. 18: se refiere a cambio de
modalidad, pero es diferente
- No dice nada de eso
- Art. 18: Es =, pero dice "peticionario"
Art. 19 : "nuevo procedimiento"
Art. 20: Fraccionar solicitud "no podrá
implicar.." Es diferente
- inc. 3: Es =
- inc. 3: Es diferente
- inc. 2: Es diferente
- No está.
- inc. 4: Es diferente
No habla de eso
Art. 16: "Productos o procedimientos
ya patentados..." (Segundos usos)
Art. 21: Tiene diferencias "15 días"
Art. 22: "examen"
"observaciones"
 265

En lo demás es diferente Es diferente

Art. 40: "Transcurridos 18 meses Art. 23: Hablan de lo mismo, pero
contados... diferente
- inc. 2: " el solicitante podrá pedir que - No está en esta Decisión
se publique.."
Art. 41: consulta por terceros Art. 24: Es diferente
- inc. 2: "cualquiera que pruebe que el - Es igual
solicitante..."
Art. 42: Tiene diferencias. Art. 25: Tiene diferencias
- " 60 días " - " 30 días hábiles "
- " oposiciones " - " observaciones "
- " oposiciones temerarias " - " observaciones temerarias"
Art. 43: "si se hubiere presentado Art. 26: "hubieren presentado
oposición" observaciones
- es diferente en lo demás. - es diferente
Art. 44: " el solicitante deberá pedir No dice nada de eso
que se examine si invención es
patentable"
Art.45: " si la oficina encuentra que la Art. 27: es diferente
invención no es patentable o no
cumple con los requisitos..."
Art. 46:- "patentabilidad de la Art. 28: " novedad, nivel inventivo y
invención" aplicación industrial de la invención"
- informes de cualquiera de las
- "informes de otras oficinas de oficinas..."
propiedad industrial"
- inc. 2: " De ser necesario... - No dice nada
solicitante proporcionará los siguientes
documentos para solicitudes
 266

extranjeras:
a. copia de solicitud..
b. " " "
c. " " "
d. " " "
e. " " " - No dice nada
- inc. 3: respecto al literal b. - No dice nada
- inc. 4: si no se presenta documento
en plazo, se denegará la patente
Art. 47: respecto a literales b. y c. del - No dice nada
art. 46
Art. 48: "Si el examen definitivo Art. 29: es igual
fuere..." "parcialmente desfavorable"
"parcialmente favorable"
Art. 49: "establecida por el Convenio" Art. 31: es igual, pero no dice eso

DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA

PATENTE

Art. 50: "duración de 20 años" Art. 30: es igual

" del país miembro"
Art. 51: alcance de la protección Art. 34: " o planos", es igual
Art. 52: " a terceras personas que no Art. 35: es diferente.. " exploten la
tengan su consentimiento, realizar invención patentada"
cualquiera de los siguientes actos:
a. Cuando en la patente se reivindica - No dice nada de eso
un producto:
i. fabricar el producto
ii. ofrecer el producto

b. un procedimiento:
i. emplear el procedimiento
ii. ejecutar...
Art. 53: no podrá ejercer el derecho
del art. anterior cuando:
a. " ámbito privado"
b. " experimentación
c. " enseñanza"
d. "actos"
e. " material biológico"
Art. 54: " patente no impide a un
tercero...."
- inc. 2: " dos personas están
económicamente vinculadas"
- inc. 3: "cuando la patente proteja
material biológico..."
Art. 55: " sin perjuicio de disposiciones - No dice eso
sobre nulidad"
- " utilizando o explotando"
- No dice
eso
- inc. 2: " utilización o explotación."
Art. 56 : "transferida por..."
- inc. 2: " Debe registrarse toda
transferencia
" La falta de registro...
267
- No dice nada de eso
Art. 35 inc. 2: es igual
b. es el a pero diferente
c. incluye el b y c de la 486, pero
diferente
- literal c, d y e no están
- literal a de la 344: " importación del
producto"
- No dice nada
- No dice nada
- No dice nada
- "utilizando"
- " en ámbito privado"
- inc. 2: "fabricación del producto o
empleo del procedimiento"
- No lo dice expresamente.
Art. 39: "obligación de registrar toda...
Son diferentes
- art. 40 inc. 2: habla de eso, pero
 268

- inc. 3: " por escrito" . Se refiere a diferente

cualquier transferencia. " x escrito". Este art. se refiere
- inc. 4: "cualquier persona interesada exclusivamente a licencias
- No dice nada de eso - No dice nada de eso
- art. 39 inc. 2: obligación será
cumplida por
Art. 57: "titular podrá dar licencia.... - corresponde al art. 40 - es diferente-
" concedida o en trámite" - no dice eso
" dar licencia a uno o más - " conceder a otra persona"
terceros" - " para su explotación" (la de la
" explotación de invención patente)
respectiva" - Dice lo mismo, pero diferente
- inc. 2: "Deberá registrarse...." " organismo"
" oficina nacional" - art. 40 inc.1 lo dice pero diferente
- inc. 3: por escrito - No dice nada de eso
- inc. 4: cualquier persona" - No dice nada
- inc. 5: "En caso de que exista..."
Art. 58: Dice lo mismo pero tiene Art. 41: Tienen diferencias
diferencias "organismo nacional"
"autoridad nacional" - No habla de eso
" o que no se ajusten a
disposiciones"
DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR
DE LA PATENTE

Art.59: obligación de explotar la Art.37: es igual

patente
Art. 60: Dicen lo mismo, tienen Art.38: diferencias
diferencias - "proceso"
 269

" procedimiento" - No dice eso

" de forma suficiente para.." - No dice eso
" Cuando la patente.."

DEL REGIMEN DE LAS LICENCIAS

OBLIGATORIAS

• Art.61: Dice lo mismo, tiene • Art. 42: es igual

diferencias
" principalmente" " procedimiento"
" proceso" " a solicitud"
- inc. 2: es igual
- inc. 2: " no será concedida si...." - No lo dice
- inc. 3: "solo se concederá..." - inc. 3, 4 y 5
- No están
• Art. 62: "La concesión..." • Art. 43: "La decisión.. de
" 60 días" concesión..."
- inc. 2: "La oficina nacional - " 60 días hábiles"
competente.." - inc. 2: " Dicha decisión..."
" compensación económica" - " pago de regalías"
"adecuada" - art. 42 inc.3: lo dice, pero
- No lo diferente
tiene - Art. 43 inc. 3: "previa audiencia"
- inc. 3: "La impugnación de la - inc. 4: " El reclamo"
licencia" " las regalías"
"la compensación"
• Art. 63: "licencias obligatorias" • Art. 44: "licencias"
" oficina nacional " entidad que las
competente" aprobó"
 270

• Art. 64: Dicen lo mismo, pero • Art. 45: Hay diferencias

diferente
" a solicitud del titular de la patente la
oficina nacional competente revocará
la licencia obligatoria"
• Art. 65: " país miembro" • Art. 46: " Gobierno"
" otorgará" " podrá otorgar"
" se podrá someter" " el Gobierno podrá
- inc. 2: " la oficina nacional someter"
competente.." inc. 2: " la decisión"
" compensación económica" " pago de las regalías"
- no dice " sin perjuicio de..."
nada de eso - inc. 3 y 4
- no dice
nada de eso
• Art. 66: "otorgará" • Art. 47: " podrá otorgar"
- No dice nada de eso - " no correspondan al ejercicio
regular del derecho de propiedad
- inc. 2: " En estos casos para intelectual"
determinar el importe..." - inc 2: es diferente
- inc. 3: Nuevo: "La oficina nacional
competente - No dice nada
• Art. 67: " otorgará" • Art. 48: "podrá conceder"
" condiciones " condiciones"
comerciales" a. es lo mismo, pero sin eso
a. " de una importancia económica... b. es igual
b. es igual c. es igual
c. es igual
• Art. 68: " En adición" - es igual • Art. 49: es igual, pero sin eso
 271

a. no exclusivas, no sublicencias a. dice eso y algo más..

b. "sólo podrán transferirse d. " no podrán transferirse ni
" o de su activo intangible concederse sublicencias
" no surtirá efectos legales - No dice eso
- no lo - No dice eso
dice - " consentimiento"
c. " a reserva de la protección..." c. " sin perjuicio de ..."
" de las personas que han..." " del licenciatario"
" y no es probable que vuelvan a - No dice eso
surgir.."
d. " el alcance" Es nuevo
e. Es nuevo
f. Es nuevo - b. " concedida principalmente para
g. usos para abastecer principalmente abastecer
- inc. 2
- No
está
• Art. 69: Es igual sin esa parte • Art. 50: "salvo lo dispuesto en el
- art. 40"
No está - inc. 2: "procedimiento"

ACTOS POSTERIORES A LA
CONCESION

• Art. 70: Modificación de la patente. • No está

Es nuevo
• Art. 71: Renuncia a la patente. Es • No está
nuevo
• Art. 72: División de la patente. Es • No está
 272

nuevo
• Art. 73: Fusión de la patente. Es • No está
nuevo
• Art. 74: Tasas de la patente. Es • No está
nuevo

NULIDAD DE LA PATENTE

• Art. 75: " decretará" • Art. 52: "podrá decretar"

" a solicitud de cualquier " a petición de parte"
persona" - inc. 2:
" en cualquier momento" - " nulidad"
" nulidad absoluta" - No lo tiene
a. " no constituya invención..." - No lo tiene
b. " invención no cumpla requisitos de
patentabilidad - No lo tiene
c. " invención comprendida en el art. - No lo tiene
20 - No lo tiene
d. " no divulgará invención según art.
28 ó 29 - No lo tiene
e. " reivindicaciones no sustentadas - No lo tiene
en descripción - No lo tiene
f. " divulgación más amplia que... - No lo tiene
g. " no copia contrato de acceso
h. " no copia documento que a. contravención de disposiciones de
acredite.. esta decisión
i. causales nulidad absoluta para acto b. datos falsos o inexactos
administrativo - inc. 2: " fueran aplicables"
- No lo " algunas partes"
 273

tiene - inc. 3: es igual

- No lo
tiene
- inc. 2: " afectaren"
" partes"
- inc. 3: es igual
• Art. 76: " Los vicios de los actos - No lo tiene
administrativos... Es nuevo
• Art. 77: "Autoridad nacional podrá - No lo tiene
anular."
• Art. 78: "notificará al titular" - No lo tiene
Inc. 2, 3 y 4 Nuevos - No los tiene
• Art. 79: " presente documento art. - No lo tiene
46"
- No está • Art. 51: Protección legal de la
patente

CADUCIDAD DE LA PATENTE

• Art. 80: " tasas anuales" • Art. 53: " tasas periódicas"
" las anualidades" - No está
- inc. 2: "La fecha de vencimiento..." - No está
- inc. 3: " Una tasa anual podrá - " antes de declarar la caducidad de la
pagarse dentro de un plazo de gracia patente, los países miembros
de 6 meses... concederán un plazo de 6 meses
- igual, con diferencias
- "Durante el plazo de gracia" - No está
- inc. 4: " de pleno derecho la
 274

caducidad..."

MODELOS DE UTILIDAD

• Art. 81- “Se considera Modelo de
Utilidad…”. Definición es igual.
Dice que los Modelos de Utilidad se
protegen mediante patentes.
• Art 82- No se consideran Modelos •
de Utilidad: obras plásticas, de
arquitectura ni objetos que tengan
únicamente carácter estético.
• Art. 54- “Se concederá patentes de
Modelo de Utilidad a …” Definición
es igual.
Art. 55- No son Modelo de Utilidad:
esculturas, obras de arquitectura,
pintura, grabado, estampado…

• Art 83- El solicitante de una patente • No dice nada

de Modelo de Utilidad puede pedir
que su solicitud se convierta en una
solicitud de patente de invención o
de registro de Diseño Industrial…

• Art 84- Plazo de duración de 10 • Art. 57- Es igual, plazo de 10 años.

años.
• Art 85- Es igual hasta: “… salvo en • Art. 56- No contiene reducción de
lo dispuesto con relación a los plazos.
plazos de tramitación, los cuales se
reducirán a la mitad.

• Art 86- Definiciones de Circuito • No dice nada.

Integrado y Esquema de Trazado.
 275

• Art 87- De los requisitos de • “ “ “

protección de los esquemas de
trazado de circuitos integrados.
• Art 88- De los titulares. • “ “ “

• Art 89- De la solicitud de registro. • “ “ “

• Art 90- Petitorio en formulario y su • “ “ “
contenido.
• Art 91- Si esquema de trazado • “ “ “
incluye algún secreto empresarial…
• Art 92- La fecha de presentación de • “ “ “
la solicitud es la de su recepción.

• Art 93, 94, 95, 96- Trámite de la • “ “ “

solicitud.
• Art 97- El esquema de trazado • “ “ “
explotado comercialmente…

• Art 98- El derecho tiene una • " “ “ “

duración de 10 años…, “ La
protección de un esquema de
trazado registrado caducará en
todo caso al vencer el plazo de 15
años contado desde el último día
del año en que se creó el
esquema”.
• Art 99- La protección se aplicará…, • “ “ “
derechos que confiere el registro.
• Art 100- El registro no confiere el • “ “ “
 276

derecho a impedir los siguientes

actos : …
• Art 101, 102, 103, 104, 105- • “ “ “
Disposiciones específicas sobre el
registro, los titulares, etc…
• Art 106- Del régimen de Licencias. • “ “ “
• Art 107- “ Por falta de explotación o • “ “ “
por razón de interés público…
• Art 108- De la nulidad del registro. • “ “ “

• Art 109- “ “ “ “ “. • “ “ “

• Art 110- “ “ “ “ “. • “ “ “

• Art 111- “ La autoridad nacional • “ “ “

competente para casos de nulidad,
notificará al titular…”.
• Art 112- “ Cuando fuese necesario • “ “ “
para resolverla nulidad de un
registro…”.

DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

• Art 113- Requisitos para la • Art 58- Dice: “ Serán registrables

protección. los nuevos diseños industriales”.
- Se considerará como diseño - “ Se considerará como diseño
industrial… “ la apariencia particular industrial cualquier reunión de…
de un producto que resulte de - “… que se incorpore a un producto
 277

cualquier reunión de…” industrial o de artesanía para darle

- - “ Línea, contorno, configuración, una apariencia especial, sin que
textura o material, sin que cambie cambie el destino o finalidad de
el destino o finalidad de dicho dicho producto y sirva de tipo o
producto”. patrón para su fabricación.”
“ No serán registrables los diseños
industriales referentes a
No dice nada este artículo sobre esto - indumentaria…”
• Art 114- El derecho al registro de * No consagra expresamente esto.
un diseño industrial pertenece al
diseñador. Puede transferirse por
acto entre vivos o por vía
sucesoria. Titulares pueden ser
personas naturales o jurídicas.
- Si varias personas hicieren
conjuntamente un diseño…
Si varias personas hicieren el mismo
diseño industrial independientemente
unas de otras…
• Art. 115- “Serán registrables • Art. 59- Es igual hasta:
diseños industriales que sean
nuevos”
- “ Un diseño industrial no es nuevo - Se refiere a fecha de prioridad
si …” válidamente “reivindicada”
- Se refiere a fecha de prioridad No incluye la “comercialización”.
válidamente “invocada”.
Incluye “comercialización”.
• Art. 116- “ No serán registrables…” • No consagra estos 3 eventos de
– 3 eventos. irregistrabilidad, sólo hace mención
 278

de unos en el art. 58.

• Art. 117- Del procedimiento del Art. 60- Solicitud de registro debe
registro- solicitud se debe presentar contener: … - Sólo pide: Identificación
ante oficina nacional competente y del peticionario, indicación del género
debe contener:… de productos para los que se usa el
- es más específica en cuento a su diseño y un ejemplar del objeto que
contenido – numerales a, b, c, d, e y f. lleva el diseño o representación gráfica
o fotográfica del mismo.
• Art. 118- “ El petitorio Art. 61- … a la solicitud deberán
comprenderá lo siguiente:”… acompañarse los poderes…, no dice
numerales A al H. qué debe contener el petitorio.
• Art. 119- Se considera como fecha • No dice nada de esto.
de presentación la de la recepción
si…”

• Art. 120- La oficina nacional • Art. 62- Admitida la solicitud, la

competente examinará dentro de
los 15 días contados a partir de…
- si solicitud no cumple los requisitos,
se notifica al solicitante para que los
cumpla dentro de los 30 días
siguientes a notificación, plazo
prorrogable por una sola vez.
oficina nacional competente
examinará dentro de los 15 días
siguientes a la presentación, si se
ajusta a los aspectos formales
indicados en el capítulo. Si es así,
ordena su publicación por una sola
vez.

- Si solicitante no completa los

requisitos en el término señalado, la - No dice nada de esto.
solicitud se considera abandonada y
pierde su prelación.
 279

• Art. 121- Si la solicitud cumple los • Esta en el Art. 62.

requisitos, la oficina nacional
competente ordena su publicación.
• Art. 122- En los 30 días siguientes a • Art. 63- Persona con legítimo
la publicación, quien tenga legítimo interés puede “observar” el
interés puede presentar “por una registro. Para el trámite de
sola vez”, oposición “observaciones” remite al de
“fundamentada”. observaciones a las solicitudes de
patentes de invención, en lo
pertinente y a las legislaciones
nacionales de los países miembros.
• Art. 123- Trámite propio de
oposiciones.
• Art. 124- Vencido el plazo de las • Art. 64- es diferente- si no se
oposiciones, o si no se presentaron, presentaron observaciones o fueron
la oficina nacional competente rechazadas, la oficina nacional
examina, si el objeto de la solicitud competente procederá a practicar
se ajusta a los artículos 113 y 116. el examen de novedad del diseño.
- La oficina nacional competente no
realizará de oficio ningún examen
de novedad de la solicitud, salvo…
- Si el diseño carece manifiestamente - No consagra esto.
de novedad, la oficina nacional
puede denegar de oficio la solicitud
• Art. 65- El registro de un diseño
industrial tendrá una duración de 8
años, desde la fecha de
presentación de la solicitud.
 280

• Art. 125- “ La solicitud de registro • Art. 66- “El expediente” no podrá

no puede ser consultada por ser consultado por terceros…
terceros…” - una vez publicado, el expediente
El que pruebe que el solicitante ha tiene carácter público y podrá ser
pretendido hacer valer frente a él los consultado.
derechos derivados de la solicitud, - No dice nada de esto.
puede consultar el expediente aún
antes de su publicación y sin
consentimiento.
• Art. 126- Cumplidos los requisitos, • No consagra esto, no habla de
la oficina nacional competente certificado.
concede el registro y expide el
“certificado” correspondiente.

• Art. 127- Dice al final: ”... con sus • Art. 67- no habla de modificaciones
modificaciones vigentes…” vigentes.
• Art. 128- De los derechos que • Solo son 8 años. (art. 65)
confiere el registro. El registro de
in Diseño Industrial tendrá una
duración de 10 años- amplía el
plazo. • Art. 68- Derecho de Prioridad
• No lo consagra acá expresamente.
El derecho de prioridad.

• Art. 129- son iguales. • Art. 69- son iguales, pero establece
al final que el titular puede
transferir el diseño o conceder
licencias…
• Art. 130- La protección conferida a • No dice nada de esto.

un diseño no se extenderá a …
- La protección conferida a un diseño
industrial no comprenderá…
• Art. 131- El registro de un Diseño •
Industrial no da derecho a impedir
a un tercero realizar actos de
comercio respecto de un producto
que incorpore o reproduzca ese
diseño…
• Art. 132- Son diferentes- “.. de
oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la
nulidad absoluta de un registro
cuando…, numerales A – D, es más -
específico.
• Art. 133- Serán aplicables a los
diseños industriales las
disposiciones de los artículos...- los
enumera expresamente.
DE LAS MARCAS
281
No dice nada de esto.
• Art. 70- “…de oficio o a petición de
parte la nulidad del registro, previa
audiencia de la partes interesadas,
siempre que…, numerales a y b.
Las acciones de nulidad pueden
intentarse en cualquier momento.
- El registro declarado nulo, se
reputa nulo y sin ningún valor
desde la fecha de presentación de la
solicitud.
• Art. 71- Dice que son aplicables en
lo pertinente, las disposiciones de
la Decisión sobre patentes de
invenciones relativas a los titulares
del registro.
 282

• Art. 134- De los requisitos para el • Art. 81- Inciso 2do es diferente.
registro de marcas. - Podrán registrarse como marca los
- A efectos de este régimen, signos que “sean perceptibles,
constituirá como marca … suficientemente distintivos y
- Podrán registrarse como marca los susceptibles de representación
signos susceptibles de gráfica”.
representación gráfica. - Se entenderá por marca…. - es
Podrán constituir marcas, entre otros… diferente.
Literales A – G.
• Art. 135- No podrán registrarse • Art. 82-
como marcas… B- No está expresamente en este
B- Que carezcan de distintividad… artículo
C- Consistan “exclusivamente”… C- No dice “exclusivamente”.
D- “ “. D- “para designar o describir la
E- “.. dicho signo o indicación incluidas especie..”
la s expresiones laudatorias referidas a E-
esos productos o servicios”.
F- “ Signo o indicación que sea el
nombre genérico…” F- Es igual.
G-
H- Es igual al numeral F de la decisión G- Es igual al literal P de la 486.
344. H- Es igual, salvo por la palabra
I- “geográfica” “geográfica”.
J- Incluye la palabra “contengan”…, I- La segunda parte está en el literal L
“… para los mismos productos o de la 486.
para productos diferentes…”, es J- Corresponde al literal M de la 486,
diferente. pero es diferente.
K- “ Denominación de origen para
 283

vinos y bebidas espirituosas” K- No dice nada de esto.

L- Indicación geográfica nacional o
extranjera. L- No esta expresamente en el artículo
M- Corresponde al numeral J de la de la 486.
Decisión 344 pero es mas M-
detallado.
N- “Reproduzcan o imiten…” N-
O- Corresponde al literal M de la
Decisión 344 pero es mas
detallado.
P- Es igual al literal G de la decisión - No dice nada de esto-
344.
Ultimo inciso- es nuevo.

• Art. 136- El enunciado es diferente. • Art. 83-

A- A- “Inducir al público a error”..
B- “ Rótulo o enseña” y “riesgo de B- “ De acuerdo con legislaciones
confusión o asociación …” internas de países miembros…”

C- “Solicitado o registrado, y “ Riesgo C- “Inducirse al público a error..”

de confusión o asociación”- en eso se
diferencian. D- Corresponde al literal H de la 486,
D- Es nuevo. pero es modificado.
E- No está expresamente en la 486-
E- “ Personas Jurídicas”, es diferente “marca notoriamente conocida..”
pero corresponde al literal F de la
decisión 344.
F- “Propiedad Industrial”- corresponde
al literal G de la 344.
 284

G- Es nuevo.
H- Corresponde la literal D de la 344,
pero modificado en gran parte.
• Art. 137- Cuando la oficina nacional • No dice nada de esto.
competente vea indicios de
competencia desleal…
• Art. 138- Del procedimiento de
registro- Tiene requisitos mas • Art. 87- Sólo contiene literales A- D.
detallados y diferentes- literales A –
F.
• Art. 139- El petitorio contenido en • Art. 88- Documentos que deben
un formulario y debe comprender: presentarse con la solicitud.
literales A – H.
• Art. 140- La fecha de presentación
es la recepción si contiene por lo
menos…: literales A – E.
•
• Art. 141- La fecha de presentación • Art. 97- Corresponde al art. 141 de
de la solicitud de registro de marca la Decisión 486.
en una exposición reconocida
oficialmente…, corresponde al art.
97 de la Decisión 344.
• Art. 142- Es nuevo. • No dice nada de esto.
• Art. 143- Diferencias: “El • Art. 89- Modificar “su solicitud
solicitante” de un registro…. inicial únicamente con relación a
- Modificar su solicitud “en aspectos secundarios…”.
cualquier momento del trámite. - “cambiar el signo”… .
- Podrá pedir la “corrección de
cualquier error material…”.
 285

- “ Cambio de aspectos
sustantivos…”
- “ Si las normas nacionales lo
permiten….”

• Art. 144- Requisitos de forma. • Art. 90- “Admitida la solicitud…”

- Si la solicitud no contiene los • Art. 91- “Subsane las
requisitos… irregularidades….”
- “complete los requisitos”… - El plazo es de 30 días hábiles
- El plazo es de 60 días siguientes a siguientes a la notificación.
la notificación - El plazo es prorrogable por una sola
- Si el solicitante no completa los vez.
requisitos, la solicitud se - Si no se subsanan las
considerará abandonada y pierde irregularidades, la solicitud será
su prelación. rechazada.

• Art. 145- Si la solicitud reúne los • Art. 92- Se ordena la publicación

requisitos, se ordena la publicación.
• Art. 146- “oposición fundamentada” •
- “ A solicitud de parte… por
sola vez plazo adicional de 30 -
días…”
- “oposiciones temerarias”
- “ No procederán oposiciones…” –
corresponde al art. 100 de la 344.
• Art. 147 - La primera parte es -
igual, salvo por “oposiciones”.
- Segunda parte: “En ambos casos…” No dice nada de esto.
por “una sola vez”.
Art. 93- “Observaciones”
una - No dice nada de esto.
No dice nada de esto.
- “También tiene interés legitimo para
presentar
observaciones..."
• Art. 100- corresponde al art. 146
de la decisión 486.
2do inciso- “Observaciones”
 286

- Inciso 2°- corresponde al literal B Art. 94- Literal C no esta consagrado

del art. 94 de la Decisión 344, pero en la Decisión 486. Los literales A y B
es muy diferente. están en el art. 147. (Este art.
- Inciso 3°- es nuevo: suspensión corresponde al art. 149 de la decisión
del registro de segunda marca. 486, pero con diferencias.)
• Art. 148- Corresponde al art. 95 de • Art. 95- 1er inciso- corresponde al
la Decisión 344- “argumentaciones art. 148 de la decisión 486.
y presente pruebas”, y lo del “plazo
adicional” es nuevo.

• Art. 149- “ No considerará

admitidas las oposiciones…”
- Literal A- Nuevo.
- Literal B- corresponde al literal A
del art. 94 de la decisión 344.
- Literal C- Corresponde al literal D
del art. 94 de la decisión 344.
• Art. 150- Presentadas o no • Art. 96- Si no hay observaciones…
presentadas las oposiciones, la corresponde a la primera parte del
oficina nacional competente realiza art. 150 de la decisión 486.
el examen de registrabilidad o se • Art. 95 2do inciso- corresponde a la
pronuncia sobre éstas y sobre la segunda parte del art. 150 de la
concesión o denegatoria del decisión 486.
registro.
• Art. 151- corresponde al art. 101 de • Art. 101- Es igual al art. 151 de la
la Decisión 344. decisión 486.
- Inciso 2do- es nuevo.
• Art. 152- De los derechos y • Art. 98- es igual.
limitaciones conferidos por la
 287

marca.
• Art. 153- Tiene diferencias - • Art. 99- La parte final del primer
- “...o quien tuviere legítimo interés” inciso tiene una diferencia: “… o la
- “ pagando conjuntamente el solicitud de trámite…”
recargo correspondiente, si así lo
permiten las normas internas…”
- Inciso 2do- “Podrá reducir o limitar - Inciso 2do- “ Derecho del titular a
los productos o servicios…” renunciar posteriormente…”.
• Art. 154- Es igual al art. 102 de la • Art. 102- Es igual al art. 154 de la
Decisión 344. decisión 486.
• Art. 155- Derechos que confiere el • Art. 103: Derecho de prioridad
registro: “Derecho de impedir…”.
Contiene literales A-F, son
diferentes.
- Literal A- corresponde al Literal A • Art. 104- “Derecho de actuar
del art. 104 de la decisión 344, contra…”- contiene literales A- E-
pero con modificaciones. son diferentes pero se relacionan
- Literales B y C- nuevos. en algunas cosas con los arts. 155
- Literal D- Corresponde al Literal A y 156 de la decisión 486.
del art. 104 de la decisión 344.
- Literal E- Corresponde al literal D
del art. 104 de la Decisión 344.
- Literal F- es nuevo.

• Art. 156- “Para los literales E y F

del art. 155, será uso de un signo
en el comercio por un tercero, los • Art. 104- “Derecho de actuar
siguientes” : contra…”- contiene literales A- E-
- A- corresponde al literal B del art. son diferentes pero se relacionan
 288

104 de la decisión 344. en algunas cosas con los arts 155 y

- B- corresponde al literal C del art. 156 de la decisión 486.
104 de la decisión 344.
- C- Es nuevo.
• Art. 157- Corresponde al art. 105 • Art. 105- Corresponde al art. 157
de la decisión 344. de la decisión 486- inciso 1°-
- Inciso 2do- “ Inclusive en publicidad - Inciso 2do- “ Error”.
comparativa”, “productos o servicios”. - Inciso 3ro-
• Art. 158- “ El registro de una marca
no dará derecho de impedir a un • Art. 106- mismo tema pero son
tercero realizar actos de diferentes.
comercio…”.
• Art. 159- Son iguales. • Art. 107- son iguales.
• Art. 160- Nuevo.
• Art. 161- De las licencias y • Art. 115- Inciso 1°- Es diferente- “
transferencias de las marcas- El titular de una marca de
- Inciso 1°- “Registro de marca productos o servicios, registrada y
concedido o en trámite de registro vigente, podrá cederla en uso o
podrá ser transferido por acto entre transferirla por contrato escrito”.
vivos o por vía sucesoria, con o sin
la empresa a la cual pertenece”.
- Inciso 2do- “ Transferencia de - Inciso 2do- “ Cesiones y
registro…”, “ La falta de registro transferencias…”
ocasionará…”
- Inciso 3ro- “ A efectos del registro,
la transferencia deberá constar por
escrito”. - No dice nada de esto.
Inciso 4to- “ Cualquier persona
interesada podrá solicitar el registro

de …”.
• Art. 162- “… podrá dar licencia a •
…” - corresponde al art.
117 de la decisión 344, pero con
diferencias:
- “Deberá registrarse… la falta de
registro…”.
- “ La licencia debe constar por
escrito”.
- “ Cualquier persona interesada
podrá solicitar el registro…”
• Art. 163- corresponde en parte al
art. 17 de la decisión 486.
• Art. 164- Nuevo.
• Art 165- De la cancelación del •
registro-
- “ su titular, o por un licenciatario o
por otra persona autorizada para
ello”
- “ Procedimiento de oposición.
- Incisos 2do y 3ro- Nuevos.
- Inciso 4to- “ Entre otros”.
• Art. 166- es igual al art. 110 de la
Decisión 344.
• Art. 167- Corresponde al inciso 2do •
del art. 108 de la Decisión 344,
289
Art. 117- “ Los contratos de licencia
deberán ser registrados…”-
corresponde al art. 162 de la
Decisión 486, pero con diferencias.
• Art. 117 también corresponde al
art. 163 de la decisión 486.
Art. 108- Dice: “ Procedimiento de
infracción, de observación o de
nulidad”.
- No dice nada.
- Inciso 4to- “… o restricciones a las
importaciones u otros requisitos…”
• Art. 109- Inciso 1°- “30 días
hábiles” y dice sólo “los alegatos”.
Inciso 2do- “El plazo”.
• Art. 110- es igual al art. 166 de la
Decisión 486.
Art. 111- corresponde al art. 167 de
la Decisión 486.
 290

numerales 1, 2 y 3 pero con

diferencias.
• Art. 168- Corresponde al art. 111 • Art. 111
de la Decisión 344.
- “ Podrá invocarse a partir de la
presentación de la solicitud…”
- “ Quede firme en la vía
administrativa”
• Art 169- Nuevo.
• Art 170- Inciso 1° dice “ 60 días • Art 112- Inciso 1°-
hábiles” y “los alegatos y las - Inciso 2do- “ solo”
pruebas” - Inciso 3ro- “ derechos a favor de
- Inciso 2do- “Los plazos”. terceros”.
- Inciso 4to- “ La renuncia a la
marca solo surtirá efectos cuando se
haya producido la inscripción….”.
• Art 171- De la renuncia al registro. Art. 112 Inciso 4to- “ La renuncia a la
- Inciso 1°- “… en cualquier marca solo surtirá efectos cuando se
momento” haya producido la inscripción….”.
- Inciso 2do-
- Inciso 3ro- “Embargos o derechos
reales de garantía inscritos en …”
- Inciso 4to- “ La renuncia al registro
surtirá efectos a partir de su
inscripción…”.

• Art 172- De la nulidad del registro- • Art 113- “ Podrá decretar…, parte
corresponde al art 113 de la interesada…, nulidad…”
decisión 344, pero tiene diferencias - Literal A- “ Las disposiciones de la
 291

muy importantes: presente Decisión…”

- Inciso 1°- “ Decretará de oficio…, - Literal B- no está consagrado en la
cualquier persona y en cualquier 486
momento…nulidad absoluta, … lo - Literal C- corresponde al inc 2do
dispuesto en artículos…” del art 172/486.
- Inciso 2do- Se refiere a nulidad - Inciso 2do- No está consagrado
relativa. “ Concedido en en la 486
contravención con…, efectuado de
mala fe…”
- Inciso3ro- nuevo
- Inciso 4to- nuevo
- Inciso 5to- nuevo
• Art. 173- Nuevo
• Art. 174- De la caducidad del Art. 114- casi igual.
registro.
- Inciso 1°- “ De pleno derecho…, o
quien tuviere legítimo interés…”
Inciso 2do- “ Los términos que
determine…”

DE LOS LEMAS COMERCIALES

•
• Art 175- es igual
•
• Art 176- es igual
• Art 177- es igual
• Art 178- es igual
• Art 179- es igual
• Art 118- es igual
• Art 119- es igual
• Art 120- es igual
• Art 121- es igual
• Art 122- es igual8
 292

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

• Art 180- Dice “Todo signo..”, y • Art 123-

“pertenecientes”.
• Art 181- es casi igual. • Art 124- Al final dice: “… respecto
de quienes no forman parte de
dichas asociaciones, organizaciones
o grupos de personas…”
• Art 182- Literal A- es igual. • Art 125- Literal A- es igual al literal
Literal B- Es el literal D del art 125 A del art 182 de la 486.
de la decisión 344. - Literal B- No está en la 486.
- Literal C- Es el literal C de la 344, - Literal C- Es el literal C de la 486
pero dice “ los productos o con una modificación.
servicios..” - Literal D- es el literal B de la 486.
- Último inciso- es igual, salvo por - Literal E- no esta consagrado en la
“oficina 486.

• Art 183- “ o licenciada…”- se • Art 126- corresponde al art 183 de

refiere al mismo tema que el art la 486, con diferencias.
126 de la 344, pero establecen
cosas diferentes.
• Art 184- Dice que se aplican las • Art 127- Dice que además se
normas de la decisión. aplicarán las disposiciones
nacionales de cada país miembro
para el trámite de la solicitud de la
marca.

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION

 293

• Art 185- “ Se entenderá por marca NO CONSAGRA LAS MARCAS DE

de certificación…” CERTIFICACIÓN.
• Art 186- “ Podrá ser titular…” - No dice nada

• Art 187- la solicitud debe - No dice nada

acompañarse del reglamento de
uso. El reglamento de uso se
inscribirá junto con la marca.
Modificación de las reglas de uso.
• Art 188- “ El titular podrá autorizar - No dice nada
su uso…”
- Inciso 2do- “ la marca de
certificación no podrá usarse…”
• Art 189- Se aplican las reglas del - No dice nada
título de marcas.

DEL NOMBRE COMERCIAL

• Art 190- “ se entenderá por • Art 128- Unica disposición sobre el

nombre comercial…”. tema. Se protege el nombre
- Inciso 2do- Una empresa o comercial…
establecimiento puede tener mas
de un nombre comercial. “ Puede
constituir nombre comercial de una
empresa…” • No dice nada.
- Inciso 3ro- “Los nombres
comerciales…”.
• Art 191- Derecho exclusivo sobre • No dice nada.
 294

un nombre comercial.
• Art 192- “El titular…” • No dice nada.
- Inciso 2do- Aplicación de los
artículos 155- 158 en lo que
corresponda.
• Art 193- “ Conforme a la legislación • No dice nada.
interna…”
• Art 194- “ No podrá registrarse • No dice nada.
como nombre comercial…”,
Literales A – D.
• Art 195- “ Para efectos del • No dice nada.
registro…”
- Inciso 2do- Puede aplicarse la
clasificación de productos y
servicios para marcas.
• Art 196- Duración de 10 años • No dice nada.
desde el registro o el depósito.
• Art 197- Renuncia a los derechos • No dice nada.
sobre el registro.
• Art 198- Renovación del registro. • No dice nada.
• Art 199- Transferencia del nombre • No dice nada.
comercial.
- Inciso 2do- Nombre comercial
objeto de licencia.

DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

• Art 200- Nuevo • No los consagra

 295

DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

• Art. 200

DE LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN

• Art. 201: es casi igual al art. 129 de Art. 129- Dice “cualidades o
la 344, salvo por: “ …calidad, características…”
reputación u otras
características…”.
• Art 202- “ No podrán ser • Art 130- Literal A es igual.
declaradas…
- Literal A- es igual al literal A del art
130 de la 344
- Literal B- Es igual al literal C del art
130 de la decisión 344.
- Literal C – Es parte del literal B de
la 344.
- Literal D- es parte del literal B de la
344- “ procedencia geográfica” y “
calidad, reputación u otras
características…”.
• Art 203- dice “personas naturales o
jurídicas”…, “ así como las • Art 133- “ Personas físicas o
asociaciones de productores…” morales”

• Art 204- Corresponde al art 134 de • Art 134- El literal E no está

 296

la Decisión 344. consagrado en la 486.

- Literal A- “ Así como la
demostración de su legítimo
interés”
- Literal B- “.. objeto de la
declaración…”
- Literal C- “ geográfica delimitada…,
... el producto que se designa…”
- Literal D- Nuevo.
- Literal E- corresponde al literal D de
la 344, pero tiene una diferencia: “
una reseña de las calidades…”
• Art 205- es casi igual pero tiene • Art 135- La diferencia es que acá
una diferencia: “ Al examen de dice: “Presentación de las
forma de marca…” observaciones previsto para…”
• Art 206- Inciso 2do- nuevo • Art 136- dice: “ que confiera
derechos exclusivos…”
• Art. 207- El encabezado es • Art 137- encabezado es diferente,
diferente pero se refiere a lo pero se refiere a lo mismo. Literal
mismo. A- es igual.
- Literal A- Es igual al literal A del art. - Literal B- “territorio determinado”
137 de la 344. - Literal C- “Requisitos requeridos”.
- Literal B- “ Zona geográfica
delimitada”.
• Art. 208: "oficina nacional - No está
competente podrá otorgar
autorizaciones de uso
correspondientes. También
entidades públicas y privadas.
 297

• Art. 209: "cuando autorización sea • Art. 138: "la autorización será por
competencia de la oficina nacional" oficina nacional competente
" 15 días " - " 15 días hábiles"
• Art. 210: duración 10 años • Art. 139: es igual
• Art. 211: caduca si no se solicita • Art. 141: es igual
renovación
• Art. 212: "productos naturales..." - Art. 130 1 inc.: es igual
- inc. 2: Es nuevo
- inc. 3: Es nuevo
• Art. 213: " Las entidades públicas o - No está
privadas" Es Nuevo
• Art. 214: " La protección de las • Art. 131: " El derecho de utilización
denominaciones...." exclusiva de las denominaciones...."
" que cree confusión"
" será considerado una
infracción al derecho de propiedad
intelectual"
• Art. 215: Vinos y bebidas. Es
Nuevo
• Art. 216: - " la autoridad nacional • Art. 140: " la oficina nacional
compe- competente.."
tente
- " serán de - " previa audiencia de las partes"
aplicación...."
• Art. 217: la oficina cancelará la • No está
autorización de uso.......
• Art. 218: " reconocer" • Art. 142: " declarar la protección"
" otro país miembro" " países de la
- inc. 2: "para solicitar esta subregión"
 298

protección...." - está igual en el inc. 1

• Art. 219: - denominaciones de • Art. 142: en el caso de terceros
origen o indicaciones geográficas países
protegidas en terceros países...
- "oficinas podrán
reconocer " declarar la protección"
- No está -" o cuando el tercer país le conceda
reciprocidad de trato en la materia"
- " para solicitar dicha

protex.

• Art. 220: " protegidas conforme a • Art. 142: "las denominaciones de

lo previsto en la presente Decisión" origen protegidas en otros países"
" el producto que " algún producto"
designan" - no lo dice
" en el país de
origen"

DE LAS INDICACIONES DE
PROCEDENCIA

• Art. 221: Se entenderá por • No las consagra

indicación de procedencia...
• Art. 222: Una indicación de • No está
procedencia no podrá usarse en el
mercado..... - No están consagradas
• Inc. 2: también constituye uso de
una indicación....
• Art.223: Toda persona podrá - No están consagradas
 299

indicar su nombre o su
domicilio......

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

NOTORIAMENTE CONOCIDOS

• Art. 224: Se entiende por signo • No están consagrados

distintivo...
• Art. 225: será protegido contra su • No están consagrados
uso y registro
• Art. 226: constituirá uso no • No están consagrados
autorizado...
- inc. 2: también constituirá uso no
autorizado.. literales a - c
- inc. 3: podrá verificarse a través
de cualquier medio..
• Art. 227: será de aplicación al • No están consagrados
presente Titulo.....
• Art. 228: para determinar la • No están consagrados
notoriedad de un signo
distintivo.....
Literales a - k
• Art. 229: No se negará la calidad de • No están consagrados
notorio a un signo....
Literales a - c
• Art. 230: " se considerarán como • No están consagrados
sectores pertinentes de
referencia....
Literales a - c
 300

- inc. 2: " para efectos de

reconocer un signo
• Art. 231- El titular de un signo • No dice nada
notoriamente conocido tendrá
acción para prohibir su uso a
terceros…
• Art 232- Prescripción de la acción • No dice nada
contra un uso no autorizado – 5
años desde la fecha en que el
titular del signo tuvo conocimiento
de tal uso…
• Art 233- signo distintivo • No dice nada
notoriamente conocido inscrito
indebidamente en el país
miembro…
• Art 234- “ Al resolver la acción • No dice nada
relativa al uso no autorizado de un
signo… buena o mala fe de las
partes…”
• Art 235- Cancelación del registro de • El art 235 de la Decisión 486 y el
una marca- corresponde al art 108 108, inciso 5to de la 344 hablan del
de la decisión 344, inciso 5to. mismo tema.
• Art 236- nuevo. • No dice nada.

DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA
• Art 237- “ Cuando una patente o un • No dice nada de esto
registro de diseño…”.
- Inciso 2do- “ Cuando un registro de - “ “ “
marca se hubiese solicitado…”
 301

- Inciso 3ro- “ Si la legislación interna - “ “ “

lo permite…., misma acción de
reivindicación podrá demandarse la
indemnización de daños y
perjuicios”. - “ “ “
- Inciso 4to- Esta acción prescribe a
los 4 años contados…, o a los 2
años…”

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN

DE DERECHOS
• Art 238- De los derechos del titular- • No dice nada
“ El titular de un derechos
protegido, en virtud de esta
Decisión podrá entablar acción • No dice nada
ante…”
- Inciso 2do- “ Si la legislación
nacional del país miembro lo
permite, la autoridad nacional • No dice nada
competente podrá iniciar de
oficio…”
- Inciso 3ro- “ En caso de
cotitularidad de un derecho…”.
• Art. 239- Corresponde al art 51 de • Corresponde al art. 51 de la 344
la Decisión 344, pero son que dice: Inciso 1°- “ o quien se
diferentes: considere con derecho a una
- “… derecho a ejercer acción patente…”- es diferente.
judicial”, “… por el uso no - Inciso 2do- “ Sin perjuicio de
autorizado de la invención…”, “… cualquiera otra acción que pueda
 302

durante el periodo comprendido…”. corresponderle…”, “ Después de

• Última parte- es nueva. otorgada ésta…”, “ demandar”.

• Art. 240- Corresponde al inciso 3ro - Inciso 3ro- es igual al art. 240 de la
del art. 51 de la Decisión 344. Son Decisión 486 salvo por: “ …sus
iguales salvo por: “secretos secretos comerciales y de
empresariales”. fabricación.”
• Art. 241- El demandante o • No dice nada
denunciante podrá solicitar que se
ordenen una o más de las
siguientes medidas: - literales A- G
- Inciso 2do- productos que ostenten
una marca falsa
• Inciso 3ro- Quedarán exceptuados
de los casos debidamente
calificados…”
• Art. 242- Nuevo. “ Los países • No dice nada
miembros podrán…”.
• Art. 243- Nuevo. Criterios para • No dice nada
calcular la indemnización de daños
y perjuicios. Literales A –C.
• Art. 244- “ La acción por infracción • No dice nada
prescribirá a los 2 años contados…,
o a los 5 años contados…”

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

• Art. 245- “ Quien inicie o vaya a • No dice nada.

iniciar una acción por infracción
 303

podrá pedir…”
Inciso 2do- “ Las medidas cautelares
podrán pedirse antes de iniciar la
acción…”
• Art. 246 – “Podrán ordenarse, entre • No dice nada.
otras, las siguientes medidas
cautelares: - literales A – E.
• Art. 247- “ Una medida cautelar • No dice nada.
sólo se ordenará cuando quien la
pida acredite su legitimación para
actuar…”
- Inciso 2do- Medida cautelar
respecto de productos
determinados…
• Art 248- Cuando se ejecuta una • No dice nada.
medida cautelar sin intervención de
la otra parte.
- Inciso 2do- “… toda medida
cautelar ejecutada sin intervención
de la otra parte quedará sin efecto
de pleno derecho…”
- Inciso 3ro- La autoridad nacional
competente puede modificar,
revocar o confirmar la medida
cautelar.
• Art 249- “ Las medidas cautelares • No dice nada.
se aplicarán sobre los productos
resultantes de la presunta
infracción…”.
 304

• Art 250- De las Medidas en • No dice nada.

Frontera- “ El titular de un registro
de marca que tuviera motivos
fundados para suponer que se va a
realizar la importación o la
exportación de…”
- Inciso 2do- Quien pida medidas en
frontera debe suministrar la
información necesaria y
descripción…
- Inciso 3ro- “ Si la legislación interna
del país lo permite…”.
• Art 251- “ A efectos de • No dice nada.
fundamentar sus reclamaciones…”
- Inciso 2do- “ Al realizar la
inspección…”
• Art 252- “ Cumplidas las • No dice nada.
condiciones y garantías
aplicables…”
- Inciso 2do- “ En caso de ordenar la
suspensión…”
• Art 253- “ Transcurridos 10 días • No dice nada.
hábiles contados desde la fecha de
notificación de la suspensión de la
operación…”
• Art 254- “ Iniciada la acción por • No dice nada.
infracción, la parte contra quien
obró la medida…”
• Art 255- “ Una vez determinada la • No dice nada.
 305

infracción, los productos con

marcas falsificadas…”
- Inciso 2do- “Sin perjuicio de las
demás acciones que
correspondan…”.
• Art 256- “Quedan excluidas de la • No dice nada.
aplicación de las disposiciones del
presente capítulo, las cantidades
pequeñas de mercancías que no
tengan carácter comercial y …”
• Art 257- De las Medidas Penales- “ • No dice nada.
Los países miembros establecerán
procedimientos y sanciones penales
para los casos de falsificación de
marcas”.

DE LA COMPETENCIA DESLEAL
VINCULADA A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

• Art 258- De los actos de • No dice nada

competencia desleal- “ Se considera
desleal todo acto…”
• Art 259- “ Constituyen actos de • No dice nada
competencia desleal…”
Enumeración de carácter
enunciativo: literales A, B y C.

DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES LOS LLAMA SECRETOS INDUSTRIALES

 306

• Art 260- “ Se considerará como - No dice nada expresamente en ese

secreto empresarial…” – literales sentido.
A, B, C. Es igual al inciso 2do del
art 72 de la Decisión 344.
- Inciso 2do- La información de un - Art. 72 Inciso 2do- corresponde al
secreto empresarial podrá estar inciso 2do del art 260 de la decisión
referida a …” 486, son iguales.
• Art 261- “ A los efectos de la • Art 73- inciso 1°- “ secreto
presente decisión, no se industrial”, … y “que sea del
considerará como secreto dominio público, la que resulte
empresarial…” – corresponde al art evidente para un técnico..."
73 de la decisión 344, pero con - Inciso 2do- es igual.
diferencias- Inciso 1°- “secreto
empresarial” y “ que deba ser
divulgada por disposición legal o
por orden judicial”
- Inciso 2do- es diferente.
• Art 262- Corresponde al art 72 de • Art 72- inciso 1°- “ Revelación…”,
la decisión 344 en la primera parte, “sin su consentimiento…”, … “en la
pero tiene importantes diferencias: medida en que”: literales A, B, C.
- Inciso 1°- “ Divulgación…”, y “”
Constituirán competencia desleal
los siguientes actos realizados:”-
literales A – F.
- Inciso 2do- “ Un secreto
empresarial se considera adquirido
por medios contrarios a los usos
comerciales…”
 307

• Art 263- Corresponde al art 75 de • Art 75- “ La protección otorgada

la decisión 344, pero la redacción conforme…”
es diferente: “ La protección del
secreto empresarial perdurará
mientras existan las condiciones
establecidas en el art 260”.
• Art 264- Corresponde al art 76 de • Art 76. Diferencias: “Quien
la decisión 344, pero con guarde…”, “… el usuario
diferencias: autorizado…”.
- “ Quien posea legítimamente…”, “ - Segunda parte- “ En los
… el tercero autorizado…” convenios…”- es el inciso 2do del
• Inciso 2do- Es igual a la segunda art 264 de la decisión 486, pero con
parte del art 76 de la 344, salvo una diferencia: “ Dichas cláusulas
por: “…siempre y cuando las deberán precisar…”
mismas no sean contrarias a …”
• Art 265- Corresponde al art 77 de •
la decisión 344, salvo por: “
Abstenerse de usarlo o divulgarlo, o
de revelarlo sin justa causa…” y
“ Persona que posea…”.
• Art 266- Corresponde al art 78 de •
la 344, pero tiene diferencias:
- “ Los países miembros…”
- “… de productos farmacéuticos o
de productos químicos agrícolas…”
- “ nuevas entidades químicas…”
- “ Datos de pruebas u otros no
divulgados cuya elaboración
suponga un esfuerzo
 308

considerable…”
- “ Además los países miembros
protegerán esos datos…”
- Inciso 2do- Nuevo.

DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA

DELEAL.

• Art 267- “ Sin perjuicio de cualquier •

otra acción, quien tenga legítimo
interés podrá pedir…”
• Art 268- La acción por competencia •
desleal prescribe a los dos años
contados desde que se cometió por
última vez el acto desleal.
• Art 269- “ Si la legislación interna •
del país miembro lo permite, la
autoridad nacional competente
podrá iniciar de oficio, las acciones
por competencia desleal
previstas…”
 309

ANEXO 2 NOTIFICACION DE LA OMC

WORLD TRADE IP/N/4/BOL/1

IP/N/4/COL/1
ORGANIZATION IP/N/4/ECU/1
IP/N/4/PER/1
IP/N/4/VEN/2
19 August 1997

(97-3421)

Original: Spanish
Council for Trade-Related Aspects

of Intellectual Property Rights

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4(d)

OF THE AGREEMENT

Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela

By means of a joint communication from their respective Permanent Missions,

dated 24 July 1997, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela have made the
following notification under Article 4(d) of the Agreement.

_______________

In accordance with Article 4(d) of the Agreement on Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights (TRIPS), the Governments of the Republics of Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela, Members of the Andean Community,
hereby notify the Council for TRIPS of the Cartagena Agreement.
 310

This notification of the Cartagena Agreement relates not only to the

provisions directly included therein, as interpreted and applied in the relevant law,
but also to the regulations which have been or may in the future be adopted by the
Andean Community or its Member Countries, in accordance with the Agreement in
the course of the process of regional integration.

The Member Countries of the Andean Community remain at the disposal of Members of the
Council for TRIPS seeking further information or clarification.
 311

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