TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 140-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal j) de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los
artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 201, 203, 212 y 214 de la
Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, de la República de Colombia. Marca: “CASAN CAFÉ
COLOMBIA EXPORT” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00024.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de

2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2259, de 01 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este
Tribunal el 02 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal
interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00024.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como

antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado: CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA.

2. Determinación de los hechos relevantes:

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes:

 El 23 de agosto de 2005, la sociedad CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA. presentó

solicitud de registro de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta), para
identificar ‘CAFÉ MOLIDO’, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza.
 Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 556, del 30
de septiembre de 2005, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
interpuso oposición con fundamento en la semejanza existente entre la marca solicitada y
las marcas CAFÉ DE COLOMBIA (mixta), así como en la reproducción y evocación que
hace la marca solicitada de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA.
 Mediante Resolución Nº 10001, de 17 de abril de 2007, la División de Signos Distintivos
declaró infundada la oposición presentada por la FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA y concedió el registro solicitado.
 -2-
 LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución
Nº 10001 de 2007.
 Mediante Resolución Nº 36131, de 31 de octubre de 2007, la División de Signos
Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 10001 de
17 de abril de 2007, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.
 Mediante Resolución Nº 25586, del 24 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 10001
de 17 de abril de 2007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos,
agotándose así la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la demanda:

La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA manifestó lo siguiente:

 “La denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA se ajusta a la definición contenida en

el artículo 201 de la Decisión, dado que, entre otros requisitos inherentes a la
denominación de origen, coincide con la denominación de un país, en este caso
COLOMBIA y, adicionalmente, el producto distinguido goza de reconocimiento y
reputación. No corresponde a una indicación común o genérica del café, según los
conocedores de la materia o el público en general, puesto que, salvo la expresión café, la
expresión COLOMBIA se aparta por completo de ser una indicación común o genérica del
café y adicionalmente, la expresión COLOMBIA no ha sido utilizada para identificar el café
como producto genérico, sino un tipo especial de café, que se cultiva y beneficia de
acuerdo con unos requerimientos y condiciones, que son precisamente las que lo
diferencian de los demás cafés del mundo”.
 “Dadas las características de la producción y transformación del CAFÉ DE COLOMBIA, la
denominación de origen es notoria o ampliamente reconocida por el sector pertinente”.
 “En razón a que el titular de la denominación de origen es el Estado por intermedio de su
Oficina Nacional Competente, no es el opositor quien deba alegar la notoriedad de la
denominación de origen”.
 “La notoriedad no debe ser alegada por un opositor, sino que el examinador debe
determinar si la reproducción que hace la marca de la denominación de origen implicaría
un aprovechamiento de su notoriedad, condición que en el caso particular había sido
reconocida por la misma entidad en la declaración de protección de CAFÉ DE
COLOMBIA, y además que fue un factor determinante para dicha declaración”.
 “Existe incongruencia entre afirmar que una denominación de origen debe ser
especialmente protegida, y encontrar diferencias rebuscadas y alejadas de la realidad
para conceder una marca que a todas luces reproduce la denominación de origen. En
efecto, resulta inaudito afirmar que la marca registrada será leída por el consumidor en
tres tiempos diferentes, en los cuales la expresión CAFÉ va separada de la expresión
COLOMBIA y por tanto el consumidor no asociará al café con la denominación
COLOMBIA. El consumidor, al ver la etiqueta percibirá la marca sin hacer semejantes
intervalos, así CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT”.
 “También es errado el motivo de la División, como quiera que la denominación de origen
no protege la exclusividad en el uso de la expresión CAFÉ, lo que protege es el uso de la
expresión COLOMBIA asociada con o para identificar CAFÉ. Luego, aun si la expresión
CAFÉ no estuviera en la etiqueta de la marca registrada, seguiría reproduciendo a la
denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, dada la inclusión de la expresión
COLOMBIA, la cual sí está describiendo el origen del producto, pero en virtud de su
protección como denominación de origen, deja de ser un descriptivo para convertirse en
un distintivo”.
 “Es evidente que el uso de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta) generará
el riesgo de que el consumidor, al percibirla, crea, de manera equivocada que el producto
identificado cuenta con las características que dieron lugar a la declaratoria de protección
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de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA y que además su empresario está
autorizado para usar la denominación de origen”.
 “Si bien es cierto que cualquier persona puede usar una indicación de procedencia
(mientras no sea engañosa), también lo es que no podrá hacerlo si la misma coincide,
reproduce o evoca una denominación de origen protegida. De manera que, si desea
informar al público de la procedencia del producto, tendrá que hacer uso de la otra
especie de las indicaciones geográficas (la denominación de origen) y acogerse al
procedimiento legalmente establecido para tal fin”.
 “Evidentemente existen diferencias entre las expresiones CASAN CAFÉ COLOMBIA
EXPORT y CAFÉ DE COLOMBIA, pero dichas diferencias no son suficientes para evitar
el riesgo de confusión. Tampoco es cierto que las diferencias conceptuales y gráficas que
existen entre los signos confrontados sean suficientes para evitar el riesgo de confusión”.
 “En consecuencia, la marca solicitada a registro se encontraba y encuentra incursa en la
causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina”.
 “Existe la necesidad de hacer una diferenciación entre las dos especies de indicaciones
geográficas – esto es, la denominación de origen y la indicación de procedencia – para
concluir que una vez que se ha reconocido la protección de una denominación de origen,
dicha expresión o su concepto, en el marco del producto que identifica, deja de ser
genérica o usual, y por lo tanto no puede ser usada por terceros no autorizados, ni
siquiera como descriptor del origen del producto”.
 Recalca que “en la solicitud de declaratoria de protección de la denominación de origen
CAFÉ DE COLOMBIA se adjudicaron los documentos que demostraron la reputación y/o
notoriedad de la misma. Notoriedad que fue reconocida por la Superintendencia de
Industria y Comercio, así como el hecho de que la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia ha adoptado los mecanismos suficientes y necesarios para conservar dicho
reconocimiento”.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda

señalando lo siguiente:

- “Defiende la legalidad de las resoluciones administrativas que otorgaron el registro de la

marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar ‘CAFÉ MOLIDO’,
producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”.
- “El signo solicitado no es similar a la denominación de origen protegida, por lo que no se
incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal j) de la Decisión 486”.
- “La notoriedad debe ser alegada por el opositor”.
- “Las palabras CAFÉ COLOMBIA EXPORT del signo solicitado a registro corresponden a
una indicación común o genérica respecto al producto del café, ya que “se quiere indicar
legítimamente que se trata de café, por lo cual utiliza el genérico y que proviene de
Colombia, lo que puede ser permitido ya que efectivamente es el lugar de origen del
producto, más aún si se tiene en cuenta que diferentes regiones de Colombia son
productoras de café”.
- “No podrá ser marca la expresión que consista exclusivamente en el nombre del Estado,
pero sí podrá serlo aquella que además del nombre del Estado incluya otros signos
denominativos o gráficos que le den al conjunto distintividad”.
- “Se tiene que la partícula CASAN del signo solicitado le otorga la suficiente distintividad
frente a la marca opositora, sumado a la parte gráfica del signo, que consiste en un
recuadro en el que se plasma una taza de café y un croquis colombiano, donde se
establece un grano de café; de otra parte, el signo solicitado no contiene ninguno de los
elementos gráficos mundialmente conocidos de las marcas opositoras como son Juan
Valdéz y la mula característica, pues son otros los elementos gráficos que incluye”.

5. Fundamentos del tercero interesado

 -4-
El tercero interesado CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA. contestó la demanda señalando lo
siguiente:
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- “Defiende la legalidad de las resoluciones administrativas que otorgaron el registro de la
marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar ‘CAFÉ MOLIDO’,
producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”.
- “El signo solicitado no es similar a la denominación de origen protegida, por lo que no se
incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal j) de la Decisión 486”.
- “Los signos confrontados no generan riesgo de confusión en el público consumidor”.
- “Debe tomarse en cuenta el elemento gráfico del signo solicitado, “sin que podamos
otorgarle monopolio de manera individual sobre la palabra CAFÉ o sobre la expresión
descriptiva COLOMBIA” a los signos opositores”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía

prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con
el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la interpretación del artículo 135 literal j) de la Decisión 486.
Procede realizar dicha interpretación, además de oficio, se interpretarán los siguientes artículos:
134 literales a) y b), 136 literal a), 201, 203, 212 y 214 (denominación de origen) de la Decisión
486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los
signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los

mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

(…)
 -6-
Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o
de asociación;

(…)

Artículo 201

Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la

denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una
denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a
una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al
medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

(…)

Artículo 203

La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición

de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas
naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o
elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación
de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas,
cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

(…)

Artículo 212

La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales,

agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus
establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro
designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación

de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE
ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los

Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

(…)

Artículo 214

La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto

emita la oficina nacional competente.
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El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado
una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos
en que vengan acompañadas de indicaciones
tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

(…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán

los siguientes aspectos:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el presente caso, la sociedad CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA. presentó solicitud de

registro de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar ‘CAFÉ
MOLIDO’, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su
registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los
requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración
ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien
inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras,
imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,
escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de
colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte,
individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan
para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio
los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca
del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa
de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta
enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los
tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el
alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala que: “(…) es un acierto del artículo
134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el
propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la
aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del
Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los

requisitos expresamente exigidos.

 La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser

descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en
algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y

diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial
que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el
presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e
 -8-
indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio,
sin riesgo de confusión o asociación.

Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la
Decisión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el
mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros
idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y
seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su
calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el
artículo 135, literal b, de la Decisión 486 en referencia, según la cual no podrán registrarse
como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA
DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de
2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva
“extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la
segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el

signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el
origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación,
tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca solicitada

CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las
causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS
DISTINTIVOS.

En el presente caso, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso

oposición con fundamento en la semejanza existente entre el signo solicitado CASAN CAFÉ
COLOMBIA EXPORT (mixto), y la marca registrada CAFÉ DE COLOMBIA (mixta) y la
denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. Por ello, es pertinente abordar el siguiente
tema.

En primer lugar, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de
irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no
son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusión y/o de asociación.

En segundo lugar, el literal k) del artículo 135 de la Decisión 486 consagra la causal de
irregistrabilidad relacionada específicamente con la denominación de origen. Establece que no
son registrables los signos que “reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina

tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la
 -9-
lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos según su grado de notoriedad1.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El

riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que
está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa
tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa
“SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no

posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular
de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición,
contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios
que desea adquirir.

Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe,
dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

 La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a

compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de
sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

 La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando

la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar
una posible confusión.

 La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o
semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos:

La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando
para ello los siguientes parámetros:

1
PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la
promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una
estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos
son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas
que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución
del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir
determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad
del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección
contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no
era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca,
de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca
renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación
y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
 - 10 -
 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el
conjunto del signo, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe

analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya
que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

 Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es

donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

 Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto

comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el
producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”,
publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca:
“DK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1370, de 14 de julio de 2007.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS (con parte denominativa compuesta) y

DENOMINATIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS (con parte
denominativa compuesta).

En el presente caso, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso

oposición con fundamento en la semejanza existente entre el signo solicitado CASAN CAFÉ
COLOMBIA EXPORT (mixto), y la marca registrada CAFÉ DE COLOMBIA (mixta) y la
denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA. Por ello, es pertinente abordar el siguiente
tema.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones

acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o
no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los
que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto
identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y
la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un

elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados
en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de
los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe
identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia señala que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
2
El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.
Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta:
“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.
BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires,
Editorial Robis, pp. 351 y ss.
 - 11 -
(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº
821, de 1 de agosto de 2002).

Comparación entre signos mixtos (con parte denominativa compuesta) y denominativos.

Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y

mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha
inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el
más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación,
que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta
Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).

Por lo tanto, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más
característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…)
debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión
general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos,
“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo
o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo
entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se
deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos
denominativos. A saber:

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina,

Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la
totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica,
teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora,
atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se
considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las

mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las

marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más
característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión
general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión
dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber
 - 12 -
elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá
someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio
que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta
se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,
diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina
se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su
tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos,
que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98,
Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410
de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de
17 de enero de 2005).

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de

confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de
conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, antes
mencionadas.

Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el
elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es
el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el
contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo
habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del
concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento
determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de
comparación entre signos denominativos.

4. PALABRAS GENÉRICAS, DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN EN LA

CONFORMACIÓN DE MARCAS.

En el presente caso, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) señaló

que: “Las palabras CAFÉ COLOMBIA EXPORT del signo solicitado a registro corresponden a
una indicación común o genérica respecto al producto del café, ya que “se quiere indicar
legítimamente que se trata de café, por lo cual utiliza el genérico y que proviene de Colombia, lo
que puede ser permitido ya que efectivamente es el lugar de origen del producto, más aún si se
tiene en cuenta que diferentes regiones de Colombia son productoras de café”. Por ello, resulta
pertinente abordar el siguiente tema.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras,
prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse
como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
 - 13 -
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y
propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino,
etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el

producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación
considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en
un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso
cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa
con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un
signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones

descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos,
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente
distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente
de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería
considerada débil.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un
signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se
trate”.

El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras
genéricas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a
ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una
posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser
apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación
con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde
el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir
para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse
en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso,
cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación
directa con la expresión que se utiliza.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente
o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
 - 14 -
Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por
designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas
con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder
a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o
partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas
únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir
que el público en general los siga utilizando.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si la marca CASAN CAFÉ
COLOMBIA EXPORT (mixta) en su conjunto es genérica o descriptiva en relación con los
productos que pretende distinguir en la Clase 30, además, de analizar si la palabra EXPORT
constituiría una palabra de uso común en idioma extranjero.

5. INDICACIONES GEOGRÁFICAS: DENOMINACIÓN DE ORIGEN E INDICACIONES DE

PROCEDENCIA. NATURALEZA Y DEFINICIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.
ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.

En el presente caso, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso

oposición con fundamento en la semejanza existente entre el signo solicitado CASAN CAFÉ
COLOMBIA EXPORT (mixto), y la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA.

Por ello, es pertinente traer a colación el Proceso 76-IP-20073 que desarrolló el tema de la
protección de la denominación de origen en el ámbito de la Comunidad Andina.

El Título XII, Capítulo I, de la Decisión 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geográficas, las
que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos
a distinguir con el signo.

Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden
distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen.
Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información
sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o
elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información
sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir
un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto
provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.

El artículo 201 de la Decisión 486 establece que: “Se entenderá por denominación de origen,
una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un
lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o
un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva
o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos”.

De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de

denominación de origen, el primero de ellos es el de la denominación de origen esté constituida
por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región,
refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser
analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado
que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto
objeto de protección.

3
Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 76-IP-2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1557, de 05 de
noviembre de 2007, sobre la marca “TEQUILA”.
 - 15 -
En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se
deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación, es decir,
que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales,
naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o
cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas
características y por tanto constituiría un producto diferente.

 Protección jurídica

El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección territorial de las
denominaciones de origen, incluyendo en tales características: el inicio de la protección y los
casos de infracción a éste derecho concedido. La denominación de origen se protege en el país
donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad
competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la
denominación de origen.

De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación
constituye una infracción al derecho marcario. Éste no sólo es sancionado en casos de usos
como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las
características del producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en
referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares.

 Legítimo interés

El artículo 203 de la Decisión 486 establece “La declaración de protección de una denominación
de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés,
entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la
extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar
con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades
estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas,
cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. Por lo
tanto, estas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa comunitaria que
pueden pedir la declaración de protección de una denominación de origen.

Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212, de la Decisión 486, que “La
utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas,
artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada
exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos
de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada
por dicha denominación”, asimismo, que “Solamente los productores, fabricantes o artesanos
autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la
expresión ‘DENOMINACION DE ORIGEN’”, y finalmente que “Son aplicables a las
denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en
cuanto corresponda”.

Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a terceras personas, de

manera que la denominación de origen solo puede ser utilizada por quienes realicen las
actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la
localidad o región del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo
del derecho marcario.

A diferencia de la figura de la “marca colectiva”, mediante el reconocimiento y protección de una

denominación de origen no se protege sólo el interés de los citados productores, fabricantes o
artesanos, sino se entiende que la protección contempla, además, los intereses del país al que
pertenece la región reivindicada con la denominación de origen. Todo ello sin perjuicio que las
entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de
origen, o aquellas designadas al efecto, dispongan los mecanismos que permitan un control
 - 16 -
efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artículo 213
de la Decisión 486.

 Ámbito de la Protección jurídica de la denominación de origen

Protección comunitaria

El artículo 218 de la Decisión 486 establece que “Las oficinas nacionales competentes podrán
reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la
formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las
autoridades públicas de los mismos”, y que “Para solicitar dicha protección, las denominaciones
de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen”.

En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a
una denominación de origen de otro País Miembro es título suficiente para que los efectos de su
protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento.

Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y por lo tanto, la

exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo,
así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio,
tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j)
reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad”.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si es que existió o no un

aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Café de Colombia”,
siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad,
reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos
de proteger una denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo
que ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de origen por
parte de la oficina nacional competente.

Asimismo, si el país que reconociere la denominación de origen extranjera permitiese la

comercialización no autorizada de ésta en su territorio, o cualquier infracción establecida por la
norma en esta materia de alcance territorial, estaría en flagrante incumplimiento de la normativa
comunitaria.

Protección extracomunitaria

La Decisión 486 establece en su artículo 219 que: “Tratándose de denominaciones de origen o

indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes
podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el
País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben
haber sido declaradas como tales en sus países de origen”.

El reconocimiento de una denominación de origen de un tercer país (no comunitario), está

supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o
comunitarias debidamente reconocidas por el país. En este sentido, si un país andino
reconociere una denominación de origen de un tercer país que sea incompatible con el uso
exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominación de origen andina
reconocida en el país, incurriría en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de
que la denominación de origen andina no esté reconocida en el País Miembro en que se solicita
la denominación de origen extracomunitaria, se deberá dar prioridad de reconocimiento a la
 - 17 -
denominación de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso,
deberá notificar al País Miembro interesado para que, si éste estima conveniente, ejerza su
legítimo derecho.

Cabe precisar que una denominación de origen de un tercer país, sólo podrá ser reconocida, en
sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de registro, cuando haya existido el
reconocimiento formal del país, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de
denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.

En este sentido, para que un País Miembro otorgue protección a una denominación de origen
extracomunitaria, deberán cumplirse con los siguientes presupuestos: 1. Que exista,
necesariamente, un Convenio del cual el País Miembro sea parte; 2. La denominación de origen
que se solicita debe haber sido declarada como tal en su país de origen; y, 3. La denominación
de origen que se solicita, deberá cumplir con los requisitos establecidos para la protección de
una denominación de origen en el País Miembro, entre ellos la exigencia del examen de
incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de
que no se dé cumplimiento a estos presupuestos, se estaría aplicando erróneamente la norma
comunitaria.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y
susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso
en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y
136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad
del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que
corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego
determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las
reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que
basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere
la prohibición de registro.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad

de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con
un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del
mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo
mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los
parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento
preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de
confusión.

Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante

deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el
elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el
gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos
signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que
hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del
concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el
elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo
las reglas de comparación entre signos denominativos.

CUARTO: Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos
como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente
 - 18 -
consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas, descriptivas o de
uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas
de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos
completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la marca CASAN

CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta) en su conjunto es genérica o descriptiva en
relación con los productos que pretende distinguir en la Clase 30, además, de
analizar si la palabra EXPORT constituiría una palabra de uso común en idioma
extranjero.

QUINTO: Las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: Indicaciones de

Procedencia y Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son
indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el
lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o
elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de
proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan
en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren
ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al
medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros
productos de igual especie o naturaleza.

La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la

solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente.
En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la
denominación de origen. Todo uso no autorizado de la denominación constituye
una infracción al derecho marcario.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si es que existió o no

un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen
“Café de Colombia”, siendo que justamente la denominación de origen
presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que
constituye la denominación de origen. Por tanto, a efectos de proteger una
denominación de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que
ello ya se estableció previamente al momento de reconocer la denominación de
origen por parte de la oficina nacional competente.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá
adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría

General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE

Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA
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José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito

SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel

copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Gustavo García Brito

SECRETARIO