INTRODUCCIÓN

En los últimos años la propiedad industrial en las empresas ha cobrado una

gran importancia, al punto que el valor de los activos de muchas empresas
radica justamente en sus elementos de propiedad industrial, como marcas,
patentes, diseños industriales, etc.

Dentro de este campo de la propiedad industrial, suelen celebrarse diversas

operaciones destinadas a la explotación de dicha propiedad, tales como
contratos de cesión, transferencia, licencia, entre otros, los cuales permiten
difundir y expandir la presencia de una empresa en el mercado.

El objeto del presente informe es exponer el contenido y las características del

contrato de licencia de know how, como herramienta para la explotación de
conocimientos industriales que permitan desarrollar una determinada actividad
comercial. Introducción

En los últimos años la propiedad industrial en las empresas ha cobrado una

gran importancia, al punto que el valor de los activos de muchas empresas
radica justamente en sus elementos de propiedad industrial, como marcas,
patentes, diseños industriales, etc.

Dentro de este campo de la propiedad industrial, suelen celebrarse diversas

operaciones destinadas a la explotación de dicha propiedad, tales como
contratos de cesión, transferencia, licencia, entre otros, los cuales permiten
difundir y expandir la presencia de una empresa en el mercado.

El objeto del presente informe es exponer el contenido y las características del

contrato de licencia de know how, como herramienta para la explotación de
conocimientos industriales que permitan desarrollar una determinada actividad
comercial.
 CAPÍTULO III

EL CONTRATO DE KNOW-HOW

3.1 ANTECEDENTES

Este contrato aparece en 1916 en Estados Unidos de América y se difunde en

países como Inglaterra y Alemania, logrando su auge durante la
Segunda Guerra Mundial.

Actualmente se encuentra difundido en todo el orbe y constituye uno de

los contratos que se celebra con mayor frecuencia. Podemos definir el contrato
know how, como aquél celebrado con el fin de explotar conocimientos técnicos
no patentados, que se guardan como secretos y su uso se permite bajo
confidencialidad a cambio de una retribución.

Este contrato permite el aprovechamiento de técnicas, que han sido fruto

posiblemente de grandes esfuerzos intelectuales y
fuertes inversiones en investigación. El conocimiento no es patentado por no
tener el grado inventivo requerido para ello o se desea tener el monopolio del
invento por un plazo más amplio de protección. En este punto, es oportuno citar
a Narváez García que nos señala en que trata el contrato de knowhow "versa
sobre prestación de conocimientos relativos a objetos (piezas de
prueba, modelos no registrados, máquinas, aparatos, herramientas,
instalaciones de mecanización, inventos no patentados, etc.) datos y
antecedentes técnicos que incluyen cálculos, fórmulas, planos,
especificaciones, dibujos o diseños, etc.; e instrucciones para fabricar, producir
o explotar un producto; o sobre procedimientos de fabricación;
o comunicación de experiencias de explotación, o consejos prácticos y
explicaciones sobre una patente determinada; o indicaciones para planificar
la producción, distribución o venta directa y demás que se estimen
complementarias"

El término Know-how, es una expresión inglesa que significa saber cómo.

Puede ser entendido como “arte de fabricación”, aludiéndose así a un
conocimiento determinado de producción o comercialización. Se le considera
como un negocio jurídico de mucha importancia, puesto que dicho contrato es
un instrumento de penetración económica, debiendo tenerse en cuenta que hoy
en día las empresas como tales, producen sus bienes en lugares diferentes...
de tal forma que estas fases de los procedimientos, están o pueden estar
dispersas y ni siquiera estar coordinadas entre sí: son autónomas”.

El objeto del Know-how es muy diverso y no se circunscribe a lo técnico; no se

trata en todos los casos de cesión de tecnología, sino también puede tratar
algún aspecto de naturaleza comercial. Igualmente es menester señalar que
puede generar ambigüedad el denominarlo o concebirlo como una licencia,
toda vez que existe como se sabe el genuino contrato de licencia de patente.
No obstante debe aceptarse que entre ambos tipos de contratos se da con
frecuencia una estrecha relación, empero son dos negocios jurídicos diferentes.

3.2 DEFINICIÓN

Existen diferentes definiciones, sin embargo consideramos la más clara la

de Stumpf, que dice: “Es un saber no protegido por derechos de tutela,
industriales. Por lo común existe un secreto. Pero esto no es una condición. Lo
que interesa es saber si el beneficiario del Know-how tendría o no acceso a ese
saber de no mediar un contrato. Junto a los conocimientos técnicos cabe
contemplar la inclusión de conocimientos comerciales y de economía de
empresa”.

Podemos colegir de la definición citada, que el contrato de Know-how tiene

por esencia a un saber, como conocimiento, conjunto de experiencias de
carácter tecnológico y/o comercial, respecto de los cuales existe un secreto en
cuanto a su obtención. Dicho secreto empero no debe ser observado con
excesiva rigurosidad, puesto que puede suceder que el secreto deje de ser tal
para el lugar o país del beneficiario del Knowhow, quien en definitiva no tiene
acceso a tal secreto, y requiere del contrato de Know-how para utilizar dicho
conocimiento.

1. Partes que intervienen

Es un contrato bilateral en el cual interviene el propietario del saber o

conocimiento que otorga la licencia o permiso, a quien lo denominamos el
cedente, y de otra parte, el beneficiario, que es la persona natural o jurídica que
producirá o comercializara con la debida autorización, el saber, el conocimiento
o experiencias que corresponden al cedente.

Cabanellas, se refiere al Know-how como “Contrato de provisión de

conocimientos técnicos”, e indica que tienen un objeto muy variable, de ahí que
su objeto cambie constantemente...”; abarca prestaciones de muy diversa
índole, en lo que al transmisor de tecnología respecta.

2. Naturaleza jurídica

a. Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de

las partes.

b. Es bilateral: siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario.

c. Es un contrato de prestaciones reciprocas, pues el cedente transfiere un
conjunto de técnicas o conocimientos, y el beneficiario está en la obligación
de pagar a cambio una prestación económica que muchas veces se le
denominará retribución o regalías.

d. Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo

previsto, ya que de lo contrario, se sujetaría al máximo permitido por el
Código Civil.

e. Es un contrato personalísimo, pues la cesión de conocimientos se efectúa

mayormente con la capacitación y adiestramiento del personal de la
empresa beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se ceden
bienes, sino técnicas y conocimientos.

f. Es un contrato innominado; pertenece al ámbito de los “contratos

modernos” en estrecha relación con el avance tecnológico.

g. Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestación esencial del

beneficiario es la de pagar periódicamente una cantidad dinerana al
cedente o dador del KnowHow. Empero también puede pactarse un pago
único o global.

3.3 OBLIGACIONES DEL DADOR O CEDENTE

a. Proporcionar las fórmulas, conocimientos, técnicas, herramientas,

cálculos, proyectos, documentos, y otros, objeto del contrato.

b. Adiestramiento o capacitación de personal, de trabajadores del

beneficiario.

c. Facilitar al beneficiario, todos los medios para que pueda ejercitar

plenamente el Know-how.
 3.4 OBLIGACIONES DEL BENEFICIARLO

a. Pagar puntualmente las regalías.

b. Una vez finalizado el plazo del contrato, el beneficiario deberá

abstenerse en general de ostentar, o utilizar todo lo concerniente a la
explotación del KnowHow, así como devolver la documentación
pertinente.

3.5 TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Este contrato se extingue por las siguientes causales:

a. Vencimiento del plazo convenido.

b. Cumplimiento del objeto o compromiso del cedente.

c. Mutuo disenso, es decir, por acuerdo de ambas partes, de dar por

concluido el contrato antes de su vencimiento.

d. Por resolución del mismo como consecuencia del incumplimiento de las

prestaciones establecidas en el contrato, por cualquiera de las partes.

e. Por muerte del beneficiario, tratándose de persona natural.

3.6 LA ESTRUCTURA DEL CONTRATO

Aquí, la falta de uniformidad recae sobre distintos aspectos del contrato de

Know How. As’ un sector de la doctrina exige la formalidad del contrato
ej.: que sea escrito o que se registre; sin embargo, las mismas son s—lo
cuestiones de probanza y seguridad jurídica más que la manifestación de la
esencia del contrato de Know How. Asimismo, tenemos otros aspectos
como el precio, tiempo, la existencia o no de clausulas restrictivas, entre
otros, que son objetos de discrepancia doctrinal.
En conclusión, para una armonía de los elementos esenciales del contrato
de KnowHow, facilitando la práctica de estas transacciones que
 continuamente admiten mayores circunstancias, y a fin de evitar los errores
descritos ut supra, indico como concepto del contrato de Conocimientos
técnicos lo siguiente:
Es el negocio jurídico cuyo objeto es la cesión o transmisión del derecho
sobre un conocimiento técnico reservado, realizada por su titular a favor de
la otra parte, a cambio de una contraprestación.
Consideramos que esta definición será la adecuada a la hora del trabajo
legislativo tendiente a regular el contrato de KnowHow,y que permitir‡
enlazar con los demás típicos a ser desarrollados en el presente estudio.
En ese sentido, del concepto dado, se debe partir que el contrato de Know
How es ante todo un negocio jurídico; es decir, un supuesto de hecho que
contiene una o varias declaraciones de voluntad y que el ordenamiento
jurídico reconoce como base para producir el efecto jurídico

3.7 DESARROLLO

El KnowHow, - literalmente "saber hacer" - es uno de los elementos

fundamentales del sistema de franchising. Es un término oriundo de Estados
Unidos de América, que a pesar de haber sido adoptado por todo el mundo, no
tiene un significado unívoco. Los franceses también lo llaman "savoir faire".

Se refiere a todo el conjunto de experiencias y procedimientos que han sido

adquiridas por un empresario en la explotación de su negocio y que le han
permitido alcanzar un cierto éxito en el sector.

Para un mejor entendimiento desarrollaremos un ejemplo simple el cual es:

A un automovilista se le paró el motor en el medio del campo y pidió ayuda a un

herrero, éste le pegó al rodado dos buenos martillazos. El auto arrancó y el
herrero pidió un precio exagerado, a lo que el furioso automovilista comentó:
tanto por dos martillazos? El herrero replicó: no, por haberlos dado, sino por
haber sabido dónde darlos. Esto es el KnowHow.
Ya sobre la esencia del KnowHow, se asegura que consiste en un secreto
sobre un conjunto de conocimientos de carácter industrial ( de productos o
procedimientos), comercial o para la prestación de un servicio, que
proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y que esfuerza por no
divulgarlos.

De lo dicho, se desprenden los siguientes elementos constitutivos:

 1) Secreto sobre conocimientos útiles, es decir, recae sobre

conocimientos que permiten la satisfacción de necesidades.

 2) Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa

que es fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto.

 3) Carácter industrial o comercial del secreto: se hace referencia,

entonces, al concepto amplio de empresa.

 4) Esfuerzo para la no divulgación: pues el titular de los derechos

ejecuta acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto
empresarial, de donde se deduce que se el poseedor del secreto que le
otorga ventajas competitivas no toma las medidas de ocultamiento
correspondientes no podrá hablarse de secreto empresarial, ni el
ordenamiento jurídico otorgara protección al poseedor del secreto.

Ahora, centrándonos en el primer elemento del secreto empresarial

(conocimiento útil), que el KnowHow sea un secreto significa que existe una
reserva mental sobre un conocimiento. Ahora si pasamos hablar
sobre tecnología no solo comprende conocimiento científico, en muchas
ocasiones está referida a conocimientos útiles obtenidos en virtud de la
experiencia empresarial, como, por ejemplo, los conocimientos que se poseen
sobre cuáles son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las
cualidades que debe reunir el personal para obtener mayor rendimientos.

En la franquicia es parte fundamental del acuerdo entre franquiciante y

franquiciado, y coloca al franquiciado en disposición de explotar su negocio con
las ventajas y experiencias adquiridas por el franquiciante a lo largo de los
años. Es importante destacar que este conocimiento está conformado por
experiencias positivas y negativas (saber no hacer). El conocimiento de los
éxitos y de los fracasos implica un aprendizaje de conductas o actividades que
no se deben hacer para el buen desarrollo de un negocio. Empíricamente el
Knowhow se describe en los contratos y en los manuales de las franquicias. Y
su forma de transmitirlo es esencial, ya que le facilita al franquiciado la
posibilidad de entrar en un negocio sin experiencia previa y con conocimientos
limitados. El contrato de knowhow es atípico, carece de normativa que lo regule
como consecuencia, es un contrato innominado; es consensual, se perfecciona
por el acuerdo entre las partes; es sinalagmático, bilateral por existir
contraprestaciones entre las partes.

3. Características del contrato:

Aunque tiene características propias, el del know-how es un contrato con

similitudes con otros, como los de compraventa, locación de servicios,
arrendamiento, licencia de patente, y de asistencia técnica.

Este tipo de contrato es también innominado (por cuanto no tiene una

denominación jurídica única).

Es un contrato bilateral y único pues sólo existen dos partes y no es posible

sub-contrataciones. También es un contrato oneroso expresado en el pago por
la transferencia de conocimientos, pago que se hace en forma convenida.

3.8 LAS PARTES Y EL OBJETO

Dos son las partes de este tipo de contrato.

El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos, el

cual se obliga a transferir los conocimientos técnicos, modelos o avances
constitutivos del know-how. Podría también incluirse la asistencia técnica para
el adiestramiento del personal del usuario.
El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se obliga
al pago convenido (en un solo monto o a través de regalías). Igualmente se
obliga a no divulgar tales conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas,
así como a devolverlos a la finalización del contrato.

Los conocimientos constitutivos del know-how se expresan en diferentes

formas, como: prototipos, modelos, instalaciones, inventos no patentados,
fórmulas, datos y documentación técnica e instrucciones. Todo ello es el objeto
del contrato.

Respecto a la causa del contrato, la transferencia y el pago, pueden hacerse en

una o varias entregas parciales, según se convenga.

En relación con la forma, y dadas las características del contrato de know-how,

debe hacerse por escrito.

3.9 ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL KNOWHOW

Práctico, o sea útil, funcional, beneficioso, aprovechable, real.

Probado: que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y

comprobados, a la vez seguros y acreditados.

Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta característica lo que lo

hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminación.

Específico: que sea un conjunto de técnicas, procedimientos y métodos

definidos e individualizados e identificados en forma concreta. Generalmente
no patentados y secreto (en el sentido que no es comúnmente conocido)

Reproducible: o fácilmente transmisible oralmente - en sesiones de

entrenamiento - o por escrito en los contratos y/o manuales.

Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una información importante

para la venta de los productos o la prestación de los servicios, para la
presentación de los productos, las relaciones con la clientela y en general la
gestión operativa y administrativa.

3.10 CLASES DE CONTRATO DE KNOWHOW:

Existen dos clases de contrato de KnowHow:

Contrato de Knowhow puro, en el que una empresa cede a otra la asistencia

o conocimientos técnicos necesarios para el proceso de producción. En este
caso, los conocimientos trasferidos nos son propiedad de quien los vende, sino
que en principio dichos conocimientos pueden ser utilizados comercialmente
por cualquier persona experta en la materia.

Contrato de Knowhow mixto, en el que una empresa, además de la

transmisión de tecnología cede a otra el derecho a la utilización de patentes,
marcas, rótulos, nombres comerciales, etc. En estos casos, quien transfiere los
conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir,
que es titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es lo que
se denomina tecnología patentada. Existen tantos contratos de transferencia de
tecnología como objetos se pretendan.

Las prestaciones son múltiples: cesión de conocimientos técnicos o

industriales, el derecho a usar un método de fabricación o un procedimiento
industrial y cesión de conocimientos administrativos, comerciales y financieros.

PROTECCIÓN DEL KNOWHOW: CONSECUENCIAS SOBRE LA LEX

CONTRACTUS

La naturaleza de los derechos derivados del KnowHow como derechos sobre

bienes inmateriales se halla íntimamente vinculada con la configuración de la
tutela que el ordenamiento jurídico dispensa a ciertos conocimientos secretos;
protección que, como quedo señalado, se lleva a cabo en los sistemas jurídicos
de nuestro entorno a través de disposiciones pertenecientes a categorías
diversas, entre las que ocupa un lugar principal la normativa sobre competencia
desleal.
Tratándose de contratos relativos a la explotación de KnowHow, si bien la
normativa protectora del mismo se encuentra en el fundamento del contrato por
condicionar la configuración del objeto del negocio y en particular su tutela
frente a ciertos actos de terceros, su incidencia sobre el contenido de la
relación contractual es muy limitada.

En efecto, en el marco de la relación contractual, el régimen de protección de

los conocimientos técnicos secretos dimana en esencia de la voluntad de los
contratantes, reflejada en los términos del acuerdo.

El transmitente pone a disposición del cesionario o licenciatario una

exclusividad factica, resultante del carácter reservado de los conocimientos, no
un derecho de exclusiva otorgado por el poder público.

La obligación de mantener el carácter reservado de los conocimientos

comunicados deriva para los contratantes fundamentalmente del propio
contrato. Los limites (territoriales, relativos al campo técnico de aplicación…)
dentro de los cuales el licentciatario puede explotar los conocimientos
transmitidos resultaran únicamente de los pactado en el contrato y, en su
defecto, del régimen obligacional derivado de la lexcontractus.

El valor económico del KnowHow, derivado de la ventaja competitiva que

atribuye el carácter reservado de esos conocimientos, es independiente de su
protección jurídica. En la configuración de los contratos de explotación de
KnowHow las normas relativas a la tutela del mismo desempeñan, si acaso, un
papel accesorio.

Que un determinado ordenamiento vinculado con el contrato dispense una

mayor o menor protección al KnowHow es en principio irrelevante; respeto a la
situación de exclusividad factica derivada del carácter reservado de los
conocimientos será exigible entre los contratantes siempre en los términos que
resulten de la lexcontractus.
En los contratos sobre KnowHow, la existencia, la transmisibilidad, la eficacia
territorial y temporal, el campo técnico de aplicación…del bien objeto del
contrato no vienen imperativamente determinados por uno o varios
ordenamientos de alcance territorial.

El bien objeto del acuerdo no es derecho de exclusiva erga omnes otorgado

por el poder público, sino fundamentalmente una posición factica que, a lo
sumo; podrá hacerse valer frente a quienes adquieran los conocimientos de
modo ilegitimo o de forma legítima, pero con deber de reserva.

Las normas protectoras del KnowHow serán decisivas a la hora de hacer valer
esa posición fáctica frente a terceros que accedan a los conocimientos en tales
circunstancias, pero no incidirán en la configuración de las relaciones entre los
contratantes.

La configuración del régimen del KnowHow resulta en la relación contractual

fundamentalmente de lo dispuesto en el propio acuerdo y en la lexcontractus.

DIFERENCIAS CON LA LICENCIA DE PATENTES

Se diferencia de una licencia de patentes en que toda invención patentada

está, no sólo protegida, sino que deja de ser un secreto para la empresa que lo
ha efectuado, lo que no sucede en los contratos de know-how, ya que el
secreto de la nueva técnica o de la invención para éstos últimos es
fundamental, por lo que no se llegan a patentar la mayoría de las veces.

La protección de la patente frente a terceros

Por otra parte, la protección de la patente frente a terceros presenta algunas

dificultades. La primera de ellas, la de los costes elevadísimos de patentar una
invención a nivel internacional en un mundo globalizado. Así, el acceso de la
patente al Registro de Patentes y Marcas español puede resultar insuficiente
para proteger la invención internacionalmente, dado que no tiene efectos fuera
de España. Habría que registrarla, además, en el Registro comunitario (para su
protección dentro de los países de la Unión Europea y en los países con los
que ésta tiene firmado un convenio en la materia), y en registros de terceros
países, como pueda ser Estados Unidos.

La Ley de Patentes reconoce al titular de una patente la posibilidad de ejercer

acciones de cualquier naturaleza contra quienes lesionen sus derechos. En
especial, podrá solicitar la cesación del acto ilícito, la indemnización de los
daños y perjuicios causados, el embargo de los objetos producidos o
importados, la atribución en propiedad de los objetos embargados, y medidas
tendentes a evitar que prosiga la violación de la patente. También puede pedir
la publicación de la sentencia que le haya amparado.
ANEXOS
 CONTRATO DE KNOW HOW

Conste por el presente documento el contrato de Know How que suscriben de una parte:
……………………………………., empresa constituida bajo las leyes de la
República ……………….., debidamente representada por su …………………….,
con Documento de Identidad N° …………………., domiciliado en su Oficina
principal ubicado en ……………………………, a quien en adelante se denominará
EL LICENCIANTE y, de otra parte …………….. S.A., inscrito en la Partida N°
………………. del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N°
………………….., debidamente representado por su Gerente General don
………………………., identificado con DNI N° ………………. y señalando
domicilio el ubicado en Calle …………….., N° ……….., Urbanización
………….., distrito de ……………, provincia y departamento de
………………………., República del Perú, a quien en adelante se denominará EL
LICENCIATARIO, que acuerdan en los siguientes términos:

ANTECEDENTE

CLAUSULA PRIMERA:

EL LICENCIANTE construye y vende desde hace…………..años los siguientes

objetos…………….(enumeración de los objetos). (Eventualmente) En los
siguientes países se cuenta con derechos industriales protegidos:
……………………….( indicación de los países y designación exacta de los
derechos protegidos)

ALCANCE DE LA LICENCIA

CLAUSULA SEGUNDA:

EL LICENCIANTE autoriza a EL LICENCIATARIO a construir, usar y vender los

siguientes objetos por él fabricado:

Tipo de licencia

a) La licencia es exclusiva.- EL LICENCIANTE se reserva sin embargo el

derecho de fabricar, utilizar o vender los objetos comprendidos en la licencia
inclusive en los territorios mencionados en el Art. 2° .
b) La licencia no es exclusiva.- EL LICENCIANTE no deberá fabricar, utilizar
vender en los territorios mencionados en el Art. 2° ninguno de los objetos
comprendidos en la licencia.

Sub – Licencia: EL LICENCIATARIO solo podrá otorgar sublicencias con la

conformidad de EL LICENCIANTE. Este solo podrá rehusarla por causa grave.

TERRITORIO DE CONTRATO
CLAUSULA TERCERA:

La licencia se otorga solo para los siguientes territorios ……………….

EL LICENCIATARIO no deberá fabricar ni utilizar el objeto de la licencia en otros
territorios fuera de los indicados.

a) EL LICENCIATARIO solo podrá exportar a los territorios siguientes…………

b) EL LICENCIATARIO podrá exportar a otros territorios con excepción de los
siguientes:
c) EL LICENCIATARIO se obliga a pagar una multa convencional de ………
para el caso de que se lleve a cabo una exportación que no sea admisible
conforme a las disposiciones arriba estipuladas. EL LICENCIATARIO tendrá
que imponer también a sus clientes la obligación de no exportar el objeto de la
licencia en cuanto ello sea inadmisible conforme a las mencionadas
disposiciones, y de pagarle en forma de contravención una multa convencional
de ……… esa suma será remitida por EL LICENCIATARIO a EL
LICENCIANTE.
d) EL LICENCIATARIO tiene que tomar medidas para asegurar que no exporte a
territorios a los cuales la exportación esta vedada. S i pese a ello se llegase a
exportar, EL LICENCIANTE podrá rescindir el contrato por simple
comunicación escrita. Se podrá reclamar indemnización por daños y perjuicios
cuando haya habido culpa de parte de EL LICENCIATARIO.

ASISTENCIA TECNICA

CLAUSULA CUARTA:

EL LICENCIANTE se obliga a darle a EL LICENCIATARIO todas las

informaciones sobre el objeto de la licencia y a comunicarle sus experiencias, así
como los métodos que aplica, inclusive los secretillos y claves del arte o secretos de
fabricación, para que un técnico de calificación mediana puede llevar a cabo la
fabricación luego de un adecuado periodo de arranque.

EL LICENCIANTE le proporcionará a EL LICENCIATARIO dentro de un plazo de

…….. a contar de la firma del contrato y una vez pagados los importes previstos en
el Artículo 10°, todos los planos y dibujos acotados necesarios para la fabricación
y utilización del objeto y le dará a conocer las tolerancias. Esos elementos
documentales incluirán también una acta técnica completa del siguiente
contenido……………………….

EL LICENCIANTE entregará, además, el siguiente material necesario para la

fabricación:

Todos los planos y elementos documentales que se pongan de modo a disposición no

podrán ser empleados para fines distintos de la ejecución del contrato sin la
conformidad expresa de EL LICENCIANTE.

APARTAMIENTO DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO

CLAUSULA QUINTA:

EL LICENCIANTE apartará para el servicio a personal especializado, a costa de EL

LICENCIATARIO, conforme a lo indicado a continuación:

Los principales puntos que se han de convenir son: Número y clases de las personas que
se deben apartar, duración del apartamiento, alojamiento y manutención del
personal apartado, responsabilidad, seguros (de responsabilidad, enfermedad, etc.),
costos, modo de rembolsar los costos.

ADIESTRAMIENTO DE TRABAJADORES

CLAUSULA SEXTA:

EL LICENCIATARIO se compromete a instruir y adiestrar trabajadores de EL

LICENCIATARIO en su establecimiento en la fabricación y el uso del objeto de
la licencia bajo las condiciones siguientes:

Los principales puntos que se deben convenir son: Número y clases de las personas que
se deben apartar. Duración del apartamiento, alojamiento y manutención de las
personas apartadas, responsabilidad, seguros, costos, modo de rembolsar los costos.

RESPONSABILIDAD EN CASO DE RECLAMACIONES DE TERCEROS

CLAUSULA SEPTIMA:

EL LICENCIANTE declara la existencia de patentes de terceros sobre los dispositivos

y procedimientos que subyacen al contrato, pero no garantiza que no se hayan
publicado patentes de esta índole.

Cuando la fabricación, la utilización o la venta del objeto de la licencia por EL

LICENCIATARIO tuviese por consecuencia que este fuere demandado por
violación de patente, las costas de la defensa judicial y los costos de las
indemnizaciones que tuvieren que pagarse serán soportadas por:

Los eventuales costos originados por la reconvención o en virtud de una transacción

serán soportados por:

EL LICENCIATARIO tendrá que informar a EL LICENCIANTE cuando fuere

demandado como violador de patentes. Tendrá que también darle la posibilidad de
intervenir en un eventual proceso.

Responsabilidad por fabricación y uso.: EL LICENCIANTE no responde de modo

alguno por el riesgo de la fabricación técnica y de la utilización. Ese riesgo esta a
cargo exclusivamente de EL LICENCIATARIO.
Responsabilidad por la Industrialidad Comercial: EL LICENCIANTE no responde
por la industrialidad o aprovechabilidad comercial del objeto de la licencia. Solo
EL LICENCIATARIO correrá con el riesgo de su aprovechamiento.

CALIDAD DEL OBJETO DE LA LICENCIA

CLAUSULA OCTAVA:

a) EL LICENCIATARIO tendrá que fabricar el objeto de la licencia en la misma

calidad que EL LICENCIANTE.
b) EL LICENCIATARIO tendrá que fabricar el objeto de la licencia en la
calidad establecida en el pliego de condiciones.

Consecuencias de la mala calidad del objeto de la licencia

a) EL LICENCIANTE tendrá derecho a supervisar si los objetos fabricados sobre

la base de la licencia convenida. Podrá prohibir que se entreguen productos de
calidad baja.
b) En el caso de que tras un lapso de …… a partir de la conclusión del contrato se
comprobare que EL LICENCIATARIO no logra alcanzar la calidad requerida,
EL LICENCIANTE podrá rescindir el contrato.

MEJORAS Y MODIFICACIONES DEL OBJETO

CLAUSULA NOVENA:

EL LICENCIANTE se compromete a comunicar a EL LICENCIATARIO y a poner

a su disposición todas las modificaciones y mejoras que se realicen durante la
vigencia del contrato en el procedimiento de fabricación o en el objeto de la
licencia, sin que de lugar a un aumento de las regalías.

MODIFICACIONES Y MEJORAS

CLUASULA DÉCIMO:

a) Las modificaciones y mejoras, EL LICENCIATARIO hace menester la

conformidad de EL LICENCIANTE.
b) Las modificaciones y mejoras ideadas por EL LICENCIATARIO en el objeto
de la licencia, no han menester conformidad de EL LICENCIANTE, pero que
tiene que ser comunicadas a este.
c) EL LICENCIANTE tendrá derecho a utilizar sin cargo las modificaciones y
mejoras efectuadas por EL LICENCIANTE.
d) EL LICENCIANTE tendrá derecho a utilizar sin cargo las modificaciones y
mejoras por EL LICENCIATARIO contra pago de una regalía adecuada y
condiciones de pago adecuadas.
e) Cuando las mejoras sean tutelables, EL LICENCIANTE tendrá derecho a
adquirir derechos tutelares sobre ellas en los territorios, excepto …………. sin
que haya que pagar por ello regalías a EL LICENCIATARIO.
 f) Cuando las mejoras sean tutelables, EL LICENCIANTE tendrá derecho a
adquirir derechos tutelables sobre ellas en todos los territorios, excepto
…………... contra pago de una regalía adecuada y condiciones de pago
adecuadas.

PAGO EN CASO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DOCUMENTALES

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:

Antes de la entrega de dibujos y elementos documentales de EL LICENCIATARIO
depositará en la cuenta ………………………….. de EL LICENCIANTE en el
banco ………. una suma de ………….. en calidad de regalía única. Los
documentos serán entregados no bien el mencionado importe haya ingresado en el
banco ….. EL LICENCIATARIO no tendrá derecho a la devolución de esa suma
aun cuando el contrato fuere resuelto por alguna causa prematuramente.

REGALIAS DE LICENCIA

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:

EL LICENCIATARIO se compromete a pagar, en calidad de regalías de licencia, el

…….. % del precio facturado a sus clientes por los objetos vendidos sobre la base
de la licencia, con deducción de eventuales descuentos e impuestos sobre la venta.

a) EL LICENCIANTE se compromete a pagar la suma de ………….. por cada

objeto vendido sobre la base de la licencia.
b) EL LICENCIATARIO se compromete a pagar en calidad de regalías de
licencia, los siguientes importes al ………….. de cada ……………..................

LICENCIA MINIMA

CLAUSULA DECIMO TERCERA:

Con independencia de las ventas realizadas efectivamente por EL LICENCIATARIO,

el monto total de las regalías de licencia no deberá ser inferior a

a)………………………………..en el primer año.

………………………………….en el segundo año.
………………………………… en los años terceros.

c) Al importe que resulte de la venta de

X aparatos………………………...en el primer año.

X aparatos………………………...en el segundo año.
X aparatos………………………....en los años terceros y subsiguientes.

PRETENSION Y REGALIAS DE LICENCIA

CLAUSULA DECIMO CUARTA:

 a) La pretensión y la regalía de licencia nace en el momento en el que EL
LICENCIATARIO percibe el pago del cliente.
b) La pretensión a la regalía nace en el momento en que el objeto fabricado sobre la
base de la licencia sale de la fábrica de EL LICENCIATARIO.

IMPUESTOS

CLAUSULA DECIMO QUINTA:

a) Los impuestos directos que se exijan en el país de EL LICENCIATARIO sobre

los pagos efectuados a EL LICENCIANTE con arreglo a este contrato o, serán
cargo del licenciante.
Cuando por la ley del país de EL LICENCIATARIO los impuestos sobre el volumen
de operaciones tengan que ser pagados por EL LICENCIANTE, EL
LICENCIATARIO deberá apoyar AL LICENCIANTE en el cumplimento de
todas las obligaciones y formalidades

b) Los impuestos directos y los impuestos sobre el volumen de operaciones que se

exijan en el país del licenciatario sobre los pagos efectuados al licenciante con
arreglo a este contrato serán a cargo del licenciante.

INDICACIÓN

CLAUSULA DECIMO SEXTA:

El licenciatario se obliga a numerar correlativamente todos los objetos que fabrique

sobre la base de los contratos de la licencia y que entregue a sus clientes, y a
aplicarles un rotulo que indique Licencia………………..

(Eventualmente) el licenciatario esta autorizado (obligado) a aplicar al objeto, a mas de

su propia marca, la marca del licenciante, registrada por este con fecha …..… en
….…

TENEDURIA Y REVISION DE LIBROS

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA:

El licenciatario se obliga a llevar libros especiale4s en los cuales asentara el numero

exacto de los objetos fabricados por el en virtud de este contrato. los números
correlativos grabados en la maquinas así como todos los demás datos que sean
importantes para calcular las regalías de la licencia. El licenciante estará facultado
para hacer revisar esos libros , así como su concordancia con los libros generales
llevados por el licenciatario , por un revisor de cuentas por el nombrado , que sea
probado por el licenciatario a costa de….

LUQUIDACION Y PAGO
CLAUSULA DECIMO OCTAVA:

La liquidación por las regalías de licencia se efectúa al final de cada trimestre

calendario. El licenciatario esta obligado a enviar dentro de un mes de vencido cada
plazo de liquidación, una rendición de cuentas completa y a remitir el importe
resultante dentro de ese mismo plazo.

a) La transferencia de fondos deberá efectuarse en la misma moneda en que tenga

que pagar el cliente licenciatario,
b) El importe que se ha de pagar deberá girarse en…. la conversión tendrá
quehaceres al tipo de cambio vigente el ultimo día de plazo de liquidación.

OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

CLAUSULA DECIMO NOVENA:

a) El licenciatario esta obligado a hacer uso del derecho de licencia. Se obliga a no
fabricar ni vender productos de competencia.
b) El licenciatario no tiene la obligación de hacer uso de derecho de licencia.

CESE DE LA VENTA: El licenciatario tendrá derecho a rescindir el contrato antes del

término, una vez transcurrido un lapso adecuado, cuando el objeto en el cual se
basa el contrato de la licencia, deja de venderse a consecuencia de cambio en el
orden técnico o económico.

Obligación de comprar al licenciante:

El licenciatario se obliga a comprar al licenciante las siguientes piezas destinadas a la

fabricación del objeto de la licencia …………….. para esta compra se dan por
aprobadas las condiciones generales de suministro que se acompañan.

SECRETO

CLAUSULA VIGESIMO:

El licenciatario estará obligado a mantener en secreto los elementos documentales que le

fueren confiados y los conocimientos (Know- how) que le fuesen comunicados.
inclusive después de terminado el contrato. Adoptara todas las medidas
precautorias necesarias para guardar ese secreto.

ACCION CONTRA IMITADORES

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA:

Las partes se obligan a no participar ni directamente ni por interpuesta persona, en

empresas que utilicen eventualmente los elementos documentales y las
comunicaciones y datos subadyacentes al contrato y fabriquen productos de
competencia, pero el licenciante tendrá derecho a otorgar licencias en aquellos
países en los que el licenciatario no posea una licencia exclusiva.
Contra los imitadores se prestaran mutua ayuda en acción judicial, en cuanto quieran
accionar por competencia desleal conforme a las leyes del país del licenciatario.

VIGENCIA DEL CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:

El contrato entrara en vigor no bien haya sido firmado y cuando se hayan sido otorgadas
todas las autorizaciones, inclusive las eventuales de transferencia de divisas.

a) Una vez espirado el tiempo convenido de duración del contrato, el licenciatario

podrá continuar fabricando el objeto de licencia u seguir utilizando las técnicas.
No podrá pero dar a conocer elementos documentales cuya antigüedad sea
menor de…….años.
b) Loa elementos documentales y materiales enunciados en el Art.3 se consideran
expresamente propiedad del licenciante.

RESCISION DEL CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA:

Podrá rescindirse por causa grave cuando lo permita el derecho aplicable del país.

CLAUSULA DE CONDUCCION A TERMINO

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA:

El licenciatario tendrá derecho a llevar a su término los negocios concentrados con sus
clientes antes de terminar el contrato de licencia.

DERECHO APLICABLE

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA:

Al contrato se le aplicara el derecho ……………………………………………….

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA:

La validez, realización y aplicación del presente contrato deberá regirse por la ley
descrito en la clausula anterior y estará sujeta a la exclusiva jurisdicción de las
cortes de ……………, a las cuales las partes por este medio nominan excepto que
una parte deseara buscar un procedimiento arbitral en concordancia con las reglas
de arbitraje de ………….

ACUERDO INTEGRAL
CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA:

Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes.

No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este

contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas partes.

En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las
partes suscriben este documento en la ciudad de ……………, a los ……. días del
mes de ………. 2012.

……………………………… …………………………………………
EL LICENCIANTE EL LICENCIATARIO