Marco Normativo:

- Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina

-Decreto legislativo 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decisin 486
- Ley 29316

LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Nuevas creaciones (patentes de invencin y de modelo de utilidad)

1. Las leyes de patentes establecen ciertas limitaciones al ejercicio del ius

prohibendi, mediante la determinacin de una serie de supuestos que no pueden ser
prohibidos por el titular en ejercicio de la facultad de exclusin que le otorga la patente.
a) Usos que no requieren autorizacin del titular

2. Estas limitaciones operan como excepciones a la accin que normalmente tendra

el titular de la patente para prohibir ciertos actos, cuya realizacin por terceros ha
quedado por fuera del alcance de la patente. La decisin 486 regula este aspecto en el
Artculo 53.

3. Las principales limitaciones o excepciones al derecho de patente son:

- usos con fines privados o no comerciales: esta limitacin deja fuera del
mbito de proteccin de la patente cualquier uso del invento en la esfera privada o
personal y sin fines de lucro. El uso en el mbito privado que se realiza con fines
comerciales o de lucro no quedara exceptuado frente a la patente.

- usos con fines experimentales: esta excepcin est prevista para permitir a
cualquier tercero reproducir o usar el invento patentado a fin de estudiarlo, analizarlo y
comprender su funcionamiento, estructura o composicin. Esto puede hacerse, por
ejemplo, mediante la ingeniera inversa, prctica corriente en la industria entre empresas
competidoras.

Esta excepcin atiende uno de los intereses pblicos que el sistema de patentes
busca promover, cual es el desarrollo y promocin de la ciencia y de la tecnologa y
opera como un control de la validez de la patente, pues permitira detectar a terceros una
insuficiencia de la divulgacin de la invencin.

- usos con fines acadmicos, de enseanza o de investigacin: esta excepcin

est prevista para realizar uno de los objetivos del sistema de patentes, cual es el
facilitar la difusin de nuevos conocimientos cientficos y tecnolgicos. De manera que
las enseanzas tcnicas divulgadas en la patentes deben poderse usar en el contexto de
actividades acadmicas, por ejemplo, universidades y dems centros de enseanza
especializada.

Tal actividad no implica una infraccin a la patente pues ella no se realiza con un
fin industrial o comercial y busca realizar un objetivo de inters pblico.
 - actos referidos en el Artculo 5ter del Convenio de Pars para la Proteccin
de la Propiedad Industrial:

- uso de patente que protege material biolgico: cuando la patente proteja un

material biolgico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para
obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtencin requiera el uso repetido de la
entidad patentada.

b) Agotamiento del derecho

4. Esta limitacin impide que el derecho conferido por la patente se utilice para
obstaculizar o bloquear la distribucin y el uso de productos patentados despus de que el
titular de la patente u otra persona vinculada econmicamente a l los ha introducido en
el comercio.

5. De manera que con la primera introduccin del producto patentado al comercio se

agota el derecho conferido por la patente con respecto a ese producto y el titular de la
patente no podr utilizar su derecho para bloquear la distribucin de ese producto ni el
uso por el consumidor final.
6. En el caso de la Comunidad Andina el Artculo 54 de la Decisin 486 establece la
regla del agotamiento en los siguientes trminos:

La patente no dar el derecho de impedir a un tercero realizar actos de

comercio respecto de un producto protegido por la patente, despus de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pas por el titular de
la patente, o por otra persona con su consentimiento o econmicamente vinculada
a l.

c) Usuario anterior

7. Este caso se da cuando la persona desarrolla el invento y lo explota en secreto,

adquiriendo por ello un derecho que le permitir seguir fabricando el producto o
utilizando el procedimiento, en el caso que otra persona posteriormente desarrollara el
mismo invento de manera independiente y lo patentara.

8. De tal suerte, los derechos conferidos por la patente en favor del inventor
posterior no
se podrn hacer valer frente al inventor que con anterioridad a la fecha de prioridad o de
presentacin de la solicitud de esa patente ya se encontraba produciendo o utilizando la
invencin.

9. Para este caso, la normatividad andina dispone en su Artculo 55 que:

sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en

la presente Decisin, los derechos conferidos por la patente no podrn hacerse
valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad
o de presentacin de la solicitud sobre la que se concedi la patente, ya se
encontraba utilizando o explotando la invencin o hubiere realizado preparativos
efectivos o serios para hacerlo.
 En tal caso, esa persona tendr el derecho de iniciar o de continuar la
utilizacin o explotacin de la invencin, pero este derecho solo podr cederse o
transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese
realizando tal utilizacin o explotacin.

d) Dependencia de patentes

10. Esta situacin se presenta cuando un invento no puede llevarse a cabo o

explotarse sin utilizar necesariamente un invento anterior patentado a nombre de un
tercero, entonces el invento posterior es dependiente del invento anterior para efectos de
su utilizacin. Por esta razn, el inventor posterior necesita de una licencia para utilizar
la invencin patentada, y as poder utilizar su invento, de lo contrario podra darse una
infraccin a la patente original.

11. Un ejemplo de dependencia tcnica se da en el caso de un gen patentado que es

implantado para la produccin de una nueva planta, sin lugar a dudas se requiere de
licencia para utilizar ese gen.

e) Licencias obligatorias

12. Estas licencias, llamadas tambin licencias no voluntarias, consisten en la

autorizacin dada a una persona para que explote la invencin patentada, sin la
autorizacin del titular respectivo. Es decir, el titular de la patente est obligado a
otorgarla, por mandato de la ley o de la autoridad competente y, consecuentemente,
obligado a aceptarla cuando fuese concedida por la autoridad competente.

13. Estas licencias se conceden siempre que se presenten ciertas condiciones que por
lo general determinan las leyes. Tambin estipulan un procedimiento y unos trminos
para
su concesin.

14. En el caso andino la Decisin 486 establece un Rgimen de Licencias

Obligatorias y
las regula:

* Licencias por falta de explotacin de la invencin patentada, y que regula

los Artculo 61 y siguientes;

* Licencias por razones de inters pblico, de emergencia o de seguridad

nacional y solo mientras estas razones permanezcan, y que regula el Artculo 65;

* Licencias por razones de prcticas comerciales que afecten la libre

competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posicin dominante en el
mercado por parte del titular de la patente, y que regula el Artculo 68; y
 * Licencias por dependencia de patentes, y que est regulada en el Artculo
67.

15. Cabe observar que las licencias obligatorias se conceden con carcter no exclusivo
y no pueden concederse sublicencias; podrn revocarse si las circunstancias que dieron
lugar a ellas han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir; asimismo su
duracin deber limitarse a los fines para los que se hubiera concedido; debern
contemplar una remuneracin adecuada segn las circunstancias de cada caso; slo
podrn transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su
explotacin industrial; los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno;
y tratndose de patentes de invencin que protegen tecnologa de semiconductores, la
licencia obligatoria solo se autorizar para un uso pblico no comercial o para remediar
o rectificar una prctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad
nacional competente.

B. Signos distintivos (marcas de productos y servicios)

16. Las leyes de marcas establecen ciertas limitaciones al ejercicio del ius prohibendi,
impidiendo de esta forma que el titular ejerza su derecho de prohibir a terceros el uso no
autorizado de su marca: estas limitaciones se resumen de la siguiente forma:

a) Usos que no requieren la autorizacin del titular

17. El Artculo 157 establece los casos en que los terceros podrn utilizar la marca,
sin la autorizacin del titular, cuando se trate de algunos de los casos que a continuacin
se indicarn, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: que se haga de
buena fe, que no constituye uso a ttulo de marca, que el uso se limite a propsitos de
identificacin o de informacin y que no sea capaz de inducir al pblico a confusin
sobre la procedencia de los productos o servicios. Los casos contemplados por la norma
son:

* utilizacin del nombre de un tercero: se incluye tambin el caso de su

domicilio o seudnimo. Esta limitacin obedece a la necesidad de lograr un equilibrio
entre el inters del titular registral y el inters del tercero en identificarse bajo su propio
nombre en el trfico econmico.
* utilizacin de nombres geogrficos: estaramos frente a la misma
necesidad de conciliar intereses de diversa ndole, por un lado el del titular registral y
por otro lado el inters pblico que necesita del uso general de ese nombre geogrfico.

* utilizacin de indicaciones genricas o descriptivas: se trata de

indicaciones ciertas relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de
origen o poca de produccin de sus productos o prestacin de sus servicios u otras
caractersticas de estos. Se trata de impedir que los titulares imposibiliten de las
mismas, restringiendo sensiblemente el libre desarrollo de las actividades empresariales
y al mismo se tiempo se priva al consumidor de un mecanismo informativo importante.

18. En general debe evitarse que la marca este compuesta por este tipo de expresiones
para evitar debilidad en la misma.
 * Utilizacin para anunciar productos legtimamente marcados: se
incluye la publicidad comparativa, el ofrecimiento en venta o la indicacin de la
existencia o disponibilidad de productos o servicios legtimamente marcados.

* Utilizacin para indicar la existencia de accesorios o piezas de

recambio: La doctrina justifica esta limitacin con miras a la proteccin de la empresa
fabricante que se encuentra en la necesidad de informar al consumidor sobre el destino
especfico de sus productos. Cumpliendo por otra parte con la funcin de informacin
al consumidor, para que la utilizacin se considere de buena fe es necesario que el
fabricante de accesorios o de piezas sueltas le deje saber al consumidor si tales piezas
han sido o no fabricadas por el titular de la marca y que no existe relacin alguna con la
empresa fabricante del producto principal.

b) Agotamiento del derecho

19. El Artculo 158 establece:

El registro de una marca no dar el derecho de impedir a un tercero a

realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro,
despus de que los productos se hubiese introducido en el comercio en cualquier
pas por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o
econmicamente vinculada a l, en particular cuando los productos y los envases
o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido
ninguna modificacin, alteracin o deterioro.

A los efectos del prrafo precedente se entender que dos personas estn
econmicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente
sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacin de los
derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre
ambas personas.
20. El agotamiento del derecho de es el lmite que seala el fin del derecho de
exclusiva y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en
relacin con los productos que llevan la marca autntica.

21. De acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la comunidad

andina es el internacional ya que con la primera comercializacin de los productos
identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitacin.
Significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con
la marca autntica tanto fuera como dentro del pas en que se encuentra registrada, una
vez su titular la ha comercializado en cualquier lugar del mundo.

22. Es importante aclarar que, el titular pierde excepcionalmente el control sobre su

futura destinacin, es decir, esto hace que no pueda impedir la importacin de productos
y la circulacin en el mercado nacional de productos legtimamente identificados con la
marca que hayan sido puestos en el comercio, en el pas o en el exterior, mediante su
venta o cualquier otro medio lcito por el titular de la marca o tercero autorizado o
vinculado econmicamente con l; pero recobra su derecho de prohibir a terceros que
realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al pblico
consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Se concluye en
esta parte que el titular no puede determinar la posterior comercializacin del producto
marcado despus de la primera puesta en el mercado.

23. Sin embargo esto no obsta para que el titular mantenga el control sobre la
utilizacin correcta del signo, tanto as que el Artculo 159 ratifica el principio de la
territorialidad de los derechos al impedir la comercializacin de productos cuya marca
(idntica o similar) sea de propiedad de diferentes titulares en los pases de la subregin,
pero permite su atenuacin a fin de que el principio de la libre circulacin de
mercancas no se vea afectado, tratando de conciliar los intereses opuestos o
encontrados al permitir la celebracin de acuerdos de comercializacin bajo estrictas
condiciones.1

c) Importaciones paralelas

24. Del planteamiento del agotamiento internacional, surgen inquietudes por la

relacin de tensin que hay entre la territorialidad del derecho de marcas y el carcter
internacional del trfico econmico. Teniendo en cuenta lo anterior, podra el titular
de una marca impedir que terceros importen un producto originalmente marcado,
cuando estos productos han sido producidos o introducidos en el mercado extranjero por
l mismo o por personas vinculadas econmicamente por l?

25. El anterior, es el caso tpico de importaciones paralelas que va en aumento como

consecuencia lgica de economas liberalizadas y que va a adquirir mayor importancia
con el aumento del trfico de mercancas entre Estados.

26. De la redaccin del Artculo 158 vemos que el caso de las importaciones paralelas
estaran cobijadas por la norma y deben apreciarse las consecuencias para los titulares,
para los consumidores y para el sistema general de libre competencia en el que vivimos.

1
Artculo 159 de la Decisin 486: Cuando en la subregin existan registros sobre una
marca idntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos
productos o servicios, se prohibe la comercializacin de las mercancas o servicios
identificados con esa marca en el territorio del respectivo pas Miembro, salvo que los
titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacin.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes debern, adoptar las previsiones necesarias
para evitar la confusin del pblico respecto del origen de las mercancas o servicios de
que se trate, incluyendo lo relativo a la identificacin del origen de los productos o
servicios en cuestin con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la
debida informacin al pblico consumidor. Esos acuerdos debern inscribirse en las
oficinas nacionales competentes, que la no utilizacin de la marca obedece a causas
justificadas.
 - Para los titulares, la importancia de este caso se da cuando la diferencia de
precios es sustancial (mucho ms barato el precio del producto en el pas exportador que
en el importador), ya que en ese momento es que a l le interesara obtener una
compensacin del importador paralelo.

- Para los consumidores, implica un aumento de la oferta del producto

autntico, una competencia de precios y el consecuente abaratamiento de los precios as
como fuentes alternativas para su obtencin.

- Para el sistema de libre empresa, hay tambin beneficios en la competencia

como una mejor satisfaccin de la demanda, incremento de la oferta, etc.

III. TERMINACIN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Nuevas creaciones

27. Los derechos de exclusividad que otorga la patente se pierden por diferentes
causas:

a) vencimiento del trmino de vigencia previsto en la ley: Artculo 50 de la

decisin 486. Veinte aos contados a partir de la fecha de presentacin de
la solicitud. Si es modelo de utilidad sern diez aos contados de la misma
forma (Artculo 84 de la decisin 486);

b) Caducidad: Artculo 80 de la decisin 486. Falta de pago de las tasas

anuales para su mantenimiento; y

c) Nulidad: declarada por la autoridad nacional competente en los casos

expresamente previstos en la ley (Artculo 75 a 79 de la Decisin 486).

B. Signos distintivos

28. Los derechos de exclusividad que otorgar el registro marcario se pierden en los
siguientes casos:

a) cancelacin: la oficina nacional competente la declarar en los siguientes

casos:
- falta de uso;
- notoriedad de la marca (si fue registrada por quien no es su verdadero
titular); y
- vulgarizacin.

b) caducidad: la oficina nacional competente la declarar en dos casos:

- falta de renovacin del registro; y
- falta de pago de tasas para retiro del ttulo.
c) nulidad: declarada por la autoridad nacional competente en los casos
expresamente previstos en la decisin 486, Artculos 172 y 173.

d) renuncia: acto voluntario del titular, debidamente inscrito ante la oficina

nacional competente (Artculo 171 de la decisin 486).