Defensa de Marca; acciones civiles

Publicado en por Carmen Blzquez Rdriguez

ESPAA
Ya tratamos en el artculo suspenso de marca por oposicin, los trmites
administrativos que se prevn en la Ley de Marcas, para la defensa de nuestra marca
frente a la solicitud o inscripcin de otra idntica o similar, o frente a la oposcin
planteada por una marca previa.

El titular de la marca anterior puede oponerse a la inscripcin, en

el trmite de oposicin previsto en el art. 19 de la LM, una vez
publicada la solicitud de la marca

Si las alegaciones vertidas en el escrito de oposicin en defensa de nuestra marca, no

son estimadas, cabe presentar un recurso de alzada contra dicha desestimacin, y
contra la resolucin que se dicte resolviendo la alzada, cabe interponer una demanda
contenciosa-administrativa.
Al margen de la va administrativa, la defensa de una marca que resulte lesionada por
un tercero, puede realizarse por la va civil, presentando demanda ante los juzgados
de lo mercantil, que resultan ser los rganos jurisdiccionales competentes para
resolver sobre esta materia.
Qu acciones podemos ejercer en defensa de nuestra marca?

Accin reivindicatoria
La accin reivindicatoria, procede cuando el registro de la marca se hubiera solicitado
con fraude de Derechos de un tercero, o con violacin de una obligacin legal o
contractual.
La persona perjudicada, puede reivindicar ante los Tribunales la propiedad de la
marca.

Un caso tpico, es cuando el titular de una marca argentina de productos cosmticos,

descubre que su distribuidor o representante en Espaa, registra la marca en cuestin
en Espaa a su nombre, sin consentimiento, ni autorizacin de su titular.
La accin reivindicatoria, puede ejercerse mientras se est tramitando la inscripcin,
una vez ya registrada la marca, o dentro del plazo de 5 aos a contar desde la
publicacin de su registro.

Accin de Nulidad
Con esta accin, lo que se pretende es la declaracin judicial de nulidad de marca ya
registrada.
Los casos en los que procede la solicitud de nulidad de una marca ya inscrita son:

Cuando esta se hubiera inscrito contraviniendo la prohibicin absoluta del

art 5 LM.

Cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe, es decir, acreditando que

intent aprovecharse de la reputacin ajena.

Que la marca contravenga las prohibiciones absolutas del art 6 a 10 LM.

Que la marca haya sido inscrita por agente o representante sin

consentimiento del titular, comitente o representado.
Los apartados a) y b) hacen referencia a la nulidad absoluta. En ambos casos, la
accin civil de nulidad es imprescriptible, puede ejercitarse en cualquier momento.
Ahora bien, si la causa de nulidad ha desaparecido al tiempo de presentar la
demanda, no cabe la declaracin judicial de nulidad.
Los apartados c) y d), se refieren a la nulidad relativa. El plazo para interponer
demanda, solicitando la nulidad de marca en base a cualquiera de estos motivos es de
5 aos.
No se puede demandar por va civil la nulidad de una marca, si sobre esta cuestin ya
existiera un pronunciamiento previo en un recurso contencioso-administrativo.
La declaracin judicial de nulidad, no afectar:

Resoluciones relativa a la violacin del derecho de marca

Los contratos concluidos y ejecutados antes de la declaracin de nulidad.

Accin de Caducidad
Con esta accin, se pretende la cancelacin registral de la marca. La caducidad tiene
lugar:
a) Por falta de renovacin, b) por renuncia a la marca, c) por falta de uso, durante el
plazo de 5 aos., d) cuando en el comercio se hubiera convertido, por su uso o
desuso, en la designacin usual del producto o servicio para el que estuviera
registrada.

Publicado en: Defensa de Marca: uso indebido, suspenso, oposicin, recursos, Marcas y Patentes