THZOECOEN/134

Dr. Antonio Antay Bolaos

1
Resumen
Como consecuencia de la apertura de mercados internacionales, en los ltmos aos el de-
sarrollo del comercio y la transferencia de tecnologa han cobrado singular importancia en
el trfco comercial.; una de sus principales herramientas para llevar a cabo tal fn es la
transferencia del Know How.
Sin embargo, prontamente se ha venido a vulgarizar el trmino, y se utliza indiscriminada-
mente para aplicarlo a cualquier clase de conocimiento, por lo que es necesario precisar y de-
limitar su concepto y explicar qu es en realidad el Know How y cules son y en qu consisten
sus principales caracterstcas tales como el carcter secreto de la informacin, el elemento
subjetvo, el elemento objetvo, la ventaja compettva, el valor econmico de la informacin
y la informacin generalmente no conocida.
PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial, Creaciones Industriales, Know How.
Abstract
As a consequence of the opening of the internatonal markets in the last years, the devel-
opment of trade and the transfer of technology have become partcularly important in the
commercial trafc, one of its most important tools is the transfer of Know How.
However, the term has been vulgarized lately and now it is used to apply it to any class of
knowledge, for what it is necessary to need and to delimit his concept and to explain what is
actually the Know How and which are and of what his principal characteristcs consist such
as the secret character of the informaton, the subjectve element, the objectve element,
the compettve advantage, the economic value of the informaton and the informaton gen-
erally not known.
Key words: Industrial Property, Industrial Creatons, Know How.
1

Abogado, egresado de la Escuela de Post Grado - Maestra en Derecho Civil con mencin en
Derecho Empresarial de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo; docente universitario en
la Universidad Privada Seor de Sipn-Chiclayo y en la Universidad Nacional de Trujillo - Trujillo
de los cursos Derecho Industrial y Derecho Informtco, socio fundador del Estudio Jurdico Antay,
Zaplana y Recalde Asociados S. C. de R.L.
EL KNOW HOW:
CONCEPTO Y
CARACTERSTICAS
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I. Introduccin
La tradicin romanstca del Derecho europeo contnental reconoci por muchos aos, ni-
camente la existencia de los derechos personales, reales y obligacionales, para solucionar
todo tpo de controversias con relevancia jurdica. Sin embargo, con el advenimiento de la
revolucin industrial surge con mayor nfasis la necesidad de proteger las obras del ingenio
del hombre, que por su naturaleza inmaterial eran inaprensibles y no podan ser reguladas
ni protegidas de la manera tradicional. Ocurre entonces un cambio paradigmtco cuado
el jurista alemn Josef Kolher, propone su teora de los bienes inmateriales, para proteger
aquellos productos de la mente del hombre (tales como las marcas, lemas comerciales, los
inventos, modelos de utlidad, las obras artstcas entre otras), que posean esas singulares
caracterstcas, y que adems, adquiran ya importante valor econmico en el mercado.
Se desarrolla entonces una nueva rama del estudio del Derecho como son los derechos de la
Propiedad Intelectual; y el Know How, forma parte de estos derechos cuya naturaleza jurdi-
ca es muy peculiar y por lo tanto requiere de una proteccin jurdica especial, sui generis.
A contnuacin describiremos brevemente el origen del vocablo a fn de dilucidar posterior-
mente su contenido.
La palabra Know How proviene del vocablo anglosajn Know How to do it, es decir saber
cmo hacer algo o saber cmo hacerlo. Es el manejo de informacin aplicada al campo
industrial o comercial que nos permite llevar a cabo alguna de estas actvidades. Una de las
caracterstcas principales de este conocimiento es que nos brinda un plus o valor agrega-
do al momento de su aplicacin, que lo hace valioso para quien lo posee, requiriendo de
ciertos cuidados para que esa informacin no pase a conocimiento de terceros sin el consen-
tmiento de su poseedor legtmo.
En doctrina existen una serie de conceptos que hacen referencia a esta clase especial de
conocimientos; y modernamente, tambin se le entende de manera amplia, de tal forma
que su concepto abarca la idea de su uso y aplicacin tanto en el mbito industrial como
comercial.
Jos Gmez Segade en su obra El Secreto Industrial (Know How), seala: Es muy difcil
dar una defnicin del secreto industrial
2
. Y en efecto, en principio podra causar confusin
la utlizacin (por parte de la doctrina y legislacin internacional) de determinados vocablos
que hagan referencia al Know How utlizando otros trminos, pero eso no debe distraer
nuestra atencin.
La doctrina anglosajona denomina a esta clase de conocimientos como trade secrets; sin
embargo, se puede encontrar literatura que utlice en el mismo sentdo otros trminos.
2 Gmez Segade, Jos; El Secreto Industrial (Know How), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pg. 64,
65. Sin embargo, este autor al referirse a la defnicin del trmino Know How seala que es per-
fectamente posible una defnicin de dicho trmino. Ms an, tal defnicin resulta necesaria con
el fn de evitar las dudas que asaltan al intrprete en el momento de enfrentarse con los supuestos
concretos de secreto industrial. Debe entenderse en tal sentdo que ambos trminos nos deben
llevar a la misma idea conceptual.
El know how: concepto y caracterstcas
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Al respecto Nishan Swais seala: El vocablo trade secret frecuentemente es usado de
manera indistnta con los trminos confdental business informaton. Tambin es posible
encontrar dicho trmino referido a temas como proprietary informamaton, proprietary
confdental informaton, confdental informaton, secret informaton, business se-
crets y business informaton
3
.
Por su parte, Sheldon Burahtein afrma: Informacin confdencial, tambin est referida a la informacin
privilegiada, la cual se refere a cualquier informacin que no est disponible al pblico y que otorga a su
poseedor una ventaja sobre otros que no la conocen. Informacin de cualquier tipo, fnanciera, comercial
o tcnica, que puede ser protegida como informacin confdencial. La informacin confdencial es tambin
conocida como trade secret, particularmente en los Estados Unidos de Norteamrica
4
.
Ms adelante, seala el mismo autor que: La informacin confdencial incluye al Know How. El Know
How es un conocimiento fctico que no puede ser descrito exactamente como una entidad separada.
Cuando es usado en combinacin con otros conocimientos, el resultado es una habilidad especial
para producir o hacer algo que de otra forma no podra ser llevado a cabo con la misma exactitud o
precisin necesaria para el xito comercial
5
.

Por otro lado, al interior de nuestro sistema jurdico europeo continental, se le denomina secreto industrial,
secreto empresarial, conocimientos tcnicos no patentados, informacin no divulgada, entre otros.
El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, acertadamente encuentra que el trmino
Know How, al momento de su traduccin al espaol, trae consigo cierta incertdumbre de-
pendiendo del contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que prefere (a fn de no
entrar en mayores disquisiciones) denominarlo como conocimientos tcnicos, y seala lo
siguiente; ...El estudio del rgimen jurdico aplicable a los conocimientos tcnicos se ha vis-
to innecesariamente complicado, en los pases de habla hispana, por la introduccin en la
prctca comercial y en la doctrina de la expresin inglesa know how. Se trata de un
uso tambin frecuente en Francia y Alemania, (...) puede aqu observarse que esa voz
no forma parte de los conceptos esenciales utlizados por la legislacin y, en general, por
la jurisprudencia, para solucionar las cuestones concretas que se plantean respecto de los
conocimientos tcnicos. Y agrega: Nada ha impedido, por cierto, que en las traducciones
del espaol al ingls se utlice la voz know how como equivalente de la expresin cono-
3 Nishan Swais, LL.B.; Protectng Trade Secrets, Internatonal Self-Counsel Press Ltd., First Editon,
November 1996, Toronto, Canada, pg.12. The term trade secret is ofen used interchange-
ably with the term confdental business informaton. You many also fnd trade secrets referred
to as proprietary informaton, proprietary confdental informaton, confdental informaton,
secret informaton, business secrets and business informaton.
4 Sheldon Burahtein P. Emg., B.C.,., LL. B.; The Corporate Counsel Guide to Intellectual Property
Law, Canada Law Book Inc., Ontario, Pg.147. Confdental informaton, also referred to as propri-
etary informaton, is any informaton which is not publicly available and gives to the possessor an
advantage over those who do not know it. Informaton of any type, fnancial, commercial or techni-
cal, may be protected as confdental informaton. Confdental informaton is also referred to as a
trade secret, partcularly in the United States
5 Ibidem pg.147. Confdental informaton includes know-how. Know-how is factual knowledge
which cannot be precisely described as a separate entty. When used in combinaton with other
knowledge, it results in the ability to produce or do something that could not otherwise be done
with the same accuracy or precision necessary for commercial success
El know how: concepto y caracterstcas
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cimientos tcnicos, empleada en legislaciones de pases hispanohablantes
6
.
Debe entenderse entonces por Know How, al conjunto de conocimientos de carcter secreto que
posee un valor econmico en el mercado y que es de aplicacin al campo industrial o comercial, el cual
nos permite obtener una ventaja cualitativa o cuantitativa en el desarrollo de dichas actividades, y que
se puede transmitir a cambio de una contraprestacin econmica.
II. Caractersticas del Know How
Para que el Know How sea reconocido como tal, deber reunir ciertos requisitos; cualquier infor-
macin que se mantenga oculta no resultar necesariamente merecedora de proteccin jurdica como
Know How.
En el caso del Know How, la legislacin comparada ha resumido en tres estos elementos:
a) el carcter secreto de la informacin,
b) que sta tenga un valor comercial por tal motvo y,
c) que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.
Sin embargo, es necesario desarrollar estos sucintos criterios para encontrar el signifcado on-
tolgico del Know How; por lo que a contnuacin expondremos sus principales caracterstcas.
2.1. Carcter secreto de la informacin
Un secreto es algo que alguna persona intenta evitar que se haga de conocimiento general
7
.
La doctrina mayoritaria considera que esta clase de conocimientos debe tener el carcter
de secreto a fn de poder obtener de aquellos el mayor provecho, ya que de otra mane-
ra no tendra objeto su tutela jurdica al pasar a ser de dominio pblico. Sin embargo, es
necesario aclarar que para efectos de este anlisis, deben considerarse como equivalentes,
informacin secreta e informacin confdencial. En ambos casos puede afrmarse que los
conocimientos son secretos.
El secreto ser un cierto saber, un cierto conocimiento que se asla, poniendo obstculos para que
no llegue a ser conocido por otras personas
8
. El secreto, por tanto, es un estado de hecho o situ-
acin fctca, consistente en que una persona o personas tenen un determinado conocimiento
sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc., y desean conservar en
exclusiva ese conocimiento frente a otras personas
9
. Esta informacin relevante debe estar en
dominio de un nmero muy reducido de personas, sino slo de una.
6 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Rgimen Jurdico de los
Conocimientos Tcnicos, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, Pg.17, 18.
7 Nishan Swais, LL.B.; Ob. Cit., pg.11, A secret is something that someone is trying to prevent from
becoming generally known
8 Gmez Segade, Jos Antonio; Ob. Cit., pg.42.
9 Crespi; en La tutela penale del segreto, Palermo, 1952, pg. 7; citado por Gmez Segade, ibidem
pg.43.
El know how: concepto y caracterstcas
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Quin querra adquirir a ttulo oneroso informacin relevante que bien podra conseguir sin
desembolsar un solo centavo. Esto se debe a que el Know How puede resultar siendo patent-
able o no patentable, dependiendo de que cumpla con los requisitos que el rgimen exige,
o del mayor o menor inters del poseedor de dicho conocimiento en legalizar el mismo, y es
que la magia del Know How radica en el secreto.
En ese sentdo, bien puede reunir ste los requisitos de patentabilidad exigidos en el rgimen de
patentes de invencin como son: novedad, altura inventva y ser susceptble de aplicacin indus-
trial (entendida en sentdo amplio
10
); pero a cambio de la proteccin por parte del ordenamiento
jurdico mediante el otorgamiento de la patente, que en buena cuenta es un monopolio legal
se deber dilucidar dicha informacin convenientemente a fn de que la sociedad se benefcie
con la misma y sobre esa base se puedan proseguir nuevas investgaciones. Bajo ese concepto, si
es patentada la informacin de que se trate, pasar en su momento a conocimiento del dominio
pblico por la misma naturaleza del sistema de patentes y slo estar bajo el paraguas de su
proteccin jurdica por el tempo que se lo permita dicho rgimen
11
, luego de lo cual la infor-
macin podr ser aprovechada libremente por el pblico en general.
De otro lado, si no es patentable, por no reunir los requisitos que ste rgimen exige, no se
le debe desproteger ni desamparar jurdicamente, ms an si el mercado le otorga un valor
econmico a tales conocimientos; por lo que a fn de preservar dicho valor es imprescindible
mantenerlo en secreto.
Este carcter secreto del Know How tendra su nico aparente inconveniente en la necesidad
de transmitr la informacin a aquellas personas que deban de conocerla para su utlizacin
o aplicacin, lo que resulta ser necesariamente obvio. Al respecto, Cabanellas opina: No
cabe exigir en este sentdo, que los conocimientos secretos slo sean accesibles a su ttular,
pues ello no slo va en contra de la acepcin corriente del concepto de secreto, sino que
impedira la utlizacin econmica de esos conocimientos, la cual requiere su comunicacin
a empleados, proveedores u otros crculos limitados de personas
12
.
Por su parte, Albert Font Segura seala que: La nota singular y esencial que defne a es-
tas informaciones es que son secretas, esto es reservadas u ocultas; por lo tanto, tan slo
un nmero limitado de personas pueden tener acceso a las mismas. El conocimiento en
cuestn no tene que ser de dominio pblico (common knowledge), entendiendo con ello
el conjunto de competdores que puedan estar interesados en el contenido del secreto, en
cuyo caso no habr proteccin alguna
13
.
10 Tiempo atrs, la doctrina reconoca que el trmino aplicacin industrial debera entenderse
taxatvamente; sin embargo, con el devenir del tempo se ha fexibilizado tal concepcin a fn de
poder otorgarle a las patentes de invencin un mayor mbito de proteccin jurdica; por tal motvo
es comn hoy en da entender y aceptar dicho trmino de manera extensiva de modo que abarque
la idea de su aplicacin comercial.
11 Veinte aos contados a partr de la fecha de presentacin de la respectva solicitud en un pas
miembro del Convenio de Pars. Ver Art.50 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina, Art.33 de
los ADPIC. y Art. 60 del Decreto Legislatvo N 823 - Ley de Propiedad Industrial.
12 Cabanellas, Op. Cit., pg. 55.
13 Font Segura, Albert; La proteccin Internacional del Secreto Empresarial, Eurolex, Madrid, 1999,
pg.51.
El know how: concepto y caracterstcas
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El profesor Pedro Portellano Dez, al referirse sobre este tema afrma que, es preciso que la
informacin posea el carcter de reservada u oculta. El desconocimiento por los terceros const-
tuye, como es obvio, el presupuesto esencial de su existencia y proteccin. El carcter reservado
de los conocimientos es lo que proporciona una situacin privilegiada al poseedor de los mismos.
Dispone de algo que sus competdores no pueden utlizar porque lo desconocen
14
.
Por su parte, manifesta al respecto Cabanellas de las Cuevas que, la condicin de confden-
cialidad
15
de la tecnologa
16
es un requisito fundamental para su proteccin jurdica
17
.
De otro lado Gmez Segade seala (al referirse al rasgo oculto del secreto) que el carcter reser-
vado y el desconocimiento por los terceros es un presupuesto esencial para la existencia del
secreto industrial. Ms an, se puede decir que la falta de divulgacin del secreto consttuye
el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial. Agrega que, ...el
carcter oculto de los conocimientos es lo que proporciona una situacin privilegiada al empresa-
rio (poseedor de los mismos) y dispone de algo que sus competdores no pueden utlizar porque
lo desconocen; o porque, an conocindolo, no saben que es empleado por su competdor. La
falta de divulgacin es, por tanto, la base sobre la que se asienta toda la construccin
del secreto industrial
18
; sin embargo, no debe ser sufciente el ocultamiento de la informacin,
debe adems, confgurarse otros elementos a fn de efectvizar la proteccin del Know How, estos
son: el elemento subjetvo y el elemento objetvo que revisaremos a contnuacin.
2.2. Elemento subjetvo
En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el secreto indus-
trial) un elemento subjetvo o voluntad del ttular de mantener oculto el mismo
19
.
Aquella exige como ulterior requisito para la existencia del secreto, la voluntad de su ttular
en orden a mantener ocultos determinados conocimientos
20
.
Se trata de la voluntad que tene el poseedor del Know How de mantener aquella informacin
oculta; sabe que tene entre sus manos un elemento que lo puede hacer ms compettvo
en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fn de optmizar los resultados de sus actvi-
dades industriales o comerciales. Tiene entonces, el deseo de que la informacin que posee
no sea de conocimiento de terceros (sin su autorizacin o consentmiento) y no deseara
que un competdor tenga acceso a la misma. l, ha pensado en el valor econmico de esa
informacin e intencionalmente decide que no debe ser conocida por terceras personas.
Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del Know How sepa que ste tene algn valor
industrial o comercial pero no le interesa (por su vocacin flantrpica(, ocultarlo, y lo trans-
14 Portellano Dez, Pedro; Proteccin de la Informacin no divulgada, en Material de Lectura N
4, Maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontfcia Universidad
Catlica del Per, Lima, Semestre 2004-I.
15 Refrindose al carcter secreto de la informacin.
16 En clara alusin al know how.
17 Cabanellas de las Cuevas; Op. Cit., pg. 60.
18 Gmez Segade, Jos Antonio; Op. Cit. pg. 187 y 188.
19 Ibidem, pg. 224.
20 Gmez Segade, Jos Antonio; Op. Cit. pg. 222.
El know how: concepto y caracterstcas
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mite a sus colegas de profesin u ofcio o a cualquier otra persona; o lo publica en algn
medio de difusin. En este supuesto, no existra el elemento subjetvo del que hablamos,
ya que el poseedor del Know How no tene voluntad alguna de mantener en secreto su in-
formacin.
Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se construya la
fgura del secreto. La persona que desee proteger su secreto industrial deber manifestar
claramente su voluntad en tal sentdo
21
.
Este elemento subjetvo es determinante para asegurar la proteccin legal del Know How, ya
que sin el nimo manifesto, de preservar secreta una informacin determinada, no concu-
rrirn todos los requisitos imprescindibles para confgurar el secreto empresarial
22
. Esta vol-
untad deber en todo caso de manifestarse a travs de una clusula contractual, en donde
se especifque debidamente en qu consiste el secreto a guardar.
Sin embargo, para que exista autntca voluntad de mantener el secreto no basta una ex-
presa declaracin de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intencin.
Es preciso, adems, que la voluntad vaya acompaada de medidas complementarias que
traten de lograr su efectvidad
23
.
El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse sobre este aspecto, seala: Ese
deseo consttutvo del elemento subjetvo, sin el cual no cabe hablar de secreto, se mani-
festa en la esfera jurdica de diversas formas tangibles, aprehensibles por los rganos en-
cargados de la aplicacin de la proteccin legal concedida a los poseedores de secretos. Los
ttulares de conocimientos tomarn precauciones para que stos no lleguen a poder de
terceros, impondrn obligaciones de no divulgacin sobre sus empleados o sobre las frmas
a las que transmitan tales informaciones, adaptarn su produccin a la intencin de que los
procedimientos reservados permanezcan desconocidos por terceros, etc.
24
.
En tal sentdo, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para asegurar la con-
fdencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, as, aparece otro elemento que
pasaremos a revisar a contnuacin.
2.3. Elemento objetvo
A fn de mantener el carcter secreto de la informacin, el poseedor del Know How no slo
deber tener la voluntad (elemento subjetvo) de que sta no llegue a conocimiento de
terceros no autorizados, sino que deber llevar a cabo una serie de actos tendentes a con-
servar fuera del alcance de stos tal informacin.
Gmez Segade seala que, los secretos industriales consttuyen valores incorporales de la
empresa; muchas veces incluso son un elemento de importancia decisiva en el conjunto de
21 Ibidem, pg. 224.
22 Font Segura, Alberto; Op. Cit. pg. 55,56.
23 Gmez Segade, Jos Antonio; Op. Cit. pg. 232 y 242.
24 Cabanellas de las Cuevas Guillermo; Op. Cit., pg. 56.
El know how: concepto y caracterstcas
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valores empresariales. De ah que los secretos en alguna ocasin
25
hayan sido denominados
alma de la empresa
26
. En suma, el elemento objetvo del secreto est consttuido por el in-
ters de la empresa en el mantenimiento de su capacidad compettva
27
; es decir, el inters
por mantener su posicin o situacin en el mercado.
Debe entenderse entonces, que al referirnos al inters como elemento objetvo, estaremos
hablando de conocimientos tles para la empresa cuyo conocimiento por personas no au-
torizadas podra causar perjuicio a su poseedor legtmo al ver vulnerada su capacidad com-
pettva. En ese sentdo como veremos ms adelante, el poseedor del Know How deber
tener sumo cuidado y extremar sus precauciones a fn de no verse perjudicado con la divul-
gacin de su secreto.
Este inters debe entenderse tambin, como la acttud que adopta el ttular del conocimien-
to tcnico. Es la diligencia con que el poseedor de este conocimiento lo protege a fn de que
no se conozca su contenido. Es decir, el poseedor del Know How debe tomar las precaucio-
nes razonables para eliminar en lo posible el riesgo de que la informacin confdencial que
maneja sea procurada por personas no autorizadas. Por ejemplo, en una empresa u ofcina
deber agotar los medios para sealar los lugares donde no puede tener acceso libremente
todo el personal. De igual modo, plasmada la informacin confdencial en papel u otro
soporte tcnico, tendr que sealar en forma clara y visible el carcter secreto de la misma,
a fn de evitar poner en riesgo dicha informacin, al actuar con indiferencia en la proteccin
y manejo de la misma.
2.4. Ventaja compettva
Defnitvamente, la clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la in-
dustria o el comercio y este uso o aplicacin nos debe poner eventualmente un paso adelante de
nuestros competdores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al momento de com-
petr en el mercado, es esta ventaja la que genera el inters sobre su adquisicin; es ese algo
innovador, diferente, desconocido para otros, el que le otorga su especial atractvo.
Al respecto, Cceres Barraza Csar explica: La ventaja compettva se obtene, por lo gen-
eral, de las tcnicas innovadoras y de los conocimientos tcnicos y comerciales aplicados
sea que fueren tles o no-; pero stos no se logran sino despus de haber invertdo gran
cantdad de tempo y esfuerzo, por no citar tan slo el dinero; y es esa inversin la que
empuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que le
brindan fuerza compettva y valor de licencia
28
.
En tal sentdo, podemos decir que compartmos en parte tal idea; sin embargo, no estamos
de acuerdo en que estos conocimientos tengan que haberse obtenido necesariamente lu-
ego de haber invertdo gran cantdad de tempo, esfuerzo y dinero, ya que, sin lugar a
25 Gmez Segade, Jos. Op. Cit. pg.246, refrindose a una sentencia del Tribunal de Pars de 06 de
Junio de 1908, que resolvi el caso Bliss te Cie. C. Sperber, Ann., 1908, Pgs.322 y ss. (pg.324)
26 Ibdem, pg.246.
27 Ibdem, pg.248.
28 Cceres Barraza Csar; Proteccin Jurdica de los Secretos Empresariales Ed. Cuzco, Lima, 2002,
pg. 91.
El know how: concepto y caracterstcas
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dudas, es posible que ocurra por obra del azar, es decir, que tambin podra ocurrir que ese
conocimiento especial, nico o diferenciado, surja como resultado de una serie de intentos
en la bsqueda de otra cosa, y que por obra del azar o de la casualidad nos encontremos
con este elemento novedoso, o con esta nueva forma de hacer las cosas, lo que no necesari-
amente podra haber requerido gran cantdad de tempo, esfuerzo o dinero. Y en todo caso
bien podra haberse heredado o adquirido de forma graciosa o por el favor de un tercero,
casos que no dejan de ser posibles. As, no sera el esfuerzo, ni el tempo, ni el dinero nec-
esariamente lo que motvara al poseedor de dicho conocimiento a mantenerlo en secreto
por considerar que tene un valor econmico, sino que sera en todo caso la expectatva que
nace de poder obtener ganancias de su utlizacin, al ponernos un paso adelante y brindar-
nos intrnsecamente dicha ventaja en el mercado.
Font Segura seala al respecto que la ventaja compettva de una empresa no se basa nicamente
en el producto en s, en su produccin o distribucin, sino que es crucial tambin toda la actvi-
dad empresarial desarrollada en funcin de unos conocimientos o informaciones desconocidos
y reservados, por el resto o la mayora de competdores (...) El carcter benefcioso del secreto
proviene de la exigencia del carcter compettvo del conocimiento (...) La informacin reservada
debe tener carcter compettvo al conferir una ventaja econmica en el mercado
29
.
2.5. Valor econmico de la informacin
De nada servira que por el slo hecho de que cierta informacin industrial o comercial se manten-
ga en secreto, sta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento jurdico.
Para que el Know How tenga la debida proteccin jurdica deber, adems de los elementos
anotados lneas arriba, ser susceptble de valoracin econmica, y esto ser consecuencia de
la ventaja compettva que nos ofrece.
En efecto, si el Know How es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia en la fabri-
cacin de determinado producto o el desarrollo de la prestacin de un servicio, sea porque
reduce los costos de produccin o minimiza el tempo de consecucin de los objetvos plan-
teados en la empresa, esto necesariamente le otorgar una ventaja compettva. Y como
consecuencia de esa ventaja, la informacin adquiere un determinado valor econmico,
susceptble de intercambio en el mercado.
En ese orden de ideas, el Know How tendr valor econmico en el mercado slo s aporta un
mejoramiento para el desarrollo de la actvidad comercial o industrial, ya que de otro modo
no tendra ningn atractvo para su obtencin por parte de los agentes econmicos.
Cabanellas refere en este sentdo: Esos conocimientos tcnicos capaces de adquirir valor
son de muy distnta naturaleza. Los habr con aplicacin industrial, utlizables en la agricul-
tura, requeridos por la minera, empleables en la prestacin de servicios, etc. Todos ellos
presentan la caracterstca comn de cumplir una funcin econmica, de poder ser prote-
gidos mediante su mantenimiento en secreto y de requerir de tutela jurdica para su elabo-
racin, uso y diseminacin. Esa caracterstca es la que justfca la proteccin de la tecnologa
industrial y la que debe igualmente fundamentar la extensin del rgimen jurdico de los
conocimientos tcnicos a todos ellos
30
.
29 Font Segura, Albert, Op. Cit. pg. 54.
30 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. Cit., pg. 39.
El know how: concepto y caracterstcas
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2.6. Informacin susceptble de ser usada en la industria o el comercio
De nada valdra que estos conocimientos, pese a que hayan adquirido algn valor econmi-
co en el mercado, no sirvan para ser aplicados en la industria o el comercio. La propia esen-
cia del Know How es la aplicacin prctca de sus elementos consttutvos para el desarrollo
de estas actvidades, por lo que resulta imprescindible a nuestro juicio, el cumplimiento de
dicho requisito.
2.7. Informacin generalmente no conocida
A este respecto, es menester hacer una breve refexin. A diferencia de los in-
ventos cuyos requisitos de patentabilidad a saber son: la novedad, altura inven-
tva y su posibilidad de ser aplicados industrialmente
31
, siendo el primero de los
nombrados requisito sine qua non para el otorgamiento de la proteccin jurdi-
ca que le brinda la sociedad a su ttular a cambio de una exclusiva de dominio
por un tempo determinado, en el caso del Know How, consideramos que no
es necesaria la exigencia de la novedad, ya que bien puede ocurrir que la infor-
macin que se maneje no sea nueva, ya que sta se puede haber rescatado de
alguna frmula ancestral o manera muy antgua de llevar a cabo algo que cay
en el olvido o dej de usarse hace machsimos aos y que nadie la recuerde o
sea capaz de llevarla a cabo actualmente, pero que para el caso prctco en
el momento de su posible aplicacin, le va a otorgar a su poseedor una ventaja
compettva en el mercado.
Es por ello que al utlizarse el trmino informacin generalmente no conocida,
debe entenderse como tal, al conocimiento tcnico al cual el competdor o com-
petdores no tengan acceso fcilmente, o que su desarrollo u obtencin no sea
de fcil aprehensin o puede que demande alguna difcultad tcnica.
III. Conclusiones
Conforme hemos visto en el desarrollo el presente artculo, el trmino Know
How, no esta referido a cualquier clase de conocimiento conforme se viene ut-
lizando comnmente, es algo ms; y para que merezca proteccin en al mbito
jurdico debe reunir determinadas caracterstcas que delimitan su esencia.
Consideramos asimismo, necesario puntualizar que, nos ha tocado vivir en esta
edad contempornea una serie de cambios paradigmtcos no slo en las for-
mas de produccin y comercializacin, sino tambin por ejemplo, en el uso y
manejo de la informacin. Estamos viviendo en una era tecnolgica, en la de-
nominada sociedad de la informacin; la informtca ha infuido mucho en
ello y gran parte de esa transformacin se debe al desarrollo meterico del
uso de la Internet, todo ello ha trado consigo cambios en el uso y manejo de la
informacin y por qu no decirlo, existe el criterio casi universalizado de liberal-
izarla para acceder a mejores estndares de vida.
31 Ver Art.14 Decisin 486, Art. 27.1 de ADPIC y Art.22 del Decreto Legislatvo N 823 - Ley de
Propiedad Industrial.
El know how: concepto y caracterstcas
THZOECOEN/144
Sin embargo, en el campo comercial e industrial en donde se utliza el Know
How, an habra que meditar sobre la liberalizacin de la informacin secreta,
ya que esta peculiar forma de manejar la informacin nos otorga una ventaja
compettva en el mercado; este conocimiento oculto obtene un valor mu-
chas veces incalculable que de otro modo no podramos mantener, un ejemplo
simblico sera el caso de la empresa fabricante de bebidas Coca-Cola y su
mundialmente desconocida frmula secreta; cules seran las consecuencias
econmicas si se divulgase dicha informacin?, si solamente la marca Coca-
Cola est valorizada hoy en el mercado mundial en ms de 44 mil millones de
dlares millones de dlares
32
.
Dejamos abierta la interrogante, a fn de que pueda ser objeto de consideracio-
nes posteriores.
IV. Bibliografa
Cabanellas de las Cuevas, G. (1984). Rgimen Jurdico de los Conocimientos Tcnicos. Bue-
nos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 548 p.
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Gmez S., J. A. (1974). El Secreto Industrial (Know-how), Editorial Tecnos, Madrid, pp.411.
INDECOPI, Compilacin Legislatva de Propiedad Intelectual (1997). Segunda Edicin.
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N 4, Maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontfcia
Universidad Catlica del Per, Semestre 2004-I. Lima.
Sheldon B., P. y EMG LL.B., The Corporate Council Guide to Intellectual Property Law.
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32 htp://www.eluniversal.com.mx/notas/420484.html, tomado el 13 de Mayo del 2008.
El know how: concepto y caracterstcas
GUARDIAN SEDIMENTADO
Jos Carlos Orillo / Artsta Plstco