TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0195-2021/TPIINDECOP! EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD SOLICITANTE > : BIOS PERU S.AC. Solicitud de registro de marca de producto — Signos descriptivos Lima, quince de febrero de dos mil veintiuno. |. ANTECEDENTES. Con fecha 12 de julio de 2019, Bios Peri S.A.C. (Pert) solicits el registro de la marca de producto conformada por la denominacién BIOMAGNESIO, para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenciatura Oficial. Con fecha 9 de agosto de 2019, Grupo Vida Sol S.A.C. (Pert) formulé oposicién contra el referido registro, argumentando lo siguiente: () _ Es titular de las siguientes marcas: Maréas tegistradas | Cartifieado N° =|. 7 Clase MAGNESOL 241762 30. MAGNESOL EFERVESCENTE NARANJA 257631 5 MAGNESOL 40747 5 MAGNESOL 66514 29 MAGNESOL 66513 31 MAGNESOL 18862 30 MAGNESOL 66512 32 MAGNESOL 66511 33 MAGNESOL | __110650 a MAGNESOL = 110656 35 MAGNESOL 270433 16 MAGNESOL 271385 | 9 MAGNESOL 270527, 3 257283 5 a | ISTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Cala Da a Prosa 104, San Soe, Lana 41 Peru / Ta: 224 7800, ‘mal: cansuas indecep gob pe Web: wrwindecoplgob peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N* 0195-2021/TPLINDECOP! EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD 549327 5 (li) El signo solicitado es descriptive dado que est4 compuesto de las palabras BIO que significa vida y MAGNESIO que es el nombre de un elemento quimico y base de muchas sustancias. (ii) El signo solicitado es confundible con las marcas registradas MAGNESOL. (iv) En el presente caso, las dos marcas coberturan casi todos los productos de la clase 5, por lo cual existe una misma finalidad y cumplen con estar dirigidos al mismo puiblico consumidor. (sic) (v) Cuenta con una familia de marcas que tiene como elemento en comin la denominacién MAGNESOL. ‘Amparé su oposicién en los articulos 135 inciso e) y 136 inciso a) de la Decision 4862, Con fecha 28 de agosto de 2019, Bios Peri S.A.C. absolvié el traslado de la oposicién, manifestando lo siguiente: (i) Los signos en conflicto no son confundibles entre si dado que presentan diferencias desde el aspecto grafico y fonético. + Gabe precisar que dicha marca ha caducado el 19 de mayo de 2019. 2 Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que! (.) ©) consistan exclusivamente en un signo 0 indicacién que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de praduccién u otros datos, ‘aaracteristicas 0 Informaciones de los productos 0 de jos servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las expresiones laudatorias referidas a escs productos 0 servicios; (a) Articulo 136.- No podrdn ragistrarse como marcas aquellos signos cuya uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: {a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solictada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos o servicias respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusién 0 de asociacién. Ga) N-SPLO1/01 247 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Cale Dota Prosa {08 San Bom, Lia #1 Pent Te 228 7000 ‘oral eonsulas@indecoplgob pe / Web: wwwindecoel gc.peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0195-2021/TPL-NDECOPI EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD (ii) Las marcas registradas comparten la particula MAGNESS, incluida en varias marcas registradas a favor de terceros. ii) El signo solicitado cumple con los requisitos de registrabilidad. Mediante Resolucién N° 489-2020/CSD-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2020, Ja Comisién de Signos Distintivos declaré INFUNDADA Ia oposicién formulada por Grupo Vida Sol S.A.C., sin embargo, DENEGO DE OFICIO el registro del signo solicitado al determinar que el mismo se encontraba incurso en la prohibicién de registro establecida en el inciso b) del artfculo 135 de la Decisién 486. Considers lo siguiente: Distintividad del signo solicitado El signo solicitado BIOMAGNESIO se encuentra conformado por dos términos, los cuales son susceptibles de ser individualizados. La denominacién BIO constituye un prefijo que hace referencia a “vida” u “organismo vivo" siendo frecuentemente usada para aludir a algo natural y saludable y la denominacién MAGNESIO es definida en términos médicos, como mineral que el cuerpo usa para ayudar a mantener los musculos, los, nervios y los huesos. EI signo solicitado no resulta descriptivo de los productos que pretende distinguir en tanto no informa de manera directa acerca de alguna caracteristica de los productos que pretende distinguir. Sin embargo, tanto el término BIO como el término MAGNESIO son términos frecuentemente utilizados en el mercado, en relacién con productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que resultan familiares dentro del sector pertinente del publico consumidor de los productos destinados al culdado de la salud, dado que aludirén a un componente saludable de los productos a los que se encuentran referidos. En ese sentido, el signo solicitado BIOMAGNESIO no cumple con la funcién esencial de la marca, la misma que consiste en indicar al consumidor el origen empresarial del producto designado por la marca. Coney El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicién de registro establecida en el inciso-b) del articulo 135 de la Decisién 486. Familia de marcas alegadas por la opositora 33y 41 Ly - Con relaci6n a las mareas inscritas en las clases 3, 9, 16, 29, 30, 31, 32, M-SPLO1/O1 347 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Cate Dein rota 104, San Bora, La 41 - Per / Tel 2247800 ‘erat consullas@inecopl gob po / Web: wwwinceoopl ob peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N* 0195-2021/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N* 806324-2019/DSD Si bien la opositora ha sefialado que es titular de distintas marcas registradas con el término MAGNESOL, no es posible determinar la existencia de familia de marcas en base de uno o des registros por clase, puesto que no cumple con el requerimiento de la existencia de una pluralidad de marcas. - Gon relacién a las marcas inscritas en las clases 5 y 35 Al respecto, al tratarse de la unica empresa que tlene marcas registradas con el termino MAGNESOL para distinguir productos y servicios de las clases 5 y 35, resulta razonable asumir que dicho término ser percibido por el piblico consumidor o usuario como proveniente de un mismo origen empresarial, por lo que la opositora cuenta con una familia de marcas, en las clases 5 y 35 de la Nomenclatura Oficial, en torno al término comin MAGNESOL. Con relacién a la oposicién basada en la marca inscrita bajo Certificado N° 54932 ~ La opositora, sustenté su oposicién, entre otras, en base a la marca MAGNESOL y logotipo (Certificado N° 54932) inscrita en la clase 5. Sin embargo, dicha marca ha caducado con fecha 19 de mayo de 2019. En tal sentido, carece de objeto émitir pronunciamiento sobre el extremo de la oposicién que se basa en dicho certificado. iv. Evaluacién del riesao de confusién - Con relacién alas marcas que distinguen productos de las clases 3, 9, 16, 29, 30, 31, 32 y 33 y servicios de las clases 35 y 41 La opositora ha sefialado ser titular de marcas que distinguen productos de las clases 3, 9, 16, 29, 30, 31, 32 y 33 y servicios de las clases 35 y 41. Al respecto, la titularidad de dichas marcas ha sido realizada a manera de referencia, en tanto la opositora no analiza la vinculacién entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado con aquellos productos ylo servicios que distinguen las citadas marcas registradas. En tal sentido el andlisis de riesgo de confusién se realizaré con las marcas registradas en la clase 5. - Gon relacién a las marcas que distinquen productos de la clase 5 Previamente a realizar el examen comparativo, se tomard en cuenta lo sefialado en el andlisis de distintividad del signo solicitado, por fo que la expresién BIOMAGNESIO no formar parte del presente andiisis. Realizado el examen comparativo entre los signos, se advierte que los mismos no son semejantes. MeSPLOWOY “a7 ISTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Calo Dela Frees 108, San Bara, Lima 41 -Perd TO. 224 7200 ‘cena consutar@indocolgob.p6/ Web: www indeccp gb. DeTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0195-2021/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD Habiéndose establecido que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicién establecida en el inciso b) del articulo 135 de la Decision 486, no es posible determinar que exista riesgo de confusién entre los signos en comparacién, por lo que se declaré infundada la oposicién formulada. Con fecha 11 de marzo de 2020, Bios Pert S.A.C. interpuso recurso de apelacién manifestando lo siguiente: (i) El signo solicitado esté compuesto por una sola palabra BIOMAGNESIO. (i) La denominacién BIOMAGNESIO no es frecuentemente usada en el mercado. (ii) Existen numerosas marcas registradas en la clase 5 en cuyo andlisis de registrabilidad no se ha separado, individualizado 0 desmembrado la estructura gramatical del signo, tales como; SULFAMIZ (Certificado N° 95358), BRONCOCICLINA (Certificado N° 277456), SULFAKIDS (Cettificado N° 131159) y BIOBISMUTO (Cartficado N° 282447). (iv)EI signo solicitado es distintivo y no se encuentra incurso en el supuesto contemplado en el articulo 135 inciso b) de la Decision 486. No obstante haber sido debidamente notificada, la opositora Grupo Vida Sol S.A.C. no interpuso recurso impugnativo alguno. Il, CUESTION EN DISCUSION La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si el signo solicitado BIOMAGNESIO se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones absolutas de registro establecidas en el articulo 135 de la Decision 486, Il ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION 1. Informe de Antecedentes Se ha verificado lo siguiente: a) Enlaclase 5 de la Nomenclatura Oficial, existen marcas registradas a favor de terceros, conformadas por el término BIO, tales como: sien ae (A INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Calle De a Presa 104, Sen Sone Lima 4 - Pen Telit 224 7800, eral: consutasindocopl gob po / Web: wane rdecop gob pefls=eeg) TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Espocializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0195-2021/TPI.INDECOPI EXPEDIENTE N° 606324-2019/DSD os Productos farmacéuticos y veterinanas, | Sout American productos higiénicos para la medicine; | Express S.A, (Sac sustancias dieléicas para uso médico, | S.A) alimentos para bebés; emplastos, material para apéaitos; material para empastar los dientesy para improntas dentalas; esinfectantes; productos para la destrucclén de animales dafinc fungicidas, herbicidas, BIOCETIN TBAT] Productos” farmacduticos y veterinios, | Bloloscana Farms productos higiénicos para ta_medicina; | S.A. Sucursal Pert suslancias dietéicas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apdsitos; material para empastar los dientes y para mokles _dentales; desinfectantes; productos para la Cece dostruccién de animales datinos; fungicidas, herbicidas.. BIOCOLINA 289062 | Productos. fermacéuticos, —preparadones | Soluciones para uso médico y veterinario; productos | Vetorinarias S.A.C. higiénicos y sanitarios para uso médico; | (Solvet $.A.C.) ‘almentas y sustancias dletéticas para uso ‘mécico 0 veterinario, almentos para bebés; ‘complementos almenticios para personas 0 animales; emplastos, material para apdsitos; material’ pera empastes 0 improntas entales; desinfectantes; productos. para ‘eliminar arimales datiinos; fungicidas, hherbictas. BIOCORD 78982 | Productos farmacsutcos, Tavetal Pharma SA, ‘BIOMISOL 56698 | Productos veterinarios. Laboratorios: Blomont S.A. TBIONATAL, 225856 | Prepataciones farmactuticas y veletinatias; | Corporacion Biotec preparaciones higiénicas y sanitaras para | S,A,C, uso médieo; alimentos suslencias dietéticas para uso médica 0 velernaro, ‘alimentos para bebés; complements ‘almenticios para personas y animales; ‘emplastos, material para uso apdsios; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; proparaciones, M-SPLO1/01 617 |INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIGN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Cao Do a Prose 106, Son Bora, Lima 4% - Pent Tat 228 7600 ‘mel consutas@indecopl gab ps] Web: mumndecap. ob beTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N* 0195-2021/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD b) En laclase 5 de la Nomenclatura Oficial, existen marcas registradas a favor de terceros, conformadas por el termino MAGNESIO, tales como: 7 Sane [ Gentiticade yo Penge = ea iain ae ee MAGNESIOCARD 9889 Productos farmacéuticos, veterinarios ¢ higiénicos; productos dietéticos para niios y ‘enfermos; emplastos, vendas para apésios; materiales para empastar dientes y para ‘estampacién de dentaduras; desinfeciantas; preparaciones pata destruir las malas yerbas y animales dafines; y todos los Bes demas productos. 7263453 | Complementos nutricionales. Naturales Makiwan Salud SAC. 2. Cuestion Previa Contra la Resolucién N° 489-2020/CSD-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2020, interpuso recurso de apelacién la solicitante Bios Pert S.A.C. en el extremo que se determiné que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicién de registro establecida en el inciso b) del articulo 135 de la Decision 486, En ese sentido, la Sala deberd pronunciarse sobre el extremo impugnado, quedando consentido el extremo de la resolucién referido a que no existe riesgo de confusién entre el signo solicitado y las marcas base de la oposicién. 3. Denominaciones descriptivas Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las caracteristicas del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio. El articulo 135 inciso e) de la Decisién 486 establece que no podran registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo 0 indicacién que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogréfica, la época de produccién u otros datos, caracteristicas 0 M-SPLO1/01 TAT INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCIGM DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Cafe De la Prosa 104, San Bora, Lina 41 Prd! Tell 224 7200 ‘rm: consis Biodacopl geo / Wad: warwlndavaalgobpeTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especiaiizada on Propiedad intelectual RESOLUCION N* 0195-2021/TPI-INDECOP! EXPEDIENTE N* 806324-2019/DSD informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. De lo establecido en los parrafos precedentes y segiin lo establecido por el Tribunal Andino en el Proceso 388-IP-2015? “la norma comunitaria y calificada dostrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concemiente a las caracterfsticas de los productos o de los servicios que buscan identificar’. (..) “La descriptividad de un signo surge principalmente de la relacién directa entre éste y los productos o servicios para los cuales estd destinado a identificar. Un signo ser descriptive en relacién directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios”. Asimismo, en el Proceso 136-IP-2018" se sefiala que “no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones 0 indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno 0 mas vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto ‘suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas caracteristicas no puede impedir la utiizacién del elemento descriptivo y, por tanto, su marca seria considerada débil’. Finalmente, la “norma antes sefialada sélo comprende a los signos que exclusivamente estén compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuenci signos que contengan otros elementos distintivos sf pueden acceder al registro. Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tréfico econdmico de un signa idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusién, en relacién con productos 0 servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser apropiados por una persona, ya que si se permitiora el registro de dichas denominaciones, se concederfa un derecho exclusive sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituirfa una barrera de acceso al correspondiente sector del 3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2726 del 22 de abril de 2016, p. 44 a 62. 4 Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N* 3659 del 6 de junio de 2019, p. 10.2 32. M-SPLO1/01 a7 DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL roca 104, San Boj, Lina 41 - Per Tal 2247600 tas@indecop gab pe Web: wesw ndecoal gobpetoees non TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada on Propiedad intelectual RESOLUGION N° 0195-2021/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actiian en un sector del mercado. 4. Aplicacién al caso en concreto En el presente caso, el signo solicitado BIOMAGNESIO pretende distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, la denominacién BIOMAGNESIO se encuentra conformada por los términos: - BIO: cuyo significado es vida 0 biolégico que implica respeto al medio ambiente’. - MAGNESIO: que es un elemento quimico metilico utllizado en la medicina®. Asimismo, las palabras BIO y MAGNESIO también son conocidas, por los consumidores, por cuanto tienen acceso a estas de forma cotidiana a través del Internet’, habiéndose verificado que vienen siendo usadas con relacién a diversos productos, tal como se advierte a continuacién: 5 bios. elems. compos. Significa ‘vdat u ‘organismo vivot. Biografia, biologla. Mierobio, eerobia, 2. elema. ‘compos. Signiica biolégica, que implica respeto al medio ambiente’. Biocombustible, bloagricultura, Magnesio: 1. m. Elemento quimico metalico, de nim. atém. 12, maleable, muy abundante en la corteza teresire, donde se encuentra en la magnesia, él talco, la serpentina y, en forma de cloruro, en ei agua de mar, Usado en metalurga, en pirotecnia y en medicina. (Simb. Ma). modo de ejemplo, se ha verificado su uso en ias siguientes paginas web: ‘sw pazavea.com.pel bttos:/nw,totus.com,pel btios:/simple ripley.com,o8! bitin: www, sodimac.com.96/ A yy M-SPLO1/01 ot7 ISTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Calo DalaPrsa fos, San So, Lima 41 -Perh/ Tel 224 7000, ‘ema earsulasindecoplgen.pe/ Wb www ndecap. gob peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N* 0195:2021/TPIINDECOP! EXPEDIENTE N* 806324-2019/DSD Bho mena omit tee = = Cd ‘em oe Ee ee ee M-SPLO1/01 10-17 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calla ala Poa 104, San Soa, Lina $4 Par Tet 2247200 ‘omallconsubas@indecen gob pe | Web: www indoooa.2b peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Espocializada on Propiadad Inteloctual RESOLUCION N° 0195-2021/TPI.INDECOPI EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD easing Scat anne ‘demas, se ha verificado el uso conjunto de los términos BIOMAGNESIO aplicados en el campo de la medicina, al cual pueden acceder los consumidores de forma cotidiana a través del Internet’, tales como: “Informacion ebtenida en las siguientes paginas wob: https:/Awww.mifarma.esiblog!20* 7/08/para-que-sirve-el-magnesio-beneficios-y-usos/ tips: www ie /14/13)beneficios-del-maanesio! bss! wunw bioecoactual.com/2019/11/13ibeneficios-del-magnesiof https: n, tes_et_conseils/conseils/el-maanesio-por-que-es-indispensable bins: www,eas yparapharmacté.es/pharma-nord-bio-magnesio-control-del-estres-30-comprimidos html https: cm -ESlarkovialr-doble-magnesio M-SPLO1/O1 11-47 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, ‘Cale De is Prose 104, San Boa, Lina £1 Pond Tel 2247800 ‘nak: conslas@indacpl. gob pe / Web: wrndndecop 900, p=TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N* 0195-2021/TPL-INDECOPI EXPEDIENTE N’* 806324-2019/DSD q P ak a = ae @ ee. 9 awa oii > w-SPLOTIOL 1247 |NSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE.LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Cala De a Psa 104, San Bay, Lima 41 Peal Tatt 228 700 ‘mall conaliaegsacp! dob pe / Wd: wore nde20p, gob DeTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N* 0195-2021/TPL-INDECOP! EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD ARKOVITALE DOBLE HIAGNESIO En ese sentido, la denominacién BIOMAGNESIO informa de manera directa a los consumidores respecto a algunas caracteristicas que presentan los productos que pretende distinguir el signo solicitado, esto es, que los productos farmacéuticos tendran como uno de sus componentes al magnesio y que éste es un coadyuvante para mantener la salud y la vida de las personas, constituyendo por lo tanto una denominacién descriptiva. Asimismo, cabe resaltar que el signo solicitado no presenta en su estructura algun elemento denominativo o figurativo adicional que le aporte suficiente distintividad para acceder al registro como marca. Por lo expuesto, en el presente caso, se determina que el signo solicitado BIOMAGNESIO se encuentra incurso en la prohibicién de registro establecida en el articulo 135 inciso e) de la Decision 486. M-SPLO1/01 13.17 |NSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Cats Do a Prosa 104, Sen ona, Lima 41 - Por Tet 224 7800 ‘omatt consis indecop gob pa Web: wwe ecopl. gop‘TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Espocielizada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0195-2021/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 806324.2019/DSD IV. RESOLUGION DE LA SALA Primero. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelacién interpuesto por Bios Perti SAC. Segundo. - Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolucién N° 489- 2020/CSD-INDECOP! de fecha 12 de febrero de 2020, que DENEGO el registro del signo solicitado conformado por la denominacién BIOMAGNESIO para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Tercero. - Precisar que queda FIRME la Resolucién N° 489-2020/CSD-INDECOPI de fecha 12 de febrero de 2020, en el extremo que declaré infundada la oposicion formutada por Grupo Vida Sol S.A.C, Con la intervenci6n de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Fernando Raventés Marcos 5 enon REERERE™ a CARMEN JACQUELINE GAVELAN DIAZ Vocal Nf GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO Vocal i. BSS FERNANDO RAVENTOS MARCOS Vocal fipt M-SPLO1/01 1447 INSTTTUTO NACIONAL DE DEFENSA DE.LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Calls Dee Prone 106, San Bava, Lima 41 - Per Tat 24 7200 ‘mal conautangpniac. gob 9 Web wars ndecep gob De‘TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0195-2021/TPLINDECOPI . EXPEDIENTE N* 806324-2019/D8D Voto en discordia de las Sefioras Vocales Virginia Maria Rosasco Dulanto y Sylvia Teresa Bazan Leigh El presente tiene por objeto sustentar nuestro voto en discordia en el caso de la teferencia, toda vez que consideramos que el signo solicitado resulta evocativo. Gabe recordar que una denominacién es evocativa o sugestiva cuando meramente sugiere caracteristicas, cualidades, efectos, etc, del producto o servicio, En estos casos, €s necesario que el consumidor haga uso de su imaginacién y de su razon para relacionar la marca con el producto o servicio. Existe distincién entre una denominacién descriptiva y una evocativa, ya que mientras la primera informa directamente a los consumidores acerca de alguna de las caracteristicas del producto 0 servicio, la segunda alude en forma indirecta a algiin aspecto relacionado con el mismo. Conforme {o expresa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 580-IP-2018°, la denominacién evocativa es la que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas caracteristicas, cualidades 0 efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginacién y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal concluye que el signo evocative, a diferencia del genérico, cumple la funcién distintiva de la marca y, por tanto, es registrable, Respecto a estas marcas, Feméndez ~Névoa sefiala que a fin de captar el mensaje informativo encubierto de una denominacién sugestiva, el consumidor tiene que realizar un esfuerzo intelectual o imaginativo. Indica que, por evocar en la mente del consumidor las caracteristicas del producto o servicio, son relativamente frecuentes las marcas constituidas por denominaciones sugestivas, y que esto se debe a que la marca sugestiva se graba répidamente en la mente del consumidor sin que sean necesarias a tal fin intensas y costosas camparias publicitarias del titular de la marca’? Jorge Otamendi define a la marca evocativa como aquélla que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o caracteristica del producto o servicio que va a distinguir o de la actividad que desarrolla su titular, Precisa que esta relacién ° Gaceta Oficial del Acuerdo del 27 de agosto de 2019 *@ Femadndez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 132 M-SPLO1/O1 15417 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Cle Da la Prosa 104, San Bos, Lma 41 -Perd/Telt 226 7800, ‘mal: consulaseindacop ood pe / Wed: ww ndecaoigeb.oesidencla INDECO se ee ‘TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intelectual RESOLUCION N° 0195-2021/TPLINDECOPI EXPEDIENTE N° 606324-2019/DSD entre el signo y el producto, servicio o actividad no hace que sea irregistrable como marca, citando como ejemplo de este tipo de marcas las siguientes: BODEGA DEL 900 para bebidas alcohdlicas, INSTANCOA para productos alimenticios, MUCHA C para bebidas y CREMISSIMO para cremas heladas. Asimismo, sefiala que las marcas evocativas son consideradas marcas débiles, en tanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o caracteristicas de los. productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de la marca evocativa deba aceptar, 0 no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o caracteristicas. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen los mismos conceptos. El autor concluye que, dentro de las marcas evocativas, cuanto mayor sea la evocacién en la marca anterior, mayor seré la aproximacién que deberd aceptarse con una nueva marca, y ello ain mas cuando no hay muchas palabras disponibles en el lenguaje para efectuar la evocacién. De lo contrario, el primer titular de la marca evocativa obtendré el privilegio negado a los términos descriptivos'’, En tal sentido, no obstante que los términos evocativos si pueden acceder a registro, al tratarse de signos que sugieren caracteristicas de los productos 0 servicios a distinguir, los signos evocativos son signos débiles que deben tolerar la existencia de otros signos que sugieran las mismas caracteristicas, por lo que su titular no podré oponerse a que se utilicen y sean registradas otras marcas que contengan dichos términos en la medida que presenten otros elementos en su conformacién que les otorguen una suficiente eficacia distintiva y siempre que la impresién en conjunto del nuevo signo sea distinto. En atencién a lo expuesto, consideramos que, si bien en el ambito de los productos farmacéuticos, la denominacién BIOMAGNESIO puede aludir a que el magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano’? lo que equivale a estar + 4 Cf. Otamendi, Derecho de Marcas, Cuarta edicién ampliada y actualizada, Buenos Aires 2001, pp. 29.a 32 * Fuente: hitos//ods.o6.nih.govifactsheets/Magnesium: DatosnEspan olff~-ioxt=E%420maqnesio%200s%420importarte%20para,gen"4C3%AStico%s0presente%20 ‘ende20las"420c%C3%ASIulas), Qué es el magnesio? pPara qué sirve? Er magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano. El magnesio es importante para ‘muchos procasas que realiza el cuerpo. Por ejemplo, regula la funcién de los mUsculos y el sistema nervioso, M-SPL01/01 167 INSTITUTO NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Cal ela Prose 104, San ria. Lina 41 - Per Tel: 224 7800, i eonsuaxendecos. gob 96 / Web: ww ndecop. gb. peTRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad intoloctual RESOLUGION N* 0195-2021/TPIINDECOP! EXPEDIENTE N° 806324-2019/DSD lleno de vida 0 a mejorar su calidad de vida, dicha denominacién no indica en forma directa las caracteristicas de los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase § de la Nomenclatura Oficial, puesto que el consumidor debe realizar un esfuerzo imaginativo a fin de asociar la denominacién BIOMAGNESIO con las ideas antes referidas. Por lo expuesto, en el presente caso, en nuestra opinién, el signo solicitado no se encuentra incurso en una causal de prohibicién absoluta de registro, por lo que’ doberia devolverse el presente expediente a la Primera Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento y evaliie si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna causal de prohibicién relativa de registro contenida en el articulo 136 de la Decisién 488. Le VIRGINIA MARIA ROSASCO DULANTO Vocal J, Gee SYLVIA TERESA BAZAN LEIGH Vocal los riveles de azicar en la sangre, y la presién sanguinea. Ademas, ayuda a formar proteina, mesa dsea y ADN (el material genético presente en las células). M-SPLOt/ot a7AT INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ‘Gale Oa la Pra 104, San Bo, La $1 Per / Tee. 226 7800 ‘ermal: consulas@indscop cob pe / Web wa ancecopi gob Be