Caso Grupo 01

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^
PERU I Presidencia
del Consejode Ministros
DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION ? 430 -2019/CSD-INDECOPI
EXPEDIENTE : 737613-2018
SOLICITANTE : GRUPO W&S S.A.C.
OPOSITORES : HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO
MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

OPOSICION - LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION
Lima, 30 de enero de 2019.
1. ANTECEDENTES
Con fecha 09 de febrero de 2018, GRUPO W&S S.A.C., de Peru, solicito el registro de
la marca de producto constituida par la denominacion HILTON y logotipo (se reivindica
colores), conforme al modelo adjunto:
Para distinguir maquinas; maquinas herramientas, tales como brocas para taladros de
roca, herramientas para tornear, perforar, ranurar, escoriar, taladrar fresar, punsonear,
rayar, limar, raspar, laminar, acerrar, estamparcon matrices, troquelar, cincelar; motores
electricos (excepto para vehiculos terrestres), reductores de velocidad (parte de motor),
bomba de aguas residuales (maquina), dispositivos de distribucion para motores,
arrancadores (maquinas), variadores de velocidad para maquinas y motores,
compresoras neumaticas portatiles (maquinas), grupos electrogenos a gas y diesel,
partes y accesorios estructurales y funcionales de todo lo antes mencionado;
motobombas, electro sierra (maquina), compactadora (maquina), pisonadora para la
construccion (maquinas) de la clase 07 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, se verifico que HILTI AKTIENGESELLSCHAFT de Liechtenstein, y

CALDER6N ARCE, CESAR AUGUSTO, de Peru, interpusieron oposicion al registro del
signo solicitado.
1.1. Con relacion a la oposicion de HILTI AKTIENGESELLSCHAFT
Mediante escrito de fecha 24 de abril de 2018, HILTI AKTIENGESELLSCHAFT de

Liechtenstein, formula oposicion argumentando lo siguiente:
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe
<k_» PERU I Presjdencia
del Consejo de Ministros
iî§3g
Es titular de las marcas:
Marca Certificado Clase Productos Vigencia

81224 07 Herramientas accionadas por p61vora, 2022-06-24
par expansi6n de gases, par aire
comprimido o por combusti6n de
gases, como fijadores de pernos de
clavos y de grapas, cosedoras,
atornilladoras, taladradoras, martillos
perforadores, perforadoras de
diamante y dispositivos separadores
de diamante; martillos, cinceladores,
sierras, ranuradoras, amoladores
(maquinas-herramientas), aspiradoras
de polvo, soldadoras, aparatos para
trabajar roca y mamposteria; aparatos
de proyeccion, aplicaci6n e inyecci6n
de masas liquidas, pastosas y s61idas,
piezas de repuesto y accesorio para las
herramientas y aparatos mencionados
tales como dispositivos de suspension
de aparatos, soportes para aparatos,
grupos propulsores, coronas
perforadoras de diamante, sierras,
cinceles y puntas de atornillado
rn^jT 99472 07 MSquinas herramientas estacionarias

accionadas por energia el6ctrica,
energfa de explosi6n, de gas
2022-09-25
expansive, aire comprimido o

combusti6n; brocas y escoplos de
taladro
El signo solicitado es sumamente semejante grafica y foneticamente a las marcas

registradas, par lo que su coexistencia en el mercado creara necesariamente
confusion en el publico consumidor.
Existe identidad entre los productos de la clase 07 de la Clasificacion Internacional
que distinguen los signos en conflicto.
Amparo su oposicion en los articulos 136 inciso a) y 146 de la Decision 486, y en el

articulo 45 del Decreto Legislativo ?1075.
Cito jurispmdencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera

aplicable al presente case.
Mediante escrito de fecha 07 de mayo de 2018, la opositora solicito la suspension del

presents expediente, hasta que se resuelva la accion de cancelacion interpuesta contra
el registro de la marca HILTON (certificado ? 214837), para distinguir productos de la
clase 07 de la Clasificacion Internacional, de la solicitante, la cual se tramita mediante
expedients ? 746836-2018.
Mediante escrito de fecha 08 de junio de 2018, la solicitante al absolver la oposicion

formulada, senalo lo siguiente:
El signo solicitado cumple los requisites de ley.

Los signos en conflicto no son semejantes grafica, fonetica ni conceptualmente.
Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2018, la opositora reitero los argumentos de

su oposicion.
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e?
JES-
PERU IPresidencia
1.2. Con relacion a la oposicion de CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO
Mediante escrito de fecha 27 de abril de 2018, CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO,

de Peru, formula oposicion senalando lo siguiente:
Es titular de la marca:
M area Certificado Clase Productos Vigencia

HYLTON 193406 09 Aparatos e instrumentos cientificos, 2022-11-09
nauticos, geod6sicos, fotograficos,
^ dnematogrdficos, opticos, de pesar, de
medida, de senalizacion, de control
(inspeccion), de socorro (salvamento) y
de ensenanza; aparatos e
instrumentos de conduccion,
distribuci6n, transformacion,
acumulacion, regulaci6n o control de la
electricidad; aparatos para el registro,
transmisi6n, reproduccion de sonido o
imagenes; soportes de registro
magneticos, discos acusticos;
mecanismos para aparatos de previo
page; cajas registradoras, miquinas
calculadoras, equipo para el
tratamiento de la informacion y
ordenadores; extintores
Los productos que pretende distinguir el signo solicitado estan relacionados a los
productos que distingue la marca registrada.
Los signos en conflicto son semejantes grafica, fonetica y conceptualmente, par lo
que resultan confundibles.
Mediante escrito de fecha 08 de junio de 2018, la solicitante al absolver la oposicion

formulada, senalo lo siguiente:
El signo solicitado cumple los requisitos de ley.

Los productos distinguidos por los signos en conflicto no estan relacionados.
Los signos en conflicto no son semejantes grafica, fonetica ni conceptualmente.
Mediante Resolucion ? 4827-2018/CSD-INDECOPI defecha 13 de setiembre de 2018,

la Comision de Signos Distintivos, dispuso suspender el presente procedimiento, hasta
que se resuelva de manera definitiva en la via administrativa el expediente ? 746836-
20181.
2. CUESTIONES EN DISCUSION
La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo siguiente:
Si corresponde levantar la suspension dispuesta mediante Resolucion ? 4827-

2018/CSD-INDECOPI defecha 13 de setiembre de 2018.
1 Mediante el cual se tramita la cancelacion de registro de la marca HILTON (certificado ? 214837), para
distinguir productos de !a clase 07 de la Clasificacion Internacional, registrada a favor de la solicitante.
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Respecto de la oposicion formulada por HILTI AKTIENGESELLSCHAFT
Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y las marcas registradas por la
opositora.
Respecto de la oposicion formulada por CALDER6N ARCE, CESAR AUGUSTO
Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca registrada par la

opositora.
3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
3.1. Levantamiento de suspension
Esta Comision dispuso la suspension del presente procedimiento hasta que se resuelva
de manera definitiva en la via administrativa el expediente ? 746836-2018.
Mediante Resolucion ? 005108-2018/CSD-INDECOPI, del 27 de setiembre de 2018,

la Comision de Signos Distintivos, dispuso cancelar el registro de la marca HILTON
(certificado ? 214837), para distinguir productos de la clase 07 de la Clasificacion
Internacional, registrada a favor de GRUPO W&S S.A.C. Dicha Resolucion ha quedado
consentida.
En tal sentido, al haber sido resuelto el expediente ? 746836-2018.de forma definitiva

en la via administrativa, precede levantar la suspension del presente tramite.
3.2. Informe de antecedentes
Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:
a) HILTI AKTIENGESELLSCHAFT de Liechtenstein, es titular de las siguientes

marcas:
rn^jr" 81224 07 Herramientas accionadas par 2022-06-24

polvora, por expansion de gases, por
aire comprimido o par combustion de
gases, como fijadores de pernos de
clavos y de grapas, cosedoras,
atornilladoras, taladradoras, martillos
perforadores, perforadoras de
diamante y dispositivos separadores
de diamante; martillos, cinceladores,
sierras, ranuradoras, amoladores
(maquinas-herramientas),
aspiradoras de polvo, soldadoras,
aparatos para trabajar roca y
mamposteria; aparatos de
proyeccion, aplicacion e inyeccion
de masas liquidas, pastosas y
solidas, piezas de repuesto y
accesorio para las herramientas y
aparatos mencionados tales coma
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Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - PerO Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
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PERU I Presidencia ^"^R^r^.'^^
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jig del Consejo deMinistros
dispositivos de suspension de
aparatos, soportes para aparatos,
grupos propulsores, coronas
perforadoras de diamante, sierras,
cinceles y puntas de atornillado
ni^jT 99472 07 Maquinas herramientas

estacionarias accionadas por
2022-09-25
energia electrica, energia de

explosion, de gas expansive, aire
comprimido o combustion; brocas y
escoplos de taladro
b) CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO, de Peru, es titular de la siguiente marca:

HYLTON 193406 09 Aparatos e instrumentos cientificos, 2022-11-09
,-9' nauticos, geodesicos, fotograficos,
7-.^%<r.^^ -A" n i^:*-.?) ^..^.^
cinematograficos, opticos, de pesar,
de medida, de senalizacion, de
control (inspeccion), de socorro
(salvamento) y de ensenanza;
aparatos e instrumentos de
conduccion, distribucion,
transformacion, acumulacion,
regulacion o control de la
electricidad; aparatos para el
registro, transmision, reproduccion
de sonido o imagenes; soportes de
registro magneticos, discos
acusticos; mecanismos para
aparatos de previo pago; cajas
registradoras, maquinas
calculadoras, equipo para el
tratamiento de la informacion y
ordenadores; extintores
c) GRUPO W&S S.A.C., de Peru, es titular de la marca:
M area Certificado Clase Productos Vigencia

HILTON 2148372 07 Maquinas, herramientas 2024-08-26
(comprendidas en la clase)
tales como brocas para
taladro de roca, herramientas
(comprendidas en la clase)
para tornear, perforar,
ranurar, escorear, taladrar,
fresar, escarear, punsonear,
rayar, limar, raspar, laminar,
acerrar, estampar con
matrices, troquelar, cincelar,
motores electricos (excepto
para vehiculos terrestres);
2 Mediante expediente ? 746836-2018, de fecha 23 de abril de 2018, HILTI AKTIENGESELLSCHAFT, de

Liechtenstein, formula cancelacion contra el referido registro, el cual se encuentra en tramite ante esta
Comision.
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^ PERU | Presidencia
del Consejode Ministros
i^.!"'^".
reductores de velocidad
(parte de motor), bomba de
agua, bomba de agua
residuales, dispositivo de
distribucion para motores;
arrancadores (partes de
motores), variadores de
velocidad, compresoras
neumaticas portatiles y
estacionarias, grupo
electrogeno (maquina) a gas
y diesel; partes y accesorios
para todo lo antes
mencionado (comprendidos
en la clase), motobombas,
electrosierras (maquinas),
compactadoras (maquina),
pisionadoras para la
construccion (maquinas)
d) QUILTON S.A, de Espana, es titular de la marca de producto constituida por la

denominacion QUILTON y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo
adj unto:
E| QUILTON
Inscrita el 18 de agosto de 2014, con certificado ? 214490, vigente hasta el 08 de
agosto de 2024, para distinguir maquinas de filtrar de la clase 07 de la Clasificacion
Internacional.
e) Wix-Filtron Sp. Z o.o., de Polonia, es titular de la marca de producto constituida por

la denominacion FILTRON, inscrita el 24 de setiembre de 2010, con certificado ?
168412 vigente hasta el 24 de setiembre de 2020, para distinguir cartuchos para
filtros (partes de maquinas o motores), todo tipo de filtros (partes de maquinas o
motores) y cartuchos para filtros (partes de maquinas o motores) incluyendo para
vehiculos, aparatos de locomocion terrestre, aerea o acuatica; filtros (partes de
maquinas o motores), filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustible,
dispositivos de anticontaminacion para motores y sus motores (excepto para
vehiculos terrestres) de la clase 07 de la Clasificacion Internacional.
3.3. Oposicion formulada por HILTI AKTIENGESELLSCHAFT
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT sustento su oposicion en base a las marcas
L-. (certificados ? 81224 y 99472), para distinguir productos de la clase

07 de la Clasificacion Internacional.
El articulo 136 inciso a) de la Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial
senala que "no podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean identicos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
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^ PERU I Presidencia
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tercero, para /os mismos productos o semcios, o para productos o servicios respecto
de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion".
La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede

darse de dos formas. Asi, la confusion directs se presents cuando dos productos o
servicios, identicos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erronea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusion indirecta,
no esta referida a los productos o servicios en si, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.
De lo expuesto se concluye que para el analisis del riesgo de confusion se debera tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en si, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiendose tener presente que, por lo general, el riesgo
de confusion entre dos signos sera mayor cuanto mas sea la similitud o conexion
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.
3.3.1. Productos a los gue se refieren los sianos en conflicto
En cuanto a los productos o servicios, cabe senalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
caracter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo identico o similar respecto a productos o sen/icios identicos o semejantes.
Asi, el registro de una marca otorga proteccion a su titular no solo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedio el registro, sino que tambien opera en
relacion a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusion al
publico consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, cabe precisarque la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de

Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestion. Asi lo entiende el articulo 151 de la Decision 486 en su segundo
parrafo, al establecer expresamente que "(...) Las clases de la Clasificacion
Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud
de /os productos o servicios indicados expresamente", por to que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificacion
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.
En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se debera

analizar si los productos o servicios a los que estan referidos los signos son similares
segun su naturaleza, finalidad, canales de comercializacion, complementariedad,
utilizacion conjunta o publico consumidor al que van dirigidos.
Respecto de la marca î^^^^LHU (certificado ? 81224), reqistrada en la clase

07 de la Clasificacion Internacional
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's&» PERU I Presidencia
En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir maquinas; maquinas

herramientas, tales como brocas para taladros de roca, herramientas para tornear,
perforar, ranurar, escoriar, taladrar fresar, punsonear, rayar, limar, raspar, laminar,
acerrar, estampar con matrices, troquelar, cincelar; motores electricos (excepto para
vehiculos terrestres), reductores de velocidad (parte de motor), bomba de aguas
residuales (maquina), dispositivos de distribucion para motores, arrancadores
(maquinas), variadores de velocidad para maquinas y motores, compresoras
neumaticas portatiles (maquinas), grupos electrogenos a gas y diesel, partes y
accesorios estructurales y funcionales de todo lo antes mencionado; motobombas,
electro sierra (maquina), compactadora (maquina), pisonadora para la construccion
(maquinas) de la clase 07 de la Clasificacion Internacional.
Par su parte, la marca registrada distingue herramientas accionadas por polvora, por
expansion de gases, por aire comprimido o por combustion de gases, como fijadores de
pernos de clavos y de grapas, cosedoras, atornilladoras, taladradoras, martillos
perforadores, perforadoras de diamante y dispositivos separadores de diamante;
martillos, cinceladores, sierras, ranuradoras, amoladores (maquinas-herramientas),
aspiradoras de polvo, soldadoras, aparatos para trabajar roca y mamposteria; aparatos
de proyeccion, aplicacion e inyeccion de masas liquidas, pastosas y solidas, piezas de
repuesto y accesorio para las herramientas y aparatos mencionados tales como
dispositivos de suspension de aparatos, soportes para aparatos, grupos propulsores,
coronas perforadoras de diamante, sierras, cinceles y puntas de atornillado de la clase
07 de la Clasificacion Internacional.
Al respecto, se advierte que las maquinas que pretende distinguir el signo solicitado
incluyen a las aspiradoras de polvo, soldadoras, aparatos para trabajar roca y
mampostena; aparatos de proyeccion, aplicacion e inyeccion de masas liquidas,
pastosas y solidas que distingue la marca registrada.
De otro lado, las maquinas herramientas, tales como brocas para taladros de roca,
herramientas paratomear, perforar, ranurar, escoriar, taladrarfresar, punsonear, rayar,
limar, raspar, laminar, acerrar, estampar con matrices, troquelar, cincelar que pretende
distinguir el signo solicitado, se encuentran vinculadas con las herramientas accionadas
par polvora, por expansion de gases, par aire comprimido o por combustion de gases,
como fijadores de pernos de clavos y de grapas, cosedoras, atornilladoras, taladradoras,
martillos perforadores, perforadoras de diamante y dispositivos separadores de
diamante; martillos, cinceladores, sierras, ranuradoras, amoladores (maquinas-
herramientas); piezas de repuesto y accesorio para las herramientas y aparatos
mencionados tales como dispositivos de suspension de aparatos, soportes para
aparatos, grupos propulsores, coronas perforadoras de diamante, sierras, cinceles y
puntas de atornillado que distingue la marca registrada, ya que por su naturaleza son
susceptibles de ser comercializados par las mismas empresas, compartir los mismos
canales de comercializacion y estar dirigidos al mismo publico consumidor.
Las herramientas accionadas par polvora, por expansion de gases, por aire comprimido
o par combustion de gases que distingue la marca registrada estan vinculadas con los
motores electricos (excepto para vehiculos terrestres), reductores de velocidad (parte
de motor), bomba de aguas residuales (maquina), dispositivos de distribucion para
motores, arrancadores (maquinas), variadores de velocidad para maquinas y motores,
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Calle De la Prosa 104, San Borj'a, Lima 41 - PerQ Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
tea PERU I Presidencia
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compresoras neumaticas portatiles (maquinas) que pretende distinguir el signo

solicitado, en la medida que los segundos sean parte de las primeras.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando par determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusion al publico consumidor. Ademas, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comision
considera que se incrementa el riesgo de confusion, par lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.
Respecto de la marca ^n^ln^LIJI (certificado ? 99472), registrada en la clase

07 de la Clasificacion Internacional
En el presents caso, el signo solicitado pretende distinguir maquinas; maquinas

Por su parte, la marca registrada distingue maquinas herramientas estacionarias

accionadas par energia electrica, energia de explosion, de gas expansive, aire
comprimido o combustion; brocas y escoplos de taladro, de la clase 07 de la
Clasificacion Internacional.
Al respecto se advierte que las maquinas herramientas que pretende distinguir el signo
solicitado incluyen a las maquinas herramientas estacionarias accionadas por energia
electrica, energia de explosion, de gas expansive, aire comprimido o combustion; brocas
y escoplos de taladro que distingue la marca registrada.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisites para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando par determinar si los signos son, o no,
semejantes en grade de confusion al publico consumidor. Ademas, dada la identidad de
algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, esta Comision
considers que se incrementa el riesgo de confusion, por lo que se debera ser mas
riguroso en el examen comparativo de los signos.
3.3.2. Examen comparativo
El articulo 45 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "a efectos de establecer si
dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusion y error al consumidor, la
Direccion competente tendra en cuenta principalmente /os siguientes chtehos:
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Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru Telf: 224 7800 / Fax:224 0348
1^-t PERU I Presidencia
;-|.:\; ';"^t';iiW-..-r.'^'.<^'. r-;;.;t
a) La apreciacion sucesiva de /os signos considerando su aspecto de conjunto y con

mayor enfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepcion del consumidor media;
c) La naturaleza de los productos o sen/icios y su forma de comercializacion o
prestacion, respectivamente;
d) El caracter arbitrario o de fantasia del signo, su uso, publicidad y reputacion en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas."
El articulo 46 del Decreto Legislative ? 1075 establece que "tratandose de signos

denominativos, en adicion a los criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza grafico-fonetica;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genericas y/o descriptivas, se realizara el analisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".
El artfculo 47 del Decreto Legislativo ? 1075 dispone que "tratandose de signos

figurativos, en adicion a /os criterios senalados en el articulo 45 de este Decreto
Legislative, se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresion visual identica o parecida.
b) Si las figures son distintas, si evocan un mismo concepto".
El articulo 48 del Decreto Legislativo ? 1075, senala que "tratandose de signos mixtos,
formados por una denominacion y un elemento figurativo, en adicion a /os criterios
senalados en /os articulos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendra en
cuenta lo siguiente:
a) La denominacion que acompana al elemento figurativo;

b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento grafico,
con el objeto de identificar la dimension caracteristica del signo".
Por su parte, el articulo 49 del Decreto Legislative ? 1075 senala que "tratandose de
un signo denominativo y uno figurativo se tendra en consideracion la semejanza
conceptual. Tratandose de un signo denominativo y uno mixto, se tendran en cuenta los
criterios senalados en los articulos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratandose de
un signo figurativo y uno mixto, se tendran en cuenta /os chterios senalados en los
articulos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo.
En los tres supuestos seran igualmente de aplicacion los criterios senalados en el

articulo 45 del presente Decreto Legislativo."
Asimismo, para determinarsi dos signos son confundibles, debe partirse de la impresion
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitaren el publico consumidor, ya que, por
lo general, este no podra comparar ambos signos a la vez, sino mas bien el signo que
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*^
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PERU IPresidencia
^.^g.sy:
tenga al frente en un momenta determinado va a ser confrontado con el recuerdo que

guarde del signo anteriormente percibido.
Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
caracteristicas que puedan ser recordadas par el publico consumidor, debiendo tener
presents, ademas, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciacion de los
consumidores dependeran de los productos o servicios a distinguir y de la atencion que
usualmente presten para su adquisicion o contratacion.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HILTON y logotipo y las

marcas HILTI y logotipo, se advierte que son semejantes.
Signo solicitado Marcas registradas
L-L *J
En efecto, se advierte que, desde el punto de vista grafico, los signos en conflicto estan
conformados par una figura rectangular que contiene el elemento denominativo
representado en un modelo de grafia similar, lo que genera una impresion de conjunto
semejante.
Si bien los signos en conflicto presentan en su conformacion elementos adicionales

segun sea el caso, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar un signo de otro,
debido a que los signos en conflicto podrian ser considerados como provenientes de un
mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
3.3.3. Conclusion
Por lo anterior, dado que, los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos y otros vinculados y a que son semejantes, esta Comision determina que el
otorgamiento del registro solicitado sera susceptible de producir riesgo de confusion en
el publico consumidor; par lo que corresponde declararfundada la oposicion formulada
par HILTI AKTIENGESELLSCHAFT.
3.4. Oposicion formulada por CALDERON ARCE. CESAR AUGUSTO
CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO sustento su oposicion en base a la marca

HYLTON
" (certificado ?193406), que distingue productos de la clase 09 de la

^'."^•.^'''^•'•Z=7,T''^,t^ % ^,
Clasificacion Internacional.
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PERU I Presidenda
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A fin de evaluar la eventual existencia de riesgo de confusion entre los signos en

conflicto, ha de tenerse en consideracion lo establecido en el numeral 3.3.1. de la
presente Resolucion en lo que resulte aplicable.
3.4.1. Productos a los aue se refieren los sicmos en conflicto
En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir maquinas; maquinas

Por su parte, la marca registrada distingue aparatos e instrumentos cientificos, nauticos,

geodesicos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesar, de medida, de
senalizacion, de control (inspeccion), de socorro (salvamento) y de ensenanza; aparatos
e instrumentos de conduccion, distribucion, transformacion, acumulacion, regulacion o
control de la electricidad; aparatos para el registro, transmision, reproduccion de sonido
o imagenes; soportes de registro magneticos, discos acusticos; mecanismos para
aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el
tratamiento de la informacion y ordenadores; extintores, de la clase 09 de la Clasificacion
Internacional.
Al respecto, se advierte que los motores electricos3 que pretende distinguir el signo
solicitado estan vinculados con los aparatos de transformacion de la electricidad, por su
naturaleza y funcion, dado que los primeros son aparatos que convierten la energia
electrica en movimiento.
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisites para que se genere
riesgo de confusion en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,
semejantes en grado de confusion.
3.4.2. Examen comparative
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado HILTON y logotipo y la marca

registrada HYLTON y logotipo, se advierte que son semejantes.
3 Ver: httDS://okdiario.com/curiosidades/2016/10/31/motor-electrico-como-funciona-491386
https://www.vix.com/es/btci/curiosidades/2011/09/29/motor-electrico-como-funciona
P^gina 12 de 14

^j£3L
PERU I Presidencia
Signo solicitado Marca registrada
HYLTON
->?
e=»3%£r.''<'.^'tE.Bp««iias -..^.-r.
En efecto, se advierte que los elementos denominativos HILTON (en el signo solicitado)
y HYLTON (en la marca registrada) de los signos en conflicto presentan una semejante
secuencia de consonantes (H-L-T-N / H-Y-L-T-N), lo que determina una pronunciacion
de conjunto similar.
Si bien los signos en conflicto presentan en su conformacion elementos adicionales

segun sea el caso, ello no resulta suficiente a efectos de diferenciar un signo de otro,
debido a que los signos en conflicto podrian ser considerados como provenientes de un
mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado del otro.
Conclusion
Par lo expuesto, dado que los signos en conflicto distinguen productos vinculados y a
que son semejantes, esta Comision determina que el otorgamiento del registro solicitado
sera susceptible de producir riesgo de confusion en el publico consumidor, por lo que
corresponde declarar fundada la oposicion formulada por CALDERON ARCE, CESAR
AUGUSTO.
3.5. Examen de reaistrabilidad
Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que es

susceptible de representacion grafica, conforme a lo senalado en el articulo 134 de la
Decision 486, Regimen Comun sobre Propiedad Industrial; encontrandose fuera de las
prohibiciones de registro establecidas en el articulo 135 de la referida normativa; sin
embargo, se halla incurso en la prohibicion de registro establecida en el artfculo 136,
inciso a) de la Decision 486, por lo que no precede acceder a su registro.
Consideracion final
Cabe senalar que se han tenido a la vista las marcas registradas QUILTON y logotipo
(certificado ? 214490) y FILTRON (certificado ? 168412), registradas en la clase 29
de la Clasificacion Internacional, con las cuales el signo solicitado no es susceptible de
generar riesgo de confusion, toda vez que presentan diferencias graficas y foneticas que
permiten distinguirlos entre si.
La presents Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales mencionadas y en

ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo
? 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo ? 1075; asi como por los
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PERU I Presidencia Sl^syss^
f-^^fy^^^"
articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional

de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).
4. DECISION DE LA COMISION
Primero. - Levantar la suspension dispuesta mediante Resolucion ? 4827-2018/CSD-

INDECOPI de fecha 13 de setiembre de 2018.
Seaundo. - Declarar FUNDADAS las oposiciones formuladas por HILTI

AKTIENGESELLSCHAFT de Liechtenstein y CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO,
de Peru.
Tercero. - DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por GRUPO W&S

S.A.C., de Peru.
Con la intervencion de los miembros de Comision: Sandra Patricia Li Carmelino,

Gisella Carla Ojeda Brignole y Efrain Samuel Pacheco Guillen.
Registrese y comuniquese
<u-^
SANDRA PAl[Rl$I^Cfj£ARMELINO
Vicepresidente de la\Comisi^n de Signos Distintivos
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li^

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION ? 430 -2019/CSD-INDECOPI

SOLICITANTE : GRUPO W&S S.A.C.

OPOSITORES : HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 30 de enero de 2019.

Al respecto, se verifico que HILTI AKTIENGESELLSCHAFT de Liechtenstein, y

1.1. Con relacion a la oposicion de HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

Mediante escrito de fecha 24 de abril de 2018, HILTI AKTIENGESELLSCHAFT de

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es titular de las marcas:

Marca Certificado Clase Productos Vigencia

rn^jT 99472 07 MSquinas herramientas estacionarias

expansive, aire comprimido o

El signo solicitado es sumamente semejante grafica y foneticamente a las marcas

Amparo su oposicion en los articulos 136 inciso a) y 146 de la Decision 486, y en el

Cito jurispmdencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que considera

Mediante escrito de fecha 07 de mayo de 2018, la opositora solicito la suspension del

Mediante escrito de fecha 08 de junio de 2018, la solicitante al absolver la oposicion

El signo solicitado cumple los requisites de ley.

Mediante escrito de fecha 28 de junio de 2018, la opositora reitero los argumentos de

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.2. Con relacion a la oposicion de CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO

Mediante escrito de fecha 27 de abril de 2018, CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO,

M area Certificado Clase Productos Vigencia

Mediante escrito de fecha 08 de junio de 2018, la solicitante al absolver la oposicion

El signo solicitado cumple los requisitos de ley.

Mediante Resolucion ? 4827-2018/CSD-INDECOPI defecha 13 de setiembre de 2018,

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar lo siguiente:

Si corresponde levantar la suspension dispuesta mediante Resolucion ? 4827-

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECClQN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Respecto de la oposicion formulada por HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

Respecto de la oposicion formulada por CALDER6N ARCE, CESAR AUGUSTO

Si existe riesgo de confusion entre el signo solicitado y la marca registrada par la

3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION

3.1. Levantamiento de suspension

Mediante Resolucion ? 005108-2018/CSD-INDECOPI, del 27 de setiembre de 2018,

En tal sentido, al haber sido resuelto el expediente ? 746836-2018.de forma definitiva

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

a) HILTI AKTIENGESELLSCHAFT de Liechtenstein, es titular de las siguientes

Marca Certificado Clase Productos Vigencia

rn^jr" 81224 07 Herramientas accionadas par 2022-06-24

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

ni^jT 99472 07 Maquinas herramientas

energia electrica, energia de

b) CALDERON ARCE, CESAR AUGUSTO, de Peru, es titular de la siguiente marca:

Marca Certificado Clase Productos Vigencia

c) GRUPO W&S S.A.C., de Peru, es titular de la marca:

M area Certificado Clase Productos Vigencia

2 Mediante expediente ? 746836-2018, de fecha 23 de abril de 2018, HILTI AKTIENGESELLSCHAFT, de

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

d) QUILTON S.A, de Espana, es titular de la marca de producto constituida por la

e) Wix-Filtron Sp. Z o.o., de Polonia, es titular de la marca de producto constituida por

3.3. Oposicion formulada por HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

HILTI AKTIENGESELLSCHAFT sustento su oposicion en base a las marcas

L-. (certificados ? 81224 y 99472), para distinguir productos de la clase

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La confusion a la que puede ser inducido el publico consumidor en el mercado puede

3.3.1. Productos a los gue se refieren los sianos en conflicto

Al respecto, cabe precisarque la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios de