ee ‘TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de noviembre de 2019 Proces 366:1P-2019 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Direccién de Signos Distintos del Instituto Nacional de Delensa dela Libre Compotencia y de la Proleccién de la Propiedad Intelectual INDEGOPI- de la Republica de! Pera Expediente interno del Consultante: 79572-2018 Roforencia: ‘Accién Reivindicatora Magistrado Ponento: Luis Rafael Vergara Quintero visTos 1 Oficio N¢ 1149-2019/DSD-NDEGOPI dol 17 de septiembre de 2079, recibido la courer el 28' det rismo mes y ato, mediante el cual le Direceién de Signos Dastntivos del Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de la Proteccién da la Propiedad intelectual INDECOPI. de la Republica de! Pert, solicit la Interpretacion Prejudicial del Articulo 237 la Decisién 496 de la Comision de la Comunidad Andina, afin de resolver el proceso interno N° 7/9572-2078,y, ElAuto de 22 de ootubre de 2079, meclante al cual este Tribunal admitié a tamite Ja presente Intorpretacisn Prejudicial A. ANTECEDENTES artes en ol Proceso interno Demandante: JORGE MANUEL MENDOZA RIOS Demandada’ NELLY DENISSE NOSSAR ADAUI Se ide 49 812DSO.NDECOP retina manconad.eder pere14 12. Proves 2504P-2019 ASUNTO CONTROVERTIDO De la revision de 08 documentos remitos por el consultants respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema conlrovertida es si fpracode a accién reivindicatoria solictada por el sefior JORGE MANUEL MENDOZA RIOS sobte las marcas y el nombre comercial registrades a favor de NELLY DENISSE NOSSAR ADAUL NORMA A SER INTERPRETADA El constants soleité a este Tribunal la Interpretaci6n Projudicial del Atioulo 237 do la Decisién 486 de la Comisién de ia Comunidad Andina? el cual se interpretaré por ser pertinent. ‘TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION La accion revindkatonia conforme al Articulo 237 de la Decision 486, Respuesta a la pregunta formulada por el consultante. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION La aceién reivincicatoria conforme al Articulo 237 de la Decisién 486 Por cuanto en el presente caso el senor JORGE MANUEL MENDOZA RIOS pretende la reWiedicacién de los derechos sobre las marcas y nombre ‘comercial registrars a favor de NELLY DENISSE NOSSAR ADAUI, resulta pertinente desarola ol presente tema, El Artioulo 237 dela Decision 486 seriala “Cuando une patente 2 isto de diseiio industial se hubiese solicitade- obtenido por quien no tenia derecho a obt bexicio de otra porsona que también twviese tal derecho, la persona rararewvindicaro ante ridad nacional competente pidiondo que le sea tanserda a sats on trémte cel darecho concede, ‘que se le eeunazca come co salatanta« catular co derecho. ‘Destin 48 In Cami de a Comunidad Ain. “Anfeula 237 Cronsaa patento un ita de datos os sola vento pov nae dreinonattra, om prac J aa prea quent tse deren [eptrsne tagace pr oea re eootal aanal compet pen ie 80 trons ste en tanto et densi genes 0 ux see rane ea cate ‘alert dorec Tages ta Grech. apo strings pa idea ane ath an! Compete plone qv sok wecnoac om emaant 0 cao cha ‘5a kes nor el Pals Mgr opt, on a isa acon de nese pod Goma Ta nce go dao pends. En us prose scat aos contd dese ea cnc dl aco o ato dos Sie temas dace tro ofa de prleron birs cmenzedo a colors ras als tao ol ene apes pare ep at, No presi Is cn gen Srl coco ew stad de mnt 8 wa *)Proceso 684-2019 CCuundo wn seqlstre de marea_se_hubies syuicio-de otra persona que también tn ‘eclada pods relvindiesrlo anle la qutoridad nacional competente tied qu v8 fe reconzee camo co satan 0 ota Je) Seree0, ‘Sia egistacén nteme det Pais Miembro lo permite, en fa misma acon de ‘revindeacion poor demandarse la indemnizacion de dios y pesjcios. Esa accion prescribe als cuatoafios contedos deste fs fecha de concosisn el derecho ca fos dos wis contados desde qua of ebjolo do proteccion habia comarzeda 9 explotarse 0 esarse en 2 pals por quien obtuva of racho. apicéndose el plazo que expire antes. No presonbird I accion si ‘quien abtuve el derecho lo Fubiese solatado de mala fe" (Enfasis agregado) 413. De acuerdo con lo establecdo en la norma antes citada, la acci6n rewvindicatoria inleamento procede respacto de una patente, un regio de Giseno industrial yun registro de marca, es deci, no procede respecta de ots derechos de propiedad industrial, 1.4, Sibien es Gero que los derechos de propiedad intelectual recaen sobre bienes inmateriales, no e3 menos cierlo que schre estos se pueden haver divereos faclos dapoaitves y, ademds, estin exuestos a usurpacisn por parte do {ercoros no autlorzades. En este sonido, resulta perfoctamente viable prever luna figura que rec.ne7e o roscate dorechos. En elderecho civ la figura de la faccén de revindicacion tiene una naluraleza resttuloria, ya que su finalid ‘consiste en recunetar ios plenos derechos sobre unbien Este supuesto encaja perfectamente en os derechos de propicdad intloctual? 4.8. Enel marco comunitaro andino se establec6 la figura de la reivindicacin, pero bajo presupuestos especiioas que se determinardn a continuacion: El Anticulo 237 diferencia claramente ene dos supuestos de hecho: uno para Jas patentes y disefos industiales, y el oo para las marcas * 1.5.1, Para las patentes y disefios indust reivingicatora en dos supuestes: piocede ta accion = Que la gatente © el cseno industrial se hubierasolictado uobtenido por quian no tenia derecho a ello, = © cuando se hubiera sotctado u obtenico on peruicio de otra peraona que también tuviera derecho a ello Pancha cn skeen epoptne dana tt CTS av ends tat a corunsany Baw d sega ne ee de Gu se ema come Tp Popa nina asa tae manna eta Poe recs an ol 1050 128 IP 014 dacs 20d nombre ce 204, "a Gut Orc ae Acre Se ConagenaN' 2421 dl 1 6 comb Ge 2014Proceso 2664P-2019 sollctarte © cottular del derecho. 152. Para las marcas: nicamenteprocede en el supuesto en que el regio de la marease hubirasolictado uobtendo en peruioo de ora persona {que también viera dicho derecho, En este caso el afectado puede instaurarla accién revindicatoria conta ‘naidad de lograr que sele reconozca como co solctante c coitular del derecho demarea. ‘Como se puede aprecir, el iegslador comunitario quiso limita a accién Feivindicatoia en of campo de las marcas. Sin embargo, la nermativa, ‘comunitaria prevé ciertos remedios para los casos de mala fe al sliciar registro de marca, lo que constiuye la razén fundamental para la mencionada rosticei, 16. Para los casos en que se soliite una marca de mala fe, la normativa ‘comuniiaria prevé una causal relatva © ixdependiente de nulidad (Avticula 172° dela Decision 486); cuanco la marca sea solictada sin autorzacion por 1 fepresentante,distibuidor 0 un aulorizado para e! uso, se establecid una causal relatva de mtegistrabitdad (Articulo 136 Literal d) de la Decision 486); ¥, para los casos en que el registra se heya efectuado para perpetrar,facltar © consolidar actos de competencia desleal, se plasmé la causal relaiva de Decision 48 det Corin de la Comumnia Andina. Yen cash’ moans tamed atl ao reste do are can boats coven caro dguet os arctcs 134 pune paatoy 138 i ead ic be lca dl a a mad ctr ri ne ‘ita rite mares ead co hues eres on cortavene de oes ee ‘il 158 aman dso hdr feu er oat an eae 9 foe aS Lassen precedes no eta te qo pera coraspndr por ans yoo eanionre Sloletiecin mora. ue poset ree et mare une mares por eausls que aieen dodo do sor [penis ete de oars na “coms wo ete do wands napa nun 9 gana de os eae» seve ro ‘eta teaser sett niasineterepaesaniro sai “Arcata 198- Nop rete cama moron aun signs cay uso a leoerc nea ‘chon deta ec par c ~ 2 Gratin to pats ga nog deta de scence atone ‘Sena hays oun ereanta, un iadoo won prcons epecmnte aad pe at desig regio Puin entra on exoProceso 2664P-2019 liregistrabilded contenida en ol Aticulo 197" dela Decision 486 * 117. La acciinreivindicatoia tiene las siguientes caracterstcas:* Leaitimacién activa: La pucda interponor el afaotado, es dect, la ;porsona que también tuviera derecho a soictar la marca 0 a obtener, Lositimacién pasiva: so domanda al solctante 9 al tiular del signo distintvo, = Objeto: Cone! jerccio de a accién pretend a rsttucion de la soictud 12 dol derecho para que la autoridad competente reconozca al demandante como cosolitante 0 cellular del derecho. Es preciso Sefialar que la accion reivindicatoria no persigue que s° resttya e! derecho obtenido por quien actué con traude a tos derechos de un {ercero, tal como seria el caso de ia soiciud de mala fe Procedimiento: como no esta regulado por la normativa comunitaria, de ‘conformidad con el princpio de complemento indispensable se deve ‘scudir a la normativa intema para determinar mediante qué normas rocesales se debe tramitar la mencionada accién Indemnizacién de perjuicios: La norma comunitatiaestablece que sila rormativa interna del Pais Miembro lo permite, se puede solictar la indemrizacién de dafnos y peruicios. Como no se establecen pardmmotros, ‘ndemPizatovios, e Tribunal estima que por analogia se deben aplcar los presupvestos basions previsios en el Anioulo 243" que regula el asunto fen elacion eon la accion por inraceién de derechos de marcas 1.8. La accién reivindeatoria tione un término de prescricién que se calcula tenlando en cueria el plazo que exnife primero entre: 1) Los cuatro aos ‘contados desde la fecha de concesion del registra de marca, y i) Los dos aos “Aree 37-minute open ‘Tose ns ipa ago” + Vernet rel ocata ene Poses 1214-2014 de cba 2c nove de 204 Wesel St Gace tal at Acer do Catagena 242 tthe dean ara © Verret Pil ai ona Press 12142014 do foc 20 donovani de 29 tons ono Geoabfea tel Acard do Cotagana 2427 aa 1 de derive oe 2018 Dac 46 dt Comisin d a Comunidad Anna ts, aes sige. 2) ato serene yo ow oot eto pr uy dl dea eam coma dB 1) etmono cba tis pra ne camo estado des ans do actin Saat ec aspera enacted eee leProceso 3664-2019 ‘desde que la marca hubiera comenzado a usarse en cualquiera de los Patses Miembros dela Comunidad Ancina." 41.9. En este titimo cago si bien fa norma se refiore a el pais, ot Tribunal estima {ue el use debe ertonderse en cualquiera de los Paisos Miembros debido ala Tepercusion comurtaria de la noma estudiada. Ademés de lo anterior, ta norma exeluye dicho termino de prescripcién al supuesto de que la solitude hubiera presentado de mala fe." 1.10.1 ands que so realice debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusn de que el solictante del registro actué de mala fe. Para cl caso particular, a mala fe podria estar marcada pos la intoncién de exolotar luna marea sin brindar al demandanto ninguna particinacién econdmica. Por “indicio razonable" se dabe entender todo hecho, acto u omision, det que por vila de inferencia pueda desprenderse el aclo de mala fe.” 4.11. Enel presente caso, se debera establocor si} caso bajo estuio encaja en los anteriores prosupvestos procesales dla accion reivndicatora.™ 2. Respuesta ala pregunta realizada por el Consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por el Consultante, es ‘neoesario precisa’ que este Tribunal no brindara una respuesta que resucha tel caso en coneres, siendo que se limitard a procisar el contenido y alcance te Ins normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calficera los hechos materia del proceso, 24, el Articulo 237 do la Decisién 486 resulta de aplicacién en aquellos casos en que [a interposicién de la accion reivindicatoria se ofectué a un nombre comercial” Para dar respuesta a esta pregunta el consultante deberd remiirse al parrafo 1V3del Tema 1 del Apartado E de la presente Intorpretacion Prejudicial En los termines expuastos, ol Tbunal de Justicia de la Comunidad Andina doja consignada la presente interprelacion Prejudicial para ser aplicada por el ‘consultants al resolver el Proceso Interne 77572-2018, ia que debera adoptaria alemitr | correspondiante fatlo de conformidad con o dispuesto en el Articulo 36 del Tratado de Creactin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ‘cancordancia con el Aticulo 128 parrafo tercero de su Estatuto, Warirpretactn Prpaii recaka anf Proceso 121.201 de chin 20 denon 2044, ‘than nana Oo del Revers de Canagens W 2427 ee 1 defen de ZD14 © Vertnoottein Pritt sie ene Proceso 121-7014 de ena 20 de nave de 2018 ‘ube na ata Ota at Ace Se CatapensN 2427 ae 11 de aca Us 24 Ver teetacion ese cas ono Proc 2146-294 de ec 2 de oor do 204 —_pibtate sn ta Gace cl thos ds Catogona 2427 get 1 de embed 2014 2 agree arn il an i if MUSES Ne ere aaProceso $88:1P-2019 La_ presente Intorpretacién Prejudicial se fe por los Magistrados que participaron de su adopcion de acuerdo con lo dispuesto en el ullma pareafo del Aticulo 80 del Estatuto del Tribunal / vif ¢ — { C Ceca Luisa Ayn Qunteros, =~ Lui Rafe Vergara Quinto ‘MAGISTRADA MAGISTRADO Hernan 868i Zambrano Hugo Ramiro Gomez Apac iSTRADO GIST De acuerdo con el Articulo $0 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente intorprotacién Prejusiciel el Presiente y el Secretaria, \ \ 0) ‘35 (. i \y, Hug amo 6m Abe {ais Fats Apia Fos ere SEERETARIO Noliiquese al consulante y remitase copia de la presente Interpretacién Prejucicial ala Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion cen la Gaceta Ofcal del Acuarda de Cartagena,