PATENTANDO EN

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Alvaro Gutíérrez Bendezú

Estudio Echecopar is a member firm of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology
used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means
an office of any such law firm.
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I. Oficina Competente
II. Tipos de Patentes
III. Procedimiento de Solicitud de Patente
IV. Tasas Administrativas
V. Plazos
VI. Normas Aplicables
VII. Estadísticas

Agenda
I. OFICINA COMPETENTE
Oficina de Marcas y Patentes de los
Estados Unidos (USPTO)

Es una agencia
federal
dependiente del
Departamento
de Comercio

USPTO: The United States Patent and Trademark Office (Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos)

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Funciones:
‒ Examina solicitudes y concede patentes para la
protección de las invenciones.
‒ Capacita a los examinadores de patentes.
‒ Promueve el desarrollo tecnológico e industrial a
través de la divulgación de información de patentes.
‒ Asesora al Presidente de los Estados Unidos, el
Secretario de Comercio, y las agencias
gubernamentales en relación a temas de Propiedad
Intelectual.

*PTAB: Patent Trial and Appeal Board

**TTAB: Trademark Trial and Appeal Board
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II. TIPOS DE PATENTES
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 ¿Qué es una patente?
‒ Es un título que emite el Gobierno de los Estados
Unidos a favor de un inventor, mediante el cual se le
reconoce un derecho de exclusiva.
‒ Finalidad: Excluir a terceros de la fabricación, uso,
ofrecimiento en venta, o venta de la invención dentro
de los Estados Unidos, o la importación de la
invención a los Estados Unidos.
‒ Plazo: 20 años (desde la presentación de la solicitud)

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 Inventor vs. Solicitante
‒ La persona que contribuye con las ideas es el
“inventor único y real”.
‒ El solicitante es aquella persona y/o empresa que
presenta una solicitud de patente.
‒ Tercero: cesión de derechos otorgada por el inventor.
En caso de:
• Personas que siguen instrucciones para la
fabricación del invento. NO SE
• Personas que brindan el dinero para la CONSIDERAN
fabricación y/o prueba del invento. INVENTORES
• Empleadores
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“First inventor to file”
‒ La fecha efectiva para “First inventor to file” es 16 de
marzo de 2013.

‒ Quiere decir que quien tiene derecho a solicitar la

patente es quien primero presente la solicitud.

‒ Antes: Quien primero invente tenía el derecho a

solicitar la protección

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Tipos de Patentes

Patente Patente Patente

de de de
Utilidad Diseño Planta

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 Patente de Utilidad
‒ Se otorga a quien invente o descubra cualquier
procedimiento, máquina, artículos, composición de
materia, que sea nuevo y útil, o cualquier mejora
nueva y útil de los mismos.

Equivale a las patentes de invención y patentes

de modelo de utilidad en Perú.

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 Patente de Diseño
‒ Se otorga a quien invente un diseño nuevo, original y
ornamental para un artículo de fabricación.
‒ Un diseño ornamental/decorativo puede abarcar todo o
parte del artículo, o puede tratarse de una decoración
aplicada al artículo.
‒ Se protege la apariencia, no funcionalidad.

Equivale a un Diseño Industrial en Perú

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 Patente de Plantas
‒ Se otorga a quien invente o descubra y reproduzca de
forma asexual cualquier variedad vegetal que sea
nueva y distinguible.

Equivale a una Variedad Vegetal en Perú

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III. PROCEDIMIENTO
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1. Determinar patentabilidad

• Revisar la lista de lo que

¿Y cómo puede o no patentarse.
saber si la • Realizar una búsqueda del
invención estado de la técnica a nivel
es nacional y una búsqueda de
patentes extranjeras y
patentable? publicaciones impresas.

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Tener en consideración:
‒ No es obligatoria, pero es recomendable realizar la
búsqueda previo a la presentación de la solicitud.

‒ No garantiza el requisito de novedad.

‒ La USPTO realizará una búsqueda como parte del

procedimiento oficial del examen de patentabilidad.

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2. Determinar el tipo de patente.
‒ ¿Patente de Utilidad?

‒ ¿Patente de Diseño?

‒ ¿Patente de Planta?

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3. Determinar el tipo de solicitud.

¿No
¿Provisional?
provisional?

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 • Solicitud con información pendiente
• Preservar la fecha de prioridad
Solicitud •
•
No se examina
Se debe presentar la solicitud no provisional
Provisional dentro del plazo de 12 meses de la fecha
presentación bajo apercibimiento de
abandono
• Aplica sólo a patentes de utilidad y plantas

Solicitud • Solicitud completa (con reivindicaciones)

• Es revisada por un examinador de patentes
No • Puede resultar en la emisión de una patente
de cumplirse con todos los requisitos de
Provisional patentabilidad

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 • Permite el uso del término
“patente pendiente” en los
productos.
• El mal uso puede llevar a
multas por la USPTO

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 Solicitud Provisional

Carátula identificando:
• Solicitud provisional
• Nombre y dirección de los inventores
• Título de la invención
• Dirección postal
• Nombre y número de registro del agente o abogado
autorizado ante la USPTO

Descripción de la invención

Dibujos (de ser necesario).
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 Solicitud No Provisional
 Requisitos de forma:

Idioma: inglés.

Otro idioma: traducción al inglés y declaración de
exactitud de la traducción.

Documentos en PDF.

Márgenes, espaciados, numeración, tamaño y tipo de
letra, tipo y tamaño de documento específicos.

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 Requisitos de Fondo:
‒ Carta de remisión: identifica los documentos que se
acompañan: especificación, reivindicaciones, dibujos,
declaraciones, etc.
‒ Comprobantes de pago de tasas administrativas.
‒ Hoja de información (voluntaria): contiene información
sobre el solicitante, dirección postal, solicitud,
representante, cesión, prioridades nacionales y
extranjeras.
‒ Descripción de la invención, reivindicación(es) y
resumen
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‒ Dibujos (de ser necesario). Su omisión ocasiona
inadmisibilidad.
‒ Declaración del inventor respecto a su calidad de
primer y original inventor del tema de la solicitud
‒ Lista de secuencias (de ser necesario).
‒ Lista de softwares (de ser necesario).
‒ Tablas (de ser necesario).

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Contenido:
En Perú
‒ Tipo de patente.
‒ Nombre y dirección del solicitante.
‒ Nombre y dirección de los
inventores.
‒ Nombre y dirección del
representate legal (de ser
necesario).
‒ Datos de patente, reivindicación y
publicación internacional.
‒ Anexos: poder, descripción,
reivindicaciones, figuras,
comprobante.
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En EE.UU.
‒ Preámbulo señalando el nombre del
solicitante, el título del diseño y una
breve descripción de la naturaleza y
uso previsto del artículo en el cual el
diseño está incorporado
‒ Descripción de las figuras del dibujo
(indica cada una de las vistas)
‒ Descripción de las características
(opcional)
‒ Una reivindicación (como mínimo)
‒ Dibujos o fotografías (pueden ser a
color, y las vistas deben ser
suficientes, se requiere delante,
detrás, lado derecho e izquierdo, arriba
y abajo, y se recomienda en
perspectiva)
‒ Juramento o declaración de la calidad
del inventor 25
Solicitud en Perú: 01 página

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Solicitud en EE.UU.: 07 páginas

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4. Determinar el tipo de examen de fondo
EXAMEN PRIORIZADO
(Patentes de utilidad y planta)
Se otorga orden de prioridad a
la solicitud, así como rapidez
en todo el trámite.
Se requiere que la solicitud
tenga dibujos y se obtenga
previamente una búsqueda
preliminar.
ENTREVISTA INICIAL
(Patente de utilidad)
Permite una entrevista entre el
solicitante y el examinador
después de la emisión del
resultado de una búsqueda del
estado del arte por parte del
examinador.
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PROGRAMA DE EXAMEN
ACELERADO (PPH)
(Patentes de diseño y utilidad que
no sean de re-emisión)
Permite acelerar el examen de la
misma solicitud en otras oficinas
del programa.
En base a una patente concedida
en una primera oficina, se solicita
el examen acelerado de la
solicitud en las demás oficinas.
EXAMEN RÁPIDO
Se solicita un examen rápido
en base al tema de la
invención, lo cual será
confirmado por la USPTO
(infracción, ambiente,
biotecnología, etc.).
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5. Determinar el tipo de solicitante.

Definir tasas administrativas

y descuentos aplicables

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 Large entity status (Condición de gran entidad)
− No califican como micro o pequeña empresa
− Extranjeros

 Small entity status (Condición de pequeña entidad)

No ceder ni estar en obligación de ceder los derechos de la
invención
− Inventores independientes
− Pequeñas empresas
− Organizaciones sin fines de lucro

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 Micro entity status (Condición de micro entidad)*
‒ Debe calificar como una pequeña entidad
‒ Solicitante o inventor no ha sido nombrado como
inventor en más de 4 solicitudes previas
‒ Otros criterios:

“límites de ingresos brutos”

“presentación de la solicitud”

“centro de educación superior”.

* Condición incluida con la Ley Leahy- Smith sobre invenciones (Leahy-Smith America Invents Act ) en 2011.

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 Límite de ingresos brutos ($169,548)
• Ni el solicitante, ni el inventor, ni el centro de educación superior
en su calidad de empleador del solicitante, han excedido el
ingreso bruto máximo calificable en el año calendario previo.

Límite de presentación de solicitud

• Ni el solicitante ni el inventor han sido nombrados como
inventores en más de 4 solicitudes de patente previamente
presentadas.

Base en Centro de educación superior

• El empleador del solicitante es un centro de educación superior.
• El solicitante ha cedido o está obligado a ceder una licencia u
otro interés sobre la solicitud a un centro de educación superior.

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 ¿Quién prepara y presenta la solicitud?
‒ Se requiere un conocimiento especializado sobre las
normas y procedimientos de patentes, y conocimiento
de temas científicos y técnicos.

‒ Sólo personas autorizadas por la USPTO, pueden

representar a los inventores ante la USPTO.

‒ La USPTO mantiene un registro de abogados y

agentes de patentes.

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INVENTOR
Puede preparar la solicitud
presentarla ante la USPTO.
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AGENTE DE PATENTES
REGISTRADO ABOGADO DE PATENTES
REGISTRADO
y Puede preparar y presentar la
solicitud. Puede preparar y presentar la
solicitud.
No es abogado.
Puede litigar y realizar aquellos
No puede litigar ni realizar aquellos servicios que requieran de un
servicios que requieran de un abogado.
abogado.
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 ¿Cómo registrarse?
− Demostrar conducta intachable y buena reputación.

− Tener la capacidad legal, técnica y científica para

prestar un servicio adecuado a los solicitantes.

− Ciertas capacidades deben probarse mediante un

examen. Las personas admitidas al examen deben
tener un título en Ingeniería o Ciencias Físicas o grado
académico equivalente.

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Alemania (67)

© 2014 Estudio Echecopar 39

China (46)

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Brasil (1)

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6. Determinar forma de presentación.
EFS-Web

FORMAS
DE
PRESENTACIÓN

Servicio Entrega
postal personal

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 Servicio postal

 Entrega personal: En la Oficina de Alexandria, Virginia.

 EFS-Web (Electronic Filing System / Sistema

electrónico de presentación).
 Es un servicio brindado por la USPTO.
 EFS-Web es una solicitud de patente y un sistema de
presentación de documentos vía web.

Servicio postal y entrega personal: un costo adicional

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7. Examen de Patentabilidad
La USPTO examina la solicitud de la patente:

‒ Revisa las formalidades.

‒ Asigna una clase.
‒ Asigna la solicitud a un centro de investigación.
‒ Asigna la solicitud a un examinador.
‒ Publica la solicitud.
‒ Realiza el examen de fondo (dependiendo de la estrategia
elegida).

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8. Concesión o Denegación de Patente

Concede la patente:
El solicitante paga las tasas
administrativas de emisión y
publicación de patente.

Deniega la patente:
El solicitante puede solicitar
una reconsideracion o apelar.

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En conclusión:
1. Determinar si el invento es
patentable.
2. Determinar el tipo de patente.
3. Determinar el tipo de solicitud.
4. Determinar el tipo de examen.
5. Determinar el solicitante.
6. Determinar la forma de
presentación de la solicitud de
patente.
7. Se presenta la solicitud de
patente.
8. La USPTO realiza el examen de
patentabilidad
9. La USPTO concede o deniega la
patente.
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IV. TASAS ADMINISTRATIVAS
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Tipos de tasas de acuerdo al solicitante:

‒ Micro empresa: 50 % descuento de la tasa

administrativa

‒ Pequeña empresa: 75 % descuento de la tasa

administrativa

‒ Gran empresa: 100 % tasa administrativa

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Durante el procedimiento:

Pago de presentación,
búsqueda y examen de
fondo.

Recargo de US $ 130.00 por

Al momento de efectuar pago de tasas o
presentar la presentar documentos en fecha
posterior a la presentación.
solicitud de patente
Tasa por tamaño de aplicación
(solicitud excede 133 p. via
EFS-Web o 100 p. en físico).

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ImportanteY
‒ A partir 15.11.2011:
adicionalmente, pagar tasa
de presentación no
electrónica de US $ 400.00,
para presentación por
servicio postal y entrega
personal.

‒ Esta tasa no aplica a la

solicitud provisional, de
planta, de diseño, de re-
emisión.
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Luego de concedida la patente:

‒ Se deben efectuar pago

por concepto de tasa de
publicación y
mantenimiento de
patente.
‒ No se paga tasa por
concepto de
mantenimiento en caso
de patentes de planta o
diseño.

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© 2014 Estudio Echecopar 53
© 2014 Estudio Echecopar 54
© 2014 Estudio Echecopar 55
Tasas de mantenimiento durante la vida de
una patente:

3 – 3 ½ años 7 – 7 ½ años 11 - 11 ½
después de la después la años después
fecha de fecha de de la fecha de
emisión para emisión para emisión para
el primer el segundo el tercer y
pago pago último pago

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 ¿Y si se venció la fecha de pago?

PERIODO DE GRACIA 3 ½ años y durante el día del 4

aniversario de la concesión de la
patente

7 y 7 ½ años y durante el día del 8

aniversario de la concesión de la
patente

11 ½ años y durante el día del 12

aniversario de la concesión de la
patente

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 Costos
(Honorarios + Tasas)

EE.UU. PERÚ

US$ 20,000 – 30,000 US$ 2,000 – 3,000

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V. PLAZOS
59
 • Plazo de 20
Patente años desde la
de
Utilidad y fecha de la
Planta primera solicitud
de patente.

• Plazo de 14
Patente años desde la
de
Diseño fecha de
concesión.

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VI. ESTADÍSTICAS
61
 Solicitudes de registro presentadas, según
modalidad y orígen, enero - diciembre 2015

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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 Ranking de 10 principales solicitantes de diseños
industriales, modelos de utilidad y patentes de invención
presentadas, según modalidad, enero - diciembre 2015

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
© 2014 Estudio Echecopar 63
 Solicitudes de registro otorgadas, según
modalidad y orígen, enero - diciembre 2015

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

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 Ranking de los diez principales solicitantes de diseños
industriales, modelos de utilidad y patentes de invención
otorgadas, según modalidad, enero - diciembre 2015

Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Evolución

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Sin embargo, hay peores
escenariosY
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Enlaces relevantes:
‒ Búsqueda de patentes y/o búsqueda de propietarios de
patentes (cesiones):
http://www.uspto.gov/patents/process/search/
‒ Búsqueda del estado de la solicitud de patente:
http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
‒ Pago de tasas de mantenimiento:
https://ramps.uspto.gov/eram/patentMaintFees.do
‒ ESF-Web:
http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp.
‒ Formatos:
‒ http://www.uspto.gov/forms/index.jsp

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Alvaro Gutiérrez Bendezú
Socio
Estudio Echecopar

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