Radicación 15 130462 0014 0000 2016-05-06 10:19:56

Trámite 1 MARCAS
Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
APELACI - PRESENTACION
Actuación 422 Folios: 6
RECURSO APELACION
Dependencia 2010 DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

Recursos de Apelación

1 Datos del Solicitante

Nombre: ALVARO Dirección

CORREA Electrónica: Notificacionesbm.Bogota@bakermckenzie.com
ORDOÑEZ

Dirección: Domicilio/País
Av. 82 # 10- COLOMBIA - CUNDINAMARCA -
de
62, P. 5 BOGOTA D.C.
constitución:

Identificación:

CEDULA CEDULA
DE DE
CIUDADANIA EXTRANJERIA
EMPRESA
NIT
EXTRANJERA

PASAPORTE

Número: 79143366-

2 Datos de los Signos

Identificación del
# No. de Expediente No. de Certificado Vigencia Tipo Trámite Clase de Signo:
Signo

15130462 0014
1 0000 TEXTILES EL GATO 000000 MARCAS MIXTA
2016-05-06 10:19:56

Casificación No. 1

Clasificación Niza del Signo 35 - PUBLICIDAD Y NEGOCIO

3 Texto de la Comunicación
 Dentro del término legal interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra
la Resolución núm. 12035 de 16 de marzo de 2016, mediante la cual la
Texto de la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada
Comunicación por el señor Daniel Ricardo Espinosa y concedió el registro de la marca
TEXTILES EL GATO & Diseño en clase 35, a nombre de Textiles el Gato
S.A.S.

4 Documentos Anexos
Anexo
 Baker & McKenzie S.A.S.
NIT: 900.532.339-9

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Bogotá
Colombia

Tel: +57 1 634 1500

Fax: +57 1 376 2211
www.bakermckenzie.com

Señora
Directora de Signos Distintivos
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Expediente No. 15.130.462

Oposición al registro de la marca TEXTILES EL GATO, en la clase 35
internacional.

Solicitante: Textiles El Gato S.A.S.

Opositor: Daniel Ricardo Espinosa Cuellar
Asunto: Recurso de Apelación

ALVARO CORREA ORDÓÑEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en

mi condición de apoderado del señor Daniel Ricardo Espinosa, manifiesto a la Dirección que
dentro del término legal interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra la Resolución núm.
12035 de 16 de marzo de 2016, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos declaró
infundada la oposición presentada por el señor Daniel Ricardo Espinosa y concedió el
registro de la marca TEXTILES EL GATO & Diseño en clase 35, a nombre de Textiles el
Gato S.A.S.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

La Dirección declaro infundada la oposición del señor Daniel Ricardo Espinosa y concedió el
registro de la marca TEXTILES EL GATO & Diseño en la clase 35 tras considerar que:

(…) que nos encontramos en presencia de dos marcas de naturaleza compleja que
coinciden en el uso de la expresión GAT (GATO/GATAS/, no obstante lo anterior, los
signos cotejados no son susceptibles de causar riesgo de confusión en el consumidor
considerando que el signo solicitado se representa de manera compleja y combina de
forma particular elementos que aisladamente considerados carecerían de
distintividad como la denominación TEXTILES con otros no tienen tal limitación,
como lo serían los elementos gráficos incorporados, con lo cual la originalidad en su
combinación determina su identidad e individualización en relación con la marca que
sirve de sustento a la oposición.
 (…) observa esta Dirección que el signo opositor coexiste en el registro marcario,
con otros signos que incorporan la expresión GATO (certificado de registro 310971,
482759, 223628) (…) .

2. Solicito al Despacho que REVOQUE su decisión teniendo en cuenta los siguientes

argumentos:

2.1. La Dirección argumenta que la originalidad en la combinación de elementos de la

marca solicitada, determina su identidad e individualización con la marca que sirve de
sustento a la oposición.

La Dirección en su decisión contradice las reglas para realizar el cotejo marcario, pues
olvida que cuando la comparación se basa en marcas mixtas, se debe hacer un esfuerzo por
encontrar el elemento preponderante de estas. El Tribunal Andino de Justicia ha reiterado
que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo
de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la
fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no
obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en
cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El
elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de
conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013,
ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta
Oficial 410 de 24 de febrero de 1999).

La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es
el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para
la comparación entre signos denominativos (…)1

En este caso, es evidente que el elemento preponderante de las marcas cotejadas es el

elemento EL GATO y LAS GATAS, los cuales son conceptualmente idénticos
independientemente del género que cada uno represente. En la mente del consumidor EL
GATO y LAS GATAS de igual manera va a generar la impresión de un animal, con
independencia de si es femenino o masculino.

1
PROCESO 12-IP-2014

2
Así mismo, el elemento figurativo de las marcas cotejadas también transmite el mismo
concepto, pues pese a las diferencias en sus trazos, de todas maneras sus elementos evocan la
idea de un animal, EL GATO/GATA. El Consejo de Estado, en sentencia No. 4022 de 1998
resaltó:
"Los derroteros doctrinarios del Tribunal de Justicia del cuerdo de Cartagena, y la
apreciación concreta de las marcas KATSS es gráfica y LAS GATAS más gráfica,
que tienen como objeto la distinción de productos de la clase 25, conducen a la Sala
a concluir que ellas son confundibles, al punto que pueden inducir a error al
consumidor, por lo tanto no deben coexistir en el mercado, de donde dada la
preferencia que tenía para la época el entonces solicitante del registro de la marca
LAS GATAS más gráfica, hoy titular del derecho a su uso exclusivo, la marca
KATSS más gráfica era irregistrable, por la causal establecida en el literal a) del
art. 83 en cita. La anterior inferencia se evidencia de la comparación de los
aspectos tanto gráficos como conceptuales. En el gráfico se da la coincidencia de
la figura animal gato, que por representar la idea del felino distinguido con tal
nombre, les da el carácter de marcas emblemáticas y por ello despiertan ambas la
misma idea, por lo cual carece de peso significativo el hecho de que en una marca
se represente un sólo gato y en la otra dos, como tampoco las propiedades del
diseño de cada figura (por computadora o elemental), para hacer desaparecer la
similitud, toda vez que todo ello es accesorio a lo sustancial del concepto.
Cualquiera que sea la forma como se presenten dichos felinos siempre
representarán la misma idea: gatos. En el plano conceptual, la similitud es más
notoria por cuanto igualmente el signo aludido en ambas marcas denota una
misma idea, o concepto, como es la de gatos en plural, máxime cuando a ella
contribuye la correspondencia entre el elemento gráfico (cabeza de una y de dos
gatas) y el elemento denominativo (katts o las gatas), ya que ambos signos buscan
dar la idea de plural. De suerte que estando referidas ambas marcas a una misma
clase de productos, los de clase 25, la similitud entre ellas origina riesgo de
confundir o inducir a error al consumidor en la identificación de una y otra y por
tanto en la selección o escogencia del respectivo producto, lo cual implica que no
deban coexistir en el mercado. (resaltado fuero del texto).

La sentencia mencionada compara precisamente la marca prioritaria con la marca KATTS,

concluyendo que la marca solicitada en ese caso KATTS es irregistrable por cuanto a pesar
de estar en otro idioma y a pesar de no tener semejanzas ortográficas o fonéticas, la misma
evoca exactamente el mismo concepto de un animal felino, que la marca prioritaria. Lo
mismo sucede en este caso, la marca solicitada a pesar de tener elementos adicionales en
general evoca la idea de un gato, al igual que el concepto que evoca la marca solicitada, por
lo anterior es posible concluir que su coexistencia causaría confusión y/o riesgo de
asociación en el consumidor.

Finalmente, cabe resaltar que las marcas cotejadas amparan los mismos servicios en la clase
35, luego el riesgo de confusión y/o asociación es aún más evidente.

3
2.2. En segundo lugar argumenta la Dirección que la marca de mi representada coexiste
actualmente con otros tres (3) registros que contienen el elemento GATO. Al respecto cabe
decir que el hecho de que coexista con estos registro no hace la marca de mi representada
una marca débil. La marca LAS GATAS & Diseño es una marca totalmente arbitraria para
identificar productos de la clase 35, dada su arbitrariedad y distintividad es una marca que
debe protegerse con la misma rigurosidad que cualquier otra que sea igualmente distintiva.

2.3. Finalmente, la Dirección señala que el solicitante cuenta con el registro del signo
TEXTILES EL GATO en la clase 24 y que por ende el solicitante ya tiene derechos sobre
esta expresión.

La marca derivada consiste en la solicitud de un signo similar a uno previamente registrado.

El signo solicitado no debe contener variaciones sustanciales respecto de la marca de la cual
se deriva, tampoco debe pretender el amparo de productos distintos, de lo contrario se
tendría como una solicitud de un derecho totalmente independiente.

El Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado respecto de las marcas derivadas,

aclarando lo siguiente:

“En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la
facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos
accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que
el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro
respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por
tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ –como se las
conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin
embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el
registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación
del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro
totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender
que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”. En el
marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El
propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro
respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por
tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud
comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los

4
 productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca
ya registrada”.2

La marca previamente registrada por el solicitante corresponde al signo TEXTILES EL

GATO & Diseño en clase 24, el cual ampara los siguientes productos tejidos y productos
textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

De acuerdo con lo que ha establecido el Tribunal Andino de Justicia, para que una marca sea
considerada derivada debe reivindicar los mismos productos, de lo contrario, se tendrá como
un derecho totalmente autónomo e independiente. La marca TEXTILES EL GATO
actualmente pretende amparar servicios de la clase 35. Teniendo en cuenta que se exige que
la marca derivada ampare los mismos productos o servicios, es posible concluir que la
solicitud de la referencia no constituye una marca derivada. Todo lo contrario, constituye
una solicitud nueva y autónoma que deberá ser revisada por el Examinador como tal.

3. Por las anteriores consideraciones, reitero mi solicitud de REVOCAR la Resolución

núm. 12035 de 16 de marzo de 2016, y en consecuencia declarar FUNDADA la oposición
presentada por el señor Daniel Ricardo Espinosa y NEGAR el registro de la marca
TEXTILES EL GATO & Diseño en la clase 35, a nombre de Textiles El Gato S.A.S.

4. Notificaciones

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en ese Despacho o en mis oficinas de

abogado situadas en la Avenida 82 No. 10-62, piso 6 en Bogotá D.C.

Atentamente,

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C. 79.143.366 de Usaquén
T.P. No. 20.281

2
Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677,
del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en
los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la
G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.