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93
cin (arts. 2, 3, 21 y 24 LPI, y arts. 3 inc. 2 del Reglamento de la Ley 19.309 -RPI-) .
En base a dicha regulacin puede sostenerse que la finalidad de la normativa del ramo es la proteccin del derecho de propiedad sobre un bien inmaterial
la marca comercial, principio informativo que debe ilustrar toda interpretacin
sobre las diversas instituciones que conforman la disciplina (acciones civiles y
penales, derechos especficos derivados de la titularidad, efectos y extensin de los
registros marcarios).
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Conjuntamente con consagrar la institucin de la nulidad de marca registrada y especficamente la accin jurisdiccional homnima el legislador establece una limitacin consubstancial a su ejercicio, cual es la prescriptibilidad de
dicha accin, cuyos requisitos de operatividad son objeto de anlisis ms abajo.
Esta ltima institucin desempea la funcin de una verdadera regla o razn de
forma que impide, en la medida que se cumplan sus requisitos, el xito de la accin
94
de nulidad, sin considerarse prima facie otras razones sustantivas, segn se explica
ms abajo.
2.1. El fundamento j
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dico de la prescriptibilidad de la accin de nulidad.
95
que la constitucin de
como ex post accin de nulidad por parte de terceros , y en este ltimo caso, ante
RAZ, Joseph, Razn prctica y normas, trad. de Juan Ruiz Manero. Madrid, 1991, pp. 89
y 91, cit. por ORDENES, ngeles, Razonamiento judicial y reglas. Mxico, 2000, pp. 2829.
96
regir la LPI en vigor . As, si una marca comercial fue registrada originariamente en
Aires, p. 183.
7
97
de nulidad se regir por el DL 958 cuerpo legal vigente a esa fecha , mientras
que si el registro original corresponde a una fecha posterior o coincidente con el 30
de septiembre de 1991, entonces se aplicar la actual LPI. Concurren a este respecto,
por tanto, dos legislaciones que tratan la materia, cada una de las cuales como se
ver dispone una regulacin diferente, lo que a su vez conduce a un tambin
dismil razonamiento para abordar a temtica de la prescriptibilidad de la accin de
nulidad, de manera que ambos sistemas son objeto de tratamiento separado en los
apartados siguientes.
Durante mucho tiempo los tribunales del ramo aplicaron esta disposicin
de una manera que podramos calificar de formalista, siendo suficiente, para declarar
la prescripcin de la accin de nulidad, la constatacin del transcurso del citado
plazo de dos aos y el uso de la marca impugnada en Chile por parte de su titular, sin
reparar ni siquiera mediante un rpido vistazo en el contenido o caractersticas del uso realizado por parte del demandado
10
96, de fecha 22 de marzo de 1996) emitido por el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial
tribunal especial de segunda instancia en relacin con el fallo dictado por este ltimo con
fecha 26 de enero de 1996, en los autos sobre nulidad de la marca BIMBO, Registro N. 352.024.
Para un anlisis ms detallado y crtico vid. MORALES ANDRADE, Marcos, Derecho
marcario.
9
10
As queda de manifiesto, por citar slo un ejemplo, en la sentencia dictada en los autos sobre
nulidad de la marca O
NEILL, Registro 319.399, caso en el cual se resolvi acoger la
excepcin de prescripcin opuesta por el demandado. En su parte pertinente, el fallo dispone
que
con la documentacin acompaada, el demandado ha acreditado plenamente que ha
usado, comercializado y publicitado artculos de la clase 25 con la marca etiqueta O
NEILL
desde el ao 1987 a 1989, de manera que en el caso de autos se cumplen los requisitos
establecidos en el art. 31 de la Ley de Propiedad Industrial, para acoger la excepcin de
prescripcin. Que al acogerse la excepcin de prescripcin, se estima inoficioso pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido (fallo del DPI N. 58.662, de fecha 2 de octubre de
1990).
98
Con todo, a partir del ao 1994 es posible advertir un progresivo desarrollo de la temtica gracias al reconocimiento jurisprudencial de ciertos requisitos que
debe reunir el uso de la marca registrada para enervar la accin de nulidad mediante
la excepcin de prescripcin
11
buena fe, cuestin que fue desarrollada por primera vez en la sentencia dictada en
los autos sobre nulidad de la marca HAGEN-DAZS
12
pertinente, es el siguiente:
Las tres exigencias precedentes se fundan en dos principios que informan la legislacin marcaria y que dicen relacin con el inters pblico de que no
existan registradas marcas iguales o similares para distinguir rubros idnticos o
vinculados, lo cual podra llevar a los consumidores o usuarios a incurrir en engao
o error respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios identificados con las marcas en conflicto. Por otro lado, la legislacin de propiedad industrial tambin est sustentada sobre el inters pblico de que los signos distintivos
sean privilegio exclusivo de sus creadores, debiendo ser aquellos obtenidos y usados de buena fe; dicho en pocas palabras, la normativa del ramo busca tambin
evitar y cuando cabe, sancionar la competencia desleal, la cual existe, obviamente, cuando quien no es legtimo creador de un signo distintivo se aprovecha de
este ltimo usndolo para su lucro personal, lo cual no slo se traduce en perjuicios
para el creador de un signo, sino tambin en un grave dao al publico usuario y
consumidor.
11
La primera vez que se realiz un anlisis exhaustivo y ordenado de tales requisitos fue en la
sentencia dictada por el DPI en los autos sobre nulidad de la marca BIMBO, Fallo N. 73.309,
de fecha 15 de julio de 1994, Registro N. 352.024 (cfr. CASTRO, Fernando, La prescripcin de la accin de nulidad del registro de una marca en la Ley N. 19.039, en Asociacin
Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) Mesas Redondas 1993
1994, pp. 108-109).
En dicha sentencia se seal que el uso establecido por el legislador para entender cumplida
la prescripcin requiere de tres exigencias copulativas, a saber, debe tratarse de un uso
r e l e v a n t e , p e r ma n e n t e y d e b u e n a f e , y a l n o c o n c u r r i r e n d i c h o c a s o l a s d o s p r i me r a s
circunstancias puesto que slo se acredit en el proceso un uso espordico y poco significativo se resolvi rechazar la excepcin de prescripcin. Con todo, aparte de mencionar
la exigencia de la buena fe, el fallo no explica ni justifica dicho requisito.
12
99
13
13
Considerando Noveno: En cuanto al requisito de la buena fe, es menester sealar aqu que
conforme a las reglas generales del Derecho sta debe ser presumida, salvo prueba en contrario. En consecuencia, la temtica en cuestin se traduce en una prueba de mala fe con que se
realiza un uso de marca registrada, mala fe que, siendo per se un elemento de carcter
subjetivo, slo puede ser aprehendido a partir de efectivos hechos materiales. En la especie,
los elementos de prueba aportados por el propio demandado permiten acreditar tres hechos
que dan luz acerca del elemento subjetivo que nos ocupa. (A).- En primer trmino, cabe
sealar que el giro cuya explotacin y uso alega el demandado corresponde exactamente al
rubro de comercio o servicios que explota el actor en el extranjero mediante la marca H
agen
Dazs fundante de su pretensin de nulidad, como se seala ms abajo (prrafo 13); (B) en
segundo lugar, ms all de tratarse las marcas en conflicto de signos completamente idnticos, resulta que la tipografa con que el demandado alega usar la marca registrada impugnada
es tambin completamente idntica al signo fundante de la demanda, sin variacin alguna; y
(C) por ltimo, los elementos figurativos que sirven de fondo a la leyenda H
agen Dazs son,
tambin, idnticos entre uno y otro signo, de acuerdo al uso que habra realizado el demandado. Consecuencia de
s i mp l e c o i n c i d e n c i a d e ma r c a , s i n o d e r e c h a me n t e f r e n t e a u n a i mi t a c i n , p o r p a r t e d e l
demandado, de una marca ajena, para el mismo rubro, utilizando la misma tipografa y los
mismos elementos figurativos anexos. Tales hechos constituyen competencia desleal y una
puesta en peligro de la fe pblica de los consumidores que bien podrn confundir los productos, establecimientos o servicios que explota el demandado, como provenientes del creador
de la marca H
agen Dazs, dado el prestigio, relevancia y notoriedad que posee esta ltima en
el extranjero, segn se seala ms abajo en el prrafo nmero 13. Por lo aqu expuesto, queda
destruida la premisa de buena fe con debe usarse la marca registrada impugnada de nulidad,
concluyndose que dicho requisito no se cumple en la especie.
100
14
sario volver sobre ciertos aspectos ya abordados ms arriba, a saber, los fundamentos subyacentes en la regla, o ms propiamente, las razones de sustancia consideradas en la formulacin de aqulla.
15
16
14
15
Supra, 2.1.
16
REGAN, Donald H., Authority and value: Reflections on Razs morality of freedom, p.
1011, cit. por ORDENES, op. cit., p. 17.
101
extiende el lapso a cinco aos, sin exigir esta ltima para que opere la prescripcin el uso de la marca en Chile.
17
18
19
17
Dicho convenio fue promulgado como ley de la Repblica mediante Decreto Supremo N. 425
del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 8 de abril de 1991, entrando en vigencia el
30 de septiembre de 1991, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial. Mediante dicho
convenio se constituy la Unin de Pars de all la sigla CUP universalmente utilizada para
designarlo y su existencia data del 20 de marzo de 1883, aunque ha sufrido las revisiones
posteriores de Bruselas (14 de diciembre de 1908), W ashington (2 de junio de 1911), La Haya
(6 de noviembre de 1925), Londres (2 de junio de 1934), Lisboa (31 de octubre de 1958) y
Estocolmo (14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979).
18
en
caso
de
mala
fe
contemplada
en
el
C U P.
As,
por
ejemplo,
vid.
cit.,
pp.
121-122;
MORALES,
op.
cit.,
pp. 504-505.
Sin
embargo,
para
LARRAGUIBEL dicha extensin del plazo tendra un lmite, el cual estara dado por las
reglas de la prescripcin extraordinaria de diez aos contemplada en los arts. 2510 y 2511 del
Cdigo Civil (cfr., op. cit., pp. 67 y 89-90; y Tratado sobre la Propiedad Industrial, t. II.
Santiago, 1998, p. 129). Con todo, esta ultima postura no ha sido seguida por la jurisprudencia y en ocasin ya hemos formulado nuestros reparos (vid. MORALES, op. cit., pp. 502504).
19
Supra, 2.2.
102
, se
20
encuentra en el inters de reprimir la competencia desleal y evitar que los consumidores se vean inducidos a error o engao acerca de la procedencia empresarial de
los productos o servicios, situaciones que inevitablemente se imponen como consecuencia de la inscripcin maliciosa de un signo distintivo. Con miras a la salvaguarda de dichos intereses, el legislador ha dispuesto entonces la regla jurdica
consistente en que los registros marcarios constituidos de mala fe sern siempre
anulables.
20
Supra, 3.1.
103