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El uso de marcas en Internet

El caso Google
(en Europa)

Maximiliano Marzetti
PhD Candidate
European Doctorate in Law and Economics
Università di Bologna & Erasmus Rotterdam
Universiteit

1
¿Cómo funciona Google
Adwords?
Google permite elegir como
palabra clave (keyword) la marca de un tercero. ¿Infracción m

2
¿Cómo funciona un motor de
búsqueda? Enlaces Patrocinados
(Adwords)

esultados Naturales

3
Francia
Casos:

1.Louis Vuitton Malletier (C-236/08)


2.Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08)
3.Centre national de recherche en
relations humaines (CNRRH) SARL,
Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin,
Tiger SARL (C-238/08)

contra Google France y


Google, Inc.

 4
Petición de decisión prejudicial
• Cour de Cassation (Paris)
• Interpretaciones disímiles de
tribunales europeos nacionales
sobre si el uso de marcas como
keywords en el servicio Adwords de
Google constituye infracción
marcaria
(Reino Unido: NO; Francia: SÍ;

Alemania, Austria y Países Bajos:


indecisos) 5
Legislación
• Directiva 89/104/CEE del Consejo
Marcas Nacionales - Armonización

• Reglamento (CE) 40/94 del Consejo


Marca Comunitaria

• Directiva 2000/31/CE del Parlamento


Europeo y del Consejo
Aspectos jurídicos de los servicios de la

sociedad de la información/Directiva de
Comercio Electrónico

6
Elementos para que exista
infracción marcaria
(cumulativos)
1.Uso sin autorización del
titular
2.Uso en el tráfico
comercial
3.Uso para productos o
servicios idénticos
4.Riesgo de confusión
(incluye el de 7
Opinión del Abogado General
Poiares Maduro
1.El uso de keywords iguales o similares
marcas de terceros por parte de
anunciantes no infringe el derecho
marcario europeo → ν ο η α ψ
ρ ι ε σ γ ο δ ε χ ο ν φ υ σ ι ⌠ ν (ε λ
ι ν τ ε ρ ν αυ τ α ν ο ε σ τ ο ν τ ο ,
ρ ε χ ηαζ ο α λ α τ ε ο ρ  α
δ ε λ ι ν ι τ ι α λ ι ν τ ε ρ ε σ τ
χ ο ν φ υ σ ι ο ν )
2.Tampoco hay infracción de parte del
proveedor de servicios de referenciación
(no hay «uso» en sentido marcario)
3.Sin embargo, el proveedor de servicios de
referenciación no se haya alcanzado por
la exención de responsabilidad (hosting)
de la Directiva de Comercio Electrónico 8
Opinión del Abogado General
Poiares Maduro
• El acceso de los usuarios de Internet a
información relativa a una marca no
debe limitarse al titular de la marca ni
ser limitado por éste
• Riesgo de slippery slope: hoy contra
enlaces patrocinados, mañana contra
resultados naturales, etc. (chilling
effect)
• Rechazo de la aplicación de la teoría del
contributory infringement (US) de
Google por sitios que ofrezcan o
vendan falsificaciones 9

Sentencia del Tribunal
de Justicia (Gran Sala)
de 23 de marzo de 2010
(petición de decisión
prejudicial planteada
por la Cour de cassation
— Francia)

10
1) [Omissis] el titular de una marca está
facultado para prohibir a un anunciante
que, a partir de una palabra clave idéntica
a la marca, que haya seleccionado sin
consentimiento del titular en el marco de
un servicio de referenciación en Internet,
haga publicidad de productos o servicios
idénticos a aquellos para los que se ha
registrado la marca, cuando dicha
publicidad no permite o apenas
permite al internauta medio
determinar si los productos o
servicios incluidos en el anuncio
proceden del titular de la marca o de
una empresa económicamente vinculada
a éste o si , por el contrario ,11
2) El prestador de un servicio
de referenciación en Internet
que almacena como palabra
clave un signo idéntico a una
marca y organiza la
presentación en pantalla de
anuncios a partir de tal signo
no hace uso de dicho signo en
el sentido [establecido por la
legislación marcaria]

12
3 ) El artículo 14 de la Directiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo debe interpretarse en el sentido
de que la norma se aplica al prestador de
un servicio de referenciación en Internet
cuando no desempeñe un papel activo
que pueda darle conocimiento o
control de los datos almacenados. Si
no desempeña un papel de este tipo, no
puede considerarse responsable al
prestador de los datos almacenados a
petición del anunciante, a menos que, tras
llegar a su conocimiento la ilicitud de
estos datos o de las actividades del
anunciante, no actúe con prontitud para
retirar los datos o hacer que el acceso a
ellos sea imposible. 13
Análisis del fallo
• El titular de la marca podrá
impedir el uso de la misma
como keyword por parte de
competidores
• Establece un safe harbour
para Google en Europa para
su servicio de Adwords (vía
analógica, proveedor de 14
Dudas I
• ¿Qué pasa si el internauta
usa una marca sólo para
buscar información
comercial sobre sus
competidores?
• ¿Es Google mejor que los
tratados internacionales
para liberalizar el comercio 15
¿Google Adwords como
liberalizador del comercio
internacional?
Para Emprendedores:
• Disminuye las barreras de entrada a
mercados y regiones donde los costos
de la publicidad tradicional son
prohibitivos.
• No sufre presiones proteccionistas a la
que están sometidos los países (rent
seeking).
Para Consumidores:

• Mayor competencia significa mayores


posibilidades de elección, productos
de mayor calidad a menores costos.
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Dudas II
• Permanece irresuelto el tema de la
regulación de la WWW: los DPI son
nacionales y el alcance de
Google/Internet no reconocen
fronteras.
• Riesgo de fragmentación regulatoria.
Google Adwords no infringe el
derecho de marcas en Europa. ¿Y en
EE.UU.? ¿Y en el esto del mundo?
¿Forum Shopping?
• Además, la regulación asimétrica
pueden crear ventajas y desventajas17
¿Regular Internet?
¿Cómo regulamos Internet?
¿Regulamos Internet?

¿Autoregulación? ¿Soft Law?

¿Tratado multilateral en materia

marcas en Internet/indemnidad de los


proveedores de servicios de
referenciación pagos?
¿OMPI u OMC? ¿Otro foro?

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Repensando el análisis
económico del derecho de
marcas
• ¿Cuál es el fundamento para el
otorgamiento de un derecho de
exclusiva sobre un signo distintivo?
• ¿Es el derecho a la marca igual al
derecho de propiedad clásico?
• ¿Se puede adaptar el análisis
canónico de Landes y Posner (1987
y 2003) y Economides (1998) a la
economía de la Web 2.0?
19
Gracias por su
atención
Se agradecen críticas
constructivas, destructivas,
comentarios y sugerencias:

maximiliano.marzetti@edle-
phd.eu
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