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INTRODUCCIN La informacin es, en diversos mbitos, objeto de las normas jurdicas.

Y en ocasiones, estas normas obligan a los sujetos a difundir informacin (en el caso de los testigos), o se los prohibe (tratndose de un secreto profesional) o les exige que comprueben la verdad de lo que han difundido (como sucede con las calumnias o injurias). Y cuando la informacin es producto de un acto inventivo, nuevo y susceptible de aplicacin industrial, se habla de tecnologa la que, cuando rene una serie de requisitos, puede lograr un reconocimiento especial por parte de la autoridad, encontrando su forma material en una patente o registro, cuyo contenido fundamental es un derecho subjetivo conocido como exclusiva, que es susceptible de cesin, oponible a terceros y que implica la posibilidad de realizar una actividad econmica. Como consecuencia de la apertura de mercados internacionales, en los ltimos aos el desarrollo del comercio y la transferencia de tecnologa han cobrado singular importancia en el trfico comercial.; una de sus principales herramientas para llevar a cabo tal fin es la transferencia del Know How. Sin embargo, prontamente se ha venido a vulgarizar el trmino, y se utiliza indiscriminadamente para aplicarlo a cualquier clase de conocimiento, por lo que es necesario precisar y delimitar su concepto y explicar qu es en realidad el Know How y cules son y en qu consisten sus principales caractersticas tales como el carcter secreto de la informacin, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, la ventaja competitiva, el valor econmico de la informacin y la informacin generalmente no conocida.

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA (KNOW HOW) CAPITULO I NOCIONES GENERALES 1.1.- ANTECEDENTES Proviene del vocablo anglosajn, que data del ao 1838, Know How to do it, es decir saber cmo hacer algo o saber cmo hacerlo. Su nacimiento viene con posterioridad a la segunda guerra mundial y es en el mundo occidental que se dan grandes avances de carcter industrial y tecnolgico, los mismos que, corno es obvio, eran guardados celosamente por quienes los realizaban. Una parte de dichos conocimientos se amparaba en la proteccin brindada a las patentes, pero existan sin embargo innovaciones de ndole tcnica o cientfica que por su naturaleza no eran susceptibles de dicha proteccin. Con posterioridad a la segunda guerra mundial se produjeron en el mundo grandes avances de carcter industrial, tecnolgico y cientfico, que fueron guardados en secreto por estrategia esperando el momento de usar dichos descubrimientos en el mbito civil, en tanto eran aplicados en los enfrentamientos blicos Las guerras del cientfico en la mercantil en la produjese dicha los realizaban. Medio Oriente nos han demostrado la aplicacin del avance aplicacin de las armas, para luego pasar a la aplicacin fabricacin de productos de alta tecnologa. En tanto no transicin avances, eran guardados celosamente por quienes

Una parte de los descubrimientos cientficos se amparaban en las licencias de patente, pero existan invenciones de carcter tcnico que, sin embargo, por su naturaleza, no era susceptibles de dicha proteccin; y, es ms, no convena, ya sea por inters blico o comercial, que sea de conocimiento, con lo que el secreto industrial pas a tener una relevancia en el campo del Derecho Mercantil. Vincent Chula explica el fenmeno cuando afirma que la tecnologa actual hace que la competencia entre las empresas se situ en pequeos avances que difcilmente seran patentables, y en todo caso, por su rpida obsolescencia, no llegan a patentarse.

1.2.- CONCEPTO Y DEFINICIN El contrato de licencia de know-how es un negocio jurdico por el que una parte (transferente) se compromete a poner a disposicin de la otra (adquirente o receptor) los conocimientos tcnicos constitutivos del know-how de modo definitivo, desprendindose de ellos en todo o parte, o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotacin por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestacin (normalmente, una cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre produccin o venta). Es el manejo de informacin aplicada al campo industrial o comercial que nos permite llevar a cabo alguna de estas actividades. Una de las caractersticas principales de este conocimiento es que nos brinda un plus o valor agregado al momento de su aplicacin, que lo hace valioso para quien lo posee, requiriendo de ciertos cuidados para que esa informacin no pase a conocimiento de terceros sin el consentimiento de su poseedor legtimo. En doctrina existen una serie de conceptos que hacen referencia a esta clase especial de conocimientos; y modernamente, tambin se le entiende de manera amplia, de tal forma que su concepto abarca la idea de su uso y aplicacin tanto en el mbito industrial como comercial. Jos Gmez Segade en su obra El Secreto Industrial (Know How), seala: Es muy difcil dar una definicin del secreto industrial. Y en efecto, en principio podra causar confusin la utilizacin (por parte de la doctrina y legislacin internacional) de determinados vocablos que hagan referencia al Know How Por su parte, Sheldon Burahtein afirma: Informacin confidencial, tambin est referida a la informacin privilegiada, la cual se refiere a cualquier informacin que no est disponible al pblico y que otorga a su poseedor una ventaja sobre otros que no la conocen. Informacin de cualquier tipo, financiera, comercial o tcnica, que puede ser protegida como informacin confidencial. La informacin confidencial es tambin conocida como trade secret, particularmente en los Estados Unidos de Norteamrica. La informacin confidencial incluye al Know How. El Know How es un conocimiento fctico que no puede ser descrito exactamente como una entidad separada. Cuando es usado en combinacin con otros conocimientos, el resultado es una habilidad especial para producir o hacer algo que de otra forma no podra ser llevado a cabo con la misma exactitud o precisin necesaria para el xito comercial. Por otro lado, al interior de nuestro sistema jurdico, se le denomina secreto industrial, secreto empresarial, conocimientos tcnicos no patentados, informacin no divulgada, entre otros.

El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, acertadamente encuentra que el trmino Know How, al momento de su traduccin al espaol, trae consigo cierta incertidumbre dependiendo del contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que prefiere (a fin de no entrar en mayores disquisiciones) denominarlo como conocimientos tcnicos, y seala lo siguiente; El estudio del rgimen jurdico aplicable a los conocimientos tcnicos se ha visto innecesariamente complicado, en los pases de habla hispana, por la introduccin en la prctica comercial y en la doctrina de la expresin inglesa know how. Se trata de un uso tambin frecuente en Francia y Alemania, (...) puede aqu observarse que esa voz no forma parte de los conceptos esenciales utilizados por la legislacin y, en general, por la jurisprudencia, para solucionar las cuestiones concretas que se plantean respecto de los conocimientos tcnicos. Y agrega: Nada ha impedido, por cierto, que en las traducciones del espaol al ingls se utilice la voz know how como equivalente de la expresin conocimientos tcnicos, empleada en legislaciones de pases hispanohablantes. 1.3.- IMPORTANCIA Jos Masaguer seala que el contrato de know-how tiene una doble importancia: tanto por las inversiones acometidas para obtenerlo como por la ventaja competitiva que tiene su dominio. No es de extraar pues que el k1'lowhow se haya convertido en una pieza esencial en el proceso de transferencia de tecnologa. As, se encuentran clusulas de transmisin del know-how en numerosos contratos de transferencia de tecnologa como los contratos de cesin o licencia de patente o de otra modalidad industrial de construccin de instalaciones industriales de cooperacin para el desarrollo de programas comunes de investigacin. Tambin ha desarrollado un negocio jurdico que de forma independiente establece y regula la transmisin de la informacin tcnica secreta. 1.4.- NATURALEZA JURIDICA

Es un contrato de Derecho Privado, de naturaleza atpica al no contar con una norma que lo regule en todo su contexto, al cual se le aplica la seccin primera del Libro VII, De las Obligaciones, del Cdigo Civil, en tanto regula las disposiciones generales aplicables a los contratos de Derecho Privado. Tambin se aplicarn los usos y costumbres del comercio internacional. En el Per el Decreto Legislativo N 823 (Ley de Propiedad Industrial) regula en los artculos 116 a 12710 referente al secreto industrial y en cierta medida se ampara el derecho al conocimiento reservado, sin embargo el contrato de know how' o de transferencia de tecnologa no

se ha regulado especficamente. Es considerado por lo comn como un contrato suigeneris. Posee valor patrimonial y aptitud para ser objeto de negocios jurdicos, bien inmaterial fruto de la mente humana que se plasma en objetos corpreos (frmulas diseos apunte, esquemas), pero sobre el cual no recae, un derecho de exclusiva. No es un bien susceptible de dominio, la persona que dispone de un conocimiento tcnico no es dueo de ste, porque no se trata de un bien susceptible de un derecho de propiedad, es un monopolio de hecho fundado en el secreto guardado por su beneficiario, ante cuya violacin nacen ciertos derechos que no se refieren a los conocimientos tcnicos en s. Otorga derechos de propiedad pero no plenos, nadie use ni disponga de su know-how contrario a derecho; el titular tiene el privilegio de usar y disponer del know-how, y los terceros deben respetarlo lo haga o no; el titular tiene la facultad de disponer del know-how por venta y licencia y de obtener una orden judicial contra el uso o disposicin del know-how por parte de terceros que lo obtengan impropiamente. Es un bien inmaterial, y como tal, susceptible de constituirse en objeto de contratos. Pero no constiituye necesariamente un derecho de propiedad, cuidndose la ley de pronunciarse al respecto, estableciendo en su art 116

1.5. ELEMENTOS Para que el Know How sea reconocido como tal, deber reunir ciertos requisitos; cualquier informacin que se mantenga oculta no resultar necesariamente merecedora de proteccin jurdica como Know How. 1.5.1. Carcter secreto de la informacin Un secreto es algo que alguna persona intenta evitar que se haga de conocimiento general. La doctrina mayoritaria considera que esta clase de conocimientos debe tener el carcter de secreto a fin de poder obtener de aquellos el mayor provecho, ya que de otra manera no tendra objeto su tutela jurdica al pasar a ser de dominio pblico. Sin embargo, es necesario aclarar que para efectos de este anlisis, deben considerarse como equivalentes, informacin secreta e informacin confidencial. En ambos casos puede afirmarse que los conocimientos son secretos.

El secreto ser un cierto saber, un cierto conocimiento que se asla, poniendo obstculos para que no llegue a ser conocido por otras personas8. El secreto, por tanto, es un estado de hecho o situacin fctica, consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc., y desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas. Esta informacin relevante debe estar en dominio de un nmero muy reducido de personas, sino slo de una. Este carcter secreto del Know How tendra su nico aparente inconveniente en la necesidad de transmitir la informacin a aquellas personas que deban de conocerla para su utilizacin o aplicacin, lo que resulta ser necesariamente obvio. Al respecto, Cabanellas opina: No cabe exigir en este sentido, que los conocimientos secretos slo sean accesibles a su titular, pues ello no slo va en contra de la acepcin corriente del concepto de secreto, sino que impedira la utilizacin econmica de esos conocimientos, la cual requiere su comunicacin a empleados, proveedores u otros crculos limitados de personas1 1.5.2.- Elemento subjetivo En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el secreto industrial) un elemento subjetivo o voluntad del titular de mantener oculto el mismo. Se trata de la voluntad que tiene el poseedor del Know How de mantener aquella informacin oculta; sabe que tiene entre sus manos un elemento que lo puede hacer ms competitivo en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus actividades industriales o comerciales. Tiene entonces, el deseo de que la informacin que posee no sea de conocimiento de terceros (sin su autorizacin o consentimiento) y no deseara que un competidor tenga acceso a la misma. l, ha pensado en el valor econmico de esa informacin e intencionalmente decide que no debe ser conocida por terceras personas. Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del Know How sepa que ste tiene algn valor industrial o comercial pero no le interesa (por su vocacin filantrpica (ocultarlo, y lo transmite a sus colegas de profesin u oficio o a cualquier otra persona; o lo publica en algn medio de difusin. En este supuesto, no existira el elemento subjetivo del que hablamos, ya que el poseedor del Know How no tiene voluntad alguna de mantener en secreto su informacin
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Cabanellas, Op. Cit., pg. 55.

1.5.3.- Elemento objetivo A fin de mantener el carcter secreto de la informacin, el poseedor del Know How no slo deber tener la voluntad (elemento subjetivo) de que sta no llegue a conocimiento de terceros no autorizados, sino que deber llevar a cabo una serie de actos tendentes a conservar fuera del alcance de stos tal informacin. Gmez Segade seala que, los secretos industriales constituyen valores incorporales de la empresa; muchas veces incluso son un elemento de importancia decisiva en el conjunto de valores empresariales. En suma, el elemento objetivo del secreto est constituido por el inters de la empresa en el mantenimiento de su capacidad competitiva; es decir, el inters por mantener su posicin o situacin en el mercado. Debe entenderse entonces, que al referirnos al inters como elemento objetivo, estaremos hablando de conocimientos tiles para la empresa cuyo conocimiento por personas no autorizadas podra causar perjuicio a su poseedor legtimo al ver vulnerada su capacidad competitiva. 1.5.4.- Ventaja competitiva Definitivamente, la clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la industria o el comercio y este uso o aplicacin nos debe poner eventualmente un paso delante de nuestros competidores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al momento de competir en el mercado, es esta ventaja la que genera el inters sobre su adquisicin; es ese algo innovador, diferente, desconocido para otros, el que le otorga su especial atractivo. Al respecto, Cceres Barraza Csar explica: La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de las tcnicas innovadoras y de los conocimientos tcnicos y comerciales aplicados sea que fueren tiles o no-; pero stos no se logran sino despus de haber invertido gran cantidad de tiempo y esfuerzo, por no citar tan slo el dinero; y es esa inversin la que empuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que le brindan fuerza competitiva y valor de licencia2. 1.5.5.- Valor econmico de la informacin

Cceres Barraza Csar; Proteccin Jurdica de los Secretos Empresariales Ed. Cuzco, Lima, 2002, pg. 91.

De nada servira que por el slo hecho de que cierta informacin industrial o comercial se mantenga en secreto, sta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento jurdico. Si el Know How es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia en la fabricacin de determinado producto o el desarrollo de la prestacin de un servicio, sea porque reduce los costos de produccin o minimiza el tiempo de consecucin de los objetivos planteados en la empresa, esto necesariamente le otorgar una ventaja competitiva. Y como consecuencia de esa ventaja, la informacin adquiere un determinado valor econmico, susceptible de intercambio en el mercado. 1.5.6.- Informacin susceptible de ser usada en la industria o el comercio De nada valdra que estos conocimientos, pese a que hayan adquirido algn valor econmico en el mercado, no sirvan para ser aplicados en la industria o el comercio. La propia esencia del Know How es la aplicacin prctica de sus elementos constitutivos para el desarrollo de estas actividades, por lo que resulta imprescindible a nuestro juicio, el cumplimiento de dicho requisito. 1.6. CARACTERSTICAS Es un contrato principal, al no depender de otro negocio jurdico que lo preceda. No es derivativo de otro contrato del cual dependa, a diferencia de la hipoteca, que est ligada a la obligacin principal. Es complejo, ya que siendo su objetivo muy amplio, puede dar lugar a diversas formas obligacionales. Es un contrato atpico, ya que no est regulado de manera especfica por nuestro ordenamiento legal. En razn a su atipicidad, el know-how' ' se regir principalmente por la autonoma de la voluntad de las partes':', expresada en las condiciones pactadas. Es constitutivo. es creador de situaciones jurdicas, en contraposicin a los contratos extintivos o resolutivos, cuyo fin es poner fin a relaciones existentes. Es un contrato de prestaciones recprocas ya que cada una de las partes asume obligaciones frente a la otra. Es un contrato oneroso, ya que cada una de las partes obtiene una ventaja de su celebracin. Es un contrato conmutativo, ya que cada una de las partes es capaz de conocer o estimar anticipadamente los beneficios y sacrificios que importa su celebracin. Es consensual, pues se perfecciona con el mero consentimiento de los contratantes.

Es de tracto sucesivo, pues su ejecucin esta diferida en el tiempo. Las prestaciones que supone la cesin del know-how generalmente se llevan a cabo a lo largo de un proceso productivo. Situacin que conlleva la caracterstica de los contratos de duracin; no se agotan en un solo acto o en una sola prestacin, sino conllevan una serie de prestaciones en el tiempo que la partes desean mantener y no quebrar por cualquier motivo, sino por una circunstancia especial y esencial. 1.7.- DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS JURIDICAS 1.7.1. Con la licencia de patentes En el contrato de licencia de patentes esta registrada y protegida por la ley, cuya existencia no es un secreto de la empresa que ha llegado a ella, dado el carcter pblico que tiene el Registro de Marcas y Patentes. Esto no se da en los contratos de know-how, pues el secreto de lo que constituye una nueva tcnica para la invencin misma es fundamental. 1.7.2.- Con el contrato de compraventa La distincin radica en que, por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. En el contrato de know-how el transmitente no vende sus conocimientos, tan slo autoriza su uso, a cambio de una retribucin, lo que se materializa mediante la entrega de planos, maquinarias, cintas, etc. Otra diferencia es que el contrato de know-how es de tracto sucesivo, establecindose una duracin en el tiempo que las partes deseen, puesto que generalmente tiene lugar en el transcurso de un proceso productivo. Adems, los bienes objeto del know-how no son susceptibles de apropiacin y por tanto no existe transferencia de derecho de propiedad alguno. 1.7.3. Con el contrato de arrendamiento de cosas o de servicios En el contrato de know-how, el cedente no pierde la posibilidad de utilizar salvo pacto en contrario-la tecnologa que transfiere en el contrato, debido a que su obligacin no es poner a disposicin del arrendatario elementos materiales, como bienes muebles, servicios, etc., sino la de transmitir una serie de conocimientos tcnicos. En lo que respecta al arrendamiento de bienes, en el know-how se transmiten elementos que por su naturaleza inmaterial no son susceptibles de ser entregados como suelen ser los bienes muebles, al consistir en una serie de conocimientos tcnicos que parecen en los instrumentos que lo recogen (planos, informes, etc.)

1.7.4.- Con el contrato de asistencia tcnica La asistencia tcnica puede ser conceptuada como la asesora brindada al beneficiario sobre el proceso de fabricacin, prestacin de servicios, instruccin de su personal, etc.; este contrato es un elemento del contrato de know - how, no siendo posible sostener que toda asistencia tcnica implica una cesin de know how. Sobre el particular, Massaguer sostiene que existe una enorme diferencia, tanto en la configuracin contractual como en la finalidad de la asistencia tcnica que habr de prestar el cedente, segn sta se incluya en el marco de una transmisin de know-how entre empresas de un nivel tecnolgico similar o a favor de una empresa sin un nivel tecnolgico avanzado.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Derechos y obligaciones del cedente Derechos del cedente - Recibir el pago convenido a cambio de la prestacin estipulada, salvo que el contrato sea a ttulo gratuito, lo cual, si bien es posible, es igualmente poco frecuente. - A exigir que el beneficiario guarde secreto de los conocimientos que transfiere, y este derecho a la confidencialidad, en caso de no ser respetado, le dar facultad de exigir la reparacin de los daos y perjuicios, incluyendo el dao personal. - A que se explote la tcnica transmitida por parte del beneficiario. - A que se cumplan con las exigencias de calidad impuestas en el contrato. - A que se le comunique de las mejoras producidas durante la explotacin de la tcnica transmitida. - Finalmente, tiene derecho a exigir al beneficiario el cumplimiento de los llamados acuerdos enlazados, entendiendo por ellos el suministro de materias primas, equipos o servicios. Obligaciones del cedente La principal obligacin es la de transmitir el know-how, es decir, el cedente se obliga a suministrar al beneficiario toda la informacin que sea necesaria para que ste pueda ponerla en prctica. Por la complejidad de los conocimientos tcnicos de un contrato de esta naturaleza, esta obligacin debe necesariamente llevar implcita la plena comunicacin de los conocimientos tcnicos o avances que constituyen la esencia del know-how objeto del contrato. Ello se traduce en documentacin o elementos tcnicos que contenga la informacin relevante a transmitir, como es el soporte material del know-how que puede ser: esquemas, muestras, memorias explicativas, clculos, manuales de instrucciones, etc. - Se obliga a brindar asistencia tcnica al beneficiario, la misma que se encontrar condicionada a 10 estipulado por las partes. Al respecto debemos precisar que la asistencia tcnica no puede ser confundida con el objeto del contrato de know-how, sin embargo suele formar parte de las obligaciones asumidas por el cedente, como complemento a la informacin puesta a disposicin del beneficiario de la tecnologa. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

A la efectiva transferencia de conocimientos A percibir, cuando corresponda la materializacin del conocimiento A la asistencia tcnica, cuando se pacte A la exclusividad en el conocimiento y al mantenimiento de la reserva, cuando se pacte. OBLIGACIONES: Obligacin De pago Obligacin De mantener conocimiento en secreto Obligacin De explotar y hacer uso de los conocimientos transmitidos Obligacin de comunicar las mejoras, innovaciones o utilidades descubiertas con ocasin del desarrollo del conocimiento transmitido

Conclusiones El trmino Know How, no esta referido a cualquier clase de conocimiento conforme se viene utilizando comnmente, es algo ms; y para que merezca proteccin en al mbito jurdico debe reunir determinadas caractersticas que delimitan su esencia. Aun falta bibliografia Cabanellas de las Cuevas, G. (1984). Rgimen Jurdico de los Conocimientos Tcnicos. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 548 p. Cceres B., C. (2002).Proteccin Jurdica de los Secretos Empresariales. Lima, Ed. Cuzco, 283 p. FONT S., A. (1999). La Proteccin Internacional del Secreto Empresarial. Madrid, Eurolex, 267 p. Gmez S., J. A. (1974). El Secreto Industrial (Know-how), Editorial Tecnos, Madrid, pp.411. INDECOPI, Compilacin Legislativa de Propiedad Intelectual (1997). Segunda Edicin. Lima, 420 p.