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Causa N 7.

267/01 - "TELINVER SA c/ EDITORIAL COYUNTURA SA Y OTRO s/ cese de oposicin al registro de marca" - CNCIV Y COMFED- SALA III - 19/09/2006

"En el caso, el punto central de la controversia consiste en determinar la posibilidad de coexistencia de la marca registrada "BUSINESS TO BUSINESS" y del signo solicitado "B to B", analizando especialmente si este ltimo conjunto, que constituye una abreviatura de la primera, importa efectivamente una utilizacin marcaria que obsta a la procedencia del registro. Toda vez que esta deliberada eleccin es decisiva para la resolucin de la litis, se debe asegurar la imposibilidad de confusin en el pblico consumidor del origen de la mercadera o la identidad de la prestataria del servicio y tambin alejar toda posibilidad de captacin de clientela o mritos ajenos." "Hecha esta aclaracin, advierto que la actora cuando funda la alegada inexistencia de superposicin de los productos que alega, puntualiza que como su actividad consiste en brindar servicios de telecomunicaciones, por cuanto integra el Grupo Telefnica, no se puede superponer con la desarrollada por la Editorial Coyuntura, ya que se relaciona con un medio de comunicacin grfico, esto es, mediante la publicacin en una revista." "Dicha argumentacin pone en evidencia que la actora ha confundido las actividades que desempean, tanto ella como su contraparte, con los productos que se pretende amparar con las denominaciones en cuestin, en los cua les se debe centrar concretamente el anlisis." "En el caso, es dable reparar que mientras el producto que distingue el signo de Editorial Coyuntura es una revista que ella publica, el signo pretendido por Telinver S.A. ("B TO B") se refiere a los productos y/o servicios que ofrece, tambin a travs de una publicacin, aunque en Internet (conf. www.paginasdoradas.com.ar/WAP). La propia naturaleza de ambas publicaciones denota que estn dirigidas a un pblico calificado, a lo cual se aade otra particularidad y es que la publicacin de la actora se realizar en una plataforma virtual, como ella misma califica a fs. 34, extremo que tambin es indicador de la clase de pblico que acceder a ella, cuyo grado de especializacin aparece an ms marcado." "Teniendo en cuenta tales circunstancias, considero que el nivel de conocimientos que necesariamente se requerir para adquirir los productos y/o servicios ofrecidos con la denominacin registrada y la que se solicita, no permite considerar que los potenciales consumidores integren un pblico masivo o mayoritario, como lo sostuvo el colega de la anterior instancia." "Y en tanto no ha sido controvertido lo decidido por el juzgador en el sentido de que en determinados circuitos, tales como los mercados econmicos y financieros en los que se adquirirn los productos en cuestin, la designacin solicitada ("B TO B") significa lo mismo que la registrada ("BUSINESS TO BUSINESS"), parece obvio que la sola mencin de la abreviatura "B TO B" convocar inmediatamente a su significado,

contrariamente a lo que propugna la actora a fs. 37." "Toda vez que este contenido conceptual es el elemento que sobresale y desempear cabalmente la funcin marcaria atrayendo la atencin de los compradores, atendiendo a las finalidades propias de la ley de la materia -que no se agotan en la proteccin de las leales prcticas comerciales sino que contemplan los intereses del pblico consumidor-, se impone concluir que, dada la calificacin del pblico al que estn destinados los productos en cuestin, podrn eventualmente suscitarse confusiones sobre la realidad de las cosas. Tal como lo he adelantado, concurren entonces objeciones serias que justifican vedar la coexistencia del conjunto peticionado con el que se le opone. Ello, an cuando la solicitante no sea de mala fe." "Por los fundamentos expuestos, voto, pues, por la revocatoria de la sentencia apelada. En consecuencia, corresponde rechazar la demanda interpuesta, con costas de ambas instancias a la actora, en atencin a su carcter de vencida." VERSION PARA IMPRIMIR

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En Buenos Aires, a los 19 das del mes de septiembre del ao dos mil seis, hallndose reunidos en acuerdo los Seores Vocales de la Sala III de la Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "TELINVER SA c/ EDITORIAL COYUNTURA SA Y OTRO s/ cese de oposicin al registro de marca", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo: 1. Al registro de la marca "B TO B" pedido por la actora mediante las actas nro. 2.138.658/659/660 para cubrir todos los productos y servicios de las clases 16, 35 y 38 (luego limitado en su alcance para las clases 35 y 38, conf. fs. 93/94)), se opuso la demandada por estimarla confundible con su marca registrada "BUSINESS TO BUSINESS" de la clase 16 (registro 1.638.768) y las solicitudes para las clases 41, 42 y 35 (actas 2.148.149/150), transferidas -con posterioridad a la oposicin- a Diversified Communications. En tanto esta ltima acept, en el acuerdo que corre a fs. 93/95, las limitaciones al registro peticionado por la actora, qued finalmente excluida de la litis a fs. 102.//Para remover la oposicin, Telinver S.A. promovi la demanda de autos que obra a fs. 8/10 vta. (ampliada luego en la presentacin de fs. 33/39), en la cual, adems de sostener la inconfundibilidad de los signos enfrentados, explic que formaba parte del grupo Telefnica de Argentina S.A. y prestaba servicios en todo lo relacionado con las telecomunicaciones en el pas.Resistida esta pretensin por Editorial Coyuntura S.A. a fs. 68/73, el colega de la anterior instancia, en la sentencia que corre a fs. 489/92, luego de tener por demostrado que la marca pretendida por la actora "B TO B" es la abreviatura de la marca registrada de la demandada "BUSINESS TO BUSINESS", juzg que los conjuntos objeto de la comparacin significaban conceptualmente lo mismo.-

Empero, sobre la base de considerar que el conocimiento de lo conceptual es un atributo del pblico consumidor especializado que desempea su actividad profesional y/o laboral en el mercado de los negocios o de la economa, al que calific de minoritario, entendi que ello no suceda con el grueso del pblico al que estaban destinados los productos pertenecientes a la clase 16, en tanto son de uso masivo.Concluy, pues, que en el particular contexto analizado, la oposicin deducida era infundada.Hizo lugar entonces a la accin imponindole las costas a la vencida, por aplicacin del criterio objetivo de la derrota que consagra el artculo 69 del Cdigo Procesal.Esta decisin fue apelada por la demandada a fs. 495, quien expres sus agravios a fs. 511/15 los que no () fueron replicados por su contraparte.Median asimismo a fs. 493 y a fs. 496, los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia en crisis, los que sern tratados por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.2. Esto sentado, adelanto, desde ya, que las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el escenario en que se ambienta la causa, pues dichos signos, en mi criterio, se prestan a confusin que puede afectar los fines esenciales de la Ley de Marcas (C.S. Fallos 272:290;; 279:150; etc.).Para llegar a esta conclusin he tenido en cuenta, entre otras razones que expondr ms adelante, que en virtud de la funcin distintiva de la marca, la ley requiere para la registracin de un signo que sea claramente distinguible a los ya existentes.Ello, pues la normativa marcaria tiene como una de sus finalidades primordiales proteger los intereses del pblico consumidor, evitando que pueda caer en errores en cuanto al origen del producto (por confusin de los signos que lo individualizan comercialmente), o en cuanto a su naturaleza, propiedades, mrito, calidad, tcnica de elaboracin y otras caractersticas.Por ello, el modo ms razonable de asegurar esta tutela, es desde la ptica de los eventuales consumidores o usuarios de los productos o los servicios (conf. esta Sala, causa 2983/91 del 14.6.95).3. En el caso, el punto central de la controversia consiste en determinar la posibilidad de coexistencia de la marca registrada "BUSINESS TO BUSINESS" y del signo solicitado "B to B", analizando especialmente si este ltimo conjunto, que constituye una abreviatura de la primera, importa efectivamente una utilizacin marcaria que obsta a la procedencia del registro.Toda vez que esta deliberada eleccin es decisiva para la resolucin de la litis, se debe asegurar la imposibilidad de confusin en el pblico consumidor del origen de la mercadera o la identidad de la prestataria del servicio y tambin alejar toda posibilidad de captacin de clientela o mritos ajenos.-

Hecha esta aclaracin, advierto que la actora cuando funda la alegada inexistencia de superposicin de los productos que alega, puntualiza que como su actividad consiste en brindar servicios de telecomunicaciones, por cuanto integra el Grupo Telefnica (conf. fs. 35, 4to. prr.), no se puede superponer con la desarrollada por la Editorial Coyuntura (conf. fs. 35), ya que se relaciona con un medio de comunicacin grfico, esto es, mediante la publicacin en una revista.Dicha argumentacin pone en evidencia que la actora ha confundido las actividades que desempean, tanto ella como su contraparte, con los productos que se pretende amparar con las denominaciones en cuestin, en los cuales se debe centrar concretamente el anlisis.4. Establecido lo anterior, me interesa subrayar que para realizar el cotejo, es imperativo para el juzgador conocer quin ser el consumidor y as saber cul ser su reaccin frente a las marcas enfrentadas, pues es precisamente el consumidor a quin se le atribuir la posibilidad de confusin. Dicho en otras palabras, a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qu clase de pblico resultar comprador de los artculos y/o servicios protegidos por las marcas en conflicto (conf. Sala I, causa 3522 del 22.10.81).Por lo tanto, corresponde examinar los problemas marcarios colocndose en la situacin de los usuarios o adquirentes y juzgar, desde el ngulo de estos, si el empleo de un nombre posee rasgos con aptitud para provocar errores o confusiones contrarios a los fines de la ley de marcas, esto es, el amparo del pblico consumidor y la proteccin de prcticas mercantiles sanas (conf. Fallos: 279:150; Sala II, doctr. de la causa 1835/96 del 24.10.97).En este mismo orden de ideas, conviene agregar que la proteccin podr no ser necesaria para todos los consumidores, pues -como lo seal la Sala I- "basta que varios de ellos puedan ser inducidos en error" (doctrina que fue establecida para el registro de palabras extranjeras -conf. causa 568 del 18.6.71, recordada por J. Otamendi, "Derecho de marcas", Bs. As. 1995, 2a. ed., p. 178, nota 142- la cual es enteramente aplicable al supuesto de marcas en conflicto en nuestro territorio constituidas por palabras o conjuntos extranjeros conceptualmente coincidentes; conf. Sala II, causa 3087/97 del 16.5.00).5. En el caso, es dable reparar que mientras el producto que distingue el signo de Editorial Coyuntura es una revista que ella publica, el signo pretendido por Telinver S.A. ("B TO B") se refiere a los productos y/o servicios que ofrece, tambin a travs de una publicacin, aunque en Internet (conf. www.paginasdoradas.com.ar/WAP).La propia naturaleza de ambas publicaciones denota que estn dirigidas a un pblico calificado, a lo cual se aade otra particularidad y es que la publicacin de la actora se realizar en una plataforma virtual, como ella misma califica a fs. 34 (5to. prr.), extremo que tambin es indicador de la clase de pblico que acceder a ella, cuyo grado de especializacin aparece an ms marcado.Teniendo en cuenta tales circunstancias, considero que el nivel de conocimientos que necesariamente se requerir para adquirir los productos y/o servicios ofrecidos con la denominacin registrada y la que se solicita, no permite considerar que los potenciales

consumidores integren un pblico masivo o mayoritario, como lo sostuvo el colega de la anterior instancia.Y en tanto no ha sido controvertido lo decidido por el juzgador en el sentido de que en determinados circuitos, tales como los mercados econmicos y financieros en los que se adquirirn los productos en cuestin, la designacin solicitada ("B TO B") significa lo mismo que la registrada ("BUSINESS TO BUSINESS"), parece obvio que la sola mencin de la abreviatura "B TO B" convocar inmediatamente a su significado, contrariamente a lo que propugna la actora a fs. 37 (ver 5to. prr.).Toda vez que este contenido conceptual es el elemento que sobresale y desempear cabalmente la funcin marcaria atrayendo la atencin de los compradores, atendiendo a las finalidades propias de la ley de la materia -que no se agotan en la proteccin de las leales prcticas comerciales sino que contemplan los intereses del pblico consumidor-, se impone concluir que, dada la calificacin del pblico al que estn destinados los productos en cuestin, podrn eventualmente suscitarse confusiones sobre la realidad de las cosas.Tal como lo he adelantado, concurren entonces objeciones serias que justifican vedar la coexistencia del conjunto peticionado con el que se le opone. Ello, an cuando la solicitante no sea de mala fe (conf. Sala II, causa 22.168/96 del 22.6.99).Por los fundamentos expuestos, voto, pues, por la revocatoria de la sentencia apelada. En consecuencia, corresponde rechazar la demanda interpuesta, con costas de ambas instancias a la actora, en atencin a su carcter de vencida (art. 68 del Cd. Procesal).Los Dres. Antelo y Recondo, por anlogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que termin el acto firmando los Seores Vocales por ante m que doy fe.Fdo.: Graciela Medina - Guillermo Alberto Antelo - Ricardo Gustavo Recondo.Buenos Aires, 19 de septiembre de 2006.Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada. En consecuencia, se rechaza la demanda interpuesta, con costas de ambas instancias a la actora, en atencin a su carcter de vencida (art. 68 del Cd. Procesal).De conformidad con lo establecido en el artculo 279 del Cdigo Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y su monto, como as tambin la extensin, calidad e importancia de los trabajos desarrollados y las etapas cumplidas, se fijan los honorarios: a) de los profesionales de la demandada: Dres. Cayetano A. Grela y Guillermo Grela, en las sumas de pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 7.800) y de pesos TRES MIL CIENTO VEINTE ($ 3.120), en ese orden;; b) de la direccin letrada y representacin de la actora: Dres. Mara Fabiana Fernndez, Eduardo Arturo lvarez y Carlos Guillermo Alcaraz en las sumas de pesos TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 3.976), pesos CUATROCIENTOS ($ 400) y pesos OCHOCIENTOS VEINTE ($ 820), respectivamente (arts 6, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).Por las tareas de alzada, ponderando la calidad e importancia de las labores realizadas y el resultado de la apelacin de la demandada, se establecen los honorarios de la direccin letrada y representacin de dicha parte, Cayetano A. Grela y Guillermo Grela,

en las sumas de pesos DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 2.730) y de pesos UN MIL CIEN ($ 1.100) en el orden indicado (art. 14 de la ley de arancel).Regstrese, notifquese y devulvase.Fdo.: Graciela Medina - Guillermo Alberto Antelo- Ricardo Gustavo