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Demanda por Violación de Marcas en PR

Este documento presenta una demanda por violación de marcas registradas. La demandante, Genera L3C, alega que posee los derechos exclusivos sobre las marcas "Genera" y "Genera PR" desde marzo de 2020 para identificar servicios relacionados con energía renovable. Alega que la demandada, Genera PR LLC, ha estado usando sin autorización las mismas marcas desde noviembre de 2021 para servicios similares, lo que causa confusión en el mercado y le infringe sus derechos sobre las marcas. Por lo tanto, la demand
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Demanda por Violación de Marcas en PR

Este documento presenta una demanda por violación de marcas registradas. La demandante, Genera L3C, alega que posee los derechos exclusivos sobre las marcas "Genera" y "Genera PR" desde marzo de 2020 para identificar servicios relacionados con energía renovable. Alega que la demandada, Genera PR LLC, ha estado usando sin autorización las mismas marcas desde noviembre de 2021 para servicios similares, lo que causa confusión en el mercado y le infringe sus derechos sobre las marcas. Por lo tanto, la demand
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SJ2023CV04533 16/05/2023 [Link] am Entrada Núm.

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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

GENERA, L3C CIVIL NÚM.

DEMANDANTE
SOBRE:
vs
VIOLACIÓN DE DERECHOS
GENERA PR, LLC; MARCARIOS; INTERDICTO
COMPAÑÍAS DE SEGUROS A, B, C; y PRELIMINAR; INTERDICTO
PERSONAS DESCONOCIDAS X, Y, Z PERMANENTE; DAÑOS Y PERJUICIOS

DEMANDADOS

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, Genera, L3C, (la Demandante) por conducto de la


representación legal que suscribe, quien muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. INTRODUCCIÓN

De conformidad con la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada, (en lo
sucesivo denominada la "Ley de Marcas"), 10 LPRA §§ 223 et seq, la Demandante solicita a este
Honorable Tribunal que declare Ha Lugar esta demanda y conceda interdicto (injunction)
preliminar y permanente, ordenando a Genera PR, LLC (GPR o la Demandada) a que de inmediato
cese, desista y se abstenga de infringir las marcas Genera y Genera PR de la Demandante para
impedir que se le sigan irrogando daños irreparables como resultado del uso violatorio de sus
marcas por parte de dicha GPR. Además, que se le concedan daños económicos, de la forma que
establece la Ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable.

En marzo de 2020, la Demandante adquirió el derecho exclusivo al uso de sus marcas Genera y
Genera PR para identificar en el comercio servicios y productos de generación y almacenaje de
energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos. Las marcas Genera y Genera PR han adquirido
plusvalía significativa y reconocimiento comercial.

En contraste, la parte Demandada (quien se ha identificado a sí misma como Genera PR, LLC)
comenzó a usar mucho después que la Demandante, y continúa utilizando ilegalmente y sin
autorización alguna, las marcas Genera y Genera PR de la Demandante para identificar servicios
análogos relacionados con la generación de energía eléctrica, en perjuicio del derecho de la
Demandante, al uso y disfrute exclusivo de dichas marcas.

Las designaciones Genera y Genera PR que la Demandad usa son confusamente similares, por ser
idénticas, a las marcas Genera y Genera PR de la Demandante. Para evitar la probabilidad de
confusión que el uso ilegítimo de tales designaciones ocasiona, la Ley de Marcas de Puerto Rico
autoriza al Honorable Tribunal a conceder a la Demandante el remedio de injunction preliminar y
permanente, así como la concesión de daños.

II. PARTES

1. Genera, L3C es una compañía de responsabilidad legal limitada con fin social y de lucro,
existente y organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde el 20

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de marzo de 2020, con número de registro 442382. Su dirección física y postal es Urb. Lomas de
la Serranía 329, Calle Violeta, Caguas, PR, 00725, su dirección de correo electrónico es
info@[Link] y su número de teléfono es 939-652-1470

2. Por información y/o creencia, Genera PR, LLC es una compañía de responsabilidad legal
limitada con fines de lucro, existente y organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico desde el 10 de noviembre de 2021, con número de registro 476191. Su dirección
postal es 954 Ave. Ponce de León, Miramar Plaza Suite 400, San Juan, Puerto Rico 00907.

3. Se incluyen como demandadas a las compañías aseguradoras, cuya identidad se desconoce al


presente, denominadas con los nombres ficticios de Compañías de Seguros A, B y C, que se
presume son individual y/o colectivamente una o unas compañías aseguradoras haciendo negocios
bajo las leyes de Puerto Rico que, al ocurrir los hechos enumerados en esta demanda, mantenían
una póliza de seguro a favor de la demandada para responder contra reclamaciones como esta;
póliza que estaba vigente y con toda su fuerza y vigor al momento de los hechos a los que se refiere
esta demanda.

4. Asimismo, se incluyen como demandadas a las personas desconocidas X, Y y Z, que se refiere


a cualquier persona, natural o jurídica, grupo de personas, entidad social o corporativa, compañías
aseguradoras y/o reaseguradoras que, por su relación o intervención con los hechos de este caso,
o por sus relaciones contractuales con la demandada, vienen obligadas -por disposición de ley o
de otra índole- a compensar solidaria o mancomunadamente, total o parcialmente, a la parte
demandante por los daños reclamados en esta demanda. Entre dichos demandados desconocidos
se incluye también a los respectivos cónyuges de cualquiera de los demandados y sus respectivas
sociedades legales de bienes gananciales. Por desconocerse la precisa identidad de estos
demandados, se les designa con los nombres ficticios antes señalados, los cuales serán sustituidos
por los correctos tan pronto se conozcan.

III. HECHOS

5. La Demandante adoptó y comenzó a usar en el comercio de Puerto Rico las marcas Genera y
Genera PR a partir del 20 de marzo de 2020, para identificar y distinguir servicios relacionados
con la industria de energía renovable, tales como, la venta e instalación de sistemas que utilizan
energía solar y de baterías, mantenimiento, compra de materiales, consultoría energética, entre
otros. La Demandante se organizó, consciente e intencionalmente, bajo la figura de la compañía
de responsabilidad limitada con fin social, regulada por el Artículo 19.06 de la Ley General de
Corporaciones de Puerto Rico. (14 L.P.R.A. § 3956)

6. La Demandante ha invertido sumas considerables de dinero, tiempo y esfuerzo para publicitar


y comercializar con éxito su marca mediante diversos métodos, que incluyen pero no se limitan a
presencia en ferias comunitarias y en actividades de apoyo mutuo, ferias promocionales, vehículo
comercial identificado con la marca, presencia en actividades filantrópicas, y el uso de las redes
sociales, al punto de que ha alcanzado un volumen sustancial de ventas, colocándose como una de
las marcas más reconocidas en el mercado de energía solar en la isla. Genera L3C es la dueña del
domain [Link].

7. Genera, L3C es una compañía de responsabilidad limitada con fin social que se organizó,
consciente e intencionalmente, bajo esta figura regulada por el Artículo 19.06 de la Ley General
de Corporaciones de Puerto Rico, con el fin de “[…] adelantar significativamente las actividades
caritativas, la promoción de bienestar social y el desarrollo de comunidades desventajadas por
medio de viabilizar la transformación energética de Puerto Rico hacia energía renovable con
generación distribuida desde hogares y comercios, interconectados con la red eléctrica, bajo un
modelo de diseño costo-efectivo, economía solidaria y nuevas estructuras de financiamiento.” Por
su naturaleza legal, y por requisito de la Ley de Corporaciones, Genera, L3C es una operación con

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fines de lucro con el objetivo de ser económicamente sustentable y promover el crecimiento y


desarrollo económico.

8. A este modelo de negocio se le considera una empresa social con fin de lucro que atiende las
necesidades específicas de la comunidad y sus individuos a través del modelo de mercado. En ese
sentido, el fin y propósito social de la parte Demandante es esencial en el desarrollo de su marca
y de su modelo de negocio.

9. Desde su formación en marzo del 2020, la parte Demandante se ha vinculado de forma activa
al ecosistema de energía renovable adquiriendo presencia, visibilidad y prestigio, en especial en lo
relativo a los aspectos comunitarios y sociales de ese ambiente industrial. Entre otras cosas, ha
logrado que a su principal oficial ejecutivo se le reconozca como líder del sector, distinguiéndose
hoy día como vicepresidente de la junta de directores de la Asociación de Contratistas y
Consultores de Energía Renovable de Puerto Rico (ACONER).

10. Además, la Demandante ha logrado que sus servicios hayan sido evaluados y aprobados por
diversas agencias gubernamentales, tanto federales como estatales, permitiéndole incursionar en
segmentos del mercado que en el pasado no habían sido atendidos por la empresa privada. Entre
otros, recibió aprobación para participar del programa de Energía Renovable de la Oficina de
Desarrollo Económico de Puerto Rico, el nuevo programa de Energía Renovable con fondos de
mitigación de CDBG aprobado por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y el
Department of Housing and Urban Development (HUD,) así como propuestas aprobadas por el
Departamento de Agricultura Federal.

11. Los esfuerzos de la Demandante para desarrollar su marca e imagen corporativa distinta y
única, ha requerido tiempo, esfuerzo, dinero y planificación. Estos esfuerzos han rendido frutos,
tanto en nombre e identidad como en desarrollo económico y comercial. El resultado y los
beneficios de este trabajo de años, se pierde por el uso violatorio y no autorizado por parte de la
Demandada, y no se compensa con la concesión de dinero por concepto de daños económico, razón
por la cual requiere del remedio de injunction que dispone la Ley de Marcas.

12. El 20 marzo del 2020, la Demandante adoptó y comenzó a usar las marcas Genera y Genera
PR para distinguir sus servicios de energía renovable en el comercio.

13. En contraste, la Demandada comenzó a usar las marcas Genera y Genera PR para distinguir
servicios de generación de energía (power) en el comercio mucho después que la Demandante,
concretamente, el 25 de enero de 2023.

14. En igual fecha la Demandada solicitó al Departamento de Estado, el registro de Genera y


Genera PR como marca en la clase 40, y como nombre comercial, alegando que ese mismo día
comenzó a usarlas.

15. El registro de estas denominaciones como marca, a nombre de la Demandada, es improcedente


en virtud del Artículo 5 Sec. 8 de la Ley de Marcas que prohíbe el registro de toda marca que “[…]
sea igual o similar y que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto al origen de los bienes
o servicios con otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico por
otra persona y que se use o usará en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca
registrada o previamente utilizada en el comercio de Puerto Rico.” (Énfasis nuestro) 10
L.P.R.A. §223c.

16. La Demandante tiene el derecho exclusivo al uso de sus marcas, sin la interferencia de terceros,
como la Demandada, por tener mayor antigüedad de uso que el que la Demandada tiene, y por su
uso constante, ininterrumpido y público desde marzo de 2020.

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17. El uso por parte de la Demandada de las marcas Genera y Genera PR, es sin permiso ni
autorización de la Demandante.

18. Las denominaciones Genera y Genera PR de la Demandada son idénticas y por lo tanto
confusamente similares a Genera y Genera PR de la Demandante.

19. Además, el logo que usa la Demandada es confusamente parecido al logo de las marcas de la
Demandante, exacerbando aún más la probabilidad de confusión o engaño en cuanto al origen de
los servicios, y/o en cuanto a endoso, afiliación o asociación.

20. El logo y diseño que usa la Demandante es:

21. El logo y diseño que usa la Demandada es: y .

22. Como puede apreciarse el logo y diseño que usa la Demandada reproduce los mismos
elementos distintivos del logo y diseño de la Demandante, a saber, tipo de letra y rayos que simulan
destellos de luz, eléctrica o solar, colocados ambos en al lado izquierdo del logo, antes del término
Genera, creando una misma impresión comercial confusamente similar.

23. El uso ilegítimo de Genera y Genera PR por parte de la Demandada interfiere no solo con el
derecho de la Demandante de usar con exclusividad las marcas Genera y Genera PR sino que crea
la probabilidad de confusión en el comercio y en el público consumidor en general en cuanto al
origen de los servicios de la parte Demandada y/o en cuanto a la afiliación, conexión o el auspicio
de tales servicios con la Demandante, sin ser verdad.

24. Además existe riesgo de que la probabilidad de confusión en cuanto al origen, afiliación,
conexión o auspicio se dé a la inversa, propiciando que el público rechace los servicios de la
Demandante bajo la creencia errónea de que éstos, tienen su origen o tienen alguna afiliación con
la Demandada.

26. Por otra parte, la imagen pública de la Demandada obra en perjuicio de la imagen y de los
servicios de la parte Demandante y por ende en el desarrollo de sus marcas y la plusvalía de estas.
Este daño es irreparable, si no se detiene mediante la concesión del remedio de injunction que aquí
se solicita.

27. El enorme parecido de las marcas y de los servicios, afecta la percepción del consumidor y
ocasiona probabilidad de confusión en cuanto al origen, la afiliación y/o conexión de las marcas
y/o de los servicios que ofrecen y comercializan las partes.

28. Mediante carta del 7 de marzo de 2023 la Demandante requirió a la parte Demandada que
cesara y desistiera de usar sus marcas Genera y Genera PR, con el fin de evitar este pleito. Véase
Anejo 1.

29. El 22 de febrero de 2021 la Demandante recibió una comunicación escrita de la Demandada,


en la que rechazó estar violando las marcas de la Demandante, negándose a dejar de usarlas.

30. A esta fecha, la Demandada continúa infringiendo las marcas de la Demandante, obligándola
a recurrir ante este foro.

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a. Primera causa de acción: violación del derecho marcario

31. Genera, L3C repite e incorpora por referencia las alegaciones de los párrafos precedentes, del
1 al 30.

32. La Demandada ha violado y continúa infringiendo intencionalmente los derechos marcarios


prioritarios de la Demandante. El artículo 26 de la Ley de Marcas dispone que cualquier persona
que, sin el consentimiento del dueño de una marca, reproduzca, falsifique, copie, imite, use o
intente usar una marca igual o similar a una marca que se usa en el comercio de Puerto Rico con
anterioridad al uso por parte de tal persona, que pueda causar probabilidad de confusión en cuanto
al origen de los bienes o servicios o en cuanto a endoso o asociación, será responsable en una
acción civil al dueño de la marca. (10 LPRA §223w)

33. Al amparo del artículo 26 de la Ley de Marcas, la Demandante también tiene derecho a la
concesión de una cuantía de daños que deberá ser calculada utilizando como base los siguientes
elementos: (1) la ganancia o el beneficio bruto que hubiere realizado la Demandada mediante su
uso de la marca; (2) el importe de la ganancia que la Demandante hubiere dejado de percibir como
resultado de la actuación de la Demandada; (3) el valor del menoscabo que la actuación de la
Demandada le hubiere ocasionado a la Demandante; y (4) cualquier otro factor que a juicio del
tribunal cuantifique adecuadamente los daños. Íd.

b. Segunda causa de acción: interdicto preliminar

34. La Demandante repite e incorpora por referencia las alegaciones de los párrafos precedentes,
del 1 al 33.

35. El artículo 26 de la Ley de Marcas faculta al dueño(a) de una marca a solicitar y obtener un
interdicto, orden de incautación, daños y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda. Véase
10 LPRA § 223w.

36. Si no se concede el remedio de injunction preliminar, la Demandante continuará sufriendo


daño irreparable, aunque finalmente prevalezca en los méritos. En la medida en que se le permita
a la Demandada continuar utilizando las marcas de la Demandante, la probabilidad de confusión
se exacerbará y continuará aumentando, afectando adversamente la reputación y la plusvalía de
las marcas de la Demandante.

37. La concesión del injunction cumpliría con la política pública de proteger al consumidor de
engaño o confusión en cuanto al origen, afiliación, conexión o auspicio de los servicios.

38. Por lo tanto, al amparo del artículo 26 de la Ley de Marcas y de la Regla 57.2 de Procedimiento
Civil de Puerto Rico, la Demandante tiene derecho a que el Tribunal le conceda el remedio de
injunction preliminar, ordenando a la Demandada, así como a sus directores, oficiales, empleados,
agentes, accionistas, socios, contratistas, representantes y cualquier otra persona relacionada con
la Demandada, a cesar y a desistir inmediatamente de usar las marcas de la Demandante.

39. En consecuencia, procede que el Honorable Tribunal que emita una orden a la Demandada
para que retire del mercado todo anuncio, promoción o propaganda, así como cualquier otro uso
de las marcas Genera y Genera PR, y de cualquier otra marca confusamente similar.

40. Igual, procede que el Honorable Tribunal ordene el embargo de todos los rótulos, de
publicidad, de presentación, artículos o cualquier otro medio sobre el cual la Demandada haya
fijado las marcas de la Demandante.

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c. Tercera causa de acción: injunction por infracción a derechos marcarios

41. Genera, L3C repite e incorpora por referencia las alegaciones de los párrafos precedentes, del
1 al 40.

42. A la luz de los hechos que anteceden y de la Ley de Marcas, la Demandante tiene derecho a la
concesión de un injunction permanente, prohibiéndole a la Demandada, así como a sus directores,
oficiales, empleados, agentes, accionistas, socios, miembros, subsidiarias, matrices, contratistas,
representantes y cualquier otra persona o entidad relacionada con la Demandada, a cesar y desistir
inmediatamente de violar los derechos marcarios de la Demandante, so pena de desacato.

43. Además, a que se ordene a la Demandada a retirar del mercado todo anuncio, promoción o
propaganda en conexión con la marca o designación Genera, y Genera PR y cualquier otra
designación que sea confusamente similar a éstas, y que se ordene el embargo de todos los rótulos,
artículos o cualquier otro medio tangible sobre el cual la Demandada hubiere fijado la marca en
cuestión.

44. La compareciente también solicita que, conforme a las Reglas 44.1 y 44.3 de Procedimiento
Civil de Puerto Rico, se le imponga a la Demandada el pago de todos los gastos incurridos en la
tramitación del presente caso, incluyendo honorarios de abogados, más intereses legales desde que
se presentó la demanda sobre la totalidad de la sentencia, por razón de su temeridad crasa debido
a que la Demandada pudo haber evitado este litigio y no lo hizo.

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que declare con
lugar esta demanda con los siguientes pronunciamientos:

i) Dicte injunction preliminar y permanente en su día, ordenando a la Demandada, así


como a sus directores, oficiales, empleados, agentes, accionistas, socios, miembros,
subsidiarias, matrices, contratistas, representantes y cualquier otra persona o entidad
relacionada con la Demandada a que cesen y desistan de usar las marcas Genera y
Genera PR de la Demandante;

ii) Condene a la Demandada al pago de todos los daños económicos que su conducta ilegal
ha irrogado a la Demandante;

iii) Condene a la Demandada al pago de las costas, gastos y una suma razonable por
concepto de honorarios de abogado, más los intereses que esta acumule desde su
presentación y cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO en San Juan, Puerto Rico hoy 9 de mayo de 2023.

REICHARD & CALAF, PSC GRUPO LEGAL ACOSTA & DÍAZ, LLC
361 San Francisco Street, 4th Floor PO Box 2000
San Juan, Puerto Rico 00902-2946 Caguas, PR 00726-2000
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Fax (787) 721-0899
/f/LOIRA M. ACOSTA BÁEZ
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