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CURSO:
DERECHO EMPRESARIAL

GRUPO:
 HOJA DE INFORMACIÓN

TÍTULO:
Libertad de Empresa - Caso Marca Chilena El Pezweón

GRUPO: 4
INTEGRANTES:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A comienzos del mes de octubre del año 2009 e inicios del 2010, se suscitó la polémica siguiente:
La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI rechazó el registro de la marca “El Pezweon”
que fuese solicitado por Andrea Tataje Montero y Carlos Banda Saravia, creadores de este
peculiar personaje.

Los creadores, manifestaron que al negarles el registro de la marca se atentaba contra el

derecho fundamental de libre expresión y libertad de empresa; ambos derechos fundamentales
reconocidos por nuestra Constitución. Por su parte, INDECOPI señaló expresamente, haciendo
una interpretación de las normas estipuladas en el “Régimen Común de Propiedad Industrial”,
que no se puede registrar como marca cualquier palabra o frase que atente contra las buenas
costumbres.

En primera instancia, Indecopi invocó el artículo 135 de la Decisión 486 – Régimen Común de
Propiedad Industrial, que contenía polémicas cláusulas de moralidad. Estas disposiciones fueron
usadas para rechazar la inscripción de El Pezweon y aún están vigentes.

En 2009, Indecopi publicó esta resolución sobre el Pezweon, sin embargo, el documento no
precisaba por cuál de las causales del artículo se negaba la inscripción del pescadito de
voluminosos testículos. Es decir, en ningún renglón se aclaró si el logotipo era contrario a la ley,
la moral, las buenas costumbres o al orden público ¿Por cuál de esas cuatro consideraciones se
prohibió la inscripción?

Indecopi también ensayó diversas definiciones sobre el concepto de moralidad y analizó la

estructura del nombre: Pez–weon. Así pues, los vocales explicaron que ‘weon’ deriva del
término huevón, que significa imbécil y se utiliza de manera peyorativa para calificar a las
personas como idiotas.
Sobre esto, Indecopi sostuvo que el El Pezweon contenía «un término no empleado por lo
regular como parte del habla socialmente aceptada por la población». Sin embargo, la entidad
no presentó ningún reporte o estudio que justifique tal afirmación.

Tras la resolución de primera instancia, los creadores del Pezweon plantearon una
reconsideración que intentó variar el criterio de los vocales.

Sin embargo, la resolución que resolvió esa reconsideración confirmó el fallo en primera
instancia. Es más, el documento precisó que la inscripción de El Pezweon fue rechazada por ser
contraria a las buenas costumbres, según lo establecido por las cláusulas de moralidad que
Indecopi aplicó.
Finalmente, los creadores de El Pezweon recurrieron a la Sala de Propiedad Intelectual (SPI) del
Indecopi, máxima instancia encargada de resolver la controversia.

El 23 de febrero de 2011, la SPI ordenó la inscripción de El Pezweon como marca adscrita a la

clase 25 para comercializar prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería. A través de
esta resolución triunfó la creatividad y la libertad de expresión.
CONCEPTOS BÁSICOS
Previamente al análisis del caso es necesario poder identificar el significado y conceptualización
de algunos términos, para una mayor comprensión sobre la base en la cual se desarrollará el
presente trabajo.

Libertad es la Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su

propia forma de actuar dentro de una sociedad. "la libertad es un derecho humano
básico". (Oxford Languages, 2021)

Empresa es la Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de

producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios.
(Oxford Languages, 2021)

La Constitución Política del Perú es también conocida como la “Carta Magna”. Es la ley
fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo,
determina la estructura y organización del Estado peruano. (Congreso de la Republica
del Perú - Constitución del Perú y Reglamento, Versión 4.3.0 (2017))

La libertad de empresa o libre empresa es un concepto que hace referencia a que los
ciudadanos son capaces de desarrollar sin mayor impedimento cualquier actividad
económica. Esto, de forma individual o colectiva. (Manrique, s.f.)

Es decir, la libertad de empresa se define como el derecho a emprender un negocio sin

trabas del gobierno. Dicha atribución se puede ejercer por parte de una persona o grupo
asociado. (Westreicher, 2020)

Cabe remarcar que la libertad de empresa tiene límites. Así que antes de fundar cualquier
empresa se deben cumplir con todos los requisitos de ley.

Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de

acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Las libertades empresariales en general, y la libertad de empresa en particular, se reconocen

derechos complejos conformados por determinados componentes que configuran su contenido
esencial. En primer lugar, la libertad de empresa implica la posibilidad de crear organizaciones
empresariales, dentro de los márgenes fijados por la ley, los cuales son suficientemente amplios,
así como la libertad para adquirir organizaciones ya existentes.

Ello implica la libertad que tienen todos los particulares – libertad que no posee el Estado, dado
el principio de subsidiaridad para acceder al mercado. La libertad de acceso genera respecto del
Estado la obligación que respete las reglas del mercado, y a la vez, que se comprometa a
defender la libre competencia como también hemos visto anteriormente.

Por otro lado, la libertad de empresa implica la posibilidad de configuración interna de la

empresa, en términos de organización interna, composición de los órganos de dirección, e
incluso, su denominación y ubicación. Este concepto admite ciertas limitaciones por razones de
interés general, algunas de las cuales resultan ser sumamente discutibles.

Asimismo, debe indicarse que la libertad de empresa incluye la libertad de dirección, la misma
que se encuentra referida a la producción, inversión, política comercial, precios elemento de
particular importancia y contratación. Este ámbito de la libertad de empresa admite ciertas
limitaciones, muchas de las cuales resultan ser también muy controvertidas.

Según la resolución Nº 07339-2006-PA/TC, La libertad de empresa se define como la

facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de
producción de bienes o prestación de servicios para satisfacer la demanda de los
consumidores o usuarios. (Tribunal Constitucional, 2021)

Por su parte, la libertad de empresa constituye un derecho de carácter conexo o instrumental

que, en su dimensión subjetiva hace posible el ejercicio de verdaderos derechos fundamentales
y que en su dimensión objetiva constituye parámetro de actuación estatal y social para hacer
posible la vigencia de tales derechos fundamentales

La Constitución Política del Perú de 1993 es la que actualmente se encuentra vigente. De sus
principios contenidos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre
toda ley, sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos.

LIBERTAD DE EMPRESA EN EL PERÚ

La libertad de empresa es un derecho constitucional reconocido en el Estado Peruano a favor

de los empresarios lo cual hace necesario su estudio por tratarse del derecho empresarial o
derecho de los negocios o derecho de la empresa y derecho corporativo; y más específicamente
derecho constitucional económico, a continuación, podemos ver el artículo de la constitución
que nos habla respecto a este principio.

Artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la

libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la
moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los
sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en
todas sus modalidades.

Este derecho ha merecido reconocimiento constitucional lo cual demuestra la importancia del

tema tratado. Ya que la constitución prima sobre las otras normas de derecho positivo y además
porque en la familia romano-germánica a la cual pertenece el estado peruano la ley prima sobre
otras fuentes de derecho.

El Estado garantiza la libertad de empresa comercio e industria sujeta a ciertos límites

impuestos por la misma Constitución y que serán desarrollados por la ley La libertad de
empresa comercio e industria en realidad son varias libertades expresadas bajo la forma
de una sola La libertad de empresa consiste en la posibilidad de manejar libremente la
actividad empresarial dentro de los marcos de la Constitución y la ley La empresa es una
entidad que toma decisiones libremente sin ofender al Derecho Es una libertad específica
porque la vida empresarial aun la de la empresa individual tiene características
requisitos y procedimientos propios que deben ser respetados sobre todo en lo que se
refiere a las relaciones socio empresa socios entre sí empresa con otras empresas Este
es un mundo complejo de relaciones y normas que el abogado inmediatamente
reconoce. (Marcial, 1999)

LIBERTAD ECONÓMICA EN CHILE

La Constitución Política de la República es la ley suprema de nuestro ordenamiento

jurídico. Al ser esta ley la que tiene la máxima jerarquía respecto de todas las leyes que
encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, todo el resto de las leyes que existen
 deben estar creadas conforme a la Constitución Política de la República, es decir, no
deben contradecirse. (Abogado UDP - Gerente General de MisAbogado)

La libertad económica es un derecho constitucional reconocido en el Estado Chileno el cual tiene

un marco pegado a la libertad siempre cuando esta no esté reñida con ciertos principios y leyes.
A continuación, podemos ver el artículo de la constitución que nos habla respecto a este
principio.

21°. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la

moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la
regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o
participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas
actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin
perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá
ser, asimismo, de quórum calificado.1 (CHILE, 2010)

En base a estas definiciones previas podemos entonces inferir que la Libertad de Empresa en el
Perú es la oportunidad que brinda el estado a través de la Constitución política para que las
empresas puedan crear, crecer y superarse y en Chile el derecho que se tiene a desarrollar
actividades económicas, teniendo la moral, el orden público y la seguridad nacional como pauta
previa a su realización.

CARACTERÍSTICAS DE LA LIBERTAD DE EMPRESA

● El Estado no debe impedir la conformación de una empresa sin mayor justificación.

Puede ser, por ejemplo, que los datos de las personas que están inscribiendo la firma se
hayan consignado erróneamente.
● El gobierno no puede prohibir que una compañía se asocie con otra, por ejemplo, para
compartir recursos u optimizar procesos.
● Las autoridades no pueden determinar que la empresa fabrique sus mercancías o diseñe
sus servicios de una u otra manera. Es decir, cada organización elige su estrategia de
negocio.
● Las empresas deben poder contratar al personal que le parezca adecuado. Esto, siempre
garantizando que se cumplirá con todas las obligaciones de la ley como, por ejemplo, el
pago de gratificaciones.
● El gobierno no puede cerrar arbitrariamente una empresa sin razón aparente. Hay
justificación, por ejemplo, si la firma ha acumulado infracciones a las normas sanitarias.

MANIFESTACIONES DE LA LIBERTAD DE EMPRESA

En nuestro país se han establecido diferentes formas de libertad para la creación de empresa,
esto contribuye a que los inversionistas vean más llamativo el tema de creación de empresa,
asimismo de inversión.

• Libertad De Elección De Tamaño De Empresa: La empresa según su tamaño puede ser

microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa.
• Libertad De Elección De Tipo De Empresa: Según el tipo de empresa puede ser una
Sociedad Anónima (S.A.), Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.), Sociedad Anónima Cerrada

1
(CHILE, 2010)
 (S.A.C.), Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), Cooperativas, Asociaciones, Empresas Conyugales.
• Libertad De Elección De Giro De Empresa: Según el giro de la empresa, puede dedicarse
a ofrecer bienes y/o servicios, por ejemplo: Hospedaje, Construcción Civil, comercial,
Asesorías, Transporte, Pesquero, Minero, comida, entre otros rubros.
• Libertad Para Constituir Sucursales: Se permite que las sucursales sean nacionales o en
el extranjero.
• Libertad Para Aumentar O Reducir Capital: Por diversas situaciones se puede tomar la
decisión de aumentar o reducir el capital, ello se puede realizar en cualquier momento
en que sea acordado.
• Libertad Para Nombrar Representantes: Al constituirse una empresa se puede nombrar
libremente a los gerentes, directores y administradores, siempre en cuando cumplan
con los requisitos establecidos.
• Libertad Para Contratar Trabajadores: Así como el tema de nombramiento de los
representantes, también se cuenta con la libertad para contratar trabajadores, sean
funcionarios, empleados u obreros.
• Libertad Para Elegir El Nombre De La Empresa Y Nombre Comercial De La Empresa:
Siempre en cuando no exista un nombre igual anteriormente registrado según la entidad
competente.
• Libertad Para Decidir La Modificación De Estatutos: En cualquier momento, previo
acuerdo de los órganos máximos de la empresa se puede modificar los estatutos
dejando constancia en la entidad competente.
• Libertad De Fusión: Es de libre decisión además que está respaldado con las normativas
nacionales que muestra los pasos a seguir para lograr la fusión de 2 o más empresas.
• Libertad De Escisión: Así como las fusiones, igualmente las empresas tienen la libertad
de decisión para proceder con la escisión porque también está respaldado con las
normativas nacionales que muestra los pasos a seguir para lograr la fusión de 2 o más
empresas.
• Libertad De Disolución: La empresa tiene la facultad de decidir la disolución de la
empresa en cualquier momento.
• Libertad Para Celebrar Contratos Asociativos: En el ámbito nacional se permite el libre
acuerdo para celebrar contratos de cooperación empresarial como lo son Joint Venture,
Consorcios, Asociación en participación).2

AMBITO DE APLICACIÓN3

El contenido esencial es aquella parte sin la cual el derecho pierde su peculiaridad,

ineludiblemente necesaria para permitir a su titular la satisfacción de aquellos intereses que
justamente ese derecho le otorga.
Constituyen su núcleo indestructible los siguientes ámbitos o aspectos esenciales:
● La libertad de creación de empresa y de acceso al mercado;
● La libertad de organización;
● La libertad de competencia;
● La libertad para cesar las actividades.
La libertad de empresa, como derecho fundamental, actúa tanto en la entrada al mercado como
en su permanencia y solidez, pues es a todo el ciclo vital de la empresa al que se protege. No

2
(Manrique, s.f.)
3
(Vilca, s.f.)
basta pues con la protección de un momento si en las demás fases de realización el ejercicio
mismo de esa libertad está impedido. De otro lado, nuestra Constitución, en el primer párrafo
de su artículo 60, señala que el Estado garantiza el pluralismo económico, al que entiende como
la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, y afirma que en ello se sustenta
la economía nacional. Así, pues, la libertad de los empresarios en el Perú está garantizada
cualquiera sea el tipo de empresa o de sociedad mercantil que escojan para sus actividades.
Por mandato constitucional —artículo 60— la actividad empresarial pública recibe el mismo
tratamiento legal que la privada, con lo que—a diferencia de lo que ocurre en otros países— la
libertad de empresa queda en principio, si no blindada, por lo menos protegida frente a las
empresas públicas. No es este el caso, hay que advertirlo, de aquellas empresas que brindan
servicios públicos, pues en algunos de estos casos no hay usualmente competencia, por tratarse
generalmente de monopolios naturales, como la trasmisión eléctrica o la distribución de agua
potable en las ciudades.
Otra es la situación cuando se exigen condiciones subjetivas de admisión para acceder al
mercado. Pasan desde la exigencia de títulos profesionales a diversos grados de solvencia
financiera y calidades técnicas. Cuando se trata de obras públicas de magnitud, más aún cuando
son financiadas con créditos provenientes de organismos internacionales o de determinados
países, la libertad de empresa puede quedar gravemente maltrecha si solo pueden participar en
concursos o licitaciones las empresas del país prestamista o empresas con gran experiencia
internacional.
La libertad de organización es el segundo ámbito esencial. La elección del objeto, nombre,
domicilio, tipo de empresa o clase de sociedad mercantil, facultades a los administradores,
políticas de precios, crédito y seguros, contratación de personal, política publicitaria, etcétera,
son elementos centrales en la organización empresarial sobre los que decide el empresario y sus
colaboradores; esa elección es, además, parte de la libre iniciativa. La simple mención de esas
materias nos hace apreciar de inmediato que se encuentran casi todas parcialmente limitadas
por normas diversas, las que son legítimas mientras respeten el derecho del empresario a
ejercer o dejar de ejercer la actividad objeto de regulación. Así, por ejemplo, hay condicionantes
urbanísticos y ambientales perfectamente razonables y normas que prohíben la publicidad
engañosa que no son contrarias al contenido esencial de la libertad de empresa.
La libertad de competencia es el tercer ámbito esencial. La competencia no es solo un derecho,
sino también una obligación en una economía de mercado; se le regula y protege por
considerarla fundamental al sistema y beneficiosa para los empresarios, consumidores y la
sociedad en su conjunto. Entre nosotros tiene consagración constitucional explícita: cuando
señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia, y combate las prácticas que la limiten
y el abuso de posición de dominio (artículo 61).
La libertad de cese de la actividad es, finalmente, el último aspecto esencial. Natural resulta que
quien crea una empresa la cierre en el momento que considere más oportuno; cuando
considera, por ejemplo, que ya no cumple con el objeto y las expectativas con que fue creada.
Esta formulación, en principio impecable, no es fácil de hacerla realidad en la práctica, pues debe
hacerse mediante procedimientos jurídicos obligatorios dictados para protección de
trabajadores, acreedores y terceros.
La Ley General del Sistema Concursal 27809 ha sido modificada por el Decreto Legislativo 1050,
señalando que su objetivo es «la recuperación del crédito mediante la regulación de
procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos a fin de
conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor». Los procedimientos concursales
buscan crear un ambiente idóneo para la negociación entre acreedores y deudor que les permita
llegar a un acuerdo de reestructuración, o, en su defecto, su salida ordenada del mercado. El
inicio e impulso del proceso corresponde a la parte interesada, siendo subsidiaria la intervención
de la autoridad administrativa, que es la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI.
Límites a su ejercicio
El reconocimiento de un derecho, en el presente caso el de la libre iniciativa económica privada
y el de la libertad de empresa, no significa nunca su ejercicio incondicionado. La realidad
demuestra las muy variadas formas en que interviene la Administración: desde simples
comunicaciones hasta autorizaciones, concesiones y la imposición de sanciones, requiriendo
siempre de habilitación legal expresa cuando interviene discrecionalmente. Vista desde esta
perspectiva, se nos aparece entonces la esencialidad de la libertad de empresa como un
concepto indeterminado que habrá que precisar acudiendo a las circunstancias particulares de
cada caso, obviamente bajo la recta aplicación de unos determinados criterios que faciliten su
hallazgo.
No es pues materia polémica el reconocimiento de las facultades que tiene el Estado para llevar
a cabo una ordenación o regulación en materia económica, sino el alcance y la profundidad de
la misma. A este respecto conviene señalar, en primer término, que las actuaciones concretas
que la Administración puede llevar adelante constituyen un listado casi interminable, y que
pueden tener carácter constitutivo para el nacimiento económico de una empresa —cuando por
ejemplo se requiere de autorización para el ejercicio de determinadas actividades— como
también de carácter interno sobre la propia organización. En verdad, las actuaciones concretas
de la Administración se desarrollan a lo largo de toda la vida de la empresa en una muy amplia
variedad de asuntos, utilizando técnicas y fórmulas distintas, y que puede dar lugar a una
relación de bilateralidad. Y en ocasiones la Administración, mediante normas imperativas de
obligado cumplimiento, determina no ya el contenido de la relación entre ella y la empresa, sino
que tal intervención se proyecta a las actuaciones inter privatos que ella realiza, como por
ejemplo cuando determina precios o protege a los consumidores, pasando en cierta medida a
ser parte de esas relaciones.
El artículo 59 de la Constitución vigente señala que el ejercicio de la libertad de empresa «no
debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas», lo que constituye un límite
externo. Se trata, como todos sabemos, de conceptos jurídicos de difícil determinación, pero
cabe afirmar que están referidos necesariamente a lo público, esto es, no pueden ser definidos
desde el ámbito privado, pues ello significaría ingresar a una subjetividad generadora de
inseguridad jurídica.

ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Legislación Nacional

El Perú contempla la libertad de empresa, la propiedad intelectual y las limitaciones al registro

de marca en la siguiente normativa:

Constitución Política del Perú

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho:

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad

sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su
desarrollo y difusión.
Artículo 59°. - El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la
libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la
moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a
los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas
en todas sus modalidades.

Artículo 60°. - El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta

en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto
garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su
disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la
población.

Artículo 70°. - El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía

con el bien común y dentro de los límites de ley.

Código Civil

Artículo 923.- Noción de propiedad

La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.
Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

Artículo 886.- Bienes muebles

Son muebles:

1. Los vehículos terrestres de cualquier clase.

2. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación.

3. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal.

4. Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo.

5. Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de
créditos o de derechos personales.

6. Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas y

otros derechos de propiedad intelectual.

7. Las rentas o pensiones de cualquier clase.

8. Las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a
éstas pertenezcan bienes inmuebles.

9. Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro.

10. Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885.

Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de 14 de
setiembre de 2000

TITULO VI DE LAS MARCAS

CAPITULO I
De los Requisitos para el Registro de Marcas

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;
c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas
o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que
se trate;
d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o
técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o
indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del
producto o servicio de que se trate;
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una
forma específica;
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para
el empleo de los productos o servicios de que se trate;
j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos
productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o
de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l)
consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión
respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas,
bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas,
signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el
punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organización internacional;
n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro
sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países
Miembros;
o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País
Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa
variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como
marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el
País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta
se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o

contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos

o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del
registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumirá que existe riesgo de confusión;
e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño
económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de
la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para
fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión,
serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

Legislación comparada

España

La Ley de Marcas 17/2001 del ordenamiento jurídico español establece en el literal f) del artículo
5.1 que “no podrán registrarse como marcas los signos siguientes: (…) f) Los que sean contrarios
a la ley, el orden público o las buenas costumbres.”

Al respecto la Oficina Española de Patentes y Marcas señala respecto a los signos contrarios a
las buenas costumbres “Son aquellos signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta
moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas estimadas honestas. Se trata
de un concepto que en ocasiones no es fácil de precisar pues depende de la vigencia social de
determinados valores y de la mayor o menor permisividad social”, como prohibición absoluta
esta busca proteger el interés público o general, asimismo, dicha prohibición como limitante de
un derecho su aplicación debe efectuarse a través de una interpretación restrictiva de la norma,
por lo que no cabe la analogía.

La Unión Europea

El Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea, contempla también como
uno de los motivos de denegación absoluta aquellas marcas que sean contrarias al orden público
o a las buenas costumbres.

México (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)

La Ley de la Propiedad Intelectual establece como algunas de sus prohibiciones para otorgar el
registro de marcas, aquellas contrarias al orden público, la moral o buenas costumbres o que
transgreda cualquier disposición legal.

Chile (Instituto de Propiedad Industrial)

El literal k) del artículo 20 de la Ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial establece que “No podrán
registrarse como marcas: (…) k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas
costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.”
ANÁLISIS DE CASO
Luego de revisado el caso y sus antecedentes se advierte lo siguiente:

- Respecto al documento titulado "Origen y cronología del Pezweón" corrobora lo

afirmado en la resolución recurrida en el sentido que el término WEON hace
referencia a la palabra "huevón" y es una abreviación a esta última.
- Los documentos relacionados con las normas y responsabilidades en Facebook no
demuestran que el término WEON no sea entendido como "huevón" ni que sea
socialmente aceptado en el sector pertinente de consumidores.
- Respecto de las impresiones de comentarios, estadísticas y perfiles de Facebook,
dichos documentos detallan las preferencias de un sector de los usuarios de esa
página de redes sociales, sector que no puede ser equiparado al público al que se
dirigen los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, además del
hecho de que no se está analizando al personaje EL PEZWEON ni a las historietas
que protagoniza Sino a un logotipo solicitado a registro como marca, pues el hecho
de ser fan de la página de EL PEZWEON no implica que la expresión PEZWEON sea
socialmente aceptada como una frase acorde a las buenas costumbres.
- Las fotografías en las que se aprecia el dibujo del personaje EL PEZWEON aplicado en
prendas de vestir, así como de algunas personas posando frente a su imagen y los
correos electrónicos sobre pedidos o solicitudes de prendas de vestir sé lo acreditan
el gusto de ciertas personas por utilizar dichas prendas o fotografiarse con dicha
imagen, pero no demuestran que el signo solicitado que incluye en su conformación
el término WEON no resulte vulgar, inapropiado u ofensivo y menos aún que sea
socialmente aceptado.
- Las postales, los stickers y los pines presentados sé lo demuestran los diferentes
medios por los cuales los recurrentes publicitan su personaje.
- El libro LAS AVENTURAS DEL PEZWEON sólo acreditan que las historietas de los
solicitantes han sido recogidas en un libro.
- Respecto de las copias de afiches, imágenes y fotografías de participación en
diferentes eventos, ello sólo demuestra la difusión que han realizado los solicitantes
al personaje EL PEZWEON y del libro de historietas que se editó. Las impresiones de
diversas páginas web que hacen mención del personaje EL PEZWEON, así como los
videos publicados en Internet o de programas que han hecho reportajes sobre EL
PEZWEON solo acreditan que se han realizado diversas acciones en diferentes
medios de comunicación con la finalidad de promocionar el referido personaje y las
historietas que protagoniza. Respecto de las impresiones con comentarios sobre las
historietas de EL PEZWEON, así como los comentarios publicados en diferentes
páginas web como www.lamula.oe, www.choledadprivada.com,
wwwfacebook.com entre otras, sólo representan la opinión de un grupo de
personas que manifiestan su preferencia por un personaje y sus historietas, pero no
puede asumirse que dicho grupo de personas represente a la generalidad de los
consumidores a los que van dirigidos los productos que se pretende distinguir, por
lo que, en función al contenido de dichas páginas web no puede afirmarse que se
trata de un personaje con el que los peruanos se sientan "identificados" o
"vinculados" como se ha afirmado, por cuanto de los mismos medios probatorios
 presentados se puede apreciar que existen otros comentarios en sentido contrario.
Asimismo, en Internet se puede encontrar el blog del diario Peru21 en el cual se
encuentran algunos comentarios relacionados con el tema de la registrabilidad de
EL PEZWEON que confirman que no se puede afirmar que la generalidad del público
al que van destinados los productos a distinguir, considera que el signo solicitado
no resulta contrario a las buenas costumbres, debiendo tenerse en cuenta, además,
que en uno de los artículos presentados por los solicitantes se hace referencia a que
EL PEZWEON fue vetado en la clínica Angloamericana y en el Centro Cultural
Peruano Británico por ser considerado inapropiado, lo que demuestra que el signo
solicitado no es socialmente aceptado por la generalidad del público.

Marco legal

El artículo lo de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que son
vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno
de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por
silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación
o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de la misma.

El artículo 13.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que la nulidad parcial
del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto, salvo que sea su consecuencia, no
impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo
disposición legal en contrario. Asimismo, el artículo 13.3 señala que quien declara la nulidad,
dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere
permanecido igual al no haberse incurrido en el vicio.

Asimismo, el artículo 115 de la citada norma señala que la nulidad será conocida y declarada por
la autoridad superior de quien dicta el auto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de la Directiva NO 02- 2001-INDECOPI,

publicada el 24 de enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del
INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad
de los actos administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se
produzca cualquiera de los casos enumerados en el artículo lo de la Ley del Procedimiento
Administrativo General u otros que determinen las normas especiales.

Motivación del acto administrativo

El artículo 3.4 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) incluye la
motivación como uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, señalando que el
acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico.

De otro lado, el artículo 6 de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General)
establece que la motivación debe ser expresa, en una relación concreta y directa de Jos hechos
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas
que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Señala también que
puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones
de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente a condición de que
se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del
respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestión establece que no son admisibles como motivación, la exposición
de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas
que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente
esclarecedoras para la motivación del acto.

Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir
pruebas y a obtener una fundada en derecho.

Al respecto, Morón Urbina, señala que una de las funciones del deber de motivar las decisiones
administrativas es cumplir un rol informador ya que representa la exteriorización de las razones
en cuya virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado como a los
superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento de los hechos reales y
jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para poder articular su defensa con
posibilidad de criticar las bases en que se funda; o para que el superior pueda desarrollar el
control. No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un derecho de los administrados a
fin de apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto.

Aplicación al caso concreto

En el presente caso la Resolución NO 15444- 2009-lNDECOPl de fecha 9 de setiembre de 2009

debe ser declarada nula al no haber sido debidamente motivada, por cuanto al denegarse el
registro del signo solicitado en base a la prohibición de registro establecida en el artículo 135
inciso p de la Decisión 486 no se habría precisado en cuál de los supuestos de dicho artículo se
encontraba incurso el signo solicitado.

Asimismo, de la revisión de la Resolución NO 15444-2009-INDECOPI de fecha 9 de setiembre de

2009, se advierte que la Dirección de Signos Distintivos señala expresamente que en el signo
solicitado EL PEZWEON y logotipo "el término PEZ hace referencia a un vertebrado acuático de
respiración branquial' y el término WEON "hace referencia en el lenguaje coloquial a una
expresión que proviene de la palabra huevón, la cual tiene varias acepciones" que en nuestro
país se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este término como una
palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las personas como idiotas o cortas de
entendimiento, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla
socialmente aceptable de la población".

Si bien no se especificó concretamente en cuál de los supuestos de la prohibición del artículo

135 inciso p, se encontraba incurso el signo solicitado, del contenido de la resolución se advierte
claramente que se consideré que el signo solicitado contenía un término que constituía una
palabra inapropiada y una forma grosera de calificar a las personas como idiotas o cortas de
entendimiento, que no era empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable.
En ese sentido, resulta evidente que lo mencionado no podría encuadrarse en un signo contrario
a la ley, a la moral o al orden público.
En consecuencia, de la revisión del contenido de la Resolución NO 15444- 2009lDSD-INDECOPl
de fecha 9 de setiembre de 2009, se desprende que el signo solicitado fue denegado por resultar
contrario a las buenas costumbres, lo cual ha sido reafirmado por la propia Primera Instancia
mediante Resolución NO 2628-2010lDSD-lNDECOPl de fecha 19 de febrero de 2010.

De la misma manera, no se advierte en la Resolución NO 15444-2009lDSD-lNDECOPl de fecha 9

de septiembre de 2009 el uso de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el
presente caso o fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

Por lo expuesto, se considera que la Dirección de Signos Distintivos emitió la Resolución No.
15444-2009lDSD-lNDECOPl de acuerdo a ley.

Limitación de productos

El artículo 143 de la Decisión 4867 concede al peticionario de un registro de marca la facultad

de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite siempre que la modificación no
implique el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios
señalados inicialmente en la solicitud.

Por otra parte, el Tribunal Andino considera secundarios todos aquellos cambios que no alteren
el aspecto general de la marca (tamaño y tipo de letra, faltas ortográficas y mecanográficas,
dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la
denominación, etc.).

De acuerdo a dicho fallo, son susceptibles de considerarse sustanciales los cambios relacionados
con los elementos esenciales del signo en la denominación o en el gráfico, la ampliación de los
productos o servicios a protegerse con la marca, el cambio de clase, etc.

Posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. manifestó que, por
convenir a su derecho, solicitó que se acepte la modificación al distingue del signo solicitado.
debiendo considerarse que pretende distinguir "prendas de vestir, calzado y sombrerería,
dirigidos a un mercado joven de la población".
En consecuencia, se considera que de acuerdo a lo solicitado por C.W. Comics S.A.C. se
encuentra dentro de los términos del artículo 143 de la Decisión 486, corresponde aceptar la
limitación de productos efectuada.

Prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas de registro constituyen prohibiciones intrínsecas que están basadas
en el signo mismo, cuyas características lo hacen incapaz de funcionar como marca en lo
absoluto o con relación a los productos o servicios a los cuales está destinado. Estas
prohibiciones impedirán siempre la inscripción del signo como marca. Sin embargo, dentro de
las referidas prohibiciones se encuentra la prevista en el artículo 135 inciso p) de la Decisión 486
que prohíbe el registro de signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas
costumbres.

Signos contrarios al lev. a la moral. al orden público o a las buenas costumbres

El inciso p) del artículo 135 de la Decisión 486 tiene como ratio legis la protección del interés
público en varios grados. Así, la norma cautela la moral social (al impedir el registro de signos
que contraten o afecten las buenas costumbres), vela por los intereses de paz, estabilidad y
justicia (al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público) para finalmente
establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y
el público consumidor.

Previamente a realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, es conveniente precisar

los conceptos de ley, moral, orden público y buenas costumbres.

Ley

En concordancia con lo establecido el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en

el Proceso 30-1P-96 0, la Sala conviene en precisar que la interpretación del literal g) del
artículo 72 de la Decisión 313 — recogida en términos similares por el artículo 135 inciso
p) de la Decisión 486 — y, de manera especial, la palabra "ley" contenida en el precepto,
es necesario efectuar en aplicación de criterios que miren al fin ulterior de la norma y
en el contexto en que se encuentra inmersa.

Fernández-Novoa, al referirse a la prohibición contemplada por la Ley española de

Marcas del 18 de noviembre de 1988, similar a la del literal g) del artículo 72 de la
Decisión 31311, comenta que "Los términos Ley, orden público y buenas costumbres
que al formular la prohibición analizada emplea el artículo 11, de la Ley de Marcas,
deben ser interpretados del mismo modo que los términos paralelos que en diferentes
artículos utiliza el Código Civil. Por "ley' hay que entender, básicamente, las normas
vigentes del ius cogens; y de particular, los artículos de la Ley Fundamental de 1978 que
fija el conjunto de valores y derechos constitucionalmente reconocidos “En el mismo
sentido, Pachón y Sánchez Ávila señalan, al analizar el literal g) del artículo 82 de la
Decisión 344 — de igual contenido que el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486
que el término "ley' debe entenderse como norma de derecho escrito, consagrada en la
Constitución o en el sistema normativo del respectivo país Miembro.

Moral

Conceptualmente, se entiende por moral aquello correspondiente a las acciones o

caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia.

En términos generales, puede definirse a la moral como la conducta espiritual referida

a la valoración en base a la conciencia individual o a los valores del entorno social.

La moral considera los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple,
determinando entre los actos posibles de éste cual es la conducta debida: selecciona,
entre las posibilidades del comportamiento, aquéllas que son debidas o son lícitas

Si bien existe una estrecha relación entre las normas morales y las normas jurídicas, ya
que no es posible vaciar el derecho de su contenido ético, existen diferencias entre la
Moral y el Derecho, ya que aun siendo éticos los valores hacia los que apunta el derecho,
éstos son distintos de los valores pura y estrictamente morales. En efecto, la norma
moral enjuicia la conducta de los valores supremos hacia los cuales debe orientarse la
Vida humana; toma la vida humana en sí misma, en su plenitud, centrándose en su
auténtica y radical significación, atendiendo a su supremo destino y misión, y
contemplándose en su auténtica realidad individual. En cambio, la norma moral jurídica
enjuicia y regula el comportamiento humano desde el punto de vista de las
repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad.

La moral constituye la ciencia del bien en general; el conjunto de normas de conducta

que la mutua convivencia fija entre los hombres; la ciencia de las costumbres sociales.
La cocción, de la cual carecen las normas morales, sirve de elemento diferenciador con
respecto a las normas jurídicas; si bien muchas reglas éticas reciben por ello sólo el
amparo del derecho, mientras ciertas disposiciones positivas están desprovistas de
sanción en caso de incumplimiento, por omisión del legislador, por la poca entidad de
la situación o por alguna razón superior, como la que lleva a no aplicar una pena en
ciertos casos, entre ellos, la condena condicional.

Orden público

Puede definirse como la situación de normalidad y tranquilidad en la que discurren las

principales actividades de un Estado sin perturbaciones ni conflictos.

El Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso 4-1P-8817, señala que el orden público se

refiere al Estado, a la cosa pública. Este orden es el imperio de la ley de la tranquilidad
ciudadana que debe ser garantizado por el Estado. En tal sentido fue definido por
Hauriou como el "orden material y exterior considerado como estado de hecho opuesto
al desorden; como estado de paz opuesto al estado de perturbación'. Son actos contra
el orden público, por ejemplo, los que atentan contra la seguridad pública, los que
afectan el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios
públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados
contra la salubridad pública y, en general, los que alteran la paz pública o la convivencia
social. En consecuencia, un signo denominativo o figurativo cuyo efecto en el público
pueda ser el de estimular este tipo de actos, no podrá ser admitido como marca.

Asimismo, el Tribunal Andino, en el Proceso 2-1P-9418, ha manifestado sobre el orden

público que "Aunque por definición la generalidad de la ley hace que ella se presuma
dictada en beneficio colectivo, existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira
especialmente a la protección de los intereses de la colectividad, de manera tal que
éstos ejercen una acción predominante sobre el interés individual a fin de mantener la
estabilidad del orden jurídico en una comunidad determinada".

Fernández-Novoa ha indicado que el "orden público" debe ser concebido como el

conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son
absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una
época determinada.

De igual forma, Rubio Correa señala que el orden público podría ser definido como un
conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de
cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los
particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas,
de ser necesario recurrir a ellas.

Pachón y Sánchez Ávila citan como ejemplos de signos contrarios al orden público, las
denominaciones o emblemas de partidos políticos no autorizados (la cruz gamada) o de
organizaciones criminales (CARTEL DE Medellín). Lo sería también, en nuestro medio, la
denominación SENDERO LUMINOSO.
 Buenas costumbres

Puede considerarse como en un lugar y en un momento determinado, aquéllas que

reflejan una adecuación entre la actuación individual o colectiva y la moral.

El Tribunal Andino, en el referido Proceso 4-1P-88, ha manifestado que por "buenas

costumbres" debe entenderse la conformidad de la conducta con la moral aceptada o
predominante según el lugar y época. Suele tener esta expresión un sentido ético
general y no propiamente comercial, y se la refiere, entre otras, a conductas que chocan
con la moral social tales como la prostitución, el proxenetismo, la vagancia, los juegos
prohibidos, etc. y las conductas delictivas en general. Un signo de cualquier tipo,
denominativo o figurativo, que pueda extenderse como apología o simple propaganda
de esta clase de conductas, será entonces irregistrable como marca.

Asimismo, en el Proceso 30-JP-96, se ha precisado que los términos 'buenas

costumbres" no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho
nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual
tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su
característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye
el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como
fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados
parámetros.

Pero no puede hablarse en el mismo sentido cuando la ley se refiere a las "buenas
costumbres" consideradas como la "conformidad que debe existir entre los actos
humanos y los principios de la Moral".

En el mismo sentido, Fernández-Novoa precisa que las "buenas costumbres" han de

asimilarse a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal
convivencia de las personas estimadas honestas.

Cabe citar a este respecto los ejemplos de signos contrarios a las buenas costumbres,
señalados por Pachón y Sánchez Ávila quienes consideran que no se podrá permitir el
registro de las palabras cocaína o Heroína independientemente del producto o servicio
que se pretenda distinguir. Los autores citan asimismo un ejemplo tomado de las
decisiones de la Oficina Inglesa de Marcas en el que no se permitirá el registro de la
denominación FUTUE MUNDI (fóllese a todo el mundo) para distinguir preservativos.

Factores a considerar para establecer si un signo se encuentra incurso dentro de los alcances del
artículo 135 inciso p)

A fin de evaluar si el signo solicitado a registro por C.W. Comics S.A.C. se encuentra incurso en
alguno de los supuestos de prohibición que establece el inciso p) del artículo 135 de la Decisión
486, se ha tenido en consideración los siguientes factores a los que alude Fernández-Novoa en
la obra anteriormente citada:

(i) La propia estructura denominativa o gráfica del signo solicitado, puesto que es indudable que
en algunas ocasiones un signo es per se inadecuado para constituirse como marca, al margen de
los eventuales productos o servicios a que pretende aplicarse, en la medida que choca
abiertamente contra la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres. Tal sería el caso
de una expresión que atentase directamente contra la dignidad femenina o de una
denominación de algún estupefaciente o droga. Con respecto a este tipo de denominaciones
puede, no obstante, plantearse la cuestión de si el significado inmoral de la denominación es
presumiblemente conocido por amplios sectores de la población o tan sólo por un segmento
irrelevante de la misma. Esta cuestión no se planteará, en cambio, cuando pretenda utilizarse
como marca denominativa o mixta un signo que hiera directamente la sensibilidad de la mayoría
de la población.

(ii) Con respecto a ciertos signos habrá que tomar en consideración la naturaleza de los
productos o servicios a los que pretenda aplicarse la marca. Esto es particularmente cierto en la
hipótesis de las marcas constituidas por efigies y distintivos del culto católico. La utilización de
los mismos como marca será lícita cuando la marca distingue, por ejemplo, publicaciones
religiosas, objetos destinados al culto, o incluso cierto tipo de bebidas alcohólicas. La marca
constituida por una efigie o distintivo del culto atentaría, por el contrario, contra el orden
público y las buenas costumbres en el caso de que se destinase a identificar artículos de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.

(iii) La sensibilidad media del consumidor al que están destinados los productos o servicios
identificados con la marca. La permisividad deberá ser menor cuando todos los sectores de la
población van a tener libre acceso a los productos o servicios, o a la publicidad relativa a los
mismos. La tolerancia deberá, en cambio, ser mayor cuando los productos o servicios
distinguidos con la marca son consumidos o adquiridos de ordinario tan sólo por un sector
específico de la población cuya sensibilidad no es ciertamente excesiva.

Jurisprudencia
A manera de ejemplo, existen en el Registro de Marcas de Producto y Servicio del INDECOPI las
siguientes marcas de producto y servicio registradas:

Asimismo, y más concretamente en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, existen registradas

las siguientes marcas de producto:
Así, si bien para ciertas personas podrían resultar de "mal gusto" por algunas de sus
denominaciones o elementos figurativos, ello no necesariamente implica que se trate de signos
contrarios a las buenas costumbres ni corresponde evaluar dicha circunstancia en el presente
procedimiento.

CONCLUSIONES
La resolución recurrida estableció que el término WEON resulta ser contrario a las buenas
costumbres. Si bien no señala expresamente que el signo solicitado es contrario a las buenas
costumbres, se puede establecer que el signo solicitado fue considerado contrario a las buenas
costumbres en tanto se expresó que es una palabra inapropiada y una forma grosera de calificar
a las personas, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente
aceptable de la población. Asimismo, en la resolución recurrida se señaló que la figura estilizada
de un pez, que presenta en la parte inferior una figura irregular, podría ser entendida por el
público consumidor como la representación de unos testículos, por lo que dicho elemento
figurativo no hace más que reforzar la idea de lo que el consumidor medio podría entender con
respecto al término WEON que conforma al signo solicitado, considerándose que el signo
solicitado es contrario a las buenas costumbres y por tanto se encuentra incurso en la
prohibición del artículo 135 inciso p, de la Decisión 486.

(Para la Dirección de Signos Distintivos, es una conducta exigible y exigida en la normal

convivencia de las personas, el tratarse con respeto mutuo, evitando el uso de palabras groseras
o vulgares que insulten o degraden a los demás ; En ese orden de ideas, la Dirección consideró
que el signo solicitado es contrario a las buenas costumbres en tanto que, incluye en su
conformación el término WEON (elemento identificable dentro del signo solicitado), el cual es
utilizado como abreviación de "huevón" y esta expresión vulgar no es socialmente aceptable,
por lo que resulta contraria a las buenas costumbres.

En atención a lo anterior, la Dirección precisó que se deberá analizar si, a la luz de la nueva
prueba presentada, el signo solicitado es o no un signo contrario a las buenas costumbres.
Es muy importante delimitar el sector de la población a quienes está dirigido los productos y de
acuerdo a ello presentar un signo distintivo adecuado, sin embargo en este caso se ha observado
que la parte de la población a quienes va dirigido el producto, es todo el público en general, es
decir (niños, adultos, ancianos) hombres y mujeres, por lo cual se debiera analizar el signo
solicitado, para que este sea adecuado visiblemente a todos los consumidores.

En atención a ello, la nueva prueba deberá demostrar que para la generalidad del sector
pertinente al cual van dirigidos los productos a distinguir i) en el signo solicitado la expresión
WEON no es percibida como equivalente a "huevón" o que ii) aun percibiendo como equivalente
a "huevón", no lo consideran vulgar y contrario a las buenas costumbres y que es, más bien,
socialmente aceptable.

Del análisis de los documentos presentados se advierte lo siguiente:

- El documento titulado "Origen y cronología del Pezweon" corrobora lo afirmado en
la resolución en el sentido que el término WEON hace referencia, de una manera
coloquial, a la palabra "huevón" y es utilizada como una abreviación.
- El gusto de ciertas personas por utilizar dichas prendas o fotografiarse con dicha
imagen, no demuestran su conformación el término WEON o que no resulte vulgar,
inapropiado u ofensivo y menos aún que sea socialmente aceptado.
- Respecto de las copias de afiches, postales, stickers, pines, imágenes y fotografías en
diferentes eventos, publicaciones, publicaciones en la web, comentarios,
estadísticas y perfiles de Facebook sólo demuestra la difusión que han realizado los
solicitantes al personaje EL PEZWEON y del libro de historietas que se editó, así
como la preferencia por este, pero no puede asumirse represente a la generalidad
de los consumidores a los que van dirigidos los productos.

No se reconoce la palabra PEZ ON y su logotipo como una palabra grosera o vulgar, ya que al
relacionarla con la palabra PEZON, solo es trata de una parte del cuerpo humano

Se refuerza y mantiene el origen y significado de la expresión PEZWEON cómo "pues huevón",

es decir, como una forma grosera, vulgar y peyorativa para referirse a una persona calificándola
de imbécil, perezosa o corta de entendimiento.

Lo anterior no restringe ni puede restringir el derecho que tienen los solicitantes de usar,
difundir y expresar libremente sus ideas y opiniones sobre el signo solicitado, el personaje EL
PEZWEON la historieta que protagoniza o cualquier otro tema, como de hecho lo vienen
haciendo por distintos medios.

En atención a todo lo considerado, la Dirección consideró que se atenta contra las buenas
costumbres.

Con fecha 5 de marzo de 2010, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia
interpusieron recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) Debe declararse la nulidad de la Resolución NO 15444-2009lDSD- INDECOPI en atención a que

no se precisó si el signo solicitado resultaba contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las
buenas costumbres, por lo que la resolución no estaba debidamente motivada, nulidad que
también vicia el pronunciamiento en la Resolución NO 2628-2010 lDSD-INDECOPI, dado que se
trata de un acto directamente vinculado. Luego de declararse la nulidad deducida y, en
aplicación de la facultad contenida en el artículo 217.2 de la Ley 27444, deberá pronunciarse
sobre la registrabilidad del signo solicitado al existir todos los elementos de juicio para que el
Superior proceda en ese sentido.
(ii) La Dirección no precisó qué bien jurídico era el afectado con el registro del signo solicitado,
por lo que resulta erróneo que la Dirección argumente en su segundo pronunciamiento que ya
había considerado que el signo era contrario a las buenas costumbres.

(iii) La Primera Instancia pretende trasladar la carga de la prueba de algo que no tiene claro,
puesto que la Dirección parece estar en el entendido de que además de tener que acreditar que
el signo solicitado no sería contrario a las buenas costumbres, sino que resulta socialmente
aceptable.

(iv) De la misma manera como la Dirección presenta comentarios de personas pronunciándose

en contra del signo solicitado, se pueden presentar comentarios de personas a favor, quedando
evidenciado que lo que es de buen gusto o mal gusto es ampliamente subjetivo y no se puede
generar una regla que determine qué agravia a las buenas costumbres y qué no.

(v) El signo solicitado a registro debe ser aceptado, dado que no se desprende ningún contenido
ofensivo, agraviante a la moral o a las buenas costumbres o al orden público o la ley.

(vi) La frase del signo solicitado no tiene un contenido peyorativo, ya que estaría agraviando al
propio personaje de ficción y no estaría encaminada hacia el agravio de ninguna persona real o
la sociedad en su conjunto y, como es lógico, ni a la moral ni las buenas costumbres.

(vii) La Autoridad se enfoca principalmente al análisis del término WEON sin considerar que el
elemento no solo es ese término, sino que está compuesto por otros términos EL y PEZWEON.

(viii) Quien analiza el signo entiende que el contenido es humorístico y comprende que la frase
se refiere al personaje, pues ni su signo incluye el término "huevón" ni comprende el término
"weón" de forma aislada o individualizable y, aceptando la inspiración lejana en el término
"huevón"

(ix) El signo solicitado no ha sido apreciado en su conjunto; no se ha valorado el contexto actual

y no se han definido los criterios que doten de contenido mínimamente preciso a la mera
apreciación de la Primera Instancia.

Con fecha 2 de noviembre de 2010, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia
manifestaron que ceden los derechos expectantes emanados de la presente solicitud a favor de
C.W. Comics S.A.C.

Mediante proveído de fecha 4 de noviembre de 2010, la Secretaria Técnica de la Sala de

Propiedad Intelectual tuvo como nuevo solicitante a C.W. Comics S.A.C.

Con fecha 4 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. adjuntó jurisprudencia argentina que
consideró aplicable al presente caso sobre la aplicación de las cláusulas de moralidad en el
derecho de marcas.

Con fecha 11 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. adjuntó copia de una carta remitida
por el gerente general del programa "Un techo para mi país", en la que le manifiesta que
reconoce "el aporte que el personaje de EL PEZWEON realiza en la promoción de la conciencia
y la cultura de la población, especialmente joven, a través de los mensajes emitidos vía redes
sociales, como por ejemplo para distintos eventos de recaudación" que realiza, por lo que EL
PEZWEON "puede ser de gran valor cultural a favor de la sociedad' (foja 318).

Con fecha 11 de noviembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. manifestó que, por convenir a su
derecho, solicita que se acepte la modificación al distingue del signo solicitado, debiendo
considerarse que pretende distinguir "prendas de vestir calzado y sombrerería, especialmente
dirigidos a un segmento juvenil de la población".

Con fecha 3 de diciembre de 2010, C.W. Comics S.A.C. presentó un dictamen lingüístico sobre el
signo EL PEZWEON.
Con fecha 24 de enero de 2011, C.W. Comics S.A.C. adjunté copia de un Oficio expedido por el
Director General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente en
el cual reconoce "el aporte que el personaje de EL PEZWEON realiza en la promoción de la
conciencia y la cultura ambiental de la población, especialmente joven, a través de mensajes
propalados vía redes sociales en Internet, como por ejemplo la sección 'Actuemos pezweon' que
orienta con información de buenas prácticas ambientales para la Vida cotidiana" (foja 345).

Con fecha 3 de febrero de 2011, C.W. Comics S.A.C. manifestó que se ha aportado una pluralidad
de medios probatorios a fin de sustentar sus argumentos, por lo que sólo resta esperar una
decisión que adecuadamente reconozca la imposibilidad de evaluar subjetiva y sin contexto la
aplicación de la prohibición aplicada por la Primera Instancia.
BIBLIOGRAFÍA
CHILE, C. P. (2010). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA . Obtenido de CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA : https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf

Christian Claudet, A. C. (9 de Julio de 2010). Fundamentos de Derecho Empresarial y Societario.

Obtenido de Fundamentos de Derecho Empresarial y Societario: http://fdes-urban-
group.blogspot.com/2010/07/libertad-de-empresa-en-el-peru.html?m=1

Constitucional, T. (2021). Tribunal Constitucional. Obtenido de Tribunal Constitucional:

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/regimen-
economico/?action=categoria_detalle&id_post=143158

Languages, O. (2021). Oxford Languages. Obtenido de Oxford Languages:

https://languages.oup.com/

Manrique, F. J. (s.f.). Revista Electronica de Derecho Comercial. Obtenido de Revista Electronica

de Derecho Comercial: http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/torres01.pdf

Marcial, R. C. (1999). Estudio de la Constitución política de 1993. Lima: Fondo Editorial.

Martín, J. d. (2009-2021). Consumoteca. Obtenido de Consumoteca:

https://www.consumoteca.com/economia-familiar/libertad-de-empresa/

Perú, C. d. (Versión 4.3.0 (2017)). Congreso de la Republica del Perú - Constitución del Perú y
Reglamento. Obtenido de Congreso de la Republica del Perú - Constitución del Perú y
Reglamento: www.congreso.gob.pe

Perú, C. P. (1993). Constitución Politica del Perú. Lima.

Reneria, J. J. (s.f.). Abogado UDP - Gerente General de MisAbogado.

Vilca, R. (s.f.). LP PASIÓN POR EL DERECHO . Obtenido de LP PASIÓN POR EL DERECHO :

http://lpderecho.pe

Westreicher, G. (28 de Enero de 2020). Economipedia. Obtenido de Economipedia:

https://economipedia.com/definiciones/libertad-de-empresa.html

Constitución Política del Perú, Art. 2, 59, 60, 65 y 70 (Perú C. P., 1993)
Código Civil, Art 923, 886
Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de 14 de
setiembre de 2000, TITULO VI DE LAS MARCAS, CAPITULO I, De los Requisitos para el Registro
de Marcas, Art. 134, 135, 137, 154, 155, 274, 276
La Ley de Marcas 17/2001 del ordenamiento jurídico español
El Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea
México (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)
Chile (Instituto de Propiedad Industrial), El literal k) del artículo 20 de la Ley 19.039