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TRABAJO FINAL
TEMA: PATENTES DE INVENCIÓN
Asignatura
Derecho Empresarial
Profesora
Del Barco Herrera, Mariella
Sección
701
Lima - Perú
Febrero del 2021
SOLICITUD DENEGADA- REGLAS, MÉTODOS DE JUEGO
OPOSICIÓN FUNDADA
1. Introducción
Este trabajo tiene como principal objetivo presentar información acerca de las patentes
de invención, la cual, en el Perú, consta con un proceso de concesión que rige bajo el marco
legal de la Decisión 486 (Norma Regional) y el Decreto Legislativo 1075 (Norma Nacional).
Por otro lado, es importante registrar una patente ya que ofrece protección al titular
para que pueda explotar comercialmente la invención. Asimismo, impide que terceros se
beneficien de ello sin su autorización por un tiempo determinado y sólo en el territorio donde
es otorgado.
2. Marco teórico
● Se define una Patente de Invención como un título de propiedad que se le otorga al inventor,
desde que este presenta la solicitud durante un período de tiempo de 20 años en el Perú. Esta,
le permite gozar del derecho de exclusividad sobre un desarrollo tecnológico que surja como
solución frente a un problema o necesidad tecnológica y técnico que provocan un cambio
positivo en la vida de las personas. (Contreras, 2014)
Esta, posee un cierto grado de nivel de importancia frente a las demás se da por el arduo
trabajo previo que esta mantiene antes de lanzarse al mercado que involucra un
financiamiento, tiempo, investigación y desarrollo que esta demanda, por lo que genera un
alto riesgo de que pueda ser susceptible de ser copiada de manera ilegal y cae en desamparo,
lo cual desmotiva a la investigación dentro de nuestro país que resulta clave para el
desarrollo, es por ello que uno de los principales objetivos del Estado es beneficiar al creador
a través de un tiempo de explotación exclusiva para poder recuperar el capital invertido y en
consecuencia, obtener beneficios económicos. (Contreras, 2014)
Asimismo, se pretende lograr un balance de beneficios tanto para la sociedad en general como
para los inventores de manera que logre una mayor motivación para posibles posteriores
desarrollos e investigaciones. Las patentes de invención abarcan dos tipos, tales como, los de
producto, en la cual abarca elementos tangibles como dispositivos, aparatos o moléculas y
sustancias, mientras que la de procedimiento que involucra a fases de algún sistema de
fabricación que arroja como resultado algún producto en particular. (Contreras, 2014)
Por último, para poder patentar algún invento es necesario cumplir con ciertos requisitos que
se encuentran en la normativa vigente de la Decisión N°486 y esta se encuentra regulada por
el INDECOPI, además al registrar una invención, se tiene como visión o finalidad generar un
impacto exitoso en el mercado y obtener una retribución económica por el esfuerzo incurrido.
(Gagliuffi, 2017)
Esta rama del ordenamiento jurídico, regula la relación que se produce entre los inventores y
la sociedad, con el objetivo de representar los intereses de ambas partes, que no son siempre
coincidentes. De hecho, los inventores o las compañías para las que investigan quieren una
compensación sobre sus hallazgos. Por otra parte, el Estado, tiene interés en que se sigan
produciendo estos inventos, ya sea con inversión privada o pública y estos intereses que se
enfrentan son inherentes a la naturaleza y características del derecho de patentes. En ese
sentido, la patente se puede vender, permutar, aportar a una razón social, etc. Su transferencia
generalmente se denomina cesión, lo cual significa que todos los derechos y poderes se
transfiere al adquirente. (Rosselló, 2017, pág. 98)
Ahora bien, la principal obligación del derecho de patentes es promover el progreso técnico-
industrial, por la cual el Estado concede privilegios temporales a los inventores. Cabe
mencionar, que las patentes se otorgan no sólo por el hecho de su invención, sino también por
la comunicación que el titular realiza a la misma sociedad, ya que se describe de manera que
otros técnicos la pueden entender y poner en práctica. Por tanto, la protección se otorga no
necesariamente al primero que realizó la invención, sino al primero que la comunica a la
oficina correspondiente. (Rosselló, 2017, pág. 52)
“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
(Rodríguez, 2017)
3. Caso Práctico
3.1 Denuncia
Gaming Law S.A.C argumenta que la patente solicitada no se debería de aceptar porque el
producto ya existe en el país desde hace mucho tiempo, ya que existió una Comisión
Nacional de Casinos de juego y sus sustitutas, quien hasta 1999 tenían la facultad de aprobar,
autorizar y controlar los juegos de azar en el Perú así como sus reglas. Con este sustento el
denunciante pone en evidencia la existencia en el país de los juegos de azar, por lo que la
solicitud de registro de patente de invención de parte de Tien-Shu Hsu no presenta novedad
en el mercado peruano y a su vez ningún nivel inventivo.
Esta empresa opositora indica que lo estipulado en la Decisión 486 hace referencia a que una
patente de invención debe cumplir con tres requisitos. El primero es que sea novedoso, lo que
quiere decir que no haya sido publicado de ninguna forma, ya sea escrita, oral, comercial u
otro medio, con la excepción que tengan un periodo de gracia o plazo estéril de un (1) año
previo a la fecha de solicitud. El segundo requisito está relacionado con el nivel inventivo, el
cual consiste en que no haya sido creado anteriormente o sea obvio para las personas técnicos
del medio. El último requisito es acerca de que se pueda aplicar industrialmente. Además esta
Decisión indica que los “planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales” son una excepción a la
patentabilidad de invención.
Finalmente, cabe mencionar que Gaming Law S.A.C argumenta que la información
presentada por Tien-Shu Hsu no es clara ni concisa a lo que pretende solicitar, puesto que no
se sabe si desea patentar el método o la máquina de azar.
Tien-Shu Hsu deja en claro que la invención surge en el momento que el jugador acude a
estos salones de juegos de azar decide usar una máquina, independientemente de que máquina
se esté utilizando (juego de dados, de ruleta o de bacará). Asimismo, manifiesta que este tipo
de juego posee nivel de novedad y no se encuentra prohibido en el siguiente artículo:
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
En adición, el artículo 18 fundamenta que una invención tendrá nivel inventivo, siempre y
cuando esa invención no se considere obvia o derivada del estado de la técnica por una
persona de oficio. Como se aprecia en el caso, Gaming Law S.A.C manifiesta que la solicitud
presentada por el solicitante no cuenta con el fundamento necesario para ser considerado algo
innovador. Sin embargo, la Comisión decidió no tomar en consideración la oposición ni
tampoco el contraargumento de Tien-Shu Hsu. Consideramos que la decisión que tomó
Indecopi fue la correcta porque al omitir este análisis en relación al artículo 18, no influiría en
la decisión final porque de por sí, como se ha explicado anteriormente, esta solicitud de
registro de patente de invención desde un principio se encuentra en la lista de prohibiciones
no patentables por la normativa por lo que sería redundante examinar a detalle cuando este se
encuentra restringido desde un comienzo.
En adición, el artículo 28 expresa que la solicitud de la patente de invención tiene que tener
una explicación clara y concisa para que así se pueda entender y comprender la finalidad de la
patente en cuestión. Además, con esto, una persona que tenga los conocimientos en la materia
técnica puede realizarla. Consideramos que dicho artículo es relevante en el caso debido a que
no se sabe con exactitud si Tien-Shu Hsu deseaba patentar la máquina de juego de azar, o el
método con las reglas añadiendo la probabilidad dinámica aumentada. Por lo que sostenemos
que Tien-Shu Hsu al no explicar de manera entendible sus argumentos en la solicitud, no
permite que este proceso de registro de patentabilidad siga su curso. De igual manera, se
evidencia un comportamiento contradictorio, por ende tendría como consecuencia la pérdida
de credibilidad de su parte.
En relación al artículo 34, se expresa que la solicitud de una patente puede llegar a
modificarse en cualquier momento del proceso del registro de este. Sin embargo, el tipo de
protección establecido, el cual es 20 años en una patente de invención, no podrá ser extendido
de su solicitud inicial. En relación a la resolución, el solicitante, que en este caso es Tien-Shu
Hsu, puede cambiar la esencia de la solicitud de la patente en cualquier instancia, pero eso no
significa que se tenga un nuevo comienzo de registro. Respecto a lo expuesto anteriormente,
consideramos que lo manifestado por la Comisión se encuentra dentro del marco legal
vigente. Puesto que, a pesar que exista un cambio y/o modificación en el registro de solicitud
se tiene seguir con la fecha inicial del plazo porque, de esa forma, se ve que las personas
jurídicas o naturales que enviaron la información del producto o procedimiento sin necesidad
de hacer algún cambio a las oficinas de Indecopi están en mismas condiciones con las
necesitaron modificar.
Finalmente, el artículo 42 de la Decisión 486 hace referencia a que la persona con legítimo
interés que se sienta afectado directamente, podrá exponer su desacuerdo respecto a la
solicitud de la patente de invención por una sola vez, al considerarse un proceso único. Esta
oposición deberá tener argumentos válidos y tendrá que presentarse en 60 días de haber sido
publicada debido a que dicho proceso no puede dejarse “abierto” por un plazo extenso. En
este caso Gaming L.A.W no formuló los argumentos basado en el artículo 28 y 30 al
momento de emitir su oposición por primera vez, por lo que la Comisión, teniendo en cuenta
el artículo 42 , no los tomó en consideración para su análisis.
Elsa Manrique, abogada y docente en dos universidades de Argentina, define a una patente de
invención como “derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso
que ofrece una nueva forma de hacer algo, o una solución técnica a un problema” (Manrique,
2016). Asimismo, considera 4 requisitos cruciales para otorgar una patente a un invento: la
novedad, que tenga actividad inventiva y creativa, aplicación industrial y debe poseer un
objeto lícito. A diferencia de lo establecido en la Decisión 486 de la CAN, la autora agrega un
requisito más: la posesión de un objeto lícito. Esto significa que la invención no debe afectar
la moral, la salud ni la vida de las personas, animales y/o vegetales, además de proteger el
medioambiente, la ecología y el ecosistema. No obstante, afirmamos que, al no contar con
este cuarto criterio en la Decisión 486, no significa que se puedan patentar invenciones de
este tipo. Es más, al momento de solicitar una patente de invención, esta tiene que ser
descartada de afectar la moral, la salud, la vida de las personas, animales y/o vegetales.
Marco Alemán, director de la OMPI, menciona objetos o cosas que no son considerados
invenciones, tales como “a) los simples descubrimientos, incluyendo las materias existentes
en la naturaleza; b) las teorías científicas y los métodos matemáticos; c) las creaciones
puramente estéticas; d) los planes, principios o métodos económicos, de negocios, de
anuncios o de publicidad; e) las reglas o métodos referidos a actividades puramente mentales
o intelectuales, o a materia de juego; f) los programas de computación aisladamente
considerados; y g) las presentaciones de información” (Alemán, 2001). Sin embargo, el
artículo 20 de la Decisión 486 de la CAN establece ciertas invenciones que no pueden ser
patentadas, tales como las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse
necesariamente para proteger el orden público o la moral; aquellas cuya explotación
comercial deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de
los animales, o para preservar los vegetales o medio ambiente; las plantas, los animales y los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no
sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; y los métodos terapéuticos o
quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico
aplicados a los seres humanos o animales.
La Opinión del grupo está ubicada en el punto 3.3 Resolución de Indecopi con fundamentos.
4. Conclusión
Asimismo, el denunciante conformado por Gaming LAW S.A.C obtuvo una respuesta
favorable, ya que se declaró fundada la oposición respecto a las reivindicaciones expuestas
para su oposición, y algunas evidencias fueron presentadas fuera del plazo establecido. Por lo
que no se pudieron tomar como válidas e Indecopi no pudo precisar a profundidad más sobre
dichas reivindicaciones. De acuerdo a lo analizado con los integrantes del equipo, se
considera que, de haberse entregado en el tiempo correcto, esta entidad los pudo haber
validado para hacer el análisis respectivo. En suma, esta información hubiese sido irrelevante
para la aplicación de este caso, porque como se mencionó anteriormente, este intento de
patente de invención no es apropiado para la legislación peruana.
Por último, según la OMPI, los requisitos para poder validar una patente de invención son: 1)
su aplicación industrial; 2) el nivel inventivo y 3) que sea novedoso. No obstante,
consideramos que el cuarto criterio incluído por Elsa Manrique, el cual hace referencia a la no
afectación de la moral ni la salud de las personas, animales y vegetales, debería incluirse en
aquellos países miembros del Convenio de París, ya que por la información extraída de la
agencia peruana de noticias, Andina, los registros de patentes de invención solicitados por
nacionales y extranjeros se encuentran en constante aumento. Por ejemplo, en el año 2018,
estos aumentaron en un 30%, comparados al año anterior, mientras que se evidenció un
aumento del 72% en los de diseños industriales. Por tal motivo, al agregar este requerimiento
se tomaría en cuenta el cuidado del medio ambiente y moral porque, actualmente, la finalidad
de nuestra legislación se preocupan más por generar economías de escala que por proteger lo
anteriormente mencionado.
5. Fuentes y Referencias
● Agencia Peruana de Noticias, (2018). Indecopi: Registros de patentes de invención
crecieron 30 % en el 2018. Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-indecopi-
registros-patentes-invencion-crecieron-30-el-2018-740206.aspx
● Alemán, M. (2001). De las patentes de invención. Definición, requisitos y
exclusiones. Iuris Dictio, 2(4). Recuperado de:
https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/551
● Contreras, A. M. (2014). ¿Qué son las patentes de invención? Sobre el
funcionamiento y "alertas" en el sistema de patentes en el Perú. Recuperado de
https://doi.org/10.26439/advocatus2014.n030.4292