Serie: Compendios COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUA L Victor Bentata Academia de Ciencias Politicas y Sociales6 LAS MARCAS COMERCIALES {PARA QUE MARCAR BIENES? Si los bienes producidos por un agente econémico no pueden asegurar la identidad de su fuente, resultaria imposible crear una reputaci6n comer- cial y, en consecuencia, asegurar una clientela “cautiva”. También resulta- ria inutil el intento de continuamente mejorar la calidad del bien, por la imposibilidad de que el esfuerzo sea remunerado en favor de su productor, y si éstas situaciones no pueden ser atendidas, {cul sera el incentivo para invertir? {Cémo representarnos un bien nuestro sin una marca indicativa de su fuente? Se marca para separar. Pero la separaci6n no es la ultima palabra. Una marca no vale tan solo por su diferencia, ni por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Esta posibilidad de extensién marcaria abarca otros bienes complementarios posibles cubiertos por la misma marca, lo cual representa una economia publicitaria considerable, ademas de la posibili- dad de desarrollar las ventas de los mismos bienes originales y de variar la marca misma segiin las conveniencias. El marcaje va acoplado a Jo que los franceses Ilaman la “imagen de marca”, es decir su aureola o prestigio como factor de promocién social del comprador, Esto es particularmente notable en el'caso de la industria cos- mética y, en general, de articulos de lujo. Basta con observar las asociacio- nes creadas por su ingeniosa e imaginativa publicidad para comprobarlo. El marcaje es por lo tanto un elemento fundamental de todo mercado. En los paises lamados socialistas, en que no existe un mercado de com- pradores y vendedores, el marcaje es un ausente: lo que se vende y se 129‘COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL compra nada tiene que ver con la calidad, sino con la necesidad de adquirir el bien. En el concepto de marcaje se incluye no solo el productor de bienes tangibles, ya sean industriales o de consumo, sino también el productor de bienes intangibles, o servicios, estén sujetos o no a una deontologia profesional. Es mds, La dependencia absoluta del mercado hace de las marcas un factor cambiante que solo un juez puede apreciar. Es preciso deshacerse, por lo tanto, del fantasma de la marca en si, es decir independiente de su mercado. Este malentendido ha hecho. que algunas administraciones erradamente juzguen la posibilidad de confusién sobre la base de marcas colocadas en espejo, una frente a la otra, como si no fueren factores fluc- tuantes dependientes de un conjunto de circunstancias que le dan fuerza o la debilitan. Una marca sin uso, repitamoslo, no tiene valor. Pero el valor de la marca en uso depende de su prestigio, es decir de la capacidad de atraccién de una clientela. Este aspecto intangible del fondo de comercio, para el caso de requerir su evaluacién con miras a una venta, ha sido resuelto, por algunos, multiplicando por cinco el promedio de garancias anuales netas, y por otros multiplicando por ocho el valor de mercado de los activos tangi- bles. Otras formulas son igualmente posibles, pero su discusién excederia el marco de la presente obra. Existen innumerables maneras de marcar bienes. Los signos de dife- renciacién pueden ir de las letras y colores hasta aromas y notas musicales. Pero en esta vasta gama de posibilidades el elemento fundamental esta en la asociacién de los signos con la fuente de produccién. Se ha discutido mucho si las marcas distinguen los bienes de un merca- do o su fuente. Pero la discusién misma supone que existe una dualidad. Mas jpueden distinguirse ambos? La concepcién original se inclinaba a la proteccién del agente econdmico conforme a una tradicién artesanal, mien- tras que la concepcidn actual, volteada hacia el consumidor, se inclina prioritariamente a la proteccién del mercado conquistado por el agente eco- némico. El mercado y la fuente son factores solidarios. La entrada en escena del consumidor es un fenémeno reciente y radi- cal, Siempre ha existido un consumidor, es cierto, pero la agudizacién de la lucha por la conquista de un mercado cada vez mds complejo y saturado, hace que el aspecto de mercadeo absorba prioritariamente la atencién. Al punto que en los bienes dichos de consumo masivo, la identidad de la fuen-LAS MARCAS COMERCIALES te tiende a esfumarse y a ser virtual. La fuente se reduce entonces a ser una estela beneficiaria del mercado mas bien que Ja proa de la nave econdémica. Por otro lado, fuente no significa fabricante o productor, sino que solo designa el agente econémico que lanza el producto al mercado. El mismo producto puede ser mercadeado bajo marcas diferentes y habrd tantas fuen- tes diferentes cnantos titulares de las marcas correspondientes. Se marca, pues, para asegurar una posicién de mercado, y éste responde a un posicio- namiento, es decir a una banda especffica de consumidores en vista. La pregunta de para qué marcar bienes lleva de la mano a la siguiente de cémo marcarlos. El marcaje se produce mediante el uso de signos dis- tintivos diferenciales, independientemente de la naturaleza de éstos, pero siempre y cuando posean una fijacién permanente. Pese a las discusiones tedricas alrededor de la registrabilidad de los sonidos y olores como signos distintivos, la reciente legislacién andina los acepta expresamente. LA DISTINTIVIDAD Distintividad y distincién son términos afines: quien se distingue in- troduce una distancia con lo banal y ordinario. Mayor es la distintividad, mayor sera también la capacidad de soportar una carga publicitaria. La distintividad no es univoca, posee diversas categoria que pueden ser redu- cidas a cuatro: genéricos, distintividad insuficiente, marcas arbitrarias y marcas sugestivas. Puesto que todo el derecho de marcas gira alrededor de la posibilidad de confusién con otras marcas aplicadas a productos similares, la distintividad es un factor clave. Estrictamente hablando, ta posibilidad de confusién se produce entre marcas, mientras que la posibilidad de (falsa) asociacién se produce entre fuentes. La distintividad califica la fuerza de la marca. Una marca puede ser fuerte o débil segiin se distinga en mayor o menor grado no solo de las marcas competidoras, sino también del lenguaje comin, ya sea genérico 0 descriptivo de cualidades esenciales. Pero no debe confundirse novedad y distintividad. La novedad es una circunstancia que ocurre en el tiempo y nada tiene que ver con la fuerza distintiva de un signo, mientras que la distintividad es un factor de relatividad dentro del platén ofrecido por un 131‘COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL mercado. Puede !lamarse la primera “horizontal” por tratarse de una se- cuencia, y la segunda “vertical” por tratarse de una consistencia. El cardcter genérico designa el producto en si independientemente de toda indicacién marcaria. Es obvio que el nombre de un producto, ya sea formalizado o informal, no puede ser apropiado por una persona determi- nada. Si Jo fuere, crearia un monopolio que lo asimilaria a una patente de invencién e impediria la competencia. Las marcas, para que existan, deben ser distintas del nombre del producto que marcan. SILLA para marcar si- Ilas es inaceptable, pero ARBOLES para designarlas no tiene objecién de principio. A los efectos de los impedimentos de registro de una marca, no existen genéricos en general, sino que el genérico es siempre particular, es decir teferido a la clase de bienes reivindicada. Es un error creer que porque el término se encuentra en un diccionario es de oficio genérico a efectos marcarios, y por lo tanto irregistrable. El término CABALLO, en efecto, solo es genérico de caballos, pero no lo es de sillas ni de productos vitami- nicos. Un genérico marcario existe tan solo en relacién con los bienes cuya marca se pretende registrar. E incluso en éste ultimo caso, la unién de dos 0 varios genéricos pudiere adquirir cierta distintividad. Son por lo tanto genéricos los términos necesarios para la designacién de un bien, al igual que la designacién de la naturaleza, cualidad u origen geografico del bien. En el caso de bienes novedosos producidos por una patente, la identificacién por el uso del nombre del bien con el bien mismo puede transformar lo que al principio fue una marca verdadera, en un ge- nérico. Es el caso de la marca MONOPOLY en los EUA, lo cual significa que el caracter de genérico no guarda ninguna relacién con la fuente del vocablo, Pero en cambio, un término genérico puede eventualmente adquirir cierta distintividad por la forma, cantidad y constancia de su uso. Aunque la figura no existe en la normativa andina, existe en ciertos paises, entre otros los EUA, bajo el nombre de “secondary meaning”, es decir que cons- tituye una marca de baja distintividad sujeta a un numero importante de limitaciones, por ejemplo en el terreno de la publicidad comercial. Pero asi como la distintividad puede ser eventualmente adquirida, -puadg también ser perdida por negligencia en la forma de publicitarla, por ejemplo si es presentada como el nombre de un bien en lugar de su marca. El principioLAS MARCAS COMERCIALES absoluto es que la marca debe siempre ser separable del bien. La banali- zacién de una marca la degrada a genérico. La Decisién Andina 486 prevé expresamente la posibilidad de rehabi- litar como marca un genérico siempre que éste haya sido utilizado en for- ma Constante en un Estado miembro y que, por efecto de dicho uso, haya adquirido cierta capacidad distintiva (secondary meaning). Pero en tal caso la distintividad no se extiende eo ipso a los demas Estados miembros. La confusién corriente entre genérico, descriptivo et insuficientemen- te distintivo hace, por ejemplo, que una marca como ESTILO LIBRE para cosméticos, que no denota ningun objeto particular, pueda ser considerada no distintiva. Pero se trata de un error. AI no designar ningiin tipo de bien en particular, no puede tratarse de un término descriptivo, y menos atin de un genérico. Otra cosa es la insuficiente distintividad. La sub-distintividad respon- de a dos criterios esenciales: la excesiva referencia al bien que se pretende distinguir, asimilandose a él, y la banalidad del signo como resultado de un uso generalizado como marca. Un ejemplo del primero es SAFE-T-LIGHT para luces de emergencia, lo cual la hace descriptiva, y del segundo NA- CIONAL para cualquier producto. Es natural, por lo tanto, que el Estado no conceda un privilegio de exclusividad cuando se trata mas bien de una comunidad de usos. Por contra en el caso de “amarillo KODAK”, por mas que los colores en si no sean registrables, la situacién es diferente: se trata de un color no necesario y por Io tanto arbitrario que sale de la gama general de los colores y puede sin duda lograr, como de hecho la ha logrado, distintividad. Absur- do seria permitir a un competidor mercadear sus productos con idéntico color particular. No debe por lo tanto confundirse sub-descriptividad con genericidad. En cambio, la marca directamente descriptiva de la cualidad esencial de un bien es claramente sub-distintiva, y debe estar en el dominio ptiblico, es decir ser de disponibilidad general. Es propiamente descriptiva cuando una persona, no familiarizada con el bien, lo reconoce por la marca misma en cuanto tal. Son factores clasicos de descriptividad, y por lo tanto de impedimento al privilegio del registro, la designacién de la especie, de la cantidad o de la calidad, de Ja aplicacién del bien, del origen geografico, de la composicién y de la época de produccién. Pero menos registrables ain 133COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL son las marcas pretendidamente arbitrarias que resulten en una falsa des- cripcién del bien (deceptively misdescriptive), por ejemplo CORDERO para asientos de automovil no hechos de cordero. Aunque la marca descriptiva se acerca al genérico, sin asimilarse a él, se acerca igualmente, del otro lado de la moneda, a la marca sugestiva. {Qué es una marca sugestiva? Asi como la marca descriptiva suministra una informacién suficiente para reconocer el bien marcado, la marca su- gestiva no informa, pero despierta una sensacién por asi decirlo atmosféri- ca que favorece la evocacién del bien marcado. Es el caso, por ejemplo, de ciertos lugares geograficos que no indiquen el origen de los bienes, tales como lugares imaginarios 0 legendarios. Desde el punto de vista psicolégico, que es de la esencia del mercadeo, el tiempo de reaccién del consumidor es distinto en el caso de una marca descriptiva (no registrable) y de una marca sugestiva (registrable). En el segundo caso, el bien se halla a la vuelta de dos o de varias operaciones mentales de asociacién, lo cual da la medida de su grado de distintividad. Se diré entonces que la marca sugestiva, por oposicién a la descriptiva, es dindmica y representa una cierta elevacién cultural. Su sex appeal esta en su caracter ingenioso, caprichoso e inesperado, pero siempre de signo Ppositivo. Sin embargo, la distincién tampoco es muy clara. Se trata de aproxi- maciones que permiten el acceso 0 el rechazo al privilegio del registro. Existen por ejemplo marcas que se escriben de manera distinta al genérico pero acaban pronuncidndose igual, marcas en lengua extranjera que tra- ducen el término espafiol, y una serie de procedimientos ingeniosos que tratan de pasar como sugestivas marcas propiamente descriptivas. Pero la paradoja es que requieren una publicidad cuantiosa para mantener su débil distintividad, mientras que su vida esté condenada a ser corta por su debilidad. El principio de distintividad se pone particularmente a prueba en el caso de los lemas comerciales (s/ogans), es decir de las formulas publicita- tias que suelen acompafiar las marcas de bienes de consumo masivo. La Decisién Andina 486 los designa como “complemento” de una marca (art.175), como si la marca fuese incompleta, y obliga incluso a transferirlo con la marca. Con ello lo integra a la marca misma, lo cual es incorrecto. Por cuanto deben registrarse junto con la marca cuya publicidad refuerzan, 134LAS MARCAS COMERCIALES se ha erradamente pretendido que su distintividad queda transferida a la marca misma que le sirve de apoyo. Pero entonces ypara qué crear una categoria aparte, tanto mas que su destino esta indisolublemente ligado al del registro en que se apoya? En cuanto registrable, el lema debe necesariamente tener un cierto gra- do de distintividad. De lo contrario, no seria registrable. {Cu4l es entonces ese “cierto grado” que le permite economizar una distintividad plena, es decir fuerte? Ello implica apartarse de la simple banalidad 0 descriptividad pura y simple. Para ello le es a veces afiadida una miisica ritmica (jingle) asi como ciertas figuras grdficas de apoyo. EL GUSTO DE LO NATURAL Para jugos enlatados seria meramente descriptivo, mientras que LO NA- TURAL DEL GUSTO pudiere tener caracteristicas superiores de distin- tividad. Por ello el registro de los lemas en si debe ser examinado. El problema de las marcas blandas frente a las marcas duras, es decir, claramente distintivas, no puede ser resuelto mecdnicamente. Pero debe tener en cuenta, como criterio ultimo, una situacién real de mercado y la idiosincrasia del pais a fin de discernir la posibilidad de confusién. Otro aspecto de la taxinomia marcaria esté en las Ilamadas marcas co- lectivas y de certificacién. Se trata igualmente de signos distintivos, aun- que ésta vez no referidos a bienes ofrecidos en el mercado. No se trata propiamente de marcas en su sentido legal. La marca colectiva solo indica el caracter de miembro de una asociacién determinada sin prejuzgar sobre ninguna otra circunstancia, mientras que [a marca de certificacién se aparta de la simple distintividad que diferencia bienes, para concentrarse en una diferenciacién de calidad, la cual puede ser comin a bienes diversos. La primera implica la existencia de un reglamento de las condiciones de ingre- so al grupo o asociacién. Y la segunda no requiere ni una distintividad particular, ni es indicativa de fuente, ni tiene obligacién de uso, su titular no tiene el derecho de usarla, ni de rechazarla cuando una persona califica para ella, Pero la distintividad en si no basta. Existen prohibiciones adicionales de registro, tales como, en la Decisién Andina 486, las denominaciones de ciertas variedades vegetales. Tampoco son marcas en su sentido clasico las apelaciones de origen, ya sean controladas por organismos regionales 0 no, es decir que comporten una garantia de calidad o no. El origen, lo hemos 135COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. visto, es geografico, y para la definicién del lugar geografico de proceden- cia se precisa una definicién generalmente establecida por el instituto na- cional competente del pais donde califican. La prohibicién de registro de lugares de origen responde a su posibilidad de engafiar a terceros. CRITERIOS DE CONFUNDIBILIDAD La confundibilidad es la contrapartida de la distintividad. A mayor distintividad, menor confundibilidad, y vice-versa. La confundibilidad, lo hemos dicho pero preciso repetirlo, no es la confusién real y efectiva, lo cual es un hecho cumplido, sino una posibilidad. La posibilidad conlleva el riesgo de ser juzgada subjetivamente, y es por ello que consideraciones de mercado son indispensables, es decir que requieran una sensibilidad a las practicas econémicas ilicitas. El registro de una marca es la forma privilegiada de evitar la posibili- dad de confusién, pero no es una forma absoluta, precisamente en virtud de la existencia de las prdcticas ilicitas que tienden a circunvenirlas. La confundibilidad es doble, tanto de la marca en si como de su fuente, y este es un punto frecuentemente olvidado. Cuando Ia marca encierra una refe- rencia a su fuente, los dos se hallan mejor protegidos, pero cuando solo hay confusién posible de fuente, el tercero puede aprovecharse de su reputa- cién para una posible extensidn de la marca a otros bienes. El criterio de extensividad es por lo tanto de gran interés. Esto nos lleva a juzgar la fuerza o debilidad de la distintividad segin su grado de resistencia a las aproximaciones no autorizadas de terceros. Para ello no debe confundirse la similitud marcaria, que solo opera entre dos marcas una frente a otra, lo cual es una abstraccién exterior a la reali- dad comercial, con la confusién, la cual responde a un conjunto de circuns- tancias reales en las cuales debe colocarse quien la juzgue. Por otro lado, la influencia de la clasificacién internacional de bienes de Niza (1957) no tiene ninguna influencia sobre los criterios de confundibilidad. Su interés es exclusivamente administrativo a efectos del registro. Los que se apegan a la similitud confunden dos tipos de similitud: la de las marcas tomadas en si abstraidas del mercado, y la de los bienes que se pretenden distinguir. El error esta en no tener clara la nocién de familia de bienes, es decir la asociacién que existe entre ambos conceptos. En efecto, 136LAS MARCAS COMERCIALES el criterio de similitud pone frente a frente dos marcas en paralelo y simul- taneidad, y cae en la consabida trilogia de los parecidos grafico, fonético y conceptual. Pero el criterio subjetivo de simple parecido no es capaz de satisfacer las necesidades de seguridad juridica requerida por el Estado. Se sabe que quien asume la responsabilidad de registrar dos marcas confun- dibles pero oficialmente declaradas no parecidas no es tanto el Estado, sino el titular del registro, Pero tampoco es esto una respuesta adecuada al re- querimiento de mayor objetividad. La mente humana se defiende y orienta mediante asociaciones diver- sas que van mucho mas alld de simples consideraciones de nimero de sila- bas 0 de silabas ténicas 0 de evocaciones conceptuales, La situacién es, por utilizar un término libre, atmosférica, es decir que responde a un nimero incontrolable de variables que un buen criterio debe poder reducir a un minimo de factores operativos a nivel del registro publico. La posibilidad de confusién debe tener en cuenta que supone la existencia de una marca ya previamente desarrollada en el mercado, que el consumidor es sorpren- dido desprevenido y que no tiene delante de los ojos la marca original. Pero la confundibilidad se extiende también a las marcas en si inde- pendientemente de la porcién de mercado que posean. Se trata entonces de simples impedimentos relativos al registro. Se ha dicho que la posibilidad de formular opesicidn contra el registro de una marca debe ser suficiente para controlar o hacer controlar su confundibilidad por los interesados. Sin duda la oposicién es un factor con- tribuyente, pero no deja de ser interesado y no alcanza el nivel en que debe colocarse el Estado al decidir un registro. La situacién se complica con la existencia de marcas dichas asociadas, y con los posibles acuerdos de deli- mitacién de los derechos de las partes en ocasién de una oposicién. Por supuesto que la decisién administrativa no implica tampoco san- cionar la “verdad”. Se trata siempre de aproximaciones en las cuales al- guien debe poder decidir, y en el caso de Venezuela se trata de la Corte Suprema de Justicia. Cabe entonces preguntarse si un tribunal de derecho tiene capacidad para decidir una situacién de hecho como es la confun- dibilidad, es cierto. El problema esté en la ausencia de alternativa a fin de que la decisidn sea ia mAs ajustada posible a la realidad y a la equidad. En los EUA el criterio es enteramente comercial. Depende fundamen- talmente del grado de atencién que e} consumidor est4 supuesto aplicar a la diferenciacién de los signos. Después de la célebre sentencia DUPONT de 137COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 1973 con sus trece puntos de verificacién y cotejo propuestos, resulta con- veniente reducir el esquema empirico a una deduccién de tipo mas sobrio y racional. En efecto, un examen jerdrquico es capaz de llegar a una solucién comparativamente satisfactoria por via de eliminacién del examen de cir- cunstancias secundarias si las circunstancias primarias de una posibilidad de confusién no se dan. Los pasos del examen pueden légicamente reducir- se a tres: a) Determinar si los bienes en juego son capaces de ser tomados el uno por el otro, es decir si existe equivalencia o por io menos una familia de bienes; si los bienes son enteramente distintos, no vale la pena seguir exa- minando el caso por no existir confusion posible, b) Si en cambio existe equivalencia o familia de bienes, debe determi- narse si los canales de comercializacién de los bienes son los mismos; no siendo los mismos, debe igualmente descartarse la confusién por tratarse de consumidores distintos. c) Cuando los canales de comercializacién coinciden, es preciso ir a mayor detalle segtin el grado presumido de atencién prestado por el con- sumidor, cuenta habida de su recuerdo imperfecto de la marca original. Debe entonces examinarse de la trilogia de similitudes grafica, fonética o conceptual, La nocién de familia de bienes comprende la extensividad de uso de una marca, y por otro lado comprende las Ilamadas marcas asociadas. Estas Ultimas giran por lo general alrededor de un nucleo comin, y por defini- cién incluyen la posibilidad de confusién y error. Desde una perspectiva distinta y globalizada, puede distinguirse entre un criterio “objetivo” de confundibilidad cuando se trata de una familia de bienes, y de un criterio “subjetivo” relativo a la confusién de fuente. Pero la utilidad de esta distincién esta sujeta a la distincién mas fuerte entre lo que constituye una violacién y lo que constituye una practica ilicita. EL PUNTO DE VISTA DEL CONSUMIDOR La posibilidad de confusién 0 asociacién tiene por objeto colocarse en la posicién del comprador eventual, que es quien puede confundirse. Poco sentido tiene discutir a priori ciertas abstracciones si no entra en juego efLAS MARCAS COMERCIALES verdadero mercado de compradores y vendedores. El problema esta en de- cir cémo puede encarnarse la persona del comprador. Para empezar, debemos deshacernos de otro mito: la persona de un comprador medio. El mito supone una reaccién uniforme a todo tipo de compras, y est4 refiido con la realidad. E] comprador eventual tiene un interés proporcional al grado de sacrificio requerido para la compra del bien. No es igual la atencién prestada a la compra de una cajetilla de ciga- trillos y a la compra de un automévil. El tiempo requerido para la decision es en cada caso también distinto. La idea de un consumidor estandardizado €s precisamente el caso en que la simplificacidn y la generalizacién resul- tan peor colocadas. Ante compradores todos distintos los unos a los otros, incluso cuando se trata del mismo bien en raz6n de la urgencia o de los recursos personales de cada uno, la prudencia aconseja un realismo. Quien juzga la posibilidad de confusién se coloca en el lugar de un comprador potencial imaginario de su propia eleccién, es decir, se constituye él mismo comprador. Pero en todo caso debe descartarse ¢] experto. Todo comprador se halla ante familias de bienes, todos competidores entre ellos, y debe poder discriminar hasta un punto que permita llegar a una decisién. Incluso cuando la decisién es automatica, es decir instintiva, existe un pronunciamiento preferencial, ya sea guiado por Ia costumbre, ya sea por la urgencia en Ja adquisicion del bien. Las posibilidades de error en relacién con el bien preciso buscado se agravan con los Ilamados consentimientos dados por un agente a otro para que logre el registro de una marca a pesar de Ia existencia previa de un registro confundible. Si no fuese confundible, tampoco habria necesidad de consentimiento, Por ello el consentimiento se produce, por lo general, con motivo de una oposicién. En cuanto acuerdo entre dos partes privadas, los consentimientos que- dan por tal motivo sujetos a la aprobacién oficial que debe velar por evitar el error probable del consumidor. Estan por lo tanto siempre condicionados a la intervencion de una tercera parte. Pero cabe preguntarse si los consen- timientos inter-partes rechazados por la administracion publica privan, ala parte que los did, de una accién en caso de infraccién marcaria. La respues- ta esta en que la ausencia de aprobacién oficial deja sin ningun efecto legal el consentimiento propuesto. 139f COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL El consentimiento o autorizacién no constituye en si una renuncia, asi como tampoco constituye una renuncia la propuesta de desreivindicacién (disclaimer) de una parte de la marca al solicitar su registro. La desreivindicacién deja a la disposicién publica, y reconoce ser del dominio piblico, una parte del derecho solicitado. Pero puede entonces preguntarse por qué la parte desreivindicada es incluida en la solicitud de registro. La reaccién del consumidor se halla solo indirectamente sujeta a la clasificacién oficial de los bienes. Por lo general los bienes pertenecientes aclases diferentes estan excluidos de error, a menos, desde luego, que cons- tituyan una familia de bienes distinguida por la misma marca, es decir una familia llevando el mismo apellido. De manera que el criterio de la clase debe realistamente ser descartado. La posibilidad de error se apoya en gran parte en la capacidad de me- morizacién de la visualizacién anterior de la marca. Pero la mente del con- sumidor est4 ocupada con mil asuntos diferentes, ademas de que la profu- sién de marcas observadas cada dia crea un fondo indiscriminado de imagenes dificiles de discriminar. E] “recuerdo imperfecto” es una realidad comercial, A la capacidad de memoria se afiade la intensidad y concentracién de la atencién en el acto de la compra. La atencién requiere una concentra- cién, y ésta requiere un tiempo que no siempre se halla disponible. Puede hacerse una gran distincién de bloque entre marcas de bienes de consumo, que por lo general requieren una memoria corta, y marcas sobre bienes de capital, que por lo general requieren una memoria mas precisa. Las maneras de caer en error, ademas de las ya sugeridas, son todavia miiltiples. El error puede ser cometido no solo sobre la marca, sino sobre el bien mismo en la creencia de la existencia de un patrocinio comercial, es decir como error sobre Ja fuente. Es el caso notorio de la extensividad marcaria constitutiva de una familia cuyo énfasis, por definicion, esta pre- cisamente en la fuente. Es el caso, igualmente, de las confusiones creadas cuando los bienes que se desean adquirir no estan entre ellos en una rela- cién de competencia, sino que se relacionan indirectamente mediante aso- ciaciones marcarias. Lo importante son las asociaciones mentales del consumidor. Pero como se trata de un factor enteramente privado y en todo caso subjetivo, lo reco- mendable es evitar de ingresar en la discusién sobre la posibilidad de confu- 140LAS MARCAS COMERCIALES siOn, por mas paraddjico que pueda parecer, la figura confusa del consumi- dor. De esta manera la discusion se limita a factores objetivos conforme a la formula jerarquica indicada de familia de bienes, de canales comercia- les, y en Ultimo lugar de marcas en si. MARCA DE USO Y MARCA REGISTRADA Hay dos planos de consideracién de una marca. El primero concierne la marca que pudiéramos llamar de mero uso, es decir no registrada, y el segundo la marca propiamente registrada. De lograr un éxito comercial, la marca de uso est4 continuamente expuesta a conflictos por estar privada del derecho de exclusién de terceros, lo cual es solo garantizado por la existencia de un registro oficial. Pero por lo general, la marca de simple uso es una marca secundaria sin fuerza distintiva real, y que no dura en el mercado activo. Asi como la marca registrada posee, por asi decirlo, un “titulo de no- bleza” que asegura su asimilacién a Ja ley, la marca de uso es un “plebeyo” que debe defenderse por sus propios medios en un terreno siempre incierto. Pero {por qué existen marcas de uso que no se registran? Existen por diver- sas razones, entre otras la prisa en lanzar un proyecto comercial, la debili- dad relativa del signo y su vida breve como consecuencia de ello, o su caracter secundario o subsidiario en relacién con una marca principal. Esto Ultimo tiende a emparentarlas a los lemas comerciales. En efecto, nada excluye que un bien posea diversas marcas formando una jerarquia. Mas los bienes se acercan a los bienes de capital, y mas existe la jerarquia. Un automévil puede llevar como marca la identidad del fabricante, pero al mismo tiempo, y en forma segundaria, la marca que designa el tipo de motor 0 el modelo particular en venta, La diferenciacién de los bienes es progresiva, pero al término de Ja diferenciacién ésta se torna cada vez mas débil, tendiendo a asimilarse a las marcas de mayor jerarquia. Quien obtiene un registro no priva a nadie de un derecho a utilizar el fondo comin de la lengua en cuanto reserva latente de marcas potenciales: solo excluye una competencia. Porque se trata de una produccién lingiisti- ca (los idealistas hablan de creacién) puede atin asimilarse a un cierto dere- cho de autor, aunque con las reservas consiguientes en cuanto concierne la originalidad. Por ello existen varios grados de distintividad. 141‘COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL El registro, en cuanto otorgado y ademas publicado conforme a la ley, es una notificacién publica de tutela estatal (constructive notice). Su publi- cidad oficial es la condicién indispensable a una proteccién contra viola- ciones. Pero el registro, no debe olvidarse, comporta una doble proteccién: Ja del productor y la del consumidor. Para ello existen los procedimientos de oposicién y de anulacién. El registro marcario no es constitutivo, sino declarativo, es decir que se halla siempre sujeto a impugnacién, ya sea por falta de uso, ya sea por accién reivindicatoria de terceros 0 por otras razones. Su caracter declara- tivo confirma su condicionalidad, asi como el cardcter de titularidad mas bien que de propiedad. En el terreno de los cosméticos, las marcas de uso son relativamente frecuentes, Cuando el acento es puesto en la identidad de Ia fuente, los diversos bienes pueden crear una suerte de moda Ilevada por lo “nuevo” o nuevas presentaciones comerciales (new looks), todas ellas mas 0 menos atractivas en el momento, pero finalmente efimeras. Se trata en este caso de marcas casi descriptivas, o en el mejor de los casos oscilando entre des- criptivas y sugestivas. Suelen limitarse a la evocacién de atmésferas, 0 de condiciones relativas a las estaciones del afio, o a referencias sentimentales o musicales m4s 6 menos banales y cuya vida suele no pasar los dos afios. Pero es dificil concebir una marca seria, dura, o en la cual se proyecta una inversién sustancial de recursos, que no se halle registrada. El tiempo que un competidor indelicado requiere para acercarse ilicitamente a una marca de uso, en caso de tener éxito la marca, es por lo general superior al tiempo de vida de la marca misma, de manera que el riesgo econdmico queda reducido. {Qué derechos tiene la marca de uso? Su derecho esta en la practica limitado al derecho de las practicas ilicitas. Privada de privilegio legal, es decir privada de invocar exclusividad legal, no le queda mas remedio que replegarse en una situacién comercial general que sale propiamente del derecho de marcas. La marca queda reducida a un simple bien comercial como otro cualquiera y deberd defenderse, si es que decide hacerlo, invo- cando la inadmisibilidad de ciertas practicas comerciales por parte de los competidores. Esto significa que el tiempo y el costo de defensa, si la marca de uso tuviese éxito, excede el interés que su titular pueda tener en defenderla. Bien podria, para el caso de éxito, proceder a su registro si se trata de unaLAS MARCAS COMERCIALES marca sostenible, es decir capaz de supervivencia en virtud de su distin- tividad. Pero hemos dicho que la distintividad de la marca de uso es baja, lo cual la priva del interés de defenderla. Otro aspecto del problema es decir si, como efecto de la dilucién por mal uso de la marca, la pérdida de distintividad no acarrea automdticamente la nulidad del registro. La alternativa consistiria en afirmar que el registro subsiste en su plena fuerza y vigor hasta tanto no haya sido anulado por la autoridad competente. La situacién es controvertida, y solo cada juez debe- 14 resolverla. ZEn qué clases registrar una marca? En la clase de su uso. La creencia abusiva de que debe cubrirse en el mayor numero posible de clases para mejor protegerla, olvida la obligacién de uso. Para esa cobertura existe precisamente la supermarca andina, pero una vez que la marca haya adqui- tido notoriedad y no a priori. EL NOMBRE COMERCIAL Al igual que con la marca notoria, el nombre comercial posee dos re- glamentaciones paralelas: la primera en el la CUP, y la segunda en la nor- mativa andina. En la primera la proteccién es automatica, es decir que no requiere registro, mientras que en la segunda Ia proteccién de la nocién es ambigua. En esta ultima no se trata de una marca propiamente dicha puesto que no es parte de la clasificacién oficial de los bienes, lo cual le impide un registro, pero por la otra, se trata de una marca con un objeto distinto al clasico de distinguir bienes por distinguir un establecimiento comercial establecido en el espacio y en el tiempo. La terminologia es fragil y frecuentemente oscilante. Los nombres co- merciales son independientes de las denominaciones comerciales, pero pueden coexistir (art.190 de la Decisién Andina 486). El nombre comercial es de una empresa, mientras que la denominacién comercial es el apelativo con que la misma gira en el mercado. De hecho, los nombres comerciales pueden ser varios, respondiendo a la naturaleza de mercados diferentes. Debe en tal caso tenerse en cuenta el territorio que cubren. Aunque segiin la CUP la proteccin del nombre comercial no requiere _ depésito ni registro, la legislacién andina lo trata como una marca, con la 143COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL unica diferencia esencial que su cesién o cambio de titular solo es valido si se transfiere, a la vez, el establecimiento comercial a que se aplica. La vigencia del nombre comercial no puede exceder el tiempo de exis- tencia del establecimiento que distingue, y puede uno entonces preguntarse si se trata realmente de una marca. Es una marca en cuanto distingue un establecimiento de otro, pero no es una marca en cuando no se aplica a los bienes producidos o expendidos por el establecimiento, aunque bien puede constituir una marca secundaria de las marcas sobre bienes, especialmente como indicacién de fuente. El registro de una sociedad en un registro mercantil no garantiza pro- teccién alguna sobre el nombre escogido para designarla, sino que la sujeta alos principios de las practicas ilicitas. Cuando el nombre escogido corres- ponde realmente a un titular marcario distinto, puede ser exigido su cambio mediante recurso, si no al funcionario que la registré por carecer éste de facultades expresas para ello, por lo menos al juez de primera instancia mercantil. Este puede, segtin las legislaciones, ya sea anular la constituci6n social ordenando su disolucién, ya sea constituirse en asamblea general de accionistas, o su equivalente, con poderes para decidir un nuevo nombre si existiere renuencia de los accionistas naturales. Pero en ningtin caso el re- gistro mercantil de un nombre comercial ilicito da un derecho indiscrimi- nado a su uso nacional, ni puede equipararse al registro de una marca, El nombre comercial comporta una reputacién determinada, es decir que tiene un valor econémico que la ley debe proteger. Pero debe pregun- tarse cual es el ambito en el cual debe mantener su valor. La pregunta se topa con dificultades. En efecto, existen empresas con produccién masiva e incluso exportacién, asi como existen también empresas mintsculas y unipersonales con un ambito de clientela puramente local. La apreciacién del ambito es una cuestion de hecho y no de derecho, y tiene una relacién directa con la especializacién o diversidad de los bienes a los cuales se dedica. Pero debe también tomarse en cuenta la exclusividad de aplicacién del nombre comercial. La funcién de publicidad y de confianza que el nombre comercial com- porta incluye también la idea de un servicio post-ventas que refuerce su reputaci6n. Por este motivo algunos ven en él el equivalente de una marca “de servicio” complementaria de la identidad misma del establecimiento. Efectivamente, puede constituir una marca cuyo objeto no es vender, sino atender a las necesidades de funcionamiento de la clientela. 144LAS MARCAS COMERCIALES Técnicamente hablando, la raz6n social distingue a un establecimiento comercial como persona juridica, es decir ficticia, desde el punto de vista civil y legal, mientras que el nombre comercial es separable de la razén social y consiste de la manera cémo un ente social determinado es conoci- do en un mercado y gira en él. Una sociedad puede denominarse ARMORAL (corporate name) y en cambio girar en el mercado como ARMADORA. (trade name). Las practicas ilicitas protegeran por igual a ambos, teniendo en cuenta que la segunda es probablemente una denominacién mas facil- mente memorizable. El nombre comercial, en su sentido mas general, forma parte integran- te del fondo de comercio. Si por hipétesis fuese separable de él, dejaria al establecimiento comercial sin identidad, es decir que lo desafectaria de una clientela que se guia precisamente por su nombre. Este puede consistir de palabras, de siglas o de logotipos, pese a la dificultad de memorizar siglas deletreandolas, y a Ja dificultad de describir en palabras los logotipos. Porque la CUP es una ley vigente, la proteccién del nombre comercial es automatica. Pero la costumbre de paises de tradicién romanista aconseja considerar la via de registro como marca de bienes consistentes de servi- cios. La existencia de un registro contribuye siempre a facilitar la aplica- cién de los principios de practicas ilicitas. LA MARCA NOMINATIVA. La marca nominativa, por su importancia y la cantidad de malos enten- didos que ha producido, es de interés particular. Es marca nominativa la compuesta por un nombre de persona, mientras que la marca no nominati- va, o simplemente nominal, o verbal, est4 compuesta de elementos distin- tos, arbitrarios o sugestivos. Pero {por qué tiene tal importancia la marca nominativa? Lo tiene por ser el origen mismo de una marca, de entrada usada por el artesano para identificar la fuente, y luego desarrollada por grandes empresas internacionales, por ejemplo DUPONT, ARMANI 0 PHILIPS. La complejidad de la marca nominativa se presenta al tener que hacer frente a la pretensién perpétua, tendenciosa y de mala fe, de quienes desean duplicarla, de que e] patronimico es un “derecho constitucional” inherente 145COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL a la persona civil, y en consecuencia pretenden hacer uso comercial indis- criminado del mismo. Debemos por lo tanto empezar por sentar ciertas definiciones. EI nombre individual o “de pila”, propiamente nombre, por ejemplo Juan, no designa a ninguna persona en particular, porque existen muchos Juanes; el patronimico o apellido, por ejemplo Bermudez, designa un gru- po familiar pero ninguna persona en particular; el nombre personal (com- pleto), en cambio, por ejemplo Juan Bermiidez, designa tanto en la vida social como civil a una persona en particular. En consecuencia, no existe nada que pueda decirse “nombre” en si y como tal. El nombre es ya sea individual, familiar 0 personal. Pero za cual de ellos se refiere la ley al regular el uso marcario de nombres personales? Al no especificarlo, parece querer dejar al juez su interpretacién. Pero la interpretacién debe tener en cuenta el elemento decisivo de que una cosa es el nombre civil, inherente a toda persona que vive en sociedad, y otra cosa es el uso marcario de los nombres civiles, es decir el uso del mismo, hecho con la intencién de distinguir bienes ofrecidos en venta en un merca- do. La confusién entre ambos es legalmente fatal por jugar sobre dos pla- nos distintos e independientes a la vez. Puede decirse que la confusién esta en parte ocasionada por la defec- tuosa terminologia de la Decisién 486, aunque debemos reconocer que, en materia de nombre de personas, y probablemente con base a una absurda sentencia venezolana, ha precisado las formas de uso comercial del nom- bre personal. En lo adelante utilizaremos el término de “nombre personal” como necesario y suficiente para identificar a une persona en la vida civil. Pero cuando el uso tiene interés econémico, es decir que funciona como marca, debe tenerse en cuenta el peligro de abuso de homonimia. La homonimia, en efecto, est sujeta a los mismos malos entendidos que el del nombre. ,Existe homonimia cuando solo es idéntico el nombre individual, 0 el apellido, o el nombre personal civil? ,Requiere la homoni- mia una identidad de los nombres, o bien solo de su parte sustancial? La homonimia verdadera es la del nombre personal completo, salvo que se trate de la imitacién de un patronimico acreditado en el mercado como marca. Cuando se invoca como marca un patronimico en si, es decir que ad- quiere distintividad propia en relacién con los bienes que distingue inde- pendientemente del nombre civil individual y personal, el mismo patroni-LAS MARCAS COMERCIALES Mico no puede ser utilizado por cualquier persona que lo Ileve a igual titulo personal, puesto que debe ser tratado como factor de distintividad y no de identificacién de una persona individual. En tal caso quien tenga el mismo patronimico debe ser obligado, ya sea a renunciar a él en el comercio para distinguir bienes de una misma familia (salvo el caso de supermarca andina), ya sea a expresarlo en forma necesariamente completa y sin abreviaturas, incluyendo, en igual tipo de letra, color y tamafio, el nombre propiamente dicho, el patronimico y el segundo apellido, todo conforme a la costumbre ibérica de usar el apellido del padre y el de la madre, todo sin abreviaturas. Y tanto mis si se trata de patronimicos de amplio uso. El objeto legal es evitar el aprovechamiento del crédito logrado por otro y la proteccién del consumidor. De no respetarse estos principios, no existe el derecho de marcas. Al respetarse los principios coexisten perfec- tamente y sin conflicto en un mismo mercado, el derecho marcario que asiste a quien acredité el patronimico, y el derecho civil del tercero que igualmente lo Ileve. La insistencia del tercero indelicado en utilizar solo su patronimico, ya acreditado por otro para los bienes de la misma familia, confirma su deseo de abusar de su derecho civil ocultando su identificacién personal total. La pretensién de uso del nombre personal como marca en ningiin caso es un atributo necesario de la personalidad civil. La ignorancia o permisivi- dad judicial tiene en tal caso el efecto de diluir el cardcter distintivo de la marca. Absurdo seria creer que la prohibicién de competir ilicitamente en el mercado conlleve la prohibicién de uso del un nombre civil de tercero. A ninguna persona sensata le ocurriria que un uso marcario, que incluso pue- de ser posterior a la fecha de nacimiento de quien lleva el mismo patroni- mico, afecte retroactivamente e] derecho de terceros a utilizar correcta- mente su nombre civil. Ello equivaldria a borrarle como persona individual 0 a obligarle a cambiar su patronimico, violando su derecho humano. Por ello se distingue en los EUA el derecho individual (right of privacy) y su imagen a fines comerciales o simplemente publicos (right of publicity). Pero el uso del patronimico como marca tiene también otras restriccio- nes. Cuando se trata de un patronimico de bajisima distintividad de fuente, tal como Garcia o Pérez, puede entenderse que tampoco puede funcionar como marca, a menos de afiadirle otro apellido con fuerza distintiva propia. 147COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Igual sucede con nombres personales, tales como Juan o Pedro. Por otro lado, la cesi6n a terceros de nombres personales que funcionan como mar- cas requiere la previa acreditacién de una reputacién comercial, o incluso cultural, tales como Picasso o Bordas. En el caso de las razones sociales que incluyan el patronimico de uno de los accionistas, la cesién de sus acciones a terceros no comporta la ce- sién de todos los derechos sobre el mismo, a menos que haya sido aportado como parte de los activos de la empresa. Igual sucede con las sociedades civiles. Si fuese verdad que el aporte de un patronimico a una sociedad civil representa la pérdida de la posibilidad de su uso econdmico por su titular natural, no podria ejercer actividad econémica alguna quien se sepa- Te o sea separado de una sociedad civil, por lo menos bajo su nombre. En el caso de sociedades civiles, debe igualmente atenderse a la posi- cién del patronimico discutido dentro del nombre social. Si viene en pri- mer lugar, denota una reputacién particular, a menos que el patronimico siguiente, por ejemplo en el caso de fusién, represente igualmente una re- putacién propia, en cuyo caso el consumidor usar los dos en conjunto. Otra restriccién obvia al derecho indiscriminado de uso del patronimi- co como marca esta en el principio de la marca deceptiva o engafiosa. Si el apellido sugiere la existencia de virtudes o de cualidades que el bien no posee, no es aceptable a su registro. En algunos casos existe la pretensién de usar como marca el nombre propiamente dicho cuando este corresponde aun personaje célebre, ya sea viva tal como un campedn deportivo o un cantante de alta cotizacién, ya sea muerta tal como el caso de héros nacio- nales o internacionales. El principio de las practicas ilicitas es precisamen- te una barrera contra estos subterfugios. Pero el fraude natural consistente en imitar el patronimico acreditado por otro, puede también invertirse y ser causado por el propio titular al otorgar una autorizaci6n al nuevo aspirante para que pueda obtener su re- gistro a su nombre, manteniendo asi en el mercado idénticos bienes con idéntica marca bajo dos titulares distintos. Esta practica es igualmente ilicita por contradecir el principio marcario fundamental de distintividad. Para ello existe el control del Estado por encima de los acuerdos o consenti- mientos entre partes. 148LAS MARCAS COMERCIALES LA MARCA NOTORIA La llamada marca notoria es la contrapartida tedrica de la marca de mero uso. Es la marca generalmente fuerte que se ha creado una personali- dad en el mercado — pero también con el riesgo de diluirla. Frente a la marca por asi decirlo ordinaria, la marca notoria es una marca extraordina- tia que goza del privilegio de una hipersensibilizacién del publico. La esencia de la marca notoria es su uso en cuanto independiente de su registro, es decir una cuestién de hecho. Es, en sustancia, una marca de uso extraordi- nario. Su calificacién depende, por lo tanto, de saber si el tiempo y la ex- tensién de su uso, asi como su publicidad y su rea de explotacién, son realmente excepcionales. Por exceder el ambito estricto del registro, los problemas que surgen entonces son de derecho comin. Puede asi preguntarse por qué la marca notoria est prevista en la ley marcaria. Se trata de un injerto que responde a las consecuencias de un uso marcario, y que la ley repone dentro de un sistema de naturaleza diferente. En efecto, se trata de practicas ilicitas, que no son ilegales sino precisamente ilicitas, transformadas en ley andina. Se trata entonces no ya de una marca, sino de una supermarca. La supermarca puede no estar registrada, pero en este caso solo com- porta privilegios defensivos contra registros eventuales y no agresivos de exclusividad. Pero ghasta dénde puede impedir registros de terceros? {Cual es la extensién de los derechos otorgados a la supermarca? Exis- ten dos tipos de supermarca. La primera, llamada marca notoria, esta pre- vista en la CUP, mientras que la segunda, propiamente supermarca, est4 prevista en la legislacién andina. Se distingue una de otra de manera sus- tancial en cuanto que {a primera depende del bien que distingue y queda sujeta a los dos principios de especialidad y de territorialidad, mientras que la segunda se independiza del bien que distingue asi como de los dos prin- cipios indicados. Aqui comienzan las dificultades terminoldgicas debido al hecho fun- damental de que se trata de una institucién propiamente de derecho comin y no marcaria insertada en el sistema de marcas. Por ello Ja jurisprudencia francesa se ha visto empujada a distinguir la marca notoria de la CUP y la marca célebre o de alto renombre (haute renommée), que no es mas que la 149COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL supermarca andina. De manera que la distincién es absurda dentro del mar- co andino. Se plantea entonces la cuestién de la extensién geografica del uso. La situacién legal es ambigua. Por un lado el art.224 se refiere a la regién andina y por la otra la notoriedad no tiene fronteras. Pero fa duda debe favorecer a quien la invoca, ya que, de hecho, no se requiere siquiera el uso de la supermarca (art.229). El poder defensivo de la marca notoria se limita a la clase —salvo el caso extraordinario indicado dicho de “celebridad”, mientras que la supermarca extiende su poder a todas las clases de bienes de la clasifica- cién oficial, es decir que impide el registro de otra marca idéntica o confundible en forma universal. La exclusividad se extiende entonces al signo mismo y la distintividad se separa de la clasificacién de bienes. Las categorfas: marca (ordinaria) marca notoria— supermarca, no cons- tituyen compartimientos estancos, sino que la marca se comporta en el mercado segiin una gradacién que compete al juez distinguir mediante fic- ciones, atribuyendo a cada una un poder diferente segin el conjunto de circunstancias reales y efectivas relativas al mercado. Pero en virtud del poder considerable y extraordinario de la supermarca, cabe preguntarse si no debe, por lo menos, ser limitada a la identidad de marcas y no extenderse a la confundibilidad. Ademas, y por la misma ra- zon, la supermarca debe estar también limitada a circunstancias hist6ricas, es decir que la calificacién de supermarca no es eterna, sino que se refiere a un caso concreto planteado en un momento histérico determinado. La supermarca, como toda marca, nace y muere en el tiempo, que puede ser breve o largo segin la naturaleza del bien y su carga de publicidad. Por Ultimo, depende de la fuerza distintiva de la marca misma. La institucién legal de la supermarca busca a proteger no tanto el bien, ni la marca misma, sino a su fuente. El principio de que cada agente econd- mico debe beneficiar de los resultados de su esfuerzo y riesgos propios, ha extendido la proteccién a una superproteccién que impida a terceros inescrupulosos aprovecharse sin esfuerzo de la reputacién creada por otro. Se trata del hecho ilicito codificado. Se trata de los efectos de un uso, no solo en un mercado, sino también en el grado de interferencia permisible en relacién con los derechos adqui- tidos por terceros. Pero en una sentencia curiosa un tribunal espafiol deci- dié que, precisamente porque la marca notoria es “conocida” ninguna con- fusién con otra es posible, en lugar de decir que precisamente porque laLAS MARCAS COMERCIALES marca notoria es tal, la confusign es producida. Nada se confunde con lo desconocido. Ello nos [leva al problema de la prueba o cuantificacién del uso. ,Cémo probar un uso extraordinario? Ello supone la existencia de un uso ordinario previo y de un excedente. Si la marca notoria esta limitada al universo de sus consumidores potenciales, en cambio la supermarca no tiene limite. Al Punto que en el caso de ésta ultima, el publico sabe que “conoce” la marca, pero no sabe a qué bien corresponde. ,Ejemplos? PLAYBOY 0 LYCRA. La notoriedad es un hecho de mercado, y como tal hecho puede estar sujeto a la prueba directa més realista: la encuesta publica. Apartando su costo frecuentemente prohibitivo, la encuesta para tener validez judicial debe reunir, cuando menos, algunas condiciones de base, tales como ser conducida por una empresa especializada independiente, que las preguntas deben ser formuladas de manera neutra y no tendenciosa; especificar el 4mbito geografico cubierto; reunir un nimero suficiente de personas y su grado de educacién. En los EUA, una parte sustancial de las encuestas es techazada por los jueces en cuanto valida por los motivos indicados. Cuando la prueba es realizada en un mercado extranjero, puesto que la supermarca no est sujeta a territorialidad, la dificultad aumenta. La nece- sidad de la prueba generalmente surge en ocasién de demandas presentadas por practicas ilicitas, en que una marca es declarada notoria, o de decisio- nes administrativas de rechazo de solicitudes de registro alegando la mis- ma razon. Otro malentendido generalizado esta en la asociacién legal de supermarca y de alta calidad. La confusi6n radica en que el problema de la calidad, buena o mala, est4 implicito y diluido en el hecho de la extensién misma del uso. Este no depende de la calidad, sino de la cifra de ventas, del numero de puntos de venta, de la inversion en publicidad y de su forma, de Ja extensién geografica, etc. Pero en todo ello es preciso distinguir, como lo hace M.Pach6n, la notoriedad como hecho de mercado y la notoriedad probada y sancionada por una autoridad. iCual es la forma legislativa de la marca notoria y de la supermarca? Elarticulo 6bis de la CUP permite rehusar un registro, invalidarlo ¢ incluso prohibir el uso de una marca confundible con una marca notoriamente co- nocida. La mala fe no tiene plazo de prescripcién. La Decisién Andina 486 tecoge el mismo texto, pero restandole los principios de especialidad y de 151COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL territorialidad y sujetando el todo a la existencia de reciprocidad interna- cional. Pero conforme a la Constitucién de Venezuela, la legislacién andina tiene prioridad. E] hecho de que pueda atacarse el uso de una marca violatoria de un registro con base a una supermarca, segiin la CUP, requiere un organo pi- blico para hacerlo, Puede preguntarse si, en Venezuela, en ausencia de atri- bucién expresa, la administracién publica tiene poderes para hacerlo cuan- do se trata de una marca registrada. Se sabe que en derecho puiblico cuanto no esta expresamente permitido esta prohibido. La Oficina de Registro tie- ne ciertas competencias para juzgar el uso, por ejemplo en el caso de can- celacién de un registro por no uso, Y nada parece impedir, en consecuen- cia, que las tenga para proteger el uso, aunque debe reconocerse que la situacién legal no es clara, ya que puede preferirse los tribunales. Otro aspecto de la marca notoria esta en su historicidad. El punto cen- tral de interés no esta claro. Por una parte, la notoriedad debe ser actual para ser real, pero por otro, un registro puede ser cancelado si, al momento de solicitarse su registro, era entonces notoria conforme a la legislacién de la €poca. La disparidad ha traido grandes problemas, ya que la calificacién de notoriedad es solo de fecha reciente, lo cual como resultado fortifica las practicas ilicitas en lugar de combatirlas. LA OBLIGACION DE USO Hemos dicho que la concesién administrativa de un registro establece un derecho condicionado. Su condicién de supervivencia a los plazos de cancelacién depende de su grado suficiente de uso comercial. El uso es tanto un derecho derivado de un registro como una obligacién igualmente derivada de un registro. El derecho al uso de una marca legitima, aunque no registrada ni solicitada, es de la esencia de la libre iniciativa. La existen- cia de un registro solo le afiade ventajas procesales aunque no condiciona su existencia. El uso prueba que la distintividad es un fenémeno histérico real, y no abstracto y encerrado en si. Igual puede perderse por efecto de un uso de- fectuoso, que recuperarse, aunque con gran dificultad y altos costos (secondary meaning), una vez la marca caida en el dominio piblico.LAS MARCAS COMERCIALES Pero qué significa uso? Uso efectivo es en ultima instancia la venta efectiva del bien marcado. No basta con la intencién de vender. La venta efectiva se documenta mediante facturas confirmadas. Sin embargo, la Decisién Andina 486 asimila la mera disponibilidad comercial del bien a su uso, es decir aunque no exista venta. Puede darse el caso de imposibili- dad comercial de venta debido a la estrechez del mercado disponible, o a condiciones insalvables impuestas por el Estado (hecho del principe), 0 a circunstancias de fuerza mayor (guerras y similares), es cierto. Se trata entonces de excusas legalmente aceptables. Pero ,qué ocurre cuando la produccién debe cesar por aumento de los costos, por ejemplo salariales? La justificacién de un no uso debe ser decidida por un juez, quien debe apreciar las circunstancias concretas del caso presentado. Lo que no es excusable es la mala gestion econémica, los criterios errados de negocia- cién salarial y otros factores subjetivos. La excusa debe ser objetiva, es decir responder a condiciones reales para una persona comercialmente ca- paz y comin a otras personas. (Puede calificar un uso real legal en el caso de rechazo del bien por parte de los consumidores? Sabemos que un cierto nivel de calidad y de precio son precondiciones de las ventas, pero si no es enado, y como consecuencia de ello caen las ventas hasta desaparecer, la culpa es imputa- ble al titular yno al mercado. El consumidor sanciona la calidad de un bien al acdgerla, pero no existe mayor sancién a la caida de calidad que el recha- zo del consumidor en su segundo intento de compra. La calidad no es en- tonces el problema legal discutido. Este ultimo se limita a la venta efectiva 0 a su imposibilidad legal. {Dénde debe producirse el uso? Existen dos niveles de consideracién. El primero se refiere al uso estrictamente nacional cuando se trata de mer- cados independientes. El otro se reficre al uso multinacional cuando se trata de integraciones regionales como la andina. En este uiltimo caso, esti- mé el legislador, el uso hecho en uno cualquiera de los Paises Miembros es legalmente considerado uso hecho en todos los Paises Miembros a la vez. En virtud de la integracién regional, la obligacién de uso no esta limi- tada al pais del registro, sino que se amplia a toda la regién andina. El no uso eventual puede en tal caso ser invocado no solo por parte interesada, sino de oficio, por mas que ésta ultima situacién sea improbable, y de he~ cho no ha ocurrido atin en cuanto yo sepa. 153a ———— COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Debe afiadirse los estimulos econémicos que la legislacién andina ofrece al establecer que la exportacién del bien localmente producido, aunque fuere total y desde cualquier pais andino, constituye legalmente uso de la marca en otro pais de la regién. En tal sentido existe el célebre y unico proceso multinacional andino en ocasién de la marca de cigarrillos BELMONT. El tribunal andino ratificé el principio pese a los alegatos de mala fe presentados con referencia a la decisién adoptada por el titular de Ja marca, de decidir explotar el mercado interior del pais de produccién, en cuanto que dicha decision excluia del mercado a un competidor que previa- mente se habia legalmente instalado para explotarlo, Pero el uso hecho en terceros paises no sujetos a un tratado no tiene efecto legal dentro de los Paises Miembros. Eluso debe ser ptblico y suficiente, pero su prueba corresponde siem- pre a su titular. Ptiblico significa la disponibilidad efectiva del bien ofreci- do dentro del mercado en cantidades razonablemente suficientes. Pero como la disponibilidad no implica venta, es concebible el caso de bienes en ofer- ta piblica a un precio o calidad anti-econémicos, de manera que se trataria de una ficcién para circunvenir la ley. En tal caso la disponibilidad es insu- ficiente para calificar el uso: debe ser real dentro de las condiciones de mercado. En cuanto al término “suficiente”, su interpretacién se torna dificil frente al otro término “disponibilidad”, y se vuelve inevitable- mente subjetivo. Cuando se trata de juzgar el uso, el juez debe entrar dentro del merca- do, no solo con base a las pruebas presentadas por los interesados, sino a iniciativa propia, con el fin de inquirirse personalmente de la realidad y de deducir sus propias conclusiones. En los procesos de Propiedad Industrial, el juez no puede ser pasivo, y ello los distingue de otros procesos de tipo civilista. La nocién legal de uso marcario tiene dos sentidos complementarios. En primer lugar, el uso en cuanto obligacién derivada del registro, y en segundo lugar, en cuando defensa contra la amenaza de un ataque por no uso, 0 contra quien haya abusivamente obtenido un registro en detrimento del legitimo titular. Pero {quién debe usar? En principio, y es el objeto central de la ley, quien debe usar es el sujeto que aspire a beneficiar del uso, es decir el titular registrado de la marca. Une parte sustancial de los titulares no tiene, sin embargo, establecimiento propio ni negocios directos en el pais, y su‘LAS MARCAS COMERCIALES uso debe por lo tanto ser canalizado mediante el otorgamiento de licencias, ya sean estas expresas 0 tacitas. Pero sabemos que legalmente no existen licencias tacitas, y la situacién comercial del uso pudiere cambiar esta afir- maci6n matizandola conforme a la realidad. En efecto, en el caso de marcas extranjeras, no solo el otorgamiento de un contrato formal de distribuci6n, sino también la simple importacién de los bienes marcados, conlleva una disponibilidad de ellos en el mercado, que es el requisito formal para calificar el uso. Asi las cosas, puede pregun- tarse por qué se requiere el registro de los contratos de distribucién para establecer el nexo de uso entre el usuario efectivo y el titular. En mi crite- tio, cualquier medio por el cual los bienes legitimos (0 legitimamente im- portados) estén disponibles debe bastar. Pero existe una disponibilidad adicional, y ésta consiste en poder colo- car pedidos internacionales por medio del comercio electrénico u otro, de manera que existe efectivamente una disponibilidad para todo consumidor potencial. Pero {tratase de una disponibilidad en el mercado o fuera de él? Como la ley no distingue, debe ampliarse la nocién de mercado a un plano internacional incluso més alla del territorio andino. Pero puede preguntarse si las ventas individuales hechas desde el extranjero constituyen uso co- mercial. Conforme a los términos de ley y a las sentencias andinas, no existe cuantificacién obligatoria, de tal manera que el requisito legal que- daria completado. Existe alguna duda sobre el alcance legal de la publicidad y de los documentos comerciales como uso marcario segiin la Decisién Andina co- mentada. Pero sin por lo menos una disponibilidad efectiva de los bienes en el mercado, el uso se tornaria invisible. Esta ficcién de “uso” violaria el objetivo social y econémico dei sistema de marcas, y resulta ser un expe- diente para intentar salvar situaciones mAs bien que un cumplimiento de los requisitos exigidos por el contrato administrativo. Se discute también si las ventas hechas por tiendas fuera del régimen de aduanas, o las ventas hechas a misiones diplomaticas, pueden calificar en favor del titular como uso en el territorio nacional. Las ficciones de extra-territorialidad son ficciones creadas para otros fines y no realidades, pero la doctrina se inclina por excluir tales hechos de la calificacién de uso marcario. EI tercero que invoque para s{ el derecho derivado del uso de una marca legitima de otro descalifica ipso facto su pretensién fraudulenta. 155COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL La situacién de mala fe se mantiene incluyo vencido el plazo de prescrip- cién civil de diez afios de una accién por infraccién contra el uso fraudu- lento. En efecto, la accién contra la pretensién de derechos basada en actos de mala fe es imprescriptible. Peor atin sucede con el uso de la marca por parte de un licenciado, una vez vencido el plazo de la licencia. En este Ultimo caso, lo que era una relacién civil, que excluye la accién penal, cae en el campo extracontractual de la violacién directa. LA VIOLACION DE UN REGISTRO La violacién de un registro o de su parte distintiva esencial constituye un delito tanto civil, es decir accionable por via de la accién inhibitoria e indemnizatoria, como por via penal. La accién civil es la accién clasica. Comporta la posibilidad de solicitar una medida cautelar inmediata con objeto de evitar la continuacién y el aumento de los dafios. El juez civil tiene la posibilidad de decretar la medida correspondiente a titulo preventivo, sin que pueda levantarse la medida por medio de una fianza, ya que, tal como lo dice una espléndida sentencia nacional (COINTREAU c/ COURTOIS de 1998 en Primera Instancia), la situaci6n es tal “en virtud de que la pretensién de la actora no es alcanzar (con ello) fines lucrativos, sino el poder ejercer sin perturbacién alguna el uso de la marca registrada a su favor”, para lo cual “la cauci6n no seria sustitutiva a la hora de ejecutar un eventual fallo”. El titular de un registro dispone igualmente de una accién penal puibli- ca, la cual debe ser previamente calificada y ejercida por el Fiscal General, dejando siempre a salvo la posibilidad para la victima de actuar directa y privadamente por via de acusacién. Esta ultima tiene el inconveniente de que, si estima el juez que la prueba presentada es insuficiente, la accién puede rebotar contra el actor y transformarse contra él en accién penal por difamacién o injuria. Podemos complicar las hipétesis e imaginar la accién penal invertida, intentada por quien haya obtenido fraudulentamente un registro marcario contra el uso de la marca auténtica por parte de su titular internacional. 4CuAl es entonces la marca “legitima”, la original extranjera o la registrada por un tercero no autorizado? La existencia de un procedimiento de cance-LAS MARCAS COMERCIALES lacién del registro por parte del titular internacional jneutraliza o no la accién penal de quien registré mal? Una respuesta categérica esta sujeta al dilema de privar de proteccién al titular internacional o de privar de accién a quien posee una marca registrada. Mi parecer es que la accién del titular internacional crea una presuncion a su favor, mientras que la accién del titular que registré la marca crea una presunci6n contra él. Pero existe, por lo menos en Venezuela, una via adicional de particular interés. Se trata, para el legitimo titular de un registro, de acudir a la juris- diccién no ya judicial sino administrativa, de la administracién anti- monopolistica estatal. Excepcionalmente, el art.17 de la Ley pro-compe- tencia prevé como practica ilicita tendiente a eliminar competidores, entre otros, la “simulacién de productos”. Nétese que, a fin de diferenciarse dela jurisdiccién administrativa competente para el derecho de marcas, la ley utiliza el término curioso de “simulacién” en lugar de “violacién”, y ade- mis lo refiere a efectos competidores en un mercado dado. Es obvio que la “simulacién de productos”, por més ilicita que sea, no tiende a la eliminacién de competidores, sino que constituye un dafio a la salud ya la transparencia del mercado, lo cual es muy distinto. La insisten- cia a mantenerse dentro del Ambito de la competencia no descalifica, sin embargo, el interés marcario directo de la disposicién por ser ésta expresa. El encabezamiento de la disposicién se refiere a una intenci6n, pero una de las particularidades del organismo estatal Pro-Competencia es no tener que calificar intenciones, sino efectos sobre el mercado. {Cémo entender estos efectos? El efecto sustancial es la perturbacién de las reglas, el enturbiamiento de las relaciones entre productor y consu- midor y la falta de transparencia. Volvemos por lo tanto a caer en la inten- cién de las disposiciones legales sobre practicas econémicas ilicitas, es decir sobre responsabilidad civil, y de hecho a aplicar la disposicién civil sobre hecho ilicito sin que necesariamente deba probarse la existencia de un dafio inter-partes. Puede por lo tanto concluirse que de hecho la disposicién de Pro-Com- petencia asegura la relacién entre la legislacion marcaria, el hecho ilicito civil, y la transparencia del mercado. Se trata de una proteccién distinta de la del consumidor, la cual esta sujeta a una accién de éste ultimo. En el caso Pro-Competencia la iniciativa puede ser tomada por cualquiera, incluso por la administracién misma. 157COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Apartando las vias citadas, existe también la via directamente policial disponible cuando existe la previa calificacién de la Fiscalia General: No se trata en este caso de un procedimiento de derecho, sino limitado a la ejecucién, con caracter de urgencia, de medidas protectoras, por ejemplo, cuando se descubre la existencia de depésitos significativos de mercancias falsas. Un procedimiento equivalente est4 previsto en el GATT-TRIPS como parte de la legislacion mundial del comercio, en materia de aduanas. Desde luego que el descubrimiento de mercancia falsa en aduanas puede ser se- guido de una accién judicial cautelar de urgencia. Pero la legislacién inter- nacional, vigente aunque no aplicada en Venezuela, prevé la posibilidad de detener y de hacer destruir en aduana la mercancia falsificada importada. En un numero importante de casos, tipicos del llamado Tercer Mundo, compuesto de paises en vias de desarrollo, un antiguo distribuidor o sim- plemente un tercero no autorizado, logra obtener un registro marcario para accionar contra las importaciones de su legitimo titular internacional con objeto de extraerle “regalias”. El titular internacional puede defenderse de diversas maneras, por ejemplo invocando la mala fe del registro con vistas a anularlo, o cambiando la marca del bien si fuere factible. Pero si logra demostrar la mala fe, dispone ademas de una accién penal. Otra forma frecuente de practica ilicita consiste en que el tercero no autorizado constituya una sociedad mercantil con la marca violada como raz6n social. Puede preguntarse si ello constituye violacién marcaria pues- to que no se estén vendiendo bienes bajo la marca. Pero no hay duda de que Ja intencién es fraudulenta por crear una “marca de llamado” a la clientela potencial para luego venderle otros bienes. La accién civil disponible es entonces la de anulacién judicial de la sociedad o de su nombre. El objeto de un registro es la proteccién de su titular, cesionarios 0 licenciados, contra confusiones que priven de ingresos legitimos al titular y perturben el buen orden del mercado. La proteccién, a su vez, comporta la observancia de ciertas reglas confiables que permitan tanto la identifica- cién de la infraccién como su sancién administrativa o judicial. Identificar la infraccién es la primera regla. Tiene lugar mediante prueba, de preferencia documental, de la existencia de la marca falsa o confundible. Luego vendra el criterio que decida de su confundibilidad real. Pero éstano puede ser dejada al cuidado de una experticia, por la sencilla razon de que el experto es quien, por definicién, no puede confundirse.LAS MARCAS COMERCIALES La segunda regla es la medida cautelar que se posesione de los bienes infractores, y que representa probablemente el aspecto esencial de todo proceso. Pero existen diversos tipos de proceso. No solo existe la division tradicional entre proceso civil y proceso penal, sino que existen variantes introducidas por la practica administrativa, y que responden a la urgencia de resolver situaciones que de otra manera arriesgan, por su prolongacién en el tiempo, una pérdida de efectividad. Los procedimientos ad hoc van desde la accién anti-monopolistica apoyada en la “simulacién” de marca, hasta las acciones de proteccién del consumidor, ademas de otras sanciones complementarias relativas a la probable falta de permisos oficiales del infractor o de contrabando en la importacién. Numerosos malos entendidos se han acumulado como resultado de sentencias precedentes desacertadas que desorientan al piblico. La confundibilidad debe ser examinada conforme a Jas reglas indicadas mas arriba y se confunden con la reaccién de los consumidores, entre los cuales se halla el propio juez, de manera que su criterio personal puede resultar suficiente. El afiadido de particulas a la marca infringida no evita la calificacién de infraccién. Tampoco pueden invocarse, para excusar al infractor, cir- cunstancias relativas a la forma de su aplicacién a los bienes, ni la costum- bre como fuente de derecho, tanto menos cuando se trata precisamente de enderezarla. Existe una zona gris alrededor del principio de especialidad de fa mar- ca. Si la infraccién solo es aplicable a bienes idénticos o similares, ,qué recurso queda al titular en los casos de utilizacién de la marca en bienes distintos que aprovechan [a reputacién de los bienes originalmente marca- dos? El recurso esta precisamente en el derecho de las practicas ilicitas dentro del cual la proteccién oficial contra las infracciones es un caso de excepcion por su mayor gravedad, y sobre todo por la tutela estatal garan- tizada a los registros. LA MARCA EN INTERNET Aunque los problemas legales de Internet son exteriores al derecho marcario, tanto por su jurisdiccién como por su funcién y naturaleza, es 159 oe -- ili| | ‘COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL indispensable aclarar conceptos que suelen confundir el uso de una marca en Internet con el uso de una marca comercial registrada. Le sistema flo- tante Internet tiene como punto de apoyo, para nuestro propésito, el Ilama- do nombre de dominio (domain name), identificacién por la cual toda per- sona puede identificar la informacién de otra por Internet. Internet tiene dos objetivos: uno es la identificacién, asegurada me- diante la Hamada pagina webb (webb site), y otro su uso en la interaccién comercial (e-trade). El interés est por lo tanto no tanto en la proteccién sino en la imagen de la empresa, es decir de su producci6n. Pero el proble- ma se presenta cuando el primer Ilegado es también el primero servido para el registro de un nombre de dominio. {Qué ocurre cuando un tercero no autorizado se adelanta en registrar el nombre de otro? El primer criterio de cancelacién de un uso no autorizado esta en la existencia de una marca notoria. La razén esta en la practica ilicita de pro- ducir confusién, dilucién 0 enriquecimiento ilicito. Todo es registrable, nombres, marcas, titulos de publicaciones. Pero {podran registrarse genéricos que impidan su uso por terceros para los cua- les representen designaciones necesarias? Aqui se dividen las provincias de marcas, en que no son registrables, y de Internet, en que si lo son. El registro en Internet, al igual que el derecho de autor, no comporta una bis- queda, ni un examen previos. Tampoco es requerida una declaracién jurada de no interferencia con derechos de terceros, ni con un registro marcario previo, ni una relacién demostrada con los bienes presentados en la hoja ‘Webb. Ello es posible porque el uso de nombre de dominio en Internet no constituye un uso marcario puesto que no es una marca de un bien ni es aplicado directamente a un bien ofrecido en venta. Pese a ello, la Decision Andina 486 establece una equivalencia de va- lores entre la marca, cuando es notoria, y su uso para otros fines en Internet. La situacién es ambigua. El uso de una marca no implica un uso propia- mente marcario sino cuando es hecho sobre el bien o esta intimamente telacionado con el, pero el uso como nombre de dominio no lo esté. La disposicion se limita a introducir una base adicional entre las practicas ilicitas, y tiene un fin de mero saneamiento del mercado. El hecho de erosionar la fuerza distintiva de una marca implica efectos marcarios por la comisién de un hecho ilicito, el cual sale, lo hemos visto, del derecho estrictamente marcario. La Organizacién Mundial de la Pro-LAS MARCAS COMERCIALES piedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, puede arbitrar los conflic- tos respectivos, pero sin competencia para imponer indemnizaciones. TRATADOS INTERNACIONALES En vista del caracter entrecruzado del comercio internacional, apoya- do en comunicaciones instantaneas, es natural que existan tratados que re- gulen el régimen internacional de las marcas. Entre ellos se halla, como de costumbre, la Convencién de Paris de 1883, varias veces modificada, y cuyo interés actual principal en este tema est4 en el desbordamiento del derecho estrictamente marcado hacia aspectos de la competencia, entre los cuales se hallan Ja llamada marca notoria y las normas de la (mal) llamada competencia desleal. Hoy por hoy cuenta con la adhesién de casi todos los Estados del mundo. En segundo lugar, aunque en primero en jerarquia conforme a la deci- sién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, viene la Decision 486, cuya innovacién principal esta en la introduccién de normas contra las practicas ilicitas, y concretamente la regulacién de la mala fe. Las demas disposiciones originales tales como la institucién de la marca notoria andina, © supermarca, asi como algunas disposiciones sobre competencia en el pla- no regional, tienen un interés variable segin el punto de vista adoptado para juzgarlas. Pero la architectura legal de las disposiciones sigue siendo un tanto confusa por la falta de claridad en la revocacién de normas anticuadas. Por ejemplo, subsiste en vigor en Venezuela el Reglamento de la Decision Andina 313, que no ha sido revocado, y que es aplicado en tanto y en cuanto no contradiga disposiciones de rango superior. ‘Tenemos ademas el reciente Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere- chos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC / TRIPS), ratificado por Venezuela, que prevé sanciones a diversos aspectos de las violaciones, particularmente en cuanto a la importacién de mercan- cias falsificadas. En vista de que trataré separadamente algunas de sus dis- posiciones descollantes, podemos pasar a otro tratado internacional de in- terés, aunque no ratificado por ningtin pais de la regién andina. Se trata de otros Convenios tales como el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo que le fue afiadido. 161COMPENDIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Ambos son paralelos e independientes, de manera que las partes contratan- tes pueden en cada caso ser distintas. El Protocolo flexibilizé el Arreglo afin de permitir el ingreso a él de los EUA, el Japén y el Reino Unido. E] Arreglo de Madrid de 1891ha suftido siete modificaciones, la ulti- ma de ellas de 1979. En cambio el Protocolo, de 1996, parece agilizar la situacién de los derechos. Todos los tratados persiguen eliminar o reducir al maximo tolerable las diferencias nacionales en lo que respecta a las for- malidades y a los derechos. A fuerza de igualar se Ilega hasta integrar la gestion de una marca internacional apoyandola en una Unica solicitud, in- cluyendo la renovacién de su registro. El sistema correspondiente es admi- nistrado por la OMPI. {Cuales son las ventajas ofrecidas por el Protocolo? El registro inter- nacional tiene el mismo efecto nacional que una solicitud de registro pre- sentada en un pais. El Arreglo prevé el registro multi-clases, y el Protocolo permite, pese a un registro internacional cancelado, mantener las solicitu- des nacionales conservando como fecha de presentacién la fecha del regis- tro internacional. Pero el titular no est4 obligado a esperar que la marca sea registrada en cada pais designado para que su registro cobre efecto, salvo, desde luego, que la oficina nacional pertinente notifique el rechazo del registro dentro del plazo legal. El registro internacional tiene una tnica fecha de vencimiento y un tinico registro que renovar. Adicionalmente, por cuanto la OMPI realiza tanto el examen de forma como de la clasificacién de los bienes, las oficinas nacionales pueden ahorrarse esos tramites. {Quienes forman parte de la Union de Madrid? Cualquier Estado que haya ratificado la CUP. Ademis, pueden ser parte del Protocolo (aunque no del Arreglo) las organizaciones supranacionales en que al menos uno de los miembros sea parte de la CUP, siempre que mantengan una oficina regio- nal de registro con efecto en el territorio de su competencia. Para calificar como solicitante legitimo se requiere poseer un estable- cimiento comercial o industrial efectivo y serio en un Estado miembro, o estar domiciliado en un Estado miembro, o ser nacional de uno de ellos. Es decir que, conforme a las reglas, solo pueden beneficiar de las disposicio- nes los Estados miembros. Conforme al Arreglo, solo puede ser objeto de un registro internacio- nal la marca que haya sido previamente registrada en su pais de origen, mientras que, conforme al Protocolo, solo se requiere que haya sido solici- tada. La solicitud debe desde luego contener la designacién de los paisesLAS MARCAS COMERCIALES deseados, aunque también puede hacerse ésta con posterioridad. El tramite se hace en la oficina nacional como canal de la OMPI. Después del regis- tro, la OMPI notifica a los paises en que se ha solicitado proteccién. Un rasgo particular merece igualmente mencién. Durante los primeros cinco afios del registro internacional, éste depende de la solicitud 0 registro en el pais de origen (principio del “ataque central”), pero queda liberado después del plazo citado. Seguin el Protocolo, el registro dura diez aiios renovables por periodos iguales. Pero cualquier accién por violacién debe iniciarse por separado en el pais involucrado. 163