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El Peruano PRECEDENTES VINCULANTES 15

Viernes 18 de junio de 2021 (Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

FACTURA / BOLETA Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación de


FECHA CANTIDAD PRECIO (S/.) la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

001-N° 000508 6/1/2018 1 11,00 Con la intervención de los Vocales: Virginia María Rosasco
001-N° 000511 8/1/2018 1 11,00 Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Carmen Jacqueline
Gavelan Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Fernando
001-N° 000407 12/1/2018 500 4 950,00 Raventós Marcos
001-N° 000419 27/1/2018 700 5 950,00
001-N° 000568 28/1/2018 2 24,00 VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO
001-N° 000586 9/2/2018 2 23,00 Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual
001-N° 000592 14/2/2018 2 24,00
001-N° 000598 20/2/2018 2 24,00
001-N° 000599 21/2/2018 1 13,50
001-N° 000615 25/2/2018 1 12,00
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Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que
001-N° 000618 26/2/2018 1 12,00 al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter
001-N° 000630 5/3/2018 1 12,00 general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución
001-N° 000637 6/3/2018 1 12,00 debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso,
001-N° 000639 7/3/2018 1 12,00 o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes,
001-N° 000644 11/3/2018 1 13,00 podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la
institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario
001-N° 000645 13/3/2018 1 11,50 por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo
001-N° 000651 18/3/2018 2 24,00 anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos
de los consumidores.
De la evaluación en conjunto de los medios probatorios,
W-1963931-3
se advierte que se acredita el uso de la marca 
(Certificado N° 169617), para distinguir aparatos de transmisión o
reproducción de sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
en la cantidad y modo correspondiente para acreditar el uso de los
productos que identifica dicha marca.
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
4.2 Conclusión

Por lo expuesto precedentemente, en aplicación de lo dispuesto RESOLUCIÓN N° 1137-2020/TPI-INDECOPI


en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, corresponde
EXPEDIENTE N° 797617-2019/DSD
mantener vigente el registro de la marca  (Certificado
N° 169617), únicamente para distinguir aparatos de transmisión o
reproducción de sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. ACCIONANTE : VIACOM INTERNATIONAL

5. Precedente de observancia obligatoria - Publicación de la EMPLAZADA : ORIGINAL IMPORT S.A.C.


presente resolución
Precedente de observancia obligatoria – Solicitud de
El artículo 43 del Decreto Legislativo 80712 señala que las nulidad de resolución de Primera Instancia: Infundada –
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Cancelación por falta de uso de marca constituida por una
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al caja empaque
resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente Lima, once de noviembre de dos mil veinte.
de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea
modificada por resolución debidamente motivada de la propia I. ANTECEDENTES
Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Con fecha 14 de mayo de 2019, Viacom International Inc.
En el presente caso, la Sala ha acordado que la presente (Estados Unidos de América) solicitó la cancelación por falta
resolución constituye precedente de observancia obligatoria con de uso del registro de la marca de producto constituida por la
relación a que es posible que un mismo medio probatorio pueda denominación SUNNY GIRL y empaque (se reivindican colores1)
acreditar el uso de dos o más marcas en diferentes acciones de (Certificado Nº 166523), conforme se aprecia, registrada a favor
cancelación, cuando se verifique que se trata del caso de uso de Original Import S.A.C. para distinguir productos de la clase
simultáneo o conjunto de marcas. 28 de la Nomenclatura Oficial2, por cuanto la referida marca no
En atención a lo anterior, la Sala ha determinado que se ha sido usada por su titular o licenciatario o persona autorizada
solicite al Directorio del INDECOPI la publicación de la presente alguna en los últimos tres años.
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación


interpuesto por Martín Nazario Mamani Flores.
Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 4102-2019/CSD-
INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2019, en el extremo
que MANTUVO VIGENTE el registro de la marca de producto
constituida por la figura  (Certificado N° 169617)
para distinguir únicamente aparatos de transmisión o reproducción
de sonido de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Tercero.- Precisar que queda FIRME la Resolución N° 4102-
2019/CSD-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2019, en el
extremo que CANCELÓ el registro de la marca de producto 
constituida por la figura  (Certificado N° 169617)
para distinguir aparatos científicos, náuticos, fotográficos, Con fecha 19 de julio de 2019, Original Import S.A.C. absolvió
cinematográficos, de regulación o control de electricidad, aparatos el traslado de la acción de cancelación presentada manifestando
de grabación, transmisión o reproducción de imagen, equipos que sí viene usando de manera efectiva su marca y adjuntó
para el tratamiento de la información (procesadores de datos), medios probatorios, tales como, declaraciones únicas de aduana,
máquinas de calcular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. facturas y una fotografía.
Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye
precedente de observancia obligatoria con relación a que es
posible que un mismo medio probatorio pueda acreditar el uso de
dos o más marcas en diferentes acciones de cancelación, cuando 1
Se advierten los colores rosado, amarillo, naranja azul y fucsia.
se verifique que se trata del caso de uso simultáneo o conjunto 2
La marca distingue juguetes; artículos de deporte no comprendidos en otras
de marcas. clases; muñecas; juegos.
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(Constitucionales, Judiciales y Administrativos) Viernes 18 de junio de 2021

Mediante Resolución Nº 3782-2019/CSD-INDECOPI de fecha b) De no ser el caso, si se ha acreditado el uso de la marca de


20 de agosto de 2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró producto SUNNY GIRL y empaque (Certificado Nº 166523), para
FUNDADA la acción de cancelación interpuesta y CANCELÓ el distinguir juguetes; artículos de deporte no comprendidos en otras
registro de la marca SUNNY GIRL y empaque (Certificado Nº clases; muñecas; juegos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.
166523), puesto que si bien en la fotografía presentada se aprecia
parte de la marca objeto de cancelación, no es posible vincular III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
dicha prueba con las facturas presentadas, ya que en ellas no
se advierte la marca objeto de cancelación ni existen elementos 1. Informe de antecedentes
que permitan vincular los productos comercializados con el signo
materia de la presente acción, por lo que corresponde cancelar Se ha verificado que la emplazada Original Import S.A.C.
por falta de uso dicha marca. es titular de la marca SUNNY GIRL y empaque (se reivindican
Con fecha 25 de septiembre de 2019, Original Import S.A.C. colores), conforme al modelo, que distingue juguetes; artículos de
interpuso recurso de reconsideración adjuntando como nueva deporte no comprendidos en otras clases; muñecas; juegos de la
prueba un documento de cotización a un cliente de fecha 30 de clase 28 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado Nº
octubre de 2018. 166523, con vigencia hasta el 4 de agosto de 20203.
Con fecha 17 de octubre de 2019, Viacom International Inc.
manifestó lo siguiente:

(i) Una cotización es un documento que únicamente establece


el valor de un producto o servicio, siendo meramente informativo,
por lo que el documento presentado como nueva prueba no
demuestra que los productos identificados con la marca objeto
de cancelación hayan sido efectivamente comercializados en el
mercado.
(ii) El empaque que aparece en la cotización presentada por
la emplazada difiere del empaque que forma parte de la marca
objeto de cancelación, ya que contiene una muñeca con distintas
características y vestimenta, así como elementos adicionales que
no son parte de dicha marca.

Mediante Resolución Nº 5343-2019/CSD-INDECOPI de fecha


22 de noviembre de 2019, la Comisión de Signos Distintivos
declaró INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto.
Consideró lo siguiente:

(i) Si bien es posible apreciar que uno de los productos 


cotizados es denominado como “MUÑECA SUNNY GIRL”, se
advierte una figura en blanco y negro, en la cual no es posible
apreciar la marca objeto de cancelación; precisnador que dicha 2. Nulidad del acto administrativo
figura ya había sido presentada al momento de absolver el
traslado de la cancelación. 2.1. Marco legal
(ii) El documento presentado es una cotización, la cual tiene por
objeto informar sobre una oferta comercial y no refleja la venta o El artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
comercialización efectiva ni la puesta a disposición de productos por del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
sí misma, por lo que requiere de otros documentos que respalden la Supremo Nº 004-2019-JUS de fecha 25 de enero de 2019, establece
oferta o puesta en disposición plasmada en dicho documento. que son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de
(iii) Asimismo, el número de productos ofrecidos (20) resulta pleno derecho, entre otros, el defecto o la omisión de alguno de sus
insuficiente para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación. requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos
de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.
Con fecha 27 de diciembre de 2019, Original Import S.A.C. Asimismo, el artículo 114 de la citada norma señala que la nulidad
interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó
el acto (11.2). De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de
(i) Se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de enero
por indebida motivación, por cuanto ha analizado la nueva prueba del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del Tribunal del
presentada en su recurso de reconsideración de manera aislada, INDECOPI son los órganos competentes para declarar de oficio o a
cuando debió haber sido analizada conjuntamente con las pruebas solicitud de parte la nulidad de los actos administrativos expedidos
presentadas al absolver el traslado de la acción de cancelación. por las Comisiones y Oficinas del INDECOPI, cuando se produzca
En las facturas presentadas aparece un código que identifica cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 del TUO de la
a los productos identificados con la marca registrada, el mismo Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado
que también aparece en la cotización que presentó como nueva por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS) u otros que determinen las
prueba. normas especiales.
(ii) Para los pequeños empresarios es difícil demostrar el uso
de las marcas mixtas, ya que no realizan grandes inversiones en 2.2 Requisitos de validez de los actos administrativos
publicidad.
(iii) Contrariamente a lo señalado por la Primera Instancia, una El artículo 3.4 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
cotización sí resulta un medio de prueba que demuestra la puesta Administrativo General (aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
a disposición de un producto. 2019-JUS) establece que son requisitos de validez de los actos
(iv) De la evaluación conjunta de todos los medios de prueba administrativos, entre otros, la falta de motivación.
que obran en el expediente, sí se ha acreditado el uso de la marca A este respecto, la norma señala que el acto administrativo
SUNNY GIRL y empaque. debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurídico.
Con fecha 12 de febrero de 2020, Viacom International Inc.
absolvió el traslado de la apelación presentada manifestando lo 2.3 Motivación del acto administrativo
siguiente:
El artículo 6 del citado TUO de la Ley 27444, establece que la
(i) La Comisión de Signos Distintivos ha emitido una motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta
resolución debidamente motivada con expresa consideración a y directa de los hechos probados relevantes del caso específico,
los principales argumentos de hecho y de derecho planteados por y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con
las partes y ha realizado el correcto análisis y valoración conjunta
de las pruebas ofrecidas por la emplazada.
(ii) Una cotización no resulta un medio de prueba idóneo para
acreditar el uso de una marca. Además, el signo que aparece en 3
La titular goza de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de
la mencionada cotización difiere sustancialmente de la marca dicha fecha para solicitar su renovación, es decir, hasta el 4 de febrero de
registrada, por cuanto presentan diferentes elementos. 2021.
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Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el
Título III Capítulo II de la presente Ley.
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien
determinar: dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está
sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución
a) Si la Resolución Nº 5343-2019/CSD-INDECOPI de fecha de la misma autoridad.
22 de noviembre de 2019 se encuentra incursa en algún vicio de 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente
nulidad. para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.
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referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. 3. Cancelaciones por falta de uso
Señala, además, que puede motivarse mediante la declaración
de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 3.1. Marco conceptual
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les identifique de modo certero y que, por esta El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud
situación, constituyan parte integrante del respectivo acto. de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará
Asimismo, la norma en cuestión establece que no son el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese
admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales sido usada por su titular, por un licenciatario o por otra persona
o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros,
fórmulas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que
insuficiencia, no resulten específicamente esclarecedoras para la se inició la acción de cancelación.
motivación del acto. Ello en concordancia con el artículo IV del Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá
Título Preliminar de la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados
del debido procedimiento) establece que los administrados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse
una decisión motivada y fundada en derecho. como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con
base en la marca no usada.
Al respecto, cabe citar a Morón Urbina, quien señala que Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca
una de las funciones del deber de motivar las decisiones son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional.
administrativas es cumplir un rol informador “(…) ya que Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la
representa la exteriorización de las razones en cuya virtud se marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación
produce un acto administrativo, y permite, tanto al administrado entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien
como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso
conocimiento de los hechos reales y jurídicos que fundamentan adecuado de la marca es importante para que esa asociación
la decisión administrativa, para poder articular su defensa con se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es
posibilidad de criticar las bases en que se funda e impugnarla; aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta
o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación
control (…). No sólo constituye un cargo para la autoridad sino un puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al
verdadero derecho de los administrados a fin de apreciar el grado determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente
de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto”5. registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso
obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas
2.4 Aplicación al caso concreto en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están
Original Import S.A.C. manifestó en su recurso de apelación siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan
que la resolución impugnada incurre en vicio de nulidad por acceder a éstas.
indebida motivación, por cuanto ha analizado la nueva prueba
presentada en su recurso de reconsideración de manera aislada, 3.2. Cancelación parcial del registro
cuando debió haber sido analizada conjuntamente con las pruebas
presentadas al absolver el traslado de la acción de cancelación. El tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 establece
De la revisión de la Resolución Nº 5343-2019/CSD-INDECOPI que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o
a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese
de fecha 22 de noviembre de 2019, se advierte que la Comisión de
registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de
Signos Distintivos en el ítem 3.2.3. referido al análisis de la nueva la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro,
prueba, señaló lo siguiente: eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese
“(…) usado; para ello, se deberá tomar en cuenta la identidad o similitud
De la prueba presentada, se advierte que el documento adjuntado de los productos o servicios.
ha sido emitido por ORIGINAL IMPORT S.A.C. a la empresa PASE De acuerdo a esta disposición, en aquellos casos en los que
CASERITA S.A.C. con fecha 30 de octubre de 2018, en la cual el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos
se aprecian tres fotografías de juguetes, al lado de los cuales se los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada,
aprecian las descripciones “MUÑECA SUNNY GIRL”, “GUSANO la autoridad ordenará la reducción o limitación del registro de
DE PLASTICO HUILE TOYS” y “DINOSAURIO A PILA S/M”, junto a forma tal que identifique única y exclusivamente los productos o
unos códigos, número de unidades (veinte, quince y diez, en los tres servicios que efectivamente distingue en el mercado.
casos citados), así como los costos unitarios y totales. Según sea el caso, la Autoridad deberá decidir si dispone
Del análisis de la referida prueba se determina lo siguiente: i) si que la marca mantenga su vigencia para todos los productos o
bien es posible apreciar que se señala como uno de los productos servicios consignados en el registro o si limita los productos o
cotizados al denominado como “MUÑECA SUNNY GIRL”, en el servicios que distinguirá la marca en el futuro a los efectivamente
documento se advierte en blanco v negro la siguiente figura siendo que utilizados en el mercado; todo en función a las pruebas que se
aporten en el respectivo procedimiento. Esto último es lo que se
no es posible apreciar en ella la marca objeto de cancelación. Cabe conoce como cancelación parcial del registro.
precisar que esta figura ya ha sido presentada a colores como parte El hecho de que la Autoridad tenga mayores opciones al
de las pruebas de la emplazada al momento de contestar la presente momento de resolver las acciones de cancelación no significa que
cancelación, siendo desvirtuada en su oportunidad. ii) el documento esta figura haya variado o que se hayan creado nuevas figuras
presentado es una cotización, el cual tiene por objeto informar una dentro de ella. En efecto, la Decisión 486 - al igual que la normativa
oferta comercial, no reflejando una venta o comercialización efectiva ni anterior - establece que toda persona interesada podrá solicitar a
la puesta a disposición de productos por sí mismo, por lo que requiere la Oficina Nacional Competente la cancelación del registro de una
de otros documentos que respalden la oferta o puesta en disposición marca que no hubiese sido usada por su titular, por un licenciatario
plasmada en dicho documento. Cabe precisar, además que el número o por otra persona autorizada para ello, sin motivo justificado, en
de productos ofertados es veinte (20), el cual resulta insuficiente para al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años
acreditar el uso de la marca objeto de cancelación. consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de
Del análisis de las referidas pruebas, no es posible apreciar cancelación (artículo 165). En ese sentido, la norma no prevé la
la marca objeto de cancelación tal como ha sido registrada, por lo posibilidad de que el interesado opte entre solicitar la cancelación
que, conforme se determinó en la resolución recurrida, no se han del registro en forma total (figura tradicional de la cancelación) o
presentado pruebas suficientes que acrediten el uso de la marca la cancelación de aquellos productos o servicios cuyo uso en el
SUNNY GIRL y empaque (Certificado N° 166523), para distinguir mercado no ha sido acreditado (cancelación parcial).
productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.” Por las razones anotadas, en aquellos casos en los que el
interesado solicite una cancelación “parcial”, la Autoridad - en
Al respecto, corresponde precisar que la naturaleza del aplicación del principio de impulso de oficio, recogido en el artículo
recurso de reconsideración es posibilitar que el mismo órgano que IV del Título Preliminar y 154 del TUO de la Ley 27444, Ley del
emitió la resolución impugnada pueda revisar su propia resolución Procedimiento Administrativo General - deberá encausar dicha
considerando nuevos elementos que no se tuvieron en cuenta, los solicitud y tramitarla como cualquier otra solicitud de cancelación,
cuales se denominan nueva prueba. debiendo informar este hecho al interesado, así como al titular de
De la revisión de la resolución apelada, se verifica que la marca materia de la cancelación, de tal forma que las partes
la Comisión de Signos Distintivos evaluó la nueva prueba tengan pleno conocimiento de la cuestión controvertida en el
presentada y advirtió que no era posible apreciar en ella la marca procedimiento. Así, el titular de la marca tomará conocimiento de
objeto de cancelación, precisando inclusive que parte de ella que debe acreditar su uso para todos y cada uno de los productos
había sido presentada como medio probatorio anteriormente y fue o servicios que distingue pues, de no hacerlo, se procederá a
desvirtuada. cancelar total o parcialmente el registro, según sea el caso.
En ese sentido sustentó los motivos por los cuales consideró La Sala considera pertinente señalar que si bien la posibilidad
que esta no resultaba suficiente para desvirtuar lo concluido en de cancelar parcialmente un registro determina que el titular de la
su resolución apelada del análisis de los medios probatorios ya
presentados, por lo que cumple con el requisito de validez referido
a la motivación del acto administrativo.
Sin perjuicio de lo mencionado, la Sala evaluará si los medios
probatorios presentados en conjunto logran acreditar el uso de la 5
Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento
marca objeto de cancelación. Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Perú 2001, p. 81.
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marca deba asumir una carga probatoria mayor a la que tenía bajo de productos o servicios que ésta distingue se deberá verificar no
el régimen anterior, esta figura constituye una herramienta útil que sólo si dicho producto o servicio se encuentra comprendido en un
contribuye a que la cancelación cumpla de mejor manera con las género de productos o servicios distinguidos expresamente por la
finalidades para las cuales fue creada. A manera de ilustración, marca, sino también si tal producto o servicio guarda similitud con
conviene señalar que la posibilidad de cancelar parcialmente los demás productos o servicios comprendidos dentro del género.
un registro por falta de uso es una figura ya aplicada por otros El hecho que se acredite el uso de una marca para un producto
ordenamientos jurídicos como el español y el Sistema Comunitario o servicio comprendido en un género de productos o servicios
Europeo distinguidos por dicha marca, no determina automáticamente que se
deba mantener la vigencia del registro con relación a dicho género de
3.3 Condiciones del uso de la marca productos o servicios, ello estará condicionado a que los productos
o servicios específicos, cuyo uso se ha acreditado, guarden similitud
El artículo 166 de la Decisión 486 establece dos supuestos en con los demás productos o servicios comprendidos en el género
los cuales se considera que la marca ha sido usada: distinguido en el registro de la marca, caso contrario corresponderá
reducir o limitar los productos o servicios identificados con la marca
(i) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido únicamente a aquellos cuyo uso se ha acreditado.
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o mantener el registro de una marca para los productos o servicios
servicios y las modalidades en que se efectúa su comercialización cuyo uso se acredite y, además, para “sus similares”. La figura
en el mercado; y de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo
(ii) Cuando distinga exclusivamente productos que son más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que
exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo la respalda. En este contexto, si se mantuviera el registro de
establecido en el párrafo anterior. una marca respecto de los productos o servicios para los cuales
efectivamente se acredita el uso en el mercado y, además, para
Asimismo, la norma prevé que el uso de la marca en modo “sus similares”, se estaría contraviniendo la finalidad de la acción de
tal que difiera de la forma como ha sido registrada sólo en cuanto cancelación, así como ampliando la lista de productos o servicios
a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo no del registro de la marca, generando ello una contravención a lo
motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá dispuesto en el artículo 139 inciso f) de la Decisión 4869.
la protección que corresponda a la marca. Consecuentemente, si únicamente se acredita el uso de la
A fin de determinar cuándo y cómo se cumple con la marca para distinguir un producto o servicio que no se encuentra
obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada comprendido en alguno de los supuestos antes descritos, se
jurisprudencia6– que también resulta aplicable a la Decisión 486 – procederá a la cancelación de su registro, tal como sucede en los
ha interpretado lo siguiente: casos en los que no se presenta prueba alguna que acredite el
uso de la marca.
- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y A fin de comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que
efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o resulta útil tomar como referencia el siguiente cuadro explicativo:
con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse
externa y públicamente, para que sea real y no simplemente
formal o simbólico. Se cancela Se mantiene
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso Distingue: Acredita el uso para: el registro vigente
de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o para: para:
servicio de que se trate y con las características de la empresa {a, b, c, d,
{a, b, c, d} {e, f, g} {a, b, c, d}
que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, e, f, g}
podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que {a, b, c, d y {a, b, d y
en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, demás}
{c}
demás}
{c}
complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones
tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe {a, b, c, d y
{a, b, c, d} {y demás} {a, b, c, d}
comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un demás}
año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano. {k}
{a, b, c, d y [k no está específicamente {a, b, c, d y
Desde el punto de vista del período previsto en la norma {k}
demás} detallado en la lista pero demás}
comunitaria para la utilización de la marca, se establece pertenece al “y demás”]
claramente que se incurrirá en la causal cuando la marca no se Marca
hubiese usado durante los tres años consecutivos precedentes a {b+}
“X” [b+ no está específicamente
la interposición de la acción de cancelación.
A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, detallado en la lista pero
{a, b, c, d, {a, b, c, d, {b+}
pertenece a b; sin embargo,
corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. e, f, g} e, f, g}
no guarda similitud con todos
Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las
los productos comprendidos
facturas comerciales, documentos contables o certificaciones
dentro de b]
de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercialización de las mercancías identificadas con la marca. {b+}
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, [b+ no está específicamente
cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos {a, b, c, d, detallado en la lista pero {a, c, d, e, {b}
de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, e, f, g} pertenece a b, además guarda f, g}
se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o similitud con todos los productos
servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de comprendidos dentro de b]
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse {m}
en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. {a, b, c, d, [m no está específicamente {a, b, c, d,
Al respecto, tal como lo ha establecido la Sala en la Resolución {ø}
e, f, g} detallado en la lista ni pertenece o e, f, g}
N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 8 de noviembre del 20057 es similar a “a, b, c, d, e, f o g”]
(precedente de observancia obligatoria que establece los criterios
para la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele
486), modificada parcialmente por la Resolución N° 2076-2016/ parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero
TPI-INDECOPI de fecha 27 de junio de 20168, se tiene en cuenta lo pueda acceder de forma automática al registro de una marca
siguiente: idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que
fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá
(i) Atendiendo a que el artículo 165 de la Decisión 486 dispone
que la Autoridad “ordenará” la reducción o limitación de la lista de los
productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado, se entiende que
la norma no establece una facultad sino que impone una obligación: la 6
Proceso N° 21-IP-2015, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2531,
de cancelar parcialmente el registro de una marca respecto a aquellos publicada el 7 de julio de 2015, pp. 46 y 48; Proceso N° 27-IP-2015, Gaceta
productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado. Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2589, publicada el 5 de octubre de
(ii) La norma establece – refiriéndose a la reducción o limitación 2015, pp. 42 y 44; Proceso N° 470-IP-2016, Gaceta Oficial del Acuerdo de
antes señalada – que deberá tomarse en cuenta la “identidad o Cartagena N° 2956, publicada el 8 de marzo de 2017, pp. 49 y 50.
similitud” de los productos o servicios. 7
Recaído en el Expediente N° 199324-2004, relativo a la acción de
cancelación de la marca PÉTALO, registrada a favor de Medifarma S.A.
La Sala considera que la identidad o similitud debe evaluarse (Certificado N° 26408), para distinguir productos de la clase 16 de la
respecto de los productos o servicios cuyo uso haya sido Nomenclatura Oficial.
acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio 8
Precedente de Observancia Obligatoria recaído en el Expediente N°
en el registro de la marca, la Autoridad deberá determinar: 558456-2013, relativo a la acción de cancelación de la marca CORONA,
registrada a favor de Gulda & Cia S.A.C. (Certificado N° 54223), para
a) Si se acredita el uso de la marca para un producto o servicio distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura Oficial.
idéntico a uno específicamente detallado en la lista de productos 9
Artículo 139.- “El petitorio de la solicitud de registro de marca estará
o servicios de la marca; o contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
b) Si se acredita el uso de la marca para un producto o f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se
servicio que no se encuentra específicamente detallado en la lista solicita el registro de la marca; (…)”.
El Peruano PRECEDENTES VINCULANTES 19
Viernes 18 de junio de 2021 (Constitucionales, Judiciales y Administrativos)

ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de - Copia legalizada de impresiones de dos DUAs
registro de marca. correspondientes a importaciones realizadas en los años 2013 y
2015.
3.4 Forma del uso de la marca - Copia legalizada de trece facturas emitidas por la emplazada
entre el 26 de enero de 2016 al 22 de mayo de 2019.
Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de - Fotografía de dos muñecas en sus empaques.
acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de - Copia de cotización emitida por la emplazada con fecha 30
evaluar tal uso, debe tenerse en consideración las características de octubre de 2018, referida a juguetes.
y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios
correspondientes, ya que sólo un uso de acuerdo a las Previamente al análisis de los medios probatorios presentados
características comerciales del mercado satisface el requisito de por la emplazada, conviene señalar que, considerando que la
uso previsto por la ley. presente acción de cancelación se ha iniciado el 14 de mayo
En principio, el uso efectivo en el mercado de una marca de de 2019, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165 de la
producto podrá acreditarse con documentos que demuestren, por Decisión 486, la emplazada debe acreditar el uso de la marca
ejemplo, la venta de tales productos (facturas, boletas de venta)10 materia de cancelación, en el periodo comprendido entre el 14 de
en la cantidad suficiente que, dependiendo de la naturaleza, mayo de 2016 al 14 de mayo de 2019.
costo o forma de adquisición del producto de que se trate, Teniendo en cuenta lo mencionado, no se tomará en cuenta
pueda razonablemente revelar un uso efectivo de la marca en el los siguientes medios probatorios por encontrarse fuera del
respectivo producto. periodo relevante:
Así, será distinto el criterio para evaluar el uso de una
marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, - Copia legalizada de impresiones de dos DUAs
menestras, productos lácteos), que el de una marca que correspondientes a importaciones realizadas en los años 2013 y
distingue productos de venta esporádica o por encargo 2015.
(automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, - Copia legalizada de cinco facturas emitidas por la emplazada
inmuebles, joyas, etc.). con fechas 26 de enero, 21 y 29 de marzo de 2016 y 22 de mayo
Sin embargo, no sólo podrá acreditarse el uso de una marca de 2019.
de producto con documentos de tipo contable o que demuestren
su venta efectiva en el mercado. La presentación de catálogos a) Respecto al uso del signo objeto de cancelación
o publicidad, en la que se aprecie la marca en relación directa
con el producto, serán elementos de juicio que contribuirán a la Del análisis de los medios probatorios presentados que sí
comprobación del uso de una marca de producto. serán tomados en cuenta, se advierte lo siguiente:
Al respecto, si bien la presentación de una muestra física de
un determinado producto, su envoltura o etiqueta, puede servir - De las ocho facturas emitidas por la emplazada entre el 19 de
como elemento de juicio a fin de verificar el uso en el mercado de mayo de 2016 al 7 de mayo de 2019, se verifica la comercialización
la marca en relación directa con el producto (sobre todo en el caso de juguetes, entre ellos, algunos descritos como “muñeca de
de marcas figurativas o mixtas)11, dichas pruebas no serán idóneas plástico con accesorios” e identificados con el código 6128.
para acreditar el uso de una marca si no puede determinarse con - De la fotografía se verifica la existencia de dos muñecas en
precisión la fecha de su producción, elaboración o impresión y su sus empaques en las cuales aparece la denominación SUNNY
efectiva puesta en el mercado. GIRL, conforme se aprecia a continuación:
Lo dicho con relación a las marcas de producto no se aplica
sin más a las marcas de servicio (por su falta de corporeidad). En
este caso, el empleo de la marca de servicio puede limitarse al uso
en publicidad puesta en establecimientos comerciales u objetos
que sirven para la prestación del servicio.
En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de
acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas,
recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la
fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan
ser percibidos por el público usuario como identificadores de un
origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes,
trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como
publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que
distingue.
Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas
de servicio la publicidad tiene más importancia que en el de las
marcas de producto, siendo lo más importante ponderar si la
publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un
origen empresarial determinado. 
Finalmente, además de los criterios antes señalados,
cabe agregar que todo documento o prueba que se presente
- De la copia de la cotización emitida por la emplazada con
u ofrezca debe cumplir con el requisito de haber sido emitido,
fecha 30 de octubre de 2018, se verifica que ha ofrecido juguetes,
producido o fabricado dentro del plazo que se tiene para
entre ellos, uno denominado como “MUÑECA SUNNY GIRL”,
acreditar el uso de la marca, a saber, dentro de los tres
e identificado con el mencionado código 6128 (que aparece en
años anteriores al inicio de la correspondiente acción de
las facturas) y con la fotografía señalada en el punto anterior,
cancelación por falta de uso.
conforme se aprecia a continuación:
4. Prueba de uso de la marca SUNNY GIRL y empaque
(Certificado Nº 166523)

En atención a lo indicado en el numeral precedente, para


efectos de analizar el uso de una marca en el mercado, se deben
verificar los siguientes criterios:

a) Que el signo que el titular de la marca utiliza en el mercado


sea idéntico a la marca registrada, salvo que las diferencias
estén referidas a detalles o elementos que no alteren su carácter
distintivo.
b) Si la marca es empleada para identificar todos o algunos de
los productos o servicios que distingue la marca.
c) Los productos o servicios distinguidos por la marca han sido
puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado,
en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.

Cabe precisar que para la evaluación o análisis del segundo y


tercer criterio es necesario que se haya cumplido con acreditar el
cumplimiento del primero.
Asimismo, una vez cumplido el primer criterio, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 165 de la Decisión 486, debe
acreditarse el uso de la marca materia de cancelación, durante los
tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la
acción de cancelación.
A fin de acreditar el uso de la marca objeto de cancelación, la
emplazada presentó los siguientes medios probatorios:
20 PRECEDENTES VINCULANTES El Peruano
(Constitucionales, Judiciales y Administrativos) Viernes 18 de junio de 2021

En tal sentido, de la valoración en conjunto de los medios resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal
probatorios detallados anteriormente, la Sala advierte que la de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
emplazada ha utilizado un empaque con el siguiente signo: que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con carácter general el sentido de la legislación
constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras
dicha interpretación no sea modificada por resolución
debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según
fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual.
La Sala considera que la presente resolución constituye
precedente de observancia obligatoria con relación al criterio
que se debe tener en cuenta cuando se interponga acción de
cancelación por falta de uso de una marca constituida por una
caja o empaque, razón por la cual determina que se solicite al
Directorio del INDECOPI su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad de


la Resolución Nº 5343-2019/CSD-INDECOPI de fecha 22 de
noviembre de 2019 formulada por Original Import S.A.C.
 Segundo .- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación
presentado por Original Import S.A.C.

Sobre el particular, el tercer párrafo del artículo 166 de la Tercero.- CONFIRMAR la Resolución Nº 5343-2019/
Decisión 486 establece que “El uso de una marca en modo tal CSD-INDECOPI de fecha 22 de noviembre de 2019 y, por
que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a sus efectos, la Resolución Nº 3782-2019/CSD-INDECOPI de
detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no fecha 20 de agosto de 2019, que CANCELÓ el registro de
motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la marca SUNNY GIRL y empaque (se reivindican colores),
la protección que corresponda a la marca.” conforme al modelo, para distinguir juguetes; artículos de
deporte no comprendidos en otras clases; muñecas; juegos
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la norma citada, en los de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.
casos en los que la marca objeto de cancelación se encuentre
conformada por un empaque o caja empaque, el titular tendrá Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye
la carga de demostrar el uso de esta conforme se encuentra Precedente de Observancia Obligatoria con relación a la
registrada, es decir, respecto de todos sus lados, siempre que aplicación del artículo 166 de la Decisión 486 y al criterio
los mismos contengan elementos que resulten relevantes y cuya que se debe tener en cuenta cuando se interponga acción de
ausencia configure una modificación sustancial respecto a la cancelación por falta de uso de una marca constituida por un
conformación de dicha marca. empaque o caja empaque desplegado, en los términos que se
En el presente caso, si bien el signo utilizado por la indican a continuación:
emplazada contiene la denominación SUNNY GIRL colocada
En los casos en los que la marca objeto de cancelación
en una cinta sobre la figura de un corazón no es posible
se encuentre conformada por un empaque o caja empaque
verificar que contenga el diseño presente en la parte posterior
desplegado, el titular tendrá la carga de demostrar el uso de
del empaque registrado, el que está conformado por la figura
esta conforme se encuentra registrada, es decir, respecto
de una muñeca de pie ubicada dentro de una casa, en colores
de todos sus lados, siempre que los mismos contengan
rosado, amarillo, naranja azul y fucsia, los cuales resultan
elementos que resulten relevantes y cuya ausencia configure
elementos relevantes del mencionado empaque, por lo que
una modificación sustancial respecto a la conformación de
dicha modificación resultaría sustancial respecto a la marca
dicha marca.
registrada, tal como se observa a continuación:
Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
0DUFDUHJLVWUDGD 6LJQRXWLOL]DGR
Con la intervención de los Vocales: Virginia María Rosasco
Dulanto, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Carmen Jacqueline
Gavelan Díaz, Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Fernando
Raventós Marcos

VIRGINIA MARÍA ROSASCO DULANTO


Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual

Teniendo en cuenta lo mencionado, la emplazada no ha


logrado demostrar el uso de su marca conforme ha sido registrada. 10
Dichos documentos deberán consignar expresamente la marca registrada
b) Respecto a los productos que distingue la marca objeto de o, en todo caso, el código que se use para identificar a la misma, lo cual
cancelación y sobre la cantidad y modo de uso también debe ser acreditado debidamente. Asimismo, el uso de la marca
registrada deberá apreciarse con respecto a los productos que distingue
Teniendo en cuenta lo señalado en el literal a), no corresponde y no a título de nombre comercial (a saber, en el encabezado de la factura
o en el membrete de la misma), dado que dicho uso sólo acreditaría el
pronunciarse sobre el particular. uso efectivo de un signo para identificar una empresa en el ejercicio de
sus actividades económicas, mas no el uso de un signo para identificar un
5. Conclusión determinado producto en el mercado.
11
Al respecto, cabe señalar que las facturas son documentos de naturaleza
Por lo anteriormente expuesto, corresponde —al amparo de mercantil en los que, por lo general, además de incluirse una descripción
lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486— cancelar el del artículo o artículos que son objeto de venta, se consigna la marca
registro de la marca SUNNY GIRL y empaque (se reivindican de los mismos, escrita de forma denominativa y no con los especiales o
colores), conforme al modelo, (Certificado Nº 166523), inscrito a específicos diseños o elementos gráficos que la conforman.
favor de Original Import S.A.C., para distinguir juguetes; artículos Sin embargo, a fin de acreditar el uso de una marca figurativa o mixta,
de deporte no comprendidos en otras clases; muñecas; juegos de constituirán pruebas a tomarse en cuenta, entre otras: la publicidad de
la clase 28 de la Nomenclatura Oficial. dicha marca en el mercado en la que se pueda apreciar la marca mixta, las
órdenes de confección de etiquetas o la impresión de envolturas que sean
6. Publicación de la presente resolución capaces de crear convicción sobre el uso de la marca tal cual fue registrada.

El artículo 43 del Decreto Legislativo 807 señala que las W-1963931-4

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