Señores,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
E. S. M.

Actuación Recurso de Apelación

Expediente SD2020/0066964
Marca Solicitada DIAMOND GIRLS STUDIOS
Fecha de Radicación 25 de agosto de 2020
Fecha de Publicación 11 de septiembre de 2020
No. de Gaceta 903
Resolución Apelada R. No. 3880 del 3 de febrero de 2021

REF: Recurso de Apelación contra la Resolución No. 3880 del 3 de febrero de

2021, proferida por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio.

ALEJANDRO CAICEDO GARDEAZABAL mayor de edad con domicilio y residencia en

la ciudad de Cali, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.143.840.525 de Cali,
abogado titulado con Tarjeta Profesional No. 263.912 del Consejo Superior de la
Judicatura, actuando como apoderado de la sociedad LIVA S.A.S. identificada con el
NIT. No. 901360047-8; por medio de la presente me permito presentar dentro del
término legal pertinente Recurso de Apelación contra la Resolución No. 3880 del 3 de
febrero de 2021, proferida dentro del expediente SD2020/0066964, mediante la cual se
niega parcialmente el Registro de la Marca Mixta “DIAMOND GIRLS STUDIOS”, para
que de acuerdo con los argumentos que se plantearan en el presente recurso la
Superintendencia de Industria y Comercio revoque dicha resolución y se conceda el
registro en todas las clases solicitadas de la Marca Mixta “DIAMOND GIRLS
STUDIOS”, por no estar bajo el supuesto de irregistrabilidad planteado en la resolución
recurrida.

I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DEL RECURSO.

La Resolución No. 3880 del 3 de febrero de 2021 de la Superintendencia de Industria y

Comercio proferida dentro del trámite de registro de marca mixta “DIAMOND GIRLS
STUDIOS”, fue fijada en la página web de la entidad y en un lugar visible y de acceso
al público en las instalaciones de la Secretaría General la Superintendencia de Industria
y Comercio por el término de un mes contados a partir del día ocho (8) de marzo de
2021, para efectos de la notificación a las partes.

En ese sentido, una vez culminado el mes de la fijación de la resolución, el solicitante

tendría diez (10) días después de culminado el mes para presentar el Recurso de
apelación contra la mencionada resolución. Así las cosas, el recurso se presenta en
termino antes del vencimiento del mismo.

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 Es procedente el recurso de apelación en virtud de lo establecido por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por el articulo 5.1
literal e segundo parágrafo 1 de la Circular Única No. 10 de la Superintendencia de
Industria y Comercio, adicional a ello dentro de la resolución establece que “Notificar el
contenido de la presente resolución al solicitante, advirtiéndole que contra ella procede el
recurso de Apelación ante el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial.

I. CONSIDERACIONES

1. La solicitud de registro de la marca mixta “DIAMOND GIRLS STUDIOS”, fue negada

por la Superintendencia de Industria y Comercio con el argumento de que se encuentra
dentro de una de las causales de irregistrabilidad, precisamente la establecida en el literal
a) del artículo 136 de la decisión 486, que a su tenor literal expresa:
“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos servicios o servicios, o para servicios o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o
de asociación.”

2. La marca previamente registrada que para la Superintendencia de Industria y Comercio

generan riesgo de confusión y asociación con la marca mixta “DIAMOND GIRLS
STUDIOS”, es:

MARCA LOGO CLASE

DIAMOND EVENTS (41) EVENTOS ENFOCADOS A
ENTRETENIMIENTOS CULTURALES,
DEPORTIVOS, EDUCATIVOS,
EMPRESARIALES Y DE
ESPARCIMIENTO.

3. La marca relacionada en el punto dos (2) de las presentes consideraciones se encuentra

registrada, y pretende identificar servicios de la clase 41 de la clasificación internacional
de Niza.
4. La marca “DIAMOND GIRLS STUDIOS” pretende identificar servicios de la clase 38 en
concordancia con la clase 41 de la clasificación internacional de Niza.
5. Uno de los principios que enmarcan el derecho marcario es el principio de la
Especialidad, “que consiste en que el titular de la marca se circunscribe a los servicios y
servicios para los cuales se confirió el registro, según la clase escogida en la clasificación
de Niza, de tal modo que, si la marca y la clase se eligió proteger servicios tales como
Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales,
la protección queda comprendida para esos servicios en concordancia con las demás
clases solicitados, en este caso Telecomunicaciones. En ese sentido es necesario verificar
y hacer cumplir este principio en el caso en concreto, dado que tanto las clases, como los
servicios, sus finalidades, medios de comercialización y de publicidad son disimiles.

6. La marca DIAMOND GIRLS STUDIOS tiene un contenido figurativo totalmente

diferente a la marca de del literal a) del punto dos (2) de las presentes consideraciones,
y por tanto le da un factor distintivo a la marca solicitante, tal como se puede observar a
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continuación:

DIAMOND GIRLS STUDIOS DIAMOND EVENTS

7. La Marca “DIAMOND GIRLS STUDIOS” tiene un claro contenido denominativo

distinto a la marca del literal a) del punto dos (2) de las presentes consideraciones, en
cuanto al número de silabas que contienen, al tipo de letra utilizado que las hace
distintivas, al número de letras, a las terminaciones y otros factores que se van a poner de
presente en la esta apelación, tal como lo puede observar a continuación:

MARCA COMPONENTE NUMERO NUMERO NUMERO

NOMINATIVO DE DE DE
PALABRAS SILABAS LETRAS
D-I-A-M-O-N-
D-E-V-E-N-T- DOS (02) CINCO (05) TRECE (13)
S

D-I-A-M-O-N- DIECIOCHO
D-G-I-R-L-S- TRES (03) SEIS (18)
S-T-U-D-I-O (06)

8. De acuerdo a lo anterior, por medio del presente recurso se establecerá porque se

ha incurrido en error en esta resolución y es totalmente viable la concesión de la Marca
Mixta “DIAMOND GIRLS STUDIOS”, la cual no representa riesgo de confusión ni de
asociación con las marcas aquí estudiadas y podrían coexistir en el mercado sin ningún
tipo de afectación ni confusión de parte del consumidor, pues la marca “DIAMOND
GIRLS STUDIOS” es distintiva, conforme en igual sentido la misma entidad lo reconoce.

II. ARGUMENTOS POR LOS CUALES LA MARCA “DIAMOND GIRLS STUDIOS” ES

DISTINTIVA Y NO CAUSA RIESGO DE ASOCIACION O CONFUSIÓN EN EL
MERCADO.

1. DISTINTIVIDAD DE LA MARCA

La distintividad implica la aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes
y servicios existentes en el comercio, es decir, que pretende identificar los servicios y
servicios pertenecientes a una persona o empresa de los servicios y servicios similares o
idénticos de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la

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fuente empresarial de donde ellos provienen 1.

En este orden de ideas, se tiene que la distintividad se relaciona no solamente con la

capacidad de un signo de distinguir el bien o servicio producido o comercializado por un
empresario, del producido o comercializado por otro, ya que en ocasiones un empresario
tiene marcas parecidas para distinguir diferentes modalidades de un producto o servicio,
caso en el que la marca cumple más bien la función de distinguir el tipo de producto o
servicio en que se emplea 2.

Así las cosas, podemos afirmar que la distintividad es la capacidad de un signo para
individualizar y diferenciar determinados servicios o servicios de una empresa de los de
otros competidores.

Indudablemente incide en esa capacidad, el uso que se le da a la marca y ese uso estará
regularmente referido a los servicios o servicios a los que va a identificar. De esta forma,
hay que tener en cuenta que, para calificar el carácter distintivo de un signo concreto, es
necesario evaluar el signo en relación 3:

– A la cobertura de servicios o servicios para el que ha sido

solicitado;

– Al público que habitualmente consume o use dichos servicios o

servicios, y

– A los demás signos existentes, apreciando la existencia de

posibilidades de confusión.

En este orden de ideas, tenemos que los servicios que representa la marca solicitante y la
marca DIAMOND EVENTS son diferentes, tal y como se indica en el siguiente recuadro:

DIAMOND GIRLS STUDIOS DIAMOND EVENTS

38: TELECOMUNICACIONES. 41: EVENTOS ENFOCADOS A
ENTRETENIMIENTOS CULTURALES,
41: EDUCACIÓN; FORMACIÓN; DEPORTIVOS, EDUCATIVOS,
EMPRESARIALES Y DE
SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO;
ESPARCIMIENTO.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES.

Así las cosas, podemos afirmar que los consumidores de los servicios de una y otra
marca buscarán fines totalmente distintos al beneficiarse de los servicios que unas y
otras ofrecen. En ese sentido, la cobertura de los servicios que ofrecen ambas marcas
son totalmente diferentes, según se puede observar del recuadro.

De esta manera, no existe ningún tipo de riesgo de confusión entre los servicios

1
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 17-IP-98, Sentencia del 21 de abril de 1998.
2
Consultado el 30 de marzo de 2015, tomado de:
http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001562_Denominaciones3.pdf.
3
Consultado el 30 de marzo de 2015, tomado de:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002.
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prestados por las intervinientes, por esta razón se tiene que la marca que se pretende
registrar goza de la distintividad como requisito de registrabilidad en materia marcaria.

2. DEL SUPUESTO RIESGO DE CONFUSIÓN

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

1. 2.

La marca del recuadro No. 2 tiene un contenido denominativo simple, puesto que lo
componen 13 letras y 2 palabras, lo que al final revela que al analizarse esta marca con
la marca “DIAMOND GIRLS STUDIOS” son totalmente disimiles, y por tanto cada una
de ellas distintiva, lo que permite que ambas puedan coexistir en el mercado.

Por otro lado, debemos afirmar que el elemento figurativo de la marca “DIAMOND
GIRLS STUDIOS” no tienen ninguna similitud con la marca “DIAMOND EVENTS”, tal
como se puede observar en las imágenes antes expuestas en el presente documento, la
marca en proceso de registro posee elementos diferenciadores de gran alcance, tales
como es la tipografía de la escritura de las palabras “DIAMOND GIRLS STUDIOS” y el
único diamante en color dorado con una corona en el centro que la acompaña y La marca (2) es
mixta y está compuesta por 2 fuentes de letras diferentes y TRES (3) diamantes en color
azul, además del color que contienen ambas marcas lo cual es diferente entre ambas y le
imprime un factor de visibilidad totalmente diferente.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Esto quiere decir que quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del
presunto comprador, tomando en cuenta la naturaleza del producto 4.

En este orden de ideas, la marca que se pretende registrar es una marca mixta, que se
compone por un elemento nominativo –DIAMOND GIRLS STUDIOS– y sobre de este
consta un elemento figurativo bastante distintivo, compuesto por un diamante en color
dorado sobre el cual reposa una corona en la misma tonalidad, así como las letras que
conforman la palabra en una fuente y color distintivos lo cual permite diferenciar la marca
generando una alta recordación y distintividad del signo. Este componente figurativo
como el denominativo compuesto por tres palabras hace que la marca contenga más
fuerza y posible recordación en el consumidor, quien al verla en el mercado además de la
parte denominativa, tendrá muy presente el elemento figurativo pues es característico en

4
Consejo De Estado, Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6011-01(6011), Consejera ponente: Olga
Inés Navarrete Barrero, Bogotá D.C. noviembre ocho (8) de dos mil uno (2.001).

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el conjunto marcario.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre
las marcas.

En este aspecto, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no

analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor
tiene luego de la observación de las dos marcas 5.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de

comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe
obviar en un cotejo marcario6.

En este orden de ideas, la única similitud que se presenta entre las marcas es la palabra
“DIAMOND”, más no en la parte figurativa la cual difiere en gran manera como se ha
manifestado y como se puede observar de manera diáfana de los logos de las
respectivas marcas, incluso en el tamaño de las palabras similares, las del signo
solicitado apenas son visibles cuando se observa en conjunto, y en su forma, ya que una
está deletreada en letras minúsculas y la otra completamente en letras mayúsculas.
Adicionalmente, al no existir competencia entre ellas, en cuanto a los servicios o
servicios que las unas y la otras ofrecen, no habrá ningún tipo de riesgo de confusión o
asociación como mal lo ha entendido la Superintendencia y según se establecerá de
acuerdo con este recurso y con cada una de las marcas en conflicto.

Ahora bien, como lo ha mencionado en reiteradas ocasiones el tribunal andino 6 , La

similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la
sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar
una posible confusión. De tal manera que en caso concreto de la marca No. 1 la similitud
se da únicamente en que ambos signos contienen estas palabras, sin embargo, el orden
en que las utilizan es diferente, lo que las hace diferir la una de la otra.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y
tener en cuenta la naturaleza de los servicios.

Esta regla es muy clara, en cuanto a que el consumidor medio debe tener en cuenta la
naturaleza de los servicios y servicios.

En efecto, como se ha dejado claro a lo largo del presente escrito y como se ahondará en
el punto de la conexidad competitiva de manera posterior, las marcas que se encuentran
en conflicto, aunque están en clases similares, el margen de aplicación o vínculo
empresarial de “DIAMOND GIRLS STUDIOS” es claramente diferente a la de
“DIAMOND EVENTS”.

5
Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina, Proceso 134-IP-2013
6
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 042-IP-2012.

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3. DE LA SUPUESTA IDENTIDAD O SEMEJANZA DE LAS MARCAS

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la determinación de

la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su
caso, del juzgador, quienes han de establecerla con base en principios y reglas que la
doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad 7.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario ha señalado que para valorar

la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales,
considerar los siguientes tipos de similitud 8:

a) La similitud ortográfica

La cual emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los

cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las
raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión
sea más palpable u obvia.

Así las cosas, tenemos que las marcas en disputa se componen de la siguiente forma:

MARCA COMPONENTE NUMERO NUMERO NUMERO

NOMINATIVO DE DE DE
PALABRAS SILABAS LETRAS
D-I-A-M-O-N-
D-E-V-E-N-T- DOS (02) CINCO (05) TRECE (13)
S

D-I-A-M-O-N- DIECIOCHO
D-G-I-R-L-S- TRES (03) SEIS (18)
S-T-U-D-I-O (06)

De esta manera, la longitud de las palabras, sus inicios y partes medias, no son las
mismas en las dos intervinientes, como puede observarse en el recuadro precedente, en
ese sentido no habría porque predicarse similitud entre las marcas, dado que todos los
factores mencionados para que se adecue la supuesta similitud en la parte denominativa
no se encuentran presentes en esta comparación, ese sentido estas dos marcas no son
similares, ni siquiera en el aspecto denominativo.

7
Superintendencia de Industria y Comercio, RAD: 14-010342- -00001-0000, 2014-03-05, tomado de:
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/Concepto_14-10342.pdf.

8
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b) La similitud fonética

Se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La

determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben
tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si
existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

En este aspecto, encontramos que, al pronunciar los componentes nominativos de las

marcas en conflicto, éstas no tienen ninguna similitud sonora, dadas las diferencias en el
contenido nominativo, resaltando que una de ellas cuenta con un componente distintivo
al contener la palabra “PACARI” estos elementos hacen que la tonalidad y el efecto sonoro
cambie radicalmente.

c) La similitud ideológica

Se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o
del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan
una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una
de otra.

Ahora bien, el Tribunal Andino ha considerado en relación con el riesgo de confusión que
“no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores,
sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la
irregistrabilidad”. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “La confusión en materia
marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que
puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente
para ser distintivo” 9.

En ese sentido y al ser totalmente distintiva la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS, no

estaría incursa en la causal de irregistrabilidad mencionada por la Superintendencia,
dado que no solo la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS, sino la otra marca objeto de
este conflicto marcario, son distintivas.

Por tal motivo, para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será
necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto
entre sí, como en relación con los servicios o servicios distinguidos por ellos, y considerar
la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los servicios o
servicios de que se trate 10.

Siendo así, es menester afirmar que los servicios que las marcas intervinientes prestan a
los consumidores además de estar en clases distintas son diferentes, y no son
complementarios según se establecerá en este escrito, por esta razón no habrá lugar a
resaltar ningún tipo de identidad o semejanza entre ellas, pues no existe relación en los
servicios que cada una presta.

9
Superintendencia de Industria y Comercio, RAD: 14-010342- -00001-0000, 2014-03-05, tomado de:
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/normatividad/Concepto_14- 10342.pdf.

10
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El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a
dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en
la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un
cierto nexo también entre los servicios o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el
citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a
dos servicios o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
servicios o servicios que cada una de ellos ampara, y que se mencionaron en las
consideraciones de la presente contestación son:

(i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los servicios o
servicios distinguidos por ellos;
(ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los servicios o servicios;
(iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los servicios y servicios;
(iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

Así las cosas, es importante que, al evaluar los criterios jurisprudenciales mencionados
con anterioridad, se tenga en cuenta que en el caso concreto no se subsume en ninguno
de ellos, por lo siguiente:

Según el estudio de las reglas para hallar la identidad o similitud denominativa de los
signos, que se hizo en el presente recurso, se concluyó de manera evidente que, la parte
denominativa de esta marca no presenta similitud con la marca “DIAMOND EVENTS” al
analizarse cada uno de los puntos establecidos por la jurisprudencia del tribunal andino,
pues a pesar de tener una palabra semejante, el aparte denominativo difiere en diversos
aspectos según se mencionó de manera precedente, (aspecto nominativo, fonético e
ideológico), lo que denota la falta de similitud entre las marcas en cuanto al contenido
denominativo.

Ahora bien, en el factor figurativo, se denota sin lugar a elucubraciones la diferencia

abismal entre las figuras que componen ambas marcas, teniendo por cierto que dado el
carácter del signo de la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS y la cantidad de palabras
que presenta en su contenido, tiene una preponderancia en su parte figurativa, lo que
haría más evidente la falta de similitud entre ambas marcas.

Aunado a lo anterior, y acogiéndonos a los preceptos del tribunal andino y el consejo de

estado, en el sentido de analizar la marca en conjunto, es visible a todas luces que
cuando un consumidor medio analice de manera sucesiva ambas marcas y en conjunto no
encontrara similitud.

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 1. 2.

En ese orden de ideas, tan solo observando de manera desprevenida los signos en disputa,
se denota que no hay ni identidad ni similitud entre ellos, por lo que se derribaría de plano
el riesgo de confusión o asociación entre dichas marcas. Esto con más razón teniendo en
cuenta la encuesta que se realizó a diferentes personas sobre las marcas en disputa.

Así las cosas, de manera posterior se estudiará el tema de semejanza o identidad entre los
servicios que identifican las marcas, que es necesario mencionar se encuentran en clases
distintas.

Pero al plantearse una semejanza en cuanto al signo, la clase y los servicios que se
identifican con esta marca y la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS, nos conduciría a la
conclusión indefectible de que la Superintendencia debió tener en cuenta el principio de
la especialidad marcaria, y los otros factores que influyen en la similitud o conexidad
entre los servicios identificados por ambas marcas. Los que en este caso concreto son
diferentes y no tienen relación o conexidad importante que merezca socavar los derechos
que podría obtener la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS una vez se hubiese registrado
la misma.

4. DE LA SUPUESTA CONEXIDAD COMPETITIVA

En primera medida debemos afirmar que la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS no tiene
ningún tipo de identidad o semejanza a la marca DIAMOND EVENTS, por lo cual no se
cumpliría ninguna de los supuestos de riesgo de confusión o asociación.

Por ello es importante volver sobre el tema del riesgo de confusión que a consideración
del despacho se presenta en este caso y para la marca enunciadas en la resolución
apelada.

De igual modo, es preciso analizar si por razón de su especialidad se mantiene el riesgo

de conexidad competitiva, lo cual hace necesario establecer si en su comercialización se
emplean los mismos canales de comercialización y los mismos medios de publicidad, si
existe alguna relación o vinculación entre los servicios y servicios o si se presenta un uso
conjunto o complementario de los mismos.

Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina12 ha enfatizado en que al no restringir la

posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de servicios
pertenecientes a una determinada clase, el juzgador debe estimar el caso, basándose en
hechos reales y verdaderos la existencia de confusión en el consumidor, determinada por
el hecho de la semejanza de los servicios o servicios distinguidos por marcas idénticas o
semejantes, pertenecientes a distinta clase del nomenclador, denominada por la
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doctrina, conexión competitiva, para cuya apreciación, se han elaborado una serie de
reglas, que se mencionan a continuación, para identificar si finalmente se da el riesgo de
confusión mencionado por la Superintendencia y por el cual se negó la marca DIAMOND
GIRLS STUDIOS:

a) La inclusión de los servicios en una misma clase de nomenclador.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los
servicios de una clase de nomenclador. Así las cosas, tenemos que la solicitud del
registro de la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS en la clase 41 de la Clasificación
Internacional de Niza, busca identificar los siguientes servicios:

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y

culturales.

Ahora si bien la marca por la cual se negó el registro de la marca DIAMOND GIRLS
STUDIOS se identifican o se pretenden identificar en la clase 41 de la clasificación
internacional de Niza, la clasificación es suficientemente amplia como para que ambas
marcas coexistan en el mercado.

Canales de comercialización

Este aspecto se refiere a que las marcas tengan los mismos canales de distribución y
establecimientos de venta al público.

Sobre este particular, el Tribunal 11 ha señalado que:

“Serán competitivamente conexos todos los servicios vendidos en establecimientos

especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser
confundidos cuando los servicios guardan también relación, ya que en grandes almacenes
en los que se venden al público una amplia gama de servicios dispares, para evaluar la
conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e
involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de
publicidad” 12.

De esta manera, es correcto afirmar que la disputa aquí establecida no tiene lugar, pues
los canales de comercialización de las marcas en conflicto son distintos a los de la marca
que mi representada pretende registrar, en la medida en que los servicios que se
identifican con la marca DIAMOND GIRLS STUDIOS son servicios que únicamente se
encuentran dentro del mercado de la industria para el entretenimiento adulto, y sus
consumidores conocen los servicios únicamente por este medio, por tanto no tendrían
ningún riesgo de confusión o asociación con otros servicios, que normalmente se
comercializan por los medios convencionales, máxime con los de la marca “DIAMOND
EVENTS.

Lo que es totalmente contradictorio si se efectúan unas comparaciones sobre unos y

otros servicios, pues es claro que la marca previamente registrada no ofrece servicios
dentro de la industria del entretenimiento para adultos.

11
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO N° 68-IP-2002.
12
Cita tomada de la sentencia dictada en el expediente N° 50–IP-2001, el 31 de octubre de 2001,
y publicada en la G.O.A.C. N° 739, del 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”.

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De esta forma debemos afirmar, que si bien los servicios de las marcas en controversia
pueden encontrarse en la clase 41, es contradictorio afirmar la Conexidad Competitiva
entre ellas, o tan siquiera aseverar que en un escenario futuro el propietario del signo
DIAMOND EVENTS, considerar la incursión dentro de la industria del modelaje webcam
para adultos no siendo este fundamental para sus servicios.

Al respecto, la Real Academia Española16 define el significado de complementario de la

siguiente manera: “Que sirve para completar o perfeccionar algo”. Aspecto que no
subsume los servicios o servicios que ambas sociedades prestan a los consumidores.

b) Similares medios de publicidad

Este aspecto se refiere a que los medios de comercialización o distribución tienen relación
con los medios de difusión de los servicios 13.

En efecto, si ambos servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad

(radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor,
mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación
directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor 14
caso en el cual nos encontramos ya que el sector de la población que accede a los
servicios de modelaje webcam lo hace porque utilizan canales de publicidad muy
específicos y limitados únicamente a la industria del entretenimiento para adultos.

c) Relación o vinculación entre los servicios y entre éstos y los

servicios.

La relación entre los servicios y los servicios puede crear una conexión competitiva. En
consecuencia, esa relación entre los servicios comercializados y servicios brindados
también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los
servicios relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que
esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos servicios asuma que provienen
de un mismo productor 15.

Así las cosas, tenemos que no existe una relación o un vínculo entre los servicios que
presta mi representada y los que presta la marca mencionada por la SIC para negar el
registro, pues se ha mencionado de manera repetitiva, que mi representada brinda
servicios dentro de la industria del entretenimiento para adultos, en cambio la marca
DIAMOND EVENTS tiene en su ámbito de registro en eventos de otro tipo muy alejado
de la solicitada.

En efecto, la clase en las cuales se pretende registrar mi representada y las clases en

la que está registrada la marca en conflicto no tienen similitud, pues los servicios que
cada una de ellas presta son totalmente distintos.

13
Consultado el día 25 de marzo de 2015, tomado de:
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=complementario
14
Tribunal De Justicia De La Comunidad Andina, Proceso No. 107-IP-2002, Diciembre 4 de 2002.

15
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO N° 68-IP-2002.

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Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al
momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal 16, “el
consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión
entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y
corriente de determinada clase de servicios, en quien debe suponerse un conocimiento y
una capacidad de percepción corrientes...”.

En este orden de ideas, un consumidor medio, es decir, común y corriente de los

servicios que mi representada elabora y produce y de los servicios de las marcas en
conflicto, podría establecer y entender cuáles son las múltiples diferencias entre los
servicios elaborados por cada una de ellas.

d) Uso conjunto o complementario de servicios

Este aspecto se refiere a los servicios que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente
(por ejemplo: puerta y chapa), éstos pueden dar lugar a confusión respecto al origen
empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos servicios son del mismo
empresario.

La complementariedad entre los servicios debe entenderse en forma directa, es decir,

que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un
producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o
función.

Así las cosas, es viable afirmar que los servicios que presta mi representada y el titulares
de las marca en conflicto no dan lugar a confusión al consumidor medio, en la medida en
que este aspecto se debe evaluar de forma directa, es decir, el uso de los servicios de mi
representada no suponen el uso necesario de los servicios que brinda la otra, ni tampoco
el servicio de la una no puede realizarse sin el servicio de la otra, amén de que tampoco
al faltar el producto de la una o la otra, los servicios desarrollados perderían su finalidad o
su objeto último.

e) Mismo género de los servicios

Es preciso afirmar que los servicios de mi representada no se asemejan a los servicios

que identifican las marcas en conflicto, por tanto, el consumidor medio está en la
capacidad de diferenciar el tipo de servicio o producto que cada una presta al público,
adicionalmente se reitera que no se presenta similitud y mucho menos identidad entre los
signos confrontados, de acuerdo con el minucioso estudio de las reglas jurisprudenciales
y doctrinales realizado.

En este orden de ideas, se puede concluir que entre los servicios que representan las
marcas en conflicto no existe conexidad competitiva. Al respecto, la Superintendencia de
Industria y Comercio21 ha manifestado que uno de los principios que rige el registro
marcario es el principio de la especialidad, que en materia de marcas debe ser entendido
como el principio que rige el registro de estos signos distintivos, según el cual, aquél solo
se confiere para proteger exclusivamente los servicios o servicios enmarcados dentro de

16
Tribunal De Justicia De Le Comunidad Andina, expediente N° 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995,
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

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una clase determinada. De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una
frontera para el derecho al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el
cual solo puede ser roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente
a solicitudes de registro de signos que pretenden distinguir servicios o servicios que,
aunque no correspondan a la clase para la cual se concedió el registro al opositor, están
relacionados tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión. Aspecto que no
se presenta en el caso concreto, pues no existe ningún tipo de riesgo de
confusión para los consumidores de los servicios que mi representada presta al
público y que los titulares de las marcas en conflicto prestan al público.

Asimismo, por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que

exista confusión, que ésta se concrete o limite a servicios o servicios comprendidos en
una misma clase; esto significa que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más
derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada
una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad
diferente de servicios o servicios 17.

Por su parte, Zuccherino manifiesta: “La regla de especialidad de la marca requiere que
la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la
solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca
sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los
bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto, el titular de una marca no
puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca
semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos 18”.

Este principio, es aceptado por la legislación comunitaria, ya que en el artículo 83 literal

a), la prohibición se refiere a signos que:

“Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos servicios o servicios. Por lo que se concluye, que sí pueden registrarse signos
similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen servicios o
servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error24”.

Así pues, entre los servicios que amparan las marcas en conflicto no existe conexión
competitiva, como quiera que se trata de servicios que pertenecen a categorías
comerciales, las cuales no tienen la misma naturaleza, características ni finalidades,
amen que no pertenecen a un mismo género y que no comparten los mismos canales de
comercialización.

5. PETICIONES

1. Que se revoque la Resolución No. 3880 del 3 de febrero de 2021, de conformidad con
los argumentos planteados en el presente recurso, los cuales denotan con claridad que la
marca “DIAMOND GIRLS STUDIOS” solicitada por LIVA S.A.S., cumple con todos los
requisitos de registrabilidad consagrados en el Titulo IV Capítulo I de la Decisión 486 del
2000, y no se encuentra dentro del supuesto de irregistrabilidad marcaria esbozado por
la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

17
Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto 209523 del 13 enero de 2013.
18
IBID.
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 6. NOTIFICACIONES

El suscrito: Recibiré las notificaciones a que haya lugar en la Calle 6ª # 47 –

111, y en el correo electrónico abogados@azc.com.co.

Atentamente,

ALEJANDRO CAICEDO GARDEAZABAL

C.C. No. 1.143.840.525 de Cali
T.P. No. 263.912 del C.S.J.

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