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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN Nº 3347-2020/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 859871-2020

DENUNCIANTE : APPLE INC.

DENUNCIADA : GESTION DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y


CONSULTORIA E.I.R.L.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD


INDUSTRIAL

Lima, 09 de noviembre de 2020

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 31 de agosto de 2020 APPLE INC, de Estados Unidos de América,
interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra GESTION
DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA E.I.R.L., de Perú, sobre la base
de la titularidad de las siguientes marcas:

MARCAS CLASE CERTIFICADO

09 287897

09 282753

AIRPODS 09 238393

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1.1. Argumentos de la denuncia

APPLE INC., alegó lo siguiente:

- La denunciada importó audífonos, mediante DAM N° 235-2020-10-107954-01-1-01,


distinguidos con signos INPODS y figuras (tal como se aprecia en las fotografías
adjuntadas) que considera semejantes a sus marcas registradas, sin la debida
autorización.
- El registro de sus marcas base de denuncia le concede la facultad de utilizarlas de
forma exclusiva y oponerse a cualquier tercero que pretenda utilizar un diseño igual
o similar a ellas.
- Existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto debido a la semejanza de
estos.
- Dicha conducta causa un grave daño económico tanto a los consumidores como a su
empresa, ya que los estándares de calidad de APPLE no se verifican en tales
productos; lo que terminará por causar un daño a la reputación de su empresa, pues
lo que se busca hacer es identificar a los productos de un tercero con el origen
empresarial de APPLE.
- La denunciada obtendría un beneficio económico al aprovecharse de la reputación y
prestigio de APPLE, toda vez que sus marcas tienen gran aceptación entre el público
consumidor; y, en consecuencia, se causará un grave perjuicio económico a su
empresa titular de los derechos.
- APPLE y sus productos distinguidos con los signos antes referidos han logrado, a
través de los años, un posicionamiento importante en el mercado nacional e
internacional, lo cual se ve reflejado en el volumen de ventas alcanzados por APPLE
en el segmento de audífonos inalámbricos. Este posicionamiento, ha sido logrado en
base a importantes inversiones publicitarias y sobre todo a través de una política
empresarial encaminada a ofrecer bajo sus marcas registradas productos de alta
calidad.
- La conducta denunciada configura la infracción prevista en los literales a), c) y d) del
artículo 155 de la Decisión 486.

APPLE INC., adjuntó a su escrito de denuncia los siguientes medios probatorios:

- Impresión del correo electrónico del 29 de agosto de 2020, remitido por un funcionario
de la Sunat, por medio del cual remite fotografías e informa acerca de la importación
de mercancía relacionada con la DAM N° 235-2020-10-107954-01-1-01.
- Impresión de las fotografías adjuntadas al correo mencionado previamente.
- Impresiones correspondientes a la DAM N° 235-2020-10-107954-01-1-01.
- Consulta RUC de la denunciada.

En ese sentido, solicitó lo siguiente:

- Se realice una diligencia de inspección en el depósito temporal DHL EXPRESS PERU


S.A.C., ubicado en la Av. Uno Nro. Mz.A Int. Lt.6 (habilitación Ind. Fundo Bocanegra)
Prov. Const. Del Callao – Prov. Const. Del Callao – Callao.

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- Se disponga las medidas cautelares consistentes en la inmovilización, a fin de que se
ejecute el comiso de los productos materia de la denuncia y el cese de los actos
violatorios.
- Se dispongan las medidas definitivas establecidas en los incisos a), b), c), d) y e) del
artículo 122 del Decreto Legislativo N° 1075.
- Se ordene una sanción a la denunciada.
- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del
presente procedimiento.

1.2. Admisión, traslado y medidas cautelares

Mediante Resolución del 01 de septiembre de 2020, de conformidad con las normas legales
pertinentes y en atención a los medios probatorios que obran en autos, se dispuso —entre
otros aspectos— lo siguiente:

a) Admitir a trámite la denuncia y correr traslado de la misma a la denunciada por el


plazo de cinco días hábiles.
b) Por cuenta y riesgo de la denunciante, con o sin previa notificación a la denunciada,
PRACTICAR INSPECCIÓN en el local de DHL EXPRESS PERU S.A.C., ubicado en
la Av. Uno Nro. Mz.A Int. Lt.6 (habilitación Ind. Fundo Bocanegra) Prov. Const. Del
Callao – Prov. Const. Del Callao – Callao, o donde se encuentre la mercadería
correspondiente a la DAM N° 235-2020-10-107954-01-1-01, que corresponda a dicho
almacén, a fin de verificar los hechos denunciados.1
c) Por cuenta y riesgo de la denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el

CESE DE USO, por parte de la denunciada de audífonos con los signos


y/o INPODS, usados en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e
independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado,
así como en material publicitario y/o empaques, envolturas y similares relacionados
con dichos productos, con o sin contenido.
d) De verificarse en la diligencia de inspección ordenada la existencia de audífonos con

los signos y/o INPODS y/o material publicitario y material impreso,


envases, embalajes, etiquetas y similares relacionados con dichos productos, con o
sin contenido, en los que se usen los signos antes descritos, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás
elementos que se les pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo de la

1 Con relación a la visita inspectiva dispuesta, Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos,
mediante proveído del 30 de septiembre de 2020, indicó que la misma sería llevada a cabo de forma
remota mediante el sistema de videollamada.

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denunciante, dictar la medida cautelar consistente en el COMISO de tales productos,
incluyendo catálogos y folletería.

1.3. Contestación de denuncia

Mediante escrito del 25 de septiembre de 2020 GESTION DE PRODUCCION,


MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA E.I.R.L. manifestó lo siguiente:

- Las marcas inscritas con certificados N° 287897 y N° 282753, sobre los cuales la
denunciante basa su denuncia se encuentran incursas en las prohibiciones de registro
establecidas en los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486, por lo que son
nulas.
- La oficina de marcas de los Estados Unidos de América denegó el registro el de la
apariencia de los audífonos y estuches de la denunciante, debido a que consideró
que responden a un fin meramente funcional, por tanto, no registrable.
- La denunciante pretende impedir la venta de productos con una apariencia semejante
pero común en el mercado, los cuales se comercializan bajo la marca INPODS.
- La Comisión, de oficio, debe declarar la nulidad de los registros antes referidos, de lo
contrario se reserva su derecho de interponer dicha acción.2
- Se debe requerir a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías informe si
APPLE ha solicitado la protección de esos productos como diseño industrial.3
- Los signos AIRPODS e INPODS no resultan semejantes, en ese sentido es posible
su diferenciación.

1.4. Diligencia de inspección

El 02 de octubre de 2020 personal de la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos


Distintivos del INDECOPI y el representante de la parte denunciante del presente
procedimiento, en forma remota, a través de la plataforma Teams, se reunieron a efectos
de llevar a cabo la inspección programada, con el siguiente resultado:

- Se verificó la existencia de los productos materia de denuncia.


- Se hizo efectiva la medida cautelar de comiso de 2 638 (dos mil seiscientos treinta y
ocho) audífonos distinguidos con los signos materia de cese de uso.
- Se tomaron fotografías de los productos comisados.

2 Mediante proveídos del 29 de septiembre de 2020 y 07 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica precisó
que las denuncias por infracción de derechos de propiedad industrial y las solicitudes de nulidad de
registros de marcas constituyen procedimientos diferentes. Así, la materia sobre la que versa un
procedimiento de denuncia recae sobre el supuesto uso indebido de un signo distintivo, a diferencia de
la acción de nulidad en la que se cuestiona su validez. Por lo que, la persona interesada en cuestionar
la validez de un registro marcario podrá presentar la solicitud correspondiente en la vía pertinente.
3 Mediante proveído del 29 de septiembre de 2020, la Secretaría Técnica dejó constancia que debido a
que en el presente expediente se tramita una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial
en materia de signos distintivos, conforme al artículo 155 de la Decisión 486, sobre las marcas de
producto inscritas con certificados N° 238393, N° 287897 y N° 282753, resulta innecesario atender lo
solicitado por la denunciada respecto a requerir a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
informe si la denunciante ha solicitado la protección de los productos base de denuncia como diseño
industrial.
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1.5. Escrito adicional presentado por la denunciada

Mediante escrito del 29 de octubre de 2020 GESTION DE PRODUCCION,


MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA E.I.R.L. manifestó lo siguiente:

- Su empresa efectuó la compra de la mercancía correspondiente a la DAM N° 235-


2020-10-107954-01-1-01, la cual consiste en audífonos INPODS, con anterioridad al
dictado de las medidas cautelares en su contra, lo que evidencia su falta dolo o
intención en perjudicar a la denunciante.
- Actualmente, se encuentra atravesando por problemas financieros y cuenta con poco
capital, por lo necesita que el pronunciamiento sea justo.
- Adquirió los productos de su proveedor General Electronics Technology (Shenzhen)
Co., Ltd, proveedor de mercadería tecnológica.

1.6. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que APPLE INC., de
Estados Unidos de América, es titular de las siguientes marcas de producto:

- La figura, conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 10 de diciembre de 2019, con certificado N° 287897, vigente hasta el 10 de


diciembre de 2029, que distingue aparatos de reproducción de sonido; parlantes de
audio; audífonos de oído; audífonos; micrófonos; aparatos para la grabación de voz,
a saber, grabadores digitales de voz; aparatos de reconocimiento de voz, a saber,
micrófonos para recibir datos de voz; radios, receptores y transmisores de radio;
controles remotos para controlar dispositivos electrónicos digitales portátiles para su
uso como teléfono, computadora portátil, y reproductor de audio y video; dispositivos
de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz y datos; y aparatos de control
remoto, cargadores de batería, conectores electrónicos, acopladores, docks como
fuentes de energía, bases de conexión, estuches especialmente adaptados, estuches
especialmente adaptados para cargado de batería, interfaces [informática],
dispositivos electrónicos digitales de mano o portátiles, teléfonos, teléfonos móviles,
y reproductores multimedia digitales, y adaptadores eléctricos, electrónicos y de
corriente para su uso con todos los productos mencionados anteriormente, de la clase
09 de la Clasificación Internacional.

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- La figura, conforme al modelo adjunto:

Inscrita el 13 de agosto de 2019, con certificado N° 282753, vigente hasta el 13 de agosto


de 2029, que distingue aparato reproductor de sonido; altavoces; audífonos de oído;
audífonos [auriculares]; micrófonos; aparatos de grabación de voz, a saber,
grabadores digitales de voz; aparatos de reconocimiento de voz, a saber, micrófonos
para recibir datos de voz; aparatos de radio, radiotransmisores, y receptores [audio y
video]; controles remotos para controlar dispositivos electrónicos digitales portátiles
para su uso como teléfono, computadora portátil, y reproductor de audio y video;
dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz o datos; y
aparatos de control remoto, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

- La denominación AIRPODS, inscrita el 09 de junio de 2016, con certificado N° 238393,


vigente hasta el 09 de junio de 2026, que distingue componentes y accesorios de audio
comprendidos en la clase; aparatos para la grabación y reproducción de sonido;
grabadores y reproductores de video digital; aparatos de control remoto; parlantes de
audio; audífonos de oído que no sean de uso médico, audífonos; micrófonos; aparatos
de grabación de voz y reconocimiento de voz; radios, radio transmisores, y
receptores; dispositivos electrónicos digitales de mano y software relacionado a los
mismos; dispositivos de comunicación inalámbricos para la transmisión de voz,
información o imágenes; televisores; receptores de televisión; monitores de televisor;
receptores de audio; audio y contenido audiovisual, información, y comentario pre-
grabado descargable; libros, revistas, publicaciones periódicas, boletines
informativos, periódicos, diarios, y otras publicaciones electrónicas descargables;
aparatos e instrumentos ópticos; equipos e instrumentos de comunicación electrónica
(comprendidos en la clase); aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; aparatos
para el almacenamiento de información; computadoras; dispositivos periféricos de
computadora; hardware de computadora; software de computadora; conectores
(comprendidos en la clase), acopladores (comprendidos en la clase), alambres
eléctricos, cables (comprendidos en la clase), cargadores (comprendidos en la clase),
docks, bases de conexión, interfaces, y adaptadores eléctricos y electrónicos para su
uso con todos los productos antes mencionados, de la clase 09 de la Clasificación
Internacional.

2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

(i) Si se encuentra acreditado el uso, por parte de la denunciada, de los signos objeto de
cuestionamiento y, de ser así, si dicho uso infringe el derecho de propiedad industrial
alegado por la denunciante.
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(ii) De ser el caso:
a. La sanción que corresponde imponer a la denunciada por la infracción
incurrida.
b. Si corresponde ordenar la aplicación de las medidas definitivas solicitadas.
c. Si corresponde disponer el pago de costas y costos del procedimiento a favor
de APPLE INC.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Cuestión previa

- Respecto a los artículos 156 y 231 de la Decisión 486, así como, del presunto
posicionamiento y popularidad de las marcas base de denuncia

La denunciante citó en su escrito de denuncia, entre otros, los artículos 156 y 231 de la
Decisión 486, disposiciones referidas al uso de signos que atenten contra marcas
notoriamente conocidas. Asimismo, indicó que sus marcas tendrían popularidad y
posicionamiento.

No obstante, lo antes señalado, de la lectura de sus argumentos contenidos en el escrito


de denuncia, se advierte que ninguno de ellos fundamenta que, las marcas cuya titularidad
ostenta, gocen de la calidad de notoriamente conocidas, antes bien se aprecia que en
realidad dichos argumentos están destinados únicamente a sustentar el presunto uso
indebido de los signos objeto de cuestionamiento, sin que se haya invocado la notoriedad
de tales signos.

En ese sentido, esta Comisión concluye que en el presente caso no corresponde analizar
la aplicación de los supuestos referidos a signos notoriamente conocidos.

3.2. Infracción a los derechos de propiedad industrial

3.2.1. Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

Para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca nuestra legislación ha adoptado
el sistema atributivo, sistema por el cual el derecho es “atribuido” a quien obtiene el registro
de la marca; así pues, tal exclusividad tendrá como faceta negativa la facultad de prohibir
su uso a terceros, premisa que ha sido recogida por la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que en su artículo 155,
literales a, b, c y d, prescribe: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o
colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales
se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta
se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales (…); c) fabricar etiquetas,
envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca,
así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico

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o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…)”.

En el presente caso, la Comisión se pronunciará con relación a las marcas de la


denunciante citadas en el informe de antecedentes de la presente resolución, las cuales
constituyen base de la presente denuncia.

3.2.2. Determinación del signo utilizado por la denunciada

Para estos efectos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

● Lo manifestado por la denunciante y los medios probatorios que presentó


consistentes en:

- Impresión del correo electrónico del 29 de agosto de 2020, remitido por un


funcionario de la Sunat, por medio del cual remite fotografías e informa acerca
de la importación de mercancía relacionada con la DAM N° 235-2020-10-
107954-01-1-01.
- Impresión de las fotografías adjuntadas al correo mencionado previamente.
- Impresiones correspondientes a la DAM N° 235-2020-10-107954-01-1-01.
- Consulta RUC de la denunciada.

● Lo manifestado por la denunciada.

● El Acta de Inspección del 02 de octubre de 2020 y las fotografías que se tomaron en


dicha oportunidad.

Evaluados los actuados referidos, se advierte que:

● De la impresión del correo electrónico del 29 de agosto de 2020, así como, de las
impresiones de la DAM N° 235-2020-10-107954-01-1-01, se aprecia que personal de
la Sunat informó acerca de la importación de audífonos INPODS con similar diseño a
las marcas de APPLE, los mismos que fueron importados por la denunciada, con RUC
N° 20601869919, mediante la DAM antes mencionada.

● De la impresión de las fotografías remitidas mediante el correo analizado en el párrafo


precedente se aprecia la representación de los signos que distinguen los productos
materia de denuncia.

Las fotografías son las siguientes:

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● La denunciada manifestó que las marcas inscritas con certificados N° 287897 y
N° 282753, sobre los cuales la denunciante basa su denuncia se encuentran incursas
en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 134 y 135 literal c) de la
Decisión 486, por lo que son nulas. Asimismo, refirió que APPLE pretende impedir la
venta de productos con una apariencia semejante pero común en el mercado, los
cuales se comercializan bajo la marca INPODS, la cual es diferente a la marca
AIRPODS.

Al respecto, cabe precisar que, lo expuesto por la denunciada no bastaría para


desconocer los derechos concedidos sobre las marcas que han sido registradas
conforme a ley, como es el caso de las marcas base de denuncia.

Además, es importante señalar que el objeto del presente procedimiento no consiste


en determinar la falta o la pérdida de distintividad de una marca; sino determinar si
existe una infracción a los derechos de propiedad industrial de la denunciante,
derivados de una marca registrada en nuestro país.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente agregar que, de conformidad con lo


establecido en el artículo 154 de la Decisión 486, la protección legal que se confiere
a las marcas se rige por el principio de inscripción registral, en virtud del cual el
derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere con el acto administrativo del
registro (con excepción de las marcas notoriamente conocidas, cuya protección no se
da en función del registro, sino por el simple hecho de su notoriedad) ante la
respectiva oficina nacional competente; en este caso, la Dirección de Signos
Distintivos del Indecopi. Asimismo, el artículo 155 de la misma norma establece los
actos que el titular de una marca puede impedir realizar a un tercero sin su
consentimiento, entre ellos, el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la
marca registrada respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello sea
susceptible de generar confusión con la marca registra.

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Considerando lo indicado en el párrafo anterior y que este procedimiento no tiene por
finalidad analizar las prohibiciones en las que podrían encontrarse incursas las
marcas base de la denuncia, sino determinar si se ha cometido un acto que vulnere
el derecho marcario que ostenta la denunciante, los argumentos esbozados por la
denunciada, destinados a poner en discusión la concesión de los registros de las
marcas base de la denuncia, así como los documentos aportados para tal efecto, no
resultan relevantes a efectos de desvirtuar la conducta imputada por la denunciante;
sin perjuicio de que tales aspectos puedan ser objetados por GESTION DE
PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA E.I.R.L. a través del
procedimiento previsto por la ley para tal efecto.

● La denunciada refirió que su empresa efectuó la compra de la mercancía


correspondiente a la DAM N° 235-2020-10-107954-01-1-01, la cual consiste en
audífonos INPODS, con anterioridad al dictado de las medidas cautelares en su
contra, lo que evidencia su falta dolo o intención en perjudicar a la denunciante.
Asimismo, mencionó que, actualmente, se encuentra atravesando por problemas
financieros, por lo necesita que el pronunciamiento sea justo.

Con relación a dicho argumento, resulta pertinente precisar que la responsabilidad


administrativa derivada de actos de infracción de derechos de propiedad industrial es
objetiva, conforme lo establece el artículo 97 del Decreto Legislativo N° 1075,
modificado por Decreto Legislativo N° 1309; en ese sentido, aspectos como la
ausencia de intencionalidad o mala fe carecen de relevancia para la configuración del
tipo administrativo sancionador.

De otro lado, conviene precisar que los pronunciamientos de la Comisión son


imparciales y se encuentran sustentados en las normas de la materia.

Finalmente, la denunciada indicó que adquirió los productos materia de denuncia de


su proveedor General Electronics Technology (Shenzhen) Co., Ltd, proveedor de
mercadería tecnológica. Al respecto, se aprecia que la denunciada no ha presentado
algún medio probatorio que sustente lo dicho en su defensa, por lo que, la sola
manifestación no es susceptible de eximirla de alguna responsabilidad en la que haya
incurrido.

● Del Acta de Inspección del 02 de octubre de 2020 y de las fotografías que se tomaron
en dicha oportunidad se advierte que los productos de propiedad de la denunciada

corresponden a audífonos todos distinguidos con los signos ,

y .

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Algunas de las fotografías correspondientes a los productos importados son las
siguientes:

En virtud a lo expuesto y considerando la valoración conjunta de todos los medios


probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada importó audífonos
distinguidos con los siguientes signos:
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SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Así, a efectos de determinar si se han vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de


APPLE INC., corresponde a la Comisión establecer si se han configurado las infracciones
previstas en los literales a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486, conductas imputadas
a la denunciada. En ese sentido corresponde evaluar las mismas.

3.2.3. Evaluación de las conductas imputadas a la denunciada

APPLE INC. sustentó su denuncia en la titularidad de sus marcas inscritas con certificados
N° 287897, N° 282753 y N° 238393, con las cuales considera que los signos objeto de
cuestionamiento resultan confundibles.

Al respecto, como es sabido, la marca es aquel signo que sirve para distinguir productos o
servicios de otro u otros semejantes, de modo tal que constituye una importante fuente de
información que permite no sólo que el consumidor pueda elegir con facilidad el producto o
servicio de su preferencia, sino que el empresario pueda diferenciarse de sus competidores.

En base a estas consideraciones se le reconoce al titular de una marca el derecho al uso


exclusivo de la misma, derecho que lo faculta a accionar contra aquellos que pretendan
usar o usen su signo sin su autorización, o cualquier otro que pueda producir confusión con
el suyo, afectando su derecho de exclusiva.

En el presente procedimiento, la denunciante manifestó que la conducta realizada por la


denunciada vulnera lo establecido en literales a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486,
los mismos que tipifican como infracciones a los siguientes comportamientos:

- Aplicación del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho


de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:
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a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante
sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos”.

Del análisis de dicho literal, se advierte que comprende, en su enunciado, tres supuestos
de aplicación que a continuación se señalan: 4

1. Supuesto I: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre


productos para los cuales se ha registrado la marca.

2. Supuesto II: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante


sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

3. Supuesto III: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante


sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del
Sujeto activo Sujeto pasivo
supuesto

- Es titular de - Usa la marca - Marca protegida para


una marca que directamente sobre productos aplicada
Supuesto I distingue productos. sobre productos.
productos.

- Es titular de - Usa la marca sobre - Marca protegida para


una marca que productos servicios aplicada
Supuesto II distingue vinculados a los sobre productos.
servicios. servicios que
distingue la marca
protegida.
- Es titular de - Usa la marca sobre - Marca protegida para
una marca que envases, productos o servicios
distingue envolturas, aplicada sobre
Supuesto III productos o embalajes o envases, envolturas,
servicios. acondicionamientos embalajes o
de productos. acondicionamientos
de productos.

4 Ver Proceso 368-IP-2015, del 07 de julio de 2016.


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La aplicación del literal a) del artículo 155 presenta dos condiciones necesarias:

a) El signo distintivo respecto del cual se produce la infracción puede estar registrado para
amparar productos o servicios.

b) La colocación o aplicación no autorizada del signo ─que resulte idéntico o semejante a


la marca o signo distintivo de un tercero─, tiene que realizarse sobre productos o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto previamente y lo desarrollado en el numeral


3.2.2. de la presente resolución, se determina que la documentación probatoria presentada
resulta insuficiente a efectos de acreditar, de forma fehaciente, la responsabilidad de la
denunciada respecto de la conducta imputada, toda vez que si bien los productos materia
de denuncia consignan a signos que podrían ser similares a las marcas de la denunciante,
las mismas que constituyen los signos objeto de cuestionamiento, no se ha acreditado que
la imputada haya sido quien aplicó o colocó dichas marcas en el producto, principalmente
debido a que en los mismos no se incluye alguna referencia que la vincule con la conducta
establecida en el literal analizado.

Adicionalmente, debe indicarse que el principio de licitud, establecido en el numeral 9 del


artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados
a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

Por las consideraciones señaladas, no se acredita que la denunciada haya infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos
en el literal a) del artículo 155, de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde
declarar infundada, la denuncia formulada por APPLE INC., en este extremo.

- Aplicación del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho


de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales


que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o
detentar tales materiales”. (el subrayado es nuestro)

Del análisis del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la
aplicación del referido supuesto normativo, deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas,


embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes
u otros materiales.

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Dado que se ha verificado que la denunciada importó productos —audífonos— distinguidos
con los signos objeto de cuestionamiento, se advierte que, dicha conducta no guarda relación
con lo estipulado en el literal materia de análisis, relacionado con el hecho de fabricar
etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan
la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

Por las consideraciones señaladas, no se acredita que la denunciada haya infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos
en el literal c) del artículo 155, de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde
declarar infundada, la denuncia formulada por APPLE INC., en este extremo.

- Aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho


de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los
siguientes actos:

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de


cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose
del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumirá que existe riesgo de confusión”.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede darse
de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o servicios
idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal que el
consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea que se trata
del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta no está referida
a los productos o servicios en sí sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el
consumidor aun diferenciando claramente los productos o servicios, considera que ambos
pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en
cuenta tanto la semejanza de los signos en sí como la naturaleza de los productos o
servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, la confusión
entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los
productos o servicios a distinguir.

- Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se
sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter
general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos
o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a
productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público
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consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una
misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de


Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo
párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación Internacional
referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos
o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que productos o servicios
comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y,
a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá


analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según
su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización
conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

- Respecto a la marca inscrita con certificado N° 287897

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen audífonos, de la clase


09 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue aparatos de reproducción de sonido; parlantes


de audio; audífonos de oído; audífonos; micrófonos; aparatos para la grabación de voz, a
saber, grabadores digitales de voz; aparatos de reconocimiento de voz, a saber, micrófonos
para recibir datos de voz; radios, receptores y transmisores de radio; controles remotos para
controlar dispositivos electrónicos digitales portátiles para su uso como teléfono,
computadora portátil, y reproductor de audio y video; dispositivos de comunicación
inalámbrica para la transmisión de voz y datos; y aparatos de control remoto, cargadores
de batería, conectores electrónicos, acopladores, docks como fuentes de energía, bases
de conexión, estuches especialmente adaptados, estuches especialmente adaptados para
cargado de batería, interfaces [informática], dispositivos electrónicos digitales de mano o
portátiles, teléfonos, teléfonos móviles, y reproductores multimedia digitales, y adaptadores
eléctricos, electrónicos y de corriente para su uso con todos los productos mencionados
anteriormente, de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se verifica que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, audífonos.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si los signos objeto
de cuestionamiento son o no semejantes en grado de confusión con el signo base de la
denuncia. Además, dada la identidad entre algunos de los productos a que se refieren los
signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por
lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

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- Respecto a la marca inscrita con certificado N° 282753

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen audífonos, de la clase


09 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue aparato reproductor de sonido; altavoces;


audífonos de oído; audífonos [auriculares]; micrófonos; aparatos de grabación de voz, a
saber, grabadores digitales de voz; aparatos de reconocimiento de voz, a saber, micrófonos
para recibir datos de voz; aparatos de radio, radiotransmisores, y receptores [audio y video];
controles remotos para controlar dispositivos electrónicos digitales portátiles para su uso
como teléfono, computadora portátil, y reproductor de audio y video; dispositivos de
comunicación inalámbrica para la transmisión de voz o datos; y aparatos de control remoto,
de la clase 09 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se verifica que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, audífonos.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si los signos objeto
de cuestionamiento son o no semejantes en grado de confusión con el signo base de la
denuncia. Además, dada la identidad entre algunos de los productos a que se refieren los
signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por
lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Respecto a la marca inscrita con certificado N° 238393

En el presente caso, los signos objeto de cuestionamiento distinguen audífonos, de la clase


09 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca registrada distingue componentes y accesorios de audio


comprendidos en la clase; aparatos para la grabación y reproducción de sonido; grabadores
y reproductores de video digital; aparatos de control remoto; parlantes de audio; audífonos
de oído que no sean de uso médico, audífonos; micrófonos; aparatos de grabación de voz
y reconocimiento de voz; radios, radio transmisores, y receptores; dispositivos electrónicos
digitales de mano y software relacionado a los mismos; dispositivos de comunicación
inalámbricos para la transmisión de voz, información o imágenes; televisores; receptores
de televisión; monitores de televisor; receptores de audio; audio y contenido audiovisual,
información, y comentario pre-grabado descargable; libros, revistas, publicaciones
periódicas, boletines informativos, periódicos, diarios, y otras publicaciones electrónicas
descargables; aparatos e instrumentos ópticos; equipos e instrumentos de comunicación
electrónica (comprendidos en la clase); aparatos e instrumentos de telecomunicaciones;
aparatos para el almacenamiento de información; computadoras; dispositivos periféricos de
computadora; hardware de computadora; software de computadora; conectores
(comprendidos en la clase), acopladores (comprendidos en la clase), alambres eléctricos,
cables (comprendidos en la clase), cargadores (comprendidos en la clase), docks, bases
de conexión, interfaces, y adaptadores eléctricos y electrónicos para su uso con todos los
productos antes mencionados, de la clase 9 de la Clasificación Internacional.

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Al respecto, se verifica que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos
productos, a saber, audífonos.

En tal sentido, habiéndose verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se
genere riesgo de confusión en el mercado, se procederá a determinar si los signos objeto
de cuestionamiento son o no semejantes en grado de confusión con el signo base de la
denuncia. Además, dada la identidad entre algunos de los productos a que se refieren los
signos en cuestión, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por
lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos.

- Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo Nº 1075, señala que “a efectos de establecer si dos
signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección
competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:
a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con
mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas.”

El artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 1075 establece que “tratándose de signos


denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos figurativos,
en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá
en cuenta lo siguiente:
a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto.”

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;
b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,
con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

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Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo Nº 1075 señala que “tratándose de un
signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual.
Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios
señalados en los artículos 45 y 48 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo
figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48
del presente Decreto Legislativo.

En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo
45 del presente Decreto Legislativo.”

Para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto
que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, por lo general, éste
no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el signo que tenga al frente
en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo
anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiéndose tener
presente, además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los
consumidores, dependerá de los productos o servicios a distinguir y de la atención que
usualmente presten para su adquisición o contratación.

En ese sentido, se advierte lo siguiente:

a) Respecto a la marca inscrita con certificado Nº 287897

- En relación con el primer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Realizado el examen comparativo, se aprecia que el signo objeto de cuestionamiento


resulta semejante a la marca base de denuncia, debido a que presentan el diseño de un
porta audífonos con similares características, lo que determina que produzcan una
impresión visual de conjunto semejante.

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- En relación con el segundo signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que estos
presentan elementos propios que permiten diferenciarlos entre sí.

En efecto, la marca registrada está constituida por la representación estilizada de un porta


audífonos; mientras que el signo objeto de cuestionamiento está constituido por la
denominación INPODS.

- En relación con el tercer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Realizado el examen comparativo se aprecia que el signo objeto de cuestionamiento resulta


ser semejante a la marca base de la denuncia, debido a que ambos presentan el diseño de
audífonos inalámbricos de similares características, lo que determina que produzcan la
misma impresión visual.

Cabe precisar que, si bien, en la marca registrada, los audífonos se encuentran dentro de
su protector, ello no desvirtúa la semejanza antes referida.

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b) Respecto a la marca inscrita con certificado Nº 282753

- En relación con el primer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Realizado el examen comparativo se aprecia que el signo objeto de cuestionamiento resulta


ser semejante a la marca base de la denuncia, debido a que ambos presentan el diseño de
audífonos inalámbricos de similares características, lo que determina que produzcan la
misma impresión visual.

Cabe precisar que, si bien, en el signo objeto de cuestionamiento, los audífonos se


encuentran dentro de su protector, ello no desvirtúa la semejanza antes referida.

- En relación con el segundo signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que estos
presentan elementos propios que permiten diferenciarlos entre sí.

En efecto, la marca registrada está constituida por la representación estilizada de unos


audífonos; mientras que el signo objeto de cuestionamiento está constituido por la
denominación INPODS.

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- En relación con el tercer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Realizado el examen comparativo se aprecia que los signos en conflicto resultan ser
semejantes, en tanto el signo objeto de cuestionamiento si bien consiste en la forma
tridimensional de audífonos, esta reproduce las características de la marca registrada, tales
como, la silueta del audífono y la ubicación de los micrófonos, lo que determina que
produzcan la misma impresión visual.

c) Respecto a la marca inscrita con certificado Nº 238393

- En relación con el primer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

AIRPODS

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que estos
presentan elementos propios que permiten diferenciarlos entre sí.

En efecto, la marca registrada está constituida por la denominación AIRPODS, mientras


que el signo objeto de cuestionamiento por la representación estilizada de un porta
audífonos.

- En relación con el segundo signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

AIRPODS

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Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que resulta ser
semejante, debido a que presentan cuatro sus letras en igual disposición, tales como, A-I-
R-P-O-D-S (marca registrada) e I-N-P- O-D-S (signo objeto de cuestionamiento); además,
la pronunciación de estas palabras resulta ser similar, lo que determina que, en su conjunto
produzcan una impresión similar.

- En relación con el tercer signo objeto de cuestionamiento

MARCA BASE DE LA DENUNCIA SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

AIRPODS

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que estos
presentan elementos propios que permiten diferenciarlos entre sí.

En efecto, la marca registrada está constituida por la denominación AIRPODS, mientras


que el signo objeto de cuestionamiento por la representación estilizada de unos audífonos
inalámbricos.

- Conclusión

a) Respecto a las marcas inscritas con certificados N° 287897 y N° 282753

- En relación con el primer y tercer signo objeto de cuestionamiento

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los
signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión
concluye que éstos resultan confundibles.

Por las consideraciones señaladas, se acredita que la denunciada ha infringido los


derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en
el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada
en este extremo la denuncia formulada por APPLE INC.

- En relación con el segundo signo objeto de cuestionamiento

Teniendo en cuenta que, si bien los productos en relación con los cuales se emplean los
signos objeto de cuestionamiento guardan identidad con algunos de los productos
distinguidos con las marcas registradas base de la denuncia, dado que entre los mismos
no existen semejanzas, se concluye que los signos no resultan confundibles entre sí.

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Por las consideraciones expuestas, no se acredita que la denunciada haya infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos
en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar
infundada en este extremo la denuncia formulada por APPLE INC.

b) Respecto a la marca inscrita con certificado N° 238393

- En relación con el primer y tercer signo objeto de cuestionamiento

Teniendo en cuenta que, si bien los productos en relación con los cuales se emplean los
signos objeto de cuestionamiento guardan identidad con algunos de los productos
distinguidos con la marca registrada base de la denuncia, dado que entre los mismos no
existen semejanzas, se concluye que los signos no resultan confundibles entre sí.

Por las consideraciones expuestas, no se acredita que la denunciada haya infringido los
derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos
en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar
infundada en este extremo la denuncia formulada por APPLE INC.

- En relación con el segundo signo objeto de cuestionamiento

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los
signos en conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisión
concluye que éstos resultan confundibles.

Por las consideraciones señaladas, se acredita que la denunciada ha infringido los


derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en
el artículo 155, literal d) de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada
en este extremo la denuncia formulada por APPLE INC.

3.3. Imposición de la sanción

En el presente caso, teniendo en cuenta que la presente infracción se configura por el uso
de signos similares a las marcas registradas base de la denuncia, esta Comisión considera
que corresponde imponer la sanción de MULTA a GESTION DE PRODUCCION,
MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA E.I.R.L., de conformidad con lo establecido en el
artículo 120 del Decreto Legislativo Nº 1075.

Artículo 120.- Sanciones


Sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para
evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:
a) Amonestación
b) Multa.

Las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a
derechos de propiedad industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos
en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al
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equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos
brutos percibidos por la actividad infractora.

La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no


deberá ser menor que la sanción precedente.

Si el obligado no cumple en un plazo de cinco (5) días hábiles con lo ordenado en la


resolución que pone fin a la instancia o con la que se agota la vía administrativa, se le
impondrá una sanción de hasta el máximo de la multa permitida y se ordenará su cobranza
coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad nacional competente
podrá duplicar sucesiva e ilimitadamente la multa impuesta hasta que se cumpla la
resolución, sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público para
que éste inicie el proceso penal que corresponda.

Asimismo, para la determinación de la sanción, el artículo 121 del Decreto Legislativo


N° 1075, establece lo siguiente:

Artículo 121.- Determinación de la sanción


Para determinar la sanción a aplicar, la autoridad nacional competente podrá tener en
consideración, entre otros, los siguientes criterios:
a) el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;
b) la probabilidad de detección de la infracción;
c) la modalidad y el alcance del acto infractor;
d) los efectos del acto infractor;
e) la duración en el tiempo del acto infractor;
f) la reincidencia en la comisión de un acto infractor;
g) la mala fe en la comisión del acto infractor.

De ser el caso, estos criterios también podrán ser tomados en cuenta a efectos de graduar
la multa a imponer.

En el presente caso, teniendo en cuenta que la normativa anteriormente señalada y el


hecho que la infracción se configura por el uso de signos similares a las marcas registradas
base de la denuncia, esta Comisión considera que corresponde realizar el análisis de la
graduación de la multa a imponer a GESTION DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y
CONSULTORIA E.I.R.L. para lo cual debe tomarse en cuenta lo siguiente:

● La denunciada ha importado audífonos distinguidos con signos similares a las marcas


de la denunciante.

● Se ha verificado la existencia de 2 638 (dos mil seiscientos treinta y ocho) audífonos5


distinguidos con signos semejantes a las marcas registradas de la denunciante.

5 Según consta en el Acta de diligencia de inspección del 02 de octubre de 2020.


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● Considerándose como precio de venta en el mercado de los audífonos la suma de
S/ 40.006 (cuarenta soles), se establece que el valor estimado de la mercadería por
la comercialización de los citados productos asciende a S/ 105 520.00 (ciento cinco
mil quinientos veinte soles).

Cabe precisar que, si bien la denunciante refirió que productos con las marcas de su
titularidad, similares a los productos importados, tienen un precio aproximado de S/
1 099.00, de la verificación de oficio realizada en el presente procedimiento, se ha
constatar que productos con similares características a los importados por la
denunciada tienen un precio de mercado la suma de S/ 40.00, por tal razón no
corresponde considerar el precio referido por la denunciante, a efectos de graduar la
multa.

● Teniendo en cuenta que el acto infractor se consumó con la importación de los


productos objeto de la presente denuncia, la probabilidad de detección de la infracción
es baja, toda vez que dependió de la intervención de la SUNAT, quien no somete a
revisión la totalidad de las importaciones, para que luego pueda ser informado a la
titular de las marcas base de denuncia.

● La modalidad empleada para la comisión de la infracción consistió en la importación


de productos de la clase 09 de la Clasificación Internacional identificados con signos
semejantes a las marcas de la denunciante, conducta que se encuentra tipificada en
el literal d) del artículo 155 Decisión N° 486.

● Respecto al alcance o difusión del acto infractor, se advierte que los productos materia
de denuncia fueron comisados.

● No es posible determinar el perjuicio que la presente infracción pueda haber generado


en los consumidores.

● La infracción se inició al menos en el momento en que se importaron los productos


identificados con los signos infractores.

● No se ha verificado la configuración de los requisitos establecidos en el artículo 248.3


literal e) del TUO de la Ley N° 274447, a fin de considerar a la denunciada
como reincidente.

6
Dicho precio fue el que se consideró en el expediente 843811-2020, procedimiento que correspondía a
la importación de audífonos con similares características.
7 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:
(…)
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las
sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción,
observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;

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● No se ha verificado la existencia de elementos suficientes que permitan determinar
que existió mala fe por parte de la denunciada en la comisión del acto infractor.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del
Decreto Legislativo Nº 1075, y a fin de que la multa a imponer genere un efecto disuasivo
en la denunciada, la Comisión determina que el monto de esta debe quedar establecido en
24.5 (veinticuatro y media) Unidades Impositivas Tributarias.

3.4. Medidas definitivas

- Sobre el cese de los actos que constituyen la infracción; el retiro de los circuitos
comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales así como
los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
y la prohibición de importación y exportación de los productos, materiales o medios
antes referidos

En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte de la denunciada,


corresponde prohibirle el uso de los signos descrito en el numeral 3.2.2 de la presente
resolución, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente
de los elementos que se les pudiera haber adicionado, para distinguir audífonos, de la clase
09 de la Clasificación Internacional.

Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales en los
que se utilizan los signos infractores, que le correspondan, así como los materiales y medios
que sirvieron predominantemente para cometer la infracción; así como también, la
prohibición de importar o exportar tales productos.

- Sobre la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la


repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o
medios referidos anteriormente

En opinión de la Comisión, las medidas que habrán de disponerse con motivo del presente
pronunciamiento resultan suficientes para evitar la continuación o repetición de la infracción.

Respecto a la destrucción aludida, cabe precisar que ello se decidirá oportunamente


conforme a lo establecido en el artículo 63º del Decreto Legislativo Nº 807.

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;


d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que
quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

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Finalmente, esta Comisión considera pertinente disponer el comiso definitivo de los
productos incautados en el presente procedimiento.

3.5. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo Nº 1075, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1309, establece que, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida
asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra
parte o el INDECOPI.

En tal sentido, esta Comisión considera que corresponde imponer a la denunciada el pago
de las costas y costos en los cuales ha incurrido APPLE INC., en el presente procedimiento.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y


en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36; 40; 41 y 42 de la Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo
Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los
artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Declarar INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad


industrial interpuesta por APPLE INC., de Estados Unidos de América, contra GESTION
DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA E.I.R.L., de Perú, con relación a
las conductas tipificadas en los literales a) y c) del artículo 155 de la Decisión 486.

Segundo: Declarar FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad


industrial interpuesta por APPLE INC., de Estados Unidos de América, contra GESTION
DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA E.I.R.L., de Perú, con relación a
la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

Tercero: SANCIONAR a GESTION DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y


CONSULTORIA E.I.R.L., de Perú, identificada con RUC N° 20601869919, con una multa
equivalente a 24.5 (veinticuatro y media) Unidades Impositivas Tributarias, que deberá ser
cancelada dentro del término de 15 (quince) días útiles en la Tesorería del INDECOPI, bajo
apercibimiento de ser cobrada en la vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un
25% en caso de que la infractora cancele el monto de la misma con anterioridad a la
culminación del plazo indicado, en tanto no interponga recurso impugnativo contra la
presente Resolución.

Cuarto: REQUERIR a GESTION DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA


E.I.R.L., de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (Decreto
Supremo 004-2019-JUS), el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, bajo
apercibimiento de que una vez firme la presente resolución sea puesta en conocimiento de
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la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva del Indecopi, a efectos de que ejerza las funciones
que la ley le otorga.

Quinto: PROHIBIR a GESTION DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA


E.I.R.L., de Perú, el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con
otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir audífonos, de la
clase 09 de la Clasificación Internacional.

Sexto: DISPONER que GESTION DE PRODUCCION, MANTENIMIENTO Y


CONSULTORIA E.I.R.L., de Perú, asuma el pago de las costas y costos incurridos por
APPLE INC., de Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento.

Séptimo: Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del
presente procedimiento.

Con la intervención de: Ray Augusto Meloni García (Presidente de la Comisión de


Signos Distintivos) y de los miembros de Comisión: Sandra Patricia Li Carmelino,
Gisella Carla Ojeda Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

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