Invenciones Trabajo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
DERECHO
DE
LAS INVENCIONES PROPIEDAD
INDUSTRIAL
LAS INVENCIONES, PATENTES DE INVENCIÓN,

MARCO LEGAL E IMPORTANCIA.
“Año de la universalización de la salud”
TEMA: Semana 3 del syllabus: “Las invenciones”.
FACULTAD: Derecho y Ciencia Política.
CURSO: Derecho de la Propiedad Industrial.
CICLO: IX
DOCENTE: Dr. Deiver Vilcherrez Vilela.
ALUMNOS INTEGRANTES:
a. DANIEL GALLARDO FLORES
1102016046@alumnos.unp.edu.pe
b. LOURDES BARCENES RODRIGUEZ
1102016040@alumnos.unp.edu.pe
FECHA: 16 de agosto de 2020

INDICE
I. INVENCIONES 2
CONCEPTO DE INVENCIÓN 2
I.1.1. DEFINICIÓN 2
I.1.2. ETIMOLOGÍA 2
I.1.3. REQUISITOS 3
I.2. TRATADOS INTERNACIONALES 3
I.2.1. CONVENIO DE PARÍS 3
I.2.2. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES 3
I.2.3. TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR 4
I.2.4. ARREGLO DE LA HAYA 4
I.2.5. ARREGLO DE NIZA 4
I.3. PRINCIPIOS 5
I.3.1. PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL 5
I.3.2. PRINCIPIO DE TRATAMIENTO UNIONISTA 5
I.4. LEGISLACIÓN5
I.4.1. NORMALES SUPRANACIONALES 5
I.4.2. TRATADOS INTERNACIONALES PARA TODOS LOS ESTADOS
6
I.4.3. NORMAS NACIONALES 8
I.5. IMPORTANCIA 8
I.6. TIPOS 9
I.6.1. PATENTE 9
I.6.2. MODELOS DE UTILIDAD 9
I.6.3. DISEÑOS INDUSTRIALES 10
I.6.4. ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 10
I.7. PATENTES DE INVENCIÓN 11
I.7.1. DERECHO DE PATENTES 13
I.7.2. PATENTE DE PRODUCTO 15
I.7.3. PATENTE DE PROCEDIMIENTO16
I.8. MATERIALES NO PANTABLES 16
I.9. IMPORTANCIA DE LA CORRECTA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
TÉCNICO 17
I.10. NULIDAD DE PATENTA 18
JURISPRUDENCIA 20
CONCLUSIONES 31
WEBGRAFÍA 32
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos del mundo entero no han
dejado de inventar. De hecho, la mayoría de las cosas que ahora nos rodean
fueron inventadas por alguien en el pasado. Sin embargo, estamos tan
acostumbrados a utilizarlas que a menudo no las consideramos como
invenciones.
El derecho, como todos sabemos, busca regular mediante normas y otras

herramientas, las relaciones jurídicas entre las personas, sus derechos y sus
obligaciones. Por ende, por simple razonamiento, nosotros podemos afirmar
que una persona cuyo mérito ha sido inventar algo que servirá a más personas,
se vuelve merecedor de algún beneficio.
Al desarrollar o crear esa solución a algún fenómeno o necesidad humana, este

sujeto a creado una invención. La cual, como toda figura en el derecho,
necesita ser protegida.
La protección de la que hablamos es la conocida patente, la cual

desarrollaremos de la mano con la invención para entender la necesidad que
existe de proteger y atribuirle derechos al autor de dicha invención, tanto para
estar protegido en el mercado como en sus futuras relaciones contractuales.
Una patente convierte una idea en ingresos. Por eso es tan importante proteger
jurídicamente las invenciones y promover, además, cuestiones relacionadas
con la Propiedad Intelectual, pues hace que el negocio sea más fuerte y
competitivo
1
I. INVENCIONES
I.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN
I.1.1. DEFINICIÓN:
Una invención es toda solución a un problema técnico existente, es decir, es

la aplicación puesta en práctica de una idea para resolver un problema en
cualquier campo de la tecnología. Una invención puede ser un producto
(herramienta, dispositivo, aparato), un sistema, una composición o un
procedimiento. No es lo mismo que un descubrimiento, que consiste en algo
que ya existía pero que no se había descubierto.
Las invenciones se protegen a través de las patentes de invención.
Al igual que las invenciones pueden dar lugar a descubrimientos, un

descubrimiento también puede dar lugar a una invención. Por ejemplo, el
descubrimiento de Benjamin Franklin de los efectos eléctricos de los
relámpagos lo llevó a inventar el pararrayos alrededor de 1752. Esta
invención se sigue utilizando en la actualidad y ha mejorado mucho la
seguridad en los edificios durante las tormentas
Para la enciclopedia jurídica una invención es una tecnología que reúne las
condiciones de ser novedosa, susceptible de aplicación económica y ser el
resultado de una creación intelectual que permite llegar a resultados que no
estaban previamente al alcance de técnicos o profesionales con un nivel
actualizado de conocimientos dentro de la disciplina a la que corresponda tal
nueva tecnología. Puede consistir en un nuevo producto o en un nuevo
procedimiento.
Para Wikipedia, Se considera invención toda creación humana que permita

transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.
I.1.2. ETIMOLOGÍA:
La palabra "invención" viene del latín inventio y significa "acción y efecto de

venir una idea". Sus componentes léxicos son: el prefijo in- (hacia dentro),
2
ventus (venido), más el sufijo -ción (acción y efecto). Ver: prefijos, sufijos,
otras raíces latinas, inventar, inventario y también intervención.
I.1.3. REQUISITOS:
Una invención, para ser considerada como tal y poder ser objeto de una
patente, debe cumplir con tres requisitos indispensables, los cuales son:
a. Novedad: Implica que la invención no haya sido divulgada o dada a

conocer bajo ninguna forma.
b. Nivel inventivo: Implica que la invención no sea obvia ni evidente para

una persona con conocimientos de la materia.
c. Aplicación industrial: Implica que la invención debe ser susceptible de

fabricación o reproducción de forma industrial.
I.2. TRATADOS INTERNACIONALES
I.2.1. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad

industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes,
las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad,
las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones
geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo
internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores
a proteger sus obras intelectuales en otros países. Las disposiciones
fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías
principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.
I.2.2. TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES
El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) tiene por objeto

armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las
solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para
facilitar la labor a los usuarios. Con la importante salvedad de los
requisitos relativos a la fecha de presentación, el PLT establece una lista
máxima de los requisitos que podrán solicitar las oficinas de las Partes
3
Contratantes. Así pues, dichas Partes Contratantes serán libres de

establecer requisitos más flexibles desde el punto de vista de los
solicitantes y los titulares, pero no podrán crear obligaciones que
superen el máximo establecido.
I.2.3. TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR
El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) es un arreglo

particular adoptado en virtud del Convenio de Berna que trata de la
protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno
digital. Además de los derechos reconocidos en el Convenio de Berna,
se conceden determinados derechos económicos. El Tratado también se
ocupa de dos objetos de protección por derecho de autor: i) los
programas de computadora, con independencia de su modo o forma de
expresión, y ii) las compilaciones de datos u otros materiales ("bases de
datos").
I.2.4. ARREGLO DE LA HAYA RELATIVO AL REGISTRO

INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS
INDUSTRIALES
El Arreglo de La Haya rige el registro internacional de dibujos y modelos

industriales Adoptado en 1925, el Arreglo establece un sistema
internacional –el Sistema de La Haya– que permite conceder protección
a los dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un
mínimo de formalidades. El Arreglo de La Haya también simplifica la
gestión de los registros de dibujos o modelos, pues posibilita inscribir
modificaciones subsiguientes y renovar el registro internacional
realizando un único trámite.
I.2.5. ARREGLO DE NIZA RELATIVO A LA CLASIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA
EL REGISTRO DE LAS MARCAS
El Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios

para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de
servicio (la Clasificación de Niza). En los documentos y publicaciones
4
oficiales correspondientes al registro de la marca, las oficinas de marcas

de los Estados Contratantes deben indicar los números
correspondientes a las clases de la Clasificación en las cuales se
incluyan los productos y servicios que sean objeto del registro.
I.3. PRINCIPIOS
I.3.1. PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL (ART 2 CUP)
- No discriminación con extranjeros.
- No necesidad de reciprocidad.
- En relación a las leyes, no tratados internacionales o bilaterales.
- Excepción: normas de procedimiento, normas de representación

administrativa.
I.3.2. PRINCIPIO DE TRATAMIENTO UNIONISTA
- Conjunto básico de derechos de un beneficiario del convenio
a) Derecho de prioridad
b) Denegación o cancelación por restricciones en la venta
c) Plazo de gracia
d) Licencias obligatorias
- Se deja a los estados miembros en libertad para excluir algunos

sectores tecnológicos, de proteger todas las categorías de invenciones,
de regular los requisitos, el contenido y el plazo de duración de la
patente.
I.4. LEGISLACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se encuentra normada por
el Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), y sus modificatorias o sustitutorias. Su marco legal
aplicable está contenido en la siguiente normativa:
5
I.4.1. NORMAS SUPRANACIONALES
a) Decisión 486
Régimen Común de Propiedad Industrial/Comisión de la Comunidad Andina.

Publicada el 1 de diciembre de 2000. Regula el otorgamiento de marcas,
patentes y demás derechos de Propiedad Intelectual en la Comunidad.
b) Decisión 632
Aclaración del segundo párrafo del artículo 266º de la Decisión 486/Comisión

de la Comunidad Andina. Publicada el 6 de abril de 2006. Establece plazos
durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la
persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice
un producto con base en tales datos.
c) Decisión 689
Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486, para permitir el

desarrollo y profundización de los derechos de propiedad industrial a través de
la normativa interna de los países miembros/Comisión de la Comunidad
Andina. Publicada el 13 de agosto de 2008.
d) Decisión 345
Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de

Variedades Vegetales / Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 29 de
octubre de 1993.
e) Decisión 291
Régimen Común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas,

patentes, licencias y regalías/Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 5
de abril de 1991.
I.4.2. TRATADOS INTERNACIONALES PARA TODOS LOS

ESTADOS
a) Convenio de Paris
El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en

su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos
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y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los

nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la
competencia desleal.
b) Tratado de Budapest
Tratado sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de

Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes,
Adoptado en 1977. aborda un aspecto específico del procedimiento
internacional en materia de patentes: los microorganismos.
Todos los Estados que forman parte en el Tratado deben reconocer, a los fines
de los procedimientos en materia de patentes, el depósito de microorganismos
ante una autoridad internacional de depósito, con independencia de dónde se
encuentre dicha autoridad.
c) PCT
Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)/Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al
mismo tiempo mediante la presentación de la solicitud "internacional" de
patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los
Estados contratantes del PCT. Por lo general, el trámite de presentación se
cumple ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de
nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de este, ante la Oficina
Internacional de la OMPI, en Ginebra
d) Convenio UPOV
Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de la Obtenciones

Vegetales. Protege a las obtenciones vegetales, semillas para simplicar,
mediante un derecho de propiedad intelectual, así como el proporcionar y
fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con
miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad.
7
I.4.3. NORMAS NACIONALES
a) Decreto Legislativo N° 1033
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008.
b) Decreto Legislativo N°1075
Publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Regula

aspectos complementarios de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
I.5. IMPORTANCIA
El principal atributo que concede una patente, a su titular, es la “exclusividad”,

es decir, la capacidad de excluir a terceros de la explotación y beneficios de
una invención. En otras palabras, faculta a dicho titular, a ejercer el derecho de
uso o “monopolio” temporal de la invención.
No obstante, una patente representa un medio para un fin. Esto quiere decir
que un inventor, investigador, empresa, universidad u otro interesado solicitará
una patente, no por el simple hecho de obtenerla, sino porque a través de la
obtención de este título de propiedad, busca conseguir un objetivo más
avanzado.
Si bien los objetivos que se persiguen podrían variar en función a las

características y expectativas del solicitante (por ejemplo: mejorar en los
rankings universitarios, obtener reconocimiento o reputación, impedir la copia
del producto, entre otros), en su mayoría estos se relacionan con la búsqueda
de la recuperación de la inversión que se ha destinado durante la concepción y
desarrollo de la invención que se desea proteger.
Precisamente, una patente le da la oportunidad a su titular de incrementar las

posibilidades de recuperar la inversión efectuada en una invención protegida y,
en menor tiempo, al que tomaría si la invención no fuese protegida.
Otro aspecto o beneficio de gran relevancia de las patentes está en la

capacidad de ejercer efectivamente la protección y exclusividad de una
invención frente a un uso o potencial uso no autorizado de la misma. De esta
8
manera, en el Perú, el sistema de patentes le permite, al titular de este

derecho, iniciar una acción por infracción ante el Indecopi en la medida que
detecte, considere y justifique que un tercero viene explotando sin autorización
la invención protegida (ya sea comercializando, produciendo, negociando, entre
otros).
Frente a ello, el Indecopi podrá ordenar el detenimiento de la infracción e

imponer las sanciones/multas que el caso amerite, conforme a ley.
I.6. TIPOS
I.6.1. PATENTE
Es el privilegio que concede el Estado a una persona física o moral para

producir o utilizar en forma exclusiva una invención en territorio nacional. Una
Patente de Invención es un derecho exclusivo que concede el Estado al
creador de una invención, por el cual se impide a terceros no autorizados
realizar actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del
producto objeto de la patente o producto obtenido directamente por medio del
procedimiento objeto de la patente.
Este derecho es territorial, es decir que la protección sólo alcanza el territorio

del Estado que ha concedido la patente, y temporal por un período de 20 años
desde la solicitud de la patente.
I.6.2. MODELO DE UTILIDAD

Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o
herramientas que, forma, como resultado de una modificación en su
disposición, configuración, estructura o presenten una función diferente
respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.
Un modelo de utilidad es un derecho de exclusividad de uso y explotación,

durante un período de tiempo limitado, que se le da al titular de una invención
de bajo valor creativo o innovación.
Es una figura que se ha creado para poder fomentar la innovación y proteger

los derechos de los inventores de pequeñas innovaciones o mejoras a
9
productos ya creados. Sus inventores no podrían acceder a patentes por lo que

se ha buscado una forma más sencilla, fácil y limitada para protegerlos.
Debido a lo anterior, a veces de denomina a los modelos de utilidad como

“pequeñas patentes” o “patentes de corto plazo”.
I.6.3. DISEÑOS INDUSTRIALES
Hacen referencia al aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad,

puede ser tanto la forma, como el modelo o el color del artículo. Debe poder ser
reproducido por medios industriales. Su duración 5 años renovables por
periodos iguales hasta un máximo de 25 años.
La única condición en Perú para que un diseño industrial sea protegido es la

novedad, es decir que se diferencie claramente de un producto de su misma
clase o similares, no es considerado nuevo el diseño que presente diferencias
secundarias que puedan causar confusión frente a diseños anteriores. Esta
novedad se evalúa con respecto a las creaciones a nivel mundial.
Para determinar en qué clase se encuentra el diseño industrial que se pretende

proteger se debe utilizar la clasificación de Locarno, que es una información
dividida en clases de productos, para designarlas se utilizan un par de números
y éstas a su vez se dividen en subclases de productos más específicos que
utilizan la misma codificación.
a. Dibujos industriales
Es la combinación de figuras, líneas, o colores que se incorporen a un producto

industrial con fines de ornamentación y que proporcionan un aspecto peculiar y
propio
b. Modelos industriales
Toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un

producto industrial que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos
técnicos.
I.6.4. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS

INTEGRADOS
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Se entiende por Circuito integrado el Producto, en su forma final o intermedia,

de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las
interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza de
material, y que se destina a realizar una función electrónica.
Por su parte el Esquema de trazado es la disposición tridimensional, expresada

en cualquier forma, de los elementos, al menos uno de los cuales es activo, e
interconexiones de un Circuito Integrado, así como esta disposición
tridimensional preparada para un circuito integrado por fabricar.
La única condición para el registro de un Esquema de Trazado es la

originalidad, es decir que resulte del esfuerzo intelectual propio de su diseñador
y no sea corriente en el sector de la industria de los Circuitos Integrados.
I.7. PATENTES DE INVENCIÓN
En la mayor parte de las leyes de protección de las invenciones no se define

concretamente lo que es una invención. No obstante, en algunos países se
define el término invención como toda nueva solución a un problema técnico.
Puede tratarse de un problema que lleve planteándose bastantes años o de un
nuevo problema, pero la solución, para poder ser considerada una invención,
debe ser nueva.
El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza no será

generalmente suficiente para que pueda considerarse como una invención,
sino que su creación debe ser fruto de una proporción adecuada de ingenio y
creatividad e inventiva humanos. Pero las invenciones no han de ser
necesariamente complejas desde el punto de vista técnico. El simple imperdible
o alfiler de gancho fue una invención que permitió solucionar un problema
“técnico”.
Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son

el medio más generalizado que existe para proteger invenciones técnicas.
El sistema de patentes está concebido para contribuir a fomentar la innovación

y la transferencia y difusión de tecnología, en interés los inventores, los
usuarios de las invenciones y el público en general.
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Por decirlo llanamente, una vez que un Estado o una oficina regional que actúa
en nombre de varios Estados conceden una patente, su titular tiene derecho a
impedir que terceros exploten por medios comerciales la invención durante un
plazo limitado, que suele ser de 20 años. Para obtener protección, el solicitante
de la patente debe divulgar la invención, y sus derechos solo pueden hacerse
valer en el territorio en el que ha sido concedida la patente.
Al otorgar un derecho exclusive, las patentes constituyen un incentivo, en la

medida en
que ofrecen al inventor reconocimiento por su creatividad y retribución material

por su
invención comercial. Dichos incentivos impulsan la innovación, que, a su vez,

contribuye a mejorar la calidad de vida. A cambio de gozar de un derecho
exclusivo, el inventor debe divulgar debidamente al público la invención
patentada, de suerte que terceros
puedan acceder al nuevo conocimiento propiciando la aparición de nuevas

innovaciones. Así, la divulgación de la invención es una consideración esencial
en todo procedimiento de concesión de patentes. En el término “patente”
también está implícito el documento emitido por la correspondiente autoridad
gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener una patente de invención,
el inventor, o, con frecuencia, su empleador, debe presentar una solicitud ante
la oficina nacional o regional de patentes pertinente. En la solicitud, el
solicitante debe describir la invención con todo detalle y compararla con
anteriores tecnologías existentes en ese mismo campo para demostrar que es
nueva. No todas las invenciones son patentables.
Por lo general, en las leyes de patentes se exige que la invención cumpla las
siguientes condiciones, conocidas con el nombre de requisitos o condiciones
de patentabilidad:
• Materia patentable: La invención debe cumplir el requisito de lo que se

considera materia patentable conforme a la normativa del país, que varía de un
caso a otro. En muchos países no se consideran patentables las teorías
científicas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales y animales, los
12
descubrimientos de sustancias naturales, los métodos de tratamiento médico

(en oposición a los productos médicos) y toda invención cuya explotación
comercial se considere necesario impedir a los fines de proteger el orden
público, las buenas costumbres y la salud pública.
• Aplicación industrial (Utilidad): La invención debe tener utilidad práctica o ser

susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole.
• Novedad: En la invención debe observarse una nueva característica hasta el

momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como
estado de la técnica) en el campo técnico de que se trate.
• Actividad inventiva (No evidencia): En la invención debe observarse lo que se

ha venido a llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido
por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se
trate.
• Divulgación de la invención: La invención debe divulgarse de manera clara y

completa en la solicitud para que una persona versada en la materia (una
persona experta en el campo de la tecnología en cuestión). Los requisitos de
novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, por
lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. En el Convenio de París
se contempla una excepción a esa norma, a saber, el llamado derecho de
prioridad, contemplado en el Convenio de París.
I.7.1. DERECHO DE PATENTES
Esta rama del ordenamiento jurídico regula la relación que se produce entre los
inventores —individual o colectivamente organizados— y la sociedad con el
objetivo de encuadrar los intereses de ambas partes, que no son siempre
coincidentes. En efecto, los inventores o las compañías para las que investigan
desean obtener una compensación sobre sus hallazgos, que en ciertos casos
pueden tener importancia excepcional, por ejemplo, en el campo de la salud, al
proporcionar medicamentos antes desconocidos para dolorosas enfermedades.
El Estado, por su parte, tiene interés en que esos inventos se sigan produciendo,
sea con inversión privada o pública, pero la protección que otorga no debe
traspasar ciertos límites temporales para que ella no sea excesivamente
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onerosa. Estos intereses que se enfrentan o pueden entrar en conflicto son

propios de la naturaleza y características del derecho de patentes.
La función principal del derecho de patentes es impulsar el progreso técnico-

industrial, razón por la cual el Estado concede privilegios temporales a los
inventores. Esta posición difiere de aquella que encuentra la razón de ser de
esta rama del ordenamiento jurídico en garantizar la propiedad del inventor y los
derechos que de ello se derivan. Y ello se explica por el momento histórico en
que tuvieron nacimiento las primeras leyes de patentes, cuando se privilegiaba
el derecho de propiedad como consecuencia de la revolución burguesa
triunfante en la Francia de finales del siglo XVIII.
No es que ahora se desconozcan los derechos del inventor sobre su obra, sino
que esa no es la finalidad fundamental en esta rama del derecho. Hay que
puntualizar que las patentes se conceden no solo por el simple hecho de su
invención, sino por la comunicación que hace el titular de la misma a la
sociedad, pues la describe en una forma tal que otros técnicos la pueden
entender y poner en práctica. Por tanto, dicha protección se otorga no
necesariamente al primero que realizó la invención, sino al primero que la
comunica a la oficina correspondiente.
Los principios informadores del derecho de patentes para promover el progreso

de la técnica industrial son los siguientes: a) la promoción del aumento de los
conocimientos técnicos industriales en la sociedad; b) la conservación y
publicidad de los mismos, pues no es posible la existencia de esta rama si no se
ha establecido un registro o archivo donde se conservan y pueden consultarse
las descripciones que se hacen de los inventos; y c) finalmente, el estímulo para
la puesta en explotación de los inventos.
La difusión que se hace de ellos tiene por finalidad que los investigadores los
tengan en cuenta para permitirles enfrentarse a problemas no resueltos, pero
también facilitar su puesta en práctica y su explotación en beneficio de la
sociedad (Bercovitz, 1967, p. 121).
Estos principios, como veremos, que son teóricamente impecables, han recibido
con el paso de los años influencias diversas de las naciones más poderosas y
de las grandes corporaciones, que los han limitado. Así, pues, si bien su
14
formulación ha tenido idealmente una gran influencia, su aplicación no

equilibrada en el tiempo ha dado lugar a arduos debates.
Más allá de esas controversias, el derecho de patentes persigue impulsar el

progreso tecnológico dentro de un mercado en el cual sea posible la existencia
de la competencia económica. Y ello se concreta cuando el inventor entrega la
descripción de su invención a una oficina administrativa (en el Perú, el Indecopi),
con el fin de que pueda ser conocida por terceros.
A cambio de ello, el Estado le concede al titular un derecho exclusivo a explotar

esa invención y a comercializar su resultado por un plazo que suele ser de
veinte años (artículo 50 de la decisión 486) contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud. Asimismo, el Estado concede esa exclusiva porque,
luego de haber dado a conocer su invención, otros investigadores la podrán
emplear para sus tareas, ya que puede resolver un problema técnico de gran
beneficio para la comunidad y, finalmente, porque al vencerse el plazo de
exclusiva, la invención se convertirá de conocimiento general y de dominio
público. Para entender a cabalidad la importancia y finalidad del derecho de
patentes hay que recordar el papel central que en las sociedades
contemporáneas más avanzadas tienen la investigación y la tecnología, las que
solo puede llevarse exitosamente a cabo en un determinado contexto cultural,
económico y jurídico.
Debe, en primer término, existir una valoración por lo nuevo, producto del
cambio en los usos y costumbres, y desde el punto de vista jurídico, un conjunto
de normas que permitan una retribución económica adecuada a las inversiones
realizadas para hacer posible la investigación y, finalmente, un goce pacífico que
permita el uso exclusivo de los resultados de la misma.
I.7.2. PATENTE DE PRODUCTO
La patente de un producto es un conjunto de derechos exclusivos concedidos

por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptible de ser
explotado comercialmente por un período limitado de tiempo, a cambio de la
divulgación de la invención.
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La patente tiene como resultado una entidad física (un aparato) o una sustancia
(una molécula).
Por ejemplo, como patente de producto podemos señalar el aeroplano de los

hermanos Wright, la bombilla incandescente de Edison, entre otros, asimismo,
como patente de producto de una sustancia podemos mencionar la aspirina, el
prozar, etc.
I.7.3. PATENTE DE PROCEDIMIENTO
Un procedimiento se refiere a cualquier sistema de producción, de elaboración.

En este caso, la patente tiene por objeto el modo para obtener un resultado a
través de una sucesión de operaciones. Por ejemplo, se puede proteger el
procedimiento para obtener biocombustible a partir de algas marinas.
En nuestro país, una misma solicitud de patente puede versar sobre un producto
y su procedimiento de la elaboración.
Mediante esta clase de patente, también conocida en general como patente de

procedimiento simple, se concede el derecho de exclusiva sólo sobre el
procedimiento patentado, que queda así excluido del dominio público. En
consecuencia, los terceros pueden obtener un producto dotado de las mismas
características que el resultante de la aplicación del procedimiento patentado,
con tal que no se utilice dicho procedimiento.
Si se protege, además, el producto directamente obtenido por el procedimiento

patentado, se trata entonces de una patente de procedimiento semi-reforzada. Y
se considera que hay patente de procedimiento reforzada si, además, la
concesión de la patente incluye la siguiente presunción favorable a su titular:
todo producto o sustancia de las mismas características, se supone, salvo
prueba en contrario, que ha sido obtenido por el procedimiento patentado.
I.8. MATERIALES NO PATENTABLES
Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro

respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la
moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se
considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de
16
una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha

explotación.
Las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba

impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de
los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos
efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a
la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los
vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o
administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.
Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la

producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o
microbiológicos.
Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así

como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.
I.9. IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA REDACCIÓN DEL

DOCUMENTO TÉCNICO DE PATENTES
a. EL DOCUMENTO TÉNICO
El documento técnico de una solicitud de patente, ya sea relativa a patente de

invención o a patente de modelo de utilidad, constituye aquel documento en
donde un inventor o solicitante describe de manera detallada las características
técnicas de la invención que desea proteger, siguiendo una estructura
determinada.
b. VENTAJAS DE UNA ÓPTIMA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO

TÉCNICO
1. Evita que una solicitud de patente sea rechazada por el examinador de

patentes por falta de suficiencia, claridad o soporte.
2. Permite que el alcance de la protección sea el que realmente corresponde a

la invención desarrollada, de acuerdo con las características técnicas
esenciales que se aportan al estado de la técnica y que cumplan con los
requisitos de patentabilidad.
17
3. Permite superar objeciones realizadas por el examinador de patentes, sin

incurrir en ampliaciones a la divulgación de la solicitud de patente inicial.
4. Permite que terceros interesados obtengan un claro entendimiento de la

materia protegida.
c. VENTAJAS DE LA NFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DOCUMENTO

TÉCNICO
En comparación con otras fuentes de información tecnológica, los documentos

técnicos contenidos tanto, en las solicitudes de patente como en las patentes
de invención y modelos de utilidad, ya otorgadas, poseen importantes ventajas:
• Constituyen el medio de divulgación tecnológica más actualizado, con

información técnica de las diversas tecnologías.
• Describen una invención de manera clara y completa, puesto que la

protección que otorga la patente se basa en lo que está descrito en la misma.
• Contienen información técnica, real, útil y prácticas.
• Los documentos de patentes son accesibles, en su gran mayoría, de manera

gratuita en bases de datos disponibles en Internet.
• Los documentos de patentes siempre se encuentran acompañados de la

información relativa al inventor, y al solicitante o titular, lo cual es importante
desde el punto de vista comercial, ya que permite localizar suministradores de
tecnología, para posibles licencias, hacer seguimiento a competidores o
identificar mercados.
• Constituyen documentos de diferentes campos tecnológicos clasificados por

las distintas oficinas de patentes, según la Clasificación Internacional de
Patentes (CIP), lo cual facilita su búsqueda y recuperación.
• Los documentos técnicos de los diversos países mantienen una estructura

uniforme, lo que permite extraer y analizar información clasificada de manera
más sencilla.
I.10. NULIDAD DE PATENTE
18
Una patente podrá ser revocada o anulada únicamente sobre la base de las
razones que hubieran justificado el rechazo de su otorgamiento. Sin embargo,
la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías podrá anular una patente
otorgada cuando se haya incurrido en fraude, falsa representación o conducta
inequitativa."
A. REQUISITOS DE NULIDAD
La solicitud debe ser formulada por escrito ante la Dirección de Invenciones y

Nuevas Tecnologías. El escrito debe contener:
a) La identificación correcta del certificado o título materia de la nulidad y

denominación del elemento de propiedad industrial objeto de la nulidad.
b) La identificación del domicilio en el que se va a notificar al Titular;
c) el nombre y domicilio de la persona que presenta la nulidad;
d) poder que acredite la representación que se invoca;
e) los fundamentos en que se sustenta la nulidad;
f) el ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer; y
g) La indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa

correspondiente.
19
JURISPRUDENCIA
EXPEDIENTE N.º 002064-2014/DIN
RESOLUCIÓN N. ª 000051-2019/CIN-INDECOPI
Lima, 02 de abril de 2019
MODALIDAD: PATENTE DE INVENCIÓN
SOLICITANTE: ALMIRALL, S.A.
OPOSITOR: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES –

ADIFAN
SUMILLA: SOLICITUD DENEGADA – FALTA DE NIVEL INVENTIVO
1. ANTECEDENTES
Mediante expediente Nº 002064-2014/DIN, iniciado el 21 de noviembre de 2014 por

ALMIRALL, S.A. de España (en adelante, Almirall), se ha tramitado en fase nacional
PCT la solicitud de patente de invención para "NUEVA FORMA DE DOSIFICACIÓN
Y FORMULACIÓN DE ABEDITEROL", C.I.P.8 A61K 9/14; A61K 31/4706; A61K 9/00;
A61P 11/08; A61P 11/06, cuyos inventores son Sandrine ALLAIN RUIZ, Beatriz
SEOANE NUNEZ y Gonzalo DE MIQUEL SERRA; la que, de acuerdo con el
petitorio, corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2013/061181 del 30 de
mayo de 2013, que reivindica prioridades de fechas 31 de mayo de 2012 y 15 de
junio de 2012. Contra esta solicitud, formuló oposición ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES - ADIFAN de Perú (en adelante,
Adifan).
2. FUNDAMENTOS DE LAS PARTES
2.1. Argumentos de la oposición
Mediante escrito de fecha 28 de abril de 2015, Adifan formuló oposición a la presente

solicitud de registro, señalando que la invención no es patentable al estar referida a
un método terapéutico y describir usos, así como que no cumple con los requisitos
20
de claridad, novedad y nivel inventivo, contraviniendo lo establecido en la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial (en adelante, la Decisión 486).
A mayor abundamiento, indica que las reivindicaciones 24 y 25 describen métodos

terapéuticos, las reivindicaciones 26 a 28 describen usos y que las reivindicaciones 1
a 23 no son claras.
De otro lado, señala que los documentos WO 2008/095720 A1 publicado el 14 de

agosto del 2008 (en adelante, D1), WO 2010/072354 A1 publicado el 01 de julio del
2010 (en adelante, D2) y WO 2010/094484 A1 publicado el 26 de agosto del 2010
(en adelante, D3), les restan novedad y nivel inventivo a las reivindicaciones 1 a 23.
2.2. Contestación a la oposición
Mediante escrito de fecha 06 de octubre de 2015, Almirall dio respuesta a la

oposición formulada por Adifan, procediendo a presentar argumentos y un pliego
reivindicatorio modificado.
Con relación a la novedad, señala que en el documento D1 no hay una descripción

explicita de una dosis nominal de la base libre de abediterol, ni que los rangos de
valores de base libre señalados en D1 sean similares a los solicitados mediante la
reivindicación 1. En relación a D2, señala que solo existe una referencia en dicho
documento de una dosis unitaria, pero que sus ejemplos no señalan formulaciones
de polvo seco. Asimismo, con relación a D3, señala que existe solo una referencia en
dicho documento a una dosis nominal, pero que ésta no encaja dentro del rango de
la reivindicación 1.
Respecto al nivel inventivo, señala que en los documentos D1 a D3, no hay nada que
sugiera que una dosis nominal de una medida equivalente a 1,25 µg ±35% o 2,5 ± 15
µg de base libre de abediterol administrada con un inhalador Genuair sea efectiva y
que fuera a tener un efecto mejorado en la FEV1 al compararlo con dosis elevadas
de salbutamol o idacaterol.
3. ANÁLISIS DE LO ACTUADO
3.1. Normatividad aplicable
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, los Países

Miembros “(…) otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”
21
Por su parte, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que “(…) una invención se
considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado
de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una
descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes
de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se
considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente
en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de
prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de
patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en
la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo
previsto en el artículo 40.” Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante, TJCAN) se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia
interpretativa al afirmar que “Para la aplicación de este concepto es importante que el
estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones
innovadoras del invento”
El artículo 18 de la Decisión 486 establece que “(…) se considerará que una

invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Así, “(…) se puede
concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto
medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de
los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de
conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa
de dicho estado.”2, conforme a lo establecido por el TJCAN.
El artículo 19 de la Decisión 486 establece que “(…) se considerará que una

invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser
producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la
referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.”
El artículo 42 de la Decisión 486 establece que “(…) dentro del plazo de sesenta días
siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar
por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de
la invención; y que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por
una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las
oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas
nacionales.”
22
El artículo 43 de la Decisión 486 establece que “(…) si se hubiere presentado

oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de
los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o
redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima
conveniente; y que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por
una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.”
Finalmente, el artículo 45 de la Decisión 486 establece que “(…) si la oficina nacional

competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la
patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del
plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación; y que este
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días
adicionales”. Asimismo, señala que “(…) cuando la oficina nacional competente
estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá
notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el
solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional
competente denegará la patente.”
3.2. Examen de patentabilidad
Mediante proveído de fecha 15 de octubre de 2015, la Secretaría Técnica de la

Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emitiera el informe
técnico correspondiente de conformidad con las funciones conferidas por el artículo
44.3 literal b) del Decreto Legislativo N.º 1033, que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual3. Asimismo, se dejó constancia que, conforme a ley, la
valoración final de los medios probatorios presentados por las partes sería efectuada
al momento de resolver.
Mediante Examen de Patentabilidad VDG 031-2018, que corre de fojas 248 a 267 del
expediente, se analizó la patentabilidad de la materia cuya protección es solicitada,
tomándose en consideración el pliego de veintitrés (23) reivindicaciones presentado
el 06 de octubre de 2015, determinándose lo siguiente:
- Las reivindicaciones 1 a 23 definen productos, por lo que las objeciones

relacionadas a que definen métodos terapéuticos y/o describen usos no
afectan a las reivindicaciones.
23
- Las reivindicaciones 1 a 23 no cumplen con el requisito de claridad establecido

en el artículo 30 de la Decisión 486. Al respecto, se indicó lo siguiente:
 La reivindicación 1 se refiere a una composición farmacéutica en forma de

polvo seco para inhalación, caracterizada en términos de la dosis nominal
de abediterol (como base libre) proporcionada por el inhalador Genuair®
(es decir, por accionamiento).
Cabe preciar que la caracterización de una formulación farmacéutica
solamente en términos de la dosis nominal de un compuesto activo
proporcionada por accionamiento no define claramente la materia solicitada
a protección, puesto que omite a los auxiliares de formulación que
representan sus características técnicas distintivas en las cuales radicaría
el efecto técnico sorprendente de la invención. En todo caso, al omitirse la
declaración de los auxiliares de formulación, el efecto técnico causado por
la dosis es atribuible exclusivamente a la naturaleza del compuesto activo,
pero no a la de la formulación cuya protección se está solicitando. En ese
sentido, la materia solicitada a protección equivale a definir solamente las
dosis del compuesto activo. Por tanto, la reivindicación 1 no es clara.
 Las reivindicaciones 2 a 7 figuran como dependientes de la cuestionada

reivindicación 1, por lo cual tampoco son claras. Además, también se
refieren a composiciones farmacéuticas en forma de polvos secos para
inhalación caracterizadas solamente en los cuestionados términos de dosis
nominales de abediterol (como base libre) por accionamiento del inhalador
Genuair®.
Además, las reivindicaciones 2, 4 y 6 contienen los términos opcionales
“preferiblemente” y “más preferiblemente” que no limitan el ámbito más
amplio a las opciones de dosis proporcionadas después de los términos
citados.
La reivindicación 4 describe el valor de 0,71 microgramos como límite
inferior del intervalo de dosis más amplio, el cual es inferior a 0,81
microgramos (menos 35% de la dosis nominal de 1,25 microgramos de la
reivindicación 1). En ese sentido, el cuestionado valor de 0,71 microgramos
resta claridad a la reivindicación 4.
De manera similar, la reivindicación 5 describe el valor de 1,95
microgramos como límite inferior del intervalo de dosificación, el cual es
inferior a 2,13 microgramos (menos 15% de la dosis nominal de 2,5
24
microgramos de la reivindicación 1). En ese sentido, el cuestionado valor de

1,95 microgramos resta claridad a la reivindicación 5.
Asimismo, la reivindicación 6 describe intervalos de dosis inferiores a 0,81
microgramos (menos 35% de la dosis nominal de 1,25 microgramos de la
reivindicación 1), por lo cual no es clara.
Finalmente, la reivindicación 7 describe un intervalo de dosis (de 0,85 a
1,15 microgramos) que son inferiores a la dosis nominal de 1,25
microgramos de la reivindicación 1, por lo cual no es clara.
 Las reivindicaciones dependientes 8 a 23 se refieren a opciones preferidas
de las cuestionadas reivindicaciones 1 a 7, por lo cual tampoco son claras.
Asimismo, las reivindicaciones 19 a 23 contienen el término
“aproximadamente”, el cual hace impreciso a los valores a los cuales
preceden, el término en cuestión resta claridad a las reivindicaciones
citadas.
 Con relación a la oposición formulada contra la claridad, la opositora
considera que las composiciones farmacéuticas de la solicitud están
descritas en función de la dosis obtenida luego de la inhalación, la cual no
constituye una característica técnica de la formulación.
En ese aspecto, cabe señalar que, si bien la dosis nominal proporcionada
es una característica técnica válida para definir una formulación, dicha
característica por sí sola no define claramente a la formulación que se
pretende proteger, en virtud de lo expuesto en el presente examen. Por
tanto, la objeción formulada por la opositora contra la claridad afecta las
reivindicaciones 1 a 23.
- Sin perjuicio de lo anterior, se adelantó opinión sobre el cumplimiento del
requisito de novedad establecido por el artículo 16 de la Decisión 486:
 Si en la formulación en forma de polvo seco para inhalación de la presente
solicitud, la sal de abediterol es napadisilato, y el excipiente inerte
farmacéuticamente aceptable es lactosa, se obtiene las composiciones
reveladas en los ejemplos de formulación 1 a 5 revelados en D1.
 La composición farmacéutica de la presente solicitud es una formulación de
polvo seco para inhalación, por lo que en este aspecto difiere de las
formulaciones para nebulización reveladas en los ejemplos de formulación
1 y 2 de D2, y las formulaciones en aerosol (que comprenden propelente)
para inhaladores de dosis medida (MDI) reveladas en los ejemplos de
formulación 3 y 4 de D2.
25
 La formulación en forma de polvo seco para inhalación comprende

abediterol o una sal de este, por lo que de acuerdo con la presente solicitud
no se encuentra anticipada por D3, puesto que D3 no revela ninguna
realización preferida de formulación con abediterol.
 Por lo tanto, en el supuesto que las reivindicaciones 1 a 23 hubiesen sido
claras, no cumplirían con el requisito de novedad establecido en el artículo
16 de la Decisión 486, toda vez que el documento D1 citado por la
opositora afecta la novedad.
- Asimismo, se adelantó opinión sobre el cumplimiento del requisito de nivel
inventivo establecido por el artículo 18 de la Decisión 486:
 En vista que la formulación en polvo seco para inhalación de abediterol
de la presente solicitud no es novedosa, no existe ninguna
característica técnica distintiva en la cual radique efecto técnico
sorprendente, mejorado o inesperado.
Por otra parte, cabe precisar que los documentos D1, D2 y D3 enseñan
la formulación de abediterol y sus sales (heminapadisilato,
mononapadisilato, mesilato) como composiciones en polvo seco para
inhalación, utilizando preferentemente lactosa como portador, y más
preferentemente alfa–lactosa monohidrato cristalino según D1 y D3.
Además, enseñan que la formulación en polvo seco para inhalación
puede ser acondicionada en dispositivos como Genuair® (también
conocido como Novolizer SD2FL). Asimismo, D1 enseña que el rango
de dosis efectiva se encuentra entre 1 µg y 2000 µg por día, mientras
D3 enseña que la dosis nominal medida por inhalación es menor que 5
µg, por ejemplo, menor que 3 µg e incluso menor de 1 µg.
En todo caso, cabe precisar que la broncodilatación sostenida en
pacientes con asma es un efecto directamente atribuible al compuesto
activo abediterol, pero no a la formulación en polvo seco para
inhalación, independientemente de la dosis proporcionada por el
inhalador Genuair®.
 Por todo lo expuesto, la composición farmacéutica en forma de polvo
seco para inhalación que comprende abediterol o una sal
farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con la presente
solicitud, se deriva de manera obvia a partir de las enseñanzas de cada
uno de los antecedentes D1, D2 y D3
 Por lo tanto, en el supuesto que las reivindicaciones 1 a 23 fuesen
claras, no cumplirían con el requisito de nivel inventivo establecido en el
26
artículo 18 de la Decisión 486, toda vez que los documentos D1, D2 y

D3 citados por la opositora afectan el nivel inventivo.
Mediante proveído de fecha 10 de octubre de 2018, se notificó a Almirall el Examen de

Patentabilidad mencionado para que procediera a formular los descargos que
estimase pertinentes, ello en arreglo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión
486, sobre notificación de exámenes, en mérito de lo cual presentó un escrito con
fecha 13 de febrero de 2019, adjuntando argumentos, así como un nuevo pliego de
veintiocho (28) reivindicaciones, lo cual ha sido materia de análisis en la fecha,
determinándose lo siguiente:
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 definen productos, por lo que las

objeciones relacionadas a que definen métodos terapéuticos y/o describen
usos no afectan a las reivindicaciones.
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 cumplen con el requisito de claridad
establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. Al respecto, se observa que la
opositora considera que las composiciones farmacéuticas de la solicitud están
descritas en función de la dosis obtenida luego de la inhalación, y que ello no
constituye una característica técnica de la formulación. En ese aspecto, cabe
señalar que la composición farmacéutica en forma de polvo seco para
inhalación de la presente solicitud no está definida solamente por la dosis
nominal de abediterol proporcionada, sino también por la razón en peso de
abediterol a excipiente inerte, en virtud de las modificaciones realizadas en la
nueva reivindicación 1. En consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1 a 28
son claras, concisas y se encuentran sustentadas en la descripción. Por tanto,
la objeción formulada por la opositora Adifan contra la claridad no afecta a las
nuevas reivindicaciones.
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 cumplen con el requisito de novedad
establecido en el artículo 16 de la Decisión 486. Al respecto, cabe reiterar que
la dosis de abediterol proporcionada por cada accionamiento del inhalador
Genuair® no será tomada en cuenta como una característica de la formulación
para efectos del presente análisis, en virtud de lo adelantado en el examen de
patentabilidad VDG 031–2018. Dicho ello, se debe señalar lo siguiente:
 La composición farmacéutica en forma de polvo seco para inhalación de
la presente solicitud se caracteriza porque la razón en peso de
abediterol a excipiente inerte es de 1:1000 a 1:40000, por lo que en ese
aspecto difiere de las composiciones reveladas en los ejemplos de
formulación 1 a 5 del documento D1 en las cuales la razón en peso de
27
abediterol a excipiente inerte (lactosa) es de 1:125 (ejemplo de

formulación 1) y 1:200 (ejemplos de formulación 2 a 5). Asimismo, la
composición farmacéutica en forma de polvo seco para inhalación que
comprende abediterol o una sal del mismo de acuerdo con la presente
solicitud no se encuentra anticipado por los antecedentes D2 y D3 en
virtud de lo adelantado en el examen de patentabilidad VDG 031–2018.
 Por tanto, la objeción formulada por la opositora Adifan contra la
novedad no afecta a las nuevas reivindicaciones.
- Las nuevas reivindicaciones 1 a 28 no cumplen con el requisito de nivel
inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 en virtud de lo
siguiente:
 El documento D1 revela formulaciones en polvo seco para inhalación
que comprenden una sal (napadisilato) de abediterol y un excipiente
inerte, al igual que la presente solicitud. La característica distintiva de
las formulaciones de la presente solicitud respecto a las formulaciones
de D1 radica en la relación ponderal entre abediterol y excipiente inerte,
que en la presente solicitud es de 1:1000 a 1:40000. Sin embargo, a la
luz de lo revelado en la descripción, no es posible determinar el efecto
técnico atribuible a la relación ponderal entre abediterol y excipiente
inerte en la presente solicitud.
En ese sentido, el problema a resolver en vista de D1 (antecedente más
cercano) consiste en proveer formulaciones alternativas en polvo seco
para inhalación comprendiendo abediterol o una sal del mismo, útiles en
el tratamiento de enfermedades respiratorias.
El segundo párrafo de la página 18 de la descripción revela que la
razón en peso entre las partículas de lactosa y abediterol dependerá del
dispositivo inhalador utilizado. En ese sentido, la determinación de la
relación ponderal entre las partículas de excipiente inerte y abediterol
no implica despliegue de actividad inventiva, puesto que representa una
actividad rutinaria que forma parte de las habilidades de un
normalmente versado en el campo galénico.
Por otra parte, los efectos broncodilatadores superiores a los
producidos por salbutamol con la administración de 1,25 µg y 2,5 µg de
abediterol, y al producido por 150 µg de indacaterol con la
administración de 2,5 µg de abediterol, son directamente atribuibles al
compuesto activo abediterol, pero no a sus formulaciones en polvo seco
para inhalación, independientemente de las dosis del compuesto activo
28
proporcionadas por el inhalador Genuair®, tal como se adelantó en el

examen de patentabilidad VDG 031–2018.
 En respuesta a la oposición formulada contra la presente solicitud,
Almirall argumentó que la identificación de la dosis más efectiva de un
medicamento inhalado es una tarea compleja, sin embargo, el
descubrimiento del efecto broncodilatador atribuible a dichas dosis de
abediterol no implica que dicho efecto sea producto de la actividad
innovadora humana, sino que resulta por ensayo y error de un
compuesto ya conocido.
En este aspecto, en el examen de patentabilidad VDG 031–2018 se
adelantó que D1 enseñaba que el rango de dosis efectiva de abediterol
se encontraba entre 1 µg y 2000 µg por día, mientras D3 enseña que la
dosis nominal medida por inhalación es menor que 5 µg, por ejemplo,
menor que 3 µg e incluso menor que 1 µg. También se adelantó que
D1, D2 y D3 enseñaban que las formulaciones en polvo seco para
inhalación podían ser acondicionadas en dispositivos como Genuair®
(también conocido como Novolizer SD2FL), y que las composiciones en
polvo seco para inhalación utilizaban preferentemente lactosa como
portador.
 Por lo expuesto, se estima que la composición farmacéutica en polvo
seco para inhalación de la presente solicitud, en la cual la razón en
peso de abediterol a excipiente inerte es de 1:1000 a 1:40000, carece
de efecto técnico sorprendente, mejorado o inesperado; por lo cual
resulta una alternativa arbitraria que se deriva de las enseñanzas de
D1, solo o en combinación con D2 o D3.
 Por lo antes expuesto, los antecedentes D1, D2 y D3 citados por la
opositora afectan el nivel inventivo de las nuevas reivindicaciones 1 a
28, en virtud de lo expuesto en el presente análisis y lo adelantado en el
examen de patentabilidad VDG 031–2018.
Por lo indicado precedentemente, y conforme a lo establecido en el artículo 48 de la

Decisión 486, se pasó el expediente a resolver, de acuerdo con el Acta del 29 de
marzo de 2019.
3.3. Conclusión del análisis
Atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486,

se determina que las reivindicaciones 1 a 28 no cumple con el requisito de nivel
29
inventivo, establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, motivo por el cual no

procede acceder a la protección legal de lo solicitado.
Asimismo, corresponde declarar infundados los argumentos de la oposición formulada

por Adifan relacionados a que la invención constituye un método terapéutico y/o
describe usos, así como los relacionados a que la invención no es clara y que carece
de novedad; sin embargo, corresponde declarar fundado el argumento de la oposición
relacionado a que la invención carece de nivel inventivo.
La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes

mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 42.2 literal b)
y 42.3 literal b) del Decreto Legislativo N.º 1033, Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI)
4. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
PRIMERO: Declarar INFUNDADOS los argumentos de la oposición formulada por

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES relacionados a que
la invención constituye un método terapéutico y/o describe usos, así como que la
invención no es clara y carece de novedad
SEGUNDO: Declarar FUNDADO el argumento de la oposición formulada por

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES relacionado a que
la invención carece de nivel inventivo.
TERCERO: Por las razones expuestas, DENEGAR lo solicitado por ALMIRALL, S.A.
de España
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Manuel Javier Castro

Calderón, Patricia Aparicio Zúñiga, Melisa Guevara Paredes y Alessandra
Silvana Quiñonez Zumaeta.
30
CONCLUSIONES
a. La patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país.

Que da a su titular el derecho de explotar e impedir temporalmente a otros la
fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida.
b. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención.

Es decir, una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre un
producto o un proceso que, por lo general, ofrece una nueva manera de
hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Para obtener una
patente, hay que presentar una solicitud en la que se divulgue públicamente
información técnica acerca de la invención.
c. El titular de una patente tiene derecho a decidir quién puede utilizar la

invención patentada durante el período de protección. Dicho de otro modo, la
protección por patente significa que una invención no se puede producir,
usar ni distribuir con fines comerciales, ni tampoco vender, sin que medie el
consentimiento del titular de la patente.
d. La finalidad del sistema de patentes es la protección de la propiedad

intelectual del inventor, cuyo fin será la posibilidad de explotación económica
del invento. Cabe aclarar que esta explotación se encuentra limitada tanto
en el tiempo como en el espacio, es decir que la duración no es vitalicia sino
acotada y solo podrá aplicarse dentro del territorio
31
WEBGRAFÍA
 “INDECOPI”- Visualizado de la siguiente URL:

https://www.indecopi.gob.pe/indecopi
 “PATENTES DE INVENCION”- INDECOPI. Visualizado de la siguiente URL:
https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/5918/2.%20Patentes
%20de%20invenci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 “GUIA PARA LA REDACCION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE
PATENTES”. Visualizado de la siguiente URL:
https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/6473/guia%20para
%20la%20redaccion%20de%20documentos%20tecnicos%20de
%20patentes2.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 “PREGUNTAS FRECUENTES: PATENTES”- OMPI. Visualizado de la siguiente
URL: https://www.wipo.int/patents/es/faq_patents.html
 “PREGUNTAS FRECUENTES: PATENTES”- INDECOPI. Visualizado de la
siguiente URL: https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-
tecnologias/preguntas-frecuentes1
 “LEGISLACIÓN”- INDECOPI. Visualizado de la siguiente URL:
https://www.indecopi.gob.pe/web/invenciones-y-nuevas-tecnologias/legislacion
 “REDACCIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE UNA PATENTE”. Visualizado
de la siguiente URL:
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/204647/03.-
Jueves_Inventor_27-08-2015.pdf/8744f092-2c6c-48b2-90c5-e8f51f6d2814
 “LA INNOVACIÓN Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL”- OMPI. Visualizado de
la siguiente URL: https://www.wipo.int/ip-
outreach/es/ipday/2017/innovation_and_intellectual_property.html
 PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DE PATENTES EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES”. Visualizado de la siguiente
URL:https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Mo
dulos/Mod8Epo_02.pdf
 “PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Visualizado de la
siguiente URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

LAS INVENCIONES, PATENTES DE INVENCIÓN,

TEMA: Semana 3 del syllabus: “Las invenciones”.

FACULTAD: Derecho y Ciencia Política.

CURSO: Derecho de la Propiedad Industrial.

DOCENTE: Dr. Deiver Vilcherrez Vilela.

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FECHA: 16 de agosto de 2020

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