PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS / CANCELACIÓN POR NO USO / USO

DE LA MARCA – La carga de la prueba le corresponde al titular del registro /

CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – Procedencia respecto
de la marca figurativa registrada por Procaps S.A. en la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza

[L]a Sala encuentra acertado el análisis que hizo la demandada en el sentido de

ordenar cancelar parcialmente el registro marcario para todos aquellos productos
para los cuales no se demostró uso efectivo y no son similares a aquellos para los
cuales el registro se mantuvo incólume, con el fin de evitar que, de ejercerse el
derecho de preferencia por quien solicitó la cancelación, se genere riesgo de
confusión o asociación para el público consumidor. Para la Sala es claro que la
demandada realizó el análisis de identidad o similitud de los productos, de
acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
por lo que resulta ajustado a derecho que al demostrar el uso efectivo de la marca
figurativa para gomas de gelatina o dulces de goma, la cobertura quedara limitada
para amparar exclusivamente “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos
de confitería” comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza, para evitar cualquier riesgo de confusión o asociación en el público
consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA
COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE
2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00555-00

Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: Reiteración de Jurisprudencia - Cancelación por no uso de

registro marcario / Uso real y efectivo de la marca – Uso de marcas
figurativas en conjunto con otros signos no diluye su capacidad distintiva.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Trolli Ibérica S.A y Mederer
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 2

GMBH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin que se

declare la nulidad de las resoluciones núms. 7502 de 24 febrero de 2009, 18119
de 20 de abril de 2009 y 38568 de 30 de julio de 2009.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)

Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, en adelante las demandantes, por

intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 1 del Decreto 01 de 2 de
enero de 19842, presentaron demanda 3 contra la Superintendencia de Industria y
Comercio, en adelante la demandada, con el fin que se declare la nulidad de: i)
las resoluciones núms. 7502 de 24 febrero de 2009, “Por la cual se decide la
cancelación por no uso del registro de una marca” y 18119 de 20 de abril de 2009,
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la
División de Signos Distintivos; y, ii) la Resolución núm. 38568 de 30 de julio de
2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de
Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no
uso de la marca FIGURATIVA con número de registro 281116, para identificar
productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación
Internacional de Niza, pero se ordenó su cancelación parcial.

2. Las demandantes, solicitaron, a título de restablecimiento de derecho, que

se ordene a la demandada cancelar por no uso el registro de la marca en
mención.

1 “[…] Artículo
85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se
le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá
quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó
indebidamente […]”.
2
“Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
3
Cfr. Folios 50 a 62
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 3

Pretensiones

3. Las demandantes solicitaron que se les reconozcan las siguientes

pretensiones4:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 7502 de 24

febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el
expediente administrativo Nº 03-075033, mediante la cual niega la
cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº
281116, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la
clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los
siguientes productos “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de
confitería”.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 18119 de fecha 20

de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos,
mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7502 de
24 febrero de 2009.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 38568 de 30

de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7502.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título

de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso
del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº
281116.

QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en

la Gaceta de propiedad industrial […]”.

Presupuestos fácticos

4. Las demandantes indicaron, en síntesis, los siguientes hechos 5 para

fundamentar sus pretensiones:

4.1. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH solicitaron la cancelación por no uso del
certificado de registro núm. 281116, correspondiente a una marca FIGURATIVA
registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Procaps S.A.

4
Cfr. Folios 51 y 52
5
Cfr. Folios 52 y 53
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 4

4.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 2009,
negó la cancelación total solicitada, pero ordenó su cancelación parcial quedando
exclusivamente para identificar “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de
productos de confitería, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza […]”6.

4.3. Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH interpusieron recurso de reposición y, en

subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 7502 de 24
febrero de 2009.

4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18119 de 20 de abril de 2009,
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm.
7502 de 24 febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación.

4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm.
38568 de 30 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de
confirmar la Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 2009.

Norma violada

5. Las demandantes, adujeron la violación del artículo 165 7 de la Decisión 486

de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante
Decisión 486.

Concepto de la violación

6
Ibidem
7
“[…] Artículo  165.-  La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un
registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de
oposición interpuesto con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de
transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el
procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no
se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza
mayor o caso fortuito […]”.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 5

6. Las demandantes, en síntesis, expusieron los cargos de violación así:

6.1. Señalaron que “[…] el uso no se probó respecto de la marca en la forma

como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se
aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que
contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparecen las palabras NEON
SQUIGGLES, acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado
número 281116 […]” 8.

6.2. Indicaron que “[…] dentro del expediente no aparecen pruebas ni de

facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo NEON
SQUIGGLES, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni
aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las
condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia
probatoria. En estas condiciones, resulta que no se probó el uso en las
condiciones exigidas por la legislación comunitaria andina […]” 9.

6.3. Agregaron que “[…] se desprende que es un elemento esencial de la marca

el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa; ésta no
es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca
FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por
tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el
uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso
de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en
este caso en ninguna parte se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud
de cancelación […]”10.

Contestación de la demanda

7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial 11, contestó la

demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por las demandantes en los
términos descritos a continuación.

8
Cfr. Folio 55
9
Ibidem
10
Cfr. Folio 58
11
Cfr. Folios 126 a 129
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 6

7.1. Afirmó que los actos demandados fueron expedidos con sujeción a la
normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.

7.2. Señaló que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116
es utilizada por su titular y personas autorizadas por este, en el territorio
colombiano […]. En el acervo probatorio que reposa en el expediente 03 - 07502
de la Superintendencia de Industria y Comercio se haya una autorización
otorgada por PROCAPS S.A., en calidad de titular de la marca figurativa con
certificado de registro No 281116, a ALINOVA S.A., para que realice todo tipo de
actividad relacionada con el uso y explotación del mencionado signo. […] Así
mismo, es de señalar que tanto la sociedad PROCAPS S.A., como ALINOVA
S.A., se encuentran domiciliadas en el territorio nacional donde llevan a cabo su
actividad comercial, en particular sobre el producto que se identifica con la marca
figurativa objeto de Litis, razón por la cual se tiene, que se encuentra cumplido el
primer requisito para que una marca se entienda utilizada y no proceda su
cancelación […]”12.

7.3. Sostuvo que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116
es utilizada en el mercado de la forma en que se encuentra registrada ante esta
Oficina. En el caso concreto, el uso simultáneo de la marca figurativa con
certificado de registro No 281116 y los signos TROLLI y NEON SQUIGGLES, no
afecta su individualidad y no conforman juntos un nuevo y distinto signo […]. En
las facturas que se allegan como prueba, la Superintendencia observó que en
ellas se encuentra la referencia a diferentes bienes identificados por la marca
TROLLI, acompañada en cada caso con una expresión adicional que ayuda a
diferenciarla en el mercado, en el caso concreto dicha expresión es NEON
SQUIGGLES, la cual, siempre va acompañada de la marca figurativa consistente
en tres lombrices. La marca TROLLI identifica la procedencia empresarial de los
productos, y la marca figurativa indica, por su parte, al consumidor una línea
especial de dichos productos que consiste en gomas con formas de lombrices
[…]”13.

7.4. Manifestó que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116
es utilizada en el mercado para distinguir productos para los cuales está
registrada. El titular de la marca figurativa cuya cancelación se solicitó por parte

12
Cfr. Folio 120
13
Cfr. Folios 120 y 121
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 7

del demandante, probó debidamente el uso de la misma para distinguir productos

como gomas, más no para otros productos comprendidos en la clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza, como lo son el chocolate, café, harinas,
productos a base de soya, entre otros […]” 14.

7.5. Afirmó que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116 es
utilizada en productos que han sido puestos en el mercado en la cantidad y modo
que normalmente corresponde […]. Para determinar cuantitativamente este
requisito, esta Superintendencia tuvo en cuenta el tipo de producto, el valor
unitario de éste, el consumidor habitual y el tamaño de la empresa titular de la
marca […]. Estableciendo que al ser las gomas de gelatina un producto de
confitería, que en el mercado existen gran cantidad de competidores y que este
no es un bien considerado como de primera necesidad, las cifras de ventas que
se evidencian de las facturas aportadas como pruebas y que comprenden el
período entre 2005 y 2008, indican que el producto se ofrece en el mercado de
manera significativa […]” 15.

7.6. Indicó que “[…] La marca figurativa con certificado de registro No 281116 ha
sido utilizada en un período inferior a tres años antes de la solicitud de
cancelación […]. Las Resoluciones acusadas se motivaron, entre otras, en las
siguientes pruebas allegadas por PROCAPS S.A., las cuales reposan en el
expediente 03 - 75033 y en las que claramente se evidencia el uso de la marca
en el trascurso de tres años anteriores a la solicitud de cancelación: 3.5.1.
Declaración juramentada, rendida por la señora Claudia Piedad Casteblanco, en
la que afirma conocer los productos identificados con marca figurativa consistente
en tres lombrices desde hace más de tres años. 3.5.2. Facturas correspondientes
a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. expedidas por ALINOVA S.A. (sociedad
autorizada por PROCAPS S.A.) y que cuentan con toda la información referente
al producto adquirido como la cantidad, valor por unidad y la forma de
identificarlo, la cual, para el caso concreto corresponde a la denominación NEON
SQUIGGLES, que en los empaques va acompañada de la marca figurativa con
certificado de registro No. 281116. […]”16.

7.7. Señaló que “[…] Considerando que la solicitud de cancelación se presentó

por el apoderado de las demandantes mediante escrito fechado el 4 de abril de
14
Cfr. Folios 121 y 122
15
Cfr. Folios 122 y 123
16
Cfr. Folio 124
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 8

2008, las señaladas pruebas resultan para esta Entidad plenamente pertinentes y
eficaces en tanto llevan al convencimiento de que la señalada marca fue utilizada
durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la
acción de cancelación […]”17.

8. Procaps S.A., tercero con interés directo en los resultados del proceso, en
adelante el tercero con interés, intervino en los siguientes términos:

8.1. Sostuvo que la acción interpuesta resulta improcedente y que, no obstante lo

anterior, los actos administrativos demandados se profirieron en estricto
cumplimiento de las normas vigentes. 18

8.2. Afirmó que Procaps S.A. “[…] demostró el uso de la gráfica que fue
registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, la cual corresponde
exactamente al certificado de registro 281116, útil para identificar productos de la
clase 30 internacional, específicamente los relativos a confitería […]”19.

8.3. Adujo que con cada pieza que compone el acervo probatorio del expediente
administrativo se acreditó el uso de la marca figurativa en cuestión para identificar
golosinas en el mercado colombiano dentro del período relevante y que, por esta
razón, se restringió la cobertura de la marca exclusivamente para tales
productos.20

Interpretación Prejudicial

9. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 23 de octubre de 2014 21,

ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la
Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina envió a esta Corporación, la

interpretación prejudicial 450-IP-2015 de 5 de abril de 2017 22, en adelante la
Interpretación Prejudicial, en la que consideró que debían interpretarse los

17
Ibidem
18
Cfr. Folios 132 y 133
19
Cfr. Folio 137
20
Cfr. Folio 139
21
Cfr. Folio 188
22
Cfr. Folios 223 a 236
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 9

artículos 165, 16623 y 11724 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios
establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Consejero

Sustanciador, mediante auto de 23 de julio de 2018 25, reanudó el trámite procesal
y corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran
sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar,
en el mismo término, el traslado especial. Vencido el plazo, las partes y el tercero
con interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en
la demanda y la contestación de demanda.

12. El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto de 29 de agosto de

201826, en el que consideró que “[…] la marca figurativa ha sido usada
íntegramente, sin variaciones en la forma, solo ha tenido modificaciones en
cuanto a que se han agregado –como lo expresa la Superintendencia de Industria
y Comercio- elementos denominativos que explican el contenido del empaque en
el cual se encuentra plasmada la marca; de modo tal que en concepto de esta
Delegada, no se está usando la marca figurativa de forma diferente a la cual fue
registrada y no se está alterando tampoco su carácter distintivo […]”. Señaló que
las facturas de venta demostraron el uso efectivo de la marca y que la
cancelación parcial restringiendo la cobertura para dulces, gomas, bombones y
todo tipo de productos de confitería fue ajustada a la ley.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

23
“[…] Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios
que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados
desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca
en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación […]”.
24
“[…] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso
de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de
auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas
con la marca, entre otros […]”.
25 Cfr. Folios 241 y 242

26
Cfr. Folios 269 a 276; recibido en Secretaría del Consejo de Estado el 29 de agosto de 2018.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 10

13. Visto el artículo 128 numeral 7.º 27 del Decreto 01 de 1984, sobre la
competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos
del artículo 30828 de la Ley 1437 de 18 enero de 2011 29, sobre el régimen de
transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y, del artículo 1.º 30 del Acuerdo núm. 55 de 5 de
agosto de 200331, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:

i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa
Comunitaria que regula el registro de propiedad industrial; iv) los principios y
características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vi) la Interpretación Prejudicial 450-
IP-2015 de 5 de abril de 2017 y, vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal

de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso
sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes:

16.1. La Resolución núm. 7502 de 24 febrero de 2009 32, mediante la cual la

Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó la
cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro
281116 para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza, de propiedad de Procaps S.A., pero ordenó la cancelación
parcial del mencionado registro.
27
“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
[…] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
28
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia.  El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”
29
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
30
Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados
expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso.
31
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
32
Cfr. Folios 66 a 77
Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 11

16.1.1. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente:

(i) En cuanto al uso real del signo frente a la marca registrada:

“[…]

En las facturas antes relacionadas, se puede observar que, en la casilla

relativa a los productos adquiridos, se encuentra la referencia a diferentes
bienes identificados por la marca TROLLI, cada uno acompañado de una
expresión adicional que es la que ayuda a diferenciarlos en el mercado.

Para el efecto recordemos que el apoderado de la sociedad titular en su

respuesta aclaró, que las facturas se identifican por la expresión que
acompaña a las gráficas, en este caso, por la expresión NEON
SQUIGGLES, la cual es usada de manera simultánea con la marca
figurativa y la marca TROLLI para identificar estos productos […].

Así, la forma como son referenciados los productos en las facturas

coincide con la forma como estos son comercializados, puesto que en
los empaques, la gráfica va acompañada de la expresión TROLLI y
NEON SQUIGGLES como parte integrante de un todo […].

Aceptamos que diferentes marcas pueden ser utilizadas al mismo

tiempo siempre y cuando, cada una de ellas conserve la distintividad
que la caracteriza y así lo perciba el consumidor. Así que de acuerdo a
lo expuesto sobre uso simultáneo de marcas, aceptamos que la marca
figurativa es usada en el mercado, aun cuando se use conjuntamente
con la marca TROLLI, ya que cada una de las marcas tiene una posición
importante, conservan una distancia suficiente para entender que son dos
marcas diferentes y cada una es igualmente distintiva e individualizadora de
los productos que identifica […].

Por lo tanto, entendemos que en el presente caso existe un uso

simultáneo valido de marcas, que tendremos en cuenta al momento de
analizar las pruebas aportadas.

[…]”. (Destacado de la Sala)

(ii) Frente a la cantidad, modo y modalidades del uso probado:

“[…]

se aprecia que el producto que se comercializa es una goma de gelatina

[…]; la modalidad en que se efectuó la comercialización fue mediante la
expedición de facturas por la sociedad ALINOVA S.A. por concepto de
venta de los productos NEON SQUIGGLES otorgados a nombre de
sociedades como Carulla, Éxito entre otras, así como personas naturales
[…]; se pudo observar que, en el período comprendido entre el 4 de abril
de 2005 y el 4 de abril de 2008, las ventas de los productos
identificados con la marca figurativa ascienden a $359.442.538, de los
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 12

cuales $75.630.618, corresponden al 2005, $135.391.979, corresponden

al 2006, $118.336.456 corresponden al 2007 y $30.083.485
corresponden al 2008.

De lo anterior inferimos que en relación con el valor unitario de cada

producto y las ventas realizadas en el período relevante, debieron ser
muchas unidades de productos las que se comercializaron. El valor en
ventas es cuantioso y seguramente debe corresponder a un porcentaje
importante del mercado relevante. Por lo tanto, esta División considera
que existe uso de la marca figurativa en el modo y cantidades suficientes, en
razón a la naturaleza y finalidad del producto […].

LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS CONCLUYE:

1. La marca figurativa con registro número 281116, se usa

simultáneamente con la marca TROLLI y con la frase explicativa
NEON SQUIGGLES.
2. El uso simultáneo no le ha restado distintividad a la marca
figurativa, por el contrario, es un uso válido, sobre todo al estar en
presencia de una marca figurativa.
3. El titular actual de la marca figurativa, correspondiente al registro
número 281116, es la sociedad PROCAPS S.A., sin embargo, el uso
lo hace por medio de un tercero autorizado, a saber, la sociedad
ALINOVA S.A.
4. El producto comercializado e identificado con la marca es un
producto comestible, específicamente gomas.
5. La cantidad en que se comercializó el producto asciende a
$359.442.538.
6. Una vez analizado el producto, se encuentra que la cantidad de
ventas está acorde con su naturaleza y las modalidades bajo las
cuales se efectúa la comercialización.
7. No consta uso alguno de la marca para los demás productos
incluidos en el registro No. 281116 diferentes a gomas; por lo que
se requiere estudiar la procedencia y alcance de la cancelación
parcial del registro.

[…]”. (Destacado de la Sala)

(iii) En relación con la cancelación parcial mantuvo el registro para productos

específicos y ordenó la exclusión de los demás según se describe a continuación:

“[…]

la primera conclusión es que el uso efectuado para las gomas hace que
el registro deba permanecer incólume para dulces, goma, bombones y
todo tipo de productos de confitería ya que hay relación de género a
especie, coincidiendo con su naturaleza y finalidad […].

Por el contrario el “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya
sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya,
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 13

miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza;

vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos,
especias, hielo, alimentos enriquecidos” aunque también se trata de
alimentos […] no tienen una relación competitiva suficiente que les
permita permanecer en el registro, debiendo ser excluidos al no
haberse probado su uso.

[…]” (Destacado de la Sala)

16.1.2. La parte resolutiva señaló:

“[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la cancelación total por no uso del certificado

de registro número 281116, correspondiente a la marca FIGURATIVA,
registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A. para distinguir
productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de
Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Cancelar parcialmente el registro de la marca

figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos;
“chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café,
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados
comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza,
levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con
excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos
enriquecidos”.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior limitación, el

certificado número 281116, correspondiente a la marca figurativa,
distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de
confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación
Internacional de Niza.

[…]”. (Destacado de la Sala)

16.2. La Resolución núm. 18119 de 20 de abril de 2009 33, mediante la cual la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de
reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7502 de 24 febrero de
2009 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los
argumentos expuestos precisando:

“[…]

Como se explicó en la resolución recurrida, en las pruebas referentes al

modo en que la marca es utilizada en el comercio, como son las etiquetas
de los productos y algunas piezas publicitarias, se aprecia que existe un
33
Cfr. Folios 78 a 84
Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 14

uso simultáneo de las marcas TROLLI, NEON SQUIGGLES y la marca

figurativa objeto de la acción de cancelación […].

Así, la marca TROLLI sirve para designar una línea general de productos de
la sociedad titular, consistente en gomitas de dulce (“GUMMI CANDY”); el
signo NEON SQUIGGLES acompaña a la marca figurativa de tal forma que
el consumidor pueda solicitarla en el comercio de alguna manera, y a su
vez, esta marca figurativa designa un tipo de producto específico
dentro de la línea de gomas, como son las gomas en forma de lombriz.

La marca figurativa objeto de esta actuación se ve en las etiquetas tal

como se registró, dispuesta en gran tamaño, diferenciada de los demás
elementos marcarios que la acompañan, lo que evita que el
consumidor la aprecie como una marca nueva diferente del registro,
por lo cual se tiene como un uso relevante y válido del signo […].

[…] se allegó una certificación de revisor fiscal de la sociedad

ALINOVA S.A., autorizada por la titular para el uso de la marca, donde
hace constar que las copias de facturas aportadas son fieles copias de
sus originales […];

Por su parte, las facturas fueron expedidas por la misma sociedad ALINOVA
S.A. y en ellas se aprecia la venta de diversos productos, entre los cuales se
encuentran los identificados con la descripción “NEON SQUIGGLES HB x
125 G” con la referencia 7703153009175; “NEON SQUIGGLES CG x 50 G”
con la referencia 7703153011925; y “NEON SQUIGGLES MCG x 18 G” con
la referencia 7703153012144.

Adicionalmente, se valoraron los empaques de los productos en tres

presentaciones que, como se dijo, además de la marca figurativa
registrada, cuentan con los signos adicionales TROLLI y NEON
SQUIGGLES.

En este orden, debe considerarse que en el comercio no es práctica

disponer en una factura la marca figurativa que identifica el producto
vendido, sino que en esta clase de documentos se indica un nombre con el
que se pueda individualizar dicho producto, como en el presente caso los
signos NEON SQUIGGLES. Adicionalmente, las facturas cuentan con
números de referencia que coinciden plenamente con las referencias
que acompañan los códigos de barras de los empaques del producto,
pues los ejemplares allegados muestran que las bolsas de 18 gramos tienen
en la referencia del código de barras el 7703153012144, lo cual
efectivamente se aprecia en las facturas, igual ocurre con los empaques de
50 gramos, donde el código de barras trae el número 7703153011925 y con
los de 125 gramos, con el código 7703153009175, lo cual coincide con los
gramajes y referencias que aparecen en las facturas.

De esta manera, quedó demostrado que en las facturas aportadas,

documentos mediante los cuales se pudo definir el modo y la cantidad de
comercialización de los productos, realmente aparecen transacciones que
corresponden a la venta de los productos identificados con la marca
figurativa objeto de la acción.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 15

En consecuencia, se demostró que la marca figurativa es utilizada de

manera relevante en el comercio,

[…].
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No.

7502 de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por
las razones antes expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y

enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial.

[…]”. (Destacado de la Sala)

16.3. La Resolución núm. 38568 de 30 de julio de 2009 34, mediante la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 7502 de 24 de febrero de
2009. La resolución valoró nuevamente el acervo probatorio y concluyó lo
siguiente:

“[…]

Habiéndose valorado las pruebas aportadas por la sociedad solicitante y

teniendo en cuenta lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
dicho refiriéndose modificaciones no sustanciales en relación con el uso de
una marca, esta Delegatura saca las siguiente conclusiones en el presente
caso:

Las facturas expedidas por la sociedad ALINOVA S.A, a nombre de

diferentes personas jurídicas, evidencian la comercialización del
producto identificado como NEON SQUIGGLES, por un monto
aproximado de ($359'442.538), de los cuales $ 75'630.618 corresponden al
2005, $135'391.979 corresponden al 2006, $118'336.456 corresponden al
2007 y $30'083.485 corresponden al 2008.

Ahora, dentro de las facturas comerciales expedidas, no es necesario

que aparezca la figura de la marca solicitada a cancelación, toda vez
que dado las implicaciones técnicas y gráficas que ello genera en un simple
proceso de facturación, la misma sería casi imposible de realizar de manera
masiva.

Se puede establecer, que el acervo probatorio demuestra con claridad el

uso que ha hecho la sociedad titular del registro marcario sobre los
siguientes signos: NEON SQUIGGLES + FIGURA […].

De acuerdo con lo anterior, se observa que las etiquetas sobre las cuales
se demostró el uso, están estructuradas de la siguiente manera:
Aparecen las expresiones NEON SQUIGGLES, acompañadas por las
figura de tres lombrices que tienen gafas y cachuchas […]; en el

34
Cfr. Folios 85 a 97
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 16

presente caso el uso simultáneo que se pueda hacer de ambos elementos,

en nada afecta la distintividad de la marca registrada […].

No sobra de menos precisar, que el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, ya se ha pronunciado al respecto, al indicar que
tratándose de signos FIGURATIVOS "la inclusión de elementos
denominativos en el signo, no será motivo para considerar al nuevo
signo como uno con cambios sustanciales" […].

Esta Delegatura encuentra que al haberse probado el uso real y

efectivo de la marca FIGURATIVA para distinguir "dulces, gomas,
bombones y todo tipo de productos de confitería” era procedente
reducir los productos amparados a aquellos que no se relacionaran o
fueren conexos con el campo en el cual están contenidos los mismos,
toda vez, que el chocolate, el café, el té, el azúcar, el arroz, la tapioca, el
sagú, la soya, los sucedáneos del café; las harinas, las preparaciones
hechas de cereales, el pan, la pastelería, los helados comestibles; todo tipo
de productos a base de soya, la miel, el jarabe de melaza; las levaduras, los
polvos para esponjar, la sal, la mostaza; el vinagre, las salsas (con
excepción de salsas para ensaladas); los condimentos, las especias, el
hielo, y los alimentos enriquecidos, no guardan un vínculo de relación con lo
efectivamente probado, pues esta clase de productos están afectos a
distintas finalidades y necesidades de consumo, lo que conlleva a que no
puedan ser mantenidos y que en consecuencia deban ser excluidos del
registro concedido […].

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No.

7502 de 24 de febrero de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos
Distintivos.

[…]”. (Destacado de la Sala)

El problema jurídico

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la

demanda por parte de la demandada y el tercero con interés y la Interpretación
Prejudicial determinar si en los actos demandados se aplicaron debidamente los
artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, analizando, en primer lugar, si la
marca figurativa con registro núm. 281116 fue usada, manteniendo sus elementos
esenciales, esto es, sin modificaciones que diluyan su capacidad distintiva. En
segundo lugar, se estudiará si la marca figurativa registrada bajo el núm. 281116,
fue usada de manera real y efectiva por Procaps S.A., o por un tercero autorizado
por esta, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina,
durante los tres años consecutivos precedentes al 4 de abril de 2008, fecha en
que se solicitó la cancelación, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 17

2008, que es el periodo relevante para demostrar el uso de la marca sub examine.
En tercer lugar, se analizará si la demandada aplicó correctamente la norma
andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

18. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la

nulidad de las mencionadas resoluciones.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa

se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización
internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de
Cartagena35, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración
Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia
está contenido en la Decisión 486 de 2000 36 de la Comisión de la Comunidad
Andina.37

35
El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado
Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

36
i) SeElconsidera
Acuerdo de importante hacer
Integración un recuento
Subregional histórico
Andino sobre de
“Acuerdo el desarrollo
Cartagena”,normativo comunitario
hoy Comunidad en materia
Andina, en su
artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales
extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del
Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el
artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre
propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del
Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre
Propiedad Industrial”;
ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión
Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el
mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de
sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6
de diciembre de 1992;
iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de
1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1.º de
enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre
otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación
que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la
patente; y
v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad
Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,
sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable
a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el
procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias
y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 18

Principios y características del Derecho Comunitario Andino

20. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones
se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad,
aplicación y efecto directos.

21. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones

Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos
jurídicos unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente 38 sobre las normas
internas de los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna
como fundamento para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de
integración.

22. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio del
Derecho Comunitario Andino 39.

23. En relación con el principio de la aplicación y efecto directos 40, las decisiones
son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una fecha
posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo
dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado
Miembro.

37
La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración,
expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del
ordenamiento jurídico comunitario andino.

38
El principio de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, se
incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente, en el
artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…] están obligados a
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear
medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”.
39
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y,
posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
40
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y,
posteriormente, en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 19

24. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las

decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas
jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir la normativa
comunitaria, toda vez que, su incumplimiento puede dar lugar a que se
comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o del
respectivo sujeto del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido,
resulta posible solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos
de la organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina41

25. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un

mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos

del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada
uno de los Estados Miembros.

27. En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la
Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que
“[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

41
El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado
por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por
Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas
que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril
de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”,
modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el
Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos
jurídicos respecto de nuestro Estado.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 20

28. Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán
solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,
siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la
interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

29. La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma

disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los
que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez
suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de
parte la interpretación del Tribunal […]”.

30. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el

contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del
proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea
indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el

proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

32. En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de
junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

Interpretación Prejudicial 450-IP-2015 de 5 de abril de 2017

33. La Sala procederá a señalar los principales apartes de la Interpretación

Prejudicial42:

“[…]

1. De la cancelación del registro de una marca

[…] Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario
delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
42
Cfr. Folios 223 a 236
Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 21

marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el
derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho
principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o
servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la
forma de su comercialización.

El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y

efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el
mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando
corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de
comercialización […].Si bien la Decisión Andina 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, no establece condiciones mínimas en cuanto a la
cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la
marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en
señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de
buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la
existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en
términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio
de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca
[…].

Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada

no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que
corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en
el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada
y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o
sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos
de hecho para su cancelación por no uso […].

2. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso

[…] El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales,

documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías
identificadas con la marca, entre otros. Como es un listado enunciativo y no
taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba
permitidos en la legislación nacional.

Para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta
debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —
que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante,
productos) identificados con su marca […]; no es intención del Artículo 165
de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido
éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado
encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del
Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que
una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han
sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo
esa marca […].

La prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que

normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 22

las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el

mercado […]; para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso,
la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de
cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la
marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la
marca en los términos explicados anteriormente […].

3. Cancelación parcial de una marca

[…] Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de
los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la
oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación de la lista de
los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en
cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate
[…].

Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo

suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de
confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las
mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o
similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su
proceso de elección en el mercado.

[…]”.

Análisis del caso concreto

34. Corresponde a la Sala, determinar, en primer lugar, si la marca figurativa con

registro núm. 281116 fue usada, manteniendo sus elementos esenciales, esto es,
sin modificaciones que diluyan su capacidad distintiva. En segundo lugar, se
estudiará si la marca figurativa registrada bajo el núm. 281116, fue usada de
manera real y efectiva por Procaps S.A., o por un tercero autorizado por esta, en
al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, durante los tres
años consecutivos precedentes al 4 de abril de 2008, fecha en que se solicitó la
cancelación, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 que es el
periodo relevante para demostrar el uso de la marca sub examine. En tercer lugar,
se analizará si la demandada aplicó correctamente la norma andina al ordenar la
cancelación parcial del registro.

35. La Sala precisa que la marca figurativa registrada por Procaps S.A. en la
Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza bajo el número de certificado
281116 es la siguiente:
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 23

MARCA FIGURATIVA REGISTRADA

Titular: Procaps S.A.

Reg. Núm. 281116

Clase 30: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de
productos de confitería” 43

36. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección, con
fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
en relación con el uso de marcas figurativas que se usan en conjunto con otros
signos y su eventual dilución de capacidad distintiva como consecuencia de tal
uso, así como, la aplicación de los criterios sobre el uso efectivo de una marca y
la cancelación parcial de su registro.

Cargo de nulidad por violación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión
486

37. La Interpretación Prejudicial señala las características principales de la figura

de la acción de cancelación por no uso:

“[…]

 Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el

Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede
adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

 Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo

anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante
deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.

 Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del

Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la

43
Cobertura actual luego de que las resoluciones núms. 6177 de 17 de febrero de 2009, 18118 de 20 de
abril de 2009 y 36007 de 17 de julio de 2009 ordenaron la cancelación parcial del registro marcario.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 24

acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo

puede iniciarse después de tres años contados a partir de la
notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite
de concesión de registro de marca.

 Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro

de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es
necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el
licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al
menos uno de los Países Miembros, durante los tres años
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de
cancelación.

[…].

38. En el caso sub examine el trámite se inició a solicitud de parte, por los hoy
demandantes oportunamente; la marca fue concedida el 30 de abril de 2004 por
lo que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación ya habían pasado
más de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agotó la
vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca. En
consecuencia, restaría analizar si la marca fue usada durante los tres años
consecutivos precedentes al 4 de abril de 2008, fecha en que se solicitó la
cancelación, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008 que para
efectos de esta sentencia es el periodo relevante de uso.

39. Vistos los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, la Sala procederá a
estudiar y analizar i) si dentro del periodo relevante la marca figurativa con
registro núm. 281116 fue usada, manteniendo sus elementos esenciales, esto es,
sin modificaciones que diluyan su capacidad distintiva; ii) si la marca figurativa en
mención, fue usada de manera real y efectiva, por Procaps S.A., o por un tercero
autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad
Andina, dentro del periodo relevante; y, iii) si la demandada aplicó correctamente
la norma andina al ordenar la cancelación parcial del registro.

Análisis de los requisitos para la cancelación por no uso

Primer requisito: uso de la marca manteniendo sus elementos esenciales

40. La Sala analiza a continuación el primer requisito, esto es, si Procaps S.A.
demostró haber usado la marca figurativa con registro núm. 281116, manteniendo
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 25

sus elementos esenciales y sin modificaciones que diluyan su capacidad

distintiva.

40.1. Respecto del uso de una marca manteniendo sus características

sustanciales, la Interpretación Prejudicial señaló:

“[…] Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue

registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la
protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles
o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el
signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la
marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado
por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se
cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso […].

40.2. La Sala reitera, en el caso sub lite, las consideraciones de las sentencias
proferidas por la Sección Primera el 12 de julio de 2018 44, 1.º de diciembre de
201745, 16 de junio de 2016 46 y 5 de febrero de 2015 47, con similares supuestos de
hecho y de derecho, en las que se señaló que la inclusión de la marca figurativa
en un empaque de producto que incluye otros signos y diseños, no altera el
carácter distintivo de la primera:
“[…]

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias

palabras) y un elemento gráfico, donde por lo general uno de los elementos
predomina.

Por ende, el hecho consistente en que la marca figurativa registrada haya

sido utilizada junto con la expresión TROLLI y las palabras Gummi Candy y
gomas de gelatina y debajo las expresiones SOUR GLOWWORMS que son
denominaciones descriptivas del producto, no puede entenderse como
modificaciones a la marca que alteraran su carácter distintivo.

[…]”.

40.3. Así las cosas, la Sala, con base en la Interpretación Prejudicial y en la

jurisprudencia de esta Sección, advierte que las pruebas que reposan dentro del
expediente, en particular, el certificado de registro de la marca FIGURATIVA

44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de julio de
2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Número único de radicación: 11001032400020090055400.
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1º de diciembre
de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001032400020090055800.
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de junio de
2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Número Único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00553-00.
47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia de 5 de febrero de
2015. C.P. María Elizabeth García González. Número único de radicación: 11001032400020090055200.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 26

registrada bajo el número 281116 48 y los empaques de producto 49, demostraron

que la marca figurativa registrada se reproduce en éstos de manera idéntica, tal
como se ilustra a continuación:

MARCA FIGURATIVA
REGISTRADA EMPAQUE USADO EN EL MERCADO

40.4. La Sala no encontró, dentro de las pruebas aportadas al proceso,

documento alguno de donde se pudiera advertir que el titular de la marca
figurativa la alteró o modificó y que, como consecuencia de ello, el signo perdiera
su distintividad. En consecuencia la Sala, al aplicar los criterios definidos por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera que la reproducción
idéntica de la marca figurativa en los empaques examinados no diluyen su
capacidad distintiva o diferenciadora y, que su uso conjunto con los elementos
denominativos TROLLI, NEON SWIGGLES y GUMMY CANDY y los colores y
demás gráficos que la acompañan, no tienen como consecuencia la pérdida de la
fuerza distintiva de la marca registrada para identificar los productos que ampara.

40.5. En síntesis, la Sala no encuentra sustento a los argumentos de las

demandantes pues, se ha demostrado que la marca respecto de la cual versan
las pruebas de uso allegadas a este trámite es la misma marca registrada bajo el
número de certificado 281116.

48
Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075033. Folio 2.
49
Folio 216: CD 1
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 27

Segundo requisito: uso real y efectivo de la marca

41. En relación con el segundo requisito, la Sala procede a constatar si las

pruebas aportadas por Procaps S.A., titular de la marca figurativa sub lite y,
aceptadas por la demandada para demostrar el uso del citado signo, son
pertinentes50 y conducentes51 para demostrar su uso real y efectivo para el
periodo relevante entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de 2008.

41.1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación

Prejudicial52, señaló lo siguiente respecto de la evaluación del uso real y efectivo
de una marca:

“[…]

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario

delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el
derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho
principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o
servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la
forma de su comercialización

[…]”.

41.2. La Sala encuentra probado con el certificado de registro de la marca

53
figurativa , objeto de análisis, que se registró para distinguir: “[…] dulces,
bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar,
arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas
de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base

50
Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001 03 25 000 2015 00018 00].
51
“[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la
conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere
de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido
expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular
para el hecho que con él se pretende probar […]”. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02].
52
Cfr. Folios 181 a 189.
53
Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075033. Folio 25.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 28

de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza;
vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos,
especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”, en la clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza.

41.3. La Sala concurre con el análisis realizado por la demandada quien señaló en
vía gubernativa, que las pruebas pertinentes y conducentes del uso real y efectivo
de la marca figurativa identificada con número de registro 281116, entre otras,
fueron las siguientes:

 “Documento de autorización de uso de marcas” de Procaps S.A. en favor

de Alinova S.A.54 para comercializar, vender y realizar todo tipo de actividad
relacionada con el uso y la explotación de la marca figurativa registrada
sub examine.

 Certificación emitida por el Revisor Fiscal de Alinova S.A. 55, de 15 de mayo

de 2008, en el que certifica que las facturas correspondientes al periodo
comprendido entre mayo de 2005 y abril de 2008, son fiel copia de las que
reposan en los archivos de la compañía.

 Copias de facturas de compraventa expedidas por Alinova S.A. para los

años 2005, 2006 y 2007 que reflejan la venta efectiva del producto NEON
SQUIGGLES GUMMY CANDY, a diversos distribuidores en diferentes
ciudades del país, en presentaciones de un paquete de 10 bolsas de 18
gramos con la referencia 7703153012144, un paquete de 50 gramos con la
referencia 7703153011925 y un paquete de 125 gramos con la referencia
7703153009175, respectivamente por valor de venta a $2069, $1062 y
$2493 pesos colombianos 56.

41.4. Analizado lo anterior, la Sala constata en las copias de las facturas

aportadas como prueba dentro del expediente administrativo, que constan a folios
94 a 493, que el valor aproximado de ventas del producto NEON SQUIGGLES
para las tres referencias mencionadas, dentro del periodo relevante de 4 de abril
de 2005 a 4 de abril de 2008, asciende a $359.442.538 pesos colombianos, lo

54
Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075033. Cfr. Folios 497 y 498
55
Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075033. Cfr. Folio 82
56
Anexo 1. Expediente Administrativo Núm. 03075033. Cfr. Folios 97 a 493
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 29

cual sin duda constituye un uso real y efectivo de la marca. En tal sentido, le
asiste razón a la demandada cuando considera 57:

“[…]

De lo anterior inferimos que en relación con el valor unitario de cada

producto y las ventas realizadas en el período relevante, debieron ser
muchas unidades de productos las que se comercializaron. El valor en
ventas es cuantioso y seguramente debe corresponder a un porcentaje
importante del mercado relevante. Por lo tanto, esta División considera
que existe uso de la marca figurativa en el modo y cantidades
suficientes, en razón a la naturaleza y finalidad del producto.

[…]”. (Destacado de Sala)

41.5. Corolario de lo anterior, la Sala estima que las pruebas analizadas sí

demuestran el uso real y efectivo de la marca en el mercado dentro de los tres (3)
años anteriores a la solicitud de cancelación presentada el 4 de abril de 2008, en
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisión 486 del 2000.

Tercer requisito: cancelación parcial

42. Respecto del tercer y último requisito, la Sala analizará si la demandada

aplicó correctamente el párrafo tercero del artículo 165 de la Decisión 486, al
ordenar la cancelación parcial del registro para productos determinados.

42.1. En relación con la demostración de uso de una marca para determinados

productos amparados por el registro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina señaló en la Interpretación Prejudicial 58, lo siguiente:

“[…]

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos

de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la
marca, la oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación
de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la
marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó,
teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o
servicios de que se trate.

[…] Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo

suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de
confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan
las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos

57
Cfr. Folios 69 y 70.
58
Cfr. Folios 234 y 235
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 30

o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su

proceso de elección en el mercado.

[…]” (Destacado de Sala)

42.2. La demandada consideró a partir del análisis probatorio que, se demostró el

uso efectivo de la marca exclusivamente para gomas, razón por la cual consideró
que el registro debía permanecer incólume para “[…] dulces, gomas, bombones y
todo tipo de productos de confitería […]” al considerar que entre los productos
mencionados “[…] hay relación de género a especie, coincidiendo en su
naturaleza y finalidad […]”59. (Destacado de Sala)

42.3. Sin embargo, consideró que debía cancelarse el registro para “[…]
chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café;
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados
comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza;
levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de
salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos
[…]; aunque también se trata de alimentos, no tienen una relación de género
a especie, no son sustitutos, o necesariamente complementarios,
normalmente se expenden en diferentes establecimientos o en góndolas
separadas en los supermercados, siendo además usualmente producidos
por diferentes empresarios, por lo que no tienen una relación competitiva
suficiente que les permita permanecer en el registro, debiendo ser excluidos al
no haberse probado su uso […]” 60. (Destacado de Sala)

42.4. Por lo anterior, la Sala encuentra acertado el análisis que hizo la demandada
en el sentido de ordenar cancelar parcialmente el registro marcario para todos
aquellos productos para los cuales no se demostró uso efectivo y no son similares
a aquellos para los cuales el registro se mantuvo incólume, con el fin de evitar
que, de ejercerse el derecho de preferencia por quien solicitó la cancelación, se
genere riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.

42.5. Para la Sala es claro que la demandada realizó el análisis de identidad o

similitud de los productos, de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, por lo que resulta ajustado a derecho que al demostrar
el uso efectivo de la marca figurativa para gomas de gelatina o dulces de goma, la

59
Cfr. Folio 27
60
Cfr. Folio 27
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 31

cobertura quedara limitada para amparar exclusivamente “dulces, gomas,

bombones y todo tipo de productos de confitería” comprendidos en la Clase 30 de
la Clasificación Internacional de Niza, para evitar cualquier riesgo de confusión o
asociación en el público consumidor.

42.6. En consecuencia, la Sala reitera, en el caso sub lite, las consideraciones de

la sentencia proferida por la Sección Primera el 12 de julio de 2018 61, que se
refirió a su vez a jurisprudencia previa de la misma Sección 62 en la que consideró
acertada la decisión de la demandada de cancelar parcialmente el registro para
una marca figurativa semejante, en los siguientes términos:

“[…]

Ahora bien, teniendo en cuenta que la marca debe ser usada para los
productos que ésta distingue y, el uso que logró demostrarse fue
respecto de algunos productos comprendidos en la clase 30 de la
clasificación internacional de Niza, debe contemplarse la cancelación
parcial por cuanto se probó el uso respecto de confitería.

Teniendo en cuenta que en el expediente administrativo se probó el uso de

la marca figurativa respecto de productos para confitería, la Sala
concluye que procedía la cancelación respecto de los demás
productos amparados por la Clase 30 de la clasificación internacional de
Niza: Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del
café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados
comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza,
levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con
excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo,
alimentos enriquecidos.

Así las cosas, la Sala encuentra ajustada a derecho la cancelación parcial

realizada por la Superintendencia de industria y Comercio;

[…]” (Destacado de Sala)

43. En suma, la Sala concluye que los actos demandados no vulneran lo

dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, como quiera que la
demandada de manera acertada canceló parcialmente el registro de la marca
figurativa con certificado de registro número 281116 manteniendo su vigencia por
amparar los productos para los cuales se demostró uso y para aquellos con
conexidad competitiva, teniendo en cuenta que las demandantes no desvirtuaron

61
Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de julio de
2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Número único de radicación: 11001032400020090055400.
62
Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de
2015. C.P. María Elizabeth García González. Número Único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00552-
00 y Sentencia de 16 de junio de 2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Número Único de Radicación:
11001032400020090055300.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 32

la presunción de legalidad de que gozan los actos demandados; en consecuencia,

la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta sentencia.

Conclusión

44. La Sala, prohíja los pronunciamientos anteriores de esta Sección de 12 de

julio de 201863, 1.º de diciembre de 2017 64, 16 de junio de 2016 65 y 5 de febrero
de 201566, y concluye que existe una línea jurisprudencial relativa a que la
reproducción de marcas figurativas en empaques de producto que incluyen signos
y diseños adicionales, no diluye su capacidad distintiva.

45. La Sala encontró que la demandada, estudió y aplicó correctamente la

norma andina así como los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y por esta Sección Primera, para decidir la cancelación parcial
por no uso de la marca figurativa identificada con número de registro 281116, del
tercero con interés.

46. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que en el presente asunto no se

vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 por cuanto, se
demostró en el proceso que, un tercero autorizado por el titular de la marca
figurativa con número de registro 281116 la usó de manera real y efectiva en el
mercado colombiano para identificar gomas de gelatina y dulces de goma, sin
modificaciones que diluyeran su capacidad distintiva y durante los tres años
consecutivos precedentes al 4 de abril de 2008, fecha de solicitud de la
cancelación por no uso, esto es, entre el 4 de abril de 2005 y el 4 de abril de
2008. En consecuencia, resulta ajustado a derecho la cancelación parcial del
registro que se mantiene incólume para identificar exclusivamente “[…] dulces,
gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […].

47. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los

cargos endilgados en la demanda, toda vez que se demostró el uso real y efectivo
de la marca objeto de cancelación para los productos específicos se mantiene
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de julio de
2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Número único de radicación: 11001032400020090055400.
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1º de diciembre
de 2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001032400020090055800.
65
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de junio de
2016. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Número Único de Radicación: 11001-03-24-000-2009-00553-00.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 5 de febrero de
2015. C.P. María Elizabeth García González. Número único de radicación: 11001032400020090055200.
 Núm. único de radicación : 11001032400020090055500 33

incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos

demandados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de
nulidad y de restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas

en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la presente sentencia al Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la
Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de

Estado, que una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las
anotaciones a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada

por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS