Signos Distintivos

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LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA EN LA NUEVA

LEY DE FOMENTO Y PROTECCR3N DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
Dr. DAVIDRANGEL *
MEDINA
SUMARIO: Introducción. 1. Estructura formal de la ley. Marcas. 2. Inno-

vaciones más importantes e n materia de marcas. Análisis y comentarios
respecto del régimen marcario. 3. Fuentes del derecho a la marca. Efec-
tos del uso. 4. El registro como fuente del derecho exclusivo. 5. L o que
puede constituir marca. 6. Marcas no registrables. Hologramas y Marcas
notorias. 7. Especialidad de la marca. Clasificación d e mercancias y semi-
cios. 8. Territorialidad del registro. 9. Obligaciones del dueño de la
marca. Conservación del registro. 10. Leyendas obligatorias. 11. Pérdida
de los derechos sobre la marca. 12. Usurpación. Procedimientos. Aplica-
ción de sanciones. 13. Justificación para introducir los cambios. Avisos
comerciales. 14. Modificaciones e n cuanto a los avisos comerciales. Co-
mentarios. Nombres comerciales. 15. Cambios en relación con los nom-
bres comerciales. Análisis y comentarios. Denominaciones de origen.
16. Reformas sobre las denominaciones d e origen. Andlisis y comentarios.
17. Legislación vigente sobre signo,s distintivos.
La marca, el nombre comercial, la denominación de origen y el aviso

comercial, como signos distintivos componentes de la propiedad indus-
trial, han estado reglamentados en México, en una primera etapa, a
través de códigos mercantiles como las Ordenanzas de Bilbao de 2 de
junio de 1814, el Código de Comercio de 16 de mayo de 1854 y el C6-
digo de Comercio de 1884.
Su legislación autónoma se alcanza en los siguientes ordenamientos
legales: Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889; Ley de
Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903; Ley de Mar-
cas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928; Ley de
* Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad

de Derecho de la UNAM. Asesor de la firma Escalante, Cantb, Rangel y GonzáIez
Piña, S. C. Profesor de Propiedad Industrial en la UNAM y en la Universidad Ibe-
roamericana.
DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

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110 DAVID RANGEL MEDINA
la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y Ley de Invencio-

nes y Marcas de 30 de diciembre de 1975.
También, de modo complementario, han sido regulados dichos ele-
mentos distintivos de mercaderías, establecimientos y servicios, por la
Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y
Explotación de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1972 primero,
y posteriormente por la Ley sobre el Control y Registro de la Transfe-
rencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de
5 de enero de 1982.
Desde su promulgación, tanto las normas específicas de propiedad
industrial contenidas en la ley de 1975, como las de traspaso de tecno-
logía con ellas relacionadas, fueron objeto de comentarios, observacio-
nes y críticas adversas.
Los propios funcionarios de la administración pública reconocieron y
admitieron lo negativo de algunas instituciones introducidas por dicha
reglamentación de la propiedad industrial y uno de ellos, el subsecre-
tario de Industria e Inversión Extranjera, el 21 de noviembre de 1990
anunció públicamente que el Presidente de la República enviaría al
Congreso una nueva ley en materia de propiedad industrial.
Hecho que efectivamente ocurrió, ya que con fecha 4 de diciembre
de 1990 el licenciado Salinas de Gortari dirigió a1 Senado una inicia-
tiva de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que,
sometida a los trámites parlamentarios respectivos, fue aprobada en lo
substancial y promulgada según publicación hecha en el Diario Oficial
del 27 de junio de 1991.
Abroga la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, lo mismo que la Ley
sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso
y Explotación de Patentes y arcas
de 1982, y su reglamento.
Esta ley entró en vigor el 28 de junio de 1991 y en tanto se expide su
reglamento, continúa vigente el Reglamento de la Ley de Invenciones
y Marcas publicado en el Diario Oficial de 30 de agosto de 1988.
El presente estudio tiene por objeto resaltar las diferencias de la ley
hoy vigente con la que ha sido abrogada. Se limita la actividad compa-
ratista a los signos distintivos industriales y comerciales, de cuya regla-
mentación específica se ocupan los siguiente2 preceptos de la nueva ley:
Artículos 87 a 155: marcas, avisos y nombres con~erciales.
Artículos 156 a 178: denominaciones de origen.
Artículos 179 a 202: procedimientos administrativos.
Artículos 203 a 227: inspección, infracciones y sanciones administra-
tivas y delitos.

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LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 111
1 . Estructura formal de la nueva ley
Con apego a la doctrina del Convenio de París, según la cual la pro-

piedad industrial tiene entre sus componentes a las creaciones industria-
les nuevas y a los signos distintivos, la Ley de Invenciones y Marcas de
30 de diciembre de 1975 (LIM) dedicaba a cada una .de las primeras un
título: el Título Primero a la patente; el Título Segundo al certificado
de invención y el Título Tercero a los modelos y dibujos industriales.
Para los signos distintivos destinaba también sendos títulos: el Título
Cuarto para las marcas, el Quinto a las denominaciones de origen, el
Sexto a los anuncios comerciales y el Séptimo para los nombres comer-
ciales.
En la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
vigente en México a partir del 28 de junio de 1991, se reglamentan las
patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad en un solo
Título, el Segundo; en tanto que las marcas, los avisos comerciales y los
nombres comerciales también se agrupan en un mismo Título, el Cuar-
to. En cambio, las denominaciones de origen reciben un trato separado
en el Título Quinto.
Lo apropiado hubiera sido dar un título para cada signo distintivo, o
por lo menos, incluir las denominaciones de origen en el título corres-
pondiente a los otros tres.
2. Innovaciones m& importantes en materia de marcas
Un estudio comparativo de las dos leyes en lo que concierne a las mar-

cas, permite la elaboración de este catálogo de los cambios más notables
ocurridos en la ley de 1991:
1. Se limita el concepto de marca a los signos visibles (artículo 88).

2. Se admiten expresamente como marcas registrables:
a) Las formas tridimensionales (artículo 89, 11);

b) El nombre propio de una persona física, siempre que no exista
un homónimo ya registrado como marca (artículo 89, IV);
c) Una marca idéntica a otra registrada, cuando quien solicite el
registro sea el mismo titular y la quiera para distinguir pro-
ductos o servicios similares (articulo 90, XVI);

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3. Se amplía el impedimento de registro para;
a ) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales anima-

das o cambiantes, que se expresan de manera dinámica aun
cuando sean visibles (artículo 90, 1);
b) La variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial
de palabras no registrables (articulo 90, VI);
c) Las formas tridimensionales susceptibles de engañar al público
o inducirlo a error (artículo 90, XIV);
d) Las marcas iguales o semejantes a una marca notoria para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio (artículo 90, XV).
4. No producirá efecto el registro de una marca:
a ) Contra la comercializacidn, distribución, adquisición o uso de

productos con la marca registrada, luego que dicho producto
hubiera sido importado lícitamente por el titular de la marca
o por el licenciatario;
b) Contra cualquier persona que realice la importación de los pro-
ductos marcados para su uso, distribución o comercialización
en México (artículo 90, 11).
5. La duración del registro marcario es de diez años (artículo 95).

6. Se incorporan y reglamentan las marcas colectivas (artículos 96, 97
Y 98).
7. Han desaparecido las siguientes cargas, obligaciones y restricciones
al derecho sobre marcas:
a) La cancelación del registro de una marca cuando su titular es-

pecule con el precio o calidad del producto o servicio ampa-
rado por la marca;
b ) La facultad otorgada a la Secretaría para declarar que se am-
paren por una sola marca los productos o servicios prestados
para un mismo fin por un mismo titular;
c) La concesión de licencias obligatorias para el uso de las marcas;
d) La obligación de comprobar el uso de la marca dentro de los
tres años siguientes a sus registros. Al desaparecer esta disposi-
ción también quedó eliminada la extinción del registro por no
demostrar el uso de la marca;
e) La obligación de indicar en los productos nacionales que la

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marca que ostentan está registrada. La omisión de esta leyenda

ya no traerá consigo la pérdida de las acciones civiles y penales
en contra de los infractores;
f) La obligación de usar la leyenda "Hecho en México" en los
productos nacionales que llevan marcas y la obligación de que
dichos productos ostenten la contraseña complementaria cuan-
do los productos se destinen a la exportación. La omisión de
estas leyendas ya no ameritará ninguna sanción;
g) La causal de nulidad del registro de la marca cuando la etique-
ta que la ostente contenga indicaciones falsas.
h) Se suprimen los requisitos que el articulo 135 establecía para
inscribir a una persona a título de usuario autorizado en la Di-
rección General de Desarrollo Tecnológico, estipulándose ahora
que dicha solicitud se formulará en los términos que fija el re-
glamento (articulo 137 de la nueva ley);
i) Otra novedad es el señalamiento de los casos en que es proce-
dente la cancelación de la inscripción de la licencia (articulo
158);
j ) Un cambio más, por adición, consiste en el concepto de fran-
quicia como una modalidad de la licencia de uso de marcas
acompañada de la transmisión de conocimientos técnicos (ar-
tículo 142).
8. En materia de infracciones administrativas a las marcas, la nueva
ley reproduce el catálogo establecido por la ley abrogada. Sin em-
bargo, hay estas dos innovaciones:
a) Se adiciona como una nueva infracción administrativa la con-
sistente en "usar una marca previamente registrada como deno-
minación o razón social o como partes de éstas, de una persona
moral cuya actividad sea la producción, importación o comer-
cialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se
aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado
por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a
quien ésta haya concedido licencia";
b) Otra innovación es la de no considerar como un acto de com-
petencia desleal "la comparación de productos o servicios que
ampara la marca con el propósito de informar al público, siem-
pre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagera-
da en los términos de la Ley Federal de Protección al Consu-
midor" (artículo 218, X).

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9. En cuanto a los requisitos de procedibilidad para aplicar las san-

ciones administrativas y penales, también presenta la nueva ley
estos cambios:
a) En la antigua ley se consideraba infracción administrativa el

uso de una marca parecida en grado de confusión a otra regis-
trada, "si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (artículo 210, 11).
En el texto legal vigente se suprime este requisito de procedi-
bilidad para aplicar sanciones por la imitación de marcas;
b ) También en la LIM se establecia que "para el ejercicio de la
acción penal, se requerirá la declaración previa de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia
de los hechos que pudieran resultar constitutivos del delito de
que se trate" (artículo 215 LIM).
En el precepto equivalente de la ley actual se substituye la frase
"se requerirá la previa declaración de la Secretaría" por la
de "se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto
emita la Secretaría".
ANALZSZS Y COMENTARIOS RESPECTO DEL NUEVO

IIÉGZMEN MARCAR10
3. Fuentes del derecho a la marca. Efectos del uso
La ley conserva el sistema de la anterior en cuanto a que finca el de-

recho sobre la marca tanto en favor de quien la ha usado primero, como
en beneficio de quien la registra. Además, en caso de conflicto entre
uso y registro, la solución beneficia al que primero adoptó la marca
usándola.
Las situaciones específicas en las que se reconoce el mejor derecho
apoyado en el uso, son:
Uso como fuente:
a) En caso de conflicto de una marca con un nombre comercial se

dará preferencia a quien haya usado primero el signo (artículo 90,
VII);
b) Como ocurría en la ley anterior, el registro no produce efectos
contra el tercero que de buena fe ya hubiera venido usando la

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marca antes de la fecha legal del registro o del primer uso decla-
rado al solicitar éste (artículo 92).
c) El tercero tendrá derecho de solicitar el registro en su favor (ar-
tículo 92);
d ) También con apoyo en su mejor derecho proveniente dei uso,
podrá demandar la nulidad del registro para que una vez ocurri-
da, a él le sea otorgado;
e ) El uso anterior de la marca en el país también constituye una ex-
presa causal de nulidad del registro de marca (artículo 151, 11);
f ) El uso anterior de la marca en el extranjero convalidado con su
registro también en el extranjero, igualmente es materia de nuli-
dad (artículo 151, 111).
4. El registro como fuente del derecho exclusivo
La nueva ley reafirma que el derecho al uso exclusivo de la marca se

obtiene mediante su registro (artículo 87), el cual resulta indispensable
para perseguir a los usurpadores, ya que las figuras delictivas o consti-
tutivas de infracción presuponen como elemento primordial la existen-
cia del registro (artículos 233 y 213).
5 . Lo que puede constituir marca
La nueva ley define la marca como un signo visible, con lo cual esta-
blece una limitación a la posibilidad de que sean registradas marcas
consistentes en sonidos o en olores especiales.
La innovación de reconocer como registrables a las marcas tridimen-
sionales sólo viene a ratificar el criterio y la práctica de muchos años
de registrar las marcas de volumen o plásticas, como lo acreditan nume-
rosos registros de marcas consistentes en la forma de envases, frascos y
botellas para distinguir refrescos, perfumes y licores.
6 . Marcas no registrables: hologramas y marcas notorias
Aun cuando no las menciona expresamente, es seguro que se refiere

la ley a los hologramas cuando establece la prohibición de registrar
"denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cam-
biantes, que se expresen de manera dinámica" (artículo 90, 1). 'LO cual
parece poco acertado, ya que las nuevas tecnologías en el arte de repro-
ducir palabras, figuras y formas originarán nuevos medios materiales

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que pueden servir de instrumentos diferenciadores de mercancías y ser-

vicios.
En cuanto a las marcas de gran renombre, a partir de las reformas de
1987 a la Ley de Invenciones y Marcas se prohibió el registro de marcas
iguales o semejantes a una marca notoria, pero a condición de que los
productos o servicios que protege ésta, sean idénticos o similares a
los que ampara la marca que se pretende registrar (artículo 91, XIX).
Con la nueva disposición se aplica, por tanto, el verdadero sentido de
la teoría de las marcas notorias, cuya privilegiada protección consiste
precisamente en no someterlas al tradicional principio de especialidad
de la marca.
T . Especialidad de la marca. Clasificación de mercancias y sewicios

En la nueva ley tambikn se recoge, como en la anterior, el principio
de especialidad de la marca, limitando siempre la eficacia del registro
a una categoría o clase de mercancías o servicios. Sin embargo, este
punto continúa siendo tratado con irregularidad por la ley por guardar
silencio acerca de la clasificación que ha de servir al piiblico y a las
autoridades para determinar con certeza cuál es el catálogo que sirva
de base para señalar la dase respectiva. Es el reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas (que no ha sido abrogado) el que en su artículo
79 dispone que la clasificación de los productos y servicios se hará con-
forme a la clasificación de los mismos que apruebe la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual. El mismo precepto agrega que
dicha clasificación sería publicada en la Gaceta, lo cual efectivamente
ocurrió en la edición especial correspondiente al número XIII de 1989.
Pero es el caso que la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual no tiene ninguna clasificación de esta naturaleza. Se trata, en
rigor, de la adoptada por el Arreglo de Niza para la clasificación inter-
nacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas, de
15 de junio de 1957.
Ojalá que los redactores del reglamento de la nueva ley expresamente
adopten dicha clasificación internacional, sin perjuicio de que MCxico
se adhiera al tratado de referencia.
8. Territorialidad del registro. Importaciones paralelas
El tradicional principio de territorialidad de la marca según el cual

la protección del signo marcario tiene una eficacia delimitada al ámbito

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geográfico del país del registro, va cediendo paulatinamente, sea por

virtud de tratados internacionales, bien por negociaciones bilaterales o
multilaterales de carácter comercial. Las disposiciones que la nueva ley
mexicana consigna en su artículo 92 revelan que las autoridades del pais
por razones de conveniencia política y económica, han dado los pasos
para restringir el derecho de exclusividad por la circulación dentro. del
territorio nacional que, de no ser por estos cambios, implicarían actos
de usurpación del registro mexicano. El modo de operar este sistema se
regirá por las normas establecidas en el artículo 74 del Reglamento de
la Ley de Invenciones y Marcas, que continuará en vigor mientras no
sea promulgado el de la nueva ley.
Justamente por lo delicado y complejo de las cuestiones técnicas y ju-
rídicas que encierra el conocimiento y análisis de la esencia de la insti-
tución de las importaciones paralelas y del modo de funcionar en la
práctica, se acentúa la imperiosa necesidad apuntada más adelante (apar-
tado 11) de dejar en manos de gente experta el análisis y la decisión
de los problemas que suscita el tránsito de mercancías con marcas proce-
dentes del exterior, que ostenten marcas registradas en México.
O. Obligaciones del dueño de la marca. Conseruación del registro
La LIM imponía, entre otras, estas obligaciones:
- Usar la marca dentro de los tres años de haberse obtenido el re-

gistro,
- usarla tal y como se registró,
- usarla en calidad de marca y no como nombre del producto,
- renovarla cada cinco años,
- previa comprobación del uso ininterrumpido,
- inscribir en el Registro de Tecnología y en Invenciones y Marcas
las licencias de uso y el traspaso del registro,
- colocar en los objetos que ostentan la marca las leyendas "Marca
Registrada", "Hecho en México" y la ubicación del establecimien-
to del propietario de la marca.
Según la ley vigente, ya no es obligatorio usar ni comprobar el uso

de la marca a partir de su registro ni para los efectos de su renovación,
bastando para este último propósito con una declaración del interesado
en el sentido de que la marca se ha venido usando.

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Se tolera el uso de la marca aun cuando no se apegue con exactitud a

la registrada.
Al haber aumentado el plazo del registro de diez años, su renovación
se amplia también para cada decenio.
Al quedar abrogada la Ley de Traspaso de Tecnología, lo mismo que
su reglamento, ya no existen las obligaciones que dichos ordenamientos
exigían para la transmisión total o parcial del derecho.
10. Leyendas obligatorias
Deja de ser una carga indicar en los productos que la marca se en-
cuentra registrada, substituyéndose esta leyenda con la (R), pero con
carácter optativo. También ha sido suprimida la exigencia de indicar
que los productos son hechos en México.
Lbgicamente, las consecuencias por el incumplimiento de tales exigen-
cias ya no se producirán.
Las leyendas obligatorias "marca registrada", "Hecho en M6xico" y
la ubicación del establecimiento industrial o comercial fueron introdu-
cidas por la Ley de Marcas de 1928 y ratificadas por las leyes posterio-
res de 1942 y de 1975.
La razón de ser de la primera se encuentra en el propósito de que
los terceros competidores tomen conocimiento de que determinada mar-
ca, por el hecho de encontrarse registrada, no está en el dominio públi-
co, sino que exige su respeto por todo el mundo e incurre en usurpación
quien la imite o reproduzca sin el permiso de su dueño. Debe darse
publicidad al hecho de que el titular se ha reservado de modo exclusivo
el derecho a1 uso de la marca, y si no cumple con este requisito la mis-
ma ley lo priva de las acciones que le concede contra los usurpadores.
Y en cuanto a las leyendas "Hecho en M6xico" y la ubicación del
establecimiento, con ella se evitaría el engaño que resulta, por ejemplo,
de vender como extranjeros artículos manufacturados en Mexico que
no llevan ninguna leyenda, mediante la maniobra de ponerlo a la venta
al lado de mercancías que sí son importadas, o simplemente pregonar
verbalmente que se trata de artículos importados. Pero primordialmente
la leyenda buscaba ser un vehículo de publicidad y garantía de la indus-
tria nacional.
Podría afirmarse que ahora, con los cambios comerciales que se anun-
cian, estarían mayormente justificadas estas leyendas, cuya supresión n o
se ha dado a conocer en forma que la justifique.

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LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
11. Pérdida de los derechos sobre la marca
Conforme a la ley de 1975 los modos de concluir el registro marcario

eran:
- La extinción por no haberse comprobado el uso de la marca du-

rante los tres primeros años posteriores a la expedición del registro;
- la extinción por el empleo de la marca en una forma distinta a
como se registró;
- la extinción porque el propietario de la marca provocó o toleró
que ésta se convirtiera en el nombre propio del producto;
- la cancelación voluntaria o renuncia;
- la cancelación obligatoria por especularse con el precio y calidad
de los objetos marcados;
- la caducidad por el transcurso de los cinco años del registro sin
llevar a cabo su renovación;
- la nulidad.
De todos ellos sólo subsisten en la actualidad como formas de conclu-
sión del registro, las siguientes:
- La caducidad por falta de renovación (artículo 152, 1);

- la caducidad por falta de uso de la marca por más de tres años en
cualquier etapa de su vigencia; a menos que haya causa justificada
(artículo 152, 11);
- la cancelación voluntaria o renuncia al registro por su titular (ar-
tículo 154);
- la cancelación obligatoria por la dilución de la marca provocada
o tolerada por el titular del registro (artículo 155);
- la nulidad por las causales que señala expresamente la ley (ar-
tículo 151), reproduciendo las de la ley anterior, salvo la relativa
a poner falsas indicaciones en la etiqueta que ostenta la marca,
prevista en la fracción IV del artículo 147 LIM.
Por otra parte, los plazos para proponer la nulidad han sido incre-
mentados.
12. UsurpaciOn. Procedimientos. Aplicación de sanciones

Se ha criticado el sistema de la Última ley de marcas acerca del re-
quisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones contra los

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usurpadores. Pero su impugnación no es por vicios de la institución

misma, sino por las deficiencias de tipo burocrático que en las últimas
administraciones han eternizado los trámites para contar con una deci-
sión firme al respecto.
El sistema del requisito previo implantado en Aléxico desde 1928
(Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, artículos 59 y 83)
dio magníficos resultados como lo demuestra la abundante jurispruden-
cia de por lo menos cuatro décadas.
Luego el problema es de carácter administrativo, de índole presu-
piiestal, que podría tener solución dotando a la Oficina de Marcas de
personal capacitado y suficiente y bien remunerado para evitar los re-
zagas.
Es preferible, en todo caso, la impaciente lentitud con que caminan
los asuntos por las deficiencias de los sectores responsables de la admi-
nistración pública, a dejar en manos de inspectores no calificados en
estas materias la apreciación, la opinión y la actuación en asuntos de
infracciones administrativas. Por su complejidad, los abogados del de-
partamento contencioso de la Oficina de Marcas, sus directores, los cuer-
pos de asesores jurídicos y los altos funcionarios de la propia Secretaría,
así como los Jueces de Distrito, los Magistrados de Circuito y hace algu-
nos años los Ministros de la Suprema Corte, han requerido de serios
estudios de la doctrina, de la jurisprudencia y de la legislación compa-
rada, para la decisión de las contiendas. Sin poner en duda la rectitud
y buenos deseos de los inspectores, resulta evidente la preocupación de
dejar a su criterio las intrincadas cuestiones jurídicas que entrañan los
problemas de imitación y de falsificación de marcas o de competencia
desleal.
Y por lo que toca a la substitución de dicho requisito previo por el
de un dictamen que rinda la Secretaría a petición del Ministerio Pú-
blico en los casos de delitos, lo discutible y peligroso de este cambio
establecido por la nueva ley, queda de manifiesto con sólo señalar el
estado de indefención en que se coloca tanto al dueño de la marca usur-
pada como al presunto usurpador, ya que a ninguno se le da la opor-
tunidad abierta, formal, sujeta a normas expresas procedimentales, con
plazos razonables, para rendir pruebas, formular alegatos y cuidar que
la opinión que se expida sea conforme a derecho. La supresión del ca-
pítulo que reglamentaba el dictado de esta clase de declaraciones admi-
nistrativas supliéndolo con la simple indicación de que unilateralmente
y sin la participación de los afectados, el fiscal demandará la opinión
técnica de la Secretaría, asf de lacónico, ambiguo y abstracto, constituye

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LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 121.
un gran motivo de preocupación para los abogados, por el .riesgo de

que las cosas se manejen como un incidente dc tránsito en cualquier
delegación policiaca.
1% Justificución oficial para introclucil- los cambios e n la nueva ley
Para conocer las razones específicas que los autores de la ley de 1991
tuvieron para proponer las reformas sobre los signos distintivos que han
sido reseñadas, conviene conocer algunas transcripciones de la exposi-
ción de motivos de la iniciativa de ley correspondiente fechada el 6 de
diciembre de 1990.
En relación con el incremento de los plazos de los registros se dice:
"Los efectos producidos por el registro de marcas o de avisos coiner-
ciales, así como por la publicación de nombres comerciales, tendrán, de
acuerdo a la iniciativa que se presenta, una vigencia de diez años, en
vez de los cinco que tienen en la ley actual y se mantendrá la posibili-
dad de renovación por periodos sucesivos de la misma duración. Con
esto se busca reducir los riesgos de que, por falla en una renovación tan
frecuente, el particular pierda los derechos sobre la indicación comercial
que ha venido usando" (página XIII).
Respecto a la substitución de las pruebas de uso de la marca por una
manifestación bajo protesta, se explica:
"Conforme a la ley en vigor, el titular de un registro marcario debe
ofrecer periódica y frecuentemente ante la autoridad, pruebas feliacien-
tc:, de que está usando la marca registrada. En el capítulo V del Título
Cuarto este requisito se simplifica, ya que para la renovaci6n basta la
manifestación de uso ininterrumpido, bajo protesta de decir verdad.
Está en el interés del particular ofrecer una declaración fidedigna, ya
que de lo contrario cualquier tercero puede demandar la caducidad
de la marca por falta de uso, si esta ha estado inactiva por un periodo de
tres afios dentro de la vigencia" (página XIII).
Y a propósito de la tolerancia en el uso de la marca en forma dis-
tinta a como se registró:
"Se establece que se toleran las variaciones en la forma de uso de las
marcas, si no se altera en lo esencial su carácter distintivo. Con estas
Üisposiciones se facilita a los particulares la conservación de sus derechos
sobre las marcas y se alienta su desarrollo a través del tiempo" (página
XIII).
En cuanto a los registros piratas, se asienta:
"Un problema actual del registro de marcas consiste en que, en oca-
siones, algunos particulares solicitan el registro en México de marcas

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122 DAVID RANCEL MEDINA
registradas previamente por otros titulares en el extranjero, motivando

conflictos marcarios con éstos y defraudando a los consumidores lo-
cales que son inducidos a error respecto a la verdadera procedencia de
los productos a los que se aplican tales marcas.
Para desalentar este tipo de prácticas desleales en el comercio, el ca-
pítulo VI1 del Titulo Cuarto incluye disposiciones como la ampliacih
del plazo que se concede a los titulares de marcas extranjeras para de-
mandar la nulidad de los registros marcarios indebidamente obtenidos
por otros titulares en México" (página XIV).
A VISOS COMERCIALES
14. Modificaciones en cuanto a los avisos comerciales. Comentarios
La brevísima reglamentación de que era objeto el aviso comercial en

la LIM se conserva en el Capítulo 111 del Título IV de la nueva ley,
siendo de mencionarse únicamente dos cambios:
a) La definición del aviso comercial como una frase para anunciar

al público establecimientos, productos o servicios, para distinguir-
los de los de su especie (artículo 100).
b) La renovación del registro del aviso comercial por periodos de
10 años (artículo 103); conforme a la LIM el anuncio caía de pleno
derecho bajo el dominio público al terminar el plazo improrroga-
ble de 10 años.
Quizá por inadvertencia en la nueva ley se reitera una grave omi-
sión de la que adolecían la LIM y su predecesora y es la relativa
a que ni en el capítulo de sanciones administrativas ni en el que
corresponde a los delitos, se prevé el castigo para quienes sin el
consentimiento del titular del registro del aviso comercial, lo utili-
cen como anuncio de los signos distintivos de su empresa.
NOMBRES COMERCIALES
15. Cambios en relaci,ón con los nombres comerciales. Análisis

y comentarios
Como en el caso de los avisos comerciales, en el nuevo texto legal se
reproducen las disposiciones reglamentarias del nombre comercial que
estaban vigentes en la LIM, con estos cambios:

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a) La protección que se limitaba a la zona geográfica que abarque

la clientela efectiva de la empresa a que se aplica el nombre co-
mercial, "se extenderá a toda la República si existe difusión masiva
y constante a nivel nacional del mismo" (articulo 105).
b) La duración de los efectos de la publicación del nombre comercial
que era de 5 años, se amplía a 10 años, que también serán reno-
vables indefinidamente.
c) En el texto de la antigua ley se indicaban las causas de termina-
ción del derecho de uso exclusivo del nombre comercial, pero acer-
ca de esta importante cuestión en la nueva ley se guarda silencio.
De tal silencio también adolecía la Ley de Invenciones y Marcas
en cuanto a los medios para impugnar una publicación del nombre
comercial indebidamente realizada, omisión que tambidn en este
aspecto se advierte en el texto actual.
Tales deficiencias y otras que en la práctica se plantean, quizás
podrían eliminarse si nuestra ley doméstica implanta el registro
del nombre comercial y se olvida la incertidumbre y la ambigüe-
dad de la eficacia protectora que debilita tanto tal falta del regis-
tro, como del sistema que lo sustituye llamado "publicación del
nombre comercial en la Gaceta".
DENOMINACIONES DE ORIGEN
16. Reforma sobre las denominaciones de origen. Andisis

y comentarios
En cuanto a la denominación de origen, las disposiciones que la re-

glamentan en la vigente ley también son una reproducción de las de
LIM, con la salvedad formal de que ahora se dedica un capítulo a la
declaración de protección y otro a la autorización para usar la denomi-
nación de origen.
Pueden señalarse, además, estos cambios:
- Precisa el concepto de denominación de origen, diciendo que es el

nombre de una región geográfica del país que sirva para designar
un producto originario de la misma, y cuya calidad o caracterís-
ticas se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo
en éste los factores naturales y humanos;
- El derecho a usar una denominación de origen que en la vigente

Facultad de Derecho
DAVID RANGEL MEDINA
ley se denomina "Autorización de usuario", en la LIM se obtenía

por el "Registro de usuario";
- Los efectos de la autorización de usuario que en la LIM duraban
5 años, en la actual ley durarán 10 años (artículo 172);
- Desaparece la extinción de la autorización de usuario por no uti-
lizar la denominación en los plazos que fijaba el artículo 171 de la
LIM;
- Se introduce la figura de la cancelación para cuando el usuario
autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la
establecida en la declaración de protección;
- el uso sin autorización o sin la licencia correspondiente de una de-
nominación de origen, que en la LIM es sancionada como infrac-
ción administrativa, en la vigente ley se castiga como delito (ar-
tículo 223, XII).
17. Legislación vigente sobre signos distintivos
Con motivo de haber sido derogadas la Ley de Invenciones y Marcas

de 30 de diciembre de 1975 y la Ley sobre el Registro de la Transferen-
cia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 28
de diciembre de 1972, así como el Reglamento de la Ley sobre el Con-
trol y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explota-
ción de Patentes y Marcas de 8 de enero de 1990, la reglamentación de
los Signos distintivos que está en vigor en México es la contenida en los
siguientes ordenamientos:
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de junio

de 1991, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991,
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de
1988, publicado el 30 de agosto de 1988,
- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas en los artículos
de viaje y otros que se fabriquen total o parcialmente con piel en
la República, publicado el 4 de octubre de 1952,
- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas en artículos de
plata, plateados, o de alpaca que se elaboran en la República o
que se pongan en venta en ella, publicado el 29 de noviembre
de 1952,
- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas en prendas de
vestir, publicado el 21 de octubre de 1952,
- Decreto que declara obligatorio el uso de marcas para las medias

Facultad de Derecho
de nylon y de otras fibras artificiales o sintéticas, publicado el

24 de mayo de 1949,'
- Declaración general de protección a la denominacibn de origen
"Tequila" para aplicarse a la bebida del mismo nombre, publica-
da en el Diario Oficial de 13 de octubre de 1977.
Con posterioridad a la preparación de este documento, fue publicado un DE-

CRETO por el que se abrogan diversos ordenamientos que declaran obligatorio el
uso de marcas en diversos artículos en el Diario Oficial de la Federación de 17 de
septiembre de 1991, en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Este Decre-
to abroga a los decretos de 1949 y 1952.

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LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA EN LA NUEVA

SUMARIO: Introducción. 1. Estructura formal de la ley. Marcas. 2. Inno-

La marca, el nombre comercial, la denominación de origen y el aviso

* Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad

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110 DAVID RANGEL MEDINA

la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y Ley de Invencio-

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 111

1 . Estructura formal de la nueva ley

Con apego a la doctrina del Convenio de París, según la cual la pro-

2. Innovaciones m& importantes en materia de marcas

Un estudio comparativo de las dos leyes en lo que concierne a las mar-

1. Se limita el concepto de marca a los signos visibles (artículo 88).

a) Las formas tridimensionales (artículo 89, 11);

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

112 DAVID RANGEL MEDINA

3. Se amplía el impedimento de registro para;

a ) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales anima-

4. No producirá efecto el registro de una marca:

a ) Contra la comercializacidn, distribución, adquisición o uso de

5. La duración del registro marcario es de diez años (artículo 95).

a) La cancelación del registro de una marca cuando su titular es-

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 113

marca que ostentan está registrada. La omisión de esta leyenda

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

114 DAVID RANGEL MEDINA

9. En cuanto a los requisitos de procedibilidad para aplicar las san-

a) En la antigua ley se consideraba infracción administrativa el

ANALZSZS Y COMENTARIOS RESPECTO DEL NUEVO

3. Fuentes del derecho a la marca. Efectos del uso

La ley conserva el sistema de la anterior en cuanto a que finca el de-

a) En caso de conflicto de una marca con un nombre comercial se

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 115

4. El registro como fuente del derecho exclusivo

La nueva ley reafirma que el derecho al uso exclusivo de la marca se

5 . Lo que puede constituir marca

6 . Marcas no registrables: hologramas y marcas notorias

Aun cuando no las menciona expresamente, es seguro que se refiere

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

116 DAVID RANGEL MEDINA

que pueden servir de instrumentos diferenciadores de mercancías y ser-

T . Especialidad de la marca. Clasificación de mercancias y sewicios

8. Territorialidad del registro. Importaciones paralelas

El tradicional principio de territorialidad de la marca según el cual

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 117

geográfico del país del registro, va cediendo paulatinamente, sea por

O. Obligaciones del dueño de la marca. Conseruación del registro

La LIM imponía, entre otras, estas obligaciones:

- Usar la marca dentro de los tres años de haberse obtenido el re-

Según la ley vigente, ya no es obligatorio usar ni comprobar el uso

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

118 DAVID RANGEL MEDINA

Se tolera el uso de la marca aun cuando no se apegue con exactitud a

10. Leyendas obligatorias

DR © 1992. Universidad Nacional Autónoma de México,

LA EMPRESA EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

11. Pérdida de los derechos sobre la marca

Conforme a la ley de 1975 los modos de concluir el registro marcario