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El secreto está en la marca

Introducción a las marcas dirigida


a las pequeñas y medianas empresas

Serie “La propiedad


intelectual y las empresas”
Número 1
Publicaciones de la serie
“La propiedad intelectual y las empresas”:

1. El secreto está en la marca:


Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas
y medianas empresas. Publicación de la OMPI
N.º 900.1.

2. Lo atractivo está en la forma:


Introducción a los diseños industriales dirigida a las
pequeñas y medianas empresas. Publicación de la
OMPI N.º 498.

3. Inventar el futuro:
Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas
y medianas empresas. Publicación de la OMPI
N.º 917.1.

4. Expresión creativa:
Introducción al derecho de autor y los derechos
conexos para las pequeñas y medianas empresas.
Publicación de la OMPI N.º 918.

5. En buena compañía:
La gestión de los aspectos de propiedad intelectual de
los contratos de franquicia. Publicación de la OMPI
N.º 1035.

Todas las publicaciones pueden descargarse


de manera gratuita en la dirección siguiente:
www.wipo.int/publications/es.
El secreto está en la marca
Introducción a las marcas dirigida
a las pequeñas y medianas empresas

Serie “La propiedad


intelectual y las empresas”
Número 1
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Índice La protección de las marcas 32
12. ¿Cómo puede su empresa
proteger su marca o marcas? 33

Introducción6 13. ¿De qué otros instrumentos


jurídicos dispone para proteger
Las marcas 9 su imagen de marca u otros
1. ¿Qué es una marca? 10 aspectos de sus productos? 35

2. ¿Qué elementos puede utilizar 14. ¿Por qué debería su empresa


como marca para distinguir registrar la marca o marcas? 38
sus productos de otros? 10 15. ¿Qué derechos confiere el
3. ¿Qué diferencia existe entre una registro de una marca? 40
marca de fábrica o de comercio 16. ¿Equivale el registro del nombre
y una marca de prestigio? 10 de su empresa o del nombre
4. ¿Para qué sirven las marcas? 13 comercial de su negocio al
registro de una marca? 40

Los tipos de marcas 16 17. ¿Cuáles son los principales


5. ¿Qué son las marcas de servicios? 17 motivos de denegación de una
solicitud de registro? 41
6. ¿Qué son las marcas colectivas? 18
18. ¿Se puede conseguir una marca
7. ¿Qué son las marcas de gratuitamente o comprarla a una
certificación? 18 persona que ya no la necesita? 45
8. ¿Qué relación hay entre las 19. ¿De qué manera puede usted
marcas de fábrica o de comercio, averiguar si el signo propuesto
las marcas colectivas y las está en conflicto con una marca
marcas de certificación? 22 de la competencia? 46
20. ¿Qué costos entrañan la creación
La creación de marcas 23 y la protección de una marca? 48
9. ¿Por qué es importante tener
una marca sólida? 24 21. ¿Quién está autorizado a solicitar
el registro de una marca? 49
10. ¿Cómo puede aumentarse el
carácter distintivo de una marca? 28 22. ¿Se necesita un agente de marcas
para presentar una solicitud de
11. ¿Qué debería tenerse en cuenta marca? 49
al elegir o crear una marca? 29
23. ¿Cuánto tiempo se tarda
en registrar una marca? 49
24. ¿Cómo se solicita el registro
de una marca? 50

3
25. ¿Durante cuánto tiempo estará 38. ¿Puede utilizar la marca de un
protegida su marca registrada? 51 competidor en su publicidad? 69
26. ¿Pueden coexistir dos marcas 39. ¿Qué es un nombre de dominio
idénticas?  52 y qué relación guarda con las
27. ¿Es necesario registrar todas marcas? 70
las pequeñas modificaciones 40. ¿Qué debería tenerse en cuenta
de su marca? 53 al utilizar marcas en Internet? 72
28. ¿Qué sucede si desea utilizar 41. ¿Cuál es la función de un
su marca para un producto supervisor o coordinador
diferente? 53 de marcas? 73
29. ¿Cómo puede proteger la forma
de su producto? 54 La comercialización
de las marcas 75
Las marcas en el extranjero 56 42. ¿Puede conceder licencias
30. ¿Posee validez internacional sobre su marca a otras
el registro de una marca empresas? 76
efectuado en su país? 57 43. ¿Qué tasa o regalía debería
31. ¿Debería pensar en proteger esperar percibir por su marca? 77
su marca en el extranjero? 57 44. ¿Cuál es la diferencia entre
32. ¿Cómo y cuándo puede registrar una licencia exclusiva y una
la marca de su empresa en el licencia no exclusiva? 77
extranjero? 57 45. ¿Debería conceder una licencia
33. ¿En qué consiste la transcripción exclusiva o no exclusiva sobre
de una marca y qué dificultades su marca? 78
plantea? 60 46. ¿Qué relación guardan los
acuerdos de franquicia con
El uso de las marcas 64 las marcas? 79
34. ¿Qué se entiende por “uso” 47. ¿Hay alguna restricción a la
de una marca? ¿Qué importancia venta de la marca de su empresa
reviste para el titular de un a otra empresa? 80
registro de marca? 65 48. ¿Pueden otras empresas revender
35. ¿Es posible registrar una marca los productos de marca de su
sin haberla usado? 66 empresa sin autorización? 81
36. ¿Puede su empresa usar la
misma marca para distintos
productos? 67
37. ¿Cómo debe utilizar su marca? 68

4
La observancia de los
derechos de marca 84
49. ¿Por qué es importante detectar
las infracciones? 85
50. ¿Cuándo infringe otra marca
sus derechos? 86
51. ¿Qué debe hacer si su marca
está siendo utilizada por terceros
sin su autorización? 87
52. ¿Cómo puede impedir su
empresa la importación de
productos de marca falsificados? 89
53. ¿Con qué opciones cuenta para
solucionar extrajudicialmente
controversias surgidas de
demandas por infracción? 89

Anexo. Sitios web de utilidad 91

5
El secreto está en la marca

Introducción

6
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

El presente documento forma parte de una Con la presente guía se pretende ayudar a
serie de guías sobre la propiedad intelectual las distintas partes interesadas del sector
y las empresas. Tiene por objeto explicar las empresarial, especialmente los emprendedo-
razones por las que una gestión eficaz de res y los propietarios o administradores de
las marcas es importante para su empresa. las pequeñas y medianas empresas (pymes),
a que comprendan la manera de:
La gestión de las marcas debe constituir
un elemento integral de la estrategia de • crear nuevas marcas que llamen la
desarrollo de la imagen de una marca de atención de los consumidores y les
todas las empresas, independientemente del resulten atrayentes y cuyos derechos
tamaño de estas. Como consecuencia de la derivados puedan, al mismo tiempo,
aparición de nuevos mercados y de Internet, hacerse valer frente a los competidores;
las empresas tienen, ahora más que nunca, • proteger los signos, los lemas publi-
oportunidades más numerosas y lucrativas citarios, los eslóganes, los logotipos
de dotarse de marcas valiosas y de modelos y otros componentes fundamentales
de negocio que garanticen su visibilidad. de la marca frente a la explotación o
Sin embargo, esas oportunidades también el uso por terceros sin autorización;
comportan una mayor exigencia de que • evitar el riesgo de infringir los derechos
las empresas salvaguarden y potencien sus de marca de terceros;
derechos de marca, así como de que eviten • efectuar un seguimiento activo de las
infringir los derechos de marca de terceros. marcas de los competidores;
• obtener el máximo valor de sus marcas
La estrategia de gestión de la marca debe en beneficio de unas estrategias más
reflejar las preocupaciones y las condi- sólidas de desarrollo de la imagen de
ciones de la empresa, sus mercados des- marca; y
tinatarios y su sector empresarial. Debe • trascender las fronteras nacionales
atender a consideraciones jurídicas, pero y regionales mediante el Sistema de
también a otras de orden práctico como Madrid para el registro internacional
un presupuesto adecuado, la distribución de marcas.
de las responsabilidades entre el personal
de la empresa y los proveedores externos
de servicios para marcas, la capacidad
de tolerancia al riesgo, los seguros, o las
relaciones con los proveedores, los franqui-
ciados y los distribuidores. Asimismo, debe
integrarse armónicamente en los planes
de desarrollo de la imagen de la marca
y de seguimiento de la competencia de la
empresa a fin de garantizar el éxito en un
mercado sumamente competitivo.

7
El secreto está en la marca

La presente guía ofrece una introducción


a las marcas relativamente completa, pero
también remite a información sobre otros
aspectos. Puede descargar las publicaciones
de la OMPI a las que se hace referencia en
el texto desde la dirección web www.wipo.
int/publications/es y acceder al recurso de
aprendizaje en línea IP PANORAMATM en
la dirección www.wipo.int/sme/es/multime-
dia. Todos estos recursos son gratuitos. No
obstante, ni esta guía ni los otros recursos
mencionados suplen el asesoramiento ju-
rídico profesional.

Las instituciones nacionales y locales pue-


den elaborar sus propias traducciones y
adaptaciones de la presente guía. De hecho,
cualquiera puede hacerlo, ya que se encuen-
tra libremente disponible en virtud de una
licencia de Creative Commons, por lo que
no hay necesidad de pedir permiso para
traducirla o adaptarla.

8
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Las marcas

9
El secreto está en la marca

1. ¿Qué es una marca? general, admiten únicamente los signos


que se aprecien visualmente o que puedan
Una marca es un signo que identifica y ser representados gráficamente.
distingue en el mercado los productos de
una empresa de los de otras. Puede tratarse
de productos o de servicios. En algunos 3. ¿Qué diferencia existe
países, el término “marca de fábrica o de entre una marca de fábrica o
comercio” se utiliza para los productos, de comercio y una marca de
mientras que los signos que identifican ser- prestigio?
vicios se denominan “marcas de servicios”.
No obstante, en la presente guía se utilizará Muchas personas confunden los conceptos
de manera general el término “marca” (en de “marca” en su acepción común de “marca
inglés, “trademark” y “mark”) para referirse de fábrica o de comercio” (trademark, en
tanto a los productos como a los servicios. inglés) con “marca” en tanto que “marca
de prestigio o signo con una imagen de
marca” (brand, en inglés). El significado de
2. ¿Qué elementos puede utilizar marca de prestigio es mucho más amplio y
como marca para distinguir sus hace referencia a la imagen visual, emotiva,
productos de otros? racional y cultural, amparada por derechos
de propiedad, que los clientes relacionan
Cualquier signo que permita diferenciar con una empresa o un producto. Las marcas
productos o servicios puede constituir una de fábrica o de comercio constituyen un
marca, por ejemplo, palabras, nombres, le- elemento imprescindible de una marca de
tras, números, dibujos, fotografías, formas, prestigio, pero esta también suele conte-
colores, etiquetas o cualquier combinación ner otros elementos como los diseños, el
de estos. En la mayoría de los países, también acondicionamiento distintivo, los lemas,
pueden constituir una marca los eslóganes, los símbolos y los sonidos, así como el con-
los lemas publicitarios y los títulos. cepto, la imagen y la reputación que sirven
de nexo entre el consumidor y el producto
Cada vez son más los países que también de que se trate.
permiten el registro de marcas no tradicio-
nales, como los colores únicos, los signos Por ejemplo, la palabra Mercedes-Benz ®
tridimensionales (por ejemplo, la forma de y el diseño con forma de estrella de tres
un producto o su embalaje), las imágenes puntas son dos de las marcas de fábrica o
en movimiento, los hologramas, los sonidos, de comercio empleadas para identificar al
los olores, los gestos, las marcas táctiles (la fabricante alemán Daimler AG. Por su parte,
sensación o el tacto) y las marcas flexibles la marca de prestigio comprende los coches,
o cambiantes. Sin embargo, las marcas no la tecnología, el diseño innovador, las marcas
tradicionales son infrecuentes y muchos de fábrica o de comercio y la sensación que
países ponen límites a lo que puede regis- tienen los clientes de relacionarse con un
trarse como marca, de modo que, por lo artículo de calidad y de lujo.

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Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Ejemplos de marcas de fábrica o Ejemplo: YAHOO!® también está registra-


de comercio do en su forma estilizada.

Una marca de fábrica o de comercio


compuesta solo de palabras, letras,
números o una combinación de estos.

Este tipo de marcas suele brindar una amplia Reproducido con el permiso de
protección a su propietario porque le permite YAHOO! Inc. ©2011 Yahoo! Inc.
limitar el uso por los competidores de toda YAHOO!® y el logotipo YAHOO!® son
versión figurativa de la marca que, por su marcas registradas de Yahoo! Inc.
parecido, induzca a confusión respecto del
mismo tipo de productos o servicios. Las Marcas puramente figurativas
palabras y las letras o números en sí mismos
también están protegidos. Una marca también puede estar constituida
únicamente por un logotipo. En ese caso,
Ejemplo: YAHOO! ® está registrado simple- en la marca no se incluye ninguna palabra.
mente como una marca verbal.

Una versión estilizada de una marca


verbal

Si el propietario de una marca desea pro-


teger no solo los caracteres sino también el
diseño, el color o algún elemento distintivo,
se necesita una forma especial de marca de “HELLO KITTY®” es un personaje
fábrica o de comercio. Este tipo de marca propiedad de la empresa japonesa
suele denominarse “marca consistente en Sanrio Company, Ltd.
diseños y palabras”. No obstante, si esa ima-
gen fuera objeto de alguna modificación, en
cierta medida ya no se podrían hacer valer
los derechos que confiere el registro, habida
cuenta de que la validez de esos derechos
está en relación directa con el registro exacto
(véase, además, el apartado N.º 37 sobre la El logotipo de PENGUIN® es una marca
manera de utilizar las marcas registradas de Penguin Books Limited y se
con un diseño, un color o una tipografía reproduce en esta publicación con su
específicos). permiso.

11
El secreto está en la marca

Marcas que incluyen elementos


figurativos y palabras

En ocasiones, puede resultar difícil registrar


aisladamente las letras, los números y los
lemas que carecen de carácter distintivo
(véase el apartado N.º 17), pero estos ele-
mentos pueden ser susceptibles de protec-
MCDONALD’S®
ción si se registran conjuntamente con un Utilizado con el permiso de McDonald’s
elemento figurativo dotado de carácter Corporation.
distintivo.

VW® y VW inscrito en un círculo son marcas


registradas de Volkswagen AG.
© 1986 WWF-Fondo Mundial para la
Naturaleza (anteriormente, World Wildlife
Marcas no tradicionales
Fund) es una marca registrada propiedad
de WWF®.
Con frecuencia es difícil registrar las mar-
cas que se basan en un solo color, en la
apariencia, la forma, el sonido, el olor, el
gusto o la textura (y, en la mayoría de los
países, es imposible hacerlo). Sin embargo,
hay un pequeño número de esas marcas de
fábrica o de comercio que se han aceptado
OCEAN SPRAY® y su logotipo son marcas en algunos países.
registradas de Ocean Spray Cranberries, Inc.
Marcas monocromas:

Reproducido con permiso de Tata Sons Ltd., En muchos países, KRAFT® Foods
titular del registro de marca y del derecho de ha registrado como marca el color
autor del logotipo TATA®.
lila que utiliza para sus chocolates y
productos de chocolate.

12
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Marcas tridimensionales (forma camino hacia la utilización eficaz de


del producto o del embalaje): Internet por su empresa (véanse los
apartados N.º 39 y 40).
• Las marcas constituyen la base para
el desarrollo de la imagen y la re-
putación de una marca. Permiten a
los consumidores fundamentar sus
decisiones de compra en lo que han
oído, leído o sentido personalmente.
Crean una relación de confianza que
puede permitirle ganarse a una clien-
tela fiel y reforzar el buen nombre de
su empresa. Los consumidores sien-
La forma distintiva de la botella de ten a menudo un apego sentimental
salsa de tomate HEINZ® es una a ciertas marcas motivado por un
marca registrada de la empresa conjunto de cualidades deseadas o
H.J. Heinz y sus asociados. de características que presentan los
productos que llevan esas marcas.
Las marcas también promueven que
4. ¿Para qué sirven las marcas? las empresas inviertan en el mante-
nimiento o la mejora de la calidad de
• Las marcas ayudan a los consumido- sus productos a fin de conservar o
res a encontrar los productos de su continuar mejorando su reputación.
empresa. Ayudan a diferenciar sus pro- Puede encontrarse más información a
ductos (ya sean productos o servicios) este respecto en el punto 1 del Módulo
de los de la competencia y contribuyen 02 de IP PANORAMATM.
a que se identifique su empresa como la • Las marcas ayudan a evitar que
fuente del producto que lleva su marca. los consumidores se equivoquen.
• Las marcas son uno de los instrumen- Protegen a los consumidores al indicar
tos de marketing y comunicación más a) el origen de los productos y b) un
eficaces. Son instrumentos con gran nivel de calidad uniforme. Ayudan
capacidad para captar la atención del a los consumidores a decidir si vuel-
consumidor y lograr que los produc- ven a adquirir un producto o no. Si el
tos de su empresa destaquen. Pueden producto fabricado con una marca
aunar en un único elemento todos determinada resulta ser defectuoso,
los atributos y mensajes intelectuales los consumidores disponen de infor-
y sentimentales relacionados con su mación exacta sobre su origen (ya sea
empresa, su reputación y sus productos el proveedor o el fabricante).
y con el estilo de vida, las aspiraciones • Las marcas son uno de los activos
y los deseos de los grupos destinatarios empresariales de mayor valor y más
de consumidores. También allanan el duraderos. Pueden llegar a durar mu-

13
El secreto está en la marca

cho tiempo y, por consiguiente, pro- • Las marcas sólidas permiten contra-
porcionan a su empresa una ventaja tar y conservar con más facilidad a
competitiva a largo plazo. Poseen un los empleados. Las personas prefieren
valor que va más allá de su actividad trabajar para marcas conocidas y que
empresarial principal y, con frecuencia, gozan de gran prestigio y para las
facilitan que su empresa amplíe sus compañías a las que pertenecen.
actividades a otros productos. Pueden • Las marcas son una de las armas
concederse licencias sobre sus marcas más eficaces contra la competencia
o venderse y, por lo tanto, representan desleal. Las marcas permiten a las
una fuente adicional de ingresos por empresas de las que son propiedad
conducto de las regalías (véanse los prohibir a la competencia que haga
apartados N.º 42 y 43); son un compo- un uso no autorizado de la marca
nente imprescindible de los acuerdos de (véase el apartado N.º 15). Por otra
franquicia (véase el apartado N.º 46); y parte, pueden utilizarse para oponerse
pueden venderse junto con su empresa a las importaciones paralelas (véase
o por separado de esta (véase el apar- el apartado N.º 48) y para impedir
tado N.º 47). Las marcas contribuyen que se importen productos falsifica-
a un volumen de ventas más elevado dos (véanse los apartados N.º 15 y 52).
y a unos márgenes de beneficio mayo- Además, pueden permitir que otros
res. Además, pueden utilizarse como usen las marcas de su empresa como
garantía subsidiaria para la obtención parte de un nombre de dominio (véase
de financiación. También es posible el apartado N.º 39).
utilizar las marcas para la planificación
fiscal cuando estas se transfieren a una
sociedad de cartera (en una jurisdicción El valor de las marcas
con un nivel de imposición fiscal bajo),
que cobra a sus empresas concesiona- Una marca seleccionada y
rias (en jurisdicciones con un nivel de cuidada con esmero es un activo
imposición fiscal alto) regalías por la empresarial valioso para la mayoría
utilización de las marcas. de las empresas. Puede ser incluso
el activo más valioso que posean.
Se estima que Google® es la marca
más valiosa del mundo, con un valor
superior a los 229.000 millones de
dólares estadounidenses, seguida de
Apple®, cuyo valor estimado supera
los 228.000 millones de dólares
estadounidenses, y Microsoft®,
Etiqueta de Diageo Irlanda para la valorada en 121.000 millones de
cerveza Foreign Extra Stout de
GUINNESS®.

14
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

dólares estadounidenses. 1 El valor Lista recapitulativa


estimado de otras marcas famosas, de comprobación
como AT&T®, facebook® y VISA®,
supera los 100.000 millones de • ¿Tiene una lista ordenada de
dólares estadounidenses cada una. todos los elementos de su marca
susceptibles de protección,
El motivo es que los consumidores comprendidas las marcas
valoran las marcas, su prestigio, su de fábrica o de comercio, el
imagen y un conjunto de cualidades acondicionamiento distintivo o
deseadas que relacionan con las las formas de sus productos?
marcas. Los consumidores están Examine la información de
dispuestos a pagar más por un los apartados siguientes para
producto que tenga una marca asegurarse de que cuenta con
que reconocen y que satisface sus una lista exhaustiva de sus activos
expectativas. Por ello, el mero hecho protegibles.
de poseer una marca con una buena • Las marcas son un valioso activo
imagen y una reputación de prestigio empresarial. La función de las
proporciona una ventaja competitiva marcas va más allá de servir para
a la empresa. distinguir sus productos; contribuyen
a la creación de su imagen de
marca. Pueden brindarle una ventaja
competitiva y permitirle protegerse
contra la competencia desleal.
• La ley protege las marcas para
respaldar su función de distinguir
los productos y servicios de
Se reproduce por gentileza de IBM® diferentes empresas y evitar que
Deutschland GmbH
los consumidores se equivoquen
con respecto al origen de estos. De
esta manera, el Derecho de marcas
también ayuda a garantizar que el
propietario de la marca, y no un
competidor que la imite, obtenga
los beneficios asociados con un
producto deseado.
• Más información. Véase el punto 1
del módulo 02 de IP PANORAMATM.

 1 Las 100 marcas más valiosas del mundo en 2016


según BrandZ (Top 100 Most Valuable Global
Brands).

15
El secreto está en la marca

Los tipos de marcas

Marca de fábrica Marca de


o de comercio servicios

Indica el origen Indica el origen


comercial de los comercial de los
productos. servicios.

Indica la Indica el cumplimiento


pertenencia a de una serie
una asociación de normas

Marca Marca de
colectiva certificación

16
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

5. ¿Qué son las marcas de Marcas notoriamente


servicios? conocidas

Como se ha señalado anteriormente, en Las marcas notoriamente


algunas jurisdicciones se hace la distinción conocidas son marcas de fábrica
entre las marcas de fábrica o de comercio o de comercio que las autoridades
y las marcas de servicios. Ambas son sig- competentes del país en que se
nos distintivos; las marcas de fábrica o de solicita la protección de la marca
comercio distinguen los productos de una consideran muy conocidas. Todos los
empresa de los de otras, mientras que las tipos de marcas pueden convertirse
marcas de servicios cumplen la misma en marcas notoriamente conocidas
función respecto de los servicios. Pueden ser con el paso del tiempo. Por lo
servicios de cualquier clase, a saber: finan- general, las marcas notoriamente
cieros, bancarios, de viajes, publicitarios, de conocidas se benefician de una
cafetería y comedores, etcétera. No hay nin- protección adicional. Por ejemplo,
guna diferencia jurídica entre los dos tipos las marcas notoriamente conocidas
de marcas: las marcas de servicios pueden pueden protegerse aunque no
registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, estén registradas (o ni siquiera
y también pueden ser objeto de licencia, con hayan sido utilizadas) en un territorio
sujeción a las mismas condiciones que las determinado. Además, si bien las
marcas de fábrica o comercio. Las marcas marcas de fábrica o de comercio
de servicios con frecuencia se denominan solo suelen estar protegidas contra
“marcas” por razones prácticas o porque marcas tan similares que llevan a
en determinados países no se reconoce el confusión si estas últimas se usan
término “marca de servicios”. en productos idénticos o similares,
las marcas notoriamente conocidas
Ejemplo: están protegidas contra la utilización
de toda marca similar que pueda
inducir a confusión, incluso si esta
última se aplica a productos de
otro tipo, siempre y cuando se
  reúnan ciertas condiciones. Con esa
Reproducido con el permiso de National protección reforzada se pretende
Westminster Bank Plc. impedir que las empresas se
aprovechen de la reputación de una
marca notoriamente conocida sin
ofrecer contrapartida alguna y dañen
la reputación o el buen nombre de
esa marca.

17
El secreto está en la marca

Generalmente, atañe al propietario usando la marca Wondercola,


de la marca demostrar que esta deberá obtener la autorización de
es muy conocida por el público Wondercola Inc. o correrá el riesgo
consumidor de un territorio de ser demandada por infringir los
específico. En algunos países se derechos de marca
contempla la posibilidad de solicitar
el reconocimiento de la condición
de marca notoriamente conocida 6. ¿Qué son las marcas
por medios administrativos o colectivas?
judiciales. Es aconsejable que a)
registre su marca notoriamente Los titulares de las marcas colectivas sue-
conocida por lo menos respecto len ser asociaciones o cooperativas cuyos
de los productos y servicios más miembros tienen derecho a usar la marca
relevantes, b) que se oponga al colectiva para comercializar sus propios
registro por la competencia de esa productos. La asociación normalmente
marca y c) que conserve pruebas establece criterios que rigen el uso de la
de la utilización y el prestigio de marca colectiva (por ejemplo, las normas
sus marcas, por ejemplo las cifras de calidad) y ofrece a cada una de las em-
de ventas, el material de campañas presas la opción de usarla a condición de
publicitarias, los informes anuales o cumplir dichas normas. Las marcas colec-
las menciones hechas por terceros. tivas pueden ser eficaces para comercializar
conjuntamente los productos de un grupo
Ejemplo: Imaginemos que de empresas que, por separado, tendrían
Wondercola es la marca famosa de dificultades para que los consumidores
una bebida gaseosa. Wondercola reconocieran sus marcas o para que los
Inc. se beneficiará automáticamente principales minoristas las distribuyeran.
del derecho de impedir que otros
utilicen una marca idéntica o tan
similar que induzca a error en 7. ¿Qué son las marcas
aquellos países donde las marcas de certificación?
notoriamente conocidas gozan
de mayor protección y donde esa Las marcas de certificación se conceden
marca sea muy conocida en el cuando un producto o servicio satisface unas
ámbito de las bebidas gaseosas. normas definidas, pero no están restringidas
Esa protección también se por la pertenencia a un grupo determinado.
concederá a productos y servicios Esas normas definidas pueden guardar
que no guarden relación alguna relación con la naturaleza o la calidad de
con el refresco. Por lo tanto, si otra los productos o servicios, las condiciones
empresa decidiera comercializar de trabajo de la producción o el rendimien-
productos tan dispares como to, las clases de personas que producen o
computadoras o gafas de sol realizan las actividades de producción, la

18
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

zona de origen, etcétera. El propietario de Ejemplo: Australian Wool Innovation Ltd.


una marca de certificación concede una (AWI) y sus filiales son propietarios de la
licencia sobre esa marca a terceros para que marca de certificación registrada Woolmark ®,
identifiquen aquellos de sus productos que que es un símbolo de garantía de calidad que
cumplen las mencionadas normas defini- denota que los productos a los que se aplica
das y, por consiguiente, cualquier persona están hechos con pura lana virgen al 100% y
cuyo producto cumpla las normas defini- cumplen las estrictas condiciones estipula-
das puede utilizar esa marca. Una marca das por AWI. Está registrada en más de 140
de certificación comunica al comprador países y se han concedido licencias de uso
que los productos que la llevan han sido a fabricantes que están en condiciones de
examinados, probados, inspeccionados o, satisfacer esas normas de calidad.
de alguna manera, comprobados por una
persona que no es el productor, mediante
los métodos determinados por la autoridad
certificadora o el titular de la marca. Uno
de los requisitos más importantes para
obtener una marca de certificación es que
la entidad que solicite el registro esté consi-
derada “competente para certificar” que los Reproducido por gentileza de Australian
productos en cuestión cumplen las normas. Wool Innovation (AWI) y de sus filiales.
Como es lógico, la autoridad certificadora
o el titular de la marca no podrán solicitar
la marca de certificación de sus propios
productos o servicios.

En muchos países, la principal diferencia


entre las marcas colectivas y las marcas
de certificación es que las primeras solo
pueden ser usadas por un grupo específico
de empresas (por ejemplo, los miembros de
una asociación), mientras que las marcas
de certificación puede usarlas cualquiera
que cumpla las normas estipuladas por el
titular de la marca de certificación. No en
todos los países es posible obtener marcas
colectivas y marcas de certificación. En
consecuencia, cabe la posibilidad de que una
marca colectiva existente en un país tenga
que registrarse como marca de certificación
en otro país o viceversa.

19
El secreto está en la marca

Indicaciones geográficas producen, comprendidos los factores


naturales y humanos. 2 El registro
Las marcas de fábrica o de internacional de las denominaciones
comercio que incluyen términos de origen se rige por el Arreglo de
o signos geográficos pueden Lisboa relativo a la Protección de
no ser registrables si estos son las Denominaciones de Origen
geográficamente descriptivos (véase y su Registro Internacional, que
el apartado N.º 15). Es importante administra la Organización Mundial
tener esto en cuenta al escoger las de la Propiedad Intelectual (OMPI).
marcas de fábrica o de comercio
para sus productos. Los países Ejemplo: La marca colectiva
administran las indicaciones Melinda® es utilizada por los 5.200
geográficas conforme a distintos miembros de las 16 cooperativas
criterios, como se señala a productoras de manzanas radicadas
continuación, por lo que debe obrar en los valles italianos de Non y Sole,
con cautela si prevé utilizar una que crearon el Consorcio Melinda.
marca de fábrica o de comercio que Además, en 2003, se concedió
sea geográficamente descriptiva. a la marca colectiva Melinda® el
reconocimiento de denominación de
Por indicación geográfica se entiende origen protegida.
un signo utilizado para productos
que tienen un origen geográfico
concreto y cuyas cualidades,
reputación o características se deben
esencialmente a dicho territorio de
origen. Puede ser utilizada por todos
 
los productores que fabrican sus
productos en el lugar designado Reproducido por gentileza del Consorcio
por la indicación geográfica y cuyos Melinda
productos comparten las cualidades
especificadas. Una denominación En algunos países, la protección
de origen es un tipo especial de de las indicaciones geográficas
indicación geográfica. Generalmente y las denominaciones de origen
consiste en una denominación es posible únicamente mediante
geográfica o una designación marcas colectivas o de certificación.
tradicional empleadas para Otros países cuentan con un
productos que tienen una calidad o sistema de protección sui generis
unas características específicas que diferenciado con esa finalidad.
se deben exclusiva o esencialmente
 2 Artículo 2 del Arreglo de Lisboa relativo a la
al entorno geográfico en el que se Protección de las Denominaciones de Origen y
su Registro Internacional.

20
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Ejemplos: De conformidad con la pueden emplearla las empresas


legislación japonesa, los nombres autorizadas.
geográficos pueden registrarse
como marcas colectivas en el caso
de ciertos productos si se trata de
productos notoriamente conocidos
de una zona geográfica bien
definida. Por ejemplo, la ternera de
Kobe (KOBE BEEF®) está protegida
mediante una marca colectiva No flavour finer
regional registrada en el Japón,
utilizada por las empresas que han
satisfecho normas específicas de También hay algunos países que
certificación de su ganado y que disponen de distintas leyes para
están radicadas en la prefectura la protección de las indicaciones
japonesa de Hyogo. geográficas y las denominaciones
de origen con respecto a categorías
En la India, el nombre y el logotipo específicas de productos (por
del té de Darjeeling® están ejemplo, la protección sui generis
registrados como marcas de de productos agrícolas y productos
certificación de conformidad con alimentarios y la legislación contra
el Derecho de marcas de la India la competencia desleal o el Derecho
y también se han registrado como de marcas para otros productos),
indicaciones geográficas con o incluso para indicaciones
arreglo a la protección sui generis geográficas o denominaciones de
diferenciada que concede la India. origen específicas (por ejemplo, el
El sistema de protección sui generis whisky escocés, la cuchillería de
brinda una mayor protección, al Solingen o los relojes suizos). En el
impedir que la competencia utilice sitio web de la OMPI, en www.wipo.
el nombre incluso cuando esa int/geo_indications/es y www.wipo.
utilización no lleve a confusión. Por int/lisbon/es, puede obtener más
ejemplo, el sistema de la India no información sobre la protección de
permite que ninguna otra empresa las indicaciones geográficas y las
utilice el nombre Darjeeling®, ni denominaciones de origen.
siquiera para un producto que
esté etiquetado como “té de tipo Ejemplo: Parmigiano-Reggiano®
Darjeeling”. Si bien el consumidor está reconocido como
entendería que no se trata de denominación de origen protegida
verdadero té de Darjeeling®, no en la Unión Europea en virtud de su
se permite esa utilización porque sistema sui generis, mientras que
la palabra Darjeeling® solamente en los Estados Unidos de América,

21
El secreto está en la marca

donde no hay un sistema sui generis marca de certificación, debería asegurarse


separado, tanto el nombre como el de que la marca de fábrica o de comercio de
logotipo de Parmigiano-Reggiano® su empresa sigue siendo su máxima priori-
están registrados como marcas dad. La marca de fábrica o de comercio es
de certificación. Puede utilizarse la única marca que vincula directamente
el logotipo solamente para el al producto con su empresa.
queso que está certificado como
originario de la zona geográfica Ejemplo: Interflora® es una marca de pres-
italiana delimitada del Parmigiano- tigio internacional que vincula a floristas
Reggiano® (Parma y Reggio Emilia de todo el mundo con la finalidad de que
son las dos regiones principales) y los clientes puedan enviar flores para su
que satisface las especificaciones entrega por floristas locales por medio de
pertinentes. un sistema centralizado. El elemento prin-
cipal de la marca Interflora® lo constituye
su marca colectiva, que utilizan todos los
floristas de Interflora®. Los miembros de
Interflora® usan su marca y su imagen de
marca propias, pero suelen incluir la marca
colectiva Interflora® en sus sitios web, sus
empresas, su publicidad, etc., para mostrar
Reproducido por gentileza del Consorzio su vinculación.
del Formaggio Parmigiano-Reggiano

Lista recapitulativa
8. ¿Qué relación hay entre las de comprobación
marcas de fábrica o de comercio,
las marcas colectivas y las • Inventaríe sus marcas de fábrica
marcas de certificación? o de comercio. Examine sus
marcas actuales y determine a qué
Si bien todos estos tipos de marcas indican tipo pertenece cada una de ellas.
el origen de los productos, las marcas de • ¿Utiliza su empresa todas
fábrica o de comercio identifican el origen las marcas que tiene a su
comercial, o empresarial, de los productos, en disposición? Determine los tipos
tanto que las marcas colectivas y las marcas de marcas (marca de fábrica o de
de certificación identifican la asociación comercio, marca de servicios, marca
o la certificación de los productos. Dicho de certificación o marca colectiva)
de otro modo, un producto puede tener la y las indicaciones geográficas o las
marca de la empresa a la vez que una marca denominaciones de origen de las
colectiva o una marca de certificación. Por que puede beneficiarse su empresa
consiguiente, aunque su empresa pueda e incorpórelas a su estrategia global
beneficiarse de una marca colectiva o una de marca.

22
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

La creación de marcas

23
El secreto está en la marca

9. ¿Por qué es importante tener consumidores de cuál es el producto


una marca sólida? que se vende y a estos puede resultarles
más difícil recordar la palabra o rela-
El Derecho de marcas concede protección cionarla con el producto. Es posible
jurídica a las marcas que tienen carácter que su empresa tenga que realizar un
distintivo. El carácter distintivo de las mayor esfuerzo (es decir, sufragar un
marcas consiste en la facilidad con la que costo mayor) para publicitarlas. Sin
los clientes pueden relacionar una marca embargo, una vez establecidas, estas
con los productos a los que está asociada. marcas poseen un enorme poder. Y,
En ocasiones, a las marcas distintivas se al final, incluso su equipo de marke-
las denomina marcas “sólidas”. Cuanto ting estará muy satisfecho con ellas.
más sólida sea la marca, mayor será la
probabilidad de que se conceda su reg- Ejemplo:
istro (véase el apartado N.º 17) y mayor la
protección que le dispensen los tribunales
(véase el apartado N.º 50). Por consiguiente,
es importante comprender la diferencia
entre las marcas inherentemente sólidas y
las inherentemente débiles. Las marcas que
se propongan pueden clasificarse en cinco KODAK® es una marca de Eastman
categorías que van de las más distintivas Kodak Company.
Reproducido por gentileza de Eastman
(sólidas) a las menos (débiles):
Kodak Company.

• Las marcas que consisten en pala-


bras inventadas o extravagantes • Las marcas arbitrarias son palabras
son palabras o signos inventados que o signos que poseen significado, si bien
carecen de un significado real. Al ser este no guarda relación lógica alguna
fruto íntegramente de la imaginación con el producto que anuncian. Aunque
de su propietario, un competidor que las marcas arbitrarias también son muy
venda los mismos productos no tendría sólidas y de fácil protección, es frecuente
justificación alguna para utilizar una que a los profesionales del marketing no
marca idéntica o parecida. Las marcas les gusten mucho más que las marcas
que consisten en palabras inventadas que consisten en palabras inventadas
o extravagantes son jurídicamente las o extravagantes, por el mismo motivo:
más sólidas, ya que cuentan con una puede que se necesite mucha publici-
mayor probabilidad de que se acepte dad para que se cree el nexo entre la
su registro. No obstante, presentan marca y el producto en la mente de
la dificultad de que, por lo general, los consumidores. No obstante, como
a los responsables de marketing no sucede con las marcas que consisten en
les gusta utilizarlas. Estas marcas palabras inventadas o extravagantes,
no facilitan ninguna indicación a los generalmente se concede su registro.

24
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Ejemplo: La palabra sunny o la imagen Ejemplo: La marca Sunny, empleada


de un sol para la comercialización de para la comercialización de lámparas,
teléfonos móviles. No hay motivo para sugeriría que la finalidad del producto
que la competencia emplee un sol para es aportar luz al hogar del consumidor.
describir ninguna de las características
de sus productos de telefonía. • Las marcas descriptivas son marcas
de fábrica o de comercio que tan
• Las marcas sugestivas son marcas de solo describen alguna característica
fábrica o de comercio que remiten a la del producto de que se trate, como
naturaleza, la calidad o los atributos su calidad, clase, eficacia, uso, forma,
del producto, pero sin describir esas cantidad, finalidad prevista, valor,
características. Exigen cierto grado de materia prima, origen, lugar de ven-
imaginación por parte del consumidor ta, lugar donde se presta el servicio,
para identificar esos atributos. No obs- período de producción, etcétera. Los
tante, debido a que sugieren cualidades términos descriptivos poseen esca-
del producto, poseen un nivel bajo de so carácter distintivo y, por lo tanto,
carácter distintivo. En consecuencia, no reúnen los requisitos para poder
se les concede menos protección que a ser protegidos a menos que se pueda
las marcas que consisten en palabras demostrar que se ha establecido su
inventadas o extravagantes o a las carácter distintivo por medio de una
marcas arbitrarias. En algunos países, utilización generalizada en el mercado
las marcas sugestivas pueden estar (véase el cuadro que figura a conti-
consideradas demasiado descripti- nuación del apartado N.º 17, relativo al
vas del producto y, por consiguiente, significado secundario). A los efectos
cabe la posibilidad de que no puedan de su comercialización, sin duda sería
registrarse como marca de fábrica o más fácil contar con una marca que
de comercio (véase el apartado N.º 17). indicase directamente qué vende usted.
Es evidente que las marcas sugestivas No obstante, por lo general, las marcas
son atrayentes desde el punto de vista descriptivas no pueden ser propiedad
de la comercialización habida cuenta de una empresa y no puede impedirse
de que actúan como una forma de pu- que otras empresas la utilicen.
blicidad. Sin embargo, desde el punto
de vista de la marca de fábrica de
comercio, esto puede convertirse en
un problema si su marca describe su
producto o sus características, puesto
que usted no puede impedir que las
empresas competidoras utilicen las
mismas palabras para describir sus
productos.

25
El secreto está en la marca

Ejemplo: Es probable que no se conceda Es importante observar que para mantener


el registro de la marca “Dulce” para la solidez de una marca de fábrica o de
comercializar bombones por ser des- comercio es necesario un uso adecuado
criptiva. Se consideraría injusto otorgar de esa marca. Debería asegurarse de que su
a un solo fabricante de bombones la empresa utiliza adecuadamente la marca,
exclusividad de la palabra “dulce” para de modo que no debilite involuntariamente
comercializar sus productos. Del mismo una marca sólida (véase el apartado N.º 37).
modo, pueden formularse objeciones
similares a los términos cualitativos
o elogiosos, como “rápido”, “mejor”, La importancia de las
“clásico” o “innovador”, a menos que marcas sólidas
formen parte de una marca distintiva.
• Es más probable que se conceda
• Los signos genéricos son palabras o el registro a las marcas que son
signos que designan la especie o el obje- sólidas. Están mejor protegidas
to al que se aplican. Están desprovistos contra problemas como las marcas
de todo carácter distintivo y no pueden en conflicto con ellas o las marcas
ser protegidos como marcas porque que pueden llevar a confusión. En
concederles protección conllevaría cambio, las marcas débiles se
privar a la competencia del derecho a ven sometidas a mucha mayor
referirse a sus propios productos por su competencia. A sus competidores
nombre. Cuando una marca de fábrica les será más fácil utilizar una marca
o de comercio sólida no se utiliza de que sea similar a una marca débil y
la forma adecuada, con el transcurso no se considerará que infringen los
del tiempo puede perder su carácter derechos sobre esta última.
distintivo y convertirse en genérica y, • Las marcas sólidas distinguen
por lo tanto, dejar de estar protegida claramente sus productos de los
(véase el apartado N.º 35). de la competencia, puesto que
destacan entre la multitud de
Ejemplo: Nadie puede reivindicar el marcas.
derecho exclusivo a emplear la palabra • Las marcas sólidas son más
“silla” para designar una silla. De manera eficaces para su uso en las
análoga, una manzana constituiría un actividades empresariales cuando
símbolo genérico para la comercializa- se desea promover la autenticidad
ción de manzanas, pero constituiría y ampliar las líneas de productos.
un símbolo arbitrario en el caso de la
comercialización de computadoras..

26
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Inventada o extravagante

Arbitraria
Sólida

Débil
Sugestiva

Descriptiva

Genérica

27
El secreto está en la marca

10. ¿Cómo puede aumentarse el Puede concederse la protección a marcas


carácter distintivo de una marca? “sencillas” sobre la base de un significado
secundario si se utilizan de manera intensa
Cuanto más distintiva sea la marca, mayor a lo largo del tiempo y se realiza una buena
será la protección. Una marca de fábrica o campaña de marketing. Por ejemplo, en un
de comercio puede ser intrínsecamente primer momento el trazo inferior que acom-
distintiva o adquirir carácter distinti- paña a la marca Nike® no pudo registrarse
vo. Las marcas que consisten en palabras aisladamente pero, con el transcurso del
inventadas o extravagantes, las marcas tiempo, al adquirir la marca un significado
arbitrarias y las marcas sugestivas son secundario, acabó siendo apta para consi-
inherentemente distintivas y pueden re- derarse una marca y pudo ser registrado.
cibir un grado de protección elevado. Las
marcas descriptivas no son intrínsecamente
distintivas y solo reciben protección si han
adquirido un “significado secundario” (véase
el cuadro que se presenta a continuación
del apartado N.º 17). Algunas maneras de
aumentar el carácter distintivo de su marca
son las siguientes:

• Utilizar un tipo de letra especial en


lugar de letras convencionales.
• Elegir y utilizar colores específicos.
• Añadir a las letras un logotipo o ele-
mentos gráficos.
NIKE, Inc.

Por otra parte, las marcas distintivas pueden


perder esa condición y convertirse en genéri-
cas si se utilizan de manera inadecuada, por
lo que es imprescindible mantener un uso
adecuado y servirse de los derechos de ob-
servancia (véanse los apartados N.º 37 y 49).

28
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

11. ¿Qué debería tenerse en • Evite imitar marcas ya existentes. Es


cuenta al elegir o crear una improbable que se conceda el registro
marca? de una marca de un competidor ligera-
mente modificada o de una marca cé-
¿Cómo se selecciona una marca adecuada? lebre o muy conocida escrita de forma
No existen reglas fijas pero la lista de com- incorrecta. Por ejemplo, Fresh & Easy ®
probación siguiente puede resultar útil. es la marca registrada en los Estados
Unidos de América de una cadena de
• Compruebe que nadie más ha regis- pequeñas tiendas de comestibles. No
trado la marca o una marca que sea tan sería aconsejable intentar abrir una
similar que induzca a confusión. Puede tienda similar con la marca Fresh and
empezar por efectuar una búsqueda Ez, ya que, probablemente, se conside-
sencilla en Internet y, a continuación, raría que es tan similar a la marca ya
proseguir con una búsqueda exhaus- existente que induce a confusión y, por
tiva de marcas (véase cómo efectuar lo tanto, no se permitiría su registro
un análisis de disponibilidad de una o, en caso de registrarse, podría ser
marca en el apartado N.º 19). No lo impugnada posteriormente.
haga solo en su país, sino también en • Examine las posibles limitaciones
todos los mercados de exportación al registro de una marca que incluya
de su interés. términos o signos geográficos (véanse
• Verifique que el signo propuesto satis- el apartado N.º 17 y el cuadro que figura
face todos los requisitos jurídicos a continuación del apartado N.º 6).
absolutos para el registro de una mar- • Asegúrese de que la marca no tiene
ca (véanse los motivos de denegación ninguna connotación no deseada en
de las solicitudes en el apartado N.º 17). su propio idioma o en cualquiera de
• Haga todo lo posible por seleccionar los idiomas de los posibles mercados
una marca sólida. Es posible que de exportación
para su equipo de marketing, la solidez
jurídica de su marca sea inversamente
proporcional al atractivo de esa marca.
Sin embargo, no olvide que una marca
sólida constituirá un potente instru-
mento de comercialización a largo
plazo. Lo más aconsejable para dotarse
de unos derechos jurídicos de marca
amplios es seleccionar una marca que
consista en palabras inventadas o
extravagantes o una marca arbitraria.

29
El secreto está en la marca

• Compruebe si el nombre de dominio Gestionar la creación


correspondiente (es decir, la dirección de nuevas marcas
de Internet) está disponible para pro-
ceder a su registro (véase el apartado • Al crear marcas nuevas, coordine
N.º 39 para obtener más información el proyecto con todas las personas
sobre la relación entre las marcas y los interesadas de su empresa, es decir,
nombres de dominio). Quizás desee con las que se encarguen de la
comprobar también si el nombre de comercialización, la publicidad, las
usuario correspondiente está dispo- relaciones públicas y los asuntos
nible en los sitios web de las redes so- jurídicos. Esto ayudará a conciliar
ciales pertinentes que pretende utilizar, los intereses contrapuestos respecto
como Twitter, Facebook, LinkedIn u de si se debe crear una marca que
otras similares. consista en palabras inventadas
• Asegúrese de que la marca sea fácil de o extravagantes en lugar de una
leer, escribir, deletrear y recordar marca descriptiva. Es fundamental
y que sea apta para todos los tipos de trabajar conjuntamente con todos
soportes publicitarios. esos departamentos con la finalidad
• Proteja las marcas figurativas. Los de formular una estrategia de marca
consumidores, al buscar un producto, sólida.
se guían esencialmente por los colores • Subraye los beneficios que se
y las presentaciones gráficas. Por ese derivan de utilizar una marca sólida,
motivo, muchas empresas deciden como las marcas que consisten en
servirse de un símbolo, un logotipo, palabras inventadas o extravagantes,
un diseño o una forma como marca o y oriente a su empresa hacia
como complemento de una marca ver- estrategias a largo plazo. Esto
bal. También es posible proteger esos ayudará a su equipo a lograr un
elementos en virtud de la legislación equilibrio entre los distintos desafíos
en materia de diseños industriales que plantea la creación de una
y de derecho de autor. Si encarga a marca nueva.
un artista que conciba un logotipo,
asegúrese de formalizar con este un
contrato escrito en el que se estipule
que los derechos sobre ese logotipo
serán propiedad del titular del registro
de marca (véase el cuadro que figura
a continuación).

30
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• Puede que sea beneficioso Lista recapitulativa


subcontratar la creación de su de comprobación
marca. Quizás necesite contratar
a un diseñador, así como solicitar • ¿Cuál es la solidez de su marca?
el asesoramiento de un experto Determine el carácter distintivo de
en el desarrollo de la imagen de su marca en comparación con las de
marca. Igualmente, esas personas la competencia.
ajenas a la empresa deben • Creación de una marca nueva.
colaborar estrechamente con su Coordine internamente la creación
equipo de marketing y publicidad de una marca nueva entre los
con el objetivo de formular una responsables del marketing, la
estrategia de marca integral. publicidad y las relaciones públicas,
Es importante señalar que las así como de los asuntos jurídicos,
marcas y los logotipos artísticos a fin de garantizar que se cree una
también pueden estar protegidos marca sólida y que esta se utilice al
por derecho de autor. Cuando máximo de sus posibilidades.
subcontrate la creación de una • Búsqueda. Compruebe la
marca, es conveniente que aclare disponibilidad de la nueva marca y el
las cuestiones relativas a la nombre de dominio correspondiente
titularidad del derecho de autor y los nombres de usuario de las
en el acuerdo original o que se redes sociales (véase el apartado
asegure de que se ceda oficialmente N.º 19).
a su empresa el derecho de autor • Más información. Véanse los
sobre la marca, o ambos. puntos 1 y 2 del módulo 02 de IP
PANORAMATM.

31
El secreto está en la marca

La protección de las marcas

32
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

12. ¿Cómo puede su empresa En los países que aplican el


proteger su marca o marcas? sistema del primer solicitante del
registro de la marca, los derechos
La protección jurídica de una marca se sobre una marca pertenecen a
obtiene mediante su registro o, en algunos la empresa que primero presente
países, también mediante su uso. El regis- una solicitud de registro de esa
tro se consigue mediante la presentación marca, aunque otra empresa la haya
en la oficina de marcas del formulario de utilizado previamente. No obstante,
solicitud adecuado (en algunas oficinas es existe la excepción de las marcas
posible efectuar el registro en Internet). Para notoriamente conocidas (véase el
efectuar el registro puede resultar muy útil cuadro que figura a continuación del
contratar los servicios de un agente de mar- apartado N.º 5).
cas, lo cual es obligatorio en algunos países.
En muchos países también se protegen las Por consiguiente, el sistema del
marcas que se utilizan en el mercado pero primer solicitante del registro de
que no se encuentran registradas. Sin em- la marca alienta a que se registre
bargo, esos países otorgan una protección pronto la marca. Habida cuenta de
mucho mayor a las marcas registradas. Por que el uso de una marca que no
consiguiente, aun en aquellos países en que haya sido registrada no confiere
las marcas quedan protegidas por el uso, es derecho alguno, los competidores
recomendable registrarlas presentando la pueden imponerse a los derechos
solicitud apropiada en la oficina nacional del “verdadero” titular de la marca
de marcas (véanse el cuadro que figura a por medio de la presentación la
continuación y el apartado N.º 14). primera solicitud de registro de
marca para una marca idéntica o
semejante en grado de confusión.
El sistema del primer
solicitante del registro de Ejemplo: El país XYZ es un país
la marca y el sistema del que aplica el sistema del primer
primer usuario de la marca solicitante del registro de la marca.
Esto significa que, con muy pocas
Los países adoptan bien el sistema excepciones, la empresa o persona
del primer solicitante del registro de que primero presente una solicitud
la marca, bien el sistema del primer de registro de la marca disfrutará
usuario de la marca. Aunque estos de protección jurídica, y no aquella
sistemas conlleven consecuencias que pueda demostrar que ha sido
distintas para las empresas, la mejor la primera en usar la marca. Por
estrategia en ambos casos es que consiguiente, si el nombre de su
registre su marca lo antes que pueda empresa es ABC, fabrica zapatos
en todos los países en los que desee y manufactura sus productos en
hacer negocios. XYZ desde hace tres años pero

33
El secreto está en la marca

otra empresa registra la marca de • Presente una solicitud de registro


zapatos ABC, esta última obtendría de marca en esos países antes
la marca. Esa empresa, en posesión de efectuar la importación
de la marca, podría entonces o fabricación propiamente
impedir que usted utilizara la marca dichas de los productos e, incluso,
ABC para los zapatos que fabrica o antes de reunirse o mantener
comercializa. Si no puede demostrar negociaciones con otras empresas
que su marca es notoriamente de esos países. Existen empresas
conocida, es sumamente difícil que buscan marcas usadas o que
sustraerse al sistema del primer hayan podido ser usadas pero que
solicitante de registro de la marca. no estén registradas. Proceden a
registrarlas y, seguidamente, se
En los países que observan el dirigen a su propietario legítimo con
sistema del primer usuario de la pretensión de que les pague una
la marca, el propietario de la compensación.
marca es la persona que la utilizó • Presente una solicitud de registro
por primera vez en el mercado, de marca aunque su empresa
independientemente de que esa solo fabrique productos en esos
marca haya sido registrada. Los países y no tenga intención de
derechos que confiere ese uso venderlos en ellos. Si la marca se
efectivo a menudo reciben el aplica a sus productos en uno de
nombre de derechos de marca esos países, se considerará que
consuetudinarios o derechos de está “usando” la marca en ese país
marca no registrados. Si bien el (véase el apartado N.º 34). Existe
registro no es obligatorio en esos el riesgo de que otras empresas,
países, en general registrar su o incluso su licenciatario o su
marca constituye una estrategia distribuidor, registren su marca. Si
mucho más sólida, puesto así ocurriera, cabe la posibilidad
que, normalmente, tendrá a su de que la empresa que lo haga
disposición un conjunto más amplio tenga derecho a impedirle que siga
de vías de recurso. fabricando y exportando productos
que lleven la marca registrada,
Si amplía su actividad empresarial puesto que hacerlo supondría una
a países que aplican el sistema del infracción del derecho de marca,
primer solicitante del registro de la aunque el fabricante no vendiera sus
marca, es aconsejable que: productos en ese país.

34
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

13. ¿De qué otros instrumentos y buscar la protección que confiere el


jurídicos dispone para proteger acondicionamiento distintivo para su
su imagen de marca u otros aspecto y atmósfera distintivos, que
aspectos de sus productos? incluyen su decoración, su carta, la
configuración de sus instalaciones y
En función de la naturaleza de su marca o el estilo del servicio que ofrece. Entre
sus productos, podrá utilizar uno o varios de los restaurantes que poseen un acondi-
los tipos de derechos de propiedad intelec- cionamiento distintivo propio figuran
tual siguientes para proteger sus intereses McDonald’s®, Wendy’s® y Fuddruckers®.
empresariales: Definir y proteger su acondicionamien-
to distintivo puede ser fundamental
• Acondicionamiento distintivo o para la creación de su imagen de marca
presentación distintiva. La imagen propia. Habida cuenta de que, en oca-
comercial y la apariencia general de su siones, el acondicionamiento distinti-
negocio o la presentación de sus produc- vo desempeña la misma función que
tos reciben el nombre de “acondiciona- una marca (identificar el origen de los
miento distintivo” en algunos países y, productos en el mercado), en algunos
en otros, el de “presentación distintiva”. países puede protegerse, en general,
El acondicionamiento distintivo puede en virtud de la legislación en materia
consistir en uno varios elementos (por de Derecho de marcas, mientras que
ejemplo, el color, el tamaño o la forma en otros países es posible registrarlo
del embalaje); o puede consistir en la como marca. Dependiendo de cuál sea
imagen o el concepto integrales de un su país, si no se permite el registro del
producto, su embalaje o su decoración, acondicionamiento distintivo como
que tal vez abarquen el conjunto del marca, tal vez sí sea posible protegerlo
aspecto y atmósfera de una empresa, con arreglo a la legislación sobre compe-
comprendidos sus signos, logotipos, tencia desleal o a las medidas judiciales
uniformes, productos derivados, sitios por atribución engañosa.
web o etiquetas. Por consiguiente, el
término “acondicionamiento distintivo”
puede hacer referencia a la manera
en que se “acondiciona” un producto
para su puesta en el mercado. Algunos
ejemplos son el recipiente de zumo de
Realemon®, que tiene forma de limón
de plástico; la forma de la botella de
Coca-Coca® ; y los bombones envueltos
en papel de aluminio dorado que fabri-
ca Ferrero Rocher®. Por otra parte, un El acondicionamiento distintivo de
restaurante puede emplear una marca FERRERO ROCHER® es una marca,
con objeto de salvaguardar su nombre propiedad de Ferrero.

35
El secreto está en la marca

• Diseños industriales. La exclusividad • Derecho de autor. Las obras literarias


respecto de las características estéticas y artísticas originales pueden estar
de un producto (por ejemplo, su forma, protegidas por derecho de autor. Esas
ornamentación, motivos decorativos, obras pueden ser, por ejemplo, libros,
líneas o color) que cumplen ciertos revistas, manuales de instrucciones,
criterios puede obtenerse por con- música, dibujos, fotografías, anun-
ducto de la protección de los diseños cios publicitarios, logotipos, algunos
industriales, que en algunos países de tipos de bases de datos, programas
denomina “patentes de diseño”. Para informáticos, etc. La protección del
estar protegido de conformidad con la derecho de autor es automática (es
mayoría de las legislaciones nacionales, decir, no es necesario el registro) y
un diseño industrial ha de ser nuevo u tiene una duración no inferior a 50
original, o ambas cosas. La protección años contados a partir de la muerte del
de los diseños industriales no abarca creador/autor. Sin embargo, es posible
ninguna característica técnica del que en algunos países sea necesario
artículo y solo podrá aplicarse a una haber efectuado el registro para poder
forma que no esté determinada ínte- iniciar un procedimiento contra el
gramente por una función técnica. Los infractor del derecho. 4
derechos sobre un diseño industrial • Patentes. Pueden utilizarse para pro-
tienen una duración limitada (general- teger las invenciones que cumplan
mente un máximo de entre 10 y 25 años, los criterios de novedad, actividad
dependiendo de la legislación del país), inventiva y aplicación industrial. 5
pero confieren derechos exclusivos. • Secretos comerciales. La informa-
Permiten al titular del derecho impe- ción empresarial confidencial puede
dir que la competencia comercialice beneficiarse de la protección de los
productos que sean idénticos o que secretos comerciales siempre que tenga
al consumidor le parezca que tienen valor comercial, no sea conocida en
el mismo aspecto. Por consiguiente, general por terceros y el propietario
el fabricante de un producto podrá haya tomado medidas razonables para
impedir la comercialización de nuevos mantenerla en secreto. Asegúrese de
productos con una forma idéntica o que mantiene la confidencialidad de
ligeramente similar, haya habido copia los nombres o las marcas de productos
o no, e independientemente de que nuevos que todavía no se hayan usado
los consumidores lleguen o no a con- o registrado. 6
fundirse. Es importante señalar que
si desea proteger su diseño industrial,
en la mayoría de los países este debe
ser confidencial hasta que se registre. 3  4 Véase Expresión creativa, publicación de la OMPI
N.º 918, y el módulo 05 de IP PANORAMATM.
 3 Véase Lo atractivo está en la forma, publi-  5 Véase Inventar el futuro, publicación de la OMPI
cación de la OMPI N.º 498, y el módulo 02 de N.º 917.1, y el módulo 03 de IP PANORAMATM.
IP PANORAMATM.  6 Véase el modulo 04 de IP PANORAMATM .

36
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• Las leyes sobre competencia desleal, – En muchos países, un signo espe-
las medidas judiciales por atribución cífico puede contar con protección
engañosa o las leyes de protección acumulativa con arreglo a la legisla-
del consumidor pueden permitirle ción en materia de derecho de autor,
adoptar medidas contra las prác- diseños industriales y marcas; por
ticas empresariales desleales de la consiguiente, ese signo podrá satis-
competencia. Pueden brindarle una facer los requisitos establecidos en
protección añadida contra quienes la legislación respectiva como obra
intenten copiar distintos aspectos artística, ornamentación o logotipo.
de sus productos. No obstante, en la No obstante, el grado y el alcance
práctica, una demanda basada en la de esa protección acumulativa varía
legislación sobre competencia desleal, muy considerablemente de un país
la atribución engañosa o la protección a otro.
del consumidor puede ser compleja y – En muchos otros países, la pro-
costosa y requerir mucho tiempo. tección por derecho de autor y la
• Protección acumulativa. Dependiendo protección de diseños se excluyen
de su imagen de marca o sus productos, mutuamente; dicho de otro modo,
tal vez pueda valerse de diversos dere- una obra artística deja de estar
chos de propiedad intelectual y lo más protegida por derecho de autor en
aconsejable es obtener el asesoramiento el momento en que se utiliza como
de un abogado experto en propiedad diseño industrial. Sin embargo, in-
intelectual a fin de asegurarse de que cluso en esos países, un signo puede
protege adecuadamente sus activos de estar protegido a la vez por derecho
propiedad intelectual: de autor y como marca.
– En ocasiones, puede registrarse
un diseño compuesto que incluya,
entre otros elementos, una versión
estilizada de una marca registrada.

37
El secreto está en la marca

Ejemplos de protección 14. ¿Por qué debería su empresa


acumulativa de la registrar su marca o marcas?
propiedad intelectual
Aunque en muchos países no es necesario
Los personajes de dibujos el registro para que nazcan los derechos,
animados están protegidos por efectuarlo ofrece numerosas ventajas:
derecho de autor como obras
artísticas pero, al mismo tiempo, • Exclusividad nacional o regional (un
empresas como Warner Bros grupo de países). El titular del registro
Entertainment han registrado como de marca posee el derecho exclusivo
marcas una serie muy numerosa de de utilizar la marca para el comercio en
personajes de dibujos animados, todo el país o región donde obtuvo el
entre ellos Tweety® (Piolín), Daffy registro (véase el apartado N.º 30). Por
Duck® (Pato Lucas) y Elmer Fudd® el contrario, en los países en los que se
(Elmer Gruñón). reconocen también los derechos de las
marcas no registradas, estos estarán
Ejemplo: Jollibee®, una cadena de limitados a la parte del país en la que
restaurantes de comida rápida de se usa la marca efectivamente y en la
Filipinas, ha registrado su mascota que esta ha adquirido una reputación
como marca. gracias a ese uso.
• Mayor facilidad para hacer valer
los derechos de la marca. El registro
de la marca conlleva la presunción
de que usted es el propietario de la
marca y, por lo tanto, tiene derecho a
impedir que esa marca sea usada por
terceros. Con ello se reduce la carga
La palabra, el logotipo y la mascota de de la prueba en caso de un proceso
Jollibee® son marcas registradas de judicial, es decir, el propietario no tiene
Jollibee Foods Corporation. Todos los
que demostrar que la marca es válida,
derechos reservados.
que él es el titular ni que la marca po-
see buen nombre. En algunos países,
cuando la marca está registrada, se
puede reclamar una indemnización
mayor por los daños y perjuicios que
ocasiona la infracción de los derechos
de marca.

38
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• Desalienta a los infractores. En pri- • Impide las importaciones. Muchos


mer lugar, el registro permite al titular países cuentan con sistemas que tam-
emplear el símbolo ® a continuación bién permiten al titular de la marca
del nombre de la marca, lo cual ad- registrada inscribirla en un registro
vierte a todos de que la marca está que mantiene la administración de
registrada (véase el cuadro que figura aduanas, previo pago de una tasa.
a continuación del apartado N.º 35). En De esa forma, las administraciones
segundo término, una marca que esté de aduanas podrán inspeccionar y
registrada aparecerá en el informe de decomisar los productos falsificados
búsqueda realizado por otra empresa que infrinjan la marca registrada. Las
con la intención de registrar una marca marcas que no están registradas no
que sea idéntica o que, por su semejanza, suelen recibir esa asistencia de las
pueda llevar a confusión, lo cual des- administraciones de aduanas (véase
alentará a las empresas que pretendan el apartado N.º 52).
registrarla (véase el apartado N.º 19).
En tercer lugar, algunas oficinas de Es fundamental registrar las marcas en
marcas deniegan automáticamente el todos los mercados de su interés. Si no se
registro de la marca de determinados registra la marca, es posible que la inversión
productos o servicios cuando entienden que ha realizado en la comercialización de
que esas marcas, por su semejanza, un producto no dé los resultados esperados,
pueden inducir a confusión con otra ya que empresas rivales pueden utilizar
marca de esa misma clase (véase el marcas idénticas o tan similares que in-
apartado N.º 28). duzcan a confusión. Los consumidores
• Activo valioso. Es más fácil vender podrían comprar por error el producto
una marca registrada o conceder una del competidor al pensar que se trata del
licencia sobre una marca registrada producto de su empresa. No solo causaría
y normalmente se obtiene un precio una merma de los ingresos de su empresa y
más alto. Además, si bien en la mayo- confundiría a sus clientes, sino que también
ría de los países no es obligatorio, el podría dañar el prestigio y la imagen de su
registro facilita la utilización de una empresa, especialmente si el producto rival
marca en un acuerdo de franquicia o es de una calidad inferior.
en la explotación de productos deriva-
dos (véanse los apartados N.º 42 y 46).
• Fondos. A veces, una marca registrada
que goce de buena reputación tam-
bién puede utilizarse para obtener
financiación o una hipoteca de las
instituciones financieras, que son cada
vez más conscientes del valor que re-
visten las marcas para la prosperidad
de las empresas.

39
El secreto está en la marca

15. ¿Qué derechos confiere 16. ¿Equivale el registro del


el registro de una marca? nombre de su empresa o del
nombre comercial de su negocio
Los derechos exclusivos que confiere el al registro de una marca?
registro de una marca permiten a su pro-
pietario impedir que terceros comercialicen Con frecuencia se piensa equivocadamente
productos idénticos o similares con una que al registrar una empresa y su nombre
marca idéntica o tan similar que pueda comercial en el registro mercantil, estos
llevar a confusión. Por lo tanto, podrá también quedarán protegidos automática-
prohibir que los competidores a) coloquen mente como marca. No es así. Es importante
la marca en sus productos o en el embalaje entender la diferencia entre el nombre de
de estos, b) almacenen o vendan productos la empresa, el nombre comercial y la marca
que lleven la marca o que presten servicios de fábrica o de comercio:
con esa marca, c) importen o exporten pro-
ductos que lleven esa marca o d) utilicen esa • El nombre de la empresa, o razón social,
marca en los documentos, los sitios web y es el nombre oficial que figura inscrito
la publicidad de sus empresas. en el registro mercantil. Se emplea en los
estatutos de una empresa, los contratos,
Sin embargo, esos derechos exclusivos tienen los impuestos y otras actividades adminis-
límites. La vigencia de esos derechos está trativas a fin de identificar a la empresa.
limitada a: A menudo termina en siglas como S.R.L.,
S.A. u otras similares, que denotan la
• el país o los países en los que haya naturaleza jurídica de la empresa. Por
registrado la marca (véanse los apar- ejemplo, “Blackmark International, S.R.L.”.
tados N.º 30 y 31); • El nombre comercial es el nombre
• los productos o servicios para los que utiliza la empresa para identifi-
que está registrada la marca (véase carse cuando se comunica con sus
el apartado N.º 28); y clientes. Puede coincidir o no con
• las situaciones en las que es probable la razón social. En la mayoría de los
que la marca infractora induzca a países, se adquieren ciertos derechos
confusión a los consumidores (véase exclusivos con respecto a un nombre
el apartado N.º 50). comercial por el mero hecho de usarlo
en público (es decir, sin que medie su
registro oficial y sin formalidad alguna).
• Una marca de fábrica o de comer-
cio o, sencillamente, una marca, es
el signo que utiliza una empresa para
diferenciar sus productos de los de la
competencia. Cabe la posibilidad de que
incluso las pequeñas empresas posean
más de una marca de fábrica o de comer-

40
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

cio. Así, Blackmark International S.R.L. 17. ¿Cuáles son los principales
puede vender uno de sus productos con motivos de denegación de una
el nombre de Blackmark y otro con el solicitud de registro?
de Redmark. Las empresas pueden
emplear una determinada marca para Además de comprender lo que son las marcas
identificar todos sus productos, una sólidas, un empresario también debería sa-
línea de sus productos en particular ber qué tipos de marcas no son susceptibles
o un tipo específico de sus productos. de ser registradas. En general, existen dos
Cuando una empresa utiliza su nombre tipos de motivos de denegación:
comercial, o una parte del mismo, como
marca de fábrica o de comercio, también • Motivos absolutos: razones inheren-
debería registrarlo como marca. tes a la marca en sí misma.
• Motivos relativos: aquellos que son
Ejemplo: Industria de Diseño Textil, S.A. es consecuencia de la existencia de dere-
una empresa española y uno de los grupos chos preexistentes, ya sea sobre marcas
de moda más grandes del mundo. Esta em- registradas o de otra índole.
presa usa el nombre comercial Inditex® y es
propietaria de marcas como Zara®, Bershka® y Las solicitudes de registro de marcas pue-
Massimo Dutti®, pero también de las marcas den denegarse sobre la base de los motivos
Inditex® y Grupo Inditex®. absolutos siguientes:

Industria de Diseño Textil, S.A. • Nunca se concede la protección por


Nombre de la empresa marca a los términos genéricos (por
ejemplo, la palabra “teléfono” como
marca para teléfonos móviles; véase
el apartado N.º 9).
Nombre comercial y marca • Los signos desprovistos de todo ca-
rácter distintivo (en el sentido de que
el signo no tiene capacidad para per-
mitir distinguir los productos de una
Marca empresa de los de las otras) no pueden
registrarse a no ser que el propietario
pueda demostrar que han adquirido
un significado secundario (véase el
Marca cuadro que figura a continuación).
Zara® e Inditex® son signos registrados a Los signos siguientes suelen carecer
nombre de Industria de Diseño Textil, S.A. de carácter distintivo:
(Inditex, S.A.).
– Las palabras o los signos descripti-
Massimo Dutti® es un signo del Grupo vos (por ejemplo, véase el apartado
Massimo Dutti, S.A., propiedad del grupo de N.º 10 y el cuadro que se presenta a
empresas Grupo Inditex.
continuación).

41
El secreto está en la marca

– Los términos o signos geográficos, si El carácter distintivo adquirido


son geográficamente descriptivos. o el significado secundario
Por ejemplo, en el caso de un grupo
musical de Bélgica, el nombre “grupo En muchos países es posible
musical belga” es geográficamente sustraerse a una objeción por la falta
descriptivo y, por consiguiente, care- de carácter distintivo si se puede
ce de carácter distintivo. Otros pro- demostrar que la marca ha adquirido
ductores musicales del país deberían un significado secundario o
poder emplear el adjetivo “belga” en carácter distintivo gracias al uso.
la descripción del lugar de origen de Una marca descriptiva adquiere
sus productos (véase, asimismo, el un significado secundario si se
cuadro que figura a continuación puede demostrar que el público
del apartado N.º 7, relativo a las consumidor reconoce que el
indicaciones geográficas). nombre descriptivo es una marca
– Los lemas publicitarios, si consis- que hace referencia a los productos
ten en material muy descriptivo y de esa marca. Generalmente
desprovisto de carácter distintivo y ocurre como consecuencia de un
no pueden servir para distinguir el uso generalizado a lo largo del
origen del producto. A menudo es di- tiempo o de una campaña de
fícil que los lemas adquieran carácter marketing intensiva. Es el caso, por
distintivo y sean registrados como ejemplo, de Healthy Choice®, una
marcas debido a que su función es marca “débil” de platos principales
principalmente promover y comu- precocinados sanos que ha
nicar la información de la empresa adquirido carácter distintivo en los
y su producto. Es frecuente que se Estados Unidos de América porque
deniegue el registro de lemas publi- el público consumidor asocia ese
citarios por su falta de carácter dis- término con un proveedor específico
tintivo. Por ejemplo, sería probable de comidas precocinadas sanas
que se denegara el registro del lema y no con las comidas sanas en
“Nadie conoce mejor el color” utiliza- general.
do para tejidos de tapizado porque
se trata de una mera observación
laudatoria que refleja conocimientos
especializados respecto de los pro-
ductos anunciados. Las frases de ese
tenor deberían poder ser utilizadas
libremente por otras empresas. Cabe
señalar, asimismo, que algunos paí-
ses nunca permiten el registro como
marca de los lemas publicitarios.

42
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Para demostrar que una marca o


un lema descriptivos han adquirido
un significado secundario, podría
tenerse en cuenta todo tipo de
pruebas, entre ellas las facturas, los
comprobantes de entrega, las hojas ©2012 Feld Entertainment, Inc.
de pedido, los efectos comerciales, Ringling Bros. and Barnum & Bailey® y
los recibos, los libros de The Greatest Show on Earth® son marcas
registradas de Ringling Bros.-Barnum &
contabilidad, los folletos, el material
Bailey Combined Shows, Inc.
impreso que contenga anuncios,
la publicidad, las fotografías en
las que se muestre el uso de la Depender del significado secundario
marca, los certificados expedidos puede ser una apuesta arriesgada
por una agencia de publicidad, una y, a menudo, costosa y resulta difícil
asociación profesional o un cliente y demostrar que la marca ha adquirido
las encuestas de consumidores. ese significado secundario. Además,
puede que haya variaciones locales
Ejemplo: Se consideró que el lema en lo tocante a la manera en que
“The Greatest Show on Earth” (El se analizan jurídicamente estas
mayor espectáculo del mundo) era cuestiones. Por consiguiente, cabe
una marca susceptible de recibir la posibilidad de que marcas que
protección en los Estados Unidos pueden considerarse susceptibles
de América porque su propietario, de recibir protección en ciertos
Ringling Bros-Barnum & Bailey países, se consideren descriptivas
Combined Shows, Inc., había en otros. Como regla general, es
logrado que el lema adquiriera un preferible no elegir como marcas
significado secundario gracias a palabras o signos descriptivos.
su uso prolongado (más de cien
años) e intensivo del lema y el
reconocimiento generalizado como
marca que ese eslogan habían
alcanzado en el mercado.

43
El secreto está en la marca

• Las marcas basadas en nombres de • Las características funcionales. Los


persona, nombres de pila o apellidos. elementos funcionales de la forma o el
En algunos países, pueden constituir embalaje de un producto, en compa-
un motivo absoluto de denegación, ración con los elementos puramente
mientras que en otros pueden ser un ornamentales, no suelen ser suscep-
motivo relativo de denegación (es de- tibles de recibir protección de marca.
cir, se trata la utilización del nombre Así, cuando la forma de un producto
propio de la misma manera que se tiene unas características funcionales
hace en el caso de marcas verbales co- importantes (como la forma de las asas y
rrientes) si es fundamentalmente solo el ensamblado de las hojas de una tijera,
un apellido. No obstante, en algunos que es necesario para el funcionamiento
países es posible registrar un apellido de las tijeras), esa forma no puede regis-
como marca si este ha adquirido un trarse como marca. Análogamente, no
significado secundario. En la mayor es posible obtener un registro de marca
parte de los países, el nombre de una para un asa, como las que llevan las
persona física o de una persona jurí- tazas de café, porque el asa desempeña
dica e incluso un seudónimo pueden la función esencial de permitir sostener
registrarse como marcas. una taza caliente. Si la competencia no
• Los signos engañosos. Son signos pudiera emplear un asa, disminuiría su
que probablemente inducirán al con- capacidad para competir eficazmente.
sumidor a engaño o confusión acerca • Los signos que se consideran con-
de la naturaleza, la calidad o el origen trarios al orden público o a la moral.
geográfico del producto. Por ejem- Generalmente, no se permite el registro
plo, es probable que no se autorizara como marca de las palabras e imágenes
la comercialización de margarina que se considera que violan las normas
mediante la representación de una comúnmente aceptadas de la moral y
vaca, pues se entendería que llevaría la religión.
a confusión a los consumidores, ya • Listas de nombres y símbolos pro-
que estos seguramente asociarían ese hibidos. Algunos países cuentan con
signo con productos lácteos (como la una lista de signos específicos que no
mantequilla). pueden ser registrados. En esas listas
pueden figurar uno o varios de los
signos siguientes: los nombres co-
merciales, los nombres de personas
célebres, las marcas notoriamente
conocidas (véase el cuadro que se
presenta a continuación del apartado
N.º 5), las indicaciones geográficas
protegidas (véase el cuadro que figura
a continuación del apartado N.º 7), los
signos de pueblos indígenas y las
palabras o expresiones extranjeras.

44
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Se deniegan por “motivos relativos” las 18. ¿Se puede conseguir


solicitudes de registro de marca en las que una marca gratuitamente
la marca que se desea registrar entra en o comprarla a una persona
conflicto con derechos de marca pre- que ya no la necesita?
existentes. La coexistencia de dos marcas
idénticas (o muy similares) asignadas al Tal vez se desee reutilizar una marca de
mismo tipo de producto podría confundir un competidor que ha dejado de usarse
a los consumidores. En algunas oficinas pero que sigue siendo recordada con afecto.
de marcas es habitual que, al tramitar el El recuerdo de la marca que tiene el público
registro, se investigue la posibilidad de puede dar lugar a una demanda instantánea
conflicto con marcas existentes, compren- de su nuevo producto, reducir los costos de
didas las marcas no registradas y las marcas publicidad y contribuir a que aumenten los
notoriamente conocidas, mientras que otras beneficios. Cualquiera puede utilizar una
oficinas solo efectúan esa comprobación si marca abandonada, sin permiso y sin efec-
la marca es impugnada por otra empresa tuar pago alguno (véase el apartado N.º 35).
tras su publicación. En ambos casos, si la No obstante, la utilización de una marca
oficina de registro considera que la marca abandonada puede comportar riesgos, en
es idéntica a una existente o tan similar particular si los consumidores continúan re-
que podría llevar a confusión con produc- conociéndola. La reintroducción de esa marca
tos idénticos o similares, será denegada o puede confundir o engañar al público. A ello
invalidada, según corresponda. se añade la posibilidad de que el propietario
original esté en condiciones de demostrar el
Por último, en numerosos países también uso (o intentar reanudar el uso) de la marca
es posible que se deniegue el registro de una y refutar la presunción de abandono.
marca si esta entra en conflicto con otros
derechos preexistentes como, por ejemplo, Si tiene interés en utilizar una marca aban-
los diseños industriales, el derecho de au- donada, sería prudente que:
tor, los nombres de persona, de empresa o
comerciales, las designaciones comerciales, • solicitara el asesoramiento de un abo-
las indicaciones geográficas o los signos de gado especializado en marcas;
pueblos indígenas. • verificara cuidadosamente que el pro-
pietario original ha cesado de utilizar la
marca y que esta ha sido abandonada;
• solicitara la cancelación del registro si
la marca continúa estando registrada;
• registrara la marca para los fines que
se proponga; y
• para tener plena seguridad, pagara una
suma modesta al propietario original
por la cesión de la marca o por el com-
promiso de no presentar una demanda.

45
El secreto está en la marca

En ocasiones, es posible adquirir una marca 19. ¿De qué manera puede usted
que continúa siendo propiedad de otra averiguar si el signo que propone
empresa, que sigue usándola. Cuando está en conflicto con una marca
adquiera una marca de un tercero, com- de la competencia?
pruebe lo siguiente:
Una vez que haya elegido una marca nueva,
• ¿Está registrada la marca? ¿Para qué lleve a cabo un análisis adecuado de la dis-
países? ¿Para qué categorías de pro- ponibilidad de la marca. La comprobación
ductos o servicios? de que la marca esté disponible para ser
• ¿Quién es el propietario actual de la registrada responde a varios fines y mitigará
marca? ¿Quiénes fueron los anteriores los principales riesgos, lo que le ahorrará un
propietarios, si los hubo? tiempo y unos recursos valiosos. Esos fines
• ¿Hay alguna licencia preexistente? Si es son los siguientes:
así, ¿cuál es el alcance de los derechos
de las licencias preexistentes? ¿Corre • El análisis de disponibilidad de la
peligro la marca por haberse concedi- marca le permite asegurarse de que
do licencias sin imponer condiciones no infringe la marca de otra empresa.
sobre la calidad de los productos o los Si utiliza una marca que infringe los
servicios que se comercialicen con derechos de marca de un tercero, no
esa marca? solo cabe la posibilidad de que deba in-
• ¿Hay algún derecho de retención, gra- demnizar a este por daños y perjuicios y
vamen, demanda u otro procedimiento de que reciba mala publicidad, sino que
judicial contencioso en curso que pue- también puede verse obligado a dejar
da poner en peligro la marca? de utilizar la marca. Probablemente
• ¿Han impugnado la marca los compe- tenga que destruir todos los embalajes
tidores en alguna ocasión? y el material publicitario y de otra
• ¿Le concede el vendedor declaraciones índole en los que aparezca la marca
y garantías suficientes en el acuerdo infractora. Su empresa deberá hacer
de adquisición? frente, asimismo, a un costo adicio-
nal en tiempo y dinero para cambiar
Téngase en cuenta que, en algunos países, completamente la marca e intentar
para que la cesión de derechos de marca sea traspasar a una marca nueva el buen
válida, es necesario hacer referencia explícita nombre que haya podido adquirir. El
a la cesión del buen nombre de la marca. principal error que cometen quienes
tienen poca experiencia en realizar un
análisis de disponibilidad de la marca
es pensar únicamente en si alguien
ha registrado exactamente la misma
marca y no en si existe algo “similar”
(como se explica en el apartado N.º 50).
No olvide que la infracción del derecho

46
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

de marca tiene lugar si la marca pro- En el sitio web de la OMPI (www.wipo.int/


puesta, o una marca que sea tan similar directory/es/urls.jsp) se ofrece una lista
que lleve a confusión, ya es propiedad de las oficinas de propiedad intelectual
de otra empresa que la utiliza para ordenadas por países.
productos idénticos o similares. • Busque, asimismo, marcas que no estén
• Mediante el análisis de disponibi- registradas pero que ya se utilizan y
lidad de la marca, puede determi- que pudieran estar en conflicto. Esta
nar si se puede registrar la marca comprobación reviste especial impor-
propuesta. Así, evita gastos inútiles tancia en los países que protegen las
relacionados con la solicitud de regis- marcas en virtud de su uso (véase el
tro de marca si determina previamente apartado N.º 12). Efectúe una búsque-
que la marca propuesta no está libre da en Internet por medio de motores
para su utilización. de búsqueda como Google, Yahoo! o
• Si la marca que propone es susceptible Bing y examine las tiendas virtuales
de ser registrada, el análisis de dis- en Internet, las guías de productos, las
ponibilidad le ayudará a conocer el publicaciones comerciales, etc. que
grado de solidez de la marca desde sean pertinentes.
un punto de vista jurídico. • Lleve a cabo una búsqueda de nombres
• Cabe la posibilidad de que otras de empresa o de dominio idénticos
partes interesadas en su actividad o similares, los cuales pueden repre-
empresarial exijan un informe con sentar un obstáculo para el registro
los resultados del análisis de dispo- de una marca (véanse los apartados
nibilidad de la marca antes de hacer N.º 19 y 39).
negocios con usted. Por ejemplo, puede
que el distribuidor de sus productos o la Si su marca supera esa primera serie de com-
compañía aseguradora de su empresa probaciones, puede que necesite contratar
no deseen que asuma un riesgo evitable. los servicios de una empresa especializada
en la búsqueda de marcas o agente de
¿De qué manera determina que la marca marcas para que efectúe una búsqueda
que prevé utilizar está disponible para su exhaustiva a cambio del pago de unos
registro? Podrá comenzar por llevar a cabo honorarios y, lo que es más importantes,
una búsqueda preliminar de marcas por interprete los resultados de la búsqueda.
su cuenta: El agente podrá llevar a cabo una o más
de las acciones descritas a continuación:
• Busque marcas registradas y solicitu-
des de registro de marcas que estén • Buscar equivalentes fonéticos, equi-
pendientes. Averigüe si la oficina nacio- valentes en otros idiomas, variantes
nal de marcas (o una empresa de bases ortográficas y otro tipo de variantes.
de datos especializada) cuenta con una • En ocasiones, se llevan a cabo búsquedas
base de datos de marcas registradas que lingüístico-culturales y búsquedas de
pueda consultar en línea gratuitamente. connotaciones lingüísticas con la fina-

47
El secreto está en la marca

lidad de tener la certeza de que la marca supuesto y el tiempo del que disponga para
o marcas que se pretenden utilizar no llevarla a cabo. En el marco internacional,
resultan problemáticas en otros idiomas. la búsqueda puede resultar no solo bas-
Un lingüista del país de que se trate le tante costosa, sino también un proceso de
proporcionará información sobre la resultados impredecibles. Además, ninguna
adecuación de una marca, los signifi- búsqueda podrá descubrir todos los posibles
cados y asociaciones y los problemas de tipos de usos de marcas no registradas. Sin
pronunciación que podrían plantearse. embargo, realizar una búsqueda, aunque
• Realizar búsquedas en los directorios sea limitada, es aconsejable y mejor que
de nombres de empresa y razones so- no efectuar búsqueda alguna.
ciales, en las guías telefónicas y en los
directorios comerciales especializados
en el sector de su empresa. 20. ¿Qué costos entrañan
• Facilitarle un informe con los resul- la creación y la protección
tados del análisis de disponibilidad de una marca?
de la marca con todos los posibles
conflictos que haya encontrado. Es importante presupuestar adecuadamente
los costos que comporta la creación y el
Debe tener en cuenta que toda búsqueda registro de la marca, a saber:
de marcas deberá llevarse a cabo:
• La creación de un logotipo, una pala-
• con respecto a los países pertinentes bra, un lema o un eslogan que sirva de
(tenga en cuenta asimismo los planes marca entraña costos, especialmente
futuros de ampliación de su empresa); si se subcontrata esa tarea.
• con respecto a los productos a los que • La búsqueda para analizar la dis-
se aplicará la marca (las marcas están ponibilidad de la marca también
agrupadas por “clase”, con arreglo a comporta unos costos.
los productos o servicios que permiten • El proceso de registro acarrea costos que
identificar). Por consiguiente, tal vez varían en función del número de países
convenga que comience por familia- y de la categoría de los productos (o las
rizarse con las diferentes clases de clases de marcas). La oficina nacional de
marcas (véase el apartado N.º 28); y marcas puede informarle más detalla-
• con respecto a las marcas que sean tan damente sobre los costos relacionados
similares que lleven a confusión (en con el registro de una marca y la reno-
este aspecto puede ser útil contar con vación de ese registro. Las empresas que
la orientación de un agente de marcas). recurran a un agente de marcas para
que preste su ayuda en la tramitación
¿Qué grado de exhaustividad debe tener ese del registro deberán sufragar gastos
análisis de disponibilidad de la marca? El adicionales, aunque probablemente
alcance de su búsqueda vendrá determinado ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos
por el nivel de su tolerancia al riesgo, su pre- durante la tramitación del registro.

48
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

21. ¿Quién está autorizado controversias que puedan suscitarse más


a solicitar el registro de adelante. También tendrá que considerar los
una marca? planes futuros para la marca con objeto de
asegurar que todos los productos o servicios
En general, cualquier persona que tenga para los que se desea utilizar la marca estén
intención de utilizar una marca, o de per- comprendidos en la solicitud. Al tramitar
mitir su uso a terceros, puede solicitar su las solicitudes, cabe la posibilidad de que
registro. Puede tratarse de una persona necesite asesoramiento de orden práctico y
física o una persona jurídica. Sin embargo, un análisis de los riesgos respecto de la mejor
en la mayoría de los países, la persona que estrategia para responder a las decisiones
solicita el registro debe residir en ese país. de la oficina, en especial a una denegación.
Por todos estos motivos, generalmente
se recomienda contar con la ayuda de un
22. ¿Se necesita un agente agente de marcas. Si solicita el registro de
de marcas para presentar una marca en el extranjero, quizás se le exija
una solicitud de marca? que tenga un agente de marcas que resida en
el país de que se trate. La oficina de marcas
En la mayoría de los países no se exige que competente podrá facilitarle una lista de
se contraten los servicios de un agente de agentes de marcas oficialmente autorizados.
marcas para presentar una solicitud de re-
gistro de marca si quien solicita el registro es
residente en ese país. De ser así, uno mismo 23. ¿Cuánto tiempo se tarda
puede presentar la solicitud. Sin embargo, en registrar una marca?
para ahorrar tiempo, se puede recurrir a
un agente especializado en la búsqueda El tiempo necesario para registrar una
de marcas que esté familiarizado con los marca varía considerablemente de un país
pormenores del trámite de registro de una a otro; suele oscilar entre tres meses y dos
marca; de este modo, el solicitante se asegura años, dependiendo, entre otras cosas, de si
de que la protección se solicite con arreglo la oficina de marcas realiza un examen de
a la clase o clases de marcas adecuadas fondo parcial o completo y de si hay pro-
y se evita el riesgo de que la solicitud sea cedimientos de oposición en curso (véase
denegada por motivos absolutos o relativos. el cuadro que se presenta a continuación
La presentación de una solicitud de registro del apartado N.º 24). El tiempo que se
de marca no es un asunto administrativo tarda en efectuar el registro de la marca
rutinario. Es necesario que elabore una es- influye decisivamente en el plazo para el
trategia apropiada en lo tocante a la forma lanzamiento del nuevo producto. Asegúrese
de la marca y la amplitud o concisión de la de que prepara la solicitud de registro de
descripción de los productos o servicios marca con suficiente antelación, de manera
de que se trate. Debe tener en cuenta los que disponga del registro antes de empezar
resultados de la búsqueda para determinar a utilizar la marca en sus productos o en
la disponibilidad de la marca y las posibles la publicidad.

49
El secreto está en la marca

24. ¿Cómo se solicita el registro 1. El formulario de solicitud


de una marca? Lo primero que hay que hacer es
presentar un formulario de solicitud
Tras haber efectuado una búsqueda para de registro de marca debidamente
determinar la disponibilidad de la marca cumplimentado en el que figuren los
para su registro (véase el apartado N.º 19), datos de contacto de su empresa,
se ha de presentar una solicitud de mar- la representación gráfica de la
ca ante la oficina de marcas nacional o marca (a veces se exige un formato
regional competente. específico) y una descripción de los
productos y servicios a los que se
En el cuadro que se presenta a continuación aplica o una indicación de la clase
se proporciona una perspectiva general bá- o clases de productos o servicios
sica del proceso de solicitud. Cabe señalar respecto de los que se solicita el
que puede haber importantes variaciones registro de la marca, o ambas cosas.
entre los países y que siempre es recomen- Asimismo, deben pagarse las tasas
dable consultar a la oficina de marcas o a un exigidas. Estos formularios están
agente de marcas para obtener información disponibles en la oficina de marcas
actualizada sobre los procedimientos y las y en Internet, y en muchos países se
tasas aplicables. puede realizar todo el procedimiento
de solicitud por Internet.

El registro de una Algunas oficinas de marcas también


marca paso a paso pueden requerir la presentación de
pruebas de uso de la marca o una
El procedimiento de tramitación declaración en el sentido de que
de las oficinas de marcas varía de su empresa prevé usar la marca.
un país a otro pero, en términos Si desea información más precisa
generales, sigue un modelo similar. sobre el trámite de solicitud, diríjase
Normalmente, la oficina de marcas a la oficina de marcas competente.
cuenta con un manual de examen
específico que está disponible en
Internet. Estos manuales pueden
permitir formarse una idea bastante
exacta del procedimiento de
solicitud y examen para el registro
de una marca.

50
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

2. Examen de forma 5. Registro


La oficina examina la solicitud para Una vez que se ha decidido que
asegurarse de que cumple los no existen motivos para denegar la
requisitos o formalidades de carácter solicitud, se registra la marca y se
administrativo (es decir, que se ha entrega un certificado de registro
pagado la tasa de solicitud y que se cuyo período de validez suele ser
ha cumplimentado debidamente el de 10 años.
formulario de solicitud).
6. Renovación
3. Examen de fondo La marca puede ser renovada
En algunos países, la oficina de indefinidamente mediante el pago
marcas solo lleva a cabo un examen de las tasas de renovación exigidas,
de fondo parcial que le permite pero si no se usa durante el período
comprobar si la solicitud de registro establecido en la legislación
de la marca propuesta debe ser nacional de marcas, el registro
denegada por motivos absolutos puede invalidarse en relación con
(como se explica en el apartado la totalidad de los productos y
N.º 11, por motivos absolutos servicios o con algunos de ellos
se entienden las categorías de (véase el apartado N.º 34).
signos cuyo registro está prohibido
expresamente por disposiciones
específicas del Derecho de marcas). 25. ¿Durante cuánto tiempo
Si se lleva a cabo un examen de estará protegida su marca
fondo completo, también se registrada?
estudiarán los motivos relativos
de denegación, es decir, la oficina Si bien la duración de la protección puede
también examinará si la marca variar, en muchos países las marcas
que se pretende registrar está en registradas están protegidas durante
conflicto con una marca ya existente 10  años. El registro puede renovarse
inscrita en el registro en la clase o indefinidamente (por lo general, por
clases pertinentes. períodos consecutivos de 10 años) a condi-
ción de que se paguen periódicamente las
4. Publicación y oposición tasas de renovación. Asegúrese de que
En muchos países, la marca se alguien de su empresa se ocupe de renovar
publica en un boletín con el objetivo puntualmente los registros de marcas en
de conceder un plazo a terceros todos los países donde su empresa siga
para que se opongan a su registro. teniendo intereses (véase el apartado N.º 32).
En algunos otros, la marca se
publica solo una vez que ha sido
registrada y se establece un plazo
para solicitar posteriormente la
invalidación del registro.

51
El secreto está en la marca

26. ¿Pueden coexistir dos • Una posible solución es concertar un


marcas idénticas? acuerdo de coexistencia con el pro-
pietario de la marca con la que se está
Sí. Las marcas idénticas utilizadas para en conflicto. El objetivo principal es
productos o servicios idénticos pueden lograr la coexistencia pacífica en el
coexistir sin que haya ningún riesgo de mercado mediante la determinación
infracción de los derechos de un tercero en de las condiciones que lo permitan.
países distintos, siempre que no se trate • En algunos países, es posible que los
de una marca notoriamente conocida. Las procesos judiciales sean la única vía
marcas idénticas o similares también pue- adecuada de solucionar un conflicto
den coexistir en el mismo país siempre que: con marcas idénticas o similares en
el mismo mercado.
• se utilicen para productos o servi- • También es posible comprar (o ven-
cios distintos que están incluidos en der) u obtener una licencia sobre
clases diferentes de la Clasificación la marca con la que existe conflicto
de Niza (véase el apartado N.º 28), a (esto se analiza con más detalle más
excepción de las marcas notoriamente adelante, en la Parte VI).
conocidas (véase el cuadro que figura
a continuación del apartado N.º 5); o
• sea improbable que haya ninguna
confusión en el mercado; o bien
• haya un acuerdo de coexistencia
(véase a continuación).

Ejemplo: Delta® es una marca registrada en


la Unión Europea, propiedad de diferentes
empresas de servicios de transporte aéreo,
soldadoras, piscinas y cigarrillos.

La mejor manera de evitar tener que hacer


frente a marcas idénticas o similares en el
mismo mercado es efectuar oportunamente
una búsqueda de marcas. Si, a pesar de
haberlo hecho, se plantea un conflicto con
una marca idéntica o tan similar que lleve a
confusión, necesitará decidir en cada caso
cuál es la respuesta apropiada:

52
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

27. ¿Es necesario registrar todas 28. ¿Qué sucede si desea utilizar
las pequeñas modificaciones de su marca para un producto
su marca? diferente?

Muchas marcas han cambiado ligeramen- En la mayoría de los países se exige que
te a lo largo de los años con el propósito en el formulario de solicitud de marca se
de modernizar la imagen de la empresa o indiquen los productos o servicios para
adaptarse a los nuevos medios de publi- los que se desea registrar la marca y que se
cidad. Su empresa deberá consultar a la agrupen con arreglo a clases. Por clases se
oficina u oficinas de marcas pertinentes, entienden las que figuren en el sistema de
o a un agente de marcas, para saber si los clasificación de marcas. Si ha registrado
cambios realizados exigen que se presente una marca para un producto determinado y
una nueva solicitud y se paguen las tasas desea usarla para un producto que pertenece
correspondientes. a otra clase, deberá presentar una nueva
solicitud de registro de marca.

Veamos un ejemplo. Si
su empresa produce
cuchillos y tenedores,
la solicitud de registro
de marca debe hacer-
se respecto de los pro-
ductos correspondien-
tes de la clase 8 de la
Clasificación de Niza.
El logotipo Shell® es propiedad del grupo de Sin embargo, si desea comercializar con
empresas Royal Dutch Shell. la misma marca otro tipo de utensilios de
cocina (por ejemplo, recipientes, sartenes u
ollas), deberá registrar también la marca en
relación con los productos de la clase 21. En
algunos países se exige una solicitud aparte
para cada clase de producto, mientras que
en otros se permite incluir varias clases en
una sola solicitud.

53
El secreto está en la marca

Un sistema bien clasificado 29. ¿Cómo puede proteger


la forma de su producto?
La mayoría de los países del mundo
utilizan los sistemas de clasificación La forma de su producto puede ser un ele-
internacional. Con la Clasificación mento importante de su marca; este ele-
de Niza se establece un sistema mento puede protegerse de varias maneras.
de clasificación de los productos
y servicios para todos los tipos de • La forma de un producto generalmente
marcas (consta de 34 clases para puede protegerse como diseño indus-
productos y de 11 para servicios) y trial (véase el apartado N.º 13). Con fre-
la Clasificación de Viena se emplea cuencia, una empresa registrará la forma
para las marcas que consisten de su producto como diseño industrial y,
total o parcialmente en elementos una vez que este ha adquirido carácter
figurativos (consta de 39 categorías). distintivo gracias al uso, procederá a
Podrá encontrar más información registrarla como marca tridimensional.
sobre la Clasificación de Niza y la
Clasificación de Viena en www.wipo.
int/classifications/es.

Los sistemas de clasificación


internacional permiten almacenar
ordenadamente la información sobre
marcas registradas conforme a los Toblerone®, la forma del envoltorio de
tipos de productos o servicios o Toblerone® y la forma de la barra de
en función de su forma. Se facilita chocolate de Toblerone® son marcas
así la búsqueda de información en registradas de Kraft Foods.
las bases de datos de marcas. Es
fundamental registrar la marca • En la mayoría de los países, es posible
en todas las clases en las que se registrar la forma de un producto como
pretenda utilizarla. marca tridimensional siempre que la
forma desempeñe la función de una mar-
ca en el mercado. Para satisfacer ese re-
quisito, la forma del producto ha de tener
carácter distintivo. Además, la forma no
debería estar determinada por la función
del producto (véase el apartado N.º 11).
Normalmente, no reciben protección las
formas que son excesivamente sencillas
o que se han utilizado de manera gene-
ralizada. Algunos países van más allá y
exigen que la forma de que se trate deba

54
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

poseer carácter distintivo por sí misma Lista recapitulativa


para los consumidores. Esto comporta de comprobación
que los consumidores deban reconocer
y relacionar el producto que tiene una • Registre su marca. Aunque en la
forma específica solo con su empresa mayoría de los países el registro
(como ocurre con la forma triangular de no es obligatorio, son muchos
Toblerone® o con la forma característica los beneficios que se derivan del
del iPod ® de Apple). La ventaja que se registro de una marca. Los derechos
deriva de la protección por marca, en exclusivos que confiere un registro
lugar de la protección que brinda el de marca le permiten impedir que
registro como diseño industrial, es que terceros comercialicen productos
puede tener una duración indefinida y idénticos o similares con la misma
suele obtenerse con mayor facilidad. marca o utilizando una marca tan
• En algunas jurisdicciones se dispensa similar que pueda llevar a confusión.
protección al acondicionamiento dis- • ¿Está utilizando todos los medios
tintivo en virtud del Derecho de marcas a su alcance para proteger su
o la legislación contra la competencia imagen de marca o sus productos?
desleal, que puede comprender el emba- Considere las ventajas de la
laje o la forma distintivos de un producto protección de la marca descritas
(véase el apartado N.º 13). En varios países en los apartados que figuran a
se aplican los mismos requisitos que se continuación, así como las otras
observan conforme al Derecho de marcas, opciones y los métodos de protección
es decir, es necesario que la forma posea acumulativa disponibles (el derecho
carácter distintivo y la característica de autor, el acondicionamiento
protegida no puede ser un elemento distintivo, los diseños industriales,
funcional (véase el apartado N.º 17). etc.). Lleve a cabo un análisis de
• Algunas formas originales también pue- costos y beneficios.
den ser susceptibles de protección por • ¿Está en conflicto su marca con la
derecho de autor (véase el apartado marca de un competidor? Lleve a
N.º 13). No es una protección tan sólida cabo un análisis de disponibilidad de
como la protección que brinda el regis- la marca y estudie la posibilidad de
tro de una marca o de un diseño, pero recurrir a los servicios de un agente
resulta sumamente útil en determina- de marcas.
das circunstancias; por ejemplo, en los • Presentación de una solicitud
países en los que no haya registrado su de registro de marca. Estudie la
marca o diseño, o si se ha invalidado su posibilidad de utilizar los servicios
marca o diseño. de un agente de marcas para
• En ocasiones, la forma de un producto presentar su solicitud.
puede estar protegida en virtud de diver- • Más información. Véanse los
sos derechos de propiedad intelectual puntos 2 y 3 del módulo 02 de IP
(véase el apartado N.º 13). PANORAMATM.

55
El secreto está en la marca

Las marcas en el extranjero

56
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

30. ¿Posee validez internacional 32. ¿Cómo y cuándo puede


el registro de una marca registrar la marca de su empresa
efectuado en su país? en el extranjero?

Los derechos que confiere una marca suelen Puede registrar la marca de su empresa en
estar limitados al territorio para el que fue el extranjero en cualquier momento, pero
registrada, por lo que, normalmente, el regis-tenga presente que, por lo general, existe un
tro de una marca con validez en su país solo plazo de seis meses contados a partir de la
conferirá derechos en ese país, salvo que la fecha en la que se solicita protección en el
marca se considere una marca notoriamente primer país para reivindicar el derecho de
conocida (véase el cuadro que se presenta a prioridad al solicitar protección para la
continuación del apartado N.º 5). marca en otros países. Dicho de otro modo,
si presenta la solicitud de registro dentro
del plazo de seis meses y logra la protección,
31. ¿Debería pensar en proteger se considerará que esta tiene efectos desde
su marca en el extranjero? la fecha en que se presentó la solicitud de
protección en el primer país. Por lo tanto,
Los motivos por los que debe registrar la se recomienda que presente las solicitudes
marca en su país de origen son los mismos de protección en el extranjero antes de que
que aconsejan que también lo haga fue- termine ese plazo si desea evitar que un
ra de él si comercializa sus productos en competidor le “robe” su marca en esos países.
mercados extranjeros. Por consiguiente, si A diferencia de lo que ocurre con las patentes
pretende entrar en mercados internacionales, y los derechos sobre diseños, en cuyo caso el
debe plantearse la posibilidad de registrar incumplimiento de la fecha de prioridad po-
su marca en los países estratégicamente dría tener consecuencias irreparables para
convenientes para su negocio, es decir, en las solicitudes posteriores, en el ámbito de
aquellos donde desea utilizar su marca las marcas el incumplimiento del plazo de
o conceder una licencia sobre su uso. El seis meses conlleva que el registro solicitado
Sistema de Madrid facilita el registro y la en otro país solo comience a tener efectos
gestión de las marcas en varios países (véase a partir de su propia fecha de presentación
el cuadro que se presenta a continuación y no a partir de la fecha de presentación de
del apartado N.º 32). la solicitud original.

Las tres maneras principales de registrar


una marca en otros países son las siguientes:

57
El secreto está en la marca

La vía nacional. Podrá solicitar el registro • el Consejo Supremo del Consejo de


en las oficinas de marcas de cada uno de Cooperación de los Estados Árabes
los países donde desee obtener protección del Golfo, que aprobó la Ley de
por medio de la presentación de la solicitud Marcas (Reglamento) del Consejo de
correspondiente en el idioma que se exija y Cooperación de los Estados Árabes del
el pago de las tasas estipuladas. Como ya se Golfo, por la que se establecerá próxima-
ha indicado, algunos países podrán exigir mente un sistema regional de marcas
que, para tal fin, utilice los servicios de un para los seis Estados árabes del Golfo.
agente de marcas radicado en el país en
cuestión (véase el apartado N.º 22). Tenga La vía internacional. Si su país forma parte
en cuenta que algunos países no cuentan del Sistema de Madrid y usted cuenta con un
con un sistema nacional y, en su lugar, se registro regional o nacional de marca, o ha
sirven de un sistema regional. presentado una solicitud, podrá servirse del
Sistema de Madrid para registrar esa marca
La vía regional. Si desea protección en en cualquiera de los más de 90 miembros
países que formen parte de un sistema del Sistema de Madrid.
regional de marcas, podrá solicitar un re-
gistro que surta efecto en el territorio de
todos los Estados miembros mediante la Características principales
presentación de una solicitud en la oficina del Sistema de Madrid
regional competente. Las oficinas de marcas
regionales son las siguientes: • Para presentar una solicitud con
arreglo al Sistema de Madrid, debe
• la Organización Regional Africana de tener un vínculo con este, es
la Propiedad Intelectual (ARIPO) (www. decir, debe ser nacional de uno
aripo.org); de los miembros de la Unión de
• la Oficina de Propiedad Intelectual del Madrid (www.wipo.int/madrid/es/
Benelux (BOIP) para la protección en members) o tener su domicilio o un
Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo establecimiento industrial o comercial
(www.boip.int); en el territorio de uno de ellos.
• la Oficina de Propiedad Intelectual • En primer lugar, debe registrar su
de la Unión Europea (EUIPO) para las marca (o solicitar su registro) en la
marcas comunitarias en los Estados oficina del país con el que tiene el
miembros de la Unión Europea (www. vínculo, que se denomina oficina
oami.europa.eu); de origen. A continuación, puede
• la Organización Africana de la pedir a su oficina de origen que envíe
Propiedad Intelectual (OAPI) para la a la OMPI su solicitud de registro
protección en los países africanos de internacional para que efectúe un
habla francesa (www.oapi.int); y examen de los requisitos formales.
En la solicitud internacional deben
designarse los países en los que se
desea proteger la marca.

58
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• La oficina de cada Parte Contratante Sin embargo, es posible que


designada efectuará un examen pueda, con un costo adicional,
sustantivo del registro internacional transformar su registro internacional
de la misma manera que examinaría en varias solicitudes nacionales
una solicitud presentada o regionales en cualquiera de las
directamente. Si se concede la Partes Contratantes designadas, en
protección, la marca quedará un plazo de tres meses contado a
protegida como si hubiera sido partir de la cancelación de la marca
registrada por la oficina de ese de base.
país. Por lo tanto, un registro
internacional equivale a un conjunto
de registros nacionales. Ventajas del Sistema de Madrid
• A pesar de tratarse de un solo
registro, es posible que se deniegue El Sistema de Madrid,
la protección en algunos países o administrado por la OMPI, es
que la protección se limite a algunos un sistema fácil de utilizar que
países. A diferencia de lo anterior, proporciona a los propietarios de
cuando se trata de un derecho las empresas un medio sencillo
regional unitario, por ejemplo, el de para proteger y gestionar sus
la marca de la Unión Europea, este marcas en el extranjero de manera
no puede ser objeto de denegación, eficiente en relación con los
limitación o transferencia con costos. Las ventajas que ofrece
efectos solamente en una parte del son las siguientes:
territorio, y puede hacerse valer
jurídicamente mediante un único • Basta con presentar una única
procedimiento que abarca las solicitud internacional.
infracciones ocurridas en cualquier • Se presenta en un solo idioma
parte de ese territorio (consúltese (español, francés o inglés).
el sitio web euipo.europa.eu/ • Se pagan las tasas en una única
ohimportal/es). moneda (francos suizos).
• El registro internacional queda en • El resultado es un único
situación de dependencia respecto registro internacional.
de la marca de base (es decir, la • Una vez efectuado el registro,
marca registrada o cuyo registro es posible añadir otros
se ha solicitado ante la oficina países a la cartera de marcas
de origen) durante un período de en cualquier momento.
cinco años contados a partir de la • La flexibilidad del sistema permite,
fecha de registro. Si la marca de si lo desea, realizar una cesión
base deja de surtir efectos dentro del registro únicamente en lo que
de ese período de cinco años, se respecta a algunos de los países
cancelará el registro internacional. designados o a algunos de los

59
El secreto está en la marca

bienes o servicios, o limitar la


lista de los bienes y servicios a
determinados países designados.
• Las modificaciones posteriores de
cualquier tipo pueden tramitarse
mediante un único procedimiento
con etapas muy sencillas. GND es un ejemplo de registro inter-
• La renovación es menos costosa y nacional que surte efecto en varios
más fácil de administrar. países (35, al mes de diciembre
• Las oficinas deben conceder la de 2016): Australia, Botswana, China,
protección dentro de un plazo Kenya, República Popular
estricto (12 o 18 meses desde la Democrática de Corea, Singapur,
fecha de registro internacional). Viet Nam y los 28 países miembros
• No es necesario nombrar a un de la Unión Europea. El país del re-
abogado local desde el principio del gistro de base es Mozambique.
procedimiento (solo es necesario
nombrar un asesor extranjero si se Se reproduce por gentileza de GRINGO,
deniega la solicitud). Lda. Mozambique.

De ese modo, el Sistema de


Madrid reduce los requisitos 33. ¿En qué consiste la
administrativos y los costos transcripción de una marca y qué
que entrañan el registro y el dificultades plantea?
mantenimiento de una marca en
varios países. Los consumidores suelen esperar que los
productos lleven marcas escritas en el idio-
Puede obtenerse más información ma y el alfabeto de su país. Por ello, las em-
sobre el funcionamiento del presas se enfrentan a problemas complejos
Sistema de Madrid (quién puede de traducción o transcripción en algunos
presentar una solicitud y dónde de los principales mercados de consumo.
presentarla, una lista de sus
miembros, formularios, información La traducción consiste sencillamente en
general sobre la presentación de hallar en otro idioma el equivalente dotado
solicitudes, los textos jurídicos, de significado de las palabras enunciadas
los servicios en Internet, etc.) en en un idioma. La transcripción, en cambio,
la dirección https://www.wipo.int/ supone fundamentalmente transformar las
madrid/es/index.html. En el sitio web palabras de un idioma en palabras de otro
de la OMPI (www.wipo.int/madrid/ idioma por medio de una adaptación sonora
es/madrid_benefits.html#userssay) que se aproxime a la pronunciación original.
se recogen comentarios de usuarios Por lo general, se opta por la transcripción
procedentes de países en desarrollo. por ser esta a) más intuitiva o sencilla o b)

60
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

porque no hay palabras con sentido en el Transliteración de marcas al chino


idioma de destino (como ocurre a menudo
con los nombres y los topónimos). No es fácil elegir la marca china
adecuada para proteger su marca
Así, si una marca que se pretende registrar original y comercializar con éxito sus
contiene voces que no son inglesas o que no productos. Deben tenerse en cuenta
están escritas en caracteres latinos, es posi- numerosos factores:
ble que se exija a su propietario que facilite
a la oficina de marcas la transcripción de • El chino tiene muchos dialectos.
cada una de las palabras o caracteres, y de La mayoría de las empresas se
las palabras y caracteres en su conjunto, a centra en el chino mandarín y en
un idioma oficial del país del que se trate. Así el chino cantonés, que son las dos
sucede en el caso de los idiomas de muchos variedades principales del chino.
de los países de Asia y de Oriente Medio, así • Este idioma tiene más de 50.000
como de la Federación de Rusia, Grecia e caracteres, muchos de los cuales
Israel. Si una marca contiene números que comparten el mismo sonido. Si
no sean ni arábigos ni romanos, puede que la transcripción no se realiza
deba sustituir esos números por números correctamente, podría encontrarse
arábigos o romanos. Es muy importante con que una marca tiene un
saber que, en determinadas circunstancias sonido correcto en chino, pero
y en ciertos países, una marca transcrita no significa nada o, incluso, tiene
se considera automáticamente registra- un significado negativo para los
da una vez que la marca original ha sido consumidores chinos.
debidamente registrada, mientras que en • En China, la mayor parte de las
otros se necesita un segundo registro, es marcas escritas con caracteres
decir, un registro aparte. En esos países latinos se considerará marca
es muy recomendable registrar también la figurativa. En otros países, se
marca, por separado, en el idioma del país. considera que son marcas
figurativas las marcas escritas con
La transcripción de caracteres puede presen- caracteres chinos.
tar una mayor o menor complejidad según • China y Singapur han adoptado
cuáles sean los requisitos del país, y cada país un sistema de escritura
tiene sus peculiaridades propias. La trans- simplificado. En estos dos países
cripción de una marca debería ser analizada no se acepta la utilización de
junto a la cuestión de la transcripción del caracteres chinos tradicionales
nombre de dominio correspondiente, que (es decir, que no se hayan
se registrará en el alfabeto que corresponda simplificado). En cambio, en Hong
al código de país de que se trate. Consulte Kong (China) se siguen utilizando los
siempre a un agente de marcas, ya que puede caracteres chinos tradicionales.
ser un asunto muy complejo del que sea • Con frecuencia, los consumidores
necesario que se ocupe un experto. chinos atribuyen un sobrenombre

61
El secreto está en la marca

chino a las marcas extranjeras. Por pronunciación original y que


ejemplo, Quaker® Oats, debido a su significa “felicidad deliciosa”.
logotipo, se conoce en China como
la “marca del anciano” (laoren pai) y a
Polo® se le ha dado el sobrenombre
de “caballo de tres patas” (san jiao
ma). Suele ser una buena estrategia
registrar el sobrenombre como la
marca oficial en chino.
• Dispone de tres opciones para
transcribir o traducir su marca
original al chino, a saber:
1. El método conceptual comunica
el significado exacto de su La marca Ya Kun Kaya Toast
marca original, pero la marca en Coffeestall since 1944® está
chino se pronunciará de manera registrada en la Oficina de Propiedad
distinta. Por ejemplo, Shell® se ha Intelectual de Singapur, además
traducido al chino por QIÀO PAI de existir su registro internacional
(壳牌), que significa, literalmente, con arreglo al Sistema de Madrid.
“la marca de la concha”. La transcripción de los caracteres
2. El método fonético emplea chinos que figuran en la marca es
caracteres chinos para reproducir “Ya Kun”, el equivalente en pinyin (el
la misma pronunciación que sistema de transcripción oficial de
la de la marca original, pero la la República Popular China) de “Ah
marca china normalmente tendrá Koon”, el nombre de su fundador.
un significado distinto o carecerá
de significado. Es el caso de
Sony®, que se ha transcrito Elegir una marca en el extranjero
como “suo ni”, que quiere decir
“cable” (suo) y “monja” (ni). Elegir la marca adecuada para
3. El método fonético-conceptual un mercado extranjero es, con
combina esos dos métodos y, frecuencia, una tarea compleja.
en general, es el más eficaz. La Los consejos que se enumeran a
marca china es fonéticamente continuación pueden serle de ayuda:
similar a la marca original y
también evoca los beneficios • Elija una marca en un idioma del
de los productos. Uno de país y registre todas sus variantes.
los mejores ejemplos es Consulte a un especialista en
Coca-Cola®, que se conoce idiomas y asegúrese de escoger una
por el nombre de “ke kou ke marca sólida que suene bien a los
le”, cuyo sonido recuerda la oídos de los consumidores del país.

62
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• Compruebe cuidadosamente solo algunas de las preguntas más


que no se infringen los derechos importantes que debe plantearse.
de marca de terceros. Con esa
finalidad se hará una búsqueda
de marcas extranjeras que por
su apariencia y pronunciación se
asemejen a su propia marca, o que
posean el mismo sentido. También
habrá que buscar si existen nombres WAMDA®, que significa chispa o
de dominio que se hayan registrado destello de luz, es una plataforma
con anterioridad. que ofrece apoyo y financiación a
• Presente una solicitud amplia. empresarios en la región del Oriente
Presente una solicitud para todas las Medio y África del Norte. Cuenta con
clases adecuadas y pertinentes y no logotipos en árabe y en caracteres
solo para las de los productos que latinos.
utiliza, sino también de productos que
podría utilizar en un futuro próximo.
En algunos países no se aplica el Lista recapitulativa
sistema de la Clasificación de Niza o de comprobación
cuentan con un sistema de subclases
propio. Un asesor de marcas del país • Derechos territoriales. No olvide
podrá ayudarle a asegurarse de que que las marcas son derechos
el registro sea correcto y completo. territoriales a menos que se
• Familiarícese con el sistema considere que una marca es
de marcas del país. No dé por notoriamente conocida.
supuesto que las leyes extranjeras • Plazo de prioridad. Utilice el plazo
son iguales a las de su país. Conozca de prioridad de seis meses para
bien los escollos de la legislación solicitar la protección en el extranjero.
extranjera y contrate a abogados • Dónde presentar la solicitud.
de confianza. ¿En el país de que se Analice dónde le convendrá solicitar
trata se aplica el sistema del primer protección y tenga en cuenta los
solicitante del registro de la marca costos de la protección en los
o el sistema del primer usuario de distintos países.
la marca? ¿Efectúa la oficina de • Cómo presentar una solicitud.
marcas un examen parcial? ¿Cómo Estudie la posibilidad de utilizar el
es el sistema de oposición? ¿Cuánto Sistema de Madrid para facilitar la
tiempo se requiere para efectuar el tramitación de la solicitud, puesto
registro de una marca? ¿Es necesario que ello permite reducir los trámites
contar con una autorización para y gastos administrativos necesarios
ceder la marca o conceder una para registrar y mantener marcas en
licencia de uso de marca? Estas son varios países.

63
El secreto está en la marca

El uso de las marcas

64
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

34. ¿Qué se entiende por “uso” ese carácter por su uso generalizado
de una marca? ¿Qué importancia (véanse los apartados N.º 9 y 37 acerca
reviste para el titular de un de los signos genéricos).
registro de marca? • Las marcas de certificación no pueden
ser usadas por su propietario (véase
Las referencias jurídicas al “uso” de una el apartado N.º 7).
marca son muy numerosas y la definición
de ese “uso” varía de un país a otro. Debería En cada país existe una idea diferente so-
consultar a un abogado experto en marcas bre lo que constituye el uso de una marca
a fin de contar con unas directrices ade- registrada. Sin embargo, por lo general
cuadas. No obstante, a continuación se el “uso” de una marca desde el punto de
presentan algunas de las referencias al “uso” vista jurídico consiste en utilizar la marca
de una marca relacionadas con aspectos tal como está registrada. Ese uso debe en-
que revisten interés para el propietario de marcarse en una actividad comercial y ser
una empresa: efectuado por su propietario o por terceros
con el consentimiento del propietario. La
• El titular de una marca registrada marca debe usarse referida a los productos
puede impedir el uso no autorizado o servicios para los que está registrada o
de la marca por terceros respecto de guardar relación con ellos, y ese uso ha de
productos idénticos o similares (véase tener lugar en el territorio en el que está
el apartado N.º 15). registrada. También puede entenderse que
• En muchos países, las marcas están existe uso de la marca cuando esta se utiliza
protegidas gracias al uso, sin que sea en una forma que difiere en determinados
necesario su registro (véase el apartado elementos, siempre que no se altere el ca-
N.º 12 sobre los países que aplican el rácter distintivo de la marca. El uso debe ser
sistema del primer usuario de la marca). intensivo y en muchos países el uso simbólico
• El uso en el mercado constituye un no es suficiente. Además, utilizar la marca
requisito para poder registrar una en los productos o materiales destinados al
marca en algunos países (véase el etiquetado o el embalaje de los productos
apartado N.º 35). en el territorio en el que está registrada con
• En numerosos países, no usar la mar- fines de exportación únicamente puede
ca durante varios años constituye considerarse uso. Sin embargo, en muchos
una prueba de su abandono (véase el países esto no está tan claro. De nuevo, los
apartado N.º 35). requisitos jurídicos en lo concerniente al
• Una marca descriptiva puede adquirir “uso” de la marca difieren de un país a otro,
carácter distintivo como consecuencia aunque por lo general se cumplen si el titular
de su uso generalizado (véase el cuadro del registro de marca:
sobre el significado secundario que
se presenta a continuación del apar-
tado N.º 17). En cambio, una marca
con carácter distintivo puede perder

65
El secreto está en la marca

• aplica el signo a los productos o su oscilar entre tres y cinco años) tras el registro,
embalaje; podrá ser eliminada del registro de marcas
• ofrece o expone los productos a la por considerar que ha sido abandonada.
venta, los coloca en el mercado o los Esto conlleva que el titular del registro de
almacena con esa finalidad marcados marca podría perder sus derechos respecto
con ese signo, u ofrece productos o de esa marca.
presta servicios con ese signo;
• importa o exporta productos con ese
signo; ¿TM o ®?
• utiliza el signo en una factura, una
lista de vinos, un catálogo, una carta El uso de ®, TM, SM o símbolos
de empresa, documentos comerciales, equivalentes junto a una marca no es
una lista de precios u otro documento obligatorio y normalmente no aporta
comercial; o una protección jurídica adicional. Sin
• utiliza el signo en publicidad. embargo, puede servir para informar
de que un determinado signo es una
marca y advertir así a los posibles
35. ¿Es posible registrar una infractores y falsificadores. El
marca sin haberla usado? símbolo ® (“registrada”) solamente
puede utilizarse una vez que la
Se puede solicitar el registro antes de haber marca ha sido registrada, mientras
usado la marca, pero algunos países no la que TM (“marca de fábrica o
registran oficialmente hasta que no se hayan de comercio”, en inglés) suele
presentado pruebas de su uso. En los países utilizarse para marcas que no han
donde se aplica ese requisito, el concepto sido registradas. SM (“marca de
de uso es muy importante, puesto que “el servicios”, en inglés) se emplea de
uso de una marca en el comercio” eleva el manera parecida a TM (para marcas
rango de esa marca por encima del de las que no han sido registradas), pero
marcas de terceros. En estos países, el uso respecto de servicios en lugar de
es un requisito para efectuar al registro productos.
o para la presentación de una oposición o
una demanda judicial por infracción. Es posible que se considere que la
utilización del símbolo ® en relación
Lo más importante que debe recordarse es con marcas que no se han registrado
que, en cualquier situación, lo principal es constituye una práctica empresarial
comprobar qué se dispone en la legislación desleal o comercialización engañosa.
del país y registrar la marca lo antes posible. Asegúrese de que no usa el símbolo
®, por ejemplo, cuando exporta
También debe tenerse en cuenta que, en la productos a países donde no ha
mayoría de los países, si no se usa la marca registrado la marca.
durante un determinado período (que suele

66
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

36. ¿Puede su empresa usar • Usar un material gráfico distinto en


la misma marca para distintos la etiqueta del producto o en su em-
productos? balaje a fin de que los consumidores
noten que se trata de un producto o
Cuando ponga en el mercado nuevos pro- una variante del producto nuevos;
ductos o variantes nuevas de su producto, esto supondría servirse de un derecho
tendrá que decidir de qué manera distinguirá de autor o un diseño industrial, o de
esos productos o variantes de su producto ambos (véase el apartado N.º 13).
original y de qué imagen de marca los dotará
en el mercado. Existen varias posibilidades
y cada una comporta unos beneficios y unos
costos y riesgos. Podrá:

• Usar la misma marca de fábrica o


de comercio. Aplicar una marca ya
existente a productos nuevos permitirá
que el nuevo producto se beneficie de
la imagen y reputación de la marca. No Nutella® y los elementos y signos
olvide que tal vez tenga que presentar correspondientes son marcas
una solicitud nueva a fin de registrar propiedad de Ferrero®.
la marca para ese nuevo uso (véase el
apartado N.º 28). Las distintas empresas adoptan plantea-
• Crear una marca nueva. Utilizar una mientos diferentes en función de sus es-
marca nueva, que sea más específica trategias de desarrollo de la imagen de
y adecuada para el nuevo producto, marca. Sea cual sea la que elija, asegúrese
permitirá a su empresa dirigir ese de que su marca esté registrada para todas
producto a un grupo específico de las clases de productos o servicios para los
consumidores (por ejemplo, niños, que se usa o se usará.
adolescentes, etc.) o crear una imagen
determinada para la nueva línea de
productos.
• Utilizar una marca adicional conjun-
tamente con la primera marca. Muchas
empresas optan por usar una marca
nueva conjuntamente con una marca
preexistente (por ejemplo, Nutella® se
suele utilizar con Ferrrero®).
• Servirse de un diseño industrial nue-
vo del producto o de su embalaje (véase
el apartado N.º 13).

67
El secreto está en la marca

37. ¿Cómo debe utilizar su El uso correcto e incorrecto


marca? de las marcas

No basta con obtener protección por medio Las orientaciones siguientes pueden
del registro de la marca. La protección puede ser de ayuda para impedir que su
desaparecer si no utiliza debidamente su marca se convierta en una marca
marca. Una marca puede convertirse en genérica:
genérica si se utiliza de manera tan gene-
ralizada que pasa a ser un nombre común • Utilice el símbolo ® para indicar que
con el que se designa el producto o servicio se trata de una marca registrada.
de que se trate. Cuando así suceda, la marca • Diferencie la marca del texto que
no podrá ser registrada y podrá anularse la acompaña por medio de letras
un registro anterior de esa marca. Algunas mayúsculas, en negrita o en cursiva,
marcas conservan la protección por marca o enmarcándolas entre comillas.
en determinados países a pesar de haber • Use la marca siempre de la misma
sido declaradas genéricas en otros (véase forma. Si su marca está registrada
el apartado N.º 9 sobre signos genéricos). con una ortografía, un diseño, un
color o una tipografía determinados,
Ejemplo: El término “Trampoline” ha pa- asegúrese de que se utiliza conforme
sado a ser genérico en los Estados Unidos se registró. No altere la marca
de América, de modo que otras empresas mediante guiones, combinándola o
también pueden utilizarlo para designar abreviándola (por ejemplo, “plumas
un aparato de salto atlético. Montblanc®” no debería aparecer
como “Mont Blanc”).
• La marca no debe utilizarse como
sustantivo. La marca se usará
exclusivamente como adjetivo (por
ejemplo, debe decirse “bloques de
construcción LEGO®”, no “los Lego”).
• La marca no debe utilizarse
como verbo (por ejemplo, debe
decirse “retocado con el programa
informático Adobe® Photoshop®” y
no “photoshopeado”).
• La marca no debe utilizarse en
plural (por ejemplo, debe decirse
“caramelos Tic Tac®” y no “tic tacs”).

68
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• Establezca directrices y prácticas 38. ¿Puede utilizar la marca de


óptimas claras y convincentes un competidor en su publicidad?
respecto de la marca. Enseñe la
manera correcta de utilizar su marca Utilizar la marca de un competidor en su
al personal, los proveedores, los publicidad a menudo es una actividad peli-
distribuidores y los consumidores. grosa. La ley varía de un país a otro y, si con-
Vele por que todos los interesados, sidera que es necesario usar la marca de un
sin excepción, sigan las normas y competidor en su publicidad, es aconsejable
directrices. que consulte primero a un abogado del país
y tenga en cuenta los aspectos siguientes:
Con ello puede que logre impedir que
su marca se convierta en genérica, • Tenga sumo cuidado si prevé mencio-
pero también es posible que no lo nar en su publicidad que su producto
consiga. En realidad, desde un punto es mejor que el de uno de sus compe-
de vista jurídico, es más importante tidores. Una afirmación de ese cariz
que intente de manera visible impedir puede ser ilegal en algunos países.
que su marca pase a ser genérica Consulte a un abogado del país de
(por ejemplo, mediante el envío de que se trate para conocer cuáles son
mensajes de correo electrónico o las leyes y normas que se aplican a la
notas a los autores que emplean su publicidad comparativa en ese país.
marca erróneamente) que el hecho • Si utiliza la marca de un competidor
de que logre ese objetivo. en su publicidad, hágalo de manera
honesta y adecuada, ya que la fina-
lidad fundamental de su publicidad
debería ser informar al consumidor y
no desprestigiar ni atacar injustamente
a sus competidores.
• Evite emplear la marca de un com-
petidor de un modo que pueda dar a
entender que este garantiza o patrocina
el producto que usted comercializa.
Además, no se aproveche injusta-
mente de la reputación de la marca
de un competidor para promocionar
su propio negocio.
• Cuando recurra a la publicidad com-
parativa, tenga cuidado de no mo-
dificar la marca de un competidor,
especialmente si esta consiste en un
logotipo, y utilice siempre el símbolo
adecuado de esa marca. La utiliza-

69
El secreto está en la marca

ción de una versión modificada de Derecho de marca. El registro y uso abusi-


la marca de un competidor puede vos de un nombre de dominio realizados
mermar la capacidad de la marca para de mala fe se conoce popularmente como
identificar el producto en cuestión y, ciberocupación. Si se determina que su
por consiguiente, esa modificación empresa ha llevado a cabo actos de cibero-
podrá considerarse una infracción cupación, usted estará obligado no solo a
de los derechos que confiere la marca. transferir o cancelar el nombre de dominio,
• La marca de un competidor puede con- sino también a pagar una indemnización
tener uno o más elementos gráficos, por daños y perjuicios. Por consiguiente,
como logotipos, rótulos, diseños o figu- es importante que el nombre de dominio
ras tridimensionales. Es probable que que se propone utilizar no sea ni la marca
todos esos elementos también estén ni el elemento principal de una marca de
protegidos por derecho de autor, por otra empresa.
lo que deberá obtener la autorización
del titular del derecho de autor paraPor otra parte, si la marca de su empresa está
utilizar uno o varios de esos elementos
siendo usada como nombre de dominio o es
gráficos en su publicidad. objeto de “ciberocupación” por un tercero,
podrá usted tomar medidas para poner fin
a ese abuso de su marca. Una posibilidad es
39. ¿Qué es un nombre de recurrir al conocido procedimiento adminis-
dominio y qué relación guarda trativo que la OMPI ofrece en Internet para
con las marcas? la solución de controversias en materia
de nombres de dominio, remitiéndose a la
El conflicto entre las marcas y los nombres dirección www.wipo.int/amc/es/index.html.
de dominio plantea un problema importante. Este servicio en Internet incluye modelos
Los nombres de dominio son direcciones de alegaciones, así como una sinopsis de la
de Internet fáciles de utilizar que sirven doctrina y un índice jurídico de los miles de
para encontrar sitios web. Por ejemplo, el asuntos de la OMPI relativos a nombres de
nombre de dominio “wipo.int” se usa para dominio que ya han sido resueltos. Ofrece a
acceder al sitio web de la OMPI en la direc- los propietarios de marcas de todo el mundo
ción www.wipo.int. una solución al margen de los tribunales y
eficaz desde el punto de vista del tiempo
Por lo general, los nombres de dominio están y el costo. Para obtener más información
disponibles para su registro conforme al sobre el titular del registro de un nombre
orden de presentación de la solicitud. En de dominio, puede servirse de alguna de
este sentido, las legislaciones o los tribu- las numerosas herramientas gratuitas de
nales nacionales pueden considerar que el búsqueda de nombres de dominio que están
uso o, en algunas circunstancias, incluso el disponibles en Internet, como whois.icann.
mero registro de la marca de otra empresa org/es o www.internic.net.
como nombre de dominio constituyen una
infracción con arreglo a los principios del

70
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Consejos sobre nombres el ejemplo, “sunny”) como marca


de dominio (con o sin la extensión del dominio
de nivel superior “.com”). Contar
• Compruebe que el nombre de con un registro de marca a) hará
dominio que elija no esté en que aumente su capacidad para
conflicto con la marca de un hacer valer sus derechos frente a
tercero. Efectúe una búsqueda de todo aquel que intente utilizar el
marcas (véase el apartado N.º 19) mismo nombre para comercializar
para determinar si un competidor productos similares y b) podrá
está usando el nombre escogido impedir que otros registren el
como marca de productos o mismo nombre como marca para
servicios similares o si se trata de productos o servicios similares.
una marca notoriamente conocida. En la mayoría de los países podrá
• Considere la posibilidad de registrar su nombre de dominio
registrar su marca o marcas como marca, siempre que esta
como nombre de dominio. Los posea carácter distintivo (es decir,
clientes encontrarán su sitio web que no sea genérica) y se utilice para
fácilmente si utiliza un nombre de comercializar productos.
dominio que sea igual o similar a su • ¿Cómo puede registrar su
nombre comercial o al nombre de nombre de dominio? El registro
su marca. Por consiguiente, intente de los nombres de dominio es
registrar su marca o marcas como relativamente sencillo, rápido y
nombre de dominio antes de que barato. La forma más sencilla es
lo hagan otros. Además, cuando registrarlo por medio de uno de
escoja una marca nueva para sus los registradores de nombres de
productos, compruebe que el dominio autorizados que figuran
nombre de dominio correspondiente en www.icann.org/es o www.
se encuentra disponible. internic.net. La tasa suele oscilar
• Registre su nombre de dominio entre los 10 y los 35 dólares de los
como marca. El registro de un Estados Unidos de América y el
nombre de dominio no confiere registro es efectivo en cuestión de
automáticamente derechos de minutos.
marca. Así, si adquiere el nombre
de dominio “sunny.com”, no podrá
impedir que otros utilicen “sunny”
para la venta de productos (por
Internet o por otros conductos);
esto simplemente le permite usar
esa dirección específica de Internet.
Debería pensar en la posibilidad de
registrar su nombre de dominio (en

71
El secreto está en la marca

40. ¿Qué debería tenerse en búsqueda, y en consecuencia cada vez


cuenta al utilizar marcas en que un usuario introduce la palabra
Internet? “bicicleta de montaña” en el motor de
búsqueda, aparecerá una pancarta
El uso de las marcas en Internet plantea publicitaria de la empresa. Además, al
diversos problemas jurídicos polémicos pulsar sobre la pancarta, esta dirige al
para los que no parece haber una solución sitio web de la empresa de bicicletas. Sin
uniforme. embargo, el problema se plantea cuando
un motor de búsqueda vende la marca
• Uno de los problemas reside en el hecho de un competidor como palabra clave
de que los derechos de marca son de na- que activa la publicidad. Supongamos,
turaleza territorial (es decir, la marca por ejemplo, que la empresa de bicicletas
solo está protegida en el país o región mencionada anteriormente ha compra-
donde se haya registrado o se utiliza), do la palabra “Cannondale®”, la marca
mientras que el alcance de Internet es de una empresa competidora. Cada
mundial. Esto plantea problemas a la vez que se introdujera la palabra clave
hora de solucionar controversias entre “Cannondale®”, aparecería una pancarta
empresas que son titulares legítimos de la empresa competidora de bicicletas
de marcas idénticas o tan similares al principio de la lista de resultados. En
que inducen a confusión referidas a algunos países, este tipo de publicidad
productos idénticos o similares en activada por palabras clave puede tener
países diferentes. Como la legislación como consecuencia que se atribuya
en este ámbito todavía está en proceso responsabilidad jurídica tanto al ope-
de elaboración, la manera en que los rador del motor de búsqueda como a la
tribunales abordan esta cuestión varía empresa anunciante por infracción del
considerablemente de un país a otro. derecho de marca, publicidad engañosa
• La publicidad a partir de palabras y competencia desleal.
clave es una modalidad de publicidad • Los hiperenlaces a otros sitios web
en Internet que se sirve de palabras brindan un servicio útil a sus clientes,
clave que activan la aparición de anun- pero en muchos países no existe una
cios en una columna separada de los legislación precisa acerca de cuándo y
resultados de la búsqueda. Los propie- cómo pueden utilizarse. En la mayoría
tarios de algunos motores de búsqueda de los casos, los enlaces están dentro de
venden palabras clave a las empresas. la legalidad y no es necesario disponer
Cuando un usuario de Internet intro- de la autorización del otro sitio para
duce esas palabras clave en el motor incluir un enlace en la página web.
de búsqueda, aparecen anuncios junto Sin embargo, algunos tipos de enlaces
con la lista de los resultados de la pueden acarrear responsabilidad jurí-
búsqueda. Por ejemplo, una empresa dica, por lo que es aconsejable evitar
de bicicletas puede comprar la palabra utilizarlos u obtener permiso para
“bicicleta de montaña” a un motor de incluirlos. Pueden plantear problemas:

72
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

– los enlaces que llevan a sitios web supervisar el volumen y la posible naturaleza
con contenido ilegal; cambiante del uso de las marcas, así como
– los enlaces que incluyen el logotipo verificar que se comunican al agente de
de una empresa; marcas las renovaciones del registro (si
– los enlaces profundos (enlaces incumple el plazo se invalidará su registro)
que sortean la página de inicio de o las solicitudes nuevas que puedan ser
un sitio web y conectan directa- necesarias. El supervisor también podrá
mente con una página concreta actuar como la persona de contacto para
de ese sitio) si constituyen una todas las cuestiones relacionadas con la
manera de eludir los mecanismos gestión y el uso de las marcas existentes y
de suscripción o de pago o si están las futuras, y ocuparse, al mismo tiempo, de
expresamente prohibidos por el la coordinación con los agentes de marcas o
propio sitio web; y los abogados expertos en marcas externos.
– la creación de marcos (se muestra
el contenido del sitio web de un Además, se podrá encargar al supervisor
tercero en un marco contenido en de marcas la auditoría de sus carteras
otro sitio web) o la réplica de sitios de marcas. Una auditoría de la cartera de
(se incorpora en un sitio web un marcas puede ser útil con miras a:
archivo gráfico de otro sitio web).
• preparar un informe sobre la situación
de todas las marcas registradas y de
41. ¿Cuál es la función de un las solicitudes de registro que estén
supervisor o coordinador de pendientes, ordenadas por producto,
marcas? marca y país;
• decidir si deberían mantenerse deter-
En función del tamaño de la empresa y de minados registros o si sería posible re-
su cartera de marcas, puede que necesite ducir los costos mediante el abandono,
contar con un miembro del personal que total o parcial, de algunos de ellos;
se encargue exclusivamente de supervisar • examinar los productos y el material
la gestión de su cartera de marcas. Uno de comercial conexo con objeto de ga-
los cometidos fundamentales de un su- rantizar que sus marcas se usan de
pervisor o coordinador interno de marcas manera coherente y de conformidad
es asegurar que se observan de manera con sus registros y la legislación sobre
uniforme las prácticas más idóneas. Antes marcas aplicable;
de que cualquier persona de la empresa • evaluar si sería conveniente registrar
imprima las tarjetas de visita, el papel y los las marcas, los lemas, los eslóganes y
suministros de oficina, el material publici- los logotipos que no están registrados
tario, los embalajes y otros documentos, el y, de serlo, dónde debería efectuarse
supervisor comprobará que se cumplen las el registro;
directrices relativas al uso de las marcas. El
coordinador de marcas también debería

73
El secreto está en la marca

• examinar los procedimientos de selec- Lista recapitulativa


ción y registro de las marcas y formular de comprobación
recomendaciones para su mejora; y
• preparar la cartera de marcas para la • ¿Utiliza su marca de manera
diligencia debida en las transacciones coherente? Compruebe con
y para su utilización como garantía regularidad que utiliza su marca de
subsidiaria en la financiación basada forma adecuada en relación con los
en activos. productos y servicios apropiados.
• ¿Utiliza los símbolos ®, TM y
Encargar a un miembro del SM correctamente? Asegúrese
personal la gestión de todos de que comprende las diferencias
sus activos de propiedad entre ellos. Si decide no registrar
intelectual y la coordinación con su marca, o si exporta productos
todos los ámbitos conexos a un país en que su marca no está
registrada, tenga cuidado de no
La persona que tenga a su cargo utilizar el símbolo ®, puesto que
la gestión de su cartera de marcas puede considerarse una práctica
debería trabajar en estrecha empresarial desleal o publicidad
colaboración con el miembro del engañosa.
personal que dirija las actividades • ¿Comprenden sus empleados el
de comercialización, publicidad y uso de las marcas? Enseñe a sus
relaciones públicas de su empresa. empleados cuál es la manera en
Podría ser la misma persona que deben utilizar las marcas de
que gestiona todos los aspectos su empresa a fin de garantizar la
relacionados con la propiedad coherencia.
intelectual de su empresa, que • Las marcas de los competidores.
se coordina con los agentes y Consulte a un abogado del país
abogados externos y que formula especializado en marcas antes de
políticas con el fin de enseñar al utilizar la marca de un competidor.
personal cuáles son las buenas • Más información. Véase el punto 4
prácticas en materia de propiedad del módulo 02 de IP PANORAMATM.
intelectual. Para potenciar al
máximo los beneficios y proteger
íntegramente sus activos de
propiedad intelectual, es necesario
que todos esos ámbitos estén
coordinados entre sí.

74
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

La comercialización
de las marcas

75
El secreto está en la marca

42. ¿Puede conceder licencias


sobre su marca a otras
empresas?
MEMORY COMPUTACIÓN, radicada en
Se pueden conceder licencias sobre las mar- Uruguay, es una empresa especializada
cas a otras empresas. Al hacerlo, el titular en programas informáticos de gestión y
del registro de marca continúa siendo el contabilidad para pymes que se sirve de
propietario de la marca objeto de la licencia las franquicias para ampliar sus
y únicamente consiente en que otra u otras actividades empresariales. El
empresas utilicen la marca. Esto suele ha- franquiciado tiene derecho a usar el
cerse mediante el pago de regalías y requiere nombre comercial, las marcas de
el consentimiento del titular del registro de fábrica o de comercio y las marcas de
marca, lo cual normalmente se especifica servicios, los conocimientos
en un acuerdo de licencia consignado por especializados y otros derechos de
escrito. Dependiendo de la naturaleza del propiedad intelectual que posee el
acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto franquiciador a cambio del pago de una
control sobre el licenciatario (usuario au- suma acordada. La empresa ha
torizado) con el objetivo de garantizar que registrado sus marcas en todos los
se mantenga un cierto grado de calidad. países en los que tiene actividades.
En algunos países, ese control de calidad www.solucionesmemory.com
es importante para conservar derechos
jurídicamente exigibles sobre la marca. Una modalidad especialmente lucrativa de
concesión de licencias sobre marcas es la
En la práctica, se conceden licencias sobre explotación de productos derivados. Se
marcas de fábrica o de comercio en el marco trata de una forma de comercialización en
de acuerdos de licencia más amplios, como la que se coloca en un producto un elemento
los acuerdos de franquicia o los acuerdos que protegido por un derecho de propiedad inte-
incluyen la concesión de licencias respecto lectual (normalmente una marca, un diseño
de otros derechos de propiedad intelectual, industrial o un derecho de autor) con la
entre ellos las patentes, los conocimientos es- finalidad de aumentar su atractivo. Se repro-
pecializados y cierta asistencia técnica para ducen logotipos universitarios, personajes
la elaboración de un producto determinado. de dibujos animados, actores, estrellas de la
música pop, deportistas famosos, cuadros
célebres, estatuas y muchas otras imágenes
en muy diversos productos, desde camisetas,
juguetes y material de papelería hasta tazas
de café y carteles. En esta modalidad de
comercialización se requiere un permiso
previo para usar los distintos derechos en
relación con la mercancía comercializada.
Se debe proceder con sumo cuidado al usar

76
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

imágenes de personas famosas en campañas netas (regalía basada en las ventas netas).
de explotación de productos derivados, ya En muchos casos, la remuneración por una
que esas imágenes pueden estar protegidas licencia de marca es una combinación de
por el derecho a la intimidad y por derechos un pago único y regalías. En ocasiones,
publicitarios. las regalías pueden sustituirse por una
participación en el capital de la empresa
La concesión de licencias sobre marcas del licenciatario.
para la explotación de productos derivados
puede ser una fuente adicional de ingresos: Si bien existen normas de sector relativas
a la cuantía de las regalías en cada sector
• Concesión de licencias. Para las em- industrial en particular cuya consulta puede
presas que son propietarias de marcas resultar útil, cada acuerdo de licencia es
conocidas (como los equipos deportivos, único y la cuantía de las regalías depende
las universidades o los personajes o de factores específicos y muy diferentes que
elementos de animación), conceder pueden negociarse. Por lo tanto, las normas
licencias sobre sus marcas a posibles de sector pueden proporcionar una orien-
comercializadores puede reportarles ta- tación útil pero basarse excesivamente en
sas de licencia y regalías cuantiosas. La estas normas suele ser un error, puesto que
concesión de licencias también permite cada marca tiene un valor distinto.
que una empresa obtenga ingresos de
nuevos mercados para sus productos
de una manera relativamente segura y 44. ¿Cuál es la diferencia entre
eficaz en función de los costos. una licencia exclusiva y una
• Obtención de licencias. Una empresa licencia no exclusiva?
que fabrica productos de bajo precio
manufacturados en masa, como tazas Existen tres tipos de acuerdos de licencia
de café, caramelos o camisetas, puede en función del número de licenciatarios que
aumentar el atractivo de sus productos pueden servirse de ella:
mediante la utilización en ellos de un
logotipo o una marca famosos. • Licencia exclusiva: Tiene derecho a
utilizar la marca un solo licenciatario,
y ni siquiera el titular del registro de
43. ¿Qué tasa o regalía debería marca podrá utilizarla.
esperar percibir por su marca? • Licencia única: Tienen derecho a
utilizar la marca un solo licenciatario
En los acuerdos de licencia, el titular del y el titular del registro.
derecho suele ser remunerado mediante • Licencia no exclusiva: Tienen derecho
un pago único y/o regalías periódicas, cuya a utilizar la marca varios licenciatarios
cuantía puede calcularse con arreglo al y el titular del registro.
volumen de ventas del producto objeto de
la licencia (regalía por unidad) o a las ventas

77
El secreto está en la marca

En un mismo acuerdo de licencia puede 45. ¿Debería conceder una


haber disposiciones que concedan algunos licencia exclusiva o no exclusiva
derechos de manera exclusiva y otros de sobre su marca?
manera única o no exclusiva.
Esta cuestión depende del producto y de
El Ethiopian Fine Coffee Stakeholder la estrategia comercial de su empresa. Por
Committee (Comité de Partes ejemplo, si su estrategia comercial es sus-
Interesadas en el Café Etíope de ceptible de convertirse en una franquicia,
Gran Calidad), en colaboración con lo más beneficioso será una licencia no
la Oficina de la Propiedad Intelectual exclusiva con muchos titulares. Si su pro-
de Etiopía, puso en marcha la ducto necesita que una empresa realice
Iniciativa de Desarrollo de la Marca una fuerte inversión para lograr el éxito
y Concesión de Licencias del Café de una empresa mixta, a un licenciatario
Etíope. Con ella se pretende aliviar potencial no le convendrá afrontar la com-
la pobreza en Etiopía mediante la petencia de otros licenciatarios, y puede
promoción y la utilización de sus que insista, con buen criterio, en obtener
cafés de mayor calidad. Las tres una licencia exclusiva.
marcas más famosas de café etíope
(HararTM, YirgacheffeTM y SidamoTM)
Se registraron en unos 36 países
y se exigió a los distribuidores que
obtuvieran licencias no exclusivas
para su venta. Etiopía cuenta ahora
con más de 110 licenciatarios
en ocho países.

78
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

46. ¿Qué relación guardan los Ejemplo: Un restaurante especializado en


acuerdos de franquicia con las platos a base de pollo, que utiliza la marca
marcas? 7 registrada Nandos’s®, ha desarrollado un
sistema para preparar y vender estos pro-
La franquicia consiste en que una persona ductos, cuyo volumen de ventas es elevado
(franquiciador), que ha creado una forma y constante. El sistema se basa en una serie
determinada de realizar una actividad de factores que contribuyen al éxito de los
empresarial, amplía su empresa mediante restaurantes Nandos’s®, entre los que figuran
la concesión a otros empresarios (franqui- las recetas y los métodos de preparación
ciados) del derecho a utilizar su modelo de las comidas, que permiten obtener un
de negocio a cambio del pago de una tasa. producto de calidad constante; el diseño
Además de conceder el derecho a utilizar el de los uniformes de los empleados, de los
modelo de negocio, el franquiciador otorgará edificios y de los envases; y los sistemas de
al franquiciado el derecho a usar la propie- gestión y contabilidad. Nandos’s® transmite
dad intelectual y los conocimientos especia- sus conocimientos y su experiencia a sus
lizados del franquiciador, y le proporcionará franquiciados y se reserva el derecho a super-
formación y apoyo. En resumen, un negocio visar y controlar su actividad. Un elemento
exitoso sería reproducido y gestionado por fundamental del acuerdo de franquicia
empresarios (los franquiciados) bajo la es que se autoriza a los concesionarios a
supervisión y el control del franquiciador y utilizar la marca Nandos’s® y que estos se
con la ayuda de este. Es necesario conceder comprometen a usarla.
al franquiciado el derecho a usar la propie-
dad intelectual relacionada con ese negocio
para que este pueda gestionar el negocio
eficazmente. Los derechos de propiedad
intelectual que se ceden bajo licencia en
un acuerdo de franquicia suelen ser marcas
de fábrica o de comercio, diseños, derechos
de autor, patentes y secretos comerciales
o, dicho de otro modo, la totalidad de los Se reproduce por gentileza de Nando’s
derechos de propiedad intelectual. International Holdings Ltd.

 7 Para obtener más información, véase In Good


Company: Managing IP Issues in Franchising
(En buena compañía: La gestión de los aspectos
de propiedad intelectual de los contratos de
franquicia), publicación de la OMPI N.º 1035.

79
El secreto está en la marca

47. ¿Hay alguna restricción a la Sr. Matlani, así como los otros activos
venta de la marca de su empresa materiales de la empresa, continuaron
a otra empresa? en manos de este y desde entonces
se encuentran inactivos. La compra
Cada vez existen más posibilidades de vender realizada por Godrej Sarah Lee
o ceder una marca, sea cual sea la empresa comprendía únicamente la marca,
titular. Para la venta o cesión de una marca que había adquirido prestigio en el
es posible que sea necesario depositar una mercado indio. De ese modo, a partir
copia del acuerdo, o parte de este, en la de una inversión inicial de 65.000
oficina de marcas. dólares de los Estados Unidos de
América, el Sr. Matlani obtuvo unos
beneficios excepcionales gracias a la
Estudio monográfico: ¿Cómo venta de su marca.
puede una marca aportar
beneficios a un empresario? La moraleja de esta historia es que
El ejemplo de JET® Mosquito una buena estrategia en materia de
propiedad intelectual y una gestión
El Sr. S. K. Matlani, un empresario acertada de la cartera de derechos
radicado en la India, fabricó de propiedad intelectual pueden
artesanalmente una pequeña proporcionar beneficios mucho
máquina y comenzó a manufacturar más importantes que todos los
láminas impregnadas con repelente activos físicos tradicionales con que
de mosquitos con la marca JET®. pueda contar una empresa. Una
Efectuó una inversión total en el marca simboliza las inversiones
proyecto de, aproximadamente, realizadas por una empresa para
65.000 dólares de los Estados poder elaborar y comercializar
Unidos de América. JET® no tardó un producto de calidad. Para
mucho en convertirse en una marca introducirse en un nuevo mercado
de éxito en el mercado. como el de las láminas impregnadas
con repelente de mosquitos, todo
Diez años más tarde, Godrej Sara lo que Godrej Sara Lee necesitaba
Lee, uno de los principales grupos era una marca que gozase de
industriales de la India, estudiaba buena reputación y satisficiera a
distintas opciones para introducirse los consumidores. Para el
en el mercado de los repelentes de Sr. Matlani, su marca resultó ser su
mosquitos. Godrej Sarah Lee llegó activo de mayor valor y consideró
a un acuerdo con la empresa del que venderlo representaba una
Sr. Matlani para comprar la marca opción interesante en un momento
JET® por unos 6,5 millones de dólares en que, a su juicio, la empresa
de los Estados Unidos de América. estaba alcanzando los límites de
Las fábricas establecidas por el sus posibilidades de crecimiento.

80
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Recopilado por Pankaj Jain, director se dirimen las situaciones en que el titular
de la Unidad de Derechos de de un registro de marca puede o no actuar
Propiedad Intelectual del Ministerio contra un revendedor de sus productos.
de Industrias de Pequeña Escala,
Gobierno de la India. Puede
obtenerse más información en IP Las importaciones paralelas
Advantage, la base de datos de la y la doctrina del agotamiento
OMPI de estudios de caso sobre del derecho de marca
propiedad intelectual, que puede
consultarse en la dirección www. Una importación paralela es
wipo.int/ipadvantage/es/index.jsp. un producto protegido por un
derecho de marca que se importa
a un mercado y se vende en
48. ¿Pueden otras empresas él sin el permiso del titular del
revender los productos de marca registro de marca. Los productos
de su empresa sin autorización? son “auténticos” (no falsificados)
en el sentido de que han sido
Por lo general, otras empresas pueden re- fabricados por el titular del registro
vender en el mismo país y sin tener que de marca o bajo licencia de este.
solicitar su consentimiento los productos No obstante, es posible que hayan
protegidos por marca que hayan comprado sido concebidos o empaquetados
a su empresa. Sin embargo, que un tercero para un país o mercado específicos
pueda revender legalmente en otro país sus y posteriormente se importen a un
productos protegidos por marca dependerá mercado distinto del previsto por el
de la legislación pertinente (véase el cuadro titular del registro de marca.
que figura a continuación). Al elaborar su
estrategia de exportación, deberá comprobar La importación paralela tiene
este asunto, de ser posible con el asesora- lugar principalmente por dos
miento de un experto jurista. De manera motivos: 1) se fabrican versiones
análoga, si su empresa prevé adquirir pro- distintas de un producto para
ductos que llevan una marca propiedad de su venta en mercados diferentes;
otra empresa, debe determinar si necesita el y 2) las empresas establecen
permiso formal previo del titular del registro distintos niveles de precios para
de marca antes de vender esos productos sus productos en los diferentes
en el extranjero. Quizás le sorprendan la mercados. Los importadores
considerable complejidad de las respuestas a paralelos suelen adquirir productos
estas cuestiones y lo mucho que estas varían en un país a un precio (P1) que
de un país a otro. De hecho, varios países es inferior al precio (P2) al que
han formulado las doctrinas denominadas se venden en un segundo país,
de "agotamiento del derecho de marca" y importan los productos a ese
de "la primera venta", conforme a las cuales segundo país y los venden allí a

81
El secreto está en la marca

un precio que generalmente se Tomemos, a modo de ejemplo, la


sitúa entre el primer precio (P1) y el marca notoriamente conocida de
segundo (P2). teléfonos móviles iPhone®. Aparte
de Apple, ninguna empresa puede
El agotamiento de los derechos vender un teléfono móvil nuevo con
de marca se refiere a una de las la marca iPhone®. Sin embargo, un
limitaciones de los derechos de consumidor que haya adquirido un
propiedad intelectual. El titular del teléfono iPhone® de un distribuidor
registro de una marca goza del autorizado puede revenderlo a
derecho de impedir a terceros que un tercero. Una vez que Apple ha
utilicen un signo protegido para vendido un determinado teléfono
productos idénticos o similares móvil por primera vez, no puede
cuando dicho uso pueda generar seguir controlando las transferencias
confusión en el consumidor. Ese posteriores de ese producto, puesto
derecho de marca consistente que sus derechos sobre la marca
en excluir a terceros del mercado iPhone® en relación con ese teléfono
está limitado por la doctrina del móvil en particular se “agotaron” en
agotamiento de los derechos. Según el momento en que el producto se
esta doctrina, una vez que el titular vendió al consumidor.
del registro de marca vende uno
de los productos a los que está La doctrina está presente en
asociada esa marca, en general no todos los países, pero existen tres
puede impedir que se revenda ese tipos diferentes de sistemas de
producto, puesto que los derechos agotamiento: nacional, regional e
de marca sobre ese producto se han internacional. El debate sobre cuál
“agotado” con la primera venta. de ellos es preferible es objeto de
una gran controversia, debido
Esa pérdida de control es esencial a que conlleva repercusiones
para el funcionamiento de cualquier económicas importantes.
economía de mercado, ya que
permite el intercambio libre de
productos y servicios. De no
existir la doctrina del agotamiento
del derecho de marca, el titular
de la marca original ejercería un
control perpetuo sobre la venta,
la transferencia o el uso de los
productos que llevan esa marca
y, por lo tanto, sobre toda la vida
económica del producto.

82
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• Si un país reconoce la doctrina del Lista recapitulativa


agotamiento nacional, el derecho de comprobación
del titular de la marca a controlar
el movimiento de un producto o • Comercialización. Examine las
servicio se extingue en el momento diferentes opciones existentes para
en que este se coloca en el mercado la comercialización de sus marcas,
en el territorio nacional. No se que pueden constituir una manera
permiten las importaciones paralelas. lucrativa de ampliar su negocio.
Los titulares de la marca tienen la • Concesión de licencias. La cuantía
potestad de bloquear la transmisión de las regalías y otras características
de productos y servicios y de de los acuerdos de licencia
segregar los mercados. son un factor que influye en la
• En los sistemas de agotamiento negociación y es aconsejable pedir
regional, el derecho del titular de la el asesoramiento de un experto al
marca se extingue en el momento en redactar y negociar acuerdos de
que el producto o servicio entra en el licencia.
mercado de cualquiera de los países • Acuerdos de franquicia. Las
de una región determinada, como la marcas, junto con los secretos
Unión Europea. Las importaciones comerciales, las patentes y el
paralelas están permitidas, aunque derecho de autor, pueden constituir
solamente en relación con los una parte fundamental de un
productos que entraron en el acuerdo de franquicia.
mercado por primera vez dentro del • Recuerde el valor de su marca. En
territorio regional. toda operación de comercialización
• En los países donde se reconoce de su marca, analice de qué manera
la doctrina del agotamiento puede mantener el control sobre
internacional, el derecho del la calidad de la marca y sobre los
titular de la marca se extingue en productos y servicios que esta
el momento en que el producto o representa.
servicio se vende o comercializa • Más información. Véase el
por primera vez en cualquier módulo 12 de IP PANORAMATM.
parte del mundo. Se permiten las
importaciones paralelas, de manera
que los productos y servicios
circulan libremente entre los
distintos países independientemente
del lugar en el mundo en el que
se hayan vendido o puesto en el
mercado por primera vez.

83
El secreto está en la marca

La observancia
de los derechos de marca

84
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

49. ¿Por qué es importante La gestión de riesgos en


detectar las infracciones? la esfera de las marcas

Un competidor puede hacer pasar sus pro- Velar por que se respeten los
ductos por los de otra empresa mediante derechos de marcas es solo uno
la utilización de una marca similar, lo que de los aspectos de la gestión de
comporta dos problemas. En primer lugar, riesgos que tiene por objeto proteger
el competidor se sirve de la reputación de el tiempo y el dinero que usted ha
esa empresa para privarle de sus ventas. invertido en su marca, incluidas las
En segundo lugar, si el competidor vende marcas de fábrica o de comercio.
productos de peor calidad, la reputación Elaborar una estrategia sólida antes
de la otra empresa se verá dañada. Por de que se cometa una infracción
consiguiente, es importante que efectúe puede reducir al mínimo los costos
un seguimiento continuo del uso por otras que comportaría lograr hacer valer
empresas de marcas que sean tan similares posteriormente los derechos de
que lleven a confusión. A tal efecto, puede marca.
adoptar las siguientes medidas:
Planificación
• llevar a cabo búsquedas de marcas
(véase el apartado N.º 19); • Inventaríe periódicamente sus
• efectuar un seguimiento en Internet marcas y asegúrese de que están
y en sus puntos de venta habituales; adecuadamente documentadas.
• proporcionar formación a sus em- • Defina quién, en su empresa, está
pleados sobre los derechos de marca encargado de gestionar sus activos
y alentarles a que estén atentos ante de propiedad intelectual.
posibles infracciones; y • Elabore una estrategia financiera
• utilizar los servicios de una organi- para la gestión de sus marcas en la
zación especializada a fin de detectar que se aborden cuestiones como las
infracciones de su marca o marcas. tasas de mantenimiento, los seguros
y el uso de expertos externos
como los agentes de marcas y los
abogados expertos en marcas.
• Coordine a sus empleados de
modo que se garantice que sus
marcas se utilizan de manera
coherente (marketing, publicidad,
etc.) y establezca un sistema para
documentar el uso de sus marcas.

85
El secreto está en la marca

Protección de los derechos 50. ¿Cuándo infringe otra marca


sus derechos?
• En función de los recursos
disponibles y de su estrategia Sus derechos de marca se infringen cuando
empresarial, registre sus marcas un competidor utiliza la misma marca o una
en todos los países en los que marca tan similar que induce a confusión
prevé fabricar o comercializar sus para los mismos productos o para productos
productos. similares en un país en el que su marca está
protegida (véase el apartado N.º 15). Para
Observancia y supervisión probar que ha sufrido una infracción, debe
demostrar que una marca específica es tan
• Efectúe un seguimiento de los próxima a la suya que es probable que los
registros publicados y de otras consumidores se confundan. La confusión
fuentes para descubrir empresas puede residir en que los productos del com-
y marcas nuevas que sean de petidor sean iguales a los suyos o en que,
su interés, así como productos de algún modo, la empresa del competidor
competidores que pudieran infringir parezca guardar relación o estar aprobada,
sus derechos. autorizada o patrocinada por su empresa.
• Forme a sus empleados en materia
de infracciones para que puedan • Si tiene una marca sólida. La solidez
ayudar a efectuar un seguimiento en jurídica de la marca viene determinada
el sector empresarial. por el hecho de haberla registrado, el
• Asesórese con expertos externos grado de carácter distintivo que posee
para defender sus derechos contra con respecto a los productos ofrecidos
las infracciones. (véanse los apartados N.º 9 y 10), la
• Evalúe continuamente su estrategia duración del período durante el que se
a medida que su empresa crece y ha utilizado la marca y la cantidad de
cambia. publicidad que se ha realizado.
• Si las dos marcas son muy similares.
Las similitudes pueden referirse al
aspecto de las marcas (dos logotipos
parecidos), a su sonido (Luz en com-
paración con Lux) y a su significado
(White Horse en comparación con
Caballo Blanco).
• Si los productos son muy similares. Si
los productos compiten directamente,
el peligro es que los consumidores
crean equivocadamente que existe
una relación entre los productores.

86
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

• Si hay indicios de que efectivamente Si comprueba que se están infringiendo


existe confusión. Todos los mensajes sus derechos de marca, podrá decidir enviar
de correo postal o electrónico, los una carta (que se conoce con el nombre
faxes y las llamadas telefónicas que de “intimación de cese en la práctica”) al
se hayan remitido o efectuado por supuesto infractor en la que se le informe
error, así como cualquier queja de los de la posible existencia de un conflicto.
consumidores, resultan de utilidad Para redactar esa carta es recomendable
para evaluar el grado de confusión contar con la asistencia de un abogado
del público. Una encuesta a los con- especializado en marcas.
sumidores sirve para demostrar la
confusión entre el público. Si su empresa considera que la infracción
• Si los productos se venden mediante es dolosa y sabe dónde tiene lugar la acti-
los mismos canales de comercia- vidad infractora, tal vez quiera actuar de
lización. manera sorpresiva y obtener, con la ayuda
de un abogado especializado en marcas,
Este grado de protección tradicional no una orden de inspección e incautación
es adecuado para proteger marcas noto- (cursada, normalmente, por un tribunal
riamente conocidas contra los intentos competente o por la policía) para efectuar
desleales de beneficiarse de su reputación una inspección sin avisar previamente a
o de diluir el carácter distintivo de la marca. la empresa o persona que supuestamente
Esas marcas gozan de una mayor protección está cometiendo un delito. Se podrá incoar
en casi todos los países (véase el cuadro que un proceso penal en aquellos casos en los
figura a continuación del apartado N.º 5). que se entienda que se trata de falsificación
dolosa de marcas de fábrica o de comercio
o de piratería lesiva del derecho de autor a
51. ¿Qué debe hacer si su marca escala comercial.
está siendo utilizada por terceros
sin su autorización? Las autoridades judiciales pueden obligar
al infractor a informar al propietario de la
Siempre conviene solicitar asesoramiento a marca sobre la identidad de las personas
un experto si se sospecha que la marca está implicadas en la producción y distribución
siendo objeto de infracción. Un abogado de los productos y servicios infractores,
especialista en propiedad intelectual le así como de sus canales de distribución.
informará de las distintas maneras en que Como medida de disuasión eficaz contra
puede interponer una denuncia por actos las infracciones, las autoridades judicia-
de falsificación y de infracción de la marca les podrán ordenar, a instancia del titular
y le asesorará sobre cómo hacer valer los del registro de marca, que los productos y
derechos de su marca. Le informará de los materiales infractores se destruyan o se
procedimientos civiles o, en su caso, admi- aparten de los circuitos comerciales sin el
nistrativos de los que dispone. pago de indemnización alguna.

87
El secreto está en la marca

Estudio monográfico: La puedan derivarse para sus clientes y


utilización del sistema de sus mercados.
propiedad intelectual para
protegerse contra competidores Entre las medidas concretas que
que infringen los derechos de ha adoptado SCC para hacer
marca. El ejemplo de Saigon frente a las infracciones de sus
Cosmetics Corporation (SCC) derechos de propiedad intelectual
figuran el envío de advertencias
Saigon Cosmetics Corporation oficiales a las tiendas que venden
(SCC) es el principal fabricante de productos falsificados, la puesta
perfumes, cosméticos y artículos en conocimiento de los clientes de
de tocador de Viet Nam. Por medio las infracciones, la adaptación de
de los servicios de agencias las etiquetas de los productos a
profesionales de propiedad fin de facilitar el reconocimiento
intelectual de Viet Nam y del del producto original, el aumento
extranjero, SCC se asegura de que de las actividades de marketing y
sus activos de propiedad intelectual publicidad encaminadas a favorecer
están protegidos, antes introducir la fidelidad de los clientes a la
en el mercado cualquiera de sus marca y los procesos judiciales y
productos. Gracias a esta medida, procedimientos administrativos.
SCC es propietario de más de 200
marcas y diseños industriales, Una temprana sensibilización
muchos de ellos en el ámbito respecto de la importancia de
internacional. un empleo eficaz del sistema
de propiedad intelectual ha
Varias personas y empresas han desempeñado un papel fundamental
intentado beneficiarse ilícitamente en el éxito de SCC. A este respecto,
de las marcas de SCC por medio de los directores de SCC tienen la
varias infracciones de los derechos certeza de que “si no hubiéramos
de propiedad intelectual. Cuando invertido en la protección de
se cometen esas infracciones, nuestros activos de propiedad
SCC solicita el asesoramiento intelectual, a otros les habría sido
jurídico tanto de las oficinas de mucho más fácil aprovecharse
propiedad intelectual como de ilícitamente de nuestro genio,
expertos y, seguidamente, decide nuestra creatividad y nuestra
qué medidas adopta en función reputación, lo que habría hecho más
de la probabilidad de que el difícil, cuando no imposible, que
desenlace le sea favorable, los la compañía alcanzara su actual
costos previsibles de observancia, la posición de primer fabricante de
posible indemnización por daños y cosméticos de Viet Nam”.
perjuicios y las consecuencias que

88
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

En IP Advantage (www.wipo.int/ • inscriba su marca o marcas ante la


ipadvantage/es/index.jsp), la base oficina de aduanas;
de datos de la OMPI de estudios de • proporcione tanta información como
caso sobre la propiedad intelectual, le sea posible y coopere con los fun-
encontrará más información. cionarios de aduanas para facilitarles
el reconocimiento de los productos
infractores (por ejemplo, información
52. ¿Cómo puede impedir su sobre la gama de productos que llevan
empresa la importación de sus marcas, indicaciones sobre cómo
productos de marca falsificados? distinguir los productos auténticos de
los falsificados, muestras de productos
En numerosos países, los titulares de regis- falsificados, información acerca de la
tros de marca disponen de medidas en fron- ubicación y el destino de los productos
tera cuyo objetivo es impedir la importación falsificados, etc.); y
de productos de marca falsificados y de • pague las tasas establecidas.
cuya ejecución se encargan las autoridades
aduaneras nacionales. En muchos casos, las
autoridades aduaneras pueden examinar, 53. ¿Con qué opciones
inspeccionar e incautarse de los productos cuenta para solucionar
sospechosos de infringir derechos de marca extrajudicialmente controversias
u otros derechos de propiedad intelectual. surgidas de demandas por
Las actuaciones aduaneras se llevan a cabo infracción?
principalmente contra los productos que
se importan al país. Algunas autoridades En algunas ocasiones, las controversias
aduaneras también retienen los productos por infracciones pueden solucionarse de
sospechosos que se encuentran en tránsito manera eficaz por medio de la mediación
o se exportan. Los funcionarios de aduanas o el arbitraje. En general, el arbitraje ofrece
pueden ser de inmensa ayuda para los titu- la ventaja de ser un procedimiento menos
lares de registros de marca y proporcionar formal, más breve y más barato que los pro-
información valiosa que resulta útil para cedimientos judiciales y, a nivel internacional,
la labor interna de observancia de los dere- es más fácil exigir el cumplimiento del laudo
chos que llevan a cabo las empresas. Para arbitral. Una de las ventajas de la mediación
beneficiarse en la mayor medida posible es que las partes mantienen el control sobre
del sistema, es aconsejable que su empresa: el proceso de solución de la controversia, lo
que puede contribuir a mantener buenas re-
• se ponga en contacto con las autori- laciones comerciales con la parte infractora,
dades aduaneras competentes para con la que puede ser conveniente establecer
obtener información sobre el régimen una colaboración en el futuro. Para obtener
aduanero local; más información sobre el procedimiento de
• acuda a un abogado especialista en arbitraje y mediación, véase el sitio web del
propiedad intelectual para que le acon- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
seje sobre el mejor modo de proceder; en www.wipo.int/amc/es.

89
El secreto está en la marca

Lista recapitulativa Lista recapitulativa global de


de comprobación comprobación para una buena
estrategia en materia de marcas
• Manténgase alerta. En la
medida de lo posible, efectúe un 1. Escoja una marca sólida y válida.
seguimiento de la competencia para Tenga en cuenta sus futuros
detectar infracciones. Proporcione mercados de exportación.
formación a sus empleados sobre
las infracciones para que puedan 2. Efectúe una búsqueda de marcas
realizar el seguimiento de manera en su país y en relación con los
más eficaz. posibles mercados de exportación y
• Gestión de riesgos. Elabore una las líneas de productos que puedan
estrategia de gestión de marcas a ampliarse.
fin de reducir al mínimo los riesgos y
potenciar al máximo los beneficios. 3. Registre la marca con prontitud
• Asesórese. Consulte a un abogado (antes de comercializar e introducir
de marcas antes de tomar cualquier en el mercado sus productos). No
medida, puesto que sus acciones olvide el plazo de prioridad de
pueden tener consecuencias en el seis meses de las solicitudes en el
desenlace del proceso judicial. extranjero. Renueve sus registros si
• No ignore las acusaciones. Si un así lo desea.
competidor le acusa de infringir los
derechos de una marca, consulte a 4. Muestre el símbolo ® una vez que
un abogado especializado en este ha registrado su marca y no permita
ámbito. No debe pasar por alto las que esta se convierta en genérica.
acusaciones de un competidor aun
cuando considere que carecen de 5. Obtenga beneficios de la concesión
todo fundamento. de licencias sobre su marca, cuando
• Solución extrajudicial de proceda.
controversias. Examine las
distintas maneras de solucionar 6. No permita que otros confundan a
las controversias al margen de los los consumidores. Detecte el uso
tribunales mediante la inclusión de indebido de su marca e inste con
cláusulas de arbitraje o de mediación prontitud al infractor a que cese en
en los acuerdos de licencia (puede ese uso. Si el infractor no responde
obtener más información en www. a su intimación, inicie acciones
wipo.int/amc/es). judiciales.

7. Inste a la autoridad aduanera, allí


donde exista, a que impida la
importación o exportación de las
mercancías infractoras.

90
Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

Anexo – Sitios web de utilidad

Consulte los siguientes sitios web si desea


obtener más información sobre los siguien-
tes temas:

Cuestiones relacionadas con la El conflicto entre los nombres de


propiedad intelectual desde un dominio y las marcas de fábrica o
punto de vista empresarial: de comercio y los procedimientos
www.wipo.int/sme/es/index.html de solución extrajudicial de
controversias en materia de
Las marcas en general: nombres de dominio:
www.wipo.int/trademarks/es/index.html www.wipo.int/amc/es/domains/index.
www.inta.org/es/Pages/Inicio.aspx html
(Asociación Internacional de Marcas)
Los cambios en materia de
Para conocer los aspectos prácticos observancia, especialmente en el
relacionados con el registro de contexto de los intereses generales
marcas, consulte la lista de sitios de la sociedad y de las inquietudes
web de las oficinas de marcas relacionadas con el desarrollo, y
nacionales y regionales, que está teniendo en cuenta los efectos que
disponible en: puede tener la responsabilidad
www.wipo.int/directory/es/urls.jsp social de las empresas en los
resultados de las actividades de
El Sistema de Madrid para el observancia:
Registro Internacional de Marcas: www.wipo.int/enforcement/es/index.
www.wipo.int/madrid/es/index.html html

La Clasificación de Niza: Una lista de las bases de datos en


https://www.wipo.int/classifications/ Internet en materia de marcas que
nice/es/index.html administran las oficinas de propiedad
intelectual de todo el mundo:
La Clasificación de Viena: www.wipo.int/amc/es/trademark/
www.wipo.int/classifications/vienna/ output.html
es/index.html
La Base Mundial de Datos sobre
El Centro de Arbitraje y Mediación Marcas, que permite efectuar de
de la OMPI: manera gratuita búsquedas relativas
www.wipo.int/amc/es/index.html a las marcas en múltiples colecciones:
www.wipo.int/reference/es/branddb/
index.html

91
El secreto está en la marca

Madrid Monitor, el sistema de


rastreo que contiene información
detallada sobre todas las marcas
registradas con arreglo al Sistema
de Madrid:
www.wipo.int/madrid/es/monitor/
index.html

La Recomendación Conjunta de la
OMPI relativa a las Disposiciones
sobre la Protección de las Marcas
Notoriamente Conocidas:
www.wipo.int/publications/es/details.
jsp?id=346

La Recomendación Conjunta de
la OMPI relativa a las Licencias de
Marcas:
www.wipo.int/publications/es/details.
jsp?id=344

La Recomendación conjunta
relativa a las disposiciones sobre la
protección de las marcas, y otros
derechos de propiedad industrial
sobre signos, en Internet:
https://www.wipo.int/publications/es/
details.jsp?id=345

92
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Tel: + 41 22 338 91 11
Fax: + 41 22 733 54 28

Para los datos de contacto de las oficinas


de la OMPI en el exterior, visite: Publicación de la OMPI N.º 900.1S
www.wipo.int/about-wipo/es/offices ISBN 978-92-805-3061-2