CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero Ponente (E): ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 110010324000200800125 00

Actora: LEO PHARMA A/S

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. MARCAS FUCIDOX Y FUCIDIN

SON CONFUNDIBLES

Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa promovida por LEO

PHARMA A/S contra las Resoluciones 5814 de 2007 (28 de febrero) y 35732
de 2007 (30 de octubre), expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA
La sociedad LEO PHARMA A/S, mediante apoderado, solicitó declarar la
nulidad relativa de las Resoluciones 5814 de 2007 (28 de febrero) y 35732 de
2007 (30 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y
Comercio concedió el registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad
FARMACOOP, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e
higiénicos” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1. HECHOS

El 23 de diciembre de 2004, la sociedad FARMACOOP solicitó ante la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
el registro de la marca FUCIDOX, para distinguir “productos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.

549 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por LEO PHARMA
A/S, bajo el argumento de que el signo FUCIDOX era confundible con la
marca FUCIDIN, previamente registrada a su favor para distinguir productos
en la misma clase internacional.

Mediante Resolución 3704 de 2005 (25 de abril) la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de
la marca FUCIDOX, pues consideró que era confundible con la marca
descrita.

Inconforme con tal decisión la sociedad FARMACOOP presentó recursos de

reposición y apelación.

Por Resolución 2814 de 2007 (28 de febrero) la División de Signos Distintivos

de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición, revocando lo
decidido en la Resolución 3704 de 2005 (25 de abril) y concediendo el
registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad FARMACOOP.

En vista de lo expuesto LEO PHARMA A/S interpuso recurso de apelación, el

cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
Resolución 35732 de 2007 (30 de octubre), confirmando lo decidido en la
Resolución 2814 de 2007 (28 de febrero).

1.2. PRETENSIONES
 Que se declare nula la Resolución 5814 de 2007 (28 de febrero), a través
de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio revocó la Resolución 3704 de 2005 (25 de abril) y
concedió el registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad
FARMACOOP, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e
higiénicos”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

 Que se declare nula la Resolución 35732 de 2007 (30 de octubre), a

través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución 5814 de 2007 (28 de febrero),
confirmándola en todas sus partes.

 Que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y

Comercio cancelar el registro de la marca FUCIDOX, para distinguir
productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La sociedad LEO PHARMA A/S considera que los actos acusados contrarían
los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
de Naciones. Para sustentar los argumentos de la demanda expone el
siguiente cargo:

1.3.1. CONFUNDIBILIDAD ENTRE EL SIGNO FUCIDOX Y LAS MARCAS

FUCIDIN, FUCICORT Y FUCITHALMIC

La actora afirma que los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de
la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que
“…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado” y “No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación”.

Bajo el anterior contexto, solicita declarar la nulidad de las Resoluciones

5814 de 2007 (28 de febrero) y 35732 de 2007 (30 de octubre), porque a
través de ellas la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el
registro de la marca FUCIDOX, a favor de la sociedad FARMACOOP, pese a
ser confundible ortográficamente con la marca FUCIDIN, previamente
registrada a su favor en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adicionalmente, sostiene que debe cancelarse el registro de la marca

FUCIDOX, porque es confundible con la familia de marcas registradas a su
favor, dentro de las que se encuentran FUCICORT y FUCITHALMIC, que
comienzan con las letras FUCI para identificarse en el mercado.

2. CONTESTACIONES

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las

pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que
carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos
acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente
sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de
Naciones.

Indicó que no existía confundibilidad entre las marcas FUCIDOX y FUCIDIN,

pues al cotejarlas, excluyendo el prefijo común FUCI, se percibían de forma
distinta.

2.2. La sociedad FARMACOOP se opuso a las pretensiones de la demanda,

manifestando que las marcas FUCIDOX y FUCIDIN no eran confundibles en
el mercado, debido a que al cotejarlas, excluyendo el prefijo común FUC, se
visualizaban de forma diferente.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y la sociedad FARMACOOP reiteraron, respectivamente, los

argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.

4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486
indicadas en los cargos. Algunos de los apartes más importantes de la
interpretación 320-IP-2015 se citan a continuación.

“El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del

signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios
en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas
al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su
tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de
asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos
idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios
que puedan generar esta clase de riesgos…
(…)
…si bien en todos los conflictos de marcas, desde la perspectiva del
riesgo de confusión, este Tribunal con apego al Ordenamiento Jurídico
en la materia, previene al respectivo análisis de manera integral,
tratándose del rubro de marcas farmacéuticas reitera que debe ser más
exhaustivo, aplicadas por supuesto las reglas generales para el cotejo
de marcas y teniendo en cuenta todas las particularidades y
especificidades del caso concreto vertidos en la controversia, para ser a
la vez analizados con su nivel de incidencia en el conflicto a resolver.
(…)
Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas
pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común,
mediante el cual el público consumidor las relaciona entre sí y las
asocia con un mismo origen empresarial. El fenómeno de la familia de
marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una
partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un
elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar
cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden
impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación
de otro signo distintivo.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad

LEO PHARMA A/S en el libelo de la demanda, para determinar si es dable o
no declarar la nulidad de las Resoluciones 5814 de 2007 (28 de febrero) y
35732 de 2007 (30 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de
Industria y Comercio concedió el registro de la marca FUCIDOX, a favor de la
sociedad FARMACOOP, para distinguir “productos farmacéuticos,
veterinarios e higiénicos” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.
Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos, pues
conceden el registro de la marca FUCIDOX, pese a estar incursa en la causal
de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486
de la Comunidad Andina de Naciones, ya que es confundible con las marcas
FUCIDIN, FUCICORT y FUCITHALMIC, previamente registradas a su favor
para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de
Niza.

A éste propósito, se advierte que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486
de la Comunidad Andina de Naciones, dispone lo siguiente:

“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o
de asociación”

En este orden de ideas, el problema jurídico que debe resolver la Sala en el

presente caso consiste en establecer si la marca FUCIDOX es confundible
con las marcas FUCIDIN, FUCICORT y FUCITHALMIC.

1. Examen de Registrabilidad

Sea lo primero señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134,

literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca
cualquier signo apto para distinguir productos o productos en el mercado,
siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo
establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y,
dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial

rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión,
hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la
doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se
lee lo siguiente:

“1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos

que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada
uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta
su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
 2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;
esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor
difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará
en momentos diferentes.
3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las
diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de
confusión o de asociación.
4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante
colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para
advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público
consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible
incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De
acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se
le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo
nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes
o productos.”

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca
cuyo registro se cuestiona y las marcas previamente registradas, se
expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE

CUESTIONA
FUCIDOX
(NOMINATIVA CLASE 5)

FUCIDOX

MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

FUCIDIN FUCICORT FUCITHALMIC

(NOMINATIVA CLASE 5) (NOMINATIVA CLASE 5) (NOMINATIVA CLASE 5)
 FUCIDIN FUCICORT FUCITHALMIC

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente,

para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e
ideológica entre las marcas FUCIDOX y FUCIDIN, FUCICORT y
FUCITHALMIC, no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su
conjunto, pues el prefijo FUCI, que hace parte de las marcas referidas, es de
uso común en el registro marcario de la clase 5 de la Clasificación
internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el
cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto
de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el
elemento diferente que integra el signo1.

En efecto, la Sala advierte que el prefijo FUCI es de uso común dentro del
registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues
luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y
Comercio, constató que para el 23 de diciembre de 2004 - fecha en que se
solicitó el registro de la marca FUCIDOX - cuatro (4) marcas registradas en
dicha clase lo contenían (FUCIDIN, FUCICORT, FUCITHALMIC y
FUCIDINA). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el Tribunal
manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial 06-IP-2013:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran

conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser
consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta
una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas
debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los
signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus
componentes.”

1 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no

deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos
confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del
registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público,
puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.”
Recientemente, en sentencia de 4 de agosto de 2016 (M.P. Elizabeth García
González), radicado No. 11001032400020130035100, ésta Sala puso de
presente:

“…la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas

en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o
desinencias que actúan como partículas evocativas de los
productos que ellas amparan… resulta procedente su registro,
siempre y cuando contengan elementos adicionales que
contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son
registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de
uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en
razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un
mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la
salud pública.

(…)

En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman

parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta
al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos
casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse
en el elemento diferente que lo integra”2 (Se resalta)

1.1. Comparación Ortográfica3 y Fonética4

De la confrontación que se hace del elemento diferente de la marca

cuestionada (DOX) y de aquellos de las previamente registradas (DIN,
CORT, THALMIC), advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica ni

2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad.:

11001032400020130035100, Actora: SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A., M.P. María
Elizabeth García González
3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.:

11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La

similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el
número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión
sea más palpable u obvia.”
4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.:

11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La

similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante;
tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la
coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las
particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre
los signos confrontados.”
fonética entre ellos, pues son completamente distintos y, por lo tanto, se
escriben y pronuncian de manera diferente.

1.2. Comparación Ideológica5

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los

signos, pues las palabras FUCIDOX, FUCIDIN, FUCICORT y FUCITHALMIC
son de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e
imaginación de sus autores.

En conclusión, se observa que no existe identidad ni semejanza ortográfica,

fonética e ideológica entre los elementos diferentes de los signos cotejados,
por cuanto los elementos diferentes de las marcas en conflicto (DOX, DIN,
CORT, THALMIC) se escriben y pronuncian de manera diferente; y porque
las palabras FUCIDOX, FUCIDIN, FUCICORT y FUCITHALMIC son de
fantasía y, por lo tanto, no es dable compararlas ideológicamente.

Pese a lo anterior, la falta de semejanza ortográfica, fonética e ideológica

entre los signos cotejados, es insuficiente para afirmar que el signo
FUCIDOX se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en
el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de
Naciones. Por ello, es necesario ahondar aún más en el análisis de
confundibilidad, para determinar si el registro del signo genera confusión en
el público consumidor.

Debe recordarse, según se expuso en la interpretación prejudicial 129-IP-

2009, que en materia de productos farmacéuticos “el examen de los signos
destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en
procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En
estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más
riguroso.”.

5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.:

11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La
similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas,
que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan
una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de
otra.”
1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión

Sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina precisó en la interpretación prejudicial 045-
IP-2009 lo siguiente:

““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir

un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que
piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-
2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial
N° 1648, de 21 de agosto de 2008).”

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a
verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las
cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre
los productos o productos distinguidos por ellos; o (ii) la identidad entre los
signos y semejanza entre los productos o productos; o (iii) la semejanza entre
los signos e identidad entre los productos y productos; o (iv) la semejanza entre
aquellos y también semejanza entre éstos; la Sala encuentra que los signos
FUCIDOX FUCIDIN, FUCICORT y FUCITHALMIC no son semejantes pero
identifican productos análogos. En efecto, en el caso que nos ocupa, se
advierte que el registro de la marca FUCIDOX se otorgó para distinguir
“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” en la clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza y aquel que se concedió previamente a la
marcas FUCIDIN, FUCICORT y FUCITHALMIC fue para identificar,
respectivamente, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos
higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos
para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los
dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la
destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, “un antibiótico” y
“preparaciones farmacéuticas y veterinarias”.

Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la Clasificación Internacional

de Niza, permite constatar que el signo FUCIDOX es suficientemente
distintivo respecto de las marcas FUCIDIN, FUCICORT y FUCITHALMIC,
para identificar productos en la misma clase internacional. En efecto, pese a
que las marcas distinguen productos análogos, lo cierto es que no existe
identidad ni semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los signos,
que pueda inducir a confusión al público consumidor, pues los elementos
diferentes de los signos cotejados se perciben y pronuncian de forma
diferente; y porque las palabras FUCIDOX, FUCIDIN, FUCICORT y
FUCITHALMIC son de fantasía y, por lo tanto, no es dable compararlas
ideológicamente.

Así las cosas, la Sala considera que el signo FUCIDOX, cuyo registro se
concedió para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación
Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales
productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la
causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la
Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se concedió el registro de la marca

SOLOX en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se
constató que no era confundible con las marcas CLOROX, previamente
registradas en la misma clase internacional, esta Sala manifestó:

“Bajo el anterior, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente,

para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e
ideológica entre las marcas SOLOX y CLOROX; no sin antes advertir
que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula OX
que contienen es común en el registro marcario de la clase 3
internacional, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo
marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de
los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el
elemento diferente que integra el signo.

(…)

De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las

marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica
entre ellas. De hecho, el elemento diferente de cada una de las marcas
tiene una longitud distinta, pues el del signo cuestionado está
compuesto por tres (3) letras y el del previamente registrado por cuatro
(4). Aunado a lo anterior, salta a la vista que la secuencia vocálica los
elementos diferentes de las marcas es completamente diferente, pues
ninguno es coincidente.

Asimismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los

elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la
pronunciación de los vocablos SOL y CLOR produce una tonalidad
completamente distinta.

(…)

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente

los signos, pues mientras que SOLOX es de fantasía, ya que constituye
una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores; el
previamente registrado a favor del actor evoca en la mente de los
consumidores lo que se entiende por la palabra CLORO, es decir, aquel
elemento que “Se usa para blanquear y como plaguicida, en la
desinfección de aguas y en la industria de los plásticos”.

(…)
En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de las marcas
SOLOX y CLOROX se otorgó para distinguir iguales productos en la
clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, dentro del
contexto de la clase 3 internacional, permite constatar que la marca
SOLOX es suficientemente distintiva respecto de CLOROX, pues a
pesar de que identifican los mismos productos, lo cierto es que los
elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no
inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y
producen un sonido diferente al ser pronunciados.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo SOLOX, cuyo

registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y
otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir,
desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las
 causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literales a) y b)
y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones,
pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el
mercado, no siendo idéntica ni similar a la marca CLOROX.”6

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio

publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

TERCERO: ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128
de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ GUILLERMO VARGAS AYALA

6 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 30 de enero de 2014, Rad.:

110010324000200600167 00, Actor: THE CLOROX COMPANY, M.P. María Claudia Rojas
Lasso