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El IET y la Redacción de la Opinión

Escrita
Óscar González Peñalba
Programa formación INDECOPI
17 y 18 de junio de 2019
PROGRAMA

1. Evaluación de viabilidad

2. Detección de defectos

3. Declaración de Búsqueda

4. Redacción de la Opinión Escrita

5. El nuevo formulario

6. Casos especiales

7. Otros aspectos sobre citación de documentos en el IET

8. Modificación título y resumen


NUEVO ENFOQUE
Con la nueva ley…
 Desaparece examen formal y técnico previo a la búsqueda
 Nuestra primera tarea es elaborar el IET directamente pero….
 Previamente analizaremos si es viable hacer la búsqueda aunque….

REALIZAREMOS LA BÚSQUEDA SIEMPRE


SALVO EN CASOS EXCEPCIONALES

TRASLADAREMOS CONJUNTAMENTE
LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA (IET),
LA DECLARACIÓN MOTIVADA Y LOS DEFECTOS IDENTIFICADOS (OE)
ANTES DE LA BÚSQUEDA…
1. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
Con la nueva ley nuestra primera tarea es elaborar el IET directamente pero…

ANTES tenemos que analizar si es VIABLE LA BÚSQUEDA

DOS SUPUESTOS

1. Falta de claridad/ coherencia/ defectos que impiden una búsqueda significativa

2. Pluralidad de reivindicaciones independientes (que no se ajusta al art. 7.2 RP)


1. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

1. Falta de claridad/coherencia/defectos que impiden una búsqueda significativa

CASOS EXCEPCIONALES EN LOS QUE REALMENTE NO SE PUEDA DETERMINAR EL


OBJETO DE BÚSQUEDA O LA BÚSQUEDA NO SERÍA SIGNIFICATIVA PARA LA
EVALUACIÓN DE LA PATENTABILIDAD

a) Materia claramente contraria a las leyes bien establecidas de la física, tales


como los pretendidos móviles perpetuos
b) No invenciones en su totalidad según el art. 4.4 LP
c) Excepciones en su totalidad de patentabilidad del art. 5 LP
d) Falta de claridad total

Página B-7- B11


1. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (B2.2)

a) Materia claramente contraria a las leyes bien establecidas de la física, tales como
los pretendidos móviles perpetuos
 No se hará la búsqueda
 Se planteará doble objeción
 falta de suficiencia en la descripción (art. 27 LP)
 falta de aplicación industrial (art. 9 LP)

Se plantearán las objeciones tanto si se reivindica como si deduce de la descripción


el incumplimiento de una ley de la física.
1. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (B2.2)

b) No invenciones según el art. 4.4 LP (ausencia de carácter técnico)


 Si claramente todo el contenido de la solicitud se refiere a una de las materias que
no se considera invención no se hará la búsqueda
Ejemplo: páginas B-10

c) Excepciones de patentabilidad del art. 5 LP (clonación, proc. bio, métodos


quirúrgicos, etc…)
 Si claramente todo el contenido de la solicitud se refiere a uno de los supuestos
de excepción, no se hará la búsqueda

d) Falta de claridad total


 No se hará la búsqueda
En principio, se dará esta situación en casos muy excepcionales
1. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (B2.2)
SI NO ES VIABLE LA BÚSQUEDA
 se interrumpe el procedimiento
 se prepara notificación motivada

2 meses

Si solicitante NO contesta/subsana

1. Falta de claridad/coherencia/defectos 2. Pluralidad de reivindicaciones


Se denegará No se deniega
Se continua con 1ª REIV INDEP (+ DEP)
de cada categoría
1. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (B2.2)

Redacción de la notificación
- Notificación en texto libre
- Fundamentar en art. Ley y Reglamento
- No pasa revisión de JJSS (revisar word)
ELABORACIÓN DEL IET Y OE
1. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD (B2.2)
2. DETECCIÓN DE DEFECTOS (B2.3)

Requisitos Formales

Con la nueva ley ya ha habido un Examen de Oficio superado

Después del Examen de Oficio…


 Puede haber habido rectificación de errores Revisar documentación
 No se admiten modificaciones en este momento

En principio, la solicitud ya está lista para publicar


Aunque si se detectan defectos formales se anotarán
2. DETECCIÓN DE DEFECTOS (B2.3)

Requisitos técnicos

 Título
 Resumen
 Reivindicaciones: categoría, objeto bien definido, características esenciales,
claridad y concisión, soporte en DS, redacción apropiada y dependencias.
 Dibujos
 No invenciones art. 4.4 LP parcialmente (si es TOTAL se para en viabilidad)
 Excepciones art. 5 LP parcialmente (si es TOTAL se para en viabilidad)
3. DECLARACIÓN DE BÚSQUEDA (B3.1.1)

Redacción de una Declaración de Búsqueda, es decir, una definición del objeto


de búsqueda al inicio de la Declaración motivada para indicar qué se ha buscado

EN DETERMINADOS CASOS

(a) Falta de claridad parcial en reivindicaciones


(b) Falta de claridad total en reivindicaciones (materia en DS)
(c) Reivindicaciones excluidas de patentabilidad (art. 4.4 LP o 5 LP)
(d) Pluralidad de reivindicaciones independientes de la misma categoría
(e) Falta de unidad de invención
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)

 La Opinión Escrita consiste en una opinión sobre si la invención objeto de la


solicitud de patente parece ser nueva, implica actividad inventiva y es
susceptible de aplicación industrial así como si la solicitud reúne las
condiciones de la Ley y de su Reglamento (defectos, si hubiere) .

 Preliminar y no vinculante

 Primera comunicación del examen sustantivo

CON LA NUEVA LEY

 La solicitud se denegará si el solicitante no alega/subsana las objeciones

…aun cuando hubiera reivindicaciones nuevas y con actividad inventiva


4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)

CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA

Contenido de la Opinión Escrita

A. Número de solicitud de patente

B. Fecha de realización de la Opinión Escrita

C. Declaración: cuadro resumen sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva


y aplicación industrial)

D. Base de la Opinión

E. 1. Documentos considerados

F. 2. Declaración motivada sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva)

G. 3. Defectos detectados durante la búsqueda


4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
CONTENIDO DE LA OPINIÓN ESCRITA

Declaración: cuadro resumen


Fecha de Realización de la Opinión Escrita: B
Declaración C
Novedad (Art. 6.1 LP) Reivindicaciones SI
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP) Reivindicaciones SI


Reivindicaciones NO

Aplicación Industrial (Art. 9 LP) Reivindicaciones SI


Reivindicaciones NO
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)

¿QUÉ INCLUYE AHORA LA OPINIÓN ESCRITA?

DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD

+
DEFECTOS DETECTADOS DURANTE LA BÚSQUEDA
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
 Redacción clara y concisa

 Armonización: se seguirán las indicaciones de las Directrices

 Estructurada y clara para ayudar a tomar la mejor decisión

 Metodología homogénea

 Lenguaje claro, objetivo y conciso

 Fundamentada en Ley y Reglamento

 Se podrán citar también las Directrices (**las externas cuando se


publiquen)

 Sugerencias de subsanación
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
DECLARACIÓN MOTIVADA SOBRE PATENTABILIDAD (B6.6)

Es un análisis de la novedad, la actividad inventiva y/o la aplicación industrial


de las reivindicaciones.

 Congruencia con las categorías del IET

 Referencia a todas las reivindicaciones

 Cita de artículos de la Ley y Reglamento

 Se podrá hacer referencia también a las Directrices


(**las externas cuando se publiquen, el apartado B8 será interno)

 Congruente, en su caso, con los defectos señalados


4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
DECLARACIÓN MOTIVADA: CONTENIDO (B6.6.2)

 Un análisis motivado (argumentado) de NOVEDAD o ACTIVIDAD INVENTIVA de


todas y cada una de las reivindicaciones

 Preferencia de las objeciones por falta de novedad

 Se motivará sólo uno de los dos requisitos para cada reivindicación


o Si se argumenta que NO ES NUEVA no se motiva la ACTIVIDAD INVENTIVA
(porque no hay diferencia que analizar)
o Si ES NUEVA no se motiva LA NOVEDAD y se analiza directamente la
ACTIVIDAD INVENTIVA (porque hay diferencia que analizar)
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
DECLARACIÓN MOTIVADA: CONTENIDO (B6.6.2)

 No más de una argumentación motivada sobre la novedad o la actividad inventiva


por reivindicación (aunque haya varias X en el IET)
 Argumentar cuando hay NOVEDAD y ACTIVIDAD INVENTIVA por qué las diferencias
técnicas observadas confieren a la invención carácter inventivo
 Argumentaciones abreviadas
Reivindicaciones dependientes obvias (p. ej. alternativas de diseño del CGC)
 Comentarios sobre aspectos no reivindicados
Documentos con categoría “L” (aspectos no reivindicados pero descritos)
se incluirá breve comentario explicando por qué se ha citado en el IET
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
DECLARACIÓN MOTIVADA: CONTENIDO (B6.6.2)

APLICACIÓN INDUSTRIAL
 No se incluirá una explicación motivada (suficiente con el cuadro resumen)

 CON LA NUEVA LEY es un requisito que muy raramente se puede incumplir


(normalmente móviles perpetuos,...)

Notificación en Evaluación de Viabilidad (se interrumpe procedimiento antes)


4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
DECLARACIÓN MOTIVADA: METODOLOGÍA (B6.6.3)

 METODOLOGIA COMÚN A NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA

 Comparación del texto de la reivindicación con ET

<Texto de la RV lo más completo posible (REF. a D01 entre paréntesis)>

 Se recomienda utilizar la terminología de la solicitud

 PSA para argumentar la actividad inventiva


4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
DECLARACIÓN MOTIVADA: ESTRUCTURA (B6.6.3)

DECLARACIÓN DE BÚSQUEDA (en los casos prescritos)


INICIO
Directamente la argumentación con la comparación
Se recomienda no definir el denominado “objeto de la invención”

ESTRUCTURA APROXIMACIONES
Siguiendo el árbol de reivindicaciones por bloques de dependencia
Las independientes antes que sus dependientes por categorías
por requisitos
CONCLUSIONES PARCIALES (art. 6.1 LP, 8.1 LP) (ejemplo en pág. B-70)

CONCLUSIÓN GENERAL (art. 4.1 LP)


Clausulas en pág. B-71
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)

NUEVO ENFOQUE
Establecer un equilibrio entre la calidad formal/técnica de la
solicitud y su patentabilidad

1. La Opinión Escrita es la primera comunicación

2. Hay más oportunidades de comunicar defectos (Ex. Sust.)

En general la lista de defectos NO será muy exhaustiva


4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)

Patentabilidad
Defectos formales/técnicos

¿HAY FUTURO?
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)

NO Patentabilidad X No tiene futuro LISTA DE DEFECTOS


NO EXHAUSTIVA
Señalar defectos de manera general
No dar falsas esperanzas con lista de
defectos detallada

NO Patentabilidad X Tiene futuro LISTA DE DEFECTOS


(nueva redacción NO EXHAUSTIVA
de reivindicaciones) No señalar los defectos de RVs/DESC en
previsión de una nueva redacción

LISTA DE DEFECTOS MENORES


NO EXHAUSTIVA - FLEXIBILIDAD
Patentabilidad A Tiene futuro
LISTA DE DEFECTOS GRAVES
DETALLADA
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
Patentabilidad A Tiene futuro pero…

 La solicitud se denegará si el solicitante no alega/subsana las objeciones

…aun cuando hubiera reivindicaciones nuevas y con actividad inventiva

No se denegará por defectos formales


LISTA DE DEFECTOS MENORES
NO EXHAUSTIVA - FLEXIBILIDAD
Tener en cuenta la relación sanción-defecto
4. Redacción de la OPINIÓN ESCRITA (B6)
Patentabilidad A Tiene futuro pero…

Se concederá solo aquello que es justo conceder

LISTA DE DEFECTOS GRAVES


DETALLADA

REIVINDICACIONES (ALCANCE)
- Falta de características esenciales en la independiente (más alcance que DS)
- Falta de claridad : redefinición del objeto (Declaración de búsqueda)
- Categorías mal definidas
EL NUEVO FORMULARIO
5. EL NUEVO FORMULARIO

Contenido de la Opinión Escrita

A. Número de solicitud de patente (ALFA)

B. Fecha de realización de la Opinión Escrita (A MANO)

C. Declaración: cuadro resumen sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva


y aplicación industrial)

D. Base de la Opinión (CORREGIR FRASE)

E. 1. Documentos considerados (SOLO LOS MENCIONADOS EN OE)

F. 2. Declaración motivada sobre patentabilidad (novedad, actividad inventiva)

G. 3. Defectos detectados durante la búsqueda

pág. B-59
NUEVO FORMULARIO
- Añadir las categorías que
usemos y no aparezcan en
el recuadro
- Hoja adicional con clasif.
OPINIÓN ESCRITA

Nº de solicitud: A

Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 28/05/2018 B


EL NUEVO Declaración C
FORMULARIO Novedad (Art. 6.1 LP) Reivindicaciones SI
Reivindicaciones NO
Cuadro resumen
Actividad inventiva (Art. 8.1 LP) Reivindicaciones SI
Reivindicaciones NO

Aplicación Industrial (Art. 9 LP) Reivindicaciones SI


Reivindicaciones NO

Base de la Opinión.- D
La presente opinión se ha realizado sobre la base de los siguientes documentos de la Base Opinión
solicitud de patente:
-  La solicitud tal y como fue inicialmente presentada
(Alternativamente, en caso de que haya habido alguna modificación posterior a la fecha de
presentación se indicará la documentación que sirve de base a la Opinión Escrita, como en el
siguiente ejemplo):

- Descripción
Originales: Páginas [1-3], de fecha [02/01/2007]
Modificaciones: Páginas [4-5] de fecha [....]
- Dibujos
 Originales: Páginas [1-3], de fecha [02/01/2007]
Modificaciones: Páginas [4-5] de fecha [....]
- Reivindicaciones
Originales: Reivindicaciones Nºs de [ ] a [ ] correspondientes a las
Páginas [1-3], de fecha [02/01/2007]
Modificaciones: Reivindicaciones Nºs de [ ] a [ ] correspondientes a las
Páginas [1-3], de fecha [02/01/2007]

pág. B-60
Informe del Estado de la Técnica Página 1/3
_________________________________________________
5. EL NUEVO FORMULARIO

OPINIÓN ESCRITA
Nº de solicitud: A
DOCUMENTOS CONSIDERADOS
1. Documentos considerados.- E
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración Citar solo los mencionados en la OE
para la realización de esta opinión. (eliminar el resto de citados en IET)
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
Abreviar la cita de LNP
2. Declaración motivada según el artículo 26.5 del Reglamento de ejecución de la LP, de 24 de Julio, de
Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración.

F
Informe del Estado de la Técnica Página 2/3
_______________________________________________

DEFECTOS
OPINIÓN ESCRITA Nº de solicitud: A
- Si no hay falta de unidad de
invención -> quitar “Otros
3. Defectos detectados durante la búsqueda defectos”

Informe del Estado de la Técnica


Página 3/3
CASOS ESPECIALES
6. CASOS ESPECIALES
Móvil perpetuo (B8.2.2.3 (a) - EVALUACIÓN DE VIABILIDAD)
EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

Notificación en texto libre


(similar a lo que se indica a
continuación)
No hacemos
búsqueda

Contrario a
leyes de la
física

Suficiencia

Aplicación
industrial

Una pequeña
alegría
Falta de unidad de invención (B8.3.1)

UNIDAD SÍ
REALIZACIÓN
INVENCIÓN TRASLADO IET
BÚSQUEDA
art.29 RP?

NO

TRASLADO IET
PARCIAL

2 MESES
NO TRASLADO IET
CONTESTACIÓN? DEFINITIVO =
IET PARCIAL

PAGA TASA ALEGA


DIVIDE
ADICIONAL

UNIDAD
INVENCIÓN?
NO
BÚSQUEDA SÍ
ADICIONAL
RESTO
INVENCIONES
SE TIENEN POR
TRASLADO IET DESISTIDAS
DEFINITIVO
AMPLIADO
6. CASOS ESPECIALES

Falta de unidad de invención (B8.3.1)


DECLARACIÓN DE
BÚSQUEDA
(Al comienzo de la
declaración
motivada)

Página B-111
Grupos de
invenciones

Explicación
técnica

Avisos
Carta de traslado
de IET y OE

Falta UI

Opciones

Si no contesta

Modificar en
cualquier caso
Falta de claridad total en las reivindicaciones (B8.3.2)

• Reivindicaciones indescifrables, pero


• De la descripción se deduce un objeto que se puede proteger
• Permite hacer una búsqueda significativa

DECLARACIÓN DE
BÚSQUEDA
(Al comienzo de
la declaración
motivada)
Pluralidad de reivindicaciones (B8.3.3)
• Se ha comunicado en la Evaluación de Viabilidad pero no ha respondido
• Emitimos IET parcial. Solo para la primera reivindicación de cada categoría y sus
dependientes

DECLARACIÓN DE
BÚSQUEDA
(Al comienzo de
la declaración
motivada)

• Añadir también el defecto en el apartado de reivindicaciones


Reivindicaciones sin características técnicas (B8.3.4)
• No se realiza la búsqueda de las reivindicaciones sin características técnicas

DECLARACIÓN DE
BÚSQUEDA
(Al comienzo de
la declaración
motivada)
• Añadir los defectos por una reivindicación con contenido superfluo
En el apartado
reivindicaciones
aparece este defecto
Desarrollarlo un poco

• Si se trata de una reivindicación independiente, se podrá proponer bien su


eliminación, o bien su fusión con otra dependiente, en caso de que esta última
aportase alguna característica técnica.
OTROS ASPECTOS SOBRE CITACIÓN
DE DOCUMENTOS EN EL IET
7. CITACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL IET (B5.3)

Categoría “L”
B5.3.1 (f)

Categoría “L”
Un caso especial en el que se utiliza es cuando queremos nombrar un
documento como documento cercano a características técnicas que
aparecen en la descripción pero no en las reivindicaciones. Pero que
hemos buscado porque consideramos que tienen especial interés y
podrían llegar a las reivindicaciones.

IET
L: documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación
de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de
otra cita o por una razón especial (p. ej., elementos no reivindicados).

ISA 210
"L“: documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de
prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra
cita o por una razón especial (como la indicada).

P201830214
7. CITACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL IET (B5.3)

Documentos redactados en un idioma que no se domina (ruso, chino, etc.)

 Se recomienda citar el resumen en un idioma más conveniente (inglés,


francés, alemán, etc.)

 Si se ha utilizado una traducción automática del documento para la realización


de la Opinión Escrita, siempre se citará en el IET la patente original
sin citar la traducción automática.

 En caso de considerarlo oportuno se podrá proporcionar a la Biblioteca


Técnica una copia de la misma para que la adjunte a los documentos citados.

Ejemplo 1. Documento de patente china


CN 103834235 A (UNIV NANJING AERONAUTICS & ASTRONAUTICS) 04-06-2014,
(resumen) World Patents Index [bases de datos en línea]. Derwent Publications, Ltd.
[recuperado el 2018-02-24] reivindicaciones 1, 5, 8 y 9.
7. CITACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL IET (B5.3)
• Citación de videos
 Los videos se pueden citar como cualquier otra dirección de Internet
cualquiera

 Se citará el minutaje relevante

 Cuando hay texto en el mismo URL, se cita también el pdf del texto, con la
imagen del vídeo que nos parezca más representativa

 Se está estudiando en Biblioteca Técnica la posibilidad de hacer un archivo de


videos como prueba documental en caso de litigio posterior a la retirada del
video de la red.

Plantilla para Taladro CMT 900. VIDEO Salazar Vélez Karika S.A.S., YouTube [en
línea]. 12/09/2013.Recuperado de Internet [07/05/2018]:
<URL: https://www.youtube.com/watch?v=iVuspmnvT8Q>. Todo el vídeo.
MODIFICACIÓN TÍTULO Y RESUMEN
8. MODIFICACIÓN TÍTULO Y RESUMEN

TÍTULO

Corrección directa
Acogiéndose al artículo 9.2 del RD por el que tiene la facultad de modificar el
título para mejor información de terceros, informando al solicitante de la
modificación del mismo en la Opinión Escrita.

Indicándolo en defectos en la OE
La solicitud se publicará con ese título incorrecto; cuando el solicitante, en la fase
de examen sustantivo, conteste con un título que subsane los defectos
señalados, el examinador tendrá que solicitar la modificación mediante
una “Corrección de Oficio”
RESUMEN

Corrección directa
Si el texto del resumen no cumple lo establecido, redactaremos un
resumen que reúna todos los requisitos.
Además de señalar el defecto en la Opinión Escrita, se incluirá en la
misma (apartado defectos) el nuevo texto.
Se subirá a ALFA dicho documento (pdf, código RESU)

Indicándolo en defectos en la OE
La solicitud se publicará con el resumen incorrecto; cuando el solicitante,
en la fase de examen sustantivo presente un nuevo resumen lo
tendremos en cuenta en el folleto de publicación de la concesión.
GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)