LAS SALAS DE RECURSO

RESOLUCIÓN
de la Segunda Sala de Recurso
de 4 de mayo de 2018

En el asunto R 2034/2017-2

LISECK S.A.
Av/ Juan Ferrari 1355
Montevideo
Uruguay Solicitante / Parte recurrente
representada por Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/ Proción, 7, Edificio América II,
Portal 2, 1ºC, 28023 Madrid-Aravaca, España

contra

Esturiones del río negro, S.A.
Rambla 25 de agosto de 1825, nº 410
Montevideo
Uruguay Oponente / Parte demandada
representada por PADIMA, C/ Gerona, 17, 1º A-B, 03001 Alicante, España

RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 2 702 739 (solicitud de marca
de la Unión Europea nº 14 973 127)

LA SEGUNDA SALA DE RECURSO

integrada por S. Stürmann (Presidente), S. Martin (Ponente) y C. Negro (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

Lengua de procedimiento: español

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
2

Resolución

Resumen de los hechos

1 El 4 de enero de 2016, LISECK S.A. (“la solicitante”) solicitó el registro de la
siguiente marca figurativa

para distinguir:
Clase 29 - Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas;
Huevos; Leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles; Caviar.

2 La solicitud se publicó el 16 de febrero de 2016.

3 El 16 de mayo de 2016, Esturiones del río negro, S.A. (“la oponente”) presentó
una oposición contra la totalidad de los productos de la solicitud (“la marca
impugnada”).

4 Los motivos invocados en la oposición fueron los artículos 8, apartado 1, letra b),
RMUE y 8, apartado 5, RMUE. La oposición se basó en la marca figurativa de la
Unión Europea nº 11 439 395

solicitada el 19 de diciembre 2012 y registrada el 1 de mayo de 2013 y protegida,
entre otros, para los siguientes productos:
Clase 29 - Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas;
Huevos; Leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles; Caviar.

El renombre de la marca anterior fue reivindicado para Francia y para algunos de
los productos para los que está registrada.

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
3

La marca anterior reivindica los colores gris, negro y blanco.

5 Mediante resolución de 20 de julio de 2017 (“la resolución impugnada”), la
División de Oposición estimó íntegramente la oposición al considerar que existía
riesgo de confusión. En concreto, su razonamiento puede resumirse del siguiente
modo:

– Los productos en litigio son idénticos. En el presente asunto, las diferencias
existentes entre los signos se compensan con el grado de identidad existente
entre los productos en litigio.

– En lo que respecta a los signos, son visualmente similares en grado medio,
fonéticamente similares en grado bajo, y conceptualmente altamente similares.
Estas similitudes se deben a que ambos signos comparten, por un lado, la
representación de un esturión en posición curvada, y por otro, los elementos
denominativos “CAVIAR” y las letras “RI” de “RIVER” y “RIO”, y aunque la
similitud visual y fonética es media y baja respectivamente, la parte del
público considerado comprende las expresiones “BLACK RIVER CAVIAR”
de la marca anterior y “CAVIAR RIO NEGRO” del signo impugnado, lo que
lleva a una alta similitud conceptual, reforzada por la presencia del esturión.

– En relación con los productos para los que el término “CAVIAR” o las
representaciones de los esturiones no son distintivos, debe tenerse en cuenta
que en el examen de la impresión global producida por las marcas de que se
trata desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, no es necesario
que el riesgo de confusión se produzca desde cada uno de esos puntos de
vista.

– En cuanto a los restantes productos en litigio para los que el término
“CAVIAR” y las representaciones de los esturiones son distintivas, debe
tenerse en cuenta que las coincidencias de los elementos distintivos de los
signos son aún mayores, de forma que contrarrestan las diferencias existentes
entre los mismos.

– Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en la parte del
público destinatario que hable español y comprenda la expresión “BLACK
RIVER” de la marca anterior. Dado que el riesgo de confusión para tan solo
una parte del público destinatario de la Unión Europea ya es suficiente para
rechazar la solicitud impugnada, no resulta necesario analizar la parte restante
del público.

– Puesto que se ha estimado la oposición sobre la base del carácter distintivo
inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del
carácter distintivo de dicha marca debido a su reputación, según alega la parte
oponente. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter
distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

6 El 20 de septiembre de 2017, la solicitante interpuso un recurso contra la
resolución, solicitando que fuera anulada en su totalidad. El escrito de motivación
del recurso fue presentado el 20 de noviembre de 2017.

7 En su respuesta, presentada el 23 de enero de 2018, la oponente pidió que se
desestimara el recurso.

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
4

Pretensiones y alegaciones de las partes

8 Los argumentos presentados por la solicitante en el escrito de motivación del
recurso pueden resumirse como sigue:

– El elemento distintivo principal es la letra “Q” tal como puede comprobarse
por la mera visión de la marca y se pone de manifiesto por el gran tamaño y
grosor que la misma posee en relación al resto de los vocablos que la integran.

– El término genérico “CAVIAR” debe ser obviado en la comparación a realizar
entre las marcas dado que el mismo informa directamente de los productos
que la misma pretende designar.

– La expresión “RIO NEGRO” es una indicación geográfica del origen de los
productos que la marca designa (caviar), ya que la cuenca del Río Negro en
Uruguay es famosa y conocida por la calidad y la abundante producción de
esturiones, hasta el punto de encontrarse Uruguay entre los principales
exportadores de caviar del mundo y ser el principal exportador de América
Latina. La indicación “RIO NEGRO”, de procedencia geográfica y por
consiguiente inapropiable por ningún titular, posee una mínima importancia
individualizadora en la marca solicitada, dado que la misma aparece en letra
de pequeño tamaño y grosor, apenas perceptible a simple vista, de manera que
la misma debe considerarse con un término insignificante. La MUE oponente
consistente en la denominación “BLACK RIVER CAVIAR” (CAVIAR RIO
NEGRO) fue concedida a pesar de incurrir en una de la prohibiciones
absolutas del RMUE como es la que prohíbe el registro de marcas que
confieren protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas,
cuyo fin último es evitar que a través del registro de una marca renovable
indefinidamente un empresario erija una barrera de acceso que impida a los
competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente. La
solicitante adjunta documentación en relación al renombre del río Negro de
Uruguay y en cuanto a la producción de caviar y carne de esturión. Las
referencias geográficas de los productos relacionados con el caviar son muy
comunes en marcas registradas en la Unión Europea, como se puede ver en
las marcas que la solicitante enumera entre las páginas 19 a 23 de su escrito
de motivación del recurso. Teniendo en cuenta que la denominación “RIO
NEGRO” (MUE solicitada) y “BLACK RIVER” (MUE oponente) son una
indicación de la procedencia geográfica de los productos amparados por las
marcas, las mismas posee un claro carácter escasamente distintivo y no
pueden ser consideradas como relevantes en la comparación a realizar entre
las marca, dado que son una indicación utilizable por la generalidad de los
productos/empresarios del sector e inmonopolizables por ninguno de ellos.

– El elemento distintivo principal de la representación caprichosa de un pez
curvado situado sobre una figura sinuosa que recuerda el curso de un río, es
perfectamente diferenciado del elemento distintivo principal de la marca
solicitada, consistente en la letra “Q” de tipografía individualizada.

– El conjunto marcario de la MUE solicitada está dominado por la gran letra
“Q” que la integra frente a la marca oponente, “BLACK RIVER” de manera
que puede afirmarse que las mismas se encuentran diferenciadas en el orden
denominativo, gráfico y conceptual, no pudiendo su convivencia generar

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
5

situaciones de error y confusión en el público general. Los términos
“CAVIAR”, genérico, y la indicación “RIO NEGRO” de carácter
insignificante por su tamaño, no pueden justificar la existencia de semejanza
con la marca anterior.

– Se considera que una marca anterior tiene un carácter distintivo inferior al
normal porque, en su conjunto, es evocadora (de un modo que afecta
sustancialmente al carácter distintivo) o laudatoria de las características de los
productos o servicios idénticos o similares (o porque es débil de otro modo).
En base a ello los consumidores, con un nivel de atención más alto al normal
dado el carácter oneroso de los productos y a que los mismo no son de uso
habitual, al identificar a la marca oponente reconocerán que la misma consiste
en una indicación de procedencia de los productos designados, el conocido
RIO NEGRO (URUGUAY) y la asociarán automáticamente con dichos
productos. Por lo que debe otorgarse a la marca oponente un bajo carácter
distintivo.

– El caviar no es un producto de consumo habitual en los hogares del
consumidor medio, de manera que puede ser considerado como un producto
oneroso y exclusivo en el mercado, que requiere una especial atención por
parte del público consumidor. La atención es mayor en aquellos casos en los
que el producto específico es considerado un reflejo del estatus social de su
propietario. Tal como se indicó en el escrito defensivo de
21 de diciembre de 2016 que el distribuidor en Francia de la entidad
oponente, según se hace constar en la página 50 del escrito presentado por la
oponente el 7 de septiembre de 2016, oferta la lata de 30gr al precio de
71 EUR (2 300 EUR/kg).

9 Los argumentos presentados por la oponente en respuesta al recurso pueden
resumirse como sigue:

– No podemos compartir que el elemento figurativo circular negro incluido en
el signo impugnado, junto con la imagen del esturión, vaya a ser percibida
como una gran letra “Q” por parte de los consumidores. Y mucho menos que
este hecho sea indiscutible, como se afirma de adverso. Más bien al contrario,
esta representación continúa defendiendo y coincide con la Oficina en que es
bastante discutible que el público relevante perciba la imagen referenciada
como una letra Q -considerando tanto el elemento gráfico del esturión, como
el hecho de que no es habitual encontrar palabras insertas en una “letra” de
gran tamaño en comparación con el “resto” de elementos verbales-. Creemos
que sin duda cabe la posibilidad de que parte del público relevante lo perciba
como la representación de un “río negro” y un “pez/esturión”, en especial
teniendo en cuenta que la marca lee “río negro” en su interior.

– El término “CAVIAR” sí debe considerarse distintivo para todos los
productos solicitados, excepto “caviar”, puesto que no es descriptivo del
estos. Así las cosas, y aunque consideráramos que el término CAVIAR no es
distintivo para caviar, es una realidad que las marcas enfrentadas coinciden
totalmente respecto de dicho vocablo y, por ende, son visualmente idénticas
en la medida en que presentan dicha coincidencia.

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
6

– Los vocablos “RÍO NEGRO”, a pesar de estar representados en un tamaño
inferior al del término “CAVIAR” en la marca impugnada, son perfectamente
legibles. A simple vista, por tanto, queda sobradamente acreditado que en
modo alguno podemos excluir esos vocablos de la comparación, que por el
contrario deben tenerse en consideración cuando se realiza el enfrentamiento
visual, fonético y conceptual de las marcas en liza.

– La recurrente yerra al argumentar que la denominación “BLACK RIVER
CAVIAR” debe considerarse una indicación de procedencia, puesto que el
consumidor medio no asociará dicha denominación con una ubicación
concreta, por lo que, además, dichos términos deben ser considerados
provistos de una elevada distintividad.

– Conceptualmente, el público relevante entenderá lo mismo al leer “RÍO
NEGRO” que al leer “BLACK RIVER” y dichos términos no poseen baja
distintividad en absoluto, por no ser percibidos por el consumidor como una
indicación de procedencia.

– En cuanto al grado de atención, la oponente coincide con la División de
Oposición en que es medio. La solicitante no ha probado que las latas de
caviar se vendan expuestas en mostradores exclusivos asistidos por
profesionales con conocimiento sobre el producto.

– Por todo lo ya alegado y la prueba aportada a lo largo del procedimiento,
consideramos acreditada la notoriedad de la marca oponente en el territorio
relevante.

– Los nombres de zonas geográficas no tienen por qué evocar el concepto del
signo, solo cuando el público relevante lo reconozca como tal y no es el caso
aquí (véase resolución de 08/05/2010, R 1213/2008-4, CHEF
CHTAURA/LEBANESE CHTOURA).

Fundamentos

10 Todas las referencias en esta resolución al RMUE se entenderán hechas al
RMUE (UE) nº 2017/1001 (DO 2017 L 154, p. 1), que codifica el
Reglamento (CE) nº 207/2009, a no ser que se indique específicamente de otro
modo.

11 El recurso se ajusta a los artículos 66, 67 y al artículo 68, apartado 1, RMUE. Es
admisible.

Público relevante y grado de atención

12 El consumidor medio de los productos considerados es un consumidor
normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. El grado de atención
del público destinatario puede variar en función de la categoría de productos o
servicios contemplada (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

13 En el presente asunto, los productos son productos alimenticios y se dirigen al
público en general. Son productos alimenticios de consumo habitual y a precios

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
7

generalmente asequibles, salvo el caviar, adquiridos sin prestar especial atención
(11/05/2005, T–31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 34).

14 El caviar son huevas, de esturión u pescado frescas y salpresadas. Por lo general
no se adquiere ni se consume como alimento de primera necesidad. Además, su
precio puede variar en función de su calidad. Así, dependiendo de la calidad
buscada por el consumidor al adquirir el caviar su grado de atención variará entre
bajo y alto.

Comparación de los productos

15 Los productos solicitados, en liza en el presente recurso, son los siguientes:
Clase 29 - Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras,
hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas;
Huevos; Leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles; Caviar;

y se encuentran comprendidos de forma idéntica en el listado de productos de la
marca anterior. Por tanto, son idénticos, tal y como bien concluyó la División de
Oposición y que no ha sido discutido por las partes.

Comparación de las marcas

16 Por lo que respecta a la similitud de las marcas litigiosas, debe señalarse que,
según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de
confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o
conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto producida por
estas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

17 Los signos a comparar son los siguientes:

Marca anterior Marca impugnada

18 La marca anterior es una marca de la UE y, en consecuencia el público relevante
para evaluar el riesgo de confusión entre las marcas deberían ser todos los
consumidores de la UE. No obstante, el carácter unitario de la marca de la Unión
Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
8

fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de
registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la
protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de
los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión aunque sea
únicamente respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea es
suficiente para denegar la solicitud impugnada.

19 En aras a la economía procesal, la Sala coincide con la División de Oposición en
examinar una parte relevante del público, en concreto la que habla español y
comprende el significado de los términos ingleses “BLACK RIVER” (véase
apartado 29).

20 La marca anterior es una marca figurativa compuesta por los elementos
denominativos “BLACK RIVER CAVIAR” en mayúsculas. Las primeras letras de
las palabras tienen una tipografía algo más elaborada y el resto están escritas en
una tipografía estándar. Por encima de este elemento denominativo hay una línea
horizontal y otra línea vertical serpenteante, más ancha en la base y que se va
estrechando hacia arriba. Será percibida como un río, porque encima de ella hay
un esturión curvado como saltando. La marca está representada en negro, gris y
blanco.

21 Esta marca no tiene elementos más dominantes (visualmente más atractivos) que
otros.

22 La marca impugnada también es figurativa y está compuesta por el elemento
denominativo “CAVIAR” escrito en mayúsculas, negrita y letra estándar y debajo
en tamaño más pequeño, mayúsculas, sin negrita y letra estándar “RIO NEGRO”.
A pesar de que este último elemento denominativo tenga un tamaño más pequeño
que la palabra “CAVIAR” y de que no esté en negrita, tiene un tamaño
perfectamente legible para el consumidor pertinente, por lo que las alegaciones de
la solicitante en el sentido de que “RIO NEGRO” en la marca impugnada es
ilegible y, por ende, negligente son rechazadas.

23 Los elementos denominativos están dentro de un óvalo que tiene sus paredes más
anchas en la parte central y más estrechas conforme se avanza hacia arriba y abajo.
En la parte baja del óvalo está representado un esturión que da la impresión que lo
cruza. Puede que una parte del público relevante perciba el óvalo y el esturión en
conjunto como una representación de la letra “Q”. Sin embargo, no se puede
descartar que una parte del público perciba el óvalo como un elemento decorativo
muy común, enmarcando los elementos denominativos, y sin relación con la
representación del esturión. No hay razón alguna para que el público haga una
asociación con la letra “Q” (p.ej., reiteración de la primera letra de un elemento
denominativo) y se requiere de cierta imaginación.

24 En la marca impugnada, los elementos figurativos (óvalo y esturión) y el elemento
denominativo “CAVIAR” por su tamaño y líneas negras más gruesas son
visualmente más llamativos que el elemento “RIO NEGRO”. No obstante, como
ya se ha indicado, “RIO NEGRO” es perfectamente legible.

25 Además, se debe tener en cuenta que cuando los signos estén formados tanto por
componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
9

signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente
figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere
más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que
describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37). Lo mismo sucede en este caso: el consumidor más
fácilmente se referirá al signo por los elementos denominativos “CAVIAR RIO
NEGRO” que describiendo los elementos figurativos. Por ello, “RIO NEGRO”
forma parte de la impresión general que causa la marca impugnada a los
consumidores pertinentes.

26 Visualmente, las marcas coinciden en la presencia de la palabra “CAVIAR” en
mayúsculas y en la figura de un esturión curvado en ambas. También es una
coincidencia que en ambas marcas haya tres elementos denominativos que difieren
en la posición de la palabra “CAVIAR” y en el estilo de representación del
esturión. También difieren en sus otros elementos figurativos, el río en la marca
anterior y el óvalo en la marca impugnada así como en la posición y tamaño de
“BLACK RIVER” y “RIO NEGRO”, respectivamente. Por todo lo anterior, las
marcas son visualmente similares en un grado bajo.

27 Fonéticamente, los signos coinciden en la pronunciación de la palabra “CAVIAR”
aunque en diferente orden y en la coincidencia de la primera sílaba de su segunda
palabra “RI-”. Difieren en las palabras “BLACK” y “NEGRO” y en las segundas
sílabas de sus segundas palabras. No obstante, ambos signos tienen el mismo
número de sílabas y, en consecuencia, la misma longitud. Es muy poco probable
que el público relevante que perciba la letra “Q” formada por los elementos
figurativos de la marca impugnada la pronuncie. Por todo ello, las marcas son
fonéticamente similares en un grado medio.

28 Conceptualmente, ambas marcas coinciden en la presencia de la palabra “caviar”
que será entendida como huevas de esturión frescas y salpresadas. Este elemento
es descriptivo para caviar de la clase 29 y no distintivo. Para el resto de productos,
tienen una distintividad normal aunque la palabra “caviar” pueda ser alusiva a
“buena calidad, exquisitez”.

29 El público relevante de habla española que tenga un conocimiento suficiente del
inglés entenderá el mismo concepto en las palabras inglesas “BLACK RIVER” de
la marca anterior y en las que están en español “RIO NEGRO” en la marca
impugnada (véase en este sentido sentencia de 28/11/2013, T-410/12,
vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 56-60), esto es, que un río se llama “negro”,
siendo un río en abstracto. Las palabras inglesas serán entendidas en adición
gracias a la ayuda y a la asociación con los elementos figurativos en la marca
anterior (río y pez) y que “BLACK RIVER” no son palabras complejas o
rebuscadas.

30 La percepción que se debe tener en cuenta es la del consumidor de la UE
normalmente informado, atento y perspicaz del público en general que habla
español y tiene conocimiento suficiente del inglés. Así, las palabras “BLACK
RIVER” y “RIO NEGRO” serán entendidas por el consumidor pertinente como el
nombre de un río sin saber a cuál en concreto se refieren los signos en liza, ya que
no hay ningún río grande con este nombre en Europa cuyo saber pueda ser
presumible por formar parte de la cultura general europea. Como bien ha
explicado la División de Oposición, existen varios ríos con el nombre “Río Negro”

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
10

en América Latina (Uruguay, Argentina, Brasil). Por lo que, aun en el poco
probable caso de saber el consumidor medio de la UE que existe un río negro, la
asociación podría ser con el de Argentina o Brasil. El “Río Negro” de Uruguay no
es conocido para el consumidor pertinente de la Unión Europea como lugar de
origen de caviar como sí que lo son Rusia e Irán, como países, o el mar caspio,
como ejemplo de otro tipo de indicación de lugar; y, lo contrario no ha sido
probado a lo largo del procedimiento. La documentación en autos no prueba de
forma indubitada que el consumidor de la UE que habla inglés y tiene suficiente
conocimiento del inglés asociará inmediatamente estos elementos denominativos
con el origen geográfico del caviar. Por todo lo anterior, “BLACK RIVER” y
“RIO NEGRO” tienen un carácter distintivo normal para todos los productos en
liza.

31 No consta en los documentos aportados a lo largo del procedimiento de oposición
y de recurso que exista una indicación geográfica de Uruguay para los productos
en liza “Black River”/”Río Negro” que con arreglo a la legislación de la Unión o el
Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o
el Estado miembro de que se trate, se le deba conferir protección. Por lo que, no
procede valorar de forma diferente “Black River”/”Río Negro” presentes en ambas
marcas en relación con los productos en liza y las reivindicaciones en este sentido
son desestimadas por infundadas.

32 En los apartados 20 y 23, se han descrito los elementos figurativos de ambas
marcas y sus posibles percepciones conceptuales. Ambas marcas coinciden
conceptualmente en la presencia de la representación del esturión. Así, los
elementos figurativos del esturión presentes en ambas marcas y el elemento
figurativo del río en la marca anterior son descriptivos de la naturaleza o
características (de agua dulce) para pescado, caviar y productos relacionados.
Tienen un carácter distintivo débil para estos y normal para el resto de productos.

33 Cuando el óvalo de la marca impugnada, no sea percibido como formando una
letra “Q” con la figura del esturión, será percibido como un elemento decorativo
banal.

34 A causa de la coincidencia en los conceptos de “CAVIAR”, “BLACK
RIVER”/”RÍO NEGRO” y en la representación gráfica del esturión, las marcas
son conceptualmente similares en un grado alto.

Carácter distintivo de la marca anterior

35 El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores a tener en cuenta
en la evaluación global del riesgo de confusión. Las marcas con un alto carácter
distintivo, ya sea per se o por la reputación que poseen en el mercado, revisten una
protección más amplia que las marcas con carácter menos distintivo (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

36 En particular, han de tenerse en cuenta las características inherentes de la marca,
incluyendo el hecho de que contenga o no elementos descriptivos de los productos
o servicios para los cuales está registrada, así como la intensidad, extensión
geográfica y duración de su uso (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22, 23).

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
11

37 En principio, el carácter distintivo de un signo ha de ser analizado, en primer lugar,
con referencia a los productos o servicios para los que está registrado y, en
segundo lugar, con referencia a la percepción del signo por parte del público.

38 La oponente alega que la marca anterior tiene renombre y disfruta de un ámbito de
protección elevado. Sin embargo, la prueba presentada por la oponente a este
respecto no debe ser apreciada en el presente asunto, por las razones que se
expondrán a continuación en la sección correspondiente a la “apreciación global”.

39 En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará
basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente asunto, la marca anterior
en su totalidad tiene un grado medio de carácter distintivo gracias a las palabras
“BLACK RIVER”, a la ordenación de los elementos y sus características gráficas,
a pesar de “CAVIAR” y elementos figurativos que son no distintivos y débiles
respectivamente para algunos de los productos.

Apreciación global del riesgo de confusión

40 Según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en
garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o
del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible
dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la
marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de
competencia no falseado, debe constituir la garantía de que todos los productos o
servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única
empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (29/09/1998, C 39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 28).

41 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia
entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las
marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo
grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser
compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 y 19; 22/06/1999, C 342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

42 En el presente asunto, los productos son idénticos. Ambas compañías son
competidores directos. Los productos idénticos satisfacen las mismas necesidades,
se ofrecen a través de los mismos canales de distribución y en los mismos puntos
de venta, y son intercambiables. Por lo tanto, se ha establecido que, para
productos idénticos, las marcas deben mantener una distancia suficiente entre
ellas.

43 La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración
únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra
marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas
en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la
impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una
marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno
o varios de sus componentes (12/06/2007, OHIM v Shaker, C-334/05 P,
EU:C:2007:333, § 41). Según consolidada jurisprudencia, dos marcas son
similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
12

una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos
pertinentes (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007,
T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54; 12/09/2007, T-363/04, La Española,
EU:T:2007:264, § 98).

44 Las numerosas coincidencias entre las marcas causan una impresión de conjunto
similar al público pertinente. Ambas contienen el mismo concepto distintivo de
“BLACK RIVER”/”RÍO NEGRO” y, aunque para algunos productos son débiles
o no distintivos, como la palabra “CAVIAR” y la representación del esturión. Así,
la mayoría de los elementos de las marcas en conflicto están presentes en ambas, a
pesar de que estén representados de forma diferente.

45 En este sentido cabe recordar la jurisprudencia de los Tribunales Europeos, que
estiman que si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca
anterior para apreciar el riesgo de confusión (véase por analogía la sentencia
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24), éste sólo es un elemento
entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de
una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de una marca
solicitada que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir
riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos
o servicios de que se trate (16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 74;
16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).

46 El Tribunal ya ha declarado que es cierto que los consumidores son capaces de
percibir las diferencias entre las características gráficas de los signos. Sin embargo,
el punto clave es cómo se perciben normalmente los signos en cuestión y no cómo
pueden percibirse las diferencias de estilo entre los signos en caso de que un
consumidor particularmente meticuloso esté en condiciones de examinar las
estilizaciones gráficas y hacer comparaciones entre las marcas (07/10/2014,
T-531/12, T, EU:T:2014:855, § 65; 22/05/2012, T-570/10, Répresentation d’une
tête de loup, EU:T:2012:250, § 45).

47 Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la
oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen
imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en
consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede
variar en función de la categoría de productos o servicios en cuestión (sentencia
de 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999;323, § 26).

48 Aunque en algunos casos el consumidor pueda estar especialmente atento, por
ejemplo al comprar caviar de primera calidad, el hecho de que el público
interesado sea más cuidadoso con la identidad del productor o proveedor del
producto o servicio que desea obtener, no significa que examine en detalle la
marca que tenga delante, o que la comparará a fondo con otra marca. Por el
contrario, incluso para una audiencia con un alto nivel de atención, es un hecho
que el consumidor medio rara vez puede hacer una comparación directa de las
diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que ha
conservado en la memoria (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605,
§ 54).

49 Así, teniendo en consideración la identidad de los productos y la elevada similitud
conceptual a causa de las numerosas coincidencias, estas son suficientes para

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
13

contrarrestar las diferencias sobre todo visuales, incluso para el público
especialmente atento. La idea que el público pertinente preservará en su mente
hace que exista un riesgo de confusión en el presente asunto.

50 Cabe recordar también que el Tribunal de Justicia ha dejado claro que el concepto
de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión,
sino que sirve para precisar su alcance (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 12). Por lo tanto, existe también riesgo de confusión cuando el
consumidor relevante, aun siendo capaz de distinguir entre dos marcas, piense que
los productos/servicios que ambas protegen se ofrecen bajo el control de una
única empresa o de empresas vinculadas económicamente. En el caso de autos,
incluso suponiendo que el público pertinente pudiera distinguir las marcas
litigiosas, el consumidor puede fácilmente concluir que los productos etiquetados
y que se ofrecen bajo la marca impugnada pueden provenir de la misma o de una
empresa económicamente vinculada a la del signo anterior, por ejemplo para
designar otra línea de productos nuevos, modernizar el signo, o que el productor
destine la partida con el signo impugnada para el público de habla española,
mientras que el de la marca prioritaria para el público de habla inglesa.

51 Por todo lo anterior, no se puede descartar un riesgo de confusión, que incluye el
riesgo de asociación, para una parte relevante del público de la UE entre las
marcas en liza para los productos idénticos en virtud del artículo 8, apartado 1,
letra b), RMUE y, por consiguiente, se confirma la resolución impugnada en este
extremo.

52 Puesto que se ha estimado la oposición sobre la base del carácter distintivo
inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del
carácter distintivo de dicha marca debido a su renombre, según alega la parte
oponente. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter
distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

53 Al haberse estimado la oposición en base al artículo 8, apartado 1, letra b), RMUE
no es necesario examinar la oposición en relación con el artículo 8, apartado 5,
RMUE.

Corrección de la condena en costas de la resolución impugnada

54 En virtud del artículo 66, apartado 1, RMUE las resoluciones que admiten
recurso, surtirán efecto solo a partir de la fecha de expiración del plazo de recurso.
La presentación del recurso tiene efecto suspensivo. Así, la resolución impugnada
en el presente asunto, no ha surtido todavía efectos jurídicos al no haber adquirido
firmeza.

55 A la luz del artículo 71, apartado 1, RMUE a la hora de examinar el fondo del
recurso, la Sala de Recurso puede ejercer las competencias de la instancia que
dictó la resolución impugnada o devolverlo a dicha instancia para que le dé
cumplimiento.

56 La Sala de Recursos en este asunto ha examinado la oposición y ejercido las
competencias de la División de Oposición, llegando a la misma conclusión que
esta. Sin embargo, se ha detectado un error en la condena en costas que procede

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
14

corregir en virtud de las facultades conferidas mediante el artículo 71, apartado 2,
RMUE.

57 Tras estimar íntegramente la oposición en la condena en costas la División de
Oposición correctamente determina que la solicitante como parte vencida, deberá
sufragar la tasa de oposición y los gastos de representación incurridos por la
oponente.

58 No obstante, erra en la condena en costas al indicar que “En el presente asunto, la
parte oponente no designó ningún representante profesional en el sentido del
artículo 93 del RMUE y, por lo tanto, no incurrió en gastos de representación.” y
en el punto tres de su dictum al condenar a la solicitante solo a reintegrar los
320 EUR de la tasa de oposición.

59 La oponente designa representante profesional válido desde el primer momento de
la oposición, esto es, la representación profesional fue designada en el escrito de
oposición. Es más, el escrito de oposición lo presenta su representante. A mayor
abundamiento, al ser la oponente de Uruguay, la representación profesional es
preceptiva y si no hubiese tenido un representante profesional designado en el
escrito de oposición, la oposición no habría sido admisible.

60 Por todo lo anterior, procede corregir la resolución impugnada. Al haber contado
la oponente con la representación profesional a lo largo del procedimiento de
oposición y, al ser la parte vencida en ese la solicitante, con arreglo a la regla 94,
apartado 3, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), REMC, los gastos que
deberá pagar a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de
representación.

61 Se corrige el punto 3 del fallo de la resolución impugnada como sigue:

“3. La solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.”

Costas

62 En virtud del artículo 109, apartado 1, RMUE y el artículo 18, REMUE, la
solicitante, como parte vencida, debe pagar las costas de la oponente relativas a
los procedimientos de oposición y recurso.

63 Por lo que respecta al procedimiento de recurso, estas consisten en las costas de
representación profesional de la oponente de 550 EUR.

64 Por lo que respecta al procedimiento de oposición, la División de Oposición
condenó a la solicitante a pagar la tasa de oposición de 320 EUR. Esta resolución
no se ve afectada.

65 En adición, la Sala corrige la resolución impugnada y condena a la solicitante a
pagar a la oponente las costas de representación de la oponente durante el
procedimiento de oposición, que se fijan en 300 EUR. Por ello, la cuantía total
para ambos procedimientos es de 1 170 EUR.

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)
15

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

1. Desestimar el recurso de apelación contra la resolución impugnada en el
sentido de que la estimación de la oposición en su totalidad es correcta en
base al artículo 8, apartado 1, letra b), RMUE;

2. Corregir la resolución impugnada y condenar a la solicitante a pagar a la
oponente los gastos de representación durante el procedimiento de
oposición;

3. Condenar a la solicitante a pagar los gastos en los que la oponente ha
incurrido en el procedimiento de recurso, que se fijan en 550 EUR. La
cuantía total que debe pagar la solicitante en los procedimientos de
oposición y de recurso es de 1 170 EUR.

Firmado Firmado Firmado

S. Stürmann S. Martin C. Negro

Secretaría:

Firmado

p.o. I. Romero Conrad

04/05/2018, R 2034/2017-2, Q CAVIAR RIO NEGRO fig.) / BLACK RIVER CAVIAR (fig.)