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UNIVERSIDAD NACIONAL DE

EDUCACIN
Enrique Guzmn y Valle
Alma Mter del Magisterio Nacional

AO DEL EL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

CURSO: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Estudiantes:

Anchapuri Chambilla Yocelyn Aurora


Guerrero Pacori Alberto.
Morales Moncada Gloria Madeleine
Taype Mayhua Jess

Docente:
Dr. Luis AntonioMerino Sol Sol

RIMAC PER

2017
DEDICATORIA

A mis padres, por los ejemplos de perseverancia y constancia que los caracteriza y que me ha

infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor. A mi maestro por su

gran apoyo y motivacin para la culminacin de nuestros estudios profesionales y por impulsar

el desarrollo de nuestra formacin profesional.


INTRODUCCIN

Se trata de un tipo de derechos por los que el Estado reconoce a su titular (su dueo) una

propiedad sobre una tecnologa (patente), una denominacin de un producto (marca), o un

determinado diseo (modelo y dibujo industrial), y le otorga un monopolio de explotacin en el

mercado, al tiempo que le exige el cumplimiento de una serie de obligaciones (pagar unas tasas,

explotar la invencin, utilizar la marca...).

Otra de las caractersticas de estos derechos es su limitacin territorial: la proteccin se adquiere

para el pas donde se ha realizado la solicitud. Slo en el caso de la Marca y el Diseo

Comunitarios se consigue unos derechos cuya vida legal es comn para un conjunto de pases:

los miembros de la Unin Europea. Por el contrario, cuando se trata de patentes no se ha

conseguido desarrollar un sistema que permita la obtencin de un derecho de propiedad

industrial nico para varios pases, y lo que se conoce como Patente Europea, as como las

solicitudes internacionales PCT (Patent Cooperation Treaty) son sistemas de registro que

facilitan la tramitacin en varios pases al mismo tiempo, aunque el derecho que finalmente se

obtiene tiene carcter nacional. Por eso si en algn momento un fabricante o comerciante utiliza

la expresin "patente mundial", de alguna forma est confundiendo, pues lo que habr llevado a

cabo es la tramitacin de una solicitud internacional, que en funcin de cada pas podr ser o no

concedida (Vas de concesin en Espaa).

En cuanto a su origen, hay que indicar que la base legal de estos sistemas de proteccin es muy

reciente, y en la mayor parte de los pases al siglo XIX.

La primera ley conocida en nuestro pas sobre Propiedad Industrial aparece durante el Reinado

de Jos Bonaparte (1811). De esta legislacin, que no es difcil imaginar resulta una copia de la

francesa en vigor en aquel momento, no se conoce la existencia de patentes concedidas y aunque

sea una legislacin aparentemente balda, su aparicin sienta las bases para el desarrollo

posterior de la propiedad industrial en Espaa.


RESUMEN

El hombre posee muchas habilidades y destrezas que lo hacen nico como ser pensante, entre las

capacidades que posee es el habla, razonamiento y la creatividad, de sta ltima se pueden

obtener diversos inventos que a la larga benefician a toda la sociedad. Es por ello que el Estado

desde siempre ha deseado ejercer un control sobre los derechos de propiedad intelectual, tratando

que el inventor no se apropie del bien y no comparta con otros miembros de su comunidad y a la

vez protege al creador, del plagio de su autora, que pueda cualquier individuo. Por ello es

necesario que los ciudadanos tengan presente que en materia de invenciones es lo mejor ajustarse

a las normas jurdicas que tienen por objeto proteger a las personas que son creativas y las obras

del ingenio humano que a la larga pueden solucionar cualquier problema que exista en la

sociedad y a la vez velan porque el inventor obtenga alguna ventaja econmica de su invencin,

que quizs le costo aos de trabajo y esfuerzo.

Palabras claves: inventos, propiedad intelectual, proteger, ingenio humano.


ABSTRACT

The man has many abilities and skills that make it only like being thinking, between the

capacities which he has is the speech, reasoning and the creativity, of this one last one can be

obtained diverse inventions that in the long run benefit all the society. He is for that reason that

the State from always has wished to exert a control on the rights of intellectual property, treating

that the inventor does not take control of the good and he does not share with other members of

his community and simultaneously he protects the creator, of the plagiarism of his responsibility,

that can any individual. For that reason it is necessary that the citizens remember who in the

matter of inventions are the best thing to adjust to the legal norms that they intend to protect the

people who are creative and the works of the human talent which in the long run they can solve

any problem that exists in the society and simultaneously they guard because the inventor obtains

some economic advantage of his invention, that perhaps him cost years of work and effort.

Key words: inventions, intellectual property, to protect, human talent.


LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONCEPTO

Es una ciencia moderna, parte del derecho de propiedad, sobre las manifestaciones creativas del

intelecto humano destinadas a la industria y el comercio, bienes inmateriales, como las

invenciones, modelos de utilidad, marcas, y los modos de adquirir, trasmitir y gozar de estos

derechos.

Es una rama de la propiedad intelectual que engloba el conjunto de derechos que puede poseer

una persona natural o jurdica sobre una invencin (patente de invencin, certificado de

proteccin, modelo de utilidad), un diseo industrial, un signo distintivo (marca, lema o nombre

comercial), entre otros.1

Es un tipo especial de propiedad que los empresarios, inventores, comerciantes e industriales

ejercen sobre ciertos bienes para competir lcitamente en el mercado

La propiedad industrial comprende dos tipos:

- Signos distintivos (marcas): marcas, nombres comerciales lemas comerciales y

denominacin de origen

- Nuevas creaciones (patentes): patentes de invencin, patentes de modelo de utilidad y

circuitos integrados.

1
Normas Generales sobre la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Catlica del Per
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

- Patentes de Invencin.

- Certificados de proteccin.

- Modelos de utilidad.

- Diseos y Secretos Industriales.

- Marcas de productos, colectivas y de certificacin.

- Nombres comerciales.

- Lemas Comerciales.

- Denominacin de origen.

NORMAS GENERALES

- No se sancionan por prctica monoplica.

- Prelacin del derecho por orden.

- Derechos deben inscribirse en RR.PP del INDECOPI.

- Procede sesin de derechos.

- Los registros abiertos al pblico.

- No se expropian, salvo patentes por necesidad segn Ley.

- Las solicitudes en castellano.

- Las resoluciones motivadas.

- Las solicitudes en abandono desde tres meses.

- No procede devolucin de derechos pagados.


QU ES UNA PATENTE?

Una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invencin el producto o proceso que

constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva solucin tcnica a un

problema. El titular de una patente goza de proteccin para su invencin; la proteccin se

concede durante un perodo limitado, que suele ser de 20 aos.

POR QU SON NECESARIAS LAS PATENTES?

Las patentes constituyen un incentivo porque representan un reconocimiento a la creatividad y

dan la posibilidad de obtener una recompensa material por las invenciones comercializables.

Esos incentivos alientan la innovacin que, a su vez, mejora la calidad de la vida.

QU TIPO DE PROTECCIN OFRECE LA PATENTE?

Una invencin protegida por patente no puede ser fabricada, utilizada, distribuida ni vendida con

fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente. Por lo general, incumbe a los

tribunales imponer las medidas necesarias para hacer respetar los derechos que las patentes

Confieren y sancionar las infracciones a ese respecto. Del mismo modo, un tribunal puede

invalidar una patente impugnada por un tercero.

NO SE PATENTAN

- Las contrarias al orden pblico, la moral y las buenas costumbres.

- Las invenciones a la salud o vida.

- Las especies o razas de animales o procedimientos biolgicos.

- Las invenciones del cuerpo humano y la gentica.

- Las invenciones farmacuticas en la lista de la OMS.


DE QU DERECHOS GOZA EL TITULAR DE UNA PATENTE?

El titular de una patente tiene derecho a decidir quin puede o no utilizar la invencin patentada

durante el perodo en el que est protegida.

El titular de la patente puede conceder a terceros una autorizacin o una licencia para utilizar la

invencin con sujecin a las condiciones establecidas de comn acuerdo.

El titular puede asimismo vender el derecho sobre la invencin a un tercero, que se convertir

en el nuevo titular de la patente. Cuando expira la patente, la invencin pasa a pertenecer al

dominio pblico; ya no est protegida por patente, es decir que el titular deja de tener derechos

exclusivos sobre la invencin, que estar disponible para su explotacin comercial por terceros.

El Derecho de patente corresponde al inventor o causa habiente, destacando que los titulares

pueden ser personas naturales o jurdicas.

Los derechos son morales y patrimoniales.

REQUISITOS:

- Nuevos

- Tener nivel inventivo.

- Susceptibles de aplicacin industrial.

DERECHOS DE PATENTES

Impedir a los que sin libre consentimiento:

- Fabricacin, ofrecimiento, introduccin en el comercio o su utilizacin.

- Utilizar en procedimiento estando prohibido.

- El ofrecer o utilizar en el comercio.


QU FUNCIN DESEMPEAN LAS PATENTES EN LA VIDA COTIDIANA?

Las invenciones patentadas estn presentes en todos los aspectos de la vida humana, desde la luz

elctrica (patentes de Edison y Swan) hasta las mquinas de coser (patentes de Howe y Singer),

pasando por los instrumentos para obtener imgenes por resonancia magntica (patentes de

Damadian) y el iPhone (patentes de Apple). A cambio de la proteccin por patente, los titulares

tienen la obligacin de divulgar la informacin sobre sus invenciones, a fin de enriquecer el

cuerpo total de conocimientos tcnicos del mundo. Este creciente volumen de conocimientos

pblicos estimula la creatividad y la innovacin. As pues, las patentes no slo dan proteccin al

titular sino que son fuente de informacin e inspiracin valiosa para las futuras generaciones de

investigadores e inventores.

CMO SE OBTIENE UNA PATENTE?

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud. La solicitud de

patente contiene, por lo general, el ttulo de la invencin, as como una indicacin sobre su

mbito tcnico. Debe incluir los antecedentes y una descripcin de la invencin en un lenguaje

claro y suficientemente detallado para que una persona que cuente con un nivel medio de

conocimientos en la materia pueda utilizar o reproducir la invencin.

Estas descripciones suelen estar acompaadas por material ilustrativo como dibujos, planos o

diagramas en los que se describe con mayor detalle la invencin. La solicitud contiene asimismo

las reivindicaciones, es decir, la informacin destinada a determinar el alcance de la proteccin

que conferir la patente.


QU INVENCIONES PUEDEN PROTEGERSE?

Por lo general, la invencin debe satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por

patente: tener uso prctico; presentar un elemento de novedad, es decir, una caracterstica nueva

que no forme parte del cuerpo de conocimientos existente en su mbito tcnico, ese cuerpo de

conocimientos se llama estado de la tcnica; en la invencin debe apreciarse una actividad

inventiva que no podra ser deducida por una persona con un nivel medio de conocimientos en

ese mbito tcnico. Asimismo, la materia de la invencin debe considerarse patentable de

conformidad con la ley. En muchos pases, las teoras cientficas, los mtodos matemticos, las

variedades vegetales o los animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los mtodos

comerciales o mtodos de tratamiento mdico (en oposicin a los productos medicinales), no

suelen ser patentables.

QUIN CONCEDE LAS PATENTES?

Las patentes son concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por las oficinas regionales

que realizan actividades de examen para grupos de pases, como la Oficina Europea de Patentes

(OEP) o la Organizacin Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), por ejemplo. De

conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide proteccin para una invencin

en uno o ms pases y cada pas decide si brinda proteccin a la patente dentro de sus fronteras.

En el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, se prev

la presentacin de una nica solicitud internacional de patente que surte el mismo efecto que las

solicitudes nacionales presentadas en los pases designados. Un solicitante que desee proteccin

puede presentar una nica solicitud y pedir proteccin en tantos pases signatarios como lo desee.
PATENTES DE INVENCIN

Ttulo otorgado por el Estado que reconoce al inventor el derecho de explotar en forma exclusiva

la invencin patentada, inscrita o registrada, impidiendo a terceros su explotacin o uso sin

autorizacin.

En la mayor parte de las leyes de proteccin de las invenciones no se define concretamente lo

que es una invencin. No obstante, en algunos pases se define el trmino invencin como toda

nueva solucin a un problema tcnico. Puede tratarse de un problema que lleve plantendose

bastantes aos o de un nuevo problema, pero la solucin, para poder ser considerada una

invencin, debe ser nueva. El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza no ser

generalmente suficiente para que pueda considerarse como una invencin, sino que su creacin

debe ser fruto de una proporcin adecuada de ingenio, creatividad e inventiva humanos. Pero las

invenciones no han de ser necesariamente complejas desde el punto de vista tcnico. El simple

imperdible o alfiler de gancho fue una invencin que permiti solucionar un problema tcnico.

Las patentes, tambin conocidas con el nombre de patentes de invencin, son el medio ms

generalizado que existe para proteger invenciones tcnicas. El sistema de patentes est concebido

para contribuir a fomentar la innovacin y la transferencia y difusin de tecnologa, en inters los

inventores, los usuarios de las invenciones y el pblico en general.

Por decirlo llanamente, una vez que un Estado o una oficina regional que acta en nombre de

varios Estados conceden una patente, su titular tiene derecho a impedir que terceros exploten por

medios comerciales la invencin durante un plazo limitado, que suele ser de20 aos. Para

obtener proteccin, el solicitante de la patente debe divulgar la invencin, y sus derechos solo

pueden hacerse valer en el territorio en el que ha sido concedida la patente. Al otorgar un

derecho exclusive, las patentes constituyen un incentivo, en la medida en que ofrecen al inventor

reconocimiento por su creatividad y retribucin material por su invencin comercial. Dichos


incentivos impulsan la innovacin, que, a su vez, contribuye a mejorar la calidad de vida. A

cambio de gozar de un derecho exclusivo, el inventor debe divulgar debidamente al pblico la

invencin patentada, de suerte que terceros puedan acceder al nuevo conocimiento propiciando

la aparicin de nuevas innovaciones. As, la divulgacin de la invencin es una consideracin

esencial en todo procedimiento de concesin de patentes.

En el trmino patente tambin est implcito el documento emitido por la correspondiente

autoridad gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener una patente de invencin, el

inventor, o, con frecuencia, su empleador, debe presentar una solicitud ante la oficina nacional o

regional de patentes pertinente. En la solicitud, el solicitante debe describir la invencin con todo

detalle y compararla con anteriores tecnologas existentes en ese mismo campo para demostrar

que es nueva.

No todas las invenciones son patentables. Por lo general, en las leyes de patentes se exige que la

invencin cumpla las siguientes condiciones, conocidas con el nombre de requisitos o

condiciones de patentibilidad:

Materia patentable: La invencin debe cumplir el requisito de lo que se considera materia

patentable conforme a la normativa del pas, que vara de un caso a otro. En muchos pases no se

consideran patentables las teoras cientficas, los mtodos matemticos, las variedades vegetales

y animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los mtodos de tratamiento mdico (en

oposicin a los productos mdicos) y toda invencin cuya explotacin comercial se considere

necesario impedir a los fines de proteger el orden pblico, las buenas costumbres y la salud

pblica.

Aplicacin industrial (Utilidad): La invencin debe tener utilidad prctica o ser susceptible de

aplicacin industrial, de una u otra ndole.


Novedad: En la invencin debe observarse una nueva caracterstica hasta el momento no

conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como estado de la tcnica) en el

campo tcnico de que se trate.

Actividad inventiva (No evidencia): En la invencin debe observarse lo que se ha venido a

llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con

conocimientos generales en el campo tcnico de que se trate.

Divulgacin de la invencin: La invencin debe divulgarse de manera clara y completa en la

solicitud para que una persona versada en la materia (una persona experta en el campo de la

tecnologa en cuestin).

Los requisitos de novedad y actividad inventiva deben cumplirse en una fecha determinada, por

lo general, la fecha en la que se presente la solicitud. En el Convenio de Pars se contempla una

excepcin a esa norma, a saber, el llamado derecho de prioridad, contemplado en el Convenio

de Pars. Por derecho de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado una

solicitud en un Estado parte en el Convenio de Pars, el mismo solicitante (o su causahabiente)

tiene la facultad, en un perodo de tiempo especfico, para solicitar proteccin respecto de la

misma invencin en cualquiera de los dems Estados parte en el convenio en cuestin. Dichas

solicitudes posteriores no sern invalidadas por hechos ocurridos entre la fecha de presentacin

de la solicitud anterior y las solicitudes posteriores.

Por ejemplo, si un inventor presenta en primer lugar su solicitud de patente en el Japn, y ms

adelante una segunda solicitud respecto de la misma invencin en Francia, basta con que en la

fecha en la que haya presentado la solicitud en el Japn se cumplieran las condiciones de no

evidencia y novedad. Dicho de otro modo, la solicitud presentada en Francia tendr prioridad

respecto de toda solicitud relativa a la misma invencin presentada por otros solicitantes entre la

fecha de la primera y la segunda solicitud, a condicin de que el plazo transcurrido entre una y

otra fecha no sea superior a 12 meses.


Por lo general se suele distinguir entre invenciones que consisten en productos e invenciones que

consisten en procedimientos. La elaboracin de una nueva aleacin constituye un ejemplo de lo

que se entiende por invencin de un producto. A su vez, la invencin de un nuevo mtodo o

procedimiento para la elaboracin de una aleacin ya conocida o nueva constituye lo que se

entiende por invencin de procedimiento.

De ah que las patentes correspondientes se suelan denominar, respectivamente, patentes de

producto y patentes de procedimiento.

La persona a la que se concede la patente se conoce con el nombre de titular de la patente o

propietario de la patente. Una vez concedida la patente con respecto a un pas concreto, todo

tercero que desee comercializar la invencin en ese pas debe obtener previamente la

autorizacin del titular de la patente. En principio se considera ilegal la explotacin de una

invencin patentada sin previa autorizacin del titular de la patente. La proteccin se concede

por un plazo limitado, por lo general de 20 aos.

La proteccin finaliza al tiempo que expira la patente y la invencin pasa a formar parte del

dominio pblico (sin proteccin por patente).

El titular de la patente deja de tener derechos exclusivos de la invencin, que pasa a estar a

disposicin a los fines de su explotacin comercial por terceros. Los derechos que confiere una

patente estn definidos en la normativa de patentes del pas en el que se haya concedido la

misma. Por lo general, por derechos exclusivos del titular de la patente se entiende lo siguiente:

en lo que respecta a las patentes de productos, el derecho a impedir la fabricacin, uso, venta

u oferta para la venta del producto por parte de terceros, o la importacin del mismo para esos

fines sin el consentimiento del titular de la patente;


y en lo que respecta a las patentes de procedimiento, el derecho a impedir el uso de dicho

procedimiento por parte de terceros sin el consentimiento del titular de la patente; y el

derecho a impedir el uso, venta u oferta para la venta por parte de terceros de los productos

obtenidos directamente por medio de los procedimientos en cuestin, o la importacin de los

mismos para esos fines sin el consentimiento del titular de la patente.

El titular de la patente no goza de derechos reconocidos en las leyes para la explotacin de la

invencin, antes bien, disfruta de derechos reconocidos en las leyes para impedir que terceros

exploten por medios comerciales su invencin. Los titulares tienen la facultad para conceder una

autorizacin o una licencia a terceros para que utilicen sus invenciones sobre la base de

condiciones convenidas entre ambas partes. Adems, cada titular tiene la facultad de vender a

terceros los derechos conferidos por la patente, quienes lgicamente pasarn a ser los nuevos

titulares de la patente.

Existen ciertas excepciones al principio de que las invenciones patentadas no pueden ser objeto

de explotacin sin consentimiento del titular de las mismas. En esas excepciones se tiene en

cuenta el equilibrio entre los intereses legtimos del titular de la patente y los intereses de los

competidores, los consumidores y otros.

Por ejemplo, muchas leyes de patentes prevn que una invencin patentada sea explotada sin la

autorizacin del titular de la misma: actos privados con fines no comerciales; actos con fines

experimentales o de investigacin cientfica y actos para obtener la aprobacin reglamentaria de

productos farmacuticos.
Adems, muchas leyes contemplan diversas situaciones en que se permite la concesin de

licencias obligatorias y la utilizacin de invenciones patentadas por parte de los gobiernos sin la

autorizacin del titular de la patente, en inters de la sociedad en general.

NO SON INVENCIONES

- Los descubrimientos, teoras y mtodos.

- Los que rplicas de otras.

- Las Obras literarias o artsticas.

- Los Planes y Reglas del trabajo.

- Las formas de presentar informacin.

- Los mtodos teraputicos o quirrgicos en humanos o animales as como

el diagnstico.
Accin de nulidad de patente

Es el derecho a solicitar judicialmente que se declare que una patente2 nunca fue vlida y que ni
ella ni la solicitud que la origin tuvo nunca eficacia legal. Puede pedirse esta nulidad cuando,
por ejemplo, el objeto de la patente no rena los requisitos
de patentabilidad previstos legalmente, o cuando la invencin no est descrita de forma que
pudiera ejecutarla un experto en la materia. La solicitud de nulidad puede instarse por los
perjudicados o por la Administracin Pblica, dirigindose contra el que sea titular registral de
la patente en el momento de interponer la demanda.3
Artculo 112
1. Se declarar la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los
requisitos de patentabilidad contenidos en el Ttulo II de la presente Ley.
b) Cuando no describa la invencin de forma suficientemente clara y completa para que
pueda ejecutarla un experto sobre la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue
presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de
una solicitud divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo
dispuesto en el artculo 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la
solicitud inicial tal como sta fue presentada.
d) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto
en el artculo 10, apartado 1.
2. Si las causas de nulidad slo afectan a una parte de la patente, se declarar la nulidad
parcial mediante la anulacin de la o las reivindicaciones afectadas por aqullas. No podr
declararse la nulidad parcial de una reivindicacin.
3. Cuando la nulidad sea parcial, la patente seguir en vigor con referencia a las
reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de una
patente independiente.

Artculo 113
1. Podrn solicitar la declaracin de nulidad quienes se consideren perjudicados, as como la
Administracin Pblica. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), del

2
Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invencin. En trminos generales, una patente
faculta a su titular a decidir si la invencin puede ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qu forma. Como
contrapartida de ese derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposicin del
pblico la informacin tcnica relativa a la invencin.
http://www.wipo.int/patents/es/
3
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acci%C3%B3n-de-nulidad-de-patente/acci%C3%B3n-de-nulidad-
de-patente.htm.
artculo anterior slo podr solicitar la declaracin de nulidad la persona legitimada para obtener
la patente.
2. La accin de nulidad podr ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los
cinco aos siguientes a la caducidad de sta.
3. La accin se dirigir siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de
la interposicin de la demanda, y sta deber ser notificada a todas las personas titulares de
derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan
personarse e intervenir en el proceso.
4. No podr demandarse ante la jurisdiccin civil la nulidad de una patente, invocando la misma
causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la
cuestin, en sentencia dictada en la va contencioso-administrativa.

Artculo 114
1. La declaracin de nulidad implica que la patente no fue nunca vlida, considerndose que ni la
patente ni la solicitud que la origin han tenido nunca los efectos previstos en el ttulo VI de la
presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.
2. Sin perjuicio de la indemnizacin de daos y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular
de la patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectar:

a) A las resoluciones sobre violacin de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa
juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaracin de nulidad.
b) A los contratos concluidos antes de la declaracin de nulidad, en la medida en que
hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de
equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, ser posible reclamar la
restitucin de sumas pagadas en virtud del contrato.

3. Una vez firme, la declaracin de nulidad de la patente tendr fuerza de cosa juzgada frente a
todos.

Artculo 115
La declaracin de nulidad de una patente no determina por s sola la anulacin de las adiciones a
ella, siempre que se solicite la conversin de stas en patentes independientes dentro de los tres
meses siguientes a la notificacin de la declaracin de nulidad.
La patente, la reivindicacin o aquella parte de una reivindicacin que fuese declarada nula, se
reputar nula y sin ningn valor desde la fecha de la presentacin de la solicitud de la patente.4

Accin de caducidad del patente

4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1986.t11.html
Propiedad Industrial, Decreto Legislativo, 23/04/1996, N 823
La caducidad de una patente provoca que la invencin patentada pase a dominio pblico desde el
momento en el que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a dicha caducidad.
Los motivos de caducidad de la patente son los siguientes:
1. Las patentes caducan:

a) Por la expiracin del plazo para el que hubieren sido concedidas.


b) Por renuncia del titular.
c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa
correspondiente.
d) Si la invencin no es explotada en los dos aos siguientes a la concesin de la primera
licencia obligatoria.
e) Por incumplimiento de la obligacin de explotar prevista en el ttulo IX, captulo
primero, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del
Convenio de la Unin de Pars y resida habitualmente o tenga su establecimiento
industrial o comercial en un pas cuya legislacin admita la adopcin de una medida
similar. En este caso no sern aplicables las disposiciones relativas al otorgamiento de
licencias contenidos en el ttulo VIII, captulo III, y en el ttulo IX, captulos II, III y IV.

2. Sin perjuicio de su declaracin por el Registro de la Propiedad Industrial y su publicacin en


el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, la caducidad de una patente incorpora el objeto
patentado al dominio pblico desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones
que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra
patente anterior y vigente.
3. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisin que da lugar a
la caducidad se produce al comienzo del ao de la vida de la patente para el cual no hubiere sido
abonada la anualidad.
4. En el supuesto del nmero 1, letra d), la caducidad ser declarada previa instruccin por
el Registro de la Propiedad Industrial del correspondiente expediente administrativo.

Artculo 117
1. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podr
ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza
mayor.
2. La alegacin sobre la fuerza mayor slo podr presentarse dentro de los seis meses siguientes
a la publicacin de la caducidad en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial y deber ser
publicada en dicho Boletn para que en el plazo de un mes cualquier interesado pueda formular
observaciones sobre la misma.
3. La rehabilitacin ser acordada, en su caso, por el Registro de la Propiedad Industrial, sin
perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situacin de caducidad. El reconocimiento y
alcance de tales derechos corresponder a los Tribunales ordinarios.
4. Para que la rehabilitacin sea efectiva, el titular de la patente deber abonar la anualidad
impagada y la sobretasa correspondiente.5

Artculo 118
1. El titular podr renunciar a toda la patente o a una o varias reivindicaciones de la misma.
2. Cuando la renuncia sea parcial, la patente seguir en vigor con referencia a las
reivindicaciones no comprendidas en la renuncia, siempre que puedan constituir el objeto de una
patente independiente y que la renuncia no suponga la ampliacin del objeto de la patente.
3. La renuncia deber notificarse por escrito al Registro de la Propiedad Industrial y se
considerar que ha tenido lugar en el momento de su inscripcin en el Registro de Patentes.
4. No podr admitirse la renuncia del titular de una patente sobre la que existan derechos reales o
licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de
los derechos inscritos.
5. Tampoco podr admitirse la renuncia a una patente cuya titularidad hubiese sido reivindicada
por un tercero sin el consentimiento de ste.6

Duracin
Duran 20 aos, luego son de dominio pblico.

CERTIFICADO DE PROTECCION
Desde que se obtiene una patente de un ingrediente activo hasta que ste se pone a disposicin
del pblico, en forma de medicamento o producto fitosanitario, pueden pasar algunos aos ya
que deben pasar controles por distintos organismos provocando una disminucin del tiempo de
proteccin de la patente, como sabemos 20 aos.

Precisamente por esta razn nace este ttulo de propiedad Industrial que se concede por un plazo
mximo de cinco aos y que despliega sus efectos despus de que la patente ahoya caducado.

Como ejemplo: la solicitud de patente de X compuesto se fecha el 1 de febrero de 2015 y se


aprueba la misma el 5 de febrero de 2016. Los efectos de la proteccin se cuentan desde la fecha
de solicitud por lo que la patente es glica hasta el 1 de febrero de 2035. Pero no es hasta el 1 de
febrero de 2020 cuando se obtiene la autorizacin para la comercializacin. Cuando finalice la
proteccin de la patente (1 de febrero de 2035) entrar en funcionamiento el Certificado
Complementario de Proteccin por cinco aos, es decir hasta 1 de febrero de 2040.
Un CCP confiere los mismos derechos que la patente y protege los productos farmacuticos o
fitosanitarios especficos que, estando previamente protegidos por una patente de base, hayan

5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1986.t11.html
6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1986.t11.html
recibido una autorizacin de comercializacin, as como cualquier uso de los mismos mientras el
CCP est en vigor.7

Artculo 93 - Cualquier inventor domiciliado en el pas que tenga en estudio un proyecto de


invencin y que necesite experimentar o construir algn mecanismo que le obligue a hacer
pblica su idea, podr solicitar un certificado de proteccin que la Oficina competente le
otorgar por el trmino de un ao, previo pago del derecho respectivo.8
DERECHOS CONFERIDOS POR EL CERTIFICADO

Artculo 96 - La posesin de este certificado da a su dueo derecho preferente sobre cualquier


otra persona que durante el ao de proteccin pretenda solicitar privilegios sobre la misma
materia. En todo caso el plazo de duracin de la patente definitiva se contar desde la solicitud
del certificado de proteccin.
Si el poseedor de un certificado de proteccin dejare transcurrir el ao sin solicitar la patente
definitiva, perder el derecho preferente a que se refiere el prrafo anterior.9

MODELOS DE UTILIDAD

Modelos de utilidad

Son ttulos de propiedad industrial que, al igual que las patentes, protegen invenciones, pero de

escaso valor creativo o de innovacin no radical. Por lo general, los modelos de utilidad se

aplican a invenciones de menor complejidad tcnica, razn por lo que se conocen como

"pequeas patentes", "innovaciones de utilidad" o "patentes a corto plazo". Instituto Nacional de

Propiedad Industrial (INAPI), 2013.

En trminos generales, se considerarn como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos,

herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea

reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que sta

produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcin a que son destinados un beneficio, ventaja

o efecto tcnico que antes no tena.

7
Auntie P via photopin cc, 2009, StartUp, Derecho Mercantil, Empresas, recuperado de el blog de Jos mira

8
Propiedad Industrial, Decreto Legislativo, 23/04/1996, N 823
9
Propiedad Industrial, Decreto Legislativo, 23/04/1996, N 823
El registro de un modelo de utilidad es un sistema ms adecuado que la patente si se precisa

proteccin para un producto con un ciclo de vida corto. De esta forma se consideran

instrumentos particularmente adaptados para las pequeas y medianas empresas (PYME) que

efectan mejoras "menores" en productos existentes o adapten dichos productos.

Una vez registrado, todo Modelo de Utilidad deber llevar en forma visible la expresin "Modelo

de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el nmero del registro. Estas indicaciones se podrn poner

en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera

que sea necesario destruirlos para acceder al producto

Una ventaja que tiene la proteccin de una invencin como modelo de utilidad es que puede ser

solicitada proteccin valindose del PCT lo que implica solicitar mediante una nica

presentacin proteccin en pluralidad de pases.

Artculo 97 - Se conceder patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracin o


disposicin de elementos de algn artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto
o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacin o
fabricacin del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
tcnico que antes no tena.10
No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad
Artculo 98 - No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y
materias excluidas de la proteccin por la patente de invencin. Asimismo, no se considerarn
modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o
cualquier otro objeto de carcter puramente esttico.
Normatividad supletoria
En trminos generales, se considerarn como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos,

herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea

reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que sta

10
Propiedad Industrial, Decreto Legislativo, 23/04/1996, N 823
produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcin a que son destinados un beneficio, ventaja

o efecto tcnico que antes no tena. Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 2013. 11

Diseos industriales
Un diseo industrial es un derecho de propiedad industrial, que se concede a su titular para la
explotacin de forma exclusiva y excluyente, durante un plazo mximo de 25 aos, de la
apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se deriva de las caractersticas de
lneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en s o de su ornamentacin.

En otras palabras, protege el aspecto externo de un producto, siempre y cuando quede probado
que dicho aspecto es novedoso y tiene carcter singular.

Un diseo industrial puede consistir en:

Elementos tridimensionales, como la forma de un producto.


Elementos bidimensionales, como los adornos, figuras, lneas o colores del producto.
Una combinacin de elementos, como los mencionados.

Para obtener dicho derecho, el solicitante en Espaa debe presentar su solicitud ante la Oficina
Espaola de Patentes y Marcas.

De todas formas, el diseo no registrado goza de una proteccin provisional durante 12 meses a
partir de la comercializacin de un producto que incorpore el diseo.

Cmo proteger un diseo industrial?


Dependiendo del mbito de actuacin en el mercado del titular de un diseo, puede interesarle
tenerlo protegido en uno u otro mbito.

mbito nacional

Si la empresa tiene slo un mbito nacional de actuacin empresarial, ser suficiente con
disfrutar de un derecho de diseo industrial nacional.

El procedimiento administrativo para la concesin del diseo est recogido en la Ley 20/2003, de
7 de julio, de proteccin jurdica del diseo industrial.

mbito internacional

Para aquellas empresas que pueden tener inters en tener su diseo registrado en algn pas
extracomunitario, las opciones son son:

11
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), 2013.

http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-746.html
a) acudir a la Oficina de registro de ese pas, mediante los servicios profesionales de un
agente de patentes y marcas o un abogado experto y solicitar un diseo como diseo nacional.

b) si el pas en el que est interesado forma parte del Arreglo de la Haya, administrado por
la Organizacin Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), podra acceder a esta va
internacional. Su principal caracterstica es que, mediante una sola solicitud en la que se
designen los pases del Arreglo en los que se tiene inters, el solicitante se dirige a la Oficina
Espaola de Patentes y Marcas, la cual dirigir la solicitud a la Oficina Mundial de la Propiedad
Industrial y sta enviar la solicitud a las distintas Oficinas de Registro de los pases designados.
A partir de aqu, las solicitudes sufrirn suertes distintas, en funcin de cmo se desarrollan los
diferentes procedimientos administrativos de concesin de los diseos en cada Oficina nacional
de registro.12

Artculo 113 - El registro de un diseo industrial conferir a su titular el derecho a excluir a


terceros de la explotacin del correspondiente diseo. En tal virtud, el titular del registro tendr
derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca,
introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseo
industrial.
El registro tambin confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo diseo presente diferencias secundarias con respecto al diseo protegido o cuya
apariencia sea igual a ste.
El titular podr transferir el diseo o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deber
registrarse ante la Oficina competente.13

Qu sucede si no protejo mis diseos industriales?

Si no protege sus diseos industriales no gozar de derechos exclusivos sobre ellos, por lo cual

los competidores podran colocar en el mercado un producto que incorpore su diseo industrial

sin tener que obtener su autorizacin.

Es decir, si un competidor u otra persona, sin su consentimiento, fabrican, venden o importan

productos que ostenten o incorporen un diseo que sea una copia (o fundamentalmente una

copia) de su diseo industrial, usted no tendr medios jurdicos para hacer frente a esa situacin.

Adems, es probable que las copias del dibujo o modelo industrial se vendan a un precio ms

bajo, puesto que los competidores no tienen que recuperar las inversiones realizadas en el

12
http://andema.camaras.org/?q=content/que-es-un-diseno-industrial
13
Propiedad Industrial, Decreto Legislativo, 23/04/1996, N 823
proceso creativo. Ello podra reducir su cuota de mercado para el producto en cuestin y daar la

reputacin de su empresa y de sus productos.

Secretos industriales

Qu son los Secretos Industriales?

Se puede considerar como secreto industrial o empresarial todo conocimiento sobre productos o

procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una

mejora, avance o ventaja competitiva. (hemilio gonzales, 2014)14

La materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en trminos amplios e

incluye mtodos de venta y de distribucin, perfiles del consumidor tipo, estrategias de

publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricacin. Si bien la decisin final

acerca de qu informacin constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada

caso individual, entre las prcticas claramente desleales en relacin con la informacin secreta se

incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de

confianza.

Todas las empresas tienen secretos empresariales. Algunas son sumamente conscientes de la

importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la proteccin de sus secretos contra

toda revelacin que les pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas slo se dan cuenta de que

los secretos empresariales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes,

resultados de investigacin o planes de comercializacin o cuando intenta quedarse con

empleados que tienen valiosos conocimientos.

La utilizacin no autorizada de dicha informacin por personas distintas del titular del secreto

empresarial se considera prctica desleal y violacin del mismo. En nuestro pas la proteccin de

los secretos empresariales de se encuentra regulada en la Ley de Propiedad Industrial, como

parte de las disposiciones especficas sobre la proteccin de la informacin confidencial.


14
http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-832.html
No obstante, existen ciertas condiciones para que la informacin se considere secreto empresarial

y satisfacerlas puede resultar ms difcil y oneroso de lo que parece a primera vista. Si bien

dichas condiciones varan de pas en pas, existen ciertas normas generales que figuran en el

Acuerdo sobre los ADPIC:

(i) La informacin debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni

fcilmente accesible para personas introducidas en los crculos en que normalmente se utiliza el

tipo de informacin en cuestin).

(ii) Debe tener un valor comercial por ser secreta.

(iii) Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta tomadas por la

persona que legtimamente la controla (por ejemplo, mediante acuerdos de confidencialidad).

Artculo 117.- Son susceptibles de proteccin como secreto industrial tanto el conocimiento
tecnolgico integrado por procedimientos de fabricacin y produccin en general como el
conocimiento relativo al empleo y aplicacin de tcnicas industriales, resultantes del
conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carcter
confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o econmica frente a
terceros.15

Registro y transmisin

Transmisin o cesin de uso de secretos industriales

Quien guarde un secreto industrial podr transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El usuario
autorizado tendr la obligacin de no divulgar el secreto industrial por ningn medio, salvo pacto
en contrario con quien le autoriz el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan
conocimientos tcnicos, asistencia tcnica o provisin de ingeniera bsica o de detalle, se
podrn establecer clusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales all
contenidos. Dichas clusulas debern precisar los aspectos que se consideran confidenciales.
Hantke, para quien la transferencia de tecnologa es todo flujo de contenido tecnolgico
(licencias, estudios, cooperacin tcnica, comercio de bienes y equipo e inversin extranjera). De

15
(i) La informacin debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fcilmente accesible
para personas introducidas en los crculos en que normalmente se utiliza el tipo de informacin en cuestin).
(ii) Debe tener un valor comercial por ser secreta.
esta forma, la denominacin transferencia de tecnologa hace referencia a un gnero o
compartimiento en el cual se incluye todo acto por medio del cual se produce una transmisin de
conocimientos (1994).16

QU INFORMACIN ES LA QUE NO SE CONSIDERA COMO SECRETA?

Ahora bien, aunque usted considere que toda la informacin de su negocio es valiosa y de gran
importancia para las operaciones diarias, debe tener en cuenta que no toda la informacin se
considera como secreta. No se considera como secreto industrial aquella que:

Sea del dominio pblico.


Resulte evidente para un tcnico en la materia, con base en informacin previamente
disponible.
Deba ser divulgada por disposicin legal o por orden judicial.

Sin embargo, cuando la informacin es proporcionada por alguien que la tenga en su poder a
cualquier autoridad con el fin de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de autoridad, seguir conservando su carcter de secreta y confidencial.

Registro de los secretos industriales


Segn Prez lvaro (2013) abogado y socio de Demarks&Law todas las empresas tienen secretos
empresariales, pero no siempre son conscientes de su existencia, ni de la importancia de una poltica
que garantice su proteccin, hasta que se producen situaciones perjudiciales por la revelacin o
utilizacin no autorizada de dicha informacin.

Por tanto, es un recurso extraordinariamente valioso y posiblemente infrautilizado que puede


revisarse o incorporarse eficazmente en la poltica empresarial, bajo una estrategia adecuada y un
asesoramiento especializado.17

Debe constar en documento, medios electrnicos, discos pticos, micrifilms, pelculas u


otros similares.
Se transmite a un tercero, pero no divulgarlo salvo pacto en contrario.
Toda persona que por su trabajo conoce de esto no debe divulgarlo, usarlo sin
consentimiento.

Todo secreto industrial debe ser guardado

En un Notario Pblico, en sobre sellado y lacrado. El notario da fe de su contenido.

16
PAIVA HANTKE, Gabriela. Aspectos jurdicos y econmicos de la transferencia de tecnologa. Editorial Jurdica
de Chile. Santiago de Chile. 1991. Pg. 16
17
Archivado en: Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio Organizacin Mundial del Comercio patentes secreto industrial

http://www.economia3.com/2013/12/19/16271-que-es-y-como-se-protege-un-secreto-industrial-en-espana/
Cuando se licencia debe:
- Sealar la confidencialidad del secreto.
- Se debe precisar que aspectos son confidenciales.

Artculo 121.- La proteccin otorgada conforme al artculo 116, perdurar mientras existan las
condiciones all establecidas. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar,
la revelacin, adquisicin o uso de un secreto industrial por parte de terceros, de manera
contraria a las prcticas leales de comercio, ser sancionada por la Comisin de Competencia
Desleal del Indecopi18, en aplicacin del Decreto Ley 26122, previa opinin de la Oficina de
Invenciones y Nuevas Tecnologas, en lo que resulte pertinente.19

LAS MARCAS

Las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los
dems de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta
segn sus intereses.

DE QU SE COMPONEN UNA MARCA?


De acuerdo al artculo 134 de la Decisin N 486, constituye marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacin grfica.

A QU SE REFIERE LA NORMA CON UN SIGNO APTO PARA DISTINGUIR?

Se refiere a que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un
producto o servicio.

Por ejemplo, si tengo varios sacos de papas sin ninguna indicacin en ellos, como consumidor
me es imposible saber a qu proveedor pertenece cada uno. En cambio, si en el mismo supuesto

18
Instituto nacional de la competencia y de la proteccin de la propiedad intelectial
19
Instituto nacional de la competencia y de la proteccin de la propiedad intelectial
anterior, uno de los sacos tiene colocada una imagen , entonces a ese saco s lo puedo
identificar frente al resto gracias al signo que se le ha colocado.

Se refiere a que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un
producto o servicio.

Por ejemplo, si tengo varios sacos de papas sin ninguna indicacin en ellos, como consumidor
me es imposible saber a qu proveedor pertenece cada uno. En cambio, si en el mismo supuesto
anterior, uno de los sacos tiene colocada una imagen , entonces a ese saco s lo puedo
identificar frente al resto gracias al signo que se le ha colocado.

QU SIGNIFICA SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIN GRFICA?

Adems de la distintividad, constituye un requisito esencial del registro el que el signo sea
susceptible de representacin grfica, es decir, que sea perceptible por el sentido de la vista. En
algunos casos la representacin grfica es muy sencilla; por ejemplo, las palabras se representan
grficamente mediante la escritura y las imgenes se representan grficamente mediante dibujos.
Ms compleja es la situacin de los sonidos musicales, que se representan a travs de
pentagramas, mientras que los sonidos no musicales se representan a travs de sonogramas. Sin
embargo, hay signos que todava no se pueden representar grficamente, como los olores, por lo
cual no pueden inscribirse como marcas en el Per.

SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA:


20
En primer lugar, es importante tener en claro los signos que pueden considerarse marcas para
efectos de la legislacin.

De acuerdo al artculo 134 de la Decisin N. 486

20 Informe especial INSTITUTO PACFICO ACTUALIDAD EMPRESARIAL N. 114 Dr. Cristhian Northcote Sandoval Miembro del Staff
Interno de la Revista Actualidad Empresarial PRIMERA QUINCENA - JULIO 2006

*Explicacin de cada artculo por Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos
en el Per
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.

As, podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinacin de palabras.- A este tipo de marcas se les conoce como
denominativas.

b) Las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,


emblemas y escudos.- Si se trata solamente de imgenes sin texto se les conoce como
marcas figurativas. Como ejemplo tenemos las siguientes:

c) Los sonidos y los olores.- Como mencionamos, hay formas de representar grficamente
los sonidos (est registrado, por ejemplo, el sonido de la corneta de DOnofrio), pero para
los olores todava no hay una tecnologa o mtodo que lo represente grficamente segn
los criterios peruanos.21

d) Las letras y los nmeros.- Para que funcionen como marcas normalmente se necesita que
sean aleatorios o arbitrarios con respecto al producto o servicio en el que se van a usar. Si
las letras y nmeros estn relacionados con el producto o servicio es posible que
solamente estn realizando una funcin descriptiva y, por lo tanto, no cumplan con el
requisito de distintividad. Por ejemplo, XL no servira para distinguir ropa porque
describe la talla, pero quizs podra servir para identificar libros, si es que los
consumidores no le atribuyen a XL una finalidad descriptiva.

21
En algunos pases europeos se ha aceptado la inscripcin de olores mediante descripciones realizadas con palabras, pero este mecanismo es muy
discutible tanto desde el punto de vista de la doctrina como de la jurisprudencia extranjera.
e) Un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores.- Es muy complicado
que se conceda como marca un color sin que est delimitado por una forma porque esto le
brindara al titular un control exclusivo excesivamente, perjudicando el mercado.22

Por ejemplo, si alguien obtuviera como marca el color rojo impedira que se use este
color en el trfico comercial, con los graves perjuicios que puede imaginar. Por este
motivo se protege al color que est delimitado por una forma, la misma que puede ser
regular como un crculo, rectngulo, etc. o una forma irregular. Tambin se puede
proteger una combinacin de colores, sin que en este caso sea exigible la existencia de
contornos delineados. En estos casos, no es raro que para registrar marcas consistentes
total o parcialmente en colores se recurra a cdigos internacionales para precisar el color
y tono especfico. El sistema Pantone para la identificacin de colores es el ms
utilizado.

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas.- Cuando la marca consiste en la


forma de un producto o la forma de un envase, estamos ante marcas tridimensionales;
como ejemplos podemos mencionar la forma tridimensional de la botella de Coca Cola y
la forma tridimensional de los chocolates Toblerone.

g) Cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.-


Aunque las combinaciones pueden ser muy variadas, cabe resaltar que las combinaciones
de signos denominativos y signos figurativos reciben el nombre de marcas mixtas.

23CLASIFICACIN DE MARCAS

Ahora bien, dependiendo de su forma de presentacin, las marcas pueden ser clasificadas de la
siguiente manera:

22 Sin embargo, aunque complicado, no es imposible que se proteja un color sin que est asociado a una forma. Un buen ejemplo de ello es el color lila
del chocolate Milka.

* Explicacin de cada artculo por Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos
en el Per.

23
Informe especial INSTITUTO PACFICO ACTUALIDAD EMPRESARIAL N. 114 Dr. Cristhian Northcote Sandoval
Miembro del Staff Interno de la Revista Actualidad Empresarial PRIMERA QUINCENA - JULIO 2006
a. Marcas denominativas.- Son marcas denominativas aquellas que estn constituidas por una
palabra, grupo de palabras o signos escritos.

b. Marcas figurativas.- Son aquellas marcas que estn compuestas por dibujos, figuras o
formas pero sin contener un texto escrito.

c. Marcas mixtas.- Son aquellas que en su composicin presentan elementos denominativos y


figurativos.

d. Tridimensionales: se refieren a aquellos cuerpos que tienen tres dimensiones, alto, ancho y
profundidad, son ejemplos de estas los empaques, las botellas, las cajas, entre otros.

e. Sonoras: son aquellas que estn integradas por un sonido o una meloda que permita al
consumidor asociarlos con un producto determinado

Teniendo en cuenta estas consideraciones cada productor o proveedor podr utilizar una marca
que pueda diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores, lo que implica que su
marca no puede consistir en un signo que sea idntico o similar a otro utilizado por un
competidor.

Adems de agruparlas como marcas denominativas, figurativas, mixtas, sonoras, etc., otras dos
clasificaciones importantes son:

a. Por el significado: signos de fantasa, arbitrarios y evocativos.

Los signos de fantasa son inventados, por lo tanto, no tienen ningn significado. Por
ejemplo, Reebok es una palabra inventada. Las marcas consistentes en signos de fantasa
suelen ser fuertes pues, una vez concedidas, hay pocas posibilidades de que se concedan otras
marcas muy parecidas.

En el caso de los signos arbitrarios, el signo utilizado s tiene un significado, pero se est
utilizando para productos o servicios que no tienen ninguna relacin con el significado del
signo, por ejemplo, la palabra piano es arbitraria para identificar relojes.
Finalmente, en los signos evocativos, el signo sugiere o evoca alguna idea relacionada con el
producto.
Por ejemplo, cardiotina para distinguir medicamentos es un signo evocativo porque la
partcula cardio le sugiere al consumidor que el producto est relacionado con el corazn;
sin embargo, son signos dbiles en tanto van a soportar otros signos que tambin utilicen una
partcula igual o semejante (por ejemplo cardiamut).

b. Por el elemento a ser distinguido: marcas de producto y marcas de servicio.

24
Todos los productos y servicios estn agrupados en un Tratado Internacional conocido
como la Clasificacin de Niza. En el caso de las marcas que identifican productos, todos los
bienes estn contenidos entre las Clases 1 y 34 de la Clasificacin Internacional de Niza. Por
su parte, en las marcas de servicio, los servicios se encuentran contemplados dentro de la
Clasificacin de Niza entre la Clase 35 hasta la Clase 45.

Cuando se solicita la inscripcin de una marca se debe sealar qu producto(s) o servicio(s)


se desean distinguir con la marca solicitada y tambin debe indicarse a qu clase(s)
pertenece.

25 BSQUEDA DE ANTECEDENTES

Para evitar el rechazo de la solicitud, as como para prever posibles conflictos, es recomendable
que antes de iniciar el trmite de registro se efecte una bsqueda de antecedentes que permita
determinar si existen registros de marcas idnticos o similares al signo que se desea inscribir.

Para ello, se puede solicitar ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI una bsqueda
de antecedentes, tanto de marcas denominativas como figurativas, cuyos resultados permitirn
evaluar si la marca que se desea registrar tiene antecedentes de marcas idnticas o similares que
impidan su registro.

24
La clasificacin NIZA es la clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas,
establecida por el Arreglo de Niza, agrupa a los productos y servicios por clases. Su finalidad es establecer criterios
de orden y uniformidad con los dems pases que la utilizan. Esta clasificacin cuenta con 45 clases (34 clases de
productos y 11 de servicios). Fuente INDECOPI Preguntas frecuentes.
25
Informe especial INSTITUTO PACFICO ACTUALIDAD EMPRESARIAL N. 114 Dr. Cristhian Northcote Sandoval
Miembro del Staff Interno de la Revista Actualidad Empresarial PRIMERA QUINCENA - JULIO 2006
PROHIBICIONES DE REGISTRO

Existen prohibiciones absolutas, que principalmente son las que se encuentran fuertemente
relacionadas con la incapacidad del signo por s solo de cumplir con el requisito de distintividad.
Tambin existen prohibiciones relativas que, en general, estn relacionadas con la afectacin de
derechos de terceros.

PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO


26
La lista completa se encuentra en el artculo 135 de la Decisin N 486, pero para efectos de
esta explicacin solamente abordaremos algunas de estas. De acuerdo a estas prohibiciones, no
se pueden registrar los signos que:

A. Carezcan de distintividad. Como ya fue mencionado previamente, es indispensable que el


signo sea distintivo o no podr ser objeto de registro.

B. Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en


formas o caractersticas impuestas por la naturaleza o la funcin de dicho producto o del
servicio de que se trate. Como sabemos, existen los signos tridimensionales que consisten en
la forma del producto o del envase que contiene al producto. Si la forma que se pretende
registrar es de uso comn, entonces no cumple con el requisito de la distintividad, pues no
sirve para identificar un producto o servicio. Si se otorgara como marca una forma usual, eso
perjudicara el comercio porque nadie podra utilizarla sin autorizacin del titular; por
ejemplo, en el terreno farmacutico muchas cpsulas o pastillas tienen formas idnticas o
comunes, por lo tanto esa forma no se la puede apropiar nadie.

Este inciso tambin precisa que la forma podra ser una impuesta por la naturaleza o por la
funcin; por ejemplo, la forma esfrica de una pelota no puede ser otorgada en exclusividad
porque viene impuesta por la naturaleza y, si pensamos en una forma impuesta por la funcin,
podemos sealar el caso de la forma de un paraguas.

26
Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Per.
*Explicacin por Alfredo Marav Contreras.
Es necesario tomar en cuenta que se hace uso de la palabra exclusivamente, por lo cual, si
se realizan variaciones a una forma usual, a una forma impuesta por la naturaleza o a una
forma impuesta por la funcin, s podra llegar a ser distintiva.

C. Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o
tcnica al producto o al servicio al cual se aplican. Esta prohibicin se relaciona mucho
con las patentes de modelos de utilidad, que son derechos de exclusiva que se otorgan por 10
aos no renovables para aquellas mejoras que se realizan a los objetos. Como el derecho
exclusivo que otorgan las marcas es indefinido, lo que no se desea es que por esta va se
ample el plazo de proteccin que otorgan las patentes de modelos de utilidad.

27
Nuevamente, la palabra exclusivamente es clave para que se aplique esta prohibicin pues
la forma tiene que derivarse exclusivamente de una ventaja funcional o tcnica.

D. Consistan exclusivamente en un signo o indicacin que pueda servir en el comercio para


describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrfica, la poca de
produccin u otros datos, caractersticas o informaciones de los productos o de los servicios
para los Cules ha de usarse dicho signo o indicacin, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios. Este caso se refiere a la prohibicin de registrar
signos exclusivamente descriptivos del producto o servicio. De esta manera, si el signo
solamente est realizando una funcin descriptiva, entonces no est identificando el producto
o servicio, solo est otorgando informacin sobre sus caractersticas, las cules deben
mantenerse de libre acceso para todos los que comercializan dicho producto servicio.

28
Varias cuestiones se deben precisar respecto de esta prohibicin:

Para que le signo sea exclusivamente descriptivo, debe informar de manera directa sobre
las caractersticas del producto o servicio (responder a la pregunta cmo es?), por
ejemplo, Tinto o Tintito para vinos es exclusivamente descriptivo.

27
Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Per.
*Explicacin por Alfredo Marav Contreras.

28
Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Per.
*Explicacin por Alfredo Marav Contreras
El signo ser exclusivamente descriptivo en relacin con un producto o servicio en
particular; retomando nuestro ejemplo anterior, Tinto podra ser usado para pizarras sin
que se considere descriptivo.

Tampoco es exclusivamente descriptivo el signo si se le aaden otros elementos que en


conjunto hagan de este lo suficientemente distintivo; por ejemplo, si se escribe Tinto
para vinos pero usando una grafa (caligrafa) especial y elementos figurativos que lo
acompaen, cabe la posibilidad de que sea registrado si se considera que ha evitado ser
exclusivamente descriptivo.

No deben confundirse los signos descriptivos con los signos evocativos. Si la


informacin que proporciona el signo es indirecta, vale decir, si requiere un esfuerzo
imaginativo para formar una asociacin con el producto o servicio; entonces el signo es
evocativo y puede ser concedido.

Tambin es necesario resaltar que no solamente las palabras son exclusivamente


descriptivas, cualquier signo puede caer en esta categora; por ejemplo, la imagen de un
racimo de uvas tintas (moradas) para vinos sera descriptiva.

Es comn que se soliciten palabras descriptivas en idiomas distintos al castellano. Por


ejemplo, cotton para ropa de algodn. En este caso, la posibilidad de que se registre
depende mucho de: a) si es un trmino entendible por el consumidor medio (promedio)
del mercado correspondiente, no se puede registrar; y b) si es un trmino que el
consumidor promedio del sector no comprende, hay que verificar que sea un trmino que
no obstaculice el comercio para los empresarios. Asumiendo que cotton est en el
primer supuesto, goose feathers para almohadas, estara en la segunda situacin
descrita, pues aunque no sea conocido por el promedio de consumidores, no podra
concederse, ya que otorgar exclusividad limitara la importacin de los productos
elaborados de plumas de ganso.

Este inciso hace referencia a tipos de signos descriptivos de calidad, de cantidad, de


origen geogrfico, de valor, de poca de reproduccin, de expresiones laudatorias
(expresiones de autoalabanza) y la lista no es cerrada. Como ejemplos de stas tenemos:
docena, metro, litro, kilo (cantidad); excelente, supremo, extraordinario (calidad); enero,
febrero, 1979 (poca de reproduccin); caro, barato, econmico, dlar (valor); made in
taiwan (origen geogrfico), after shave (destino), sper, incomparable (laudatorio).

Respecto a la indicacin de procedencia geogrfica, es necesario precisar que la


posibilidad de que sea utilizada para un producto o servicio depende mucho de si el rea
geogrfica guarda o no relacin con el producto o servicio que se quiere distinguir. Por
ejemplo, si para distinguir tejas (el dulce) solicito Tejas Ica no tendr xito en el pedido
porque Ica es una regin tpica de las tejas; en cambio, puedo exitosamente solicitar
Tejas Hunuco porque Hunuco es arbitrario para las tejas.

E. Consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el nombre genrico o tcnico del
producto o servicio de que se trate. Nuevamente, la palabra clave es exclusivamente, ya
que si no estamos ante un signo exclusivamente genrico, es posible la inscripcin del
registro.

Para que el signo sea exclusivamente genrico solo debe informar sobre el gnero, especie o
naturaleza del producto o servicio (responder a la pregunta qu es?). Por ejemplo, las
palabras Zapato, Zapatito o Calzado solicitados para zapatos son exclusivamente
genricas, sin embargo, si utilizamos Zapato para distinguir restaurantes, esto convierte al
signo en arbitrario y ya no cae en esta prohibicin. La misma situacin ocurre si en lugar de la
palabra zapato empleamos una imagen de calzado.

No es exclusivamente genrico, el signo, si se le aaden otros elementos que, en conjunto,


hagan el signo lo suficientemente distintivo (por ejemplo, la grafa especial o el
acompaamiento de elementos figurativos). Incluso la combinacin de varios signos que no
son por s solos distintivos, en su conjunto, podran serlo.

Finalmente, si la palabra que se quiere registrar es genrica, pero est escrita en otro idioma,
se debe tomar en cuenta si es entendible por el consumidor medio del mercado
correspondiente y si debe ser dejada libre para no obstaculizar el comercio realizado por los
proveedores.

F. Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacin comn o usual del


producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pas. En la
Decisin N 486 se han dispuesto dos incisos independientes: uno, para prohibir el registro
de signos genricos y, otro, para prohibir el registro de designaciones comunes. En doctrina,
generalmente, ambos supuestos se engloban dentro de la categora de signos genricos. Los
signos exclusivamente comunes o usuales se refieren a formas de referirse al bien o servicio
que posiblemente no est en el diccionario, por ejemplo TABA para zapato.

G. Puedan engaar a los medios comerciales o al pblico, en particular sobre la procedencia


geogrfica, la naturaleza, el modo de fabricacin, las caractersticas, cualidades o aptitud
para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Es lo que se conoce como la
prohibicin de signos engaosos. Para que se configure un engao, la informacin debe ser
falsa y debe ser susceptible de inducir a error; en otras palabras, no basta que la informacin
falte a la verdad, sino que adems debe ser informacin relevante para la adquisicin.

En el engao no se evala cmo se usa el signo en el mercado pues el anlisis ocurre en


abstracto, es decir, slo se analiza la relacin del signo con el producto o servicio que se quiere
distinguir. Por ejemplo, Lecherita ser un signo engaoso si lo quiero usar para distinguir
margarina o cualquier otro producto que no tenga leche; de igual modo, por la procedencia
geogrfica, si indico en mi solicitud que quiero usar Argentina para distinguir carne peruana,
esto sera engaoso.

En cambio si la informacin no es relevante, no se produce el engao, por ejemplo, puedo


solicitar exitosamente Argentina para productos de limpieza.

H. Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden pblico o a las buenas costumbres. Siempre se
trata de una prohibicin que genera mucho debate en cuanto a su aplicacin porque la moral,
el orden pblico y las buenas costumbres (a diferencia de la ley) son conceptos jurdicos
indeterminados.

Normalmente se entiende por orden pblico a los principios e instituciones esenciales a una
sociedad, de modo que no pueden ser violentados sin resquebrajar toda la columna vertebral del
sistema jurdico existente. Por su parte, la moral pblica suele ser definida como los valores de
una sociedad en un espacio y tiempo determinados.

Finalmente, las buenas costumbres pueden entenderse como la forma correcta de comportarse de
acuerdo a una sociedad en un tiempo determinado, incluso pueden estar relacionadas con alguna
tradicin. Por ejemplo, podra entrar en esta prohibicin si se solicitara como marca la esvstica
nazi.

ES POSIBLE SUPERAR ESTAS PROHIBICIONES?

29
S, sin perjuicio de las prohibiciones descritas, existe un mecanismo para superar algunas de
ellas, conocido como el secondary meaning o significado secundario. Este puede ser
empleado para las prohibiciones de falta de distintividad (inciso b), signos exclusivamente
descriptivos (inciso e), signos exclusivamente genricos (inciso f), signos exclusivamente
conformados por designaciones usuales (inciso g) y para el caso de un color asilado que no est
delimitado por una forma (inciso h).

El secondary meaning significa que el solicitante puede demostrar que ha utilizado de manera
constante su signo y, pese a que el signo no podra ser normalmente registrado debido a las
prohibiciones, ese uso constante le ha brindado aptitud distintiva al signo. En pocas palabras, el
empresario logr posicionar su signo en el mercado para que funcione como marca, para que
identifique un origen empresarial. Cabe mencionar que es una prueba bastante difcil de lograr.

PROHIBICIONES RELATIVAS DE REGISTRO


La lista completa se encuentra en el artculo 136 de la Decisin N 486, pero para efectos de la
explicacin analizaremos solamente dos de las prohibiciones relativas ms importantes, el inciso
a referido a marcas normales y el inciso h referido a marcas notoriamente conocidas. En tal
medida, no se pueden registrar signos que:

a) Sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o


registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o de asociacin.

En esta prohibicin se aborda el caso en el cual se est tratando de registrar un signo y ya exista
una marca registrada o solicitada con la cual se entra en conflicto.

La proteccin se otorga a la marca inscrita frente a la marca solicitada, pero para ello se deben
dar los siguientes requisitos: a) las marcas en conflicto deben ser idnticas o semejantes y b) los

29
Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Per.
*Explicacin por Alfredo Marav Contreras.
productos o servicios que se quieren distinguir con la marca solicitada deben ser idnticos o
semejantes.

30CMO SE DETERMINA LA IDENTIDAD O SEMEJANZA ENTRE LOS SIGNOS


EN CONFLICTO?

Desde el artculo 45 al 49 del Decreto Legislativo N 1075, se sealan los criterios para
determinar la semejanza entre los signos. Los elementos bsicos o principales para determinar la
semejanza entre cualquier tipo de signo son:

La apreciacin sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto, y con mayor


nfasis en las semejanzas que en las diferencias. Aqu se toma en cuenta, por ejemplo, la
cantidad de slabas, la similitud de vocales y consonantes, los prefijos y sufijos, etc., as
como, los grficos y tipos de letras, si los hubieren.

Se debe tener claro que las marcas no se perciben en el mercado de manera simultnea,
sino que, normalmente, se ven los signos de manera sucesiva (primero uno y despus
otro), por eso, se toma como referencia el aspecto en conjunto de ambos signos, porque el
consumidor tendr un recuerdo ms o menos vago (no detallado) del signo que ha visto.

El grado de percepcin del consumidor medio. Esto se refiere a que, en el anlisis, la


autoridad debe colocarse en los zapatos de un consumidor promedio del sector para
determinar si los signos son confundibles. Normalmente, si el producto es de consumo
masivo (como, por ejemplo, galletas), el grado de percepcin del consumidor medio es
bajo, es decir, no presta una detenida atencin. En cambio, el promedio de los que
compran bienes no masivos (por ejemplo, automviles), por lo general, tiene un grado de
atencin elevado, ya que se presta mucha atencin a los vehculos, sus marcas y a sus
principales caractersticas.

La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercializacin o prestacin,


respectivamente. En realidad, aunque la norma lo seala como un criterio para determinar
la semejanza de los signos, lo apropiado es tomarlo en cuenta para determinar la
semejanza de los bienes, no de los signos.

30
Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Per.
*Explicacin por Alfredo Marav Contreras.
Este criterio es muy importante para analizar el riesgo de confusin pues, en ese caso, se
toma en cuenta si los productos o servicios son idnticos o similares, es decir, se utiliza el
Principio de Especialidad. Lo que se hace es comparar entre los productos y servicios, su
finalidad (para qu se usa?), naturaleza (forman parte del mismo gnero?), conexin
(son sustitutos o complementarios?), canales de comercializacin (se venden en los
mismos lugares?) y sectores de consumo a los que van dirigidos (los compran las
mismas personas?).

El carcter arbitrario o de fantasa del signo, su uso, publicidad y reputacin en el


mercado. Los signos evocativos, por ser dbiles, deben aceptar que hayan signos algo
semejantes; en el otro extremo, se encuentran los signos de fantasa, en los cuales
cualquier semejanza parecer un intento de copia. Los signos arbitrarios no se consideran
ni fuertes ni dbiles.
El carcter arbitrario o de fantasa del signo, su uso, publicidad y reputacin en el
mercado. Los signos evocativos, por ser dbiles, deben aceptar que hayan signos algo
semejantes; en
el otro extremo, se encuentran los signos de fantasa, en los cuales cualquier semejanza
parecer un intento de copia. Los signos arbitrarios no se consideran ni fuertes ni dbiles.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el uso, publicidad y reputacin son intensos, pueden
hacer ms fuerte al signo y, de hecho, por eso existe la figura del secondary meaning.
Tambin por este motivo existe la figura de la marca notoria, que tiene una proteccin
reforzada o especial. Sin embargo, incluir estos factores para determinar la
confundibilidad entre marcas normales no parece muy apropiado; quizs eso explique por
qu esta parte del enunciado no suele utilizarse.

Si el signo es parte de una familia de marcas. La familia de marcas se refiere a que tres o
ms marcas de un mismo titular comparten un mismo prefijo o sufijo; el mejor ejemplo
es el prefijo nes que acompaa a todas las marcas de la empresa Socit des Produits
Nestl S.A. Cabe sealar que la partcula debe por s sola debe identificar un origen
determinado, por lo tanto, si la partcula fuera, por ejemplo genrica, no servira para
formar una familia de marcas.
Se toma en cuenta este criterio en la confundibilidad porque las familias de marcas
ayudan a mejoran la recordacin y identificacin empresarial, de modo que, si el prefijo o
sufijo es copiado, afecta esa posibilidad de identificar la marca y puede creerse que tiene
un origen distinto al verdadero.
Adems de los mencionados criterios generales, existen dos que son tambin muy
importantes, que, dependiendo del caso en concreto, se suelen tomar en cuenta para los
signos denominativos, figurativos y mixtos:

La semejanza grfica y fontica. La semejanza grfica se aprecia tanto en las palabras


como en los signos figurativos y mixtos; se trata de determinar el nivel de semejanza en
cuanto a su aspecto visual. En la semejanza fontica se toma en cuenta la pronunciacin,
no es extrao que a este elemento se le brinde preponderancia, ya que se reconoce que en
el mercado los consumidores hacen referencia a las marcas por su designacin verbal.

La semejanza conceptual. Es posible que los signos en conflicto tengan o no tengan algn
significado. Por ejemplo, entre Pino y Pito existen semejanzas grficas, una menor
semejanza fontica y ninguna semejanza conceptual; por lo tanto, posiblemente podran
coexistir para un mismo producto o servicio.

h) constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o transcripcin, total o


parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible
de causar un riesgo de confusin o de asociacin con ese tercero o con sus productos o
servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucin de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario

Esta prohibicin se refiere a la proteccin reforzada o especial que se brinda a las marcas
notoriamente conocidas. 31

Se denominan marcas notoriamente conocidas a aquellas que son ampliamente conocidas en su


sector econmico de influencia en razn de factores como su uso intensivo o por la gran cantidad
de publicidad o inversin realizada, de modo que superan el nivel de conocimiento que tiene una

31
La Decisin 486 solamente hace referencia a signos notoriamente conocidos, sin sealar diferentes niveles de proteccin de acuerdo al grado de
notoriedad. En doctrina (y en pases que no pertenecen a la CAN) s se reconocen grados de notoriedad y diferentes niveles de proteccin segn cada
grado, por ejemplo se habla de marcas notorias, marcas renombradas y marcas de alta reputacin, aunque tambin existe otra clasificacin que las
divide en marcas notorias, marcas clebres y marcas mundiales.
marca normal. Por ejemplo, los productos de consumo masivo (imaginemos galletas) debern
demostrar una notoriedad que abarque toda o casi toda la poblacin, pero los productos
especializados (imaginemos un dispositivo para buscar petrleo) solamente deben demostrar
amplio conocimiento entre los consumidores y proveedores de su sector econmico
correspondiente.
Los datos que se aporten sobre la utilizacin o promocin de la marca para demostrar notoriedad
no necesariamente deben restringirse a Per, pues la informacin puede provenir de cualquier
pas miembro de la Comunidad Andina o incluso de algn pas que no forme parte de ella.
No existe un procedimiento donde exclusivamente se solicite que se declare la notoriedad de una
marca, en cambio, la notoriedad se utiliza como argumento en los procedimientos de oposicin
(al
registro), infraccin (por el uso), en la nulidad y en la cancelacin de marca. Cabe resaltar que la
condicin de marca notoria debe probarse en cada oportunidad en la que se alega ya que es una
condicin variable en el tiempo. 32

Como hemos mencionado previamente, las marcas notorias rompen el principio de


especialidad13; con lo cual, se les puede proteger, incluso, si no existe relacin entre los
productos o servicios que se encuentran en conflicto.
En consecuencia, con respecto al riesgo de confusin en las marcas notorias, en teora, segn lo
afirmado por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI y el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, las marcas notorias se protegen frente al riesgo de confusin,
incluso, si los productos y servicios en conflicto no estn vinculados. En la prctica, tanto la
Direccin de
Signos Distintivos como el Tribunal an consideran la relacin entre productos o servicios como
un elemento importante para determinar el riesgo de confusin en marcas notorias.

Las marcas notorias tambin se protegen contra el riesgo de dilucin y el riesgo de


aprovechamiento injusto del prestigio.

El riesgo de dilucin se refiere a la posibilidad de que un signo notoriamente conocido pierda su


fuerza distintiva (se diluya) a consecuencia de que un signo igual o semejante al signo notorio
sea registrado para productos o servicios que no estn relacionados con los productos o servicios
que identifica la marca notoria. En pocas palabras, se reconoce que se rompe la identificacin del

32
En la prctica, suele aceptarse como argumento importante (adems de presentar otras pruebas) que en un pronunciamiento anterior y reciente se
haya declarado la notoriedad.
signo notorio con el producto/servicio cuando el signo notorio se asocia con mltiples
productos/servicios.

El riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo es la posibilidad de que un tercero se
aproveche indebidamente del prestigio que tiene un signo notoriamente conocido, cuando el
tercero registra un signo idntico o similar al notorio, para productos o servicios que no tengan
conexidad con los que identifica el signo notoriamente conocido. Por ejemplo, imagine una
marca notoria x para zapatillas y un competidor que desea registrar la marca (x) para vasos.
Los vasos y las zapatillas no guardan conexidad, pero podra ser que el competidor est pidiendo
la marca (x) para vasos con el objetivo de que la gente los compre pensando que tienen un
prestigio similar a las zapatillas de marca x. 33

LEMAS COMERCIALES

El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. En

consecuencia, solamente puede ser denominativo, son protegidos por la ley.

Acompaa a la marca y acenta su capacidad distintiva. Otorgan publicidad a una marca.

Publicitan, identifican por el vnculo de marca y el pblico.

Su vigencia y transferencia rige por 10 aos, renovables. Se registran siempre que no

perjudiquen a otros productos. Cuando se vende o traspasa la marca corre la misma suerte el

lema por estar ligado. Es como nombre y apellidos del producto.

33
Alfredo Marav Contreras Articulo Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Per.
*Explicacin por Alfredo Marav Contreras.
Un lema comercial es un signo distintivo consistente en una palabra, frase o leyenda que se

utiliza como complemento de una marca para reforzar su recordacin. Es lo que se conoce

comnmente como slogan. 34

SIGNOS DISTINTIVOS

1. Marcas

2. Lemas comerciales

3. Nombres comerciales

4. Denominaciones de origen

Segn Barreda Moller: La marca representa el nombre con el que un producto

llega al mercado. Es a travs de un nombre, smbolo, diseo o una combinacin

de estos con el cual el mercado identifica y diferencia a un producto de otro,

disponibles al consumidor.

De ah parte la relevancia que tiene el proteger los bienes intangibles del patrimonio empresarial.

Nuestros servicios en esta rea incluyen el trmite de registros y renovaciones, oposiciones,

acciones de infraccin y de competencia desleal. As mismo, acuerdos de coexistencia, otros

acuerdos transaccionales, convenios de licencias y franquicias, adems de la proteccin de

nombres de dominio.

DIFERENCIAS ENTRE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES

- El lema se diferencia de la marca principalmente en que solo puede consistir en una

palabra, fraseo leyenda y no en figuras o sonidos. Dada su misin publicitaria de la marca

a la cual se asocia, es normalmente sugestivo de las caractersticas de la marca. Por ello

es comn que consista en una frase o en una leyenda.

34
Super Intendencia de industria y Comercio de Colombia. Web: http://www.sic.gov.co/
- Es importante tener en cuenta que siempre es accesorio a la marca, es decir, es necesario

que la marca que identifica el producto o servicio este registrada.

EL REGISTRO DE MARCAS, LEMAS, NOMBRES COMERCIALES EN INDECOPI

Artculo 75.- Registro de lema comercial

El registro de un lema comercial se conceder por un perodo de diez (10) aos renovables,

contados a partir de su concesin. La cancelacin, nulidad o caducidad del registro de la marca

a la que se vincule el lema comercial, determinar tambin la cancelacin, nulidad o caducidad

del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo sealado en el prrafo anterior.

Con una marca registrada, usted puede generar nuevas oportunidades de negocio a travs de

franquicias y licencias de uso o utilizarla como garanta para obtener un crdito. El registro de

marcas est a cargo de la Direccin de Signos Distintivos del INDECOPI.

Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas y marcas

de certificacin, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (uno de los cuales

servir de cargo). Se debe indicar los datos de identificacin del solicitante (incluyendo

su domicilio para que se le remitan las notificaciones).

- En caso de contar con un representante, se deber indicar sus datos de identificacin y su

domicilio ser considerado para efecto de las notificaciones. Consecuentemente, ser

obligatorio adjuntar los poderes* correspondientes.

- Indicar cul es el signo que se pretende registrar. Si ste posee elementos grficos, se

deber adjuntar su reproduccin (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm

de ancho y a colores, si se desea proteger los colores).


- Determinar expresamente cules son los productos, servicios o actividades econmicas

que se desea registrar, as como la clase o clases a la que pertenecen (Clasificacin de

Niza).

- En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos o servicios se deben indicar

agrupados por clase, precedidos por el nmero de clase correspondiente y en el orden

estipulado por la Clasificacin de Niza.

- De ser necesario, se deber manifestar la prioridad que se reivindica. En esta situacin

particular, se adjuntar la copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la

autoridad que la expidi, de ser el caso, traducida al espaol.

- Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo es equivalente al

14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada. El monto (S/.

534.99 nuevos soles) se cancelar en la Caja del INDECOPI. Por cada clase adicional, el

pago del derecho de trmite ser de S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al 14.81% de la

Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Se deber tener en cuenta, adems, ciertos requisitos adicionales en los siguientes supuestos:

Marcas colectivas y Marcas de certificacin: Se acompaar tambin el Reglamento de uso

correspondiente.

Nombre comercial: Se sealar fecha de primer uso y se acompaar los medios de prueba que

la acrediten para cada una de las actividades que se pretenda distinguir.35

Lema comercial: Se indicar el signo al cual se asociar el lema comercial, indicando el nmero

de certificado o, en su caso, el expediente de la solicitud de registro en trmite36

MARCAS COLECTIVAS

35
Segn Pymex: https://pymex.pe/marketing/marca/el-registro-de-marcas-lemas-nombres-comerciales-en-indecopi
36
Indecopi.gob.pe
Sirve para distinguir el origen o cualquier caracterstica comn de productos o servicios de

empresas diferentes, que utilizan la marca bajo control del titular.

Lo solicitan la marca colectiva los productores, los fabricantes, los prestadores de servicios,

organizaciones o grupos de personas para distinguir sus productos

Las marcas colectivas comnmente pertenecen a una agrupacin de empresas. Su uso est

reservado a los miembros de la asociacin y distingue a los bienes o servicios de sus integrantes,

de aquellos bienes o servicios similares de personas ajenas a la asociacin.

La funcin de la marca colectiva es informar al pblico acerca de las caractersticas del producto

para el cual se usa la marca. Asimismo, se permite que los miembros de la asociacin utilicen

junto a la marca colectiva, sus marcas individuales (que los diferencia entre si). Por ejemplo, en

una asociacin de arquitectos o ingenieros, un miembro puede usar el logo de la asociacin, as

como su propia marca.37

VENTAJAS

Reducen los gastos de registro de marcas.

Se enfrenta al mercado en forma conjunta, obligndose a contar con una estrategia

comn.

La marca es explotada y promocionada por varias personas.

37
Obtenido de: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-colectiva
El uso comn de una marca obliga a unificar la calidad y caractersticas de los productos

marcados.

Emplear una marca colectiva no impide utilizar marcas individuales o propias

La utilidad es mayor.

Se hace ms difcil la usurpacin.

El comprador no engaado por falsos productos.

Tiene las mismas ventajas que las marcas individuales.

DESVENTAJAS

Al exportar son fcil de imitarse y falsificarse.

La marca en algunos pases es distintiva y contradice con su eleccin.

Cuando uno de los miembros da mal servicio, puede contagiar a los dems productos.

MARCAS DE CERTIFICACION

Autentica el origen, los componentes, la calidad y otros factores de los productos y servicios. No

pueden ser marcas de certificacin las de denominacin de origen. El titular de la marca de

garanta es en verdad un certificador de normas de calidad.

Es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado, elaborado por el

propietario de la marca, son de determinado origen, manufactura, calidad u otra caracterstica.

Las marcas certificadas slo pueden ser usadas de conformidad con estndares definidos, por

ejemplo, la norma ISO 9000.

La mayor diferencia entre una marca colectiva y una certificada es que la primera slo puede ser

empleada por los miembros del ente titular, mientras que la segunda puede ser utilizada por todo
aquel que cumpla con los estndares definidos. Adems, la marca de certificacin no puede ser

adoptada en los productos o servicios de su titular.38

NOMBRES COMERCIALES

El Nombre Comercial tiene por objeto distinguir a la persona natural o jurdica que realiza una

actividad econmica.

Por ejemplo, un nombre comercial distingue al comerciante en su nocin amplia (el comercio tal

como est concebido en el Cdigo de Comercio y en la Ley General de Sociedades, que incluye

a las ramas de la industria, minera, entre otros), no al producto que fabrica, comercializa o al

servicio que presta.

Todo nombre comercial tiene proteccin; sin embargo, tiene una diferenciacin en su tratamiento

a diferencia de las marcas, es el de que dichos signos no necesitan del registro para su proteccin

jurdica, sino que basta nicamente que stos sean usados.

Dado el alto nmero de establecimientos comerciales de muy distintas categoras, rea de

influencia y podero econmico se presenta esta ausencia de obligatoriedad registral que es una

de las caractersticas que lo difieren de la marca, es decir, que el nombre comercial solo tiene

carcter declarativo.

Adems, dependiendo de la legislacin interna de cada pas podrn exigir la prueba de su uso, lo

que resulta lgico en caso de controversia.39

DENOMINACION DE ORIGEN

38
Obtenido de: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-de-certificacion
39
Obtenido de: http://signosdistintivos.blogspot.pe/2010/07/delimitacion-entre-la-marca-tradicional.html
Es la que utiliza una regin o lugar geogrfico del pas para distinguir un producto originario del

mismo y cuya calidad o caracterstica se deben esencialmente a los factores naturales y humanos

del lugar.

Se deben autorizar a los que se dediquen a la extraccin, produccin o elaboracin de productos

como de origen de un lugar; realicen dicho trabajo en una jurisdiccin y cumplan con los

requisitos establecidos.
REFERENCIAS

1. Propiedad Industrial, Decreto Legislativo, 23/04/1996. Nro. 823 obtenido de:


http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe008es.pdf
2. http://www.protlcuem.gob.mx/swb/work/models/Protlcuem/Resource/39/1/images/JCMorales .pdf
3. http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_propiedad_industrial.Conceptos_b%C3%A1sicos
4. Segn Barreda Moller: http://www.barredamoller.com/areas-de-trabajo/marcas-nombres-
comerciales-lemas-comerciales/
5. Super Intendencia de industria y Comercio de Colombia. Web: http://www.sic.gov.co/
6. Segn Pymex: https://pymex.pe/marketing/marca/el-registro-de-marcas-lemas-nombres-
comerciales-en-indecopi
7. Indecopi.gob.pe
8. Obtenido de: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-colectiva
9. Obtenido de: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-de-certificacion
10. Obtenido de: http://signosdistintivos.blogspot.pe/2010/07/delimitacion-
entre-la-marca-tradicional.html
11. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
12. http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-propertyvalue-909.html
13. http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-618.html
14. Alfredo Marav Contreras: Introduccin al Derecho de los Marcas y otros Signos
Distintivos en el Per.
15. Informe especial INSTITUTO PACFICO ACTUALIDAD EMPRESARIAL
N. 114 Dr. Cristhian Northcote Sandoval Miembro del Staff Interno de la
Revista Actualidad Empresarial PRIMERA QUINCENA - JULIO 2006
16. Boletn INDECOPI - Posicionando tu negocio: El registro de marcas
17. DECISION 486 - Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial
18. DECRETO LEGISLATIVO N 1075
19. Pgina oficial de Indecopi www.indecopi.gob.pe
20. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DECRETO LEGISLATIVO 823 Decreto
Legislativo del 23 de abril de 1996 (publicado el 24 de abril de 1996)