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Anotaciones
De los tomos a lo digital 3
Consulta en lnea al jefe de registradores 4
Legalizacin de libros mercantiles 5
Personas Jurdicas ayer y hoy 6
Crear Empresa: fcil, rpido, seguro,
sin filas ni atrasos y sin papel 7
En esencia
Aspectos por considerar en la constitucin de asociaciones 9
Acuerdos de coexistencia marcaria entre comerciantes,
y el riesgo de asociacin en los consumidores 17
Normativa
Temas Varios
CIRCULAR DRPJ -005-2013
07 de octubre de 2013 30
Materia Registral Comentario
Revista del Registro Nacional
Ao 11 / No1
Consejo Editorial
Luis Jimnez Sancho
Jaime Weisleder Conmemoramos 150 aos
Oscar Rodrguez
Mauricio Soley de la funcin registral en Costa Rica
Redaccin
Rose Marie Thomas
Cecilia Jimnez
Con mucho entusiasmo, presenta- destinamos a los Registros de
Diseo grfico mos el primer nmero de la revista Bienes Muebles, Personas
Jacqueline Jones Materia Registral, del presente Jurdicas y Propiedad Industrial,
Fotografa
ao, fecha en la que siempre con temas inditos y de
Rose Marie Thomas conmemoramos el 150 aniversario sumo inters para todos ustedes.
de la funcin registral en Costa Comentamos la Ley de Garantas
Rica. Mobiliarias, tambin, los aspectos
Colaboradores
Rosaura Rosales Castillo
A lo largo de este siglo y medio de a considerar en la constitucin de
Ileana Murillo Mass quehacer en esta importante tarea, asociaciones, adems, aspectos de
Guiselle Arce Orozco hemos dado pasos de gigante en inters general del Registro de
Rubidia Sandoval Rodrguez cuanto a las diversas labores que Personas Jurdicas y finalizamos
Marvin Chavarra Flores nos ocupan por mandato legal. con el tema de acuerdos de
Henry Jara Sols Nuestro propsito bsico como es coexistencia marcaria entre
Marco A. Murillo Montero sabido de todos, es registrar en comerciantes y el riesgo de
Karen Len Sols forma eficaz y eficiente, los asociacin en los consumidores.
Nuria Caldern Montero documentos que se presenten para
Gabriela Ruiz Ruiz Como parte de las actividades, nos
su inscripcin, as como garantizar
Adriana Broutin Espinoza y asegurar a los ciudadanos los hemos dedicado a la tarea de
Mauricio Soley Prez
derechos con respecto a terceros. realizar conversatorios sobre
Ginneth Moraga Chacn
Nos sentimos orgullosos y diversos temas especializados en
satisfechos con la labor cumplida las distintas materias registrales.
Revisin filolgica Muchos de ellos, los impartimos
Mireya Gonzlez durante todos estos aos; seguimos
adelante, siempre comprometidos en las provincias del pas, y otros,
Coordinacin y distribucin con nuestro pas, en el en nuestra sede central. Los
Gabriela Ziga cumplimiento de las metas usuarios han aprendido ms sobre
Depto. Proyeccin Institucional establecidas, seguros de que con personas jurdicas, bienes
eventos@rnp.go.cr el fruto de nuestro trabajo, muebles, propiedad industrial,
contribuimos a forjar un mejor hasta la fecha y posteriormente, lo
Publicacin digital pas. harn sobre asuntos especficos
Durante este ao, dedicaremos las del accionar del Instituto
dos ediciones de la revista, a Geogrfico Nacional y el Registro
Materia Registral es una revista especializa-
da en temas registrales, editada por el celebrar nuestro aniversario. Es Inmobiliario.
Registro Nacional. por eso, que tendremos ms Esperamos que esta edicin, sea
Los artculos publicados no reflejan informaciones de fondo para todos del agrado de todos ustedes y
necesariamente la opinin de la Institucin. nuestros lectores. Esta entrega, la adems, les sea de mucha utilidad.
Sede
San Jos, Costa Rica Lic. Luis Jimnez Sancho
Director General
Apdo. 523-2010 Zapote Registro Nacional
Tel. 2202-0800
webmaster@rnp.go.cr
Enero-junio 2015
Rosaura Rosales Castillo
Registradora Personas Jurdicas
rosaura.rosales@rnp.go.cr
Una de las novedades de atencin al pblico que revocar algn defecto, analizamos el caso y,
da el Registro de Personas Jurdicas desde el si corresponde, lo revocamos. Le indicamos al
ao 2012 es la atencin a los usuarios va web, interesado que proceda a presentar el documento
con un horario de envo de veinticuatro horas y de nuevo al Diario, con la leyenda de que el
de respuesta de ocho de la maana a cuatro de defecto o los defectos fueron revocados.
la tarde y con respuesta en veinticuatro horas. En otras ocasiones, se solicita explicar la
Desde cualquier parte del pas, el usuario redaccin o el contenido de determinado
puede, en su casa u oficina, acceder a los defecto. Para ello, se vuelve a consultar lo
servicios que se brindan en la Coordinacin necesario y se da la respuesta.
Registral de Personas Jurdicas. El usuario En el caso de consulta de trmites realizados en
debe ingresar a la pgina http://www.rnp.go.cr, la plataforma de Crear Empresa, lo ideal es que
buscar la pestaa de Personas Jurdicas y ah, el interesado aporte las citas de presentacin al
en la parte izquierda, el enlace Consulta Jefe Diario, es decir, tomo y asiento, pues en varias
de Registradores. Lo remite a una direccin ocasiones indican las citas del trmite en esa
electrnica, la cual lo comunicar de inmediato
plataforma, y no el tomo y el asiento.
con alguno de los coordinadores de Personas
Si la consulta es de asociaciones, hacemos
Jurdicas que est a cargo en ese momento.
la referencia debida a la Coordinacin de
En esta consulta se evacan dudas sobre
defectos y documentos en trmite, tanto los Asociaciones, y se da la repuesta al usuario.
presentados en la sede central y regionales Sucede que en la misma consulta ingresan
como los tramitados por Crear Empresa, no as solicitudes sobre la correccin o reconstruccin
consultas de fondo, procedimientos ni trmites de algn asiento inscrito. Nosotros remitimos
de otro tipo. la consulta al departamento respectivo, para su
Cuando ingresa la consulta, el coordinador trmite; sin embargo, en la misma pgina, en
estudia lo solicitado. Como se trata de defectos la pestaa de Personas Jurdicas, a la izquierda,
o documentos en trmite, el interesado debe se encuentra el enlace Reconstruccin, en el
aportar las citas del documento de inters. cual el interesado puede enviar directamente
Nosotros analizamos lo solicitado y efectuamos consultas o solicitudes de correccin de datos
los estudios respectivos en los sistemas de o asientos, y se les dar el trmite respectivo.
bienes inmuebles, de personas jurdicas, de Hay un funcionario destacado para este fin,
enteros bancarios, de imgenes digitalizadas, a quien se encarga de verificar, cotejar y analizar
fin de elaborar la respuesta correcta. la informacin a fin de dar la publicidad
4 Si la solicitud del interesado consiste en correcta.
ANOTACIONES
Legalizacin de libros mercantiles
Marco A. Murillo Montero
Registrador Personas Jurdicas
mmurilo@rnp.go.cr
EN ESENCIA
sern quienes se renen para formar la entidad; las comisiones y direcciones ejecutivas, no se
y los activos, que se incorporan posteriormente. incorporen bajo la figura de rganos, sino como
En todo caso, deben establecer cules sern las grupos internos de trabajo.
restricciones en cuanto a derecho de voz y voto
de cada uno, por cuanto despus no se podrn La Asamblea General: Es la reunin de todos
variar sin efectuar una reforma a los estatutos los asociados. Hay dos tipos: ordinarias y
(artculo 9 Ley de Asociaciones). extraordinarias; en ambos casos puede haber
Pueden admitir menores de edad. Si bien el ms de una asamblea anual. Ahora bien, en
artculo 15 de la Ley de Asociaciones establece los estatutos deben quedar establecidos el mes
que solo mayores de diecisis aos, el artculo y la quincena de celebracin de la asamblea
18 del Cdigo de la Niez y la Adolescencia ordinaria (artculo 13, inciso B, del Reglamento
regula la participacin de menores de diecisis. a la Ley de Asociaciones). Si acuerdan realizar
En todo caso, un menor de edad no podr ejercer ms de una asamblea ordinaria al ao, se debe
la representacin de la entidad. incluir el mes y la quincena especficos de cada
una, as como cules temas se tratarn en cada
Afiliacin: Se deben indicar los requisitos para una de ellas. Debe quedar claro en cul asamblea
incorporarse a la asociacin. La solicitud debe se tratar el tema de eleccin de junta directiva
ser escrita, y a esta condicin se suman todos y fiscal, y en cul se conocern los informes de
los dems requisitos que los asociados quieran presidencia, tesorera y fiscala (artculo 21 Ley
establecer. Debe indicarse el rgano encargado de Asociaciones).
de la aprobacin, as como el plazo que tiene Para ambas asambleas, debe indicarse quin ser
para resolver y si la resolucin admite algn el encargado de convocar, los medios por los
recurso. cuales se har (siempre deben ser medios escritos
idneos), el plazo entre la convocatoria y la
Desafiliacin: En este apartado, se deben asamblea; el curum tanto para la primera como
establecer las causas por las cuales un asociado para la segunda convocatoria. Deben tomar en
puede dejar de pertenecer a la entidad; deben ser cuenta que para la segunda convocatoria puede
expresas y quedar claramente establecidas en el ser cualquier nmero de miembros, siempre que
estatuto. Una vez determinadas las causales, se no sea menor a los necesarios para llenar los
debe indicar el debido proceso que se seguir cargos de los rganos de la asociacin.
al asociado en las situaciones donde proceda la Como punto final, se deben definir por separado
expulsin. Debe contener el plazo para notificar las atribuciones de cada una de las asambleas. Se
al asociado que se encuentra en una causal de deben considerar las disposiciones contempladas
expulsin, con el fin de que presente las pruebas en los artculos 7 y 8 del Reglamento a la Ley
de descargo. Asimismo, es preciso especificar el de Asociaciones. Para cada una de ellas ya estn
rgano que conocer y resolver, y los posibles establecidas algunas atribuciones especficas,
recursos con que contar el asociado en caso de pero se pueden incorporar otras que deseen los
expulsin (artculo 13, inciso C, del Reglamento asociados.
a la Ley de Asociaciones). La asamblea general podr nombrar gerentes,
apoderados, agentes, etc. Tambin, podr
Derechos: Se refiere a todo lo que el miembro delegar esa atribucin a la junta directiva,
de la entidad puede reclamar, todos los derechos siempre y cuando esto conste en el estatuto
y beneficios a los cuales tiene acceso como (artculo 9 Reglamento a la Ley).
asociado. Solo podrn variarse mediante
reformas al estatuto. La junta directiva: Debe quedar claro el
Deberes: Incluye todas las obligaciones que nmero de miembros que tendr. El artculo 10,
acepta la persona al solicitar ser asociado de inciso 1 de la Ley de Asociaciones establece un
una entidad; al incorporase, debe conocer todos mnimo de cinco miembros; no hay mximo.
estos aspectos. Solo podrn variarse mediante Deben existir obligatoriamente los cargos de
reformas al estatuto. presidente, secretario y tesorero. Los dems
pueden ser determinados por los constituyentes.
rganos: El artculo 10 de la Ley de Cuando se repita un cargo, como por ejemplo
Asociaciones incluye como rganos esenciales tres vocales, cada uno debe llevar numeracin
de las asociaciones la asamblea general, la (ver directriz DRPJ-001-2014).
junta directiva y la fiscala. En caso de querer Deben indicarse el mes y la quincena en que se
incorporar otros rganos, se debe tomar en celebrar la asamblea ordinaria que los elegir.
cuenta que debern ajustarse en un todo al Este dato debe coincidir con la fecha establecida
artculo 7, inciso f, de esta ley. Por eso, es en el artculo referente a la asamblea ordinaria,
recomendable que grupos de apoyo, como pues debe ser la misma. Con base en ese dato,
11
EN ESENCIA
se debe determinar la fecha de toma de posesin La disolucin: Puede ser voluntaria o por
de los cargos; por ejemplo, si la asamblea encontrarse dentro de alguna de las causas
ordinaria se celebra la primera quincena de indicadas en los artculos 13, 27 y 34 de la Ley
marzo, la pueden efectuar cualquier da entre de Asociaciones. No es necesario indicarlas
el 1 y el 15 de marzo, por lo cual deben tomar expresamente; es suficiente con solo indicar el
posesin despus de esa fecha; puede ser el 16 articulado. En cuanto a la liquidacin, debe
de marzo siguiente. Se debe indicar el plazo por ajustarse a lo expresado en el artculo 14 de la
el cual estarn nombrados en los cargos; no hay citada ley. En todo caso, sea voluntaria o porque
un lmite, pero no pueden ser indefinidos. exista alguna de las causales de extincin,
Igualmente, se debe especificar la persona el proceso siempre se llevar a cabo en la va
encargada de convocar; la forma de convocar, judicial, en el Juzgado Civil del domicilio de la
recordando que siempre deben ser medios asociacin.
escritos idneos; y el plazo. Adems, deben No se recomienda incluir el articulado ni montos
constar las atribuciones de la junta directiva ni fechas exactas, ya que, para proceder a la
como rgano encargado de la administracin de modificacin de cuotas o fechas, se deber hacer
la entidad. La junta directiva no podr arrogarse una reforma de estatutos, y esta solo se realiza
atribuciones que no le hayan sido otorgadas por por medio de asamblea extraordinaria.
estatutos. Al final, una vez aprobado el estatuto
Se deben establecer las atribuciones de cada respectivo, se deben elegir los miembros de
uno de los miembros de la junta directiva: junta directiva y el fiscal; estos no son parte
el presidente, por exclusividad, tendr la del articulado, por lo cual no debe ponerse
representacin judicial y extrajudicial de nmero a los nombramientos. Aqu se debe
la asociacin, con facultades de apoderado establecer el perodo exacto, es decir, el inicio
generalsimo, o bien, las que los asociados le y el fin (artculo 13, inciso b, del Reglamento a
otorguen en el estatuto (ver artculo 24 Ley de la Ley de Asociaciones). Debe coincidir con lo
Asociaciones). Pueden establecer restricciones establecido en el articulado.
en cuanto a compra, venta, donaciones, etc., Siguiendo con el ejemplo indicado anteriormente,
adems de indicar las dems facultades y si la asamblea ordinaria se celebra la primera
obligaciones que se le quieran imponer. Cuando quincena de marzo, por un perodo de dos aos,
se establece que otro miembro de junta directiva y si adems se indic que la fecha de toma de
sustituir al presidente, se debe indicar que solo posesin sera el 16 de marzo, el perodo de
lo har en caso de ausencias temporales. nombramiento sera del 16 de marzo del ao en
Es importante recordar que, dentro de las que se constituye la asociacin al 15 de marzo
obligaciones del tesorero, siempre debe quedar dos aos despus.
establecida la pliza de fidelidad con la cual Ahora, si quieren indicar que el perodo
de nombramiento se inicia el da en que se
debe estar protegido para el cumplimiento de constituy la asociacin, y la asamblea la
sus funciones, as como el rgano encargado de realizaron el 25 de febrero 2014, deben sealar
fijarla (artculo 13, inciso e, del Reglamento a que, por esta nica vez, el plazo ser del 25 de
la Ley). febrero de 2014 al 15 de marzo de 2016. Es
decir, aunque no se inicie el perodo en la fecha
La fiscala: Este artculo debe coincidir por establecida en el estatuto, siempre se terminar
completo en fechas con los artculos referidos un da antes de la fecha de toma de posesin
a la asamblea ordinaria y a la junta directiva. definida en el estatuto.
Solo puede variar en cuanto al perodo de Se debe tomar en cuenta que siempre los
nombramiento; si no quisieran que el fiscal dure miembros que formen parte de los rganos
el mismo tiempo que la junta directiva, pueden esenciales deben ser asociados fundadores
variarlo. Adems, deben indicar las funciones y activos (artculo 5 del reglamento a la
del encargado de este rgano, y sus facultades Ley de Asociaciones); deben figurar como
dentro de la asociacin. En todo caso, el fiscal comparecientes a la fundacin de la entidad.
podr convocar asambleas, tanto ordinarias Por ltimo, al realizar los nombramientos, se
como extraordinarias, de la asamblea general en deben buscar los mecanismos necesarios para
caso de omisin del rgano directivo. cumplir la Ley 8901, Porcentaje mnimo
Las reformas de los estatutos: Debe tomarse de mujeres que deben integrar las directivas
en cuenta que solo se podrn efectuar por de asociaciones, sindicatos y asociaciones
medio de asamblea extraordinaria, y pueden solidaristas, en los nombramientos debe
establecer el curum que se necesitar para establecerse que si el rgano es par debe ser
aprobar la reforma. Todo debe ajustarse a los igual el nmero de hombres que de mujeres; y si
lineamientos de los artculos 19 y 20 de la Ley el rgano es impar, la diferencia entre uno y otro
12 de Asociaciones. debe ser de uno.
EN ESENCIA
Si al final resultara materialmente imposible se inscriben en este Registro. Adems de lo
cumplir la ley debido a la poca participacin establecido anteriormente, deben cumplir lo
de uno u otro sexo, se debe justificar esa establecido en la Ley de Creacin del Instituto
circunstancia. Debe constar que la poca Costarricense del Deporte, n. 7800, y su
participacin fue a la hora de la eleccin, pues reglamento. Principalmente, deben tomarse
en la mayora de los casos s hay suficientes en cuenta los siguientes aspectos que debern
asociados de ambos sexos, pero no quieren variar a la hora de constituir una asociacin de
formar parte de los rganos de la asociacin. carcter deportivo.
Siempre deben indicar hora y la fecha de inicio y A diferencia de las asociaciones simples, las
de cierre de la asamblea. deportivas debern tener como mximo diez
En caso de documentos autenticados, debe asociados fundadores; si se pasan de ese lmite,
firmar toda la junta directiva. Estas firmas el documento ser cancelado. En cuanto a los
debern venir autenticadas por un abogado o un fines, deben ser estrictamente deportivos y
notario. La razn de autenticacin debe venir relacionados con el nombre; por ejemplo, si es
en papel de seguridad del notario (artculo 32 Asociacin de Ftbol de Santa Ana, no podr
de los Lineamientos para el Ejercicio y Control incluir fines referentes a boxeo o ciclismo, por
del Servicio Notarial) y ajustarse en todo a los ser de una disciplina especfica. Otro aspecto
parmetros solicitados en el artculo 111 del importante es la distribucin de los bienes
Cdigo Notarial. Adems, deben presentarse adquiridos con fondos provenientes del Estado,
con boleta de seguridad. Si la autenticacin la en caso de disolucin de la entidad; en todo caso,
realiza un abogado sin grado de notario, no se le debern ajustarse a lo establecido en el artculo
aplicar tal disposicin, pero deber solicitar la 49 de la Ley 7800 de creacin del Icoder.
respectiva boleta de seguridad en la Direccin Las asociaciones deportivas tienen la
de Personas Jurdicas. particularidad de poder realizar actividades
En todo caso, las asociaciones pagan 2000 en de carcter comercial con el fin de recaudar
timbres de Registro, 125 en timbres fiscales, fondos para el cumplimiento de sus fines (Ley
20 de timbre de Archivo y 250 de Abogados. 7800). Adems, la ley especial que las autoriza
Este monto deber pagarse solo por medio las faculta a tener la cantidad de representantes
de entero bancario; NO procede el pago en judiciales y extrajudiciales que deseen tener.
especies pegadas en el documento. Cuando Este tipo de asociaciones est exento del pago
los documentos sean autenticados, adicional al de los timbres de Registro, no as de las dems
monto anterior debern pagar 250 de timbre especies fiscales antes mencionadas. Todas
de Abogados por cada firma autenticada (ver debern contar con el visto bueno del Icoder
directriz DRPJ-001-2014, punto 3, y Aranceles antes de la autorizacin de inscripcin por parte
de Honorarios .por Servicios Profesionales de del Registro.
Abogaca y Notariado. Con respecto a este En el nombre de las asociaciones deportivas, no
timbre, podr pagarse por entero bancario o podrn enunciarse los trminos costarricense,
pegando la especie fiscal en el documento. Costa Rica, nacional; solo en los casos en los
Una vez calificado el documento por parte cuales el Icoder autorice la representacin
de los registradores de asociaciones, y que se nacional de alguna disciplina deportiva.
encuentre sin defectos, se emitir el edicto. En
asociaciones, el edicto que se debe publicar
ser nicamente el entregado por el Registro; Las asociaciones de acueductos y
no se debe pagar ninguna publicacin antes. alcantarillados: Estas asociaciones, conocidas
El usuario deber retirarlo y llevarlo a publicar como asadas, deben cumplir igual las
a la Imprenta Nacional; una vez que salga la formalidades de la Ley 218; sin embargo,
publicacin, se debe esperar quince das hbiles debern ajustarse en un todo DECRETO
para escuchar oposiciones (artculo 19 Ley de 32529-S-MINAE, del 2 de agosto de 2005. La
Asociaciones). oficina encargada de autorizar la conformacin
de una asociacin de este tipo entregar un
El usuario tendr un ao para efectuar la formulario que contiene todo lo relacionado
respectiva publicacin del edicto; si en ese plazo con el nombre, con fines especficos de
no cumple ese requisito, el documento ser administracin y mantenimiento del acueducto,
cancelado, todo de conformidad con el artculo los medios y los recursos con que contar la
468, inciso 5, del Cdigo Civil. En todo ese asociacin. Debe tener el visto bueno del Instituto
tiempo, el documento original no se devolver Costarricense Acueductos y Alcantarillados
al usuario; queda en custodia del Registro hasta antes de la presentacin al Registro. Pagan los
que el documento salga inscrito. mismos montos de una asociacin simple; no
Las asociaciones deportivas: Estas tambin tienen ninguna exoneracin. 13
EN ESENCIA
Correccin de defectos en la constitucin
de asociaciones: Cuando los defectos son
de forma, si el documento es protocolizado
el notario puede hacerlo por medio de razn
notarial, con vista en la matriz; si el documento
es autenticado, la correccin puede hacerse
por medio de constancia del presidente y el
secretario de la asociacin con vista en el acta
constitutiva; se debe cumplir todo lo indicado
anteriormente para la autenticacin de firmas.
Cuando los defectos son de fondo y van a
provocar una reforma en los estatutos, debe
hacerse mediante asamblea extraordinaria y
por medio de adicional; esa asamblea debe
realizarse cumpliendo lo dispuesto para
convocatoria, curum y votos, establecidos
en el estatuto. Se deben indicar las citas del
documento que adiciona, darle presentacin
por separado del principal, con boleta de
seguridad y el pago respectivo.
14
EN ESENCIA
Constituciones 100
mensuales
No presentan defectos 5
Presentan defectos 95
15
EN ESENCIA
{
DEFECTOS MS COMUNES
{
autenticada (artculo 107 aranceles por servicios
de abogaca y notariado).
16
EN ESENCIA
Acuerdos de coexistencia marcaria
entre comerciantes, y el riesgo de
asociacin en los consumidores
El desarrollo del presente tema se basa en los votos 319-2012 y 478-2013 del Tribunal Registral Administrativo
sobre los acuerdos de coexistencia marcaria. Los presupuestos afines en ambos votos son, por un lado, la
vinculacin econmica de la empresa solicitante del signo con la empresa titular de la marca registrada; y por
otro, la confrontacin e impacto que tiene en el consumidor la coexistencia comercial de marcas iguales y similares
para proteger productos o servicios iguales o relacionados.
1. La marca comercial como signo distintivo todos los elementos preponderantes para poder
No existe una acepcin universal de marca. definir una marca.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia, y El titular de una marca elige un signo con el
hasta la legislacin propia de cada pas, fijan cual busca que el consumidor final identifique
sus propias definiciones. Me inclino por la sus productos o servicios de los de otro titular.
siguiente nocin que, en mi criterio, incluye Por ello, debe ser lo suficientemente distintiva 17
EN ESENCIA
para que el consumidor medio reciba el mensaje el equilibrio en el mercado y protege al
que transmite sobre ellos e identifique por consumidor.
completo aspectos como el origen empresarial, Al analizar un signo, es importante determinar
la naturaleza y otras caractersticas, entre en primer lugar lo que proyecta por s mismo
estas la calidad y la garanta de sus productos al consumidor en relacin con los productos o
o servicios, con respecto a los productos o servicios que se busca proteger. Si el resultado
servicios de sus competidores. de esta comparacin coincide con una marca ya
Para Fernndez-Nvoa, las funciones principales registrada, el signo solicitado no tiene aptitud
de la marca consisten en identificar un origen distintiva respecto a esa marca, no concede al
empresarial e identificar un producto o servicio producto su propia identidad, y esto da como
con determinadas caractersticas: resultado la imposibilidad del consumidor de
En efecto, al contemplar una marca puesta distinguir esos productos de los pertenecientes
en relacin con un producto o servicio, el a los competidores en el mercado.
consumidor piensa lgicamente que el producto Los signos analizados en los votos contienen
o servicio procede de una determinada empresa: una marca ya registrada y buscan proteger
de aquella empresa de la que proceden todos los mismos productos de la marca registrada.
los productos o servicios de la misma clase que Se trata de marcas arbitrarias que coinciden
estn dotados con la misma marca. 1 en su objeto de proteccin, por lo cual el
La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos consumidor medio sera incapaz de identificar
define y regula lo referente a marcas en los e individualizar la procedencia empresarial. La
siguientes trminos: denegatoria de registro de los signos solicitados
es correcta, por cuanto los signos solicitados no
Artculo 2. Definiciones. Para los efectos de poseen los elementos caractersticos suficientes
esta ley, se definen los siguientes conceptos: para diferenciarlos de las marcas registradas.
(...) Marca: Cualquier signo o combinacin
de signos que permita distinguir los bienes La individualizacin, tanto del producto
o servicios de una persona de los de otra, por como de su procedencia, as como la aptitud
considerarse estos suficientemente distintivos diferenciadora necesaria para no generar un
o susceptibles de identificar bienes o servicios conflicto, son caractersticas determinantes en
a los que se apliquen frente a los de su misma el consumidor al momento de decidir compra.
especie o clase.2 Sirven para crear una imagen empresarial
que gua al consumidor frente a diferencias
existentes entre las empresas y sus productos o
1.1. Objeto y alcance de proteccin servicios, como por ejemplo su calidad, garanta
Tanto el objeto como el alcance de proteccin y precio.
marcaria se encuentran delimitados por el
principio de especialidad; mediante el cual
las marcas protegen slo aquellos productos
o servicios comprendidos en la clase para la
que son registrados por lo que pueden existir Tanto el objeto como el alcance de
marcas idnticas o similares en clases iguales proteccin marcaria se encuentran
o diferentes de la nomenclatura, registradas en
favor de distintos titulares, siempre y cuando delimitados por el principio de
sus productos no se relacionen. especialidad...
Este principio encuentra su origen en el artculo
16.1 de los ADPIC, el cual en lo que interesa
establece:
El titular de una marca de fbrica o de comercio
registrada gozar del derecho exclusivo
de impedir que cualesquiera terceros, sin
su consentimiento, utilicen en el curso de 1.2. Distintividad como requisito fundamental
operaciones comerciales signos idnticos o
similares para bienes o servicios que sean La distintividad es una caracterstica propia
idnticos o similares a aquellos para los que se y esencial en la marca. Simultneamente, se
ha registrado la marca, cuando ese uso d lugar convierte en un requisito indispensable para
a probabilidad de confusin.3 protegerla e inscribirla, pues su funcin principal
El derecho marcario otorga a su titular un derecho es que el consumidor, adems de identificar un
de exclusin, con el cual se busca identificar un producto o servicio, tambin logre diferenciarlo
producto o servicio especfico con la proteccin entre otros de su misma especie o clase. Ese
de un registro marcario. La proteccin evita que carcter distintivo debe estar presente en los
prospere el registro de solicitudes posteriores dos tipos de anlisis que el examinador efecta
18 con los mismos productos y servicios, mantiene sobre el signo:
EN ESENCIA
1. Distintividad intrnseca: Es aquella que signos susceptibles de causar confusin radica en
se aplica al signo en s mismo y concede al dos razones fundamentales, segn se desprende
producto o servicio su propia identidad. Cuanta de la norma: la primera es la proteccin al
menos relacin tenga el significado del signo consumidor -que se tratar con mayor amplitud
distintivo con los productos o servicios, mayor en un captulo posterior- y la segunda es la
ser la distintividad que lo cobija. proteccin de los derechos exclusivos de los
2. Distintividad extrnseca: Es aquella que titulares de marcas ya registradas.
ayuda al consumidor a distinguir los productos El titular del derecho tiene la imperiosa necesidad
o servicios de una empresa con respecto de otros de diferenciarse a travs de su marca, para
de la misma naturaleza pero pertenecientes a los poder sobresalir en un mercado tan competitivo
competidores en el mercado. y, con ello, acaparar una porcin del mercado
El titular busca que, a travs de su marca, el de sus competidores. Esa diferenciacin
consumidor no solo identifique un producto o debe interpretarse como la transmisin de un
servicio sino que, adems, proyecte o transmita mensaje; es decir, por medio de la marca, el
el origen empresarial de ese producto o comerciante comunica al consumidor cules
servicio. Es decir, pretende generar un canal de son sus productos, cmo son sus productos y
comunicacin con el consumidor, de manera por qu debe escogerlos sobre los productos de
que este pueda identificar, a travs de la marca, sus competidores.
aspectos como calidad, prestigio, trayectoria,
tanto del producto como de la empresa.
Por medio de una marca, el consumidor debe
identificar y diferenciar la unin existente entre La marca acta como recolector de
un signo y un producto o servicio determinado. clientela, ya que los empresarios
La marca acta como recolector de clientela,
ya que los empresarios utilizan las marcas utilizan las marcas para colocar y
para colocar y comercializar en el mercado sus comercializar en el mercado sus
productos o servicios. productos o servicios.
La distintividad objeto de anlisis para el caso en
estudio es la distintividad extrnseca, por cuanto
su funcin primordial es lograr que existan los
suficientes elementos diferenciadores entre Precisamente, esa lucha por acaparar la mayor
el signo solicitado y los derechos de terceros parte del mercado hace que los competidores
registrados con anterioridad, para evitar el utilicen estrategias para que el consumidor
riesgo de confusin en el consumidor medio. confunda un producto por otro o, incluso,
para aprovecharse de la fama y prestigio
2. Riesgo de confusin alcanzado por otro comerciante. Esto afecta la
libre competencia en el mercado; al no contar
Tal y como se indic en el captulo anterior, para el consumidor con la suficiente claridad para
que un signo sea susceptible de registro debe distinguir de dnde proviene un producto o
ser lo suficientemente distintivo, entre otras servicio, no puede basar la decisin de su
condiciones, para que no ocasione confusin compra en lo que realmente busca.
al consumidor. El riesgo de confusin debe
entenderse como la posibilidad de que un
consumidor no pueda reconocer o distinguir la 2.1. Tipos de confusin
diferencia existente entre dos signos distintivos,
sus productos, servicios o su origen empresarial. Algunos elementos inciden en mayor o menor
medida sobre los signos distintivos que pueden
El voto 319-2012 pone de manifiesto que: generar confusin, tales como los productos,
- La ley de marcas prohbe el registro de signos los servicios, el parecido o la similitud entre las
similares a otros registrados por terceros, para marcas, el origen empresarial, entre otros. Con
evitar el riesgo de confusin. base en ello, la confusin se divide en tres clases:
- El cotejo entre el signo solicitado y el registrado - Confusin directa: Se ve reflejada cuando el
sirve para determinar si existe confusin entre consumidor adquiere o compra un producto
los signos; evitar que el consumidor asocie pensando que es otro. En la prctica, este tipo
los productos a un origen empresarial errado; de confusin puede ocurrir ante los siguientes
impedir que terceros se aprovechen en forma supuestos: el primero, porque un tercero copia
indebida del prestigio obtenido por el titular del el producto de un comerciante y lo introduce
derecho anterior.4 as en el mercado; el segundo, cuando la marca
El voto hace hincapi en la prohibicin legal y en del producto es muy parecida a la marca de otro
las herramientas que se utilizan para identificar producto de la misma naturaleza en cuanto a su
la confusin. La prohibicin legal de registro de parte grfica y/o figurativa; este ltimo supuesto 19
EN ESENCIA
se presenta porque la disposicin de colores o los productos o servicios, los elementos
elementos utilizados son casi idnticos a los de complementarios y el consumidor. Este ltimo
la marca registrada. grupo se abordar en el captulo cuarto.
-Confusin indirecta: Sucede cuando el
consumidor sabe que se encuentra frente a 2.2.1. El cotejo marcario
productos diferentes pero piensa que pertenecen
a la lnea de productos o servicios de una misma Es la herramienta utilizada en la prctica con
empresa. El consumidor atribuye a ambos el fin de valorar las semejanzas y diferencias
productos el mismo origen empresarial. entre el signo solicitado y el registrado, que
fundamentan la existencia del riesgo de
- Confusin por asociacin: Se produce cuando confusin frente al consumidor. A la vez, sirve
el consumidor diferencia entre un producto y de base para objetar el registro de un signo
otro y, adems, sabe que provienen de empresas como proteccin a los derechos adquiridos por
diferentes, pero cree que ambas empresas se terceros. El signo se analiza de la misma forma
encuentran vinculadas econmicamente. en que se solicit, y se compara grfica, fontica
e ideolgicamente con la marca de la misma
forma en que esta se registr.
Grficamente, se observa el modo de escribir o
representar una palabra o una figura, es decir, la
grafa de los signos. Se basa en la comparacin
Ideolgicamente, se estudian el de la escritura para signos que contengan una
signo solicitado y el registrado parte denominativa, o de diseos, en el caso de
marcas figurativas, conforme a lo que se observa.
desde el punto de vista de las ideas Por ejemplo, la posicin y la coincidencia
o conceptos que transmiten al de las vocales o consonantes, la longitud de
consumidor. las palabras, la disposicin de elementos, la
combinacin de colores, si el signo solicitado
contiene toda o parte de la marca registrada,
si se eliminaron o agregaron letras, entre otros
aspectos.
Fonticamente, se examina la pronunciacin de
2.2. Herramientas para identificar la confusin los vocablos, es decir, cmo suenan. Se basa en
No existe en la prctica un mtodo o un proceso la diferencia de sonido, en el impacto sonoro
estandarizado para delimitar los pasos por seguir que causa en el consumidor la pronunciacin de
para analizar si un signo genera o no riesgo la marca registrada versus el signo solicitado.
de confusin. Lo que s se logra a travs de la Por ejemplo, la ubicacin de la slaba tnica,
doctrina y de la jurisprudencia de cada pas, romper las reglas ortogrficas del uso de las
muy homogneas en este aspecto, es identificar letras S, C y Z, o las letras V o la B, para alegar
una herramienta y criterios mnimos que se una diferencia entre signos, la cual no existe
deben evaluar por tener una participacin activa porque fonticamente esas letras son iguales.
alrededor del signo. Ideolgicamente, se estudian el signo solicitado
Los dos votos aqu comentados evidencian el y el registrado desde el punto de vista de las
uso del cotejo marcario -entre el signo solicitado ideas o conceptos que transmiten al consumidor.
y la marca registrada- como herramienta para No se basa solo en el concepto literal de la
identificar cundo se genera en el consumidor el palabra, sino tambin en lo que el consumidor
riesgo de confusin. interpreta o percibe del signo. Por ejemplo, una
palabra puede tener un significado conforme el
El proceso para identificar la confusin marcaria Diccionario de la Real Academia Espaola, pero
depende de las circunstancias de cada caso en el consumidor no lo interpreta de esa manera; o
particular, as como de una serie de elementos una palabra puede tener varios significados pero
-no propios del signo pero s complementarios el consumidor no percibe lo que el titular de la
a l-, cuya participacin incide directa o marca busca transmitir.
indirectamente en el riesgo de confusin.
Autores como Otamendi5, Cabanellas6 y
Snchez Herrero7 identifican y exponen los 2.2.2. Productos y servicios
criterios principales y los supuestos mnimos El derecho que obtiene el titular de la marca
por evaluar. con el registro es de exclusiva. El titular goza
A continuacin recopilo esos elementos en de un derecho nico de utilizar la marca sobre
20 cuatro grandes grupos: el cotejo marcario, sus productos o servicios, de manera tal que un
EN ESENCIA
tercero no puede apropiarse de un signo similar similar a la marca registrada y busca proteger
o igual para proteger productos o servicios productos o servicios que, aunque evidentemente
iguales o similares. El anlisis de los productos diferentes para el consumidor, este los asocia a
y servicios entre la marca registrada y el signo un mismo origen empresarial.
solicitado debe contemplar los siguientes El voto 319-2012 no se refiere a la relacin
parmetros: existente entre los productos que se buscan
Productos o servicios iguales: El riesgo de proteger y los protegidos por la marca
confusin existe en el consumidor si el signo registrada. Por su parte, el voto 478-2013
solicitado es igual o similar a una marca confirma la identidad y similitud de productos
registrada para proteger exactamente los con fundamento en el principio de especialidad.
mismos productos o servicios; por ejemplo, Manifiesta que, para que el signo solicitado
ambos signos protegen zapatos. sea susceptible de registro, debe ser lo
Productos o servicios de la misma naturaleza: suficientemente distintivo en relacin con las
El riesgo de confusin existe en el consumidor marcas registradas.8
si el signo solicitado es igual o similar a una El riesgo de confusin para el consumidor
marca registrada para proteger productos que no con respecto a productos existe en los signos
son exactamente los mismos -como en el punto analizados en ambas resoluciones, por cuanto
anterior- pero comparten la misma naturaleza. buscan proteger productos iguales y relacionados
Por ejemplo, un medicamento para tratar la con los productos protegidos por las marcas
migraa versus un medicamento para tratar registradas. Por ejemplo, en el voto 319-2012,
problemas cardacos. En este caso, por tratarse el signo solicitado busca proteger llantas y
de productos de naturaleza farmacutica, el neumticos al igual que la marca registrada.
consumidor puede pensar que provienen de la En el voto 478-2013, el signo solicitado busca
misma empresa. proteger, aparte de cosmticos y perfumera
-que son los productos iguales a los protegidos
por las marcas registradas-, productos de
tocador relacionados directamente con los
productos registrados. La confusin se presenta
El riesgo de confusin existe en el en productos relacionados, por cuanto, el
consumidor si el signo solicitado consumidor los percibe como iguales o, al
menos, no hace una distincin aunque se trate
es igual o similar a una marca de productos conceptualmente diferentes.
registrada para proteger productos
que no son exactamente los mismos 2.2.3. Otros criterios que inciden en la confusin
Otros factores que entran en juego al analizar
los productos y servicios son los canales de
distribucin y los puntos de venta. El canal
de distribucin es el medio utilizado por un
comerciante para colocar sus productos en
los puntos de venta a los cuales concurre
Productos o servicios relacionados: Se genera el consumidor. Los signos con identidad o
confusin en el consumidor si el signo solicitado similitud de marca y de productos generan
es igual o similar a la marca registrada y confusin si coinciden en ese trnsito desde el
busca proteger productos relacionados con los lugar de fabricacin hasta el punto de venta.
protegidos por la marca registrada. A manera de
ejemplo, una marca registrada que protege trajes El punto de venta puede entenderse como
de bao versus un signo que solicita su registro el lugar fsico en el cual se comercializa un
para proteger sandalias de playa. Los productos producto o un servicio. Es el lugar donde el
del solicitante evidentemente no son iguales fabricante tiene la oportunidad de colocar
a los registrados; sin embargo, la relacin sus productos destinados al consumidor final
entre ellos se consolida por la presentacin o que busca comprar un producto o adquirir un
exposicin que de ellos se hace al consumidor servicio. En qu incide el punto de venta para
en el comercio, as como por la forma habitual generar riesgo de confusin? En la ubicacin de
en que ambos productos son utilizados por el los productos y en la forma de presentacin de
consumidor. los servicios.
Productos o servicios diferentes pero que Los comerciantes dueos de los establecimientos
puedan ser asociados: Se genera confusin en tienden a organizar sus estanteras por categoras
el consumidor si el signo solicitado es igual o de productos -entindase productos de higiene 21
EN ESENCIA
personal, productos de limpieza, identificar si a travs del recuerdo el
condimentos, entre otros-. Los especialistas consumidor confundir una marca con
en mercadeo suelen crear propuestas de otra, y esto solo se logra mediante una
marcas orientadas a acercarse mucho comparacin sucesiva de signos.
a la marca lder, con la intencin de Una vez culminado el proceso de
confundir al consumidor. La nueva marca comparacin de marcas, debe otorgarse
puede ser diferente grfica, fontica e mayor peso a las semejanzas que a las
ideolgicamente, pero la disposicin de sus diferencias. Al respecto, Guillermo
componentes, la igualdad de productos, su Cabanellas manifiesta:
ubicacin en las urnas del establecimiento, no se requiere una perfecta identidad
sumados al mtodo de compra del sino una similitud susceptible de
consumidor, son detonantes que potencian provocar confusin, pero basta una sola
el riesgo de confusin. causal de confundibilidad para que la
coexistencia de las marcas quede vedada.
2.2.4. Procedimiento
Si bien el cotejo marcario, el anlisis de 2.3. Riesgo de asociacin
los productos y/o servicios, as como la De conformidad con el Diccionario de
participacin del consumidor, son los la Real Academia Espaola, la palabra
elementos donde recae con mayor fuerza el asociacin significa conexin mental entre
anlisis marcario, el cmo debe realizarse ideas, imgenes o representaciones, por su
esa comparacin no es menos importante. semejanza, contigidad o contraste. 9
Los signos deben analizarse como un todo, Fernndez-Novoa menciona dos tesis
sin separar los elementos que los componen. para explicar el riesgo de asociacin. La
No se puede desmembrar o dividir el signo primera originada en la jurisprudencia de
ni interpretar de manera independiente Benelux, en la cual el usuario crea una
cada uno de sus componentes, porque as relacin o vnculo entre el signo y la marca
no lo percibe el consumidor. aun y cuando su origen no es el mismo.
La primera impresin es determinante al La segunda surge de la doctrina alemana
evaluar un signo distintivo. Ese efecto, y ve el riesgo de asociacin como una
esa sensacin y ese primer contacto con el especie de confusin cuando se asocia un
signo le transfieren al consumidor todo lo producto a un mismo origen empresarial
que necesita saber de la marca, y plasmarn o a distintas empresas pero vinculadas
en su mente un recuerdo. econmicamente. 10
El elemento preponderante es aquel con
un nivel de superioridad mayor que los
dems elementos constituyentes del La primera impresin es
signo. Un signo distintivo puede consistir determinante al evaluar un signo
en un conjunto de elementos grficos y
figurativos de mayor o menor complejidad, distintivo.
por lo cual el anlisis debe recaer sobre el
elemento que se destaca a primera vista. Considero que la asociacin es una especie
Otra variable por analizar es el tipo derivada de la confusin. El riesgo de
de marca, pues la comparacin vara asociacin no reemplaza la figura de la
considerablemente dependiendo del tipo confusin sino, ms bien, ampla su campo
de marca. No es lo mismo cotejar una de accin. Por ello, para que exista riesgo
marca denominativa con un signo mixto de asociacin debe configurarse primero el
que una marca figurativa con un signo riesgo de confusin entre signos.
denominativo. Una vez configurado el riesgo de confusin,
Cuando los signos distintivos compartan corresponde determinar si lo alcanza la
una raz comn -como usualmente sucede asociacin. El alcance se mide desde dos
en los productos farmacuticos-, el anlisis pticas: la primera, cuando el consumidor
recae solo sobre aquellos elementos piensa que los productos protegidos por
diferentes. Esto se debe a que la raz ambos signos pertenecen a una misma
comn constituye un genrico, y nadie empresa; la segunda -sobre la cual recae el
puede apropiarse de trminos genricos o objeto de estudio-, cuando el consumidor
de uso comn. es consciente de que los productos o
El cotejo marcario deber hacerse en forma servicios son distintos y pertenecen a
sucesiva y no simultnea. En la realidad, empresas diferentes, pero asocia su origen
los signos no siempre se presentan al a empresas que, por alguna razn, vincula
consumidor uno al lado de otro. Es preciso econmicamente.
22
EN ESENCIA
El consumidor construye en su mente intereses legtimos de los titulares de marcas
un enlace o unin entre dos empresas y otros signos distintivos, as como los efectos
que en algunos casos puede existir y en reflejos de los actos de competencia desleal que
otros no. Lo importante es definir si ese puedan causarse a los derechos e intereses
nexo empresarial, cuando existe, disipa o legtimos de los consumidores. ()14.
no al consumidor la confusin marcaria El voto 319-2012 confirma que el
por asociacin empresarial frente a una consumidor est expuesto a confusin
similitud o identidad marcaria. debido a la similitud demostrada en el
Ambos votos consideran que entre el signo cotejo marcario. Por lo tanto, se aplica la
solicitado y las marcas registradas s hay prohibicin legal de registro. No obstante,
confusin por asociacin; sin embargo, establece que no existe confusin por
existe una variable: el vnculo econmico tratarse de empresas del mismo grupo
entre empresas, el cual marca la diferencia econmico.
entre uno y otro. En el voto 478-2013 aborda el tema
desde esa misma ptica, es decir, que la
3. Consumidor similitud marcaria genera confusin en el
El Diccionario de la Real Academia consumidor. Sin embargo, introduce en el
Espaola define consumidor como persona anlisis los efectos de la proteccin de los
que compra productos de consumo 11. derechos e intereses del consumidor por
Como persona debe entenderse no solo parte de la Administracin. Gracias a este
a las personas fsicas, sino tambin a ltimo argumento, el Tribunal establece
las jurdicas, as como a instituciones que, aun y cuando exista un acuerdo de
u organizaciones, que demandan un coexistencia, la confusin no se elimina en
producto o servicio ofrecido a travs de el consumidor.
un fabricante o comerciante. Se entiende El rol del consumidor en el sistema
que el consumidor no es solo quien compra marcario juega un papel muy importante,
el producto o servicio, sino tambin el no solo como un elemento influyente
destinatario final. en la viabilidad de registro de un signo
La Ley de Promocin de la Competencia distintivo, sino tambin como destinatario
y Defensa Efectiva del Consumidor, n. final de productos y servicios. Por esta
7472, define al consumidor como: razn, abordo el tema delimitando el tipo
Toda persona fsica o entidad de hecho o de consumidor relevante en materia de
de derecho, que, como destinatario final, marcas, y los factores que inciden en el
adquiere, disfruta o utiliza los bienes o consumidor para generarle confusin.
los servicios, o bien, recibe informacin o Una marca puede identificar cualquiera de
propuestas para ello. Tambin se considera los productos y servicios existentes en el
consumidor al pequeo industrial o al mercado; por ende, el tipo de consumidor
artesano -en los trminos definidos en el segn el producto o servicio puede variar
Reglamento de esta Ley- que adquiera o, incluso, coincidir. Los criterios que se
productos terminados o insumos para aplican al consumidor para determinar
integrarlos en los procesos para producir, si ha sido objeto de confusin marcaria
transformar, comercializar o prestar no pueden estandarizarse, por cuanto la
servicios a terceros. 12 percepcin de la confusin es distinta
Segn lo anterior, un consumidor es dependiendo del tipo de consumidor. 15
cualquier persona que adquiere un producto En materia marcaria, es imposible tomar
para s o para otro. Por consiguiente, hay como punto de partida todos los tipos de
tantos tipos de consumidor como productos consumidores existentes en el mercado
y servicios existen en el mercado. La conforme el producto o servicio en cuestin.
proteccin jurdica del consumidor El examen marcario se tornara muy amplio
encuentra fundamento en el artculo 46 de y, adems, se incrementara la probabilidad
la Constitucin Poltica, el cual seala que de generar percepciones incorrectas, sobre
los consumidores y usuarios tienen derecho todo porque el examinador marcario no
a la proteccin de su salud, ambiente, cuenta con la especializacin en todas
seguridad e intereses econmicos; a recibir las ramas del mercado. Por este motivo y
informacin adecuada y veraz; a la libertad por la imposibilidad de aplicar un mismo
de eleccin, y a un trato equitativo. 13 mtodo de evaluacin a cada tipo de
Por su parte, la ley de marcas incorpora al consumidor, es importante determinar el
consumidor dentro de su objeto de proteccin: tipo de consumidor sobre el cual se evala
Artculo 1- Objeto. La presente ley tiene por el riesgo de confusin por asociacin en
objeto proteger, efectivamente, los derechos e materia marcaria.
23
EN ESENCIA
Debe tomarse como referencia al consumidor del signo por inscribir. Por el contrario, segn
medio, entendido como un consumidor no el voto 478-2013, el riesgo de confusin se
especialista en la materia pero tampoco mantiene en el consumidor independientemente
analfabeto. Se trata de lograr una media entre de haberse firmado un acuerdo de coexistencia.
esos dos rangos, lo cual da como resultado Para determinar si el consumidor es objeto de
un consumidor con un nivel de conocimiento confusin, debe analizarse en qu consisten los
bsico o medio, con capacidad de decidir la acuerdos de coexistencia en torno a los tipos de
compra con base en la informacin que el signo confusin existentes. Este tema se trata en el
marcario le transmita sobre el origen empresarial captulo siguiente.
y el producto o servicio.
Ahora bien, varios factores inciden en mayor 4. Acuerdos de coexistencia marcaria
o menor manera sobre el consumidor al Los acuerdos de coexistencia pueden definirse
momento de realizar la compra. Entre ellos como un acuerdo de voluntades entre dos partes:
estn los siguientes: el tipo de producto o por un lado, el titular de un derecho marcario;
servicio; la cultura del consumidor y su nivel de y, por el otro, aquel que busca consolidar un
preparacin; la atencin y cuidado al efectuar derecho marcario. Ambas partes acuerdan por
la compra; el precio del producto, su calidad escrito tanto el reconocimiento de la existencia
y su funcin; el tiempo con el que cuenta el de un derecho de exclusiva de una marca sobre
consumidor para realizar su compra; los canales determinados productos o servicios como la
de distribucin utilizados por ambas marcas; la aceptacin por parte del titular del derecho
forma de presentacin el producto; la publicidad en cuanto a reducir parte de ese derecho de
y el destinatario final16. exclusiva con el cual un tercero podr tambin
Pero por qu es importante considerar no comercializar.
solo una media en el tipo de consumidor por Como la finalidad inmediata de los acuerdos
evaluar sino tambin los factores adyacentes a de coexistencia es permitir la coexistencia
l? Porque, ms que otro criterio por evaluar marcaria y minimizar el riesgo de confusin en
en un examen marcario, el consumidor es el consumidor, es muy importante tener claro
la perspectiva o el enfoque con el cual debe qu informacin relevante debe contener un
analizarse un signo marcario. acuerdo de coexistencia. No existe una lista con
Cuando los consumidores se encuentran frente los requisitos, trminos, o condiciones mnimas
a marcas idnticas con productos o servicios que un acuerdo debe incluir. La norma que
iguales o relacionados, de tal forma que, al regula esta figura -en los pases con normativa
analizarlas, no exista entre ellas una diferencia
al respecto- establece, en trminos generales y
significativa, se produce el riesgo de confusin.
Esto puede perjudicar al consumidor, por a manera de ejemplo, que debern adoptar las
cuanto puede adquirir un producto o un servicio previsiones necesarias para evitar la confusin
que no es el que busca; y al comerciante, pues del pblico respecto del origen de las mercancas
sus competidores podran aprovecharse de la o servicios que se trate17.
reputacin alcanzada por este con sus productos Pero a qu se refiere la norma extranjera con
o servicios. previsiones necesarias? Si se busca minimizar
Con respecto al consumidor, ambos criterios la confusin en el consumidor, tomando como
son coincidentes en su proteccin. De acuerdo base lo expuesto en este trabajo en el captulo de
con el voto 478-2013, la duplicidad de signos riesgo de confusin, un acuerdo de coexistencia
puede provocar confusin no solo al consumidor debe contener como mnimo:
sino tambin en el mercado, por lo cual protege 1. Identificacin clara de la marca registrada y
tanto al consumidor directo de un producto o el signo solicitado. Este apartado deber incluir
servicio como a los consumidores. Por su parte, no solo el nombre de la marca sino, adems, si
el voto 319-2012 establece que la confusin cuenta con un diseo, tipo de letra, disposicin
generada al consumidor entre un producto de colores y elementos en el signo.
y otro puede originar un aprovechamiento 2. Identificacin de los productos y servicios
indebido del prestigio comercial alcanzado por sobre los cuales recae el acuerdo. Este apartado
otro competidor. es muy importante porque debe quedar muy claro
La nica diferencia entre ambos votos radica en si el acuerdo recae sobre todos los productos o
que, si bien el voto 319-2012 reconoce el riesgo servicios o solo sobre una parte de ellos.
de confusin por asociacin empresarial en el 3. Delimitar un territorio de accin, es decir,
consumidor, considera que ese riesgo se elimina acordar si ambos signos se comercializarn
al existir un acuerdo de coexistencia entre el en el mismo territorio o en diferentes zonas
24 titular de la marca registrada y el solicitante geogrficas.
EN ESENCIA
4. Gestionar la logstica en cuanto a la forma para lograr el registro marcario, pues deben
de presentacin de los productos o servicios, as confrontarse al inters general;
como su promocin y publicidad. 4. Conceder un registro marcario en esas
5. Establecer los estndares mnimos que deben condiciones no elimina el riesgo de confusin
cumplir los productos o servicios. Este rubro en el consumidor y, ms all de eso, generara
tiene un mayor peso para el titular del derecho, un desequilibrio en el mercado;
quien debe velar porque los estndares de 5. Lo correcto es utilizar las herramientas que
calidad de sus productos o servicios no se vean la misma ley de marcas brinda, tales como las
afectados, pues ello implicara un desprestigio licencias o las transferencias de marcas, para
de su empresa. evitar el riesgo de confusin;
6. Fijar el plazo de vigencia del acuerdo de 6. Por ltimo, realiza un cotejo grfico, fontico,
coexistencia, as como de su revisin peridica. ideolgico y de productos entre los signos, el
7.Pactar, en caso de detectarse un cual conduce a confirmar el riesgo de confusin
incumplimiento, cules seran las consecuencias marcaria.21
atribuibles a cada parte y la va a travs de la
cual este se resolvera.18
La ley de marcas, especficamente su artculo
8, prohbe el registro de una marca cuando sea
susceptible de causar confusin al consumidor ...el cotejo marcario es la
por ser igual o similar a una marca registrada
para proteger productos y servicios iguales o herramienta para determinar la
relacionados. La legislacin costarricense no similitud de signos y la incorrecta
cuenta con normativa especfica para regular
la figura de los acuerdos de coexistencia, y en percepcin por parte del consumidor
la prctica tampoco se admite la figura para de que los productos y servicios
superar las objeciones en la inscripcin de un
signo. provienen de un mismo origen
El voto 319-2012 establece la prohibicin legal empresarial.
de registrar marcas cuando generen riesgo de
confusin al consumidor. Al mismo tiempo,
seala de manera general que el cotejo marcario
es la herramienta para determinar la similitud En qu se diferencia una resolucin de la otra?
de signos y la incorrecta percepcin por parte En la profundidad de su anlisis. El primer voto
del consumidor de que los productos y servicios no analiza fcticamente el riesgo de confusin;
provienen de un mismo origen empresarial. solo expresa que hay confusin por contener el
Adems, refuerza la idea de que la coexistencia signo solicitado una marca registrada, y que el
marcaria se basa en la distintividad de un signo simple hecho de tratarse de empresas con un
distintivo con respecto a otro, situacin que no vnculo econmico elimina esa confusin.
ocurre en el anlisis de las marcas.19 El segundo voto es ms integral y no analiza
Pone de manifiesto que los signos presentan nicamente el hecho de que al consumidor
similitud grfica y fontica, pues ambos no se le genera confusin por ser empresas
comparten una palabra, lo cual confirma el riesgo que comparten su capital social y desarrollan
de confusin en el consumidor. Finalmente, actividades econmicas afines, por lo cual se
indica que, por ser la empresa solicitante una trata del mismo origen empresarial al pertenecer
subsidiaria de la empresa titular de la marca a un mismo grupo econmico. Coteja los signos
registrada, es parte del mismo grupo econmico en los niveles grfico, fontico, ideolgico y
o empresarial y, por ello, desaparece el riesgo de de productos. Adems, algo muy importante,
confusin.20 ingresa en la ecuacin tanto al consumidor
Por otro lado, el voto 478-2013 fundamenta sus como al inters de la generalidad. Pone en una
argumentos en los siguientes aspectos: balanza ambas posiciones y, al final, concluye
1. El sujeto de derecho privado tiene la que no se elimina el riesgo de confusin.
posibilidad de renunciar a sus derechos siempre Antes de manifestar mi posicin con respecto
y cuando no afecte el inters general; a los acuerdos de coexistencia, considero
2. La proteccin de las relaciones entre los necesario mencionar varios aspectos e ideas
sujetos de derecho privado, as como el deber principales analizadas durante este artculo.
de la Administracin de velar por la proteccin En primer lugar, cuando un titular adquiere un
al consumidor; derecho marcario, se le est concediendo un
3. Los acuerdos de coexistencia o cartas de derecho de exclusiva para utilizar ese signo
consentimiento no son requisito indispensable sobre un producto o servicio determinado. 25
EN ESENCIA
La funcin primordial de la marca radica en los contratos de merchandising por ejemplo,
que el consumidor medio logre identificar los considero que son ms los argumentos en contra
productos o servicios y su origen empresarial. de la aplicacin de los acuerdos de coexistencia
Queda absolutamente claro que, si la que los argumentos a favor.
coexistencia de los signos no genera confusin,
no se requerira de los acuerdos de coexistencia. 1
FERNNDEZ-NVOA, Carlos, El riesgo de confusin, en Manual
Sin embargo, aqu hay que preguntarse si de la propiedad industrial, FERNNDEZ-NVOA, Carlos; OTERO
LASTRES, Jos Manuel; BOTANA AGRA, Manuel, Editorial Marcial
un acuerdo privado entre partes elimina por Pons, Madrid, 2009, pp. 488-489.
completo el hecho de la existencia de dos
Ley n. 7978, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Asamblea
2
signos idnticos o muy similares para proteger Legislativa de la Repblica de Costa Rica, 6 de enero de 2000.
productos idnticos o similares, que coinciden 3
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
en el tipo de consumidor, canales de distribucin relacionados con el comercio; anexo 1C del Acuerdo de Marrakech del
y puntos de venta. 15 de abril de 1994.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que 4
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, VOTO n. 319-
la alta competencia en el mercado impone en 2012 de las diez horas cinco minutos del 9 de marzo de 2012.
el comerciante un alto nivel de presin, por Cfr. OTAMENDI, Jorge, Derecho de marcas, Editorial Abeledo
5
cada producto o servicio e identificar el Ley, Buenos Aires, 2013, pp. 547-580.
verdadero origen empresarial? 8
Cfr. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, voto n.
Si bien los sujetos de derecho privado estn 319-2012 de las diez horas cinco minutos del 9 de marzo de 2012.
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, voto n. 478-2013
facultados por ley para ejercer acuerdos de de las catorce horas del 6 de mayo de 2013.
voluntades privados y para renunciar a sus 9
Real Academia Espaola, vigsima segunda edicin, disponible en
derechos, no se puede dejar a un lado el hecho de http://lema.rae.es/drae/?val=asociaci%C3%B3n. Consultado el 10 de
que debe prevalecer el inters de la generalidad octubre de 2014.
sobre el inters particular; que una vez realizado Cfr. FERNNDEZ-NVOA, Carlos, El riesgo de confusin, en
10
el cotejo marcario, si son ms las semejanzas Manual de la propiedad industrial, FERNNDEZ-NVOA, Carlos,
entre los signos, se potencia el riesgo de OTERO LASTRES, Jos Manuel, BOTANA AGRA, Manuel,
Editorial Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 613-615.
confusin; y que la Administracin debe velar
por la proteccin al consumidor, la libre y sana Real Academia Espaola, vigsima segunda edicin, disponible en
11
http://lema.rae.es/drae/?val=asociaci%C3%B3n. Consultado el 14 de
competencia y el equilibrio en el mercado. octubre de 2014.
Deben, entonces, aceptarse los acuerdos de Ley de Promocin de la Competencia y Defensa Efectiva del
12
coexistencia marcaria? La respuesta presenta Consumidor, n. 7978, disponible en http://www.aresep.go.cr/index.
varias perspectivas: php/aresep/marco-legal/leyes-para-los-usuarios/56-ley-promocion-
de-competencia-y-defensa-efectiva-del-consumidor. Consultado el 14
1.Cuando se trata de empresas diferentes de octubre de 2014.
sin ningn tipo de vnculo entre ellas,
Constitucin Poltica de Costa Rica, disponible en http://www.
13
definitivamente no deben aceptarse, por cuanto asamblea.go.cr/centro_de_informacion/biblioteca/Paginas/
en definitiva el consumidor no podr identificar Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20Costa%20
Rica.aspx . Consultado el 22 de diciembre de 2014.
y diferenciar el origen empresarial de los
productos o servicios. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, n. 7978, Asamblea
14
origen empresarial puede ser comn, existen dos Editorial La Ley, Buenos Aires, 2013, pp. 27-42.
inconvenientes: primero, la falta de normativa Cfr. SNCHEZ HERRERO, Andrs, Confusin de marcas,
16
para regular esa figura; y segundo, el grado de Editorial La Ley, Buenos Aires, 2013, pp. 542-547.
incertidumbre alrededor del concepto de vnculo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 37-IP-2013,
17
combinarse y formar un grupo econmico hoy, de marcas, Infojus, Sistema Argentino de Informacin jurdica, http://
www.infojus.gob.ar/doctrina/dacf120123-larrainzar_perez-contratos_
pueden separarse maana, y sobre ese aspecto coexistencia_marcas.htm . Consultado el 23 de febrero de 2015.
la Administracin, especficamente el Registro
Cfr. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, voto n. 319-
19
de Propiedad Industrial, no tiene ningn control. 2012 de las diez horas cinco minutos del 9 de marzo de 2012.
Si la misma ley de marcas provee mecanismos
Cfr. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, voto n. 319-
20
para solucionar los conflictos marcarios, como 2012 de las diez horas cinco minutos del 9 de marzo de 2012.
las licencias de uso o los contratos de cesin, y
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, voto n. 478-2013
hasta el mismo derecho ofrece opciones, como
21
EN ESENCIA
Del registro de la prenda
al sistema operativo de
garantas mobiliarias:
las reformas
al Cdigo de Comercio
y la Ley 9246
Automotores
Gravmenes Anotaciones
Judiciales Administrativos Documentos cuya inscrip-
La prescripcin de la ano- No prescriben por el simple cin se encuentra bajo
tacin difiere en los plazos transcurso del tiempo. Por lo efectos suspensivos por
diversos segn la materia de tanto, requieren de un documento existir errores de forma o
que se trate. idneo para subsanar la inconsis- de fondo que deben subsa-
tencia que origin la imposicin narse (defectuosos) para la
del gravamen. debida inscripcin.
NORMATIVA
Sistema de
Garantas
Mobiliarias
obtener crdito
La nueva forma de
para ciudadanos
y pequeas empresas
Para ms informacin al Centro de Contacto del Registro Nacional:
Telfono 22-02-07-77