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Tema 5: Redaccin de Patentes.

Introduccin y teora
sobre las reivindicaciones de una patente (Captulo
V.A): Formatos de reivindicaciones (Captulo V.B) y
captulos reivindicatorios (Captulo V.C).

Asuncin, Paraguay
Abril 19-20, 2016

Teora de las Reivindicaciones de Patente


Las primeras patentes no tenan
reivindicaciones, y su alcance de proteccin
se estableca en procesos judiciales durante
litigios de violacin de patente en los que se
estudiaba el texto presentado por el inventor
Inseguridad Jurdica
Con el tiempo este procedimiento se hizo
impracticable, y surgi el sistema de
reivindicaciones, como una forma de
establecer con mayor claridad los lmites de
la proteccin de la patente.

Teora de la Reivindicacin de Patente


Reivindicaciones de Patentes
Definen el alcance de proteccin de la
patente
Representan la aproximacin escrita del
concepto inventivo abstracto creado por el
inventor
Fijan los lmites de la invencin
Muestran al mundo lo que se ha inventado

Teora de la Reivindicacin de Patente


Considerar las diferencias entre tres conceptos
principales relacionados:
Invencin: Elaboracin mental de una solucin a
un problema tcnico que no tiene sustancia fsica.
Realizacin de la invencin: Una forma fsica
de la invencin en el mundo real.
Reivindicaciones deben proteger por lo menos
una realizacin de la invencin, pero las mejores
reivindicaciones son las que protegen la invencin
en su concepcin ms amplia, de modo tal que
todas sus realizaciones fsicas infringen el mbito
que ellas abarcan.

Introduccin
Cuando un inventor esta preparado para
presentar una solicitud de patente, el agente de
patentes debe preguntar
Qu se ha inventado?
Qu se reivindica en esta invencin?
Sabe el inventor lo que quiere/debe
proteger?
Cmo podemos reivindicar esta
invencin?

Que me quemo!
Un inventor amigo suyo, harto de quemarse los dedos al
tomar caf, desarrolla la primera taza que tiene un asa.
Para probar el concepto (realizacin de la invencin),
fabrica una taza de cermica, roja con un asa. En efecto, no
se quema y se da cuenta que su invento tiene futuro.
El mismo redacta una primera reivindicacin, pensando en
ahorrarse el costo de un agente de patente:
1. "Taza de caf de cermica roja con un asa
Muy orgulloso le ensea esta reivindicacin para que
le de su opinin.
Qu opinan ustedes de esta reivindicacin?

Que me quemo!
Un tanto decepcionado, su amigo hace un segundo
intento para proteger su invento y se lo muestra de
nuevo:
1. "Taza de cermica con un asa"
Como an no cuenta con su aprobacin, lo intenta por
ltima vez y presenta directamente la solicitud en la oficina
de patentes:
"Utensilio para tomar caf sin quemarse los dedos"

Teora de la Reivindicacin de Patente


Si la funcin del examinador de patentes es
prevenir que las reivindicaciones excedan el
alcance de la invencin, entonces, de quin es
la funcin de que las reivindicaciones alcancen
su mxima amplitud?

Respuesta El Agente de Patentes!!

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Que me quemo!
Despus de recibir el primer informe de la oficina
de patentes el inventor desiste y busca
asesoramiento de un agente. Por suerte redact
una descripcin extensa contemplando mltiples
variaciones.
El agente identifica los siguientes elementos en el
invento de su amigo:
Taza = recipiente
Caf = lquido contenido en el recipiente
Asa = elemento estructural unido al recipiente

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Teora de la Reivindicacin de Patente


El agente de patentes normalmente no querr que
todas las reivindicaciones alcancen el aparente
lmite superior de proteccin
Porque pudiera aparecer arte previo desconocido; y
Porque ciertas reivindicaciones pudieran invalidarse en
litigios.
El agente de patentes deber desarrollar una mezcla
de reivindicaciones amplias, medias y estrechas
(conjunto de reivindicaciones).
Auxiliarse de las diferentes categoras/tipos de
reivindicaciones para cubrir la totalidad de la invencin,
siempre y cuando dichas reivindicaciones guarden
unidad de invencin entre si.

Teora de las Reivindicaciones de Patente


Un conjunto de reivindicaciones ms estrecho
tiene ms posibilidades de ser aceptado por el
examinador por una parte y tambin como
vlido en un litigio por otra, sin embargo no
puede restringirse hasta tal punto que permita
que posibles competidores diseen alrededor
de la invencin y la infrinjan, y estas
infracciones no puedan ser probadas ante el
tribunal competente.

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Que me quemo!
Reivindicaciones
1) Recipiente para contener un lquido, dicho

recipiente que comprende al menos un elemento


estructural que facilita su agarre, el cual se
encuentra unido al recipiente.
2) Recipiente segn la R. 1 donde el elemento
estructural tiene forma de asa.
3) Recipiente segn la R. 1 el cual est hecho de
un material cermico.

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Teora de la Reivindicacin de Patente


Las reivindicaciones de patentes deben:
Definir el objeto (invencin) cuya proteccin
de patente se pretende,
Ser claras y concisas, y
Estar sustentadas por la descripcin y
dibujos
Redactadas en trminos de caractersticas
tcnicas de la invencin.

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Teora de la Reivindicacin de Patente


La memoria descriptiva debe sustentar las
reivindicaciones: Una reivindicacin no sustentada

por la descripcin no es vlida.


Antes de presentar la solicitud, el agente de
patentes debe revisar la descripcin y
reivindicaciones para verificar que cada
reivindicacin esta sustentada en la descripcin..
El agente de patentes debera comparar los
trminos utilizados en las reivindicaciones con la
descripcin para verificar que se ha utilizado una
terminologa coherente en todo.

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Teora de la Reivindicacin de Patente


Ejemplo.
Si la Reivindicacin 1 trata sobre un
recipiente sin especificar un material,
entonces el agente de patentes debe verificar
que la descripcin apoye en todo el mbito
de proteccin, preferiblemente con ejemplos
concretos. Que pasara con materiales
porosos?

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Teora de la Reivindicacin de Patente


Ejemplo. Si la Reivindicacin 1 expresa un
componente rojo, pero la descripcin trata
sobre un componente escarlata, entonces el
agente de patentes debera bien:
Utilizar un nico trmino en todo el
documento de la solicitud o
Corregir la descripcin para especificar que
escarlata es un subconjunto de rojo y que
cualquier componente rojo podra utilizarse
(suponiendo que esto sea correcto).

Teora de la Reivindicacin de Patente


En ocasiones es deseable modificar las
reivindicaciones inicialmente presentadas con la
solicitud:
Modificacin mediante limitacin: Si se han
identificado antecedentes que privan de novedad
o de actividad inventiva a las reivindicaciones.
Modificacin mediante ampliacin: Si se detecta
durante la tramitacin que las reivindicaciones
inicialmente presentadas no confieren una
proteccin adecuada o dejan fuera el
producto/modalidad que se va a comercializar.

Teora de la Reivindicacin de Patente


En algunas jurisdicciones existen
limitaciones en cuanto al grado de
modificacin que puede aportarse a las
reivindicaciones.Ej.: EPO
En general, las reivindicaciones pueden
modificarse siempre que exista sustento
en la descripcin original para dicha
modificacin.

El Diseo de las Reivindicaciones


LAS REIVINDICACIONES DEBEN DISEARSE
PENSANDO EN QUE..
Deben ser lo ms abarcadoras posibles, tratando de
proteger no solo las realizaciones particulares sino
otras potencialmente posibles (reivindicaciones
profticas).
Deben tambin ser objetivas: Tratando de no invadir el
alcance de las reivindicaciones de solicitudes previas,
para evitar objeciones relativas a la novedad.
Sin embargo esto puede resolverse en el camino!
Deben definirse en trminos de caractersticas
tcnicas, no ventajas, resultados que provoca o
bondades de la invencin.

El Diseo de las Reivindicaciones


Deben concebirse desde su concepcin ms general
(reivindicaciones independientes) a su realizacin ms
particular (reivindicaciones dependientes).
Un buen conjunto de reivindicaciones debe tener una
mezcla de reivindicaciones de amplio, medio y
estrecho alcance para proporcionar la proteccin
adecuada a la invencin. Para ello nos debemos
inspirar en la estrategia de la cebolla.

El Conjunto de Reivindicaciones
Reivindicaciones independientes o principales:
Se conciben para evitar la competencia o imitacin.
Sobre la base de ellas se realiza el examen de
novedad.
Definen la invencin por sus caractersticas
tcnicas en su mbito ms general.

Como su nombre lo indica, no se subordinan a otras


reivindicaciones.
En una misma solicitud de patente pueden existir
tantas reivindicaciones independientes como objetos
de invencin contenga la misma, siempre que estos
guarden unidad de invencin entre s.

El Conjunto de Reivindicaciones
Reivindicaciones dependientes:
Se emplean para proteger lo que se reconoce

como invencin en s (por lo general le dan


cobertura a los productos/procesos
que se
comercializan).
Se refieren a realizaciones particulares de la
invencin y contribuyen a su caracterizacin
detallada.
Se pueden subordinar a una o ms
reivindicaciones independientes o dependientes y
contienen, de forma implcita, todas las
limitaciones de la(s) reivindicacin(es) a las que se
subordinan.

Tipos de Reivindicaciones
REIVINDICACIN
INDEPENDIENTE
1. Una composicin farmacutica que comprende:
i. un agonista colinrgico y
ii. un interfern.
2. Una composicin farmacutica segn la reivindicacin 1,
CARACTERIZADA porque el agonista colinrgico es de tipo
nicotnico.
3. Una composicin farmacutica segn la reivindicacin 2,
CARACTERIZADA
porque el agonista colinrgico de tipo
nicotnico es carbacol.
4. Una composicin segn cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
CARACTERIZADA porque el interfern es interfern .

REIVINDICACIONES DEPENDIENTES

El Diseo de las Reivindicaciones


Utilizando
de
diferentes
categoras
especficos de reivindicaciones, siempre y
cuando todas ellas guarden unidad de
invencin.

Considerando que la mejor proteccin, a


los efectos de la observancia de los
derechos la otorgan los productos, por lo
que una patente poderosa ser aquella
que proteja uno o ms productos como
invencin.

Categoras de Reivindicaciones
Para obtener una proteccin completa, en la mayora de
las invenciones se necesitan reivindicaciones de ms de
un tipo o categora.
Entidad
Aparato, dispositivo
Producto
Composicin
Actividad
Mtodo
Uso

Categoras de Reivindicaciones
Reivindicacin de Aparato
Protege un aparato o dispositivo
El prembulo explica lo que el aparato es o
hace. Ej.:
- Un trpode, que comprende ...
- Un dispositivo para sostener una cmara
...

El cuerpo de la reivindicacin enumerar los


elementos inventivos esenciales

Categoras de Reivindicaciones:
Aparato o dispositivo:
1. Dispositivo para sostener una cmara,
que comprende:
un soporte pivotante configurado
para sostener la cmara;
una pluralidad de patas dispuestas
para sostener el soporte pivotante;
una conexin separable entre el
soporte pivotante y la pluralidad de
patas de estructura X.

Categoras de Reivindicaciones
Producto
Reivindicaciones de producto:
En el campo de la materia viva tambin son
consideradas invenciones que caen dentro de la
categora de producto: un virus, un
microorganismo, una lnea celular, un animal o
una planta transgnica, una secuencia de ADN o
de aminocidos, una clula transformada, etc.
Ojo con el requisito de divulgacin habilitante
para la materia viva !!! Depsito

Categoras de Reivindicaciones
Reivindicaciones de Composiciones:
Se utilizan cuando la invencin a reivindicar se
relaciona con la naturaleza qumica de los
materiales o componentes que se utilizan.

Por ejemplo, una reivindicacin relacionada


con una solucin para electroplateado de
cobre podra decir:

Categoras de Reivindicaciones
1. Una solucin para electroplateado del cobre,
que comprende:
- una solucin alcalina de sulfato de cobre
entre 30-50 gramos por litro;
- cido sulfrico entre 2-4 veces la solucin de
sulfato de cobre; y
- una solucin acuosa de un sustrato
modificador del pH en una cantidad suficiente
para ajustar el pH a un valor de entre 3,5-5,0.

Categoras de Reivindicaciones
Reivindicaciones de producto
Un producto puede reivindicarse mediante una de las
formas siguientes:
Ms
Por su estructura (componentes, elementos);
aconsejables
Por sus propiedades;
Por el proceso mediante el cul se obtiene;
Por sus funciones; o
No aceptables
en algunas
Por una combinacin de las vas anteriores.
jurisdicciones

Categoras de Reivindicaciones

Reivindicaciones de Mtodo
Definen una secuencia de pasos que
completan una tarea o logran un resultado

Los pasos pueden definirse en orden de


ejecucin, pero se presume que se realizan
en cualquier orden a menos que se indique
lo contrario.

Categoras de Reivindicaciones
EJEMPLO:
1. Un mtodo para preparar t, donde el
mtodo comprende:
hervir agua;
agregar azcar al agua hirviendo;
agregar hojas de t al agua hirviendo para
formar una mezcla; y
filtrar la mezcla.

Categoras de Reivindicaciones
Reivindicaciones de Uso
Se utilizan para proteger el nuevo uso de un
producto conocido.
Suelen interpretarse como reivindicaciones de
mtodo.
No se permiten en todas las jurisdicciones.
La proteccin es limitada.

Son invenciones que dependen del producto al cual


se le encuentra el nuevo uso.

Categoras de Reivindicaciones

Reivindicaciones de usos mdicos:


En la prctica internacional en muchas
jurisdicciones se aceptan reivindicaciones para
un primer y ulteriores usos farmacuticos de
productos conocidos para otros fines.
Ejemplos:
Primer uso mdico: Producto X para su uso como
medicamento.
Segundo uso mdico: El producto X para para uso en
un mtodo de regeneracin de tejido seo.

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Categoras de Reivindicaciones
Reivindicaciones de Segundo Uso Mdico
Es una ficcin legal que se ha creado para proteger un
mtodo de tratamiento que emplea un producto al que ya
se le conoce un uso mdico previo.
No todas las jurisdicciones permiten este tipo de
reivindicaciones.
Algunas jurisdicciones solo lo aceptan en el formato
suizo (Ej.: Chile): Ej.: El producto X para la fabricacin de
un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y.

Categoras de Reivindicaciones
Reivindicaciones de Producto-por-Proceso
Normalmente una reivindicacin de producto
pudiera definir al producto por su estructura,
frmula, composicin u otros parmetros
caractersticos y determinables.
Sin embargo, cuando se trata de productos
nuevos de estructura qumica desconocida, tales
como productos naturales, polmeros, etc., estos
pueden reivindicarse a travs del proceso
mediante el cual ellos se obtienen.

Categoras de Reivindicaciones

Ejemplo de reivindicacin de producto por


proceso
L

M
X

R. 1: Producto X, caracterizado porque se


obtiene mediante las etapas L, K y M

Categoras de Reivindicaciones
Reivindicaciones que definen la invencin por el
resultado que se quiere obtener y por sus parmetros
Generalmente no son aceptables en muchas
jurisdicciones, por lo que solo deben emplearse cuando:
No exista otra forma de definir la invencin de
manera ms precisa sin restringir su alcance de manera
excesiva, y
El resultado pueda verificarse de forma directa y
positiva por pruebas o procedimientos adecuadamente
definidos en la descripcin o conocidos en el arte, y sin
requerirse experimentacin adicional.

Categoras de Reivindicaciones
Reivindicaciones que definen la invencin por el
resultado que se quiere obtener y por sus parmetros
Ejemplo: Por el resultado a alcanzar:
Artculo absorbente que presenta una hoja
superior, una hoja inferior y un ncleo absorbente
entre ambas, caracterizado porque alcanza una
absorcin de 50 cc de orina sinttica en 4 h.

Ejemplo: Por sus parmetros:


Un compuesto caracterizado porque tiene un punto
de fusin de 80 C.

Redacta una reivindicacin, comprueba la


reivindicacin
Contiene la reivindicacin todas las caractersticas tcnicas
esenciales?

Se han introducido caractersticas tcnicas no esenciales?


Cubre la reivindicacin todas las formas de realizacin
descritas y productos potencialmente interesantes?

Cubre la reivindicacin variantes obvias?


Cubre la reivindicacin el estado de la tcnica?
La reivindicacin cubre toda la invencin o se requiere otra(s)
para proteger todos los objetos que forman parte de la
invencin?

Ejemplo prctico
Un inventor viene a usted y le dice que tiene una invencin muy
novedosa que consiste en:
Un dispositivo A conectado con cables de cobre al dispositivo B,
los que constituiran de forma abstracta el subcomponente X de
un aparato que adems incluye los subcomponentes Y y Z.
Sin embargo el inventor no quiere revelar claramente cul su
invencin y propone una reivindicacin que plantea:
- Un aparato que comprende un subcomponente X, operativamente
vinculado con un subcomponente Y, que a su vez se vincula
operativamente con un subcomponente Z.

Ejemplo prctico
El inventor le asegura que una reivindicacin como la propuesta no
se ha descrito por nadie previamente.

Sin embargo en el examen de la solicitud, el examinador encuentra


un aparato divulgado previamente que comprende un
subcomponente X, operativamente vinculado con un
subcomponente Y, dicho componente Y que a su vez se vincula
operativamente con un subcomponente Z, la nica diferencia es
que dicho subcomponente X est constituido por el dispositivo C y
el dispositivo D que era la nica manera de hacer dicho
subcomponente Z hasta la fecha.

Ejemplo prctico
Puesto que en la solicitud original no mencion nada acerca de los
dispositivos A y B y la forma de conectarse ambos -la verdadera
esencia de la invencin en este caso-, entonces no es posible
enmendar la solicitud en esta etapa del trmite para incluir estas
particularidades, pues constituiran materia nueva.
Lo que hubiera correspondido aqu sera buscar el alcance amplio
pretendido por el inventor, pero mencionar los aspectos novedosos
encontrados sobre los dispositivos A y B en la descripcin, de
manera que se proveyera el sustento apropiado para realizar una
enmienda restringiendo apropiadamente la invencin a los
aspectos novedosos de la misma.

Ejemplo prctico
BALANCE: Descripcin vs. Reivindicaciones
Enfoque problema-solucin

NO dejar de incluir informacin esencial


NO revelar informacin excesiva, no
reivindicada (know-how) cse vuelve
pblica!!
NO esconder (suficiencia)

Si quiere optar por obtener una patente de


invencin, lo primero que tiene que saber es
que no se puede guardar informacin esencial
de la misma, pues de esa manera elimina toda
posibilidad de su defensa ante posibles
objeciones de novedad: Si no quiere
divulgarla, busque proteccin a travs de la
informacin confidencial.
Cuntele al agente todas las particulares de
su invencin y confe en que l sabr como
redactarle unas reivindicaciones que puedan
ser vlidas para su concesin durante el
trmite de la patente, y que sean eficaces a la
vez para poder demandar a terceros por su
infraccin.

MUCHAS GRACIAS
Olga L. Moreno Samper
Directora Divisin de Patentes
omoreno@jarryip.com