ASPECTOS JURDICOS DE LA PROTECCIN DE LA

MARCA PARA LAS EMPRESAS EN EL PER.

Por: Zubbin Marcus

CONTENIDO:

INTRODUCCIN
NDICE

CAPITULO I: ASPECTOS JURDICOS

1.1. Rol del aspecto jurdico
1.2. Funciones de los aspectos jurdicos
1.3. Estrategias de aspectos de marcas
1.3.1.
Registrar la marca
1.3.2.
Usar la marca como fue registrada
1.3.3.
Usar la marca
CAPITULO II: PROTECCIN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
2.1. Proteccin de las marcas
2.2. Proteccin del derecho del autor

CAPITULO III: DERECHOS DE MARCAS

3.1. Prohibiciones al registro
3.2. Infraccin al derecho de marca
3.2.1. Derechos que confiere la marca
3.2.2. Derechos que confiere una patente

3.2.3. Acciones civiles

3.2.4. Acciones legales
CONCLUSIONES
ANEXOS
GLOSARIO
FUENTES DE INFORMACIN

INTRODUCCIN

Hoy en la actualidad muchas empresas peruanas estn reconocindose por el

producto que ofrecen y por su logotipo o marca que lleva aquel producto. Por ello la
competencia se ha maximizado a tal manera que cualquier empresa quiere entrar en
el mercado y que su producto se venda.
Para que una marca sea registrada y nica, debe ser nicamente creada por esa
empresa y no copiarla por ser extranjera o no conocida, entonces se considerara una
infraccin.
En esta monografa se explicar que aspectos jurdicos debe tomarse para la
proteccin de la marca, y se esquematiza de la siguiente manera:

CAPITULO I: En este captulo se informara sobre, el rol del aspecto jurdico,

sus funciones de los aspectos jurdicos y las estrategias de aspectos de marcas

CAPITULO II: En este otro captulo se informara sobre, la proteccin de los

signos distintivos, la proteccin de las marcas y la proteccin del derecho del
autor.

CAPITULO III: En este ltimo captulo se hablar sobre, derechos de marcas,

las prohibiciones al registro, tambin de la infraccin al derecho de marca,
entre ellos derechos que confiere la marca, derechos que confiere una
patente, acciones civiles, acciones legales .

CAPITULO I

ASPECTOS JURDICOS

Hoy ms que nunca, las marcas generan negocios, lo que las convierte en uno de los
activos ms valiosos que una empresa pueda tener. Con los activos de la marca
desplegados tanto en el mundo fsico como en el digital, protegerlos se ha convertido
en todo un reto.

1.1.

ROL DEL ASPECTO JURDICO

El uso indebido de las marcas a travs de Internet afecta de manera significativa casi
todos los aspectos del negocio e impacta directamente en las ganancias. Si bien la
oportunidad y la responsabilidad de proteger la marca abarcan toda la organizacin,
el equipo de Aspectos Jurdicos, centrado ya en hacer cumplir los derechos de

propiedad, puede y debe reunir todas las unidades del negocio afectadas,
implementar una defensa clave y adoptar medidas coercitivas cuando se descubren
los inevitables usos indebidos.

Artculo 218.- Formas agravadas La pena ser privativa de libertad no menor de

cuatro ni mayor de ocho aos y con noventa a ciento ochenta das multa cuando:

a. Se d a conocer al pblico una obra indita o no divulgada, que haya

recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su
nombre, sin el consentimiento del titular.
b. La reproduccin, distribucin o comunicacin pblica se realiza con
fines de comercializacin, o alterando o suprimiendo, el nombre o
seudnimo del autor, productor o titular de los derechos.
c. Conociendo el origen ilcito de la copia o reproduccin, la distribuya al
pblico, por cualquier medio, la almacene, oculte, introduzca en el pas
o el saque de ste.
d. Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para
la venta o alquiler, o ponga de cualquier otra manera en circulacin
dispositivos, sistemas, esquemas, o equipos capaces de soslayar otro
dispositivo destinado a impedir o restringir la realizacin de copias de
obras o producciones protegidas, o a menoscabar la calidad de las
copias realizadas; o capaces de permitir o fomentar la recepcin de un
programa codificado, radiodifundido o comunicado en otra forma al
pblico, por aquellos que no estn autorizados para ello.

1.2.

FUNCIONES DE LAS MARCAS

As como el concepto de distintividad se ha modificado a lo largo del tiempo, las

funciones marcarias tambin han ido cambiando a lo largo de la historia.
En efecto, Baylos Corroza: seala que en un comienzo el signo cumpla con
indicar la pertenencia del objeto a una persona determinada, la autora sobre el
mismo de un artista o la atribucin de responsabilidades dentro del proceso de
produccin. Dichas funciones, si bien tendran un valor dentro del comercio de la
poca, no seran las mismas que desempea la marca de la modernidad.
FUNCIN INDICADORA DE PROCEDENCIA EMPRESARIAL
La marca permite al comerciante separar sus productos o servicios de otros en el
mercado, brindndole al consumidor la informacin de que los mismos son
propios de su empresa y no de otra. Esto a pesar de que dicho consumidor no
tenga la informacin exacta sobre dicha compaa.
Sobre este punto, Cornejo Guerrero sostiene que () el desconocimiento del
origen del producto por parte de los consumidores, no implica que la funcin
referida sea inexistente, por cuanto el consumidor sabe en cualquier caso, que los
productos distinguidos con la marca provienen de una empresa en particular. De
igual manera, Rangel Ortiz seala:
La marca cumple la funcin de indicacin de procedencia cuando sta se aplica a
una serie de productos de manera que el consumidor encuentra que los productos
de la serie tienen un elemento comn: la marca; de ah que el consumidor
legtimamente suponga que todos los productos que ostentan la marca tienen un
origen o procedencia comn. Esto ltimo, a pesar de que dicha procedencia sea
annima.

En consecuencia, resulta irrelevante para el pblico la informacin precisa sobre el

fabricante del producto o el prestador del servicio de su inters, siendo suficiente el
contar con la certeza de que se trata del mismo empresario que con anterioridad
satisfizo sus expectativas de consumo.

1.2.1.

Funcin indicadora de calidad

Tambin conocida como funcin de garanta o funcin social, esta atribucin de

la marca hace referencia a la idea que proporciona la misma al consumidor sobre las
cualidades del producto o servicio. Es as que las personas buscarn aquellas marcas
que asocian con ciertas caractersticas que en su momento les resultaron positivas,
ya sea por experiencia personal o por recomendacin de terceros, esperando que las
mismas sean iguales o incluso mejores. De lo dicho hasta el momento no se debe
inferir que el producto o servicio ofertado deba necesariamente contar con elevadas
caractersticas que lo posicionen por encima del resto. Sobre este tema, Fernndez
Novoa seala:
De uno u otro modo, es indudable que por regla general el consumidor cree que
todos los productos o servicios dotados con la misma marca ostentan la misma
calidad: alta o baja. Esto es innegable en el plano socio-econmico: la marca es un
signo que indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado,
y sobre todo, en las experiencias y vivencias de los consumidores.
En consecuencia, se debe entender el trmino calidad asocindolo con la
homogeneidad, constancia o uniformidad en las cualidades o caractersticas del
producto o servicio que se tiene a la vista.
1.2.2.

FUNCIN CONDENSADORA DEL GOODWILL O REPUTACIN

La funcin condensadora de goodwill se aprecia de manera evidente en el caso de las

marcas notorias por su especial posicionamiento y prestigio en el mercado. Esta
cualidad hace referencia a la buena reputacin con la que cuenta una marca y que
lleva a los consumidores a optar por los productos o servicios a los que est asociada
y no a otros, por considerarlos superiores.
Pero as como la reputacin de una marca puede ser positiva, la misma puede devenir
en un desprestigio o mala fama. De acuerdo a Fernndez Novoa:
Aunque sta es la principal funcin que la marca desempea en defensa de los
intereses del empresario titular, hay que puntualizar, sin embargo, que lejos de ser
constante, la funcin condensadora del goodwill es tan slo eventual. En efecto, la
marca de un producto o servicio puede poseer un goodwill o buena fama, o bien un
illwill o mala fama, porque las asociaciones evocadas por la marca en el consumidor
pueden ser favorables o bien desfavorables.
Es por este motivo que el titular no debe descuidar sus esfuerzos por captar la
preferencia de los consumidores pues la misma no se encuentra asegurada, pudiendo
variar en el tiempo por distintas circunstancias.
1.2.3.

FUNCIN PUBLICITARIA

Adems de las funciones ya sealadas, la marca cuenta adems con la capacidad de

dar a conocer al producto o servicio al que acompaa, contribuyendo directamente a
su posicionamiento en el mercado, ya sea comunicando caractersticas propias de
aquel o evocando ideas o sentimientos deseables por parte del pblico. Esto
depender, por ejemplo, del producto en s mismo, de su forma de presentacin o de
las palabras singulares que lo acompaan.
Rangel Medina explica esta atribucin de la siguiente manera:

La atraccin de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el

pblico tiene de los artculos, precisamente por medio de la marca que los identifica.
Si de una manera especfica e inmediata la finalidad de la marca consiste en
identificar las mercancas, dicha identificacin implcitamente produce la formacin de
la clientela. Este sealamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de
llamar al consumidor, es un vehculo de reclame.
Si tenemos en cuenta que si en el caso de una marca comn la marca por s sola
anuncia cualidades del producto o servicio, esto ser ms cierto en el caso de las
marcas notorias en las cuales dichas cualidades sern de especial prestigio

1.3.

ESTRATGIAS PARA PROTEGER UNA MARCA

Proteger una marca resulta vital para el desarrollo y crecimiento de un

negocio, porque te va a permitir diferenciar un determinado producto o
servicio de uno de la competencia. Paredes, M. (2015). En el diario Per 21,
nos manifiesta que se debe hacer para que la marca de una empresa peruana
no pueda ser copiada o manipulada por otros.

1.3.1.

REGISTRAR LA MARCA

Una marca registrada es un ttulo en que el Estado concede el derecho exclusivo a la

utilizacin de un signo distintivo para la identificacin de un producto o un servicio en
el mercado. El artculo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) seala que: Los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrn hacer uso de marcas en
la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a
su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto. El trmite se realiza

ante la Direccin de Signos Distintivos de dicha entidad. Puede realizarlo una persona
natural o una persona jurdica.
Tambin es recomendable realizar una bsqueda de antecedentes en Indecopi
respecto al logo que se desea inscribir para verificar si existe uno igual o similar ya
registrado. De esta manera, se evita cualquier contingencia a futuro en el trmite y
gastos innecesarios durante el mismo.
Es decir, al crear una marca sea para producto o servicio, solo la empresa tiene
derecho a usarla, por ser derechos que la ley les ha concedido. Si se logra identificar
que otra empresa est utilizando la misma marca o logotipo, se debe tomar acciones
legales por infraccin de marca.

1.3.2.

USAR LA MARCA TAL CUAL FUE REGISTRADA

El artculo 128 de la LPI seala que: La marca deber usarse en territorio nacional,
tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carcter distintivo.
Un error comn de muchos empresarios es pensar que una vez que obtienen el
registro de tu marca o un logotipo, le puedes hacer las variaciones que quieras, pues
al cabo ya tienen la marca registrada, cuando en realidad no es as, para no dejar
que la roben o manipularlo por as decirlo, debe estar controlado y modificarlo slo si
tiene la plena autorizacin.

1.3.3.

USAR LA MARCA

Si una marca no es usada durante tres aos consecutivos en los productos o servicios
para los que fue registrada, proceder la caducidad de su registro, salvo que su
titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los

tres aos consecutivos inmediatos anteriores a la presentacin de la solicitud de

declaracin administrativa de caducidad. PLAGIO DE http://www.merca20.com/6consejos-para-proteger-tu-marca/
A veces algunas personas piensan que registrar una marca sirve como para proteger
una idea, es decir, para que nadie ms la use, pero tampoco tienen la certeza de
saber cundo la van a usar. Esto tambin es incorrecto, el registro de una marca te
obliga a su uso en el comercio. Es decir, si no usas tu marca en 3 aos, la puedes
perder a travs de un procedimiento de caducidad que cualquier interesado puede
iniciar.

CAPITULO II

PROTECCIN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

En la actividad comercial existen muchos factores que influyen en el xito de una

empresa frente a sus competidores; las marcas o patentes juegan un rol importante
en el reconocimiento de la empresa por parte de sus clientes, al ser la esencia o lo
distintivo de la misma; en el caso del derecho de autor, se defiende la propiedad
intelectual o el ingenio de la persona como creadora.

2.1

PROTECCION DE LAS MARCAS

El producto de toda empresa debe tener un valor agregado, una razn la cual se
distinga por el resto de productos que hay en el mercado, de ello depende su imagen
ya que marca una diferencia.
Northcote (2013) afirma que es un: elemento o signo distintivo que permite
diferenciar los productos o servicios () y que le atribuye una serie de caractersticas
propias del prestigio o reputacin que pueda tener en el mercado (p.17)
La marca o patente es propiedad de la empresa, que est respaldada por una serie
de leyes que prohben su copia, y es la diferencia entre productos o servicios de la
competencia.
a) Garanta del registro de una marca
La persona titular del registro de una marca posee derechos amparados por la ley,
como exclusividad, licencias e impedimentos a terceros.
Northcote (2013) afirma que:
goza de uso exclusivo de la marca, impide a terceros su uso sin su
autorizacin

(),

acta

contra

cualquier

tercero

que

sin

su

consentimiento realice productos o servicios similares () un uso

indebido de la marca. (p. 21)
Existen garantas al momento de registrar una marca que impiden que esta pueda
ser vulnerada o alterada de manera total o parcial sin consentimiento del creador.
b) Infracciones a los derechos sobre una marca
Hacer uso indebido de marcas que ya han sido registradas, debido a la gravedad,
estn sancionadas por INDECOPI, ya sea en multas u otras medidas; por lo que
Northcote (2013) nos dice que: El utilizar las marcas de titularidad de otra persona

constituye una infraccin a los derechos de dicho titular y genera un dao que debe
ser reparado. (p. 22)
La proteccin de INDECOPI promueve sanciones para quienes vulneren la marca
registrada, que tienen como efecto reparar el dao causado por la infraccin, para
evitar los aprovechamientos entre competencias.

2.2

PROTECCION AL DERECHO DEL AUTOR

El derecho de autor se basa en la idea de identidad entre el autor y su creacin,

protege la creatividad del ingenio humano y la originalidad que se muestra en sus
obras.
Northcote (2013) nos dice que: la proteccin del derecho de autor recae sobre
todas las obras del ingenio, en el mbito literario o artstico, cualquiera que sea su
gnero, forma de expresin, merito o finalidad
Los derechos del autor estn reconocidos por la ley, ya que estos los protege de
cualquier plagio o copia; el autor es la persona natural que realiza la creacin
intelectual.
a) Actos que se pueden realizar sobre los derechos de autor
Se sabe que la proteccin del derecho del autor est enfocada hacia obras del
intelecto humano que no poseen una aplicacin industrial directa.
Segn Northcote (2013) afirma que:
El autor puede transferir cualquiera de sus derecho patrimoniales por
acto entre vivos o por transmisin mortis causa () cualquier operacin

permitida por Ley es posible, es decir, por compraventa, donacin,

permuta, dacin en pago, etc.
De la misma manera, se pueden celebrar toda clase de actos destinado a la cesin
temporal de los derechos de autor, con la finalidad que el cesionario haga una
explotacin temporal de la obra.

b) De los mecanismos de proteccin

Los derechos de autor as como los derechos conexos regulados en el Decreto
Legislativo N 822, puede ser protegido frente a su uso o explotacin ilcita; por lo
que Northcote (2013) afirma que: dicho procedimiento tiene por finalidad ordenar
el cese de las infracciones y sancionar a los responsables con sanciones en forma de
multa y con medidas destinadas a sanear los efectos dainos causados por la
infraccin
Como se ha visto, la proteccin del derecho de autor requiere de un conocimiento
claro acerca de las obras comprendidas en el mbito de proteccin.
En conclusin, podemos afirmar que nuestra creacin est protegida por leyes que las
amparan y por un organismo regulador (INDECOPI) que se encarga de establecer
sanciones en caso se vulneren; de mismo modo, nuestra propiedad intelectual al ser
valiosa es reconocida por la misma y se protege la originalidad y creatividad.

CAPITULO III
DERECHOS DE MARCAS
Hemos dicho que la marca es aquel signo distintivo que permite diferencias los
productos o servicios de una determinada persona de los de sus competidores y que
la atribuye a dichos producto o servicios una serie de caractersticas propias del
prestigio o reputacin que pueda tener en el mercado el producto proveedor.
Esta es la de nacin que recoge el articulo 134 de la decisin N486, al sealar que
constituye

marca todo lo signo que sirva para diferenciar en el mercado los

productos t servicios de una persona de los productos o servicios de otra.

Para estos efectos, los signos que pueden considerarse marcas pueden consistir en:
-

Palabras o combinacin de palabras

Imgenes, smbolos, grficos, logotipos, monogramas
Sonidos y los olores
Letras y nmeros
Color delimitados por una forma, o una combinacin de colores
Las formas de los productos, sus envases o envoltura
Cualquier combinacin de los signos o medios indicados anteriormente.

Siendo as, se suelen identificar tres formas de presentacin de las marcas,

dependiendo de su composicin:
a) Marcas denominativas: son aquellas que estn constituidas por una palabra o
grupo de palabras o signos escritos.
b) Marcas figurativas: son aquellas que estn compuestas por dibujos, figuras o
formas, pero sin contener texto escrito.
c) Marcas mixtas: son aquellas que en su composicin presentan elementos
denominativos y figurativos.
3.1.1. PROHIBICIONES RELATIVAS

Su marca debe distinguir suficientemente de los productos o servicios que brindan la

competencia. Las prohibiciones relativas de la ley de marcas regulan esta situacin.

3.1.1. EJEMPLO DE PROHIBICIN RELATIVA

Registrar la marca DOCA-COLA en la clase de productos de bebidas gaseosas no
alcohlicas vas a ser aunque no imposible extremadamente difcil. La compaa de
Atlanta propietaria de los derechos de uso exclusivo de la

marca COCA COLA,

presentara una oposicin y el examinador de la oficina dictaminar en contra de la

solicitud
3.2. INFRACCIONES AL DERECHO DE MARCA
El titular de un derecho protegido en el Per, podr interponer una denuncia por
infraccin, contra cualquier persona infrinja su derecho; el denunciante podr solicitar
a la Autoridad Administrativa que se

realicen visitas inefectivas destinadas a

corroborar la comisin del acto infractora y que ordene medidas cautelares

inmediatas con el objeto de impedir la comisin de la infraccin, evitar sus
consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la accin o
el resarcimiento de los daos y perjuicios. La accin por infraccin prescribir a los
dos aos contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccin
o a los cinco aos contados desde que se cometi la infraccin por ltima vez.
3.2.1. DERECHOS QUE CONFIERE LA MARCA
La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de
utilizarla en el trfico econmico en la forma que se le ha conferido y
para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o

industriales comprendidos en el registro. [Artculo 19 bis D, Ley

19.039].

3.2.2. DERECHOS QUE CONFIERE UNA PATENTE

El dueo de una patente de invencin gozar de exclusividad para
producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u
objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de
explotacin comercial del mismo. En las patentes de procedimiento, la
proteccin alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho
procedimiento. [Artculo 49 Ley 19.039].

3.2.3. Acciones civiles

La indemnizacin de perjuicios podr determinarse, a eleccin del
demandante, de conformidad con las reglas generales.
Esto quiere decir que las utilidades que el titular que
hubiera dejado de percibir como consecuencia de la
infraccin, tambin dicen que el precio que el infractor
hubiera debido pagar al titular del derecho por el
otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor
comercial

del

derecho

infringido

las

contractuales que ya se hubieran concedido.

3.2.4. Acciones penales

Artculo 28 Ley 19.039 Marcas

Artculo 52 Ley 19.039 Patentes

licencias

FUENTES BIBLIOGRFICAS

Northcote, C. (2013). Proteccin de la Propiedad Intelectual de las

Empresas. Lima: Pacfico Editores.

BAYLOS. H. (1993). Tratado de derecho industrial: propiedad industrial,

propiedad intelectual, derecho de la competencia econmica, disciplina
de la competencia desleal. (2ed). Madrid: Civitas.

CORNEJO, C. (2007). Derecho de Marcas. (2ed). Lima: Cultural Cuzco.

FERNNDEZ, C. (2004). Tratado sobre Derecho de Marcas. (2ed).

Madrid: Marcial Pons. 1984 Fundamentos de derecho de marcas.
Madrid: Monte corvo.

Recuperado de:
http://www.imarcas.com/RegistrodeMarcas/prohibicionesrelativas.aspx

Recuperado
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http://aempresarial.com/servicios/revista/206_43_FFQEVVELIMLFXRRE
EKWOMAWTIIFFMSWRXMWTIAERNQWLHOPLZM.pdf

Recuperado de:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=202983

Recuperado de:
https://www.markmonitor.es/download/MarkMonitor_Step-byStep_OBP_WP_ES.pdf

Paredes,

M.
(2015).
http://peru21.pe/mis-finanzas/sabes-cualimportancia-registrar-tu-marca-2212990