Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TOMO III
Revisin
Departamento Jurdico Editorial - CEP
Diagramacin
Departamento de Diagramacin - CEP
Impresin
Talleres - CEP
042942: 9-ene-2014
005018: 9-ene-2014
978-9942-10-151-8: 17-ene-2014
250
Quito - Ecuador
Todos los derechos sobre el contenido de esta obra pertenecen a la Corporacin de Estudios y
Publicaciones. Prohibida su reproduccin total o parcial as como su incorporacin a sistemas
informticos, su traduccin, comunicacin pblica, adaptacin, arreglo u otra transformacin,
sin autorizacin expresa y por escrito de la Corporacin.
PRESENTACIN
La Corporacin de Estudios y Publicaciones, entidad sin
fines de lucro, dedicada a la investigacin legal y publicacin
de la legislacin nacional e internacional, en su indeclinable
empeo de poner en conocimiento de los abogados, catedrticos, estudiantes de Derecho, jueces y tribunales de
justicia, obras de trascendencia jurdica que les facilite profundizar en el anlisis de esta disciplina y especialmente a
travs de las resoluciones o pronunciamientos definitivos de
los ms altos organismos de justicia, tiene el agrado de ofrecer esta nueva serie, constituida por las sentencias emitidas
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, durante
la gestin 2012. Este rgano jurisdiccional, de carcter
permanente, supranacional y comunitario, ha construido, a
lo largo de sus treinta y cuatro aos de existencia, una slida
jurisprudencia orientada a garantizar la vigencia del principio de legalidad en el ordenamiento jurdico comunitario,
contribuyendo as a la constitucin de una verdadera comunidad de derecho en el espacio subregional.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo
con el artculo 5 de su Estatuto, ejerce su jurisdiccin sobre
la Comunidad Andina y con el objeto de garantizar la validez del ordenamiento jurdico comunitario se encarga de
unificar y armonizar la aplicacin de las normas andinas en
el territorio de los Pases Miembros (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Per), mediante el mecanismo de la Interpretacin Prejudicial y, del mismo modo, ejerce el control de legalidad de los actos normativos emanados de los diferentes
rganos que conforman el Sistema Andino de Integracin,
en el marco de la Accin de Nulidad.
En ejercicio de su principal misin de interpretar y aplicar el
derecho andino, con base en los principios de efecto directo,
aplicacin inmediata y supremaca de sus disposiciones, este
rgano jurisdiccional resuelve las controversias promovidas
http://www.tribunalandino.org.ec/
INTERPRETACIONES PREJUDICIALES
Propiedad Industrial
Marcas
61
97
Marca Tridimensional.
119
143
Marca Figurativa
Irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusin. Similitud grfica, fontica e ideolgica.
Reglas para efectuar el cotejo marcario.
181
209
La oposicin andina.
229
259
297
Marcas Farmacuticas
319
355
409
MARCA
Irregistrabilidad de las denominaciones, caracteres o
signos utilizados para distinguir productos, servicios o la
forma de procesarlos, o que constituyan la expresin de
la cultura o prctica de las comunidades indgenas,
afroamericanas o locales. La proteccin de la propiedad
industrial y el respeto al patrimonio biolgico y a los
conocimientos tradicionales de las comunidades
indgenas.
PROCESO 60-IP-2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 135 literales e) y f), 136
literal g) y 137 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Corte
Constitucional de la Repblica de Colombia; y, de oficio, de los
artculos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, de los artculos 3, 134 literales a) y b) y 135
literal i) de la Decisin 486, as como del artculo 7 de la Decisin
391. Marcas: COCA INDGENA (mixta) y COCA
ZAGRADHA (mixta). Expediente Interno: N T.3.363.570.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos cumplen con
los requisitos comprendidos en el artculo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como con las
exigencias del artculo 33 del Tratado de Creacin, por lo que, su
admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido el 27
de agosto de 2012.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:
2. Fundamentos de la demanda:
La demandante Organizacin Nacional Indgena de
Colombia (ONIC) argument su demanda en lo siguiente:
-
10
11
12
ferida a los elementos de la propiedad industrial se conceder salvaguardando y respetando su patrimonio biolgico y gentico, as como los
conocimientos tradicionales de sus comunidades indgenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesin de patentes que versen sobre
invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estar supeditada a que ese material haya
sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurdico internacional, comunitario y nacional.
Los Pases Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de
las comunidades indgenas, afroamericanas o locales, sobre sus
conocimientos colectivos.
13
14
15
16
17
Facultativa
Obligatoria
Solicitud facultativa: El juez Solicitud obligatoria: El
Su aplicacin es obligato- Su aplicacin es obligatoria: si bien el juez de instancia no ria: Una vez expedida la interest obligado a solicitarla, una vez
requerida y expedida s tiene el
deber de acatarla al resolver el
caso concreto.
Es una herramienta directa: el
juez de instancia puede acudir
directamente ante el Tribunal sin
necesidad de tramitar la solicitud
18
No es una prueba. En el
proceso no tiene carcter
probatorio. Su naturaleza es de
un incidente procesal, pero en el
caso de solicitud facultativa no
suspende el proceso. La nota
informativa sobre el planteamiento
de la solicitud de interpretacin
prejudicial por los rganos
Judiciales Nacionales, en el punto
5 establece lo siguiente:
La interpretacin prejudicial no
es ni puede asimilarse a una
prueba, tampoco es la simple
absolucin de un cuestionario, ni
est llamada a constituirse en un
informe de expertos o en una
opinin jurdica de tipo doctrinal.
Su naturaleza es la de un
incidente procesal, de carcter no
contencioso.
Se puede solicitar en
cualquier momento antes
de emitir sentencia, pero
su solicitud no suspende el proceso. Si llegare
Se puede solicitar en
cualquier momento antes
de emitir sentencia y su
solicitud suspende el
proceso. Hasta tanto el juez
19
20
21
Glvez Krger, Mara Antonieta, seala que: Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artculo 33 del Tratado de Creacin del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una
sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Pblico en un proceso contencioso
administrativo. () Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que
adolezca del vicio antes sealado cabra, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha
afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podra intentarse
una accin de amparo alegando que se trata de una resolucin judicial emanada de un proceso
irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva
como ltima instancia tambin se encontrara obligado a solicitar interpretacin prejudicial, ya
que para resolver necesariamente tendra que remitirse al Tratado de Creacin del TJCA.
Glvez Krger, Mara Antonieta: Comentarios sobre la Interpretacin Prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. En: Revista THMIS de la Pontificia Universidad Catlica del
Per. poca 2, N 42 (2001). Pgs. 142-143.
22
Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligacin de solicitar la interpretacin prejudicial obligatoria.
Si el juez de nica o ltima instancia ordinaria expide sentencia sin
solicitar la interpretacin prejudicial, se generan los siguientes efectos:
23
24
25
26
27
expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N 1985, de 11 de octubre de 2011).
En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario
en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las
limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el
orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad
de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretacin
prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurdicos se
inserten en el sistema jurdico comunitario de una manera adecuada.
Este juez nacional, independientemente de las causales que haya
esgrimido el recurrente, est investido de todas las prerrogativas para
salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su
primera funcin es examinar si el juez de ltima instancia cumpli con
su misin de solicitar la interpretacin prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso
extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es
esencial, bsica y angular para el funcionamiento del sistema de
integracin subregional; por esta razn, se justifica la accin de anular
la sentencia que no cuente con este requisito toral.
Tambin es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario
debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se
refieren a la interpretacin prejudicial obligatoria, como por las normas
comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez
extraordinario llegare a verificar que s se realiz la consulta
prejudicial, su accin consecuente sera la de resolver el asunto,
interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente.
Con esto se cerrara de manera adecuada el sistema de colaboracin
entre el juez nacional y el juez comunitario.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por
la omisin mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma
interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:
28
29
30
31
32
33
34
35
que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrn
ser genricas en relacin con un tipo de productos o servicios, pero no en
relacin con otros. Adems, la dimensin genrica de tales palabras
puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren
significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como
marca. (Proceso 17-IP-2003, marca: TUBERAS Y
PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A.,
publicado en la Gaceta Oficial N 917, de 10 de abril de 2003).
Al respecto, el Tribunal ha expresado, (...) para fijar la genericidad de
los signos es necesario preguntarse Qu es?, frente al producto o
servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge
exclusivamente de la denominacin genrica, sta no ser lo
suficientemente distintiva en relacin a dicho producto o servicio, no
pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001,
marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N 661, de 11 de
abril de 2001).
Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no
deben tomarse en cuenta los elementos genricos, a efectos de determinar
si existe confusin; sta es una excepcin al principio de que el cotejo de
las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visin de los signos
que se enfrentan. En el caso de los elementos genricos, la distintividad
se busca en el elemento diferente que integra el signo.
Sin embargo, el signo denominativo compuesto, formado por uno o ms
vocablos genricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que
formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto,
el titular de un signo con dichas caractersticas, tiene que ser consciente
de que no puede impedir la utilizacin del signo genrico y, por lo tanto,
su marca sera consideraba dbil.
36
COCA INDGENA
ZAGRADHA (mixta).
registradas
(mixta)
COCA
37
38
39
40
41
Dentro de las mltiples sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema, conviene resaltar
la reciente sentencia Caso Pueblo Indgena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C, N 245.
42
43
44
45
Decisin 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Estrategia Regional
de Biodiversidad para los Pases del Trpico Andino.
intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC523.doc
7
Conocimientos tradicionales y el derecho consuetudinario, Unin Mundial para la Naturaleza
(UICN), p. 14.www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6584
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
MARCA
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve das
del mes de enero del ao dos mil doce.
VISTOS:
El Oficio N 1525, de 28 de junio de 2011, recibido en este Tribunal
el 1 de septiembre de 2011, mediante el cual la Seccin Primera del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la
Repblica de Colombia, solicita interpretacin prejudicial del artculo
161 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, a
fin de resolver el proceso interno N 2007-00189.
El auto de fecha 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este
Tribunal decidi admitir a trmite la referida solicitud de interpretacin
prejudicial por cumplir con los artculos 32 y 33 del Tratado de
Creacin del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artculo
125 del Estatuto.
62
63
3. Fundamentos de la demandante:
De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de
BATA BRANDS S.a.r.l. son los siguientes:
Los actos administrativos acusados violan el artculo 161 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, puesto que
con la negativa del registro de la transferencia de la marca
WEINBRENNER (mixta)en la clase 25, que hiciera BATA
LIMITED a BATA BRANDS, se estn solicitando requisitos
adicionales que la norma supranacional no contempla.
El contrato de cesin de marcas de BATA LMITES a BATA
BRANDS es supremamente claro en el sentido de transferir todas las
marcas de las que era titular BATA LIMITED en la Repblica de
Colombia.
Dentro
de
las
marcas
transferidas
est
la
expresin
64
4. Fundamentos de la demandada
De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de la
Superintendencia de Industria y Comercio son los siguientes:
No se ha incurrido en violacin de las normas contenidas en la
Decisin 486.
Se ajust plenamente al trmite administrativo previsto en materia
marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
CONSIDERANDO:
Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento
jurdico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del
artculo 1 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
Que, el Juez Consultante solicit la interpretacin del artculo 161 de
la Decisin 486, por lo que se interpretar el artculo solicitado.
Que, el artculo objeto de la interpretacin prejudicial se transcribe a
continuacin:
DECISIN 486
()
De las Licencias y Transferencias de las Marcas
65
A. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA O CESIN DEL REGISTRO MARCARIO.SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA
NACIONAL COMPETENTE.
A la luz de la sentencia a propsito del Proceso 71-IP-2009, de fecha
01 de julio de 2009 publicada en G.O.A.C. N 1772, de 10 de
noviembre de 2009.(Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca:
VERLON-V), el Tribunal reitera lo siguiente:
Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la
facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de
disposicin, de conformidad con el postulado de la autonoma de la
voluntad privada, se puede manifestar a travs de la transferencia o
cesin de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento
de una licencia para la explotacin de la misma.
El artculo 161 del Captulo IV de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina establece que:
66
67
68
()
En forma general, en los contratos de licencia se especifican clusulas
tales como la duracin del contrato, la vigilancia o inspeccin o control
del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el
licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por
parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda
enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca. (Proceso 30IP-97, marca: CAROLINA, publicado en la Gaceta Oficial N
355, de 14 de julio de 1998).
En efecto, la transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el
traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo
marcario.
La Oficina Nacional Competente analizar la solicitud de registro de
la transferencia y deber determinar, si la transferencia no es susceptible
de generar riesgo de confusin en el pblico consumidor.
Sobre el riesgo de confusin en relacin con el contrato de licencia,
aplicable a la transferencia de un registro marcario, el Tribunal ha
manifestado lo siguiente:
Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en
otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina
69
70
B. DE LA RELACIN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURDICO ANDINO Y EL ORDENAMIENTO JURDICO INTERNO DE LOS PASES
MIEMBROS.LA PRIMACA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y EL PRINCIPIO DE
COMPLEMENTO INDISPENSABLE
Tomando en cuenta que la Divisin de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidi la Resolucin No.
017170, mediante la cual orden el archivo de la solicitud de
TRANSFERENCIA de la marca WEINBRENNER
(mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA
BRANDS de acuerdo a la legislacin interna, y teniendo en cuenta la
sentencia a propsito del Proceso 71-IP-2009,de fecha 01 de julio de
2009 (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: VERLONV), el Tribunal reitera lo siguiente:
Sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente
referir, en primer lugar, la naturaleza de la relacin existente entre el
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina y el ordenamiento
interno de los Pases Miembros.
Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la
norma comunitaria sobre el derecho interno de los Pases Miembros,
sealando que () en caso de conflicto, la regla interna queda
desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que
(...) la norma interna resulta inaplicable.
En efecto, el principio de aplicacin directa y preferente del Derecho
Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creacin
jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal. Tales
elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental
para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la
nacional.
71
Proceso 1-AN-86. Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en G.O. N 21, del 15 de julio
de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
72
73
74
75
76
Procedimiento; Prueba de uso de una marca; Cancelacin Parcial de un Registro; Causales de justificacin
por no uso; Efectos de la Cancelacin.
PROCESO 094-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artculos 166 y
167 de la misma Decisin; con fundamento en la consulta solicitada
por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, de la Repblica de Colombia. Cancelacin de la
marca: NUTTELINI (denominativa). Expediente Interno: N
2010-00355.
GOAC N 2147 de 4 de febrero de 2013
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos cumplen con
los requisitos comprendidos en el artculo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como con las
exigencias del artculo 33 del Tratado de Creacin, por lo que su
admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido el 18
de septiembre de 2012.
78
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:
79
3. Fundamentos de la demanda:
Como fundamentos de su demanda COLOMBINA S.A.
manifiesta que:
- Es errnea la interpretacin hecha por la Superintendencia de
Industria y Comercio del artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, por cuanto se hizo una sesgada e
incorrecta valoracin de las pruebas de uso presentadas, para culminar
sentenciando que la marca no se usa en relacin con los productos para
los que fue registrada, es decir para los productos de la Clase 29.
- Adujo que la entidad demandada bas su decisin en que se trataba
de productos a base de chocolate, los cuales corresponden a la Clase 30,
concluyendo as que para la Clase 29, clase en la que fue concedido el
registro, no se prob el uso de la marca. Sin embargo, no tuvo en cuenta
que los ingredientes del producto que identifica la marca
NUTTELINI (denominativa) como la manteca de cacao y las
mezclas que contienen grasa para untar pertenecen a la Clase 29.
- Indic que la Superintendencia ha sealado que la cancelacin por no
uso es utilizada para eliminar una marca que constituye un obstculo
para el registro de otras, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez
que quien solicit la cancelacin de la marca es un competidor en el
80
mercado que ha convivido con la marca por aos sin que haya sido
obstculo para registrar sus propias marcas.
4. Fundamentos de la contestacin a la demanda:
En su contestacin de la demanda, la Superintendencia de Industria y
Comercio(SIC) seala que:
- El titular no ha demostrado el uso de la marca NUTTELINI
(denominativa) respecto de los productos comprendidos en la Clase 29
de la Clasificacin Internacional. Se debe verificar si el uso de la marca
respecto de bebida en polvo instantnea achocolatada, pasta con sabor
a leche y nueces, puede entenderse como uso de la marca respecto de
jaleas, mermeladas o compotas, es decir, respecto de productos de la
Clase 29 de la Clasificacin Internacional.
- Se puede afirmar que el titular del registro de la marca
NUTTELINI (denominativa) demuestra el uso de la marca respecto
de productos tales como bebida en polvo instantnea achocolatada,
pasta con sabor a leche y nueces productos no amparados por su
registro en la Clase 29 y si bien los productos estn acompaados por
ingredientes como la leche, ste no es su principal ingrediente, no siendo
la materia prima predominante de los productos en estudio, como s lo
seran el cacao y el azcar, aparte de que, en la lista de productos de la
Clase 30 stos si aparecen.
- Finalmente es claro para esta administracin que los mencionados
productos no son jaleas, compotas, ni mucho menos mermeladas, pues
stos, a diferencia de los primeros son elaborados a base de fruta y
azcar, mientras que los productos amparados por la marca
NUTTELINI (denominativa), son elaborados a base de chocolate y
azcar, mas no a partir de frutas.
- Resalt que la legitimacin para iniciar la accin de cancelacin por
no uso se circunscribe a cualquier persona interesada, solo exigiendo
demostrar un inters en la cancelacin y entregando a las Oficinas
Nacionales la potestad de evaluar dicho inters. En conclusin, la
afirmacin de que la marca no se usa es suficiente a efectos de calificar
al accionante como persona interesada, en el entendido que la
presentacin de la solicitud de cancelacin, junto con el cumplimiento de
todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente,
entre otros, demuestra la existencia de un inters actual o potencial que
legitima a la parte para iniciar la accin.
81
82
DECISIN 486
()
Artculo 165.-
83
Artculo 166.Se entender que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efecta su comercializacin en el mercado.
Tambin se considerar usada una marca, cuando distinga
exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los
Pases Miembros, segn lo establecido en el prrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada slo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su
carcter distintivo, no motivar la cancelacin del registro por falta de
uso, ni disminuir la proteccin que corresponda a la marca.
Artculo 167.La carga de la prueba del uso de la marca corresponder al titular del
registro.
El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas comerciales,
documentos contables o certificaciones de auditora que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacin de las mercancas
identificadas con la marca, entre otros.
().
84
85
86
87
88
89
90
PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta GLOBO POP. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publicada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
91
92
93
94
95
PROCESO 095-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera; e interpretacin prejudicial de oficio
de los artculos 166 y 167 de la misma Decisin.
Caso: Cancelacin por falta de uso de la marca BONFRUIT
(denominativa).
Actor: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A.
Proceso interno N. 2010-00132.
GOAC N2159 de 4 de marzo de 2013
VISTOS:
La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos, remitida por el
Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccin Primera, relativa al artculo 165
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dentro
del proceso interno N. 2010-00132;
El auto de 17 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal
decidi admitir a trmite la referida solicitud de interpretacin
prejudicial por cumplir con los artculos 32 y 33 del Tratado de
Creacin del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artculo
125 del Estatuto; y,
Los hechos sealados por el consultante, complementados con los
documentos incluidos en anexos.
98
a) Hechos.
1. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. solicit el registro
como marca del signo BONFRUIT (denominativo) para distinguir
productos de la Clase 30 de la Clasificacin de Niza. La
Superintendencia de Industria y Comercio concedi el mencionado
registro y posteriormente lo renov.
2. El 22 de agosto de 2003, la sociedad CONFITES
ECUATORIANOS C.A. CONFITECA present solicitud de
cancelacin total y en subsidio parcial de la marca BONFRUIT
(denominativa).
3. Por Resolucin N. 20979 de 27 de agosto de 2004, la Divisin de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
cancel parcialmente el registro de la marca BONFRUIT
(denominativa), en sentido de excluir de la cobertura de la marca los
siguientes productos: caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag,
sucedneos del caf, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelera, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos
para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias,
hielo. Como consecuencia se limit el registro de la marca
BONFRUIT (denominativa) para confitera.
Contra dicha Resolucin la sociedad COMESTIBLES ITALO
S.A. interpuso recurso de reposicin y en subsidio de apelacin.
99
100
101
102
5. Afirma que se tuvo en cuenta que se prob que el uso efectivo y real
de los turrones de chocolate de la marca registrada BONFRUIT
(NOMINATIVA) resulta similar a los productos de
CONFITERA Y PASTELERA.
6. Finalmente, que queda claro que no existe similitud o conexidad
competitiva entre los unos y los otros y la reduccin realizada a la
cobertura de los productos de la marca BONFRUIT
(NOMINATIVA) es acorde con lo preceptuado en la Decisin 486
de 2000 y criterios jurisprudenciales.
d) Tercero interesado.
La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A.
CONFITECA, tercero interesado en el proceso, contest la
demanda argumentando:
103
CONSIDERANDO:
Que, la norma contenida en el artculo 165 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina, cuya interpretacin se solicita,
forma parte del ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina,
conforme lo dispone el literal c) del artculo 1 del Tratado de Creacin
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las
normas que conforman el ordenamiento jurdico comunitario, con el fin
de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases
Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional
tambin con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo
es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes
para la resolucin del proceso, conforme a lo establecido por el artculo
32 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (codificado mediante la Decisin 472), en concordancia con lo
previsto en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisin
500);
Que, la presentacin de la solicitud de cancelacin por no uso de la
marca BONFRUIT (denominativa) fue el 22 de agosto de 2003, en
vigencia de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se
encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo
solicitado por el consultante se interpretar el artculo 165 de la
Decisin 486; y, en virtud a lo facultado por la norma comunitaria se
interpretarn de oficio los artculos 166 y 167 de la misma Decisin; y,
104
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta
105
106
107
108
en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N 1207, de 16 de junio de
2005, marca figurativa: DISEO RECTANGULAR DE LA
FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE
A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO
EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON
PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).
Tambin ha dicho este Tribunal que El principio comentado se
desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite
identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en
el mercado. Hay una relacin esencial entre el signo marcario, el
producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es
decir, no se puede pensar en que una marca est en uso sin que distinga
productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su
funcin
distintiva. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la
G.O.A.C. N. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL
COLOMBINA denominativa).
El Tribunal ha manifestado El principio del uso efectivo de la marca
se consagra positivamente en el primer prrafo del artculo 166 de la
Decisin 486, que contiene parmetros en relacin con las cantidades de
los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta
para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:
4. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del
modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de
los productos o servicios. Este punto es fundamental para
determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un
producto que se comercializa masivamente no es prueba del
uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina
Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso,
deber determinar si las cantidades vendidas de conformidad
con la naturaleza del producto son meramente simblicas y no
demuestran el uso real de la marca.
109
110
111
112
113
114
115
116
una persona autorizada para ello, durante los tres aos consecutivos
precedentes a la fecha de ejercicio de la accin.
117
Sentencias Relacionadas:
Proceso 22-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165,
166, 167 y 170 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; Marca FAMILIA; 18/04/2012; GOACN 2069 de
5 de julio de 2012.
Proceso 79-IP-2012, Interpretacin prejudicial de oficio de los artculos
165, 166 y 167 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; Marca figurativa; 12/09/2012; GOAC N2131 de 17 de
diciembre de 2012.
Proceso 084-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165,
166 y 167 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, Marca figurativa; 24/10/2012; GOACN 2152 de 21 de
febrero de 2013.
Proceso 083-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165,
166 y 167 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; Marca SPLENDID (denominativa); 24/10/2012;
GOACN 2152 de 21 de febrero de 2013.
Proceso 101-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 165 y
166, 167, 170, 224 y 229 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca: FAMILIA (mixta); 03/10/2012;
GOAC N2142 de 28 de enero de 2013.
MARCA TRIDIMENSIONAL
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos cumplen con
los requisitos comprendidos en el artculo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, as como con las
exigencias del artculo 33 del Tratado de Creacin, por lo que, su
admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido el 23
de agosto de 2012.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:
120
II Las partes.
Demandante: Colombina S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la
Repblica de Colombia.
121
2. Fundamentos de la demanda:
La demandante Colombina S.A. manifest lo siguiente:
-
122
123
DECISIN 486
Artculo 113
Se considerar como diseo industrial la apariencia particular de un
producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto.
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
()
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
()
124
Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
()
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o
el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de
ste;
()
Artculo 150
Vencido el plazo establecido en el artculo 148, o si no se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente proceder a
realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciar sobre stas y
sobre la concesin o denegatoria del registro de la marca mediante
resolucin.
().
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
().
E. LA AUTONOMA DE LAS OFICINAS
DE REGISTRO MARCARIO. El EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.
El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se
encuentra soportado en la actividad autnoma e independiente de las
Oficinas Competentes en cada Pas Miembro.
Dicha autonoma, se manifiesta tanto en relacin con decisiones
emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus
propias decisiones.
En relacin con lo primero, el Tribunal ha manifestado:
Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan
son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las
ponen en contacto, como sera el caso del derecho de prioridad o de la
oposicin de carcter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna
manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de
Registro Marcario significa que juzgarn la registrabilidad o
irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideracin el
anlisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras
Oficinas Competentes de los Pases Miembros. De conformidad con lo
anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado Pas
Miembro esto no significa que indefectiblemente se deber conceder dicho
registro marcario en los otros Pases. O bien, si el registro marcario ha
sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los
dems Pases Miembros, an en el caso de presentarse con base en el
derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo Pas que neg el
registro. (Proceso 71-IP-2007.
Marca: Denominativa:
MONARC-M, publicado en la Gaceta Oficial N 1553, de 15 de
octubre de 2007).
137
138
139
140
141
Sentencia Relacionada:
Proceso 142-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los artculos 134
literal f) y 135 literales a), b) y c) de la Decisin 486 de la Comisin
de la Comunidad Andina; Marca: TRIDIMENSIONAL;
03/12/2012; GOAC N 2168 de 18 de marzo de 2013.
LA PUBLICIDAD COMPARATIVA
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos das del mes de febrero del
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se
desprende que los requisitos exigidos por el artculo 33 del Tratado de
Creacin del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo
que su admisin a trmite fue considerada procedente en el auto emitido
el 6 de julio de 2011.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima
procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a
la presente solicitud, lo siguiente:
144
F. Las partes.
Demandante: PFIZER INC.
Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y
Medicamentos (INVIMA), de la Repblica de Colombia.
G. DATOS RELEVANTES.
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la
demanda y otros de la solicitud de interpretacin prejudicial y dems
documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes:
1. Acto Demandado:
La demandante PFIZER INC. solicit la declaracin de nulidad de
la Resolucin N 2003013140, de 4 de julio de 2003, expedida por
la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA, por medio de
la cual modific el registro sanitario N M-14175 a favor del
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A.
LAFRANCOL para el producto EROXIM en el sentido de
autorizar el uso en el empaque de la frase EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA. Mediante Resolucin N
200322290, de 7 de noviembre de 2003, el INVIMA resolvi el
recurso de reposicin interpuesto contra la anterior decisin, la cual fue
confirmada.
Como consecuencia de la anterior declaracin, a ttulo de
restablecimiento del derecho, PFIZER INC. solicit que se le ordene al
INVIMA que prohba el uso de la frase EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA en los empaques de EROXIM.
Solicit as mismo que se ordene a LAFRANCOL S.A. el retiro del
mercado de los empaques que contienen dicha frase.
145
2. Hechos:
En base al principio activo Sildenafil, PFIZER INC. desarroll una
nueva aplicacin para el tratamiento de la disfuncin erctil masculina,
cuyas propiedades se han difundido y reconocido a nivel mundial.
Mediante el registro N 189.202, de 11 de septiembre de 1996, la
Superintendencia de Industria y Comercio otorg a PFIZER
PRODUCTS INC. la titularidad en Colombia de la marca
VIAGRA, para distinguir el compuesto del tratamiento de la
disfuncin erctil en la clase 5 internacional, el cual est vigente hasta el
11 de septiembre de 2006.
Mediante el registro N 256.607, de 20 de junio de 2002, la
Superintendencia de Industria y Comercio tambin le concedi a
PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad de la marca
tridimensional que consiste en la forma y el color azul de la pastilla
para distinguir productos de la clase 5, con vigencia hasta el 20 de junio
de 2012.
A partir de mayo de 1998, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos INVIMA autoriz a la sociedad PFIZER INC.
para importar y vender el medicamento del VIAGRA mediante los
Registros Sanitarios M-010826, M-010827 y M-010828. La
indicacin teraputica que aprob el INVIMA para el medicamento
VIAGRA fue la disfuncin erctil masculina, y PFIZER INC. le
encarg a PFIZER S.A. la comercializacin del VIAGRA en
Colombia.
Mediante Resolucin N 250.802 del 2 de febrero de 2000, el
INVIMA concedi el registro sanitario a la sociedad
LAFRANCOL S.A. para fabricar y vender el producto ERUM, el
cual est compuesto por el mismo ingrediente activo Sildenafil Citrato;
en seguida, dicha entidad autoriz el cambio de nombre del producto
por EROXIM.
146
con VIAGRA.
147
148
4. Contestacin a la demanda:
El INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (INVIMA), de la
Repblica de Colombia, en su contestacin a la demanda expresa, en
lo principal:
149
150
5. Tercero Interesado:
La sociedad LAFRANCOL S.A., considerada como tercero
interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos:
La entidad demandada no estaba en la obligacin de citar a los terceros
interesados que pudieran verse afectados con la modificacin del registro
sanitario de EROXIM. El INVIMA verific el cumplimiento de los
requisitos de LAFRANCOL S.A. para modificar el registro
sanitario y no se le confirieron derechos de comercializar un producto
farmacutico como lo alega el actor. El INVIMA no estaba en la
obligacin de citar a terceros porque en el trmite del registro sanitario
se debaten aspectos de ndole sanitario.
Segn el artculo 157 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, los derechos que otorga una marca a su titular no
son absolutos, por lo cual se permite que terceros hagan uso de una
marca a favor de un tercero. LAFRANCOL S.A. est utilizando la
marca EROXIM y no VIAGRA y la leyenda de los empaques slo
cumple la funcin de informar, por lo cual no se est induciendo en error
o engaando al pblico consumidor. La leyenda EROXIM es
bioequivalente a VIAGRA es un acto de propaganda comparativa
que no vulnera las disposiciones legales que regulan la publicidad de los
medicamentos y la propiedad intelectual, pues los productos comparados
cumplen la misma finalidad y contienen las mismas caractersticas.
151
152
DECISIN 486
()
153
154
155
156
f.
j.
157
158
18
159
160
161
162
163
21
164
165
166
24
167
168
169
170
171
172
173
174
Ibd.
Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006
sobre publicidad engaosa y publicidad comparativa (Versin Codificada), Considerando Octavo
y artculo 2 literal c).
33
JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de
Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, Proceso 137-IP-2009,
publicado en G.O.A.C, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007, publicado en G.O.A.C N
1586, de 15 de febrero de 2008.
32
175
176
C O N C L U Y E:
PRIMERO: La normativa andina prev slo dos circunstancias
bajo las cuales se podra utilizar una marca registrada ajena: (i) que el
titular de la marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones
establecidas en el artculo 157 de la Decisin 486.
177
178
179
MARCA FIGURATIVA
PROCESO 19-IP-2012
Interpretacin prejudicial, de oficio, de los artculos 134
literal b), 135 literal b), y 136 literal a), de la Decisin 486 de
14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisin de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
solicitada por la Seccin Primera del Consejo de Estado de
la Repblica de Colombia. Expediente Interno N 200900022. Actor: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.
Marca: FIGURATIVA DE UN RINOCERONTE.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis das del mes de
junio del ao dos mil doce, procede a resolver la solicitud de
Interpretacin Prejudicial formulada por la Seccin Primera
del Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 16 de mayo de
2012.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada
estima procedente destacar como antecedentes del proceso
interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
182
183
184
185
186
DECISIN 486
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea
apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
()
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()
Artculo 135
Artculo 135.- No podrn registrarse como marcas los signos que:
()
b) carezcan de distintividad;
Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
()
187
188
189
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP2003. Interpretacin Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N 916, de 2 de abril de 2003
190
191
La distintividad.
La susceptibilidad
grfica.
de
representacin
192
193
194
35
PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.
195
196
La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
MARCA FIGURATIVA
Conexin competitiva entre productos de diferentes
clases
PROCESO 182-IP-2011
Interpretacin prejudicial de los artculos 81 y 83 literal a)
de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital N 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, Repblica del Ecuador. Actor:
EMERSON
ELECTRIC
CO.
Marca:
RIGID
(denominativa). Expediente Interno N 6537-CSA.
Proceso 19-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal b), 135 literal b) y 136 literal a) de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca Figurativa de un Rinoceronte; 06/06/2012; GOAC
N 2097 de 26 de septiembre de 2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 81 y 83 literal a)
de la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital N 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, Repblica del Ecuador. Actor:
EMERSON ELECTRIC
CO.
Marca:
RIGID
(denominativa). Expediente Interno N 6537-CSA.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 das del mes
de marzo del ao dos mil doce, procede a resolver la
solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la
Segunda Sala del Tribunal Distrital N 1 de lo Contencioso
Administrativo de Quito, Repblica del Ecuador.
210
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de
2012.
I. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.
Demandante: Emerson Electric Co.
Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de
Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de
la Repblica del Ecuador.
Tercero interesado: Industrias Kenaci CA.
II. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es
competente para interpretar por la va prejudicial las normas
que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad
Andina, con el fin de asegurar su aplicacin uniforme en el
territorio de los Pases Miembros.
III. DATOS RELEVANTES.
A. Hechos:
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los
narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de
los actos acusados, se encuentran los siguientes:
211
212
C. Contestaciones a la Demanda:
Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI):
-
213
D. Tercero Interesado:
El tercero interesado, Industrias Kenaci CA., contesta la
demanda sealando que:
-
214
DECISIN 344
()
Artculo 81.- Podrn registrarse como marcas los signos que sean
perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacin
grfica.
Se entender por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el
mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una
persona de los productos o servicios idnticos o similares de otra persona.
215
()
216
217
218
La
comparacin
debe
efectuarse
sin
descomponer los elementos que conforman el
conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visin de conjunto, teniendo
en cuenta su unidad ortogrfica, auditiva e
ideolgica.
219
220
221
222
223
b) Canales
224
225
226
227
MARCA FIGURATIVA
La oposicin andina. Posibilidad de suspender el trmite
de registro marcario si est pendiente un proceso
judicial que pudiera afectar el anlisis de registrabilidad
en otro pas de la Comunidad Andina
PROCESO 152-IP-2012
Interpretacin prejudicial, a solicitud de la corte consultante,
del artculo 136 literal a) de la Decisin 486 de 14 de
septiembre de 2000, expedida por la Comisin de la
Comunidad Andina y, de oficio, de los artculos 134 literal a)
y 147 de la misma normativa, con fundamento en la
consulta solicitada por la Seccin Primera del Consejo de
Estado de la Repblica de Colombia. Expediente Interno
N 2007-00277. Actor: CORPORACIN REY S.A. Marca:
IDEAL (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis del mes de marzo del
ao dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por la Seccin Primera del
Consejo de Estado de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 16 de enero de
2013.
230
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada
estima procedente destacar como antecedentes del proceso
interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
IV. LAS PARTES.
Demandante: CORPORACIN REY S.A.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercera Interesada: IDEAL FASTENER CORPORATION.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los
narrados en la demanda y otros de la solicitud de
interpretacin prejudicial y de los antecedentes
administrativos de los actos acusados, se encuentran los
siguientes:
11. La sociedad CORPORACIN REY S.A., solicit el
13 de julio de 2005 el registro como marca del signo
denominativo IDEAL, para amparar productos de la
clase 26 de la Clasificacin Internacional de Niza.
12. La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION,
solicit el 22 de julio de 2005 el registro como marca del
signo denominativo IDEAL, para amparar productos de
la clase 26 de la Clasificacin Internacional de Niza.
231
232
233
234
235
Artculo 136
p) No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:
q) ()
r) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusin o de asociacin;
().
Artculo 147
s) A efectos de lo previsto en el artculo anterior, se entender
que tambin tienen legtimo inters para presentar oposiciones
en los dems Pases Miembros, tanto el titular de una marca
idntica o similar para productos o servicios, respecto de los
cuales el uso de la marca pueda inducir al pblico a error,
como quien primero solicit el registro de esa marca en
cualquiera de los Pases Miembros. En ambos casos, el
opositor deber acreditar su inters real en el mercado del Pas
Miembro donde interponga la oposicin, debiendo a tal efecto
solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
t) La interposicin de una oposicin con base en una marca
previamente registrada en cualquiera de los Pases Miembros
de conformidad con lo dispuesto en este artculo, facultar a la
oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda
marca.
u) La interposicin de una oposicin con base en una solicitud de
registro de marca previamente presentada en cualquiera de los
236
237
1. Concepto de marca.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las
marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus
funciones.
El artculo 134 de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, ofrece una definicin general de marca:
(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado.
De conformidad con la anterior definicin normativa, se
podra decir que la marca es un bien inmaterial que permite
identificar o distinguir los diversos productos y servicios
que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
238
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre stas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP2003. MARCA: TMOBIL. Interpretacin Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 916, de 2 de abril de 2003.
239
240
La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrnseca que
debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El carcter
distintivo de la marca le permite al consumidor
realizar la eleccin de los bienes y servicios que
desea adquirir; tambin permite al titular de la
marca diferenciar sus productos y servicios de
otros similares que se ofertan en el mercado.
La susceptibilidad
grfica.
de
representacin
241
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad est consagrada de manera independiente como
causal de nulidad absoluta en el artculo 135, literal b). La
distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad
intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad que
debe tener el signo para distinguir productos o servicios en
el mercado y 2) distintividad extrnseca, por la cual se
determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros
signos en el mercado.
El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:
y) El registro de un signo como marca se encuentra
expresamente condicionado al hecho de que ste sea distintivo
y susceptible de representacin grfica. De conformidad con el
artculo 135 literal b) de la Decisin 486, la aptitud
distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito
esencial para su registro, segn el cual no podrn ser
registrados como marcas los signos que carezcan de
distintividad.
z) Al respecto, y a manera de ilustracin, se transcriben criterios
del Tribunal de Justicia Europeo: En la jurisprudencia
europea se destaca que el carcter distintivo de una marca ha
de apreciarse, por una parte, en relacin con los productos o
servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relacin con la percepcin del pblico al que va dirigida, y que
est formado por el consumidor de dichos productos o
servicios; que no es necesario que la marca permita que el
pblico al que va dirigida identifique al fabricante del
producto o al prestador del servicio, transmitindole una
indicacin concreta de su identidad, pues la funcin esencial
de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario
ltimo el origen del producto o del servicio designado por la
marca (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud
242
243
PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.
244
245
La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
MARCA FIGURATIVA
PROCESO 78-IP-2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 134 literal b) y 135
literales a), b) y c) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud
formulada por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera.
Interpretacin prejudicial de oficio del artculo 150 de la
misma Decisin.
Actor: Sociedad PROMOTORA DE CAF COLOMBIA
S.A. PROCAFECOL S.A.
Marca: FIGURATIVA.
Expediente Interno N 2008-00331.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once
(11) das del mes de julio del ao dos mil doce.
En la solicitud sobre interpretacin prejudicial formulada
por el Consejo de Estado de la Repblica de Colombia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial, recibida por
este Tribunal el 12 de junio de 2012, se ajust a los
requisitos establecidos por el artculo 125 del Estatuto de
este Tribunal y que, en consecuencia, fue admitida a trmite
por auto de cuatro (4) de julio de 2012.
260
1. Antecedentes.
1.1. Las partes
Demandante: la sociedad PROMOTORA DE CAF
COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
1.2. Acto demandado
La sociedad PROMOTORA DE CAF COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL S.A. plantea que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones administrativas:
-
261
262
263
c) Contestacin a la demanda
No obra en el expediente la contestacin a la demanda por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
CONSIDERANDO:
1. Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con la disposicin prevista en el
artculo 1, literal c, del Tratado de Creacin del Tribunal, las
normas cuya interpretacin se solicita forman parte del
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina;
264
265
DECISIN 486
()
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE
MARCAS
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin
grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar
una marca en ningn caso ser obstculo para su registro;
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
()
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()
b) carezcan de distintividad;
266
267
268
269
270
271
272
273
Directiva de la Unin Europea, Artculo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y
modelos comunitarios (Artculo 4.2) figura una disposicin idntica.
274
275
Novena Sesin de la OMPI, titulada Comit permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geogrficas Ginebra, Octubre, 2002.
276
277
278
Directiva de la Unin Europea, Artculo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y
modelos comunitarios (Artculo 4.2) figura una disposicin idntica.
279
280
281
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1 de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
MARCA FIGURATIVA
Registro de un color delimitado por la forma.
PROCESO 132-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 135 literales b), c) y h) de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina
solicitada por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera; e, interpretacin prejudicial de oficio de los artculos
134 literal e) y 150 de la misma Decisin.
Marca: FIGURATIVA.
Actor: sociedad GAS CAQUETA S.. E.S.P.
Proceso interno N 2010-00271.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres das
del mes de diciembre del ao dos mil doce.
VISTOS:
La solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos,
remitida por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera, relativa al artculo 135 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina dentro del proceso
interno N 2010-00271.
El auto de 13 de noviembre de 2012, mediante el cual este
Tribunal decidi admitir a trmite la referida solicitud de
interpretacin prejudicial por cumplir con los artculos 32 y
33 del Tratado de Creacin del Tribunal y con los requisitos
contemplados en el artculo 125 del Estatuto; y,
Los hechos sealados por el consultante, complementados
con los documentos incluidos en anexos.
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
()
Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja
de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias
secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en
el mercado. Para determinar si la forma tridimensional
solicitada como marca, constituye una forma usual, deber
compararse la impresin en conjunto del signo solicitado con
otros ya conocidos. En este examen deber apreciarse como
usual no solo si las formas de los envases son idnticos, sino
tambin si resultan sustancialmente iguales, es decir, si
difieren tan solo en caractersticas secundarias o no
sustanciales.
En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar
a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos
diferenciadores que permitan identificar el producto en el
mercado, distinguindolo de sus similares. Es decir, la forma
tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por s misma
para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado
e indicar su procedencia empresarial (). (Proceso N 84IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N 1002, de 28 de
octubre de 2003).
A pesar de que el signo solicitado constituye el color
naranja, pantone NARANJA MATE, RAL 2004 con el cual
es pintado un cilindro de gas, sin embargo el demandante
manifiesta que la forma del cilindro est dada por la funcin
del servicio que ampara, por este motivo el Tribunal
interpretar el tema.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado:
La norma () prohbe el registro de signos que consistan
exclusivamente en formas de uso comn de los productos o de
sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la
funcin del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el
314
315
316
317
318
MARCAS FARMACUTICAS
Partculas de uso comn en la conformacin de dichas
marcas.
La marca dbil. El criterio del consumidor medio.
PROCESO 086-IP-2012
Interpretacin prejudicial de los artculos 136 literal a) y 150
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina;
y, de oficio, de los artculos 134 literal a) y 168 de la misma
Decisin; con fundamento en la consulta solicitada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccin Primera, de la Repblica de Colombia. Marca:
INTAVIR (denominativa). Expediente Interno: N 200800133.
Proceso 139-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81,82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la
Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca denominativa: CLOVIRIL; 19/01/2012; GOAC
N 2041 de 16 de abril de 2012.
Proceso 146-IP-2011, Interpretacin prejudicial del artculo
136 literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina; Marca denominativa: GYNOSOL;
08/02/2012; GOAC N 2041 de 16 de abril de 2012.
Proceso 183-IP-2011, Interpretacin prejudicial de los
artculos 81, 82 literal a), 83 literal a) 95 prrafo 2 de la
Decisin 344 de la Comisin de la Comunidad Andina;
Marca denominativa: TOSAMOX; 15/02/2012; GOAC
N 2046 de 27 de abril de 2012.
Proceso 10-IP-2012, Interpretacin prejudicial de los
artculos 134 literal a), 134 literal a), 135 literal a) y b) y 136
literal a) de la Decisin 486 de la Comisin de la
320
321
322
323
3. Fundamentos de la demanda:
La demandante LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.
manifest lo siguiente:
-
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
50
PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.
336
337
La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.
338
339
340
341
342
51
343
344
345
54
346
347
348
349
350
351
352
353
354
356
357
358
359
360
361
d) Tercero interesado
La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS
INC. en su contestacin a la demanda, expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:
-
362
CONSIDERANDO:
4. Competencia del Tribunal.
Que, de conformidad con la disposicin prevista en el
artculo 1, literal c), del Tratado de Creacin del Tribunal, las
normas cuya interpretacin se solicita forman parte del
ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina;
Que, al tenor de la disposicin sealada en el artculo 32 del
Tratado de Creacin del Tribunal, en correspondencia con
363
364
DECISIN 486
DISPOSICIN TRANSITORIA
PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial vlidamente
concedido de conformidad con la legislacin comunitaria anterior a la
presente Decisin, se regir por las disposiciones aplicables en la fecha de
su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en
cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarn
a lo previsto en esta Decisin.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y
prrrogas se aplicarn las normas contenidas en esta Decisin.
Para el caso de los procedimientos en trmite, la presente Decisin
regir en las etapas que an no se hubieren cumplido a la fecha de su
entrada en vigencia.
().
DECISIN 344
()
365
366
367
368
369
370
371
Perceptibilidad,
Distintividad y,
a) Perceptibilidad
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser
captado por uno de los sentidos (vista, olfato, odo, gusto y
tacto), es indispensable su materializacin o exteriorizacin
por medio de elementos que transformen lo inmaterial o
abstracto en algo identificable por aquellos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo
elemento, signo o indicacin que pueda ser captado por los
sentidos para que, por medio de stos, la marca penetre en
la mente del pblico, y ste la asimile con facilidad. Por
cuanto para la percepcin sensorial o externa de los signos
se utiliza en forma ms general el sentido de la vista, han
venido
caracterizndose
preferentemente
aquellos
elementos que hacen referencia a una denominacin, a un
conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un
conjunto de dibujos.
b) Distintividad
El artculo 81 se refiere tambin a la distintividad,
considerada caracterstica y funcin primigenia que debe
reunir todo signo para ser susceptible de registro como
372
373
374
375
376
65
377
La identidad y la semejanza
La legislacin andina ha determinado que no pueden ser
objeto de registro como marca los signos que sean idnticos
o similares tanto entre s como entre los productos o
servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del
artculo 83, materia de esta interpretacin prejudicial.
Este Tribunal, al respecto, ha sealado:
La marca tiene como funcin principal la de identificar los
productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza,
pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del
registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la
utilizacin del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a
que terceros no autorizados por l hagan uso de la marca.66
Ha enfatizado, adems, en sus pronunciamientos este
rgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener
al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta el riesgo de confusin. Esto, por cuanto la
labor de determinar si una marca es confundible con otra,
presenta diferentes matices y complejidades, segn que
entre los signos en proceso de comparacin exista identidad
o similitud y segn la clase de productos o de servicios a los
que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los
casos en los que los signos no slo sean idnticos sino que
tengan por objeto individualizar unos mismos productos o
servicios, el riesgo de confusin sera absoluto. Cuando se
trata de simple similitud, el examen requiere de mayor
profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones
en este contexto, as mismo, con la mayor precisin posible.
66
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N 594, de 21 de agosto del
2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
378
67
379
380
70
381
72
382
383
75
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. N 594, de 21 de agosto del
2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
384
Signos de Fantasa.
Como se expres, se presume que las palabras en idioma
extranjero y su significado no son de conocimiento comn,
por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser
registrado como marca, se las considera como signo de
fantasa, procediendo, en consecuencia, su registro. Al
respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, Las
denominaciones de fantasa () implican la creacin de un vocablo, el
mismo que puede no tener significado alguno. Es as que una marca de
fantasa gozar generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo
tanto, las marcas de fantasa o caprichosas por ser elaboracin del
ingenio propio de sus titulares carecen de connotacin conceptual o
76
385
386
387
388
79
389
390
391
392
393
notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusin
de la marca, imagen en el mercado, comercializacin del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues sta
puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o
judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que
la marca alegada como notoria rene caractersticas especiales que no
poseen las marcas comunes.82
Al tenor de la disposicin citada del artculo 83 literal d), el
reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo
de bienes o servicios determinados, presupone su
conocimiento en el pas en que se haya solicitado su registro
o en el comercio subregional o internacional sujeto a
reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la
mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que
estn destinados los bienes o servicios correspondientes.
Ahora bien, es importante tener en consideracin que la
normativa comunitaria protege a la marca notoria de manera
especial, en relacin a los principios que gobiernan el
derecho marcario y en relacin con los diferentes tipos de
riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el
mercado.
En relacin con los principios de especialidad y territorialidad, es pertinente sealar que:
Los literales d) y e) del artculo 83 de la Decisin 344
advierten que la marca notoriamente conocida no solamente
ser protegida con productos o servicios idnticos, similares o
conexos, sino en relacin con cualquier clase de productos o
servicios.
El principio de territorialidad determina la proteccin de la
marca notoria no solamente en el pas donde se solicita la
proteccin, sino que se la protege en el comercio subregional o
82
394
395
396
397
398
399
400
401
402
84
403
Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso DIDA.
404
405
406
407
408
410
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretacin prejudicial y sus anexos
cumplen con los requisitos comprendidos en el artculo 125
del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, as como con las exigencias del artculo 33 del
Tratado de Creacin, por lo que su admisin a trmite fue
considerada procedente en el auto emitido el 01 de junio de
2012.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada
estima procedente destacar como antecedentes del proceso
interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
V. LAS PARTES.
Demandante: RENEWAL CIA LTDA.
Demandada: LA NACIN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero Interesado: FERROSAN A/S.
III. DATOS RELEVANTES
A. HECHOS
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los
narrados en la demanda y otros de la solicitud de
interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
411
Signos Distintivos de la
y Comercio, mediante
de noviembre de 2005,
oposicin presentada y
412
413
C. CONTESTACIN DE LA DEMANDA.
3. Por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
414
415
416
417
Artculo 229
No se negar la calidad de notorio a un signo por el solo
hecho que:
a) no est registrado o en trmite de registro en el Pas
Miembro o en el extranjero;
b) no haya sido usado o no se est usando para distinguir
productos o servicios, o para identificar actividades o
establecimientos en el Pas Miembro; o,
c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial
solicitada, para lo cual se analizarn los siguientes aspectos:
K. Concepto de marca. Requisitos para el registro
de las marcas.
L. La irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud. Riesgo de confusin y/o de
asociacin. Las reglas para el cotejo de los
signos distintivos.
M. Comparacin entre signos denominativos
simples y compuestos..
N. Comparacin entre signos
denominativos compuestos.
mixtos
418
419
420
86
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP2003. MARCA: TMOBIL. Interpretacin Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 916, de 2 de abril de 2003
421
La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrnseca que
debe tener el signo para distinguir unos
productos o servicios de otros. El carcter
distintivo de la marca le permite al consumidor
realizar la eleccin de los bienes y servicios que
desea adquirir; tambin permite al titular de la
marca diferenciar sus productos y servicios de
otros similares que se ofertan en el mercado.
422
423
424
425
87
PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho
artculo manifiesta lo siguiente:
La realidad econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que
puede ser empleada en la promocin de productos o servicios distintos. La creacin de esta
imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin del valor
atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo,
utilizacin de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las
asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo
el primero (dilucin del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada.
Para ello la marca deba revestir determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la
implantacin del signo en prcticamente la totalidad del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin contra los otros
riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos,
no era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin
que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente.
Surgen entonces los trminos marca renombrada, marca de alta reputacin para definir a este
nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin y prestigio que lo hace merecedor de
una proteccin ms all de la regla de la especialidad.
426
1648, de 21 de
SHERATON).
agosto
de
2008.
Marca:
427
La comparacin, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto
marcario, es decir, cada signo debe analizarse con
una visin de conjunto, teniendo en cuenta su
unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
2. Proteccin.
a. En relacin con los principios de especialidad,
territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.
El Tribunal ha establecido que la proteccin de la marca
notoria va ms all de los principios bsicos de especialidad
y territorialidad. En relacin con la regulacin que establece
la Decisin 486, la proteccin de los signos notoriamente
conocidos, se da de una manera an ms amplia.
En efecto, en relacin con los principios de especialidad,
territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Ttulo XII
de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
junto con el artculo 136, literal h), de la misma Decisin,
conforman el conjunto normativo que consagra la
proteccin del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de
especialidad; ello implica que el examinador, en caso de
presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo
notoriamente conocido, establecer, de conformidad con el
artculo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusin,
asociacin, el de uso parasitario y el de dilucin,
independientemente de la clase en la que se pretenda
registrar el signo idntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso sealar
que de la propia definicin que trae el artculo 224 de la
Decisin 486, se desprende que no se negar la calidad de
notorio al signo que no lo sea en el Pas Miembro donde se
solicita la proteccin; basta con que sea notorio en
cualquiera de los Pases Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artculo 229,
literal a), no se negar la calidad de notorio y su proteccin
por el slo hecho de que no se encuentre registrado o en
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454