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El color per se como marca en la doctrina de la


oami
Universidad de Barcelona
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XIX (1998)
Comentarios de jurisprudencia europea e internacional
Cargo del Autor: Universidad de Barcelona
Id. vLex: VLEX-262711
http://vlex.com/vid/color-per-marca-doctrina-oami-262711

Resumen
I. Hechos y pretensiones de las partes.-II. Fundamentos.-III. Comentarios.-1. El registro
y contrastacin de las marcas de color.-1.1. Las marcas de color nico debern
definirse en su tonalidad exacta.-1.2. Cmo definir la tonalidad concreta.-1.2.1.
Mediante presentacin de una muestra o reproduccin exacta de la tonalidad concreta
de color.-1.2.2. Mediante cdigo numrico.-1.2.2.1. La definicin numrica de
tonalidades.-1.2.2.2. La contrastacin numrica de tonalidades.-1.2.2.3. Valor de la
medicin numrica.-2. La fuerza distintiva del color en s.-2.1. Proteccin del color per
se como marca.-2.2. Prohibicin de colores genricos, descriptivos, habituales y
tambin funcionales.-2.3. Fuerza distintiva del color per se como marca.-IV.
Conclusin.-V. Nota a dos resoluciones posteriores.

Texto

[Comentario a la Resolucin de la 3.a Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de


1988 (asunto R7/97-3), caso Orange]
I. HECHOS Y PRETENSIONES DE LAS PARTES (1)
1. Mediante solicitud recibida en la Oficina el 1 de marzo de 1996, la parte recurrente

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pidi la inscripcin de la marca de color orange (naranja) en el Registro de marcas


para un gran nmero de productos de la clase 9 y de servicios de la clase 38. En el
impreso de solicitud, en concreto en la rbrica tipo de marca, el solicitante haba
marcado la casilla otro y especificado como otro tipo de marca marca de color.
Para la descripcin de la marca, se remita a una hoja adjunta en la cual se declaraba
que la marca consista en el color orange. El solicitante no acompaaba una
reproduccin del tono de color especfico ni indicaba un nmero de cdigo.
2. Posteriormente, en respuesta a una peticin del examinador de 16 de mayo de
1997, el solicitante present una representacin grfica del color en hoja aparte,
unida a una carta recibida en la Oficina el 20 de mayo de 1997. Como consecuencia
de ello, el examinador, mediante carta de 14 de julio de 1997, asign a la solicitud
como fecha de presentacin el 20 de mayo de 1997. En una resolucin formal de 20
de julio de 1997, el examinador justificaba este extremo declarando que hasta aquella
fecha no se haba presentado en la Oficina la debida reproduccin de la marca y que,
en consecuencia, no poda asignarse la fecha de presentacin inicial, es decir, el 1 de
abril de 1996, y admiti que su resolucin poda ser objeto de recurso separado.
3. El 4 de septiembre de 1997, el solicitante interpuso un recurso contra la citada
resolucin, el cual se recibi en la Oficina el 11 de septiembre de 1997. En l
solicitaba que se anulara la resolucin y se asignaba a la solicitud como fecha de
presentacin el 1 de abril de 1996.
4. La parte recurrente aleg que en el impreso de solicitud haba indicado que
deseaba registrar una marca de color, y que tambin haba especificado el color de
forma clara y precisa. Consideraba que cuando la marca solicitada consista en un
color en s sin una forma determinada, no era necesario presentar una reproduccin
de la marca. Segua afirmando que, si hubiera presentado una reproduccin del color
en una forma rectangular, tal como establecen las disposiciones aplicables del
Reglamento (CE) nm. 2868/95 de la Comisin, de 13 de diciembre de 1995, por el
que se establecen normas de ejecucin del Reglamento nm. 40/94 del Consejo sobre
la marca comunitaria (en lo sucesivo, RE), la Oficina poda haber interpretado que
no deseaba registrar el color en s, sino una figura rectangular en color. La parte
recurrente alegaba que, desde su punto de vista, para evitar este tipo de
malentendido, en la poca de que se trata y a falta de cualquier otro tipo de
orientacin legal, en particular de Directrices de Examen, las cuales no fueron
adoptadas hasta una fase posterior, pareca conveniente no presentar una
representacin grfica con la solicitud original, sino ms bien describir la marca de
color reivindicada exclusivamente con la palabra orange. Por ltimo, la parte
recurrente observaba que en el recibo de presentacin no se notificaba la existencia
de irregularidades formales y que, por lo tanto -debido adems al largo silencio
aguardado por la Oficina- actu bajo la presuncin de que la solicitud presentada el 1
de marzo de 1996 era conforme en lo que atae a la reproduccin de la marca.
5. La Sala inform por escrito a la parte recurrente de la posibilidad de que examinara
tambin la cuestin de si la solicitud se refera a un signo que puede constituir una
marca comunitaria y si eran de aplicacin los motivos de denegacin absolutos, y dio

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a la recurrente la oportunidad de hace alegaciones al respecto.


6. Se hace referencia a los documentos obrantes en el expediente y, en particular, a
los escritos del solicitante y parte recurrente, los cuales han sido considerados por la
Sala y tomados como base de su resolucin.
II. FUNDAMENTOS
1. El recurso es conforme con los artculos 57, 58 y 59 del Reglamento (CE) nm.
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en los
sucesivo, RMC) y con la regla 48 RE. Procede, pues, acordar su admisin.
2. No obstante, la Sala estima que el recurso es infundado, ya que la Oficina asign
acertadamente como fecha de presentacin de la solicitud el 20 de mayo de 1997 y
no el 1 de abril de 1996.
3. De acuerdo con lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artculo 26 del RMC,
la solicitud de la marca comunitaria deber contener la reproduccin de la marca.
Segn el artculo 27 del RMC, la fecha de presentacin de la solicitud de la marca
comunitaria ser aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina los
documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artculo
26 del RMC. Este requisito se repite tambin en el inciso IV) de la letra a) del apartado
1 de la regla 9 del RE. Los apartados 1, 2 y 5 de la regla 3 del RE prevn exactamente
que si el solicitante desea reivindicar un color, la marca se reproducir en hoja aparte,
separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud, de la forma descrita
pormenorizadamente en tales disposiciones. Cuando se trate de un registro en color,
se indicarn tambin los colores que configuren la marca. En este caso, la
reproduccin consistir en la reproduccin en color de la marca. De conformidad con
el artculo 27 del RMC y con el apartados 2 de la regla 9 del RE, para obtener una
fecha de presentacin debe cumplirse este requisito mnimo. Si no se subsanare la
irregularidad, la Oficina no tramitar la solicitud como solicitud de marca comunitaria.
4. Estos requisitos legales atienden tambin al principio de certeza, que es uno de los
principios rectores del rgimen legal de la marca comunitaria, ya que este ltimo se
basa en el registro. Segn el citado principio, el contenido de una solicitud de marca
comunitaria debe quedar inequvocamente determinado desde el principio, es decir,
debe reflejar lo que, en intencin del solicitante, debe ser objeto de la proteccin que
confiere la marca solicitada. No obstante lo dispuesto en el artculo 44 del RMC, la
marca constituye en s misma una unidad indivisible a partir de la fecha de la
solicitud. De lo anterior resulta adems que, por norma, la marca debe ser objeto de
una representacin figurativa si el solicitante reivindica una forma grfica especial o,
como en el presente caso, un color. Ello constituye una necesidad imperativa para la
conduccin del procedimiento de examen y de registro, incluida la bsqueda, y viene
impuesto por el inters pblico y por el de todos los titulares de derechos anteriores
registrados tales como los titulares de derechos de marca anteriores que deseen
determinar el alcance de la proteccin de la solicitud, y, por ltimo, en lo que atae a
posibles procedimientos de oposicin.

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5. Las disposiciones legales mencionadas son hasta tal punto inequvocas que la parte
recurrente tena que haberse dado cuenta de lo
que proceda hacer. La recurrente incumpli estos requisitos cuando se limit a
adjuntar a su solicitud una hoja de papel en la que describa por escrito el color
reivindicado, utilizando exclusivamente el trmino relativamente vago de orange
sin ms especificaciones ni indicacin de cdigo, y sin unir a la solicitud una
reproduccin figurativa precisa del color. La recurrente debera haber comprendido
con claridad que las citadas disposiciones no contenan un precepto meramente
formal de escasa relevancia cuyo incumplimiento carecera de consecuencias.
6. Esta norma se aplica principalmente a los colores, dado que cabe imaginar un
nmero infinito de tonos cromticos, que en el presente caso van del oscuro al claro y
del amarillento al rojizo, que estaran comprendidos en el trmino genrico de orange
(naranja). Lo anterior puede afirmarse no slo de la reproduccin en color de una
marca figurativa o de una marca denominativa, sino tambin y sobre todo de una
solicitud que consista exclusivamente en el color en s y que, por lo tanto, carece de
otras caractersticas que lo definan aparte del tono de color como tal.
7. Ante esta situacin de hecho y de derecho, la parte recurrente no puede alegar que
interpret la disposicin controvertida en el sentido de que este requisito se aplicaba
nicamente a las imgenes en color pero no a un color como tal o que una descripcin
verbal relativamente vaga bastara para la asignacin de una fecha de presentacin.
Para evitar el riesgo de malentendido indicado por la parte recurrente de que una
representacin grfica de forma rectangular, tal como prev el apartado 2 de la regla
3 del RE, pudiera ser mal interpretada por la Oficina en el sentido de que slo se
solicitaba un rectngulo de color pero no el color en s, habra bastado que la
recurrente especificara adems en la solicitud, bajo la rbrica Especificacin del otro
tipo de marca, o en la hoja adjunta, al lado de la representacin grfica, que no
reivindicaba ninguna figura en particular, sino el registro del color en s. En las
presentes circunstancias, la parte recurrente no poda inferir bajo ningn concepto, en
contra de la clara redaccin del RMC y del RE, que era admisible prescindir totalmente
de la presentacin de una representacin grfica del tono de color reivindicado.
8. El hecho de que en el presente caso transcurriera un lapso de tiempo tan largo
entre la presentacin de la solicitud y la comunicacin a la recurrente de la existencia
de irregularidades por la Divisin de Examen puede ser enojoso para la recurrente,
pero es un riesgo que debe asumir y no es imputable a un tratamiento inadecuado de
la solicitud por parte de la Oficina. El recibo emitido de conformidad con la segunda
fase del apartado 1 de la regla 5 del RE no es ms que un acuse de recibo de
determinados documentos y no constituye una comunicacin de que los documentos
presentados estn completos.
9. A la luz de las consideraciones que preceden, la Sala concluye que el examinado
asign correctamente como fecha de representacin el da en que la Oficina recibi la
representacin grfica del color reivindicado y que la fecha anterior, es decir, el 1 de

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abril de 1996, no poda asignarse como fecha de presentacin (art. 27 en relacin con
la letra d) del apartado 1 del artculo 26 del RMC, apartados 1, 2 y 5 de la regla 3 TCE
en relacin con el inciso iv) de la letra a) del apartado 1 y con la primera frase del
apartados 2 de la regla 9 del RE).
10. La Sala, en el ejercicio de la facultad de apreciacin jurisdiccional que le confiere
la segunda frase del apartados 1 del artculo 62 del RMC, ha considerado la cuestin
de si deba resolver por s misma sobre el fondo de la solicitud. Es cierto que,
normalmente, con arreglo a lo dispuesto en el artculo 4 del RMC, un color en s es
susceptible de proteccin como marca comunitaria. Sin embargo, por regla general,
puede impedirse su registro a travs de los motivos de denegacin absolutos
previstos en las letras b), c) o d) del apartados 1 del artculo 7 del RMC, a menos que
se trate de un tono de color muy especfico para unos productos o servicios muy
especficos o que el solicitante pueda demostrar que la marca ha adquirido carcter
distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma [art. 7(3) RMC].
Por economa procesal, y en atencin a los intereses de la parte recurrente as como al
inters pblico, podra haberse considerado razonable que la Sala de Recurso
examinara estas cuestiones, dado que carece de sentido litigar -quizs en
procedimientos dilatados- sobre la fecha de presentacin si la solicitud de marca
comunitaria estuviera en ltima instancia destinada al fracaso por motivos de
denegacin absolutos.
11. No obstante, en atencin a las alegaciones de la parte recurrente, las
circunstancias que concurren en el presente caso as como la novedad del sistema de
la marca comunitaria, la Sala decidi hacer caso omiso de los argumentos relativos a
la economa procesal en la fase actual del procedimiento a fin de dar a la recurrente la
posibilidad de valerse de los diversos procedimientos en su totalidad y de permitir un
examen exhaustivo del asunto.
En virtud de todo lo expuesto, la Sala decide desestimar el recurso.
III. COMENTARIOS
Esta resolucin suscita algunas cuestiones que deben ser comentadas.
1. El registro y contrastacin de las marcas de color
1.1. Las marcas de color nico debern definirse en su tonalidad exacta
Ciertamente el principio de certeza exige determinar desde el principio y de forma
inequvoca el signo marca, as como los bienes o servicios a los que se quiera
distinguir. Slo as podr decidirse si el signo propuesto entra en colisin, para esos
bienes o servicios, con otros signos previamente inscritos, o, si una vez registrado,
puede ser vulnerado, para esos bienes o servicios, por otros signos posteriores. Y ello
es particularmente importante en dos sentidos. Primero porque todo juicio de
confusin anterior o posterior habr de realizarse con referencia a ese signo; y,
segundo, porque una inexacta determinacin del signo podra dilatar el campo de

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confusin y llevar a extender la proteccin del monopolio-marca ms all de lo


razonable.
Pero, como muy bien observa la OAMI, en el caso de que el signo que se quiera
proteger sea un color per se, la exacta determinacin de la tonalidad propuesta como
marca es especialmente importante, tanto para asegurar su fuerza distintiva, como
para evitar cualquier restriccin de la competencia efectiva (cuestin implcita en la
proteccin del inters pblico a que se refiere la OAMI). El registro de un color en
abstracto, como primero se propone en el caso que nos ocupa para el color naranja,
supondra privar a los competidores del uso de ese color como distintivo de sus
productos o servicios. Y, de conceder proteccin a un color as determinado, puesto
que el nmero de colores de la paleta es limitado (y ms si se tienen en cuenta las
limitaciones que pueden existir en el uso de colores en un determinado mercado) se
correra pronto el riesgo de agotar los colores disponibles para los competidores
presentes o potenciales. Ello los situara en una clara posicin de desventaja
competitiva o, incluso, por ser el color un elemento necesario del producto o servicio,
podra llegar a privarles de forma absoluta de su derecho a acceder al mercado. Pero,
es ms, tambin el registro de una tonalidad no debidamente definida, como ya se
observ en la doctrina europea anterior a la Directiva, puede llevar al mismo
problema, si, al extender la proteccin a las posibles tonalidades prximas, se acaba
protegiendo el color en su generalidad. En el primer caso estaramos ante un supuesto
de agotamiento directo de los colores; en el segundo, llegaramos al mismo problema
por la va de la confusin extendida de tonalidades. Pero es que, adems, esto no
importa slo a los competidores de la marcas de color per se. Tambin su mismo
titular debe estar interesado en su exacta concrecin. ste no tiene por qu querer
necesariamente monopolizar un color. Cabe tambin esperar que el que busca
proteccin para la tonalidad de un color per se, como el lila de Suchard, el amarillo
de Kodak o el verde John Deeere, querr maximizar la fuerza distintiva de su
marca entre los consumidores y evitar as la confusin que podra generar el uso de
varias tonalidades. Y, por supuesto, en ltimo trmino, el que resultar beneficiado
ser el inters general, materializado en el buen funcionamiento del mercado. Por ello,
como observa la OAMI, en el registro, no slo debe definirse el color, sino tambin su
tonalidad exacta.
1.2. Cmo definir la tonalidad concreta
El paso siguiente es concretar el modo en que deber presentarse y registrarse la
exacta tonalidad propuesta como marca. En este punto, la OAMI, sin llegar a
concretar, parece apuntar dos posibilidades: la presentacin de una muestra o
reproduccin de la tonalidad de color en hoja aparte (fundamentos 9 y 12); y
mediante indicacin de cdigo (fundamento 11). Por las peculiaridades del signo
color-solo y por la importancia de la cuestin que nos ocupa, conviene estudiar estas
dos posibilidades.
1.2.1. Mediante presentacin de una muestra o reproduccin exacta de la tonalidad
concreta de color

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Qu duda cabe que una primera posibilidad, y la que parece ms natural y


directamente acorde con la normativa comunitaria, es adjuntar a la solicitud una
reproduccin o muestra de la exacta tonalidad propuesta, lo que es de suponer pasar
al registro a todos los efectos. Sin embargo, esta posibilidad no est exenta de
algunos problemas suficientemente puestos ya de relieve en el Derecho comparado.
Admitiendo, como ya ha hecho expresamente la Supreme Court norteamericana en
Qualitex o la Unin Europea al admitir el color nico como marca, que la comparacin
entre tonalidades de un mismo color a efectos de determinar si son o no confundibles
por el pblico en el mercado, no ha de ser ms difcil que algunas contrastaciones de
otros signos como palabras, que tambin se les plantean y deciden
satisfactoriamente; es cierto que el contraste de tonalidades slo podr realizarse
debidamente si stas estn bien definidas y mantienen esa definicin con el tiempo y
en el espacio. Decimos, con el tiempo, porque, como bien sabemos por la propia
experiencia, los colores pueden sufrir alteraciones con el paso del tiempo por la accin
de diversos agentes, tales como la luz o el aire. Y decimos tambin, en el espacio,
porque efectos como la luz ambiental, la posicin del signo, el color general del local,
el contraste con los objetos o signos colindantes, etc., inciden tambin sobre el color.
Y, es evidente, que esta variacin puede ser decisiva, cuando lo que se trata de
contrastar son precisamente tonalidades de un mismo color.
Entonces resulta que la forma o el soporte en que se presente la muestra y, sobre
todo, por lo que al tiempo se refiere, en que se registre, resultarn decisivos, no ya
slo en el acto de la calificacin registral, sino tambin en el de ulteriores discusiones
ante los Tribunales. Los problemas del espacio parece que podrn resolverse
reproduciendo, en la medida de lo razonable, las condiciones de luminosidad,
posicin, exposicin, etc. en las que los signos se presentarn normalmente al pblico.
Pero, los de tiempo estarn condicionados al modo o al soporte del registro.
Parece que el papel, por los conocidos efectos que experimenta por el paso del
tiempo, no es el soporte ms adecuado. Las alteraciones que puede sufrir la muestra,
pueden hacer no confundible lo que, de haberse contrastado en el momento de
efectuarse el primer registro, se habra confundido y se confundir en el mercado, o
viceversa.
Una solucin podra ser, como ya se est haciendo en la OAMI, registrar la muestra en
soporte electrnico o digital, si el sistema ofreciera la suficiente gama de colores y
tonalidades, y la fiabilidad que, en sede de marcas, debe asegurar respecto al color.
Sin embargo, no parece que exista en este momento al alcance de la Oficina
comunitaria un sistema electrnico lo suficientemente fiable como para reproducir,
con exactitud y total garanta, los finos matices de las distintas tonalidades de colores.
La reproduccin electrnica puede variar segn la mquina que la reproduzca. Por
ello, en caso de conflicto, sigue siendo necesario acudir al expediente registrado en
soporte de papel.
1.2.2. Mediante cdigo numrico

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La segunda posibilidad, que muy acertadamente apunta la OAMI, es la presentacin y


registro mediante nmero de cdigo. No est claro a qu sistema de cdigos o
clasificacin se refiere entre los distintos que existen, ni tampoco parece que haya de
limitarse a uno de ellos. Pero, en cualquier caso, abre la posibilidad, o mejor, seala la
conveniencia de acompaar la muestra con una definicin numrica de la tonalidad
de color. Con ello, la Oficina de marcas, superando el arcasmo que todava persiste en
algunos Registros, se sita en la lnea de las propuestas ms avanzadas del Derecho
comparado. Esta deseable actitud se da adems en un buen momento, pues, por lo
reciente de su aparicin, la Oficina se encuentra todava en un proceso de formacin
que le da flexibilidad y aconseja, y permite, por ello, en ausencia de lastres histricos,
introducir fcilmente las tcnicas ms avanzadas. Desde la doctrina norteamericana,
se ha hecho en este mismo sentido alguna propuesta interesante (2).
1.2.2.1. La definicin numrica de tonalidades
Es sabido que el ojo humano normal es capaz de distinguir cientos, si no miles, de
colores, un nmero, en principio, casi siempre superior al que la competencia de un
determinado mercado requiere (3); y que, aparte de varios atlas de colores que
procuran su compilacin(4), existen procedimientos cientficos, no muy complejos,
capaces de definir y manejar esta extensa gama de colores(5). Estos sistemas pueden
ser tiles para la medicin del color y la consecuente definicin numrica de las
distintas tonalidades, y tambin como una primera aproximacin a la valoracin de su
grado de confusin.
Como la percepcin humana de los colores se realiza fundamentalmente a travs de
tres tipos de conos que existen en la retina humana (visin tricromtica), de tal modo
que, cuando una luz con una arbitraria mezcla de longitudes llega a la retina, es
percibida como una combinacin lineal de adsorciones de distintas proporciones en
las tres diferentes clases de conos(6); es posible que la luz procedente de tres
distanciadas posiciones del espectro luminoso (7)puedan combinarse en distintas
proporciones para reproducir cualquier estmulo cromtico, lo que permitir definir
todas las tonalidades segn un cdigo de tres nmeros o variables(8) (dos, si se
quiere definir segn el tono y la saturacin). Esta definicin puede hacerse con
intervencin humana o slo elctrica.
Aunque la percepcin humana del color no es un proceso puramente fsico, sino una
funcin que integra un importantsimo componente psicolgico o subjetivo(9);
curiosamente, dentro de un cierto margen de error (10), la percepcin del color entre
los distintos individuos (11) es relativamente uniforme. Algunos experimentos,
consistentes en presentar a distintas personas una tonalidad determinada de color
para que intenten reproducirla mediante la combinacin de tres luces de distinta
longitud, demuestran que las proporciones de las mezclas no varan de forma
importante de unas personas a otras (12).
Por ello, una primera forma puede consistir en presentar la muestra a una o varias
personas para que procuren igualarla combinando luz de tres longitudes distantes del
espectro. En este caso, las proporciones usadas de las tres fuentes de luz identificarn

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el color de la muestra con tres nmeros. O, si se quiere un proceso ms mecnico, se


realiza, bajo unas condiciones estndares de radiacin incidente, una espectrometra
dentro del haz visible sobre la muestra de color para establecer la intensidad de
radiacin reflejada como una funcin de longitud de ondas, lo que se traduce tambin
en un cdigo numrico que definir objetivamente la tonalidad exacta (13).
1.2.2.2. La contrastacin numrica de tonalidades
La definicin numrica de colores puede usarse tambin como una primera
aproximacin objetiva a la contrastacin de tonalidades.
Aunque la percepcin humana se aproxima bastante a la tonalidad exacta y es
relativamente uniforme, existe un margen de error que mueve a la confusin de
tonalidades. Los anteriores experimentos permiten tambin definir un margen de error
dentro del que las distintas tonalidades se hacen difcilmente distinguibles al ojo
humano (en torno a un segmento de longitud de onda para estmulos cromticos de
450 a 600nm, la variacin necesaria para distinguir colores se sita en algo menos de
4nm)(14).
As, dada una tonalidad numricamente definida de color, podrn establecerse
mrgenes de error de apreciacin sobre la base de la capacidad de discriminacin
comn conocida de la visin humana. Entonces, cabr presumir que puede haber
confusin y, por tanto, vulneracin del derecho de marca, cuando los nmeros o
parmetros que definen el nuevo color quedan dentro del margen de error de una
marca de color anterior.
Lgicamente, como lo que se est contrastando son colores que el pblico habr de
distinguir en determinados contextos, en estos procesos, debern reproducirse, con la
mayor fidelidad posible, las condiciones de luminosidad definidas por la luz ambiental
(solar, fluorescentes, lser, etc.); el brillo de la luz reflejada por el objeto, lo que
depende esencialmente de su superficie o textura (spera, dura, rugosa, lisa,
esponjosa, etc.); y la colorizacin contextual, llamado color aditivo, que viene
determinado por el color general que normalmente domina en los establecimientos en
que se comercializarn los productos y por el de los objetos y signos prximos a los
contrastados, que, al proyectar color, actan de forma importante sobre la percepcin
exacta de la tonalidad. La percepcin de un color puede variar segn se exponga con
luz solar o de fluorescente, sobre una superficie lisa o rugosa, y delante de una pared
de ladrillos rojizos, blanca de cal o de gris cemento (15).
Se trata de aportaciones de la Ciencia ptica que pueden aplicarse como una primera
aproximacin numrica al problema de la contrastacin de colores prximos.
1.2.2.3. Valor de la medicin numrica
Parece cierto que la definicin numrica del color tiene que otorgar un alto grado de
certeza y seguridad al Registro. A la cuantificacin numrica del posible margen de
confusin entre tonalidades, se le ha de otorgar, en cambio, slo un valor presuntivo,

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y no absoluto. Ha de servir para fortalecer ciertamente la seguridad del Registro y, si


se quiere, para facilitar su operatividad; pero, como es lgico, la ltima valoracin
debe corresponder siempre a la Oficina y, en su caso, a la autoridad judicial, que,
despus de tomar en consideracin todos los elementos y circunstancias concurrentes
y aplicar los tests o criterios comunes en la contrastacin de marcas, habrn de
decidir en ltimo termino si es posible o no la confusin.
Si se quiere, a la valoracin numrica del grado de confusin entre colores puede
otorgrsele en el registro, incluso, un valor presuntivo iuris tantum, de modo que los
colores que quedaran dentro del margen numrico de error, podran considerarse
presuntamente confundibles (o no fcilmente distinguibles) y presuntamente no
confundibles (o fcilmente distinguibles), los que quedaran fuera, correspondiendo a
la parte perjudicada denunciar y, en su caso, demostrar lo contrario. Esto facilitara la
labor del Registro (16).
2. La fuerza distintiva del color en s
Ciertamente la OAMI deja la puerta abierta a ulteriores discusiones. Sin embargo,
aunque sea incidentalmente, avanza lo que podran ser sus lneas fundamentales en
la proteccin del color nico como marca.
2.1. Proteccin del color per se como marca
En primer lugar, la OAMI confirma, sin equvocos, que el color por s mismo es
susceptible de proteccin como marca en el sistema comunitario. Esto es, para la
OAMI, el color per se es capaz de satisfacer los requisitos tpicos de la marca
comunitaria, definidos en el artculo 4 RMC, lo que, en esencia, significa que se
reconoce apropiado ... para distinguir los productos o los servicios de una empresa
de los de otras empresas y que ... pued[e] ser objeto de una representacin
grfica (art. 4 RMC). Lo primero significa que, para la norma comunitaria, el color por
s mismo sirve para distinguir productos e indicar origen, es capaz de actuar como un
signo distintivo en el mercado; lo segundo, que el color per se tambin puede ser
plasmado (registrado) en los folios del Registro (17). A nuestro juicio, se trata de una
interpretacin conforme con el sentido natural del texto comunitario, con la intencin
del legislador originario y con las tendencias generales del Derecho comparado,
preocupado ante todo por el gil funcionamiento del mercado.
2.2. Prohibicin de colores genricos, descriptivos, habituales y tambin funcionales
En segundo lugar, la OAMI recuerda lo evidente, que, en principio, por estar afectados
por una prohibicin absoluta, al igual que cualquier otro signo en que concurran estas
circunstancias, no pueden obtener proteccin de marca los colores que carezcan de
carcter distintivo, como es el caso, por ejemplo, de los colores que el consumidor
percibe como mera ornamentacin o como un elemento natural al producto [art. Ib)
RMC]. Los que identifiquen al mismo producto, como el amarillo para la limonada, el
verde para los productos mentolados, o el azul para el agua mineral; o los que
guarden alguna conexin con el producto, como los colores que actan como cdigos

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sobre el producto [art. 1.c) RMC]. Y tambin, los colores que se hayan convertido en
habituales en el lenguaje comn o en las costumbres leales y constantes del
comercio, como el color o los colores con los que habitualmente se haya venido
presentando el producto en el mercado, as sera vano intentar proteger como marca
el color marrn con que se presentan normalmente las botellas de cerveza o el verde
de las de cava [art. 1.d) RMC].
El fundamento de estas prohibiciones es obvio: primero, asegurar el efectivo poder
distintivo del signo; y segundo, salvaguardar la competencia impidiendo que se
monopolice como marca, un color excesivamente prximo al producto o que, por su
conexin con el producto o por su extensin en el mercado, pudiera otorgar una
ventaja competitiva excesiva o inmerecida a su titular.
Sin embargo, la OAMI omite aqu una cuarta prohibicin absoluta, derivada de la
letra/) del artculo 7.1 RMC en relacin con la letra e) del mismo precepto, que, a
nuestro juicio, no reviste menor importancia, sobre todo para el signo que nos ocupa,
si se contempla desde la perspectiva de la totalidad del ordenamiento jurdico
comunitario (especialmente arts. 2, 3 y 36 TCE). El principio de libre competencia,
implcito en el concepto de orden pblico [art 7.1./)], exige que el signo, en este caso
el color nico, no haya de restringir la competencia efectiva en el mercado. Esto
impide la proteccin como marca de aquellos colores que sean esenciales para el uso
o propsito del producto o que afecten a su costo o calidad, lo que, dicho de otro
modo, significa que no podr registrarse ningn color que sea tan esencial para el
producto, que otros no podran competir sin l efectivamente en el mercado.
Entonces, si se pone en relacin la letra f) con la e) del artculo 7.1, puesto que el
color, como la forma, es en general un elemento necesario del producto o servicio, se
ver que no tendrn acceso al Registro, de acuerdo con los criterios contemplado en
el artculo 1.1.e) RMC, aquellos colores que vengan impuestos por la naturaleza del
propio producto, como el marrn para el chocolate o el azcar de caa [art. 1.1.e)A)
en relacin con la letra/) RMC]; aquellos que, aplicados sobre el producto produzcan
un resultado tcnico, como el rosa o el verde en los tests del embarazo o ciertos
colores fluorescentes para los productos de seguridad viaria, que no podra obtenerse
con un nmero suficiente de colores alternativos [art. 7A.e).ii) en relacin con la letra/)
RMC]; y tampoco aquellos otros colores que aplicados sobre el producto afecten a su
valor intrnseco, ya sea porque reducen sus costos de produccin o comercializacin,
ya porque dan al producto un valor aadido, cuando no existan suficientes
alternativas de valor equivalente para los competidores [art. 7.1.ey).iii) en relacin
con la letra/) RMC].
Dadas las particulares caractersticas del signo color-nico, la restriccin de la
competencia efectiva constituir sin duda la ltima piedra de toque que se deber
tener en cuenta a la hora de decidir sobre la concesin de un monopolio-marca para
un color. As podra entenderlo tambin la OAMI, cuando observa en el considerando
16: ..., a menos que se trate de un tono de color muy especfico para unos productos
o servicios muy especficos ....

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2.3. Fuerza distintiva del color per se como marca


Y, en tercer lugar, la OAMI, al prever los supuestos de levantamiento de las
prohibiciones absolutas recogidas en las letras b), c) y d) del artculo 7.1 RMC,
introduce una matizacin que, a nuestro juicio, reviste no poca importancia. En efecto,
adems de recordar lo evidente, esto es, que podrn registrarse como marca aquellos
colores que, pese a caer en algunas de las citadas prohibiciones absolutas, hayan
adquirido secndary meaning como consecuencia del uso que se ha hecho de los
mismos (art. 7.3 RMC); la OAMI considera oportuno sealar que tambin podrn
registrarse ... tonofs] de color muy especfico[s] para productos o servicios muy
especficos....
No sabemos hasta qu punto esta excepcin puede tener fuerza para levantar las
prohibiciones contenidas en las letras c) y d) del artculo 7.1 RMC. Es difcil imaginar
que pueda admitirse ab initio el registro como marca de tonalidades, por muy
especficas que stas sean y por muy especficos que sean los productos o servicios
para los que se solicitan, si estas tonalidades ... pueden servir en el comercio para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geogrfica o la poca de produccin del producto o de la prestacin del servicio, u
otras caractersticas del producto o servicio; ... o se hayan convertido en habituales en
el lenguaje comn o en las costumbres leales y constantes del comercio; ...; a no ser
que la OAMI haga esta previsin pensando en cuando estas circunstancias se dan en
mercados de productos o servicios, distintos de aquel mercado del producto o servicio
especfico para el que se solicita la marca (principio de especialidad). Lo contrario,
adems de generar confusin, comportara el riesgo cierto de dejar a los
competidores sin colores alternativos equivalentes.
Pero, tambin puede entenderse que la OAMI est pensando ms bien en la
posibilidad de admitir ab initio a registro el color per se como marca. No se trata en
absoluto de una cuestin sin importancia.
Parece ya fuera de dudas que en la Unin Europea, como en la generalidad del
Derecho comparado, el color por s mismo puede obtener proteccin como marca,
cuando ha adquirido significado distintivo con el uso que se ha hecho del mismo en el
mercado (18), lo que se constata con la prueba del secondary meaning. Sin embargo,
es todava una cuestin discutida si el color puede, por s mismo y desde el principio
(sin uso previo), tener significado distintivo.
Se ha observado en la doctrina norteamericana que, como todo producto tiene que
tener un color u otro (en sentido amplio, esto es, incluyendo el blanco, el negro y el
gris), aunque una empresa escoja un color arbitrario y no funcional como elemento de
identidad comercial para sus productos, los potenciales compradores no suelen verlo
como tal, sino que ms bien lo ven slo como un mero atributo fsico u ornamental del
producto, sin otro significado intelectual (teora de la mera ornamentacin) (19). A
efectos del Reglamento de la marca comunitaria, ello significara que el color ab initio
topara con la prohibicin absoluta contenida en la letra b) del artculo 7.1 RMC, y que,
por tanto, slo podra obtener el registro, si, en virtud del artculo 7.3 RMC, alcanza

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con el uso carcter distintivo (secondary meaning).


Pese a la indudable fuerza de este argumento, tambin se ha sealado en contrario
que, cuando un color es totalmente arbitrario y novedoso respecto al producto al que
se aplica, sirve ya para diferenciar el producto en el mercado, y debe obtener desde el
principio proteccin de marca, pues, aunque se negara su registro, como no se puede
prohibir su uso como distintivo en el mercado, nada impedir que los consumidores
puedan desde el principio identificarlo como marca. Y tampoco que otros
competidores poco escrupulosos se aprovechen, durante el perodo en que tarde en
probarse y reconocerse el secondary meaning, de la falta de proteccin de ese color
inherentemente distintivo para confundir a los consumidores y aprovecharse de la
reputacin y buen hacer del titular de la marca de color de facto para colocar,
mediante el sencillo mecanismo de copiar o imitar ese color, productos de inferior
calidad en el mercado. Ello, sin duda, sera contrario a los objetivos bsicos que
informan y persigue la normativa de marcas: la proteccin de la identidad en el
mercado, que bien puede ser uno de los ms valiosos activos del patrimonio de una
empresa; y la proteccin el pblico frente a la confusin generada por aquellos que
utilizan elementos de identidad que el pblico asocia con otro. Desde esta
perspectiva, se pregunta si la teora de la mera ornamentacin es suficiente para
discriminar, por razn de su naturaleza, al color nico respecto de otros signos (20).
Frente a este debate, la Tercera Sala de Recursos de la OAMI parece optar por una
solucin cautelosa. En vez de negar per se el registro ab initio de toda tonalidad de
color como marca, prefiere dejar la puerta abierta a la posibilidad de registrar un color
muy especfico para un producto o servicio (un mercado) muy especfico. Con ello, en
realidad lo que hace es evitar decisiones prohibitivas, quiz excesivamente
apriorsticas, como ha demostrado serlo la misma prohibicin per se del color nico
como marca, vigente hasta hace bien poco en la mayora de ordenamientos.
Reconociendo la infinita variedad de posibilidades que pueden plantearse en los
mercados reales, en constante evolucin, la OAMI prefiere adoptar una actitud flexible
y dejar la puerta abierta a la posibilidad, nada fcil, de admitir ab initio a registro una
tonalidad nica inherentemente distintiva, si, valoradas las circunstancias
concurrentes en el producto o productos en cuestin, tal fuera el caso que se le
planteara. Ser la prctica de las distintas autoridades de marcas, no slo en la Unin
Europea, sino tambin fuera de ella, las que vayan delimitando y concretando esta
posibilidad.
IV. CONCLUSIN
Con esta resolucin la OAMI trata dos cuestiones de la mxima importancia para las
marcas slo de color: la de su registro y contrastacin, y el de su capacidad de actuar
como marca. Al apuntar la conveniencia de expresar una definicin numrica del
color, se sita en la lnea de las propuestas ms avanzadas en el tratamiento del
nuevo signo clor-per-se como marca. De ello slo cabe esperar el ptimo
funcionamiento del Registro y, por ende, de la marca comunitaria.
En cuanto a la segunda cuestin, despus de confirmar que el color per se puede

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obtener proteccin como marca comunitaria, prev certeramente que el color


encontrar importantes obstculos a su registro en las prohibiciones absolutas b), c) y
d) del artculo 7.1 RMC. Sin embargo, en nuestra opinin, olvida recordar tambin la
importante barrera que supone la prohibicin de no restringir la competencia efectiva
contenida en la salvaguarda del orden pblico previsto en la letra/) del artculo 7.1
RMC, y que es particularmente operativa en relacin con la letra e) del mismo
precepto. Por otra parte, adopta una actitud prudente y abierta ante al debate sobre
el posible poder distintivo inherente del color nico y, por tanto, tambin respecto al
alcance que se puede dar a la prohibicin absoluta del artculo 7.1.6) RMC para el
color per se, que habr de resolverse en el futuro.
Como hemos visto, la OAMI avanza con esta resolucin, lo que podran ser sus lneas
maestras en el tratamiento del color nico como marca. No obstante, tendremos que
esperar a que, como ella misma recuerda, se presente la oportunidad de un examen
exhaustivo del asunto (fundamento 17), para una mayor concrecin.
V. NOTA A DOS RESOLUCIONES POSTERIORES
La OAMI ha tenido recientemente la oportunidad de tratar ms extensamente estas
cuestiones en dos resoluciones posteriores (R 122/98-3 Light green y 169/98-3
Yellow), en las que, con una misma base argumental, ha avanzado en las lneas
sentadas ya en la resolucin R 7/97-3.
En estos casos, el solicitante presenta ya dos propuestas de color nico definidas con
sendas muestras rectangulares sobre papel, y tambin acompaadas por Color
Standart Charts, donde se definen la tonalidad concreta propuesta as como las
tolerancias de color de esas especficas tonalidades. Frente a ello, la Oficina, a
diferencia de lo que ocurri con el caso 7/97-3, no opone ya defectos en la definicin
del signo, antes bien seala claramente que ... A specimen of the colour thus
submitted would clearly define the subject matter of trade mark protection...
(fundamento 18). Con todo, sigue sin mostrarse claramente decidida sobre la
conveniencia de la definicin numrica del color y de sus tolerancias, aunque de algn
modo apunta ya en esta direccin (fundamento 18).
Y, en cuanto a la capacidad del color per se de actuar como marca, la OAMI se
reafirma, como regla, en su admisin como marca (considerandos 12 a 17); parece no
descartar, al menos en el plano terico, la posibilidad de admitir un color
inherentemente distintivo, para recordar inmediatamente la dificultad que esta
posibilidad comporta (considerandos 19 a 21); y pone algn nfasis en el peligro que
para la salvaguarda de la competencia efectiva puede suponer el registro de un color
con alguna funcionalidad utilitaria, con lo que viene a confirmar la especial
importancia que tiene la defensa de la competencia en la ponderacin de las marcas
slo de color (especialmente considerandos 28 a 30).
--------------------------------------------(1) Resolucin de la Tercera Sala de Recurso de 12 de febrero de 1998 en el asunto R

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7/97-3.
(2) Vase ms extensamente Lawrence B. Ebert, Trademark Protection in Color: Do It
by the Number, 84 TMR 379 (1994), cuya propuesta recogemos para el Derecho
europeo en las siguientes lneas.
(3) En el Derecho norteamericano, Qualitex C. v. Jacobson Products Co., 115 S. Ct.
1300, 1305-6 (1995); en Europa, a nuestro juicio, la Unin Europea expresa
tcitamente esta misma opinin, al admitir el color nico como marca. Vase ms
extensamente Jaume Pellis Capell, y Mara Teresa Solanelles Batlle, La proteccin
del color nico como marca en el Derecho comunitario, 229 RDM, 1101,1145.
(4) W. D. Wright, The Measurament ofColour (London, Adam Hilger Ltd., 1965), Pellis
Prats, 179 y sigs.
(5) Wright, idem.
(6) Leo Hurvich, Color Vision, 280 (Sinauer Associates, Sunderland, MA 1981).
(7) Normalmente los colores primarios son el rojo, el verde y el azul; pero tambin
reproducirse las distintas tonalidades con la combinacin de otros colores diferentes
del espectro, como, por ejemplo, el rojo, el azul y el amarillo.
(8) Ebert, idem, pg. 403.
(9) Wright, idem, pgs. 30 y sigs.
(10) Wright, idem, pgs. 55 y sigs.
(11) Entindase entre individuos con una visin normal de los colores (excluyendo, por
tanto, la protanopia y la deuteranopia, que tienden a confundir los verdes y los rojos, y
la tritanopia que tiende a confundir los verdes con los azules), lo que se cuantifica
aproximadamente como un 95 por 100 de la problacin (un 8 por 100 de varones
suele presentar algn tipo de disfuncin en la percepcin de los colores y un menos
del 25 por 100 de las mujeres), Wright, idem, pg. 59.
(12) Gerald H. Jacobs, Comparative Color Vision, 24 (Academic Press, New York,
1981).
(13) Ebert, idem, pg. 404.
(14) Jacobs, idem.
(15) Ebert, idem, pgs. 404-5.
(16) Vase Ebert, idem, pg. 406.

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(17) Para un comentario ms extenso sobre este extremo, vase supra nm. III. 1.
(18) En este sentido tambin, para el color lila, KRAFT JACOBS SUCHARD S. A,
solicitud nm. 31336.
(19) Las reticencias a admitir el carcter inherentemente distintivo del color per se
como marca son muy importantes en la doctrina norteamericana; as, entre otros,
Rudolph Callmann, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, sl8.13
(4th edit., con suplemento del 1996), pg. 137, y Thomas MacCarthy, McCarthy on
Trademarks and Unfair Competition, 4th edit., 1997, pgs. 7-44 y sigs.
(20) En este sentido, vanse, entre otros, Richard J. Berman, Color me Bad: A New
Solution to the Debate over Color Trademark Registration, 63 Geo. Wash. L. Rev. 111,
pg. 130; Anthony V. Lupo, The Pink Panter Sings the Blues: Is Color Capable of
Trademark Protection, 1 Fed. Circuit BJ, 666; o Daniel R. Schechter, Qualitex Co. v.
Jacobson Prods., Inc.: The Supreme Court Goes for the Gold and Allows Trademark
Protection for Color Per Se, en 5 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 509,
510. Para ambas posturas vase ms extensamente Pellise Capell, y Mara Teresa
Solanelles Batlle, La proteccin del color nico, cit. supra, nota 3.

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