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El color per se como marca en la doctrina de la oami

Universidad de Barcelona

Cargo del Autor: Universidad de Barcelona

Id. vLex: VLEX-262711

Resumen

I. Hechos y pretensiones de las partes.-II. Fundamentos.-III. Comentarios.-1. El registro

y contrastación de las marcas de color.-1.1. Las marcas de color único deberán definirse en su tonalidad exacta.-1.2. Cómo definir la tonalidad concreta.-1.2.1. Mediante presentación de una muestra o reproducción exacta de la tonalidad concreta de color.-1.2.2. Mediante código numérico.-1.2.2.1. La definición numérica de tonalidades.-1.2.2.2. La contrastación numérica de tonalidades.-1.2.2.3. Valor de la medición numérica.-2. La fuerza distintiva del color en sí.-2.1. Protección del color per se como marca.-2.2. Prohibición de colores genéricos, descriptivos, habituales y también funcionales.-2.3. Fuerza distintiva del color per se como marca.-IV. Conclusión.-V. Nota a dos resoluciones posteriores.

Texto

[Comentario a la Resolución de la 3.a Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1988 (asunto R7/97-3), caso «Orange»]

I. HECHOS Y PRETENSIONES DE LAS PARTES (1)

1. Mediante solicitud recibida en la Oficina el 1 de marzo de 1996, la parte recurrente

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pidió la inscripción de la marca de color «orange» (naranja) en el Registro de marcas para un gran número de productos de la clase 9 y de servicios de la clase 38. En el impreso de solicitud, en concreto en la rúbrica «tipo de marca», el solicitante había marcado la casilla «otro» y especificado como otro tipo de marca «marca de color». Para la descripción de la marca, se remitía a una hoja adjunta en la cual se declaraba que la marca consistía en el color «orange». El solicitante no acompañaba una reproducción del tono de color específico ni indicaba un número de código.

2. Posteriormente, en respuesta a una petición del examinador de 16 de mayo de

1997, el solicitante presentó una representación gráfica del color en hoja aparte, unida a una carta recibida en la Oficina el 20 de mayo de 1997. Como consecuencia de ello, el examinador, mediante carta de 14 de julio de 1997, asignó a la solicitud como fecha de presentación el 20 de mayo de 1997. En una resolución formal de 20 de julio de 1997, el examinador justificaba este extremo declarando que hasta aquella fecha no se había presentado en la Oficina la debida reproducción de la marca y que, en consecuencia, no podía asignarse la fecha de presentación inicial, es decir, el 1 de abril de 1996, y admitió que su resolución podía ser objeto de recurso separado.

3. El 4 de septiembre de 1997, el solicitante interpuso un recurso contra la citada

resolución, el cual se recibió en la Oficina el 11 de septiembre de 1997. En él solicitaba que se anulara la resolución y se asignaba a la solicitud como fecha de presentación el 1 de abril de 1996.

4. La parte recurrente alegó que en el impreso de solicitud había indicado que

deseaba registrar una marca de color, y que también había especificado el color de forma clara y precisa. Consideraba que cuando la marca solicitada consistía en un color en sí sin una forma determinada, no era necesario presentar una reproducción de la marca. Seguía afirmando que, si hubiera presentado una reproducción del color en una forma rectangular, tal como establecen las disposiciones aplicables del Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento núm. 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «RE»), la Oficina podía haber interpretado que no deseaba registrar el color en sí, sino una figura rectangular en color. La parte recurrente alegaba que, desde su punto de vista, para evitar este tipo de malentendido, en la época de que se trata y a falta de cualquier otro tipo de orientación legal, en particular de Directrices de Examen, las cuales no fueron adoptadas hasta una fase posterior, parecía conveniente no presentar una representación gráfica con la solicitud original, sino más bien describir la marca de color reivindicada exclusivamente con la palabra «orange». Por último, la parte recurrente observaba que en el recibo de presentación no se notificaba la existencia de irregularidades formales y que, por lo tanto -debido además al largo silencio aguardado por la Oficina- actuó bajo la presunción de que la solicitud presentada el 1 de marzo de 1996 era conforme en lo que atañe a la reproducción de la marca.

5. La Sala informó por escrito a la parte recurrente de la posibilidad de que examinara

también la cuestión de si la solicitud se refería a un signo que puede constituir una marca comunitaria y si eran de aplicación los motivos de denegación absolutos, y dio

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a la recurrente la oportunidad de hace alegaciones al respecto.

6. Se hace referencia a los documentos obrantes en el expediente y, en particular, a

los escritos del solicitante y parte recurrente, los cuales han sido considerados por la

Sala y tomados como base de su resolución.

II. FUNDAMENTOS

1. El recurso es conforme con los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento (CE) núm.

40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en los

sucesivo, «RMC») y con la regla 48 RE. Procede, pues, acordar su admisión.

2. No obstante, la Sala estima que el recurso es infundado, ya que la Oficina asignó

acertadamente como fecha de presentación de la solicitud el 20 de mayo de 1997 y

no el 1 de abril de 1996.

3. De acuerdo con lo establecido en la letra d) del apartado 1 del artículo 26 del RMC,

la solicitud de la marca comunitaria deberá contener la reproducción de la marca. Según el artículo 27 del RMC, la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26 del RMC. Este requisito se repite también en el inciso IV) de la letra a) del apartado 1 de la regla 9 del RE. Los apartados 1, 2 y 5 de la regla 3 del RE prevén exactamente que si el solicitante desea reivindicar un color, la marca se reproducirá en hoja aparte, separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud, de la forma descrita pormenorizadamente en tales disposiciones. Cuando se trate de un registro en color, se indicarán también los colores que configuren la marca. En este caso, la reproducción consistirá en la reproducción en color de la marca. De conformidad con el artículo 27 del RMC y con el apartados 2 de la regla 9 del RE, para obtener una fecha de presentación debe cumplirse este requisito mínimo. Si no se subsanare la irregularidad, la Oficina no tramitará la solicitud como solicitud de marca comunitaria.

4. Estos requisitos legales atienden también al principio de certeza, que es uno de los

principios rectores del régimen legal de la marca comunitaria, ya que este último se basa en el registro. Según el citado principio, el contenido de una solicitud de marca comunitaria debe quedar inequívocamente determinado desde el principio, es decir, debe reflejar lo que, en intención del solicitante, debe ser objeto de la protección que confiere la marca solicitada. No obstante lo dispuesto en el artículo 44 del RMC, la marca constituye en sí misma una unidad indivisible a partir de la fecha de la solicitud. De lo anterior resulta además que, por norma, la marca debe ser objeto de una representación figurativa si el solicitante reivindica una forma gráfica especial o, como en el presente caso, un color. Ello constituye una necesidad imperativa para la conducción del procedimiento de examen y de registro, incluida la búsqueda, y viene impuesto por el interés público y por el de todos los titulares de derechos anteriores registrados tales como los titulares de derechos de marca anteriores que deseen determinar el alcance de la protección de la solicitud, y, por último, en lo que atañe a posibles procedimientos de oposición.

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5. Las disposiciones legales mencionadas son hasta tal punto inequívocas que la parte

recurrente tenía que haberse dado cuenta de lo

que procedía hacer. La recurrente incumplió estos requisitos cuando se limitó a adjuntar a su solicitud una hoja de papel en la que describía por escrito el color reivindicado, utilizando exclusivamente el término relativamente vago de «orange» sin más especificaciones ni indicación de código, y sin unir a la solicitud una reproducción figurativa precisa del color. La recurrente debería haber comprendido con claridad que las citadas disposiciones no contenían un precepto meramente formal de escasa relevancia cuyo incumplimiento carecería de consecuencias.

6. Esta norma se aplica principalmente a los colores, dado que cabe imaginar un

número infinito de tonos cromáticos, que en el presente caso van del oscuro al claro y del amarillento al rojizo, que estarían comprendidos en el término genérico de orange (naranja). Lo anterior puede afirmarse no sólo de la reproducción en color de una marca figurativa o de una marca denominativa, sino también y sobre todo de una solicitud que consista exclusivamente en el color en sí y que, por lo tanto, carece de otras características que lo definan aparte del tono de color como tal.

7. Ante esta situación de hecho y de derecho, la parte recurrente no puede alegar que

interpretó la disposición controvertida en el sentido de que este requisito se aplicaba únicamente a las imágenes en color pero no a un color como tal o que una descripción verbal relativamente vaga bastaría para la asignación de una fecha de presentación. Para evitar el riesgo de malentendido indicado por la parte recurrente de que una representación gráfica de forma rectangular, tal como prevé el apartado 2 de la regla 3 del RE, pudiera ser mal interpretada por la Oficina en el sentido de que sólo se solicitaba un rectángulo de color pero no el color en sí, habría bastado que la recurrente especificara además en la solicitud, bajo la rúbrica «Especificación del otro tipo de marca», o en la hoja adjunta, al lado de la representación gráfica, que no reivindicaba ninguna figura en particular, sino el registro del color en sí. En las presentes circunstancias, la parte recurrente no podía inferir bajo ningún concepto, en contra de la clara redacción del RMC y del RE, que era admisible prescindir totalmente de la presentación de una representación gráfica del tono de color reivindicado.

8. El hecho de que en el presente caso transcurriera un lapso de tiempo tan largo

entre la presentación de la solicitud y la comunicación a la recurrente de la existencia de irregularidades por la División de Examen puede ser enojoso para la recurrente, pero es un riesgo que debe asumir y no es imputable a un tratamiento inadecuado de la solicitud por parte de la Oficina. El recibo emitido de conformidad con la segunda fase del apartado 1 de la regla 5 del RE no es más que un acuse de recibo de determinados documentos y no constituye una comunicación de que los documentos presentados estén completos.

9. A la luz de las consideraciones que preceden, la Sala concluye que el examinado

asignó correctamente como fecha de representación el día en que la Oficina recibió la representación gráfica del color reivindicado y que la fecha anterior, es decir, el 1 de

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abril de 1996, no podía asignarse como fecha de presentación (art. 27 en relación con la letra d) del apartado 1 del artículo 26 del RMC, apartados 1, 2 y 5 de la regla 3 TCE en relación con el inciso iv) de la letra a) del apartado 1 y con la primera frase del apartados 2 de la regla 9 del RE).

10. La Sala, en el ejercicio de la facultad de apreciación jurisdiccional que le confiere

la segunda frase del apartados 1 del artículo 62 del RMC, ha considerado la cuestión de si debía resolver por sí misma sobre el fondo de la solicitud. Es cierto que, normalmente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del RMC, un color en sí es susceptible de protección como marca comunitaria. Sin embargo, por regla general, puede impedirse su registro a través de los motivos de denegación absolutos previstos en las letras b), c) o d) del apartados 1 del artículo 7 del RMC, a menos que se trate de un tono de color muy específico para unos productos o servicios muy específicos o que el solicitante pueda demostrar que la marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma [art. 7(3) RMC]. Por economía procesal, y en atención a los intereses de la parte recurrente así como al interés público, podría haberse considerado razonable que la Sala de Recurso examinara estas cuestiones, dado que carece de sentido litigar -quizás en procedimientos dilatados- sobre la fecha de presentación si la solicitud de marca comunitaria estuviera en última instancia destinada al fracaso por motivos de denegación absolutos.

11. No obstante, en atención a las alegaciones de la parte recurrente, las

circunstancias que concurren en el presente caso así como la novedad del sistema de la marca comunitaria, la Sala decidió hacer caso omiso de los argumentos relativos a la economía procesal en la fase actual del procedimiento a fin de dar a la recurrente la posibilidad de valerse de los diversos procedimientos en su totalidad y de permitir un examen exhaustivo del asunto.

En virtud de todo lo expuesto, la Sala decide desestimar el recurso.

III. COMENTARIOS

Esta resolución suscita algunas cuestiones que deben ser comentadas.

1. El registro y contrastación de las marcas de color

1.1. Las marcas de color único deberán definirse en su tonalidad exacta

Ciertamente el principio de certeza exige determinar desde el principio y de forma inequívoca el signo marca, así como los bienes o servicios a los que se quiera distinguir. Sólo así podrá decidirse si el signo propuesto entra en colisión, para esos bienes o servicios, con otros signos previamente inscritos, o, si una vez registrado, puede ser vulnerado, para esos bienes o servicios, por otros signos posteriores. Y ello es particularmente importante en dos sentidos. Primero porque todo juicio de confusión anterior o posterior habrá de realizarse con referencia a ese signo; y, segundo, porque una inexacta determinación del signo podría dilatar el campo de

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confusión y llevar a extender la protección del monopolio-marca más allá de lo razonable.

Pero, como muy bien observa la OAMI, en el caso de que el signo que se quiera proteger sea un color per se, la exacta determinación de la tonalidad propuesta como marca es especialmente importante, tanto para asegurar su fuerza distintiva, como para evitar cualquier restricción de la competencia efectiva (cuestión implícita en la protección del interés público a que se refiere la OAMI). El registro de un color en abstracto, como primero se propone en el caso que nos ocupa para el color naranja, supondría privar a los competidores del uso de ese color como distintivo de sus productos o servicios. Y, de conceder protección a un color así determinado, puesto que el número de colores de la paleta es limitado (y más si se tienen en cuenta las limitaciones que pueden existir en el uso de colores en un determinado mercado) se correría pronto el riesgo de agotar los colores disponibles para los competidores presentes o potenciales. Ello los situaría en una clara posición de desventaja competitiva o, incluso, por ser el color un elemento necesario del producto o servicio, podría llegar a privarles de forma absoluta de su derecho a acceder al mercado. Pero, es más, también el registro de una tonalidad no debidamente definida, como ya se observó en la doctrina europea anterior a la Directiva, puede llevar al mismo problema, si, al extender la protección a las posibles tonalidades próximas, se acaba protegiendo el color en su generalidad. En el primer caso estaríamos ante un supuesto de agotamiento directo de los colores; en el segundo, llegaríamos al mismo problema por la vía de la confusión extendida de tonalidades. Pero es que, además, esto no importa sólo a los competidores de la marcas de color per se. También su mismo titular debe estar interesado en su exacta concreción. Éste no tiene por qué querer necesariamente monopolizar un color. Cabe también esperar que el que busca protección para la tonalidad de un color per se, como el «lila de Suchard», el «amarillo de Kodak» o el «verde John Deeere», querrá maximizar la fuerza distintiva de su marca entre los consumidores y evitar así la confusión que podría generar el uso de varias tonalidades. Y, por supuesto, en último término, el que resultará beneficiado será el interés general, materializado en el buen funcionamiento del mercado. Por ello, como observa la OAMI, en el registro, no sólo debe definirse el color, sino también su tonalidad exacta.

1.2. Cómo definir la tonalidad concreta

El paso siguiente es concretar el modo en que deberá presentarse y registrarse la exacta tonalidad propuesta como marca. En este punto, la OAMI, sin llegar a concretar, parece apuntar dos posibilidades: la presentación de una muestra o reproducción de la tonalidad de color en hoja aparte (fundamentos 9 y 12); y mediante indicación de código (fundamento 11). Por las peculiaridades del signo color-solo y por la importancia de la cuestión que nos ocupa, conviene estudiar estas dos posibilidades.

1.2.1. Mediante presentación de una muestra o reproducción exacta de la tonalidad concreta de color

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Qué duda cabe que una primera posibilidad, y la que parece más natural y directamente acorde con la normativa comunitaria, es adjuntar a la solicitud una reproducción o muestra de la exacta tonalidad propuesta, lo que es de suponer pasará al registro a todos los efectos. Sin embargo, esta posibilidad no está exenta de algunos problemas suficientemente puestos ya de relieve en el Derecho comparado.

Admitiendo, como ya ha hecho expresamente la Supreme Court norteamericana en Qualitex o la Unión Europea al admitir el color único como marca, que la comparación entre tonalidades de un mismo color a efectos de determinar si son o no confundibles por el público en el mercado, no ha de ser más difícil que algunas contrastaciones de otros signos como palabras, que también se les plantean y deciden satisfactoriamente; es cierto que el contraste de tonalidades sólo podrá realizarse debidamente si éstas están bien definidas y mantienen esa definición con el tiempo y en el espacio. Decimos, con el tiempo, porque, como bien sabemos por la propia experiencia, los colores pueden sufrir alteraciones con el paso del tiempo por la acción de diversos agentes, tales como la luz o el aire. Y decimos también, en el espacio, porque efectos como la luz ambiental, la posición del signo, el color general del local, el contraste con los objetos o signos colindantes, etc., inciden también sobre el color. Y, es evidente, que esta variación puede ser decisiva, cuando lo que se trata de contrastar son precisamente tonalidades de un mismo color.

Entonces resulta que la forma o el soporte en que se presente la muestra y, sobre todo, por lo que al tiempo se refiere, en que se registre, resultarán decisivos, no ya sólo en el acto de la calificación registral, sino también en el de ulteriores discusiones ante los Tribunales. Los problemas del espacio parece que podrán resolverse reproduciendo, en la medida de lo razonable, las condiciones de luminosidad, posición, exposición, etc. en las que los signos se presentarán normalmente al público. Pero, los de tiempo estarán condicionados al modo o al soporte del registro.

Parece que el papel, por los conocidos efectos que experimenta por el paso del tiempo, no es el soporte más adecuado. Las alteraciones que puede sufrir la muestra, pueden hacer no confundible lo que, de haberse contrastado en el momento de efectuarse el primer registro, se habría confundido y se confundirá en el mercado, o viceversa.

Una solución podría ser, como ya se está haciendo en la OAMI, registrar la muestra en soporte electrónico o digital, si el sistema ofreciera la suficiente gama de colores y tonalidades, y la fiabilidad que, en sede de marcas, debe asegurar respecto al color. Sin embargo, no parece que exista en este momento al alcance de la Oficina comunitaria un sistema electrónico lo suficientemente fiable como para reproducir, con exactitud y total garantía, los finos matices de las distintas tonalidades de colores. La reproducción electrónica puede variar según la máquina que la reproduzca. Por ello, en caso de conflicto, sigue siendo necesario acudir al expediente registrado en soporte de papel.

1.2.2. Mediante código numérico

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La segunda posibilidad, que muy acertadamente apunta la OAMI, es la presentación y registro mediante número de código. No está claro a qué sistema de códigos o clasificación se refiere entre los distintos que existen, ni tampoco parece que haya de limitarse a uno de ellos. Pero, en cualquier caso, abre la posibilidad, o mejor, señala la conveniencia de acompañar la muestra con una definición numérica de la tonalidad de color. Con ello, la Oficina de marcas, superando el arcaísmo que todavía persiste en algunos Registros, se sitúa en la línea de las propuestas más avanzadas del Derecho comparado. Esta deseable actitud se da además en un buen momento, pues, por lo reciente de su aparición, la Oficina se encuentra todavía en un proceso de formación que le da flexibilidad y aconseja, y permite, por ello, en ausencia de lastres históricos, introducir fácilmente las técnicas más avanzadas. Desde la doctrina norteamericana, se ha hecho en este mismo sentido alguna propuesta interesante (2).

1.2.2.1. La definición numérica de tonalidades

Es sabido que el ojo humano normal es capaz de distinguir cientos, si no miles, de colores, un número, en principio, casi siempre superior al que la competencia de un determinado mercado requiere (3); y que, aparte de varios atlas de colores que procuran su compilación(4), existen procedimientos científicos, no muy complejos, capaces de definir y manejar esta extensa gama de colores(5). Estos sistemas pueden ser útiles para la medición del color y la consecuente definición numérica de las distintas tonalidades, y también como una primera aproximación a la valoración de su grado de confusión.

Como la percepción humana de los colores se realiza fundamentalmente a través de tres tipos de conos que existen en la retina humana (visión tricromática), de tal modo que, cuando una luz con una arbitraria mezcla de longitudes llega a la retina, es percibida como una combinación lineal de adsorciones de distintas proporciones en las tres diferentes clases de conos(6); es posible que la luz procedente de tres distanciadas posiciones del espectro luminoso (7)puedan combinarse en distintas proporciones para reproducir cualquier estímulo cromático, lo que permitirá definir todas las tonalidades según un código de tres números o variables(8) (dos, si se quiere definir según el tono y la saturación). Esta definición puede hacerse con intervención humana o sólo eléctrica.

Aunque la percepción humana del color no es un proceso puramente físico, sino una función que integra un importantísimo componente psicológico o subjetivo(9); curiosamente, dentro de un cierto margen de error (10), la percepción del color entre los distintos individuos (11) es relativamente uniforme. Algunos experimentos, consistentes en presentar a distintas personas una tonalidad determinada de color para que intenten reproducirla mediante la combinación de tres luces de distinta longitud, demuestran que las proporciones de las mezclas no varían de forma importante de unas personas a otras (12).

Por ello, una primera forma puede consistir en presentar la muestra a una o varias personas para que procuren igualarla combinando luz de tres longitudes distantes del espectro. En este caso, las proporciones usadas de las tres fuentes de luz identificarán

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el color de la muestra con tres números. O, si se quiere un proceso más mecánico, se realiza, bajo unas condiciones estándares de radiación incidente, una espectrometría dentro del haz visible sobre la muestra de color para establecer la intensidad de radiación reflejada como una función de longitud de ondas, lo que se traduce también en un código numérico que definirá objetivamente la tonalidad exacta (13).

1.2.2.2. La contrastación numérica de tonalidades

La definición numérica de colores puede usarse también como una primera aproximación objetiva a la contrastación de tonalidades.

Aunque la percepción humana se aproxima bastante a la tonalidad exacta y es relativamente uniforme, existe un margen de error que mueve a la confusión de tonalidades. Los anteriores experimentos permiten también definir un margen de error dentro del que las distintas tonalidades se hacen difícilmente distinguibles al ojo humano (en torno a un segmento de longitud de onda para estímulos cromáticos de 450 a 600nm, la variación necesaria para distinguir colores se sitúa en algo menos de

4nm)(14).

Así, dada una tonalidad numéricamente definida de color, podrán establecerse márgenes de error de apreciación sobre la base de la capacidad de discriminación común conocida de la visión humana. Entonces, cabrá presumir que puede haber confusión y, por tanto, vulneración del derecho de marca, cuando los números o parámetros que definen el nuevo color quedan dentro del margen de error de una marca de color anterior.

Lógicamente, como lo que se está contrastando son colores que el público habrá de distinguir en determinados contextos, en estos procesos, deberán reproducirse, con la mayor fidelidad posible, las condiciones de luminosidad definidas por la luz ambiental (solar, fluorescentes, láser, etc.); el brillo de la luz reflejada por el objeto, lo que depende esencialmente de su superficie o textura (áspera, dura, rugosa, lisa, esponjosa, etc.); y la colorización contextual, llamado color aditivo, que viene determinado por el color general que normalmente domina en los establecimientos en que se comercializarán los productos y por el de los objetos y signos próximos a los contrastados, que, al proyectar color, actúan de forma importante sobre la percepción exacta de la tonalidad. La percepción de un color puede variar según se exponga con luz solar o de fluorescente, sobre una superficie lisa o rugosa, y delante de una pared de ladrillos rojizos, blanca de cal o de gris cemento (15).

Se trata de aportaciones de la Ciencia óptica que pueden aplicarse como una primera aproximación numérica al problema de la contrastación de colores próximos.

1.2.2.3. Valor de la medición numérica

Parece cierto que la definición numérica del color tiene que otorgar un alto grado de certeza y seguridad al Registro. A la cuantificación numérica del posible margen de confusión entre tonalidades, se le ha de otorgar, en cambio, sólo un valor presuntivo,

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y no absoluto. Ha de servir para fortalecer ciertamente la seguridad del Registro y, si

se quiere, para facilitar su operatividad; pero, como es lógico, la última valoración

debe corresponder siempre a la Oficina y, en su caso, a la autoridad judicial, que, después de tomar en consideración todos los elementos y circunstancias concurrentes

y aplicar los tests o criterios comunes en la contrastación de marcas, habrán de

decidir en último termino si es posible o no la confusión.

Si se quiere, a la valoración numérica del grado de confusión entre colores puede otorgársele en el registro, incluso, un valor presuntivo iuris tantum, de modo que los colores que quedaran dentro del margen numérico de error, podrían considerarse presuntamente confundibles (o no fácilmente distinguibles) y presuntamente no confundibles (o fácilmente distinguibles), los que quedaran fuera, correspondiendo a la parte perjudicada denunciar y, en su caso, demostrar lo contrario. Esto facilitaría la labor del Registro (16).

2. La fuerza distintiva del color en sí

Ciertamente la OAMI deja la puerta abierta a ulteriores discusiones. Sin embargo, aunque sea incidentalmente, avanza lo que podrían ser sus líneas fundamentales en la protección del color único como marca.

2.1. Protección del color per se como marca

En primer lugar, la OAMI confirma, sin equívocos, que el color por sí mismo es susceptible de protección como marca en el sistema comunitario. Esto es, para la OAMI, el color per se es capaz de satisfacer los requisitos típicos de la marca

comunitaria, definidos en el artículo 4 RMC, lo que, en esencia, significa que se

reconoce apropiado «

de los de otras empresas» y que «

gráfica» (art. 4 RMC). Lo primero significa que, para la norma comunitaria, el color por sí mismo sirve para distinguir productos e indicar origen, es capaz de actuar como un «signo» distintivo en el mercado; lo segundo, que el color per se también puede ser plasmado (registrado) en los folios del Registro (17). A nuestro juicio, se trata de una interpretación conforme con el sentido natural del texto comunitario, con la intención del legislador originario y con las tendencias generales del Derecho comparado, preocupado ante todo por el ágil funcionamiento del mercado.

para distinguir los productos o los servicios de una empresa

pued[e] ser objeto de una representación

2.2. Prohibición de colores genéricos, descriptivos, habituales y también funcionales

En segundo lugar, la OAMI recuerda lo evidente, que, en principio, por estar afectados por una prohibición absoluta, al igual que cualquier otro signo en que concurran estas circunstancias, no pueden obtener protección de marca los colores que carezcan de carácter distintivo, como es el caso, por ejemplo, de los colores que el consumidor percibe como mera ornamentación o como un elemento natural al producto [art. Ib) RMC]. Los que identifiquen al mismo producto, como el amarillo para la limonada, el verde para los productos mentolados, o el azul para el agua mineral; o los que guarden alguna conexión con el producto, como los colores que actúan como códigos

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sobre el producto [art. 1.c) RMC]. Y también, los colores que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, como el color o los colores con los que habitualmente se haya venido presentando el producto en el mercado, así sería vano intentar proteger como marca el color marrón con que se presentan normalmente las botellas de cerveza o el verde de las de cava [art. 1.d) RMC].

El fundamento de estas prohibiciones es obvio: primero, asegurar el efectivo poder distintivo del signo; y segundo, salvaguardar la competencia impidiendo que se monopolice como marca, un color excesivamente próximo al producto o que, por su conexión con el producto o por su extensión en el mercado, pudiera otorgar una ventaja competitiva excesiva o inmerecida a su titular.

Sin embargo, la OAMI omite aquí una cuarta prohibición absoluta, derivada de la

letra/) del artículo 7.1 RMC en relación con la letra e) del mismo precepto, que, a nuestro juicio, no reviste menor importancia, sobre todo para el signo que nos ocupa,

si se contempla desde la perspectiva de la totalidad del ordenamiento jurídico

comunitario (especialmente arts. 2, 3 y 36 TCE). El principio de libre competencia,

implícito en el concepto de orden público [art 7.1./)], exige que el signo, en este caso el color único, no haya de restringir la competencia efectiva en el mercado. Esto impide la protección como marca de aquellos colores que sean esenciales para el uso

o propósito del producto o que afecten a su costo o calidad, lo que, dicho de otro

modo, significa que no podrá registrarse ningún color que sea tan esencial para el producto, que otros no podrían competir sin él efectivamente en el mercado.

Entonces, si se pone en relación la letra f) con la e) del artículo 7.1, puesto que el color, como la forma, es en general un elemento necesario del producto o servicio, se verá que no tendrán acceso al Registro, de acuerdo con los criterios contemplado en el artículo 1.1.e) RMC, aquellos colores que vengan impuestos por la naturaleza del propio producto, como el marrón para el chocolate o el azúcar de caña [art. 1.1.e)A) en relación con la letra/) RMC]; aquellos que, aplicados sobre el producto produzcan un resultado técnico, como el rosa o el verde en los tests del embarazo o ciertos colores fluorescentes para los productos de seguridad viaria, que no podría obtenerse con un número suficiente de colores alternativos [art. 7A.e).ii) en relación con la letra/) RMC]; y tampoco aquellos otros colores que aplicados sobre el producto afecten a su valor intrínseco, ya sea porque reducen sus costos de producción o comercialización, ya porque dan al producto un valor añadido, cuando no existan suficientes alternativas de valor equivalente para los competidores [art. 7.1.ey).iii) en relación con la letra/) RMC].

Dadas las particulares características del signo color-único, la restricción de la competencia efectiva constituirá sin duda la última piedra de toque que se deberá tener en cuenta a la hora de decidir sobre la concesión de un monopolio-marca para

un color. Así podría entenderlo también la OAMI, cuando observa en el considerando

16: «

o servicios muy específicos

,

a menos que se trate de un tono de color muy específico para unos productos

».

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2.3. Fuerza distintiva del color per se como marca

Y, en tercer lugar, la OAMI, al prever los supuestos de levantamiento de las prohibiciones absolutas recogidas en las letras b), c) y d) del artículo 7.1 RMC,

introduce una matización que, a nuestro juicio, reviste no poca importancia. En efecto, además de recordar lo evidente, esto es, que podrán registrarse como marca aquellos colores que, pese a caer en algunas de las citadas prohibiciones absolutas, hayan adquirido secóndary meaning como consecuencia del uso que se ha hecho de los mismos (art. 7.3 RMC); la OAMI considera oportuno señalar que también podrán

registrarse «

tonofs] de color muy específico[s] para productos o servicios muy

específicos

No sabemos hasta qué punto esta «excepción» puede tener fuerza para levantar las prohibiciones contenidas en las letras c) y d) del artículo 7.1 RMC. Es difícil imaginar que pueda admitirse ab initio el registro como marca de tonalidades, por muy específicas que éstas sean y por muy específicos que sean los productos o servicios

para los que se solicitan, si estas tonalidades «

designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia

geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u

otras características del producto o servicio;

el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

que la OAMI haga esta previsión pensando en cuando estas circunstancias se dan en mercados de productos o servicios, distintos de aquel mercado del producto o servicio específico para el que se solicita la marca (principio de especialidad). Lo contrario, además de generar confusión, comportaría el riesgo cierto de dejar a los competidores sin colores alternativos equivalentes.

pueden servir en el comercio para

o se hayan convertido en habituales en

»; a no ser

Pero, también puede entenderse que la OAMI está pensando más bien en la posibilidad de admitir ab initio a registro el color per se como marca. No se trata en absoluto de una cuestión sin importancia.

Parece ya fuera de dudas que en la Unión Europea, como en la generalidad del Derecho comparado, el color por sí mismo puede obtener protección como marca, cuando ha adquirido significado distintivo con el uso que se ha hecho del mismo en el mercado (18), lo que se constata con la prueba del secondary meaning. Sin embargo, es todavía una cuestión discutida si el color puede, por sí mismo y desde el principio (sin uso previo), tener significado distintivo.

Se ha observado en la doctrina norteamericana que, como todo producto tiene que tener un color u otro (en sentido amplio, esto es, incluyendo el blanco, el negro y el gris), aunque una empresa escoja un color arbitrario y no funcional como elemento de identidad comercial para sus productos, los potenciales compradores no suelen verlo como tal, sino que más bien lo ven sólo como un mero atributo físico u ornamental del producto, sin otro significado intelectual (teoría de la mera ornamentación) (19). A efectos del Reglamento de la marca comunitaria, ello significaría que el color ab initio toparía con la prohibición absoluta contenida en la letra b) del artículo 7.1 RMC, y que, por tanto, sólo podría obtener el registro, si, en virtud del artículo 7.3 RMC, alcanza

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con el uso carácter distintivo (secondary meaning).

Pese a la indudable fuerza de este argumento, también se ha señalado en contrario que, cuando un color es totalmente arbitrario y novedoso respecto al producto al que se aplica, sirve ya para diferenciar el producto en el mercado, y debe obtener desde el principio protección de marca, pues, aunque se negara su registro, como no se puede prohibir su uso como distintivo en el mercado, nada impedirá que los consumidores puedan desde el principio identificarlo como marca. Y tampoco que otros competidores poco escrupulosos se aprovechen, durante el período en que tarde en probarse y reconocerse el secondary meaning, de la falta de protección de ese color inherentemente distintivo para confundir a los consumidores y aprovecharse de la reputación y buen hacer del titular de la marca de color de facto para colocar, mediante el sencillo mecanismo de copiar o imitar ese color, productos de inferior calidad en el mercado. Ello, sin duda, sería contrario a los objetivos básicos que informan y persigue la normativa de marcas: la protección de la identidad en el mercado, que bien puede ser uno de los más valiosos activos del patrimonio de una empresa; y la protección el público frente a la confusión generada por aquellos que utilizan elementos de identidad que el público asocia con otro. Desde esta perspectiva, se pregunta si la teoría de la mera ornamentación es suficiente para discriminar, por razón de su naturaleza, al color único respecto de otros signos (20).

Frente a este debate, la Tercera Sala de Recursos de la OAMI parece optar por una solución cautelosa. En vez de negar per se el registro ab initio de toda tonalidad de color como marca, prefiere dejar la puerta abierta a la posibilidad de registrar un color muy específico para un producto o servicio (un mercado) muy específico. Con ello, en realidad lo que hace es evitar decisiones prohibitivas, quizá excesivamente apriorísticas, como ha demostrado serlo la misma prohibición per se del color único como marca, vigente hasta hace bien poco en la mayoría de ordenamientos. Reconociendo la infinita variedad de posibilidades que pueden plantearse en los mercados reales, en constante evolución, la OAMI prefiere adoptar una actitud flexible y dejar la puerta abierta a la posibilidad, nada fácil, de admitir ab initio a registro una tonalidad única «inherentemente» distintiva, si, valoradas las circunstancias concurrentes en el producto o productos en cuestión, tal fuera el caso que se le planteara. Será la práctica de las distintas autoridades de marcas, no sólo en la Unión Europea, sino también fuera de ella, las que vayan delimitando y concretando esta posibilidad.

IV. CONCLUSIÓN

Con esta resolución la OAMI trata dos cuestiones de la máxima importancia para las marcas sólo de color: la de su registro y contrastación, y el de su capacidad de actuar como marca. Al apuntar la conveniencia de expresar una definición numérica del color, se sitúa en la línea de las propuestas más avanzadas en el tratamiento del nuevo signo cólor-per-se como marca. De ello sólo cabe esperar el óptimo funcionamiento del Registro y, por ende, de la marca comunitaria.

En cuanto a la segunda cuestión, después de confirmar que el color per se puede

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obtener protección como marca comunitaria, prevé certeramente que el color encontrará importantes obstáculos a su registro en las prohibiciones absolutas b), c) y d) del artículo 7.1 RMC. Sin embargo, en nuestra opinión, olvida recordar también la importante barrera que supone la prohibición de no restringir la competencia efectiva contenida en la salvaguarda del orden público previsto en la letra/) del artículo 7.1 RMC, y que es particularmente operativa en relación con la letra e) del mismo precepto. Por otra parte, adopta una actitud prudente y abierta ante al debate sobre el posible poder distintivo inherente del color único y, por tanto, también respecto al alcance que se puede dar a la prohibición absoluta del artículo 7.1.6) RMC para el color per se, que habrá de resolverse en el futuro.

Como hemos visto, la OAMI avanza con esta resolución, lo que podrían ser sus líneas maestras en el tratamiento del color único como marca. No obstante, tendremos que esperar a que, como ella misma recuerda, se presente la oportunidad de un examen exhaustivo del asunto (fundamento 17), para una mayor concreción.

V. NOTA A DOS RESOLUCIONES POSTERIORES

La OAMI ha tenido recientemente la oportunidad de tratar más extensamente estas cuestiones en dos resoluciones posteriores (R 122/98-3 «Light green» y 169/98-3 «Yellow»), en las que, con una misma base argumental, ha avanzado en las líneas sentadas ya en la resolución R 7/97-3.

En estos casos, el solicitante presenta ya dos propuestas de color único definidas con sendas muestras rectangulares sobre papel, y también acompañadas por «Color Standart Charts», donde se definen la tonalidad concreta propuesta así como las tolerancias de color de esas específicas tonalidades. Frente a ello, la Oficina, a diferencia de lo que ocurrió con el caso 7/97-3, no opone ya defectos en la definición

del signo, antes bien señala claramente que «

submitted would clearly define the subject matter of trade mark protection

(fundamento 18). Con todo, sigue sin mostrarse claramente decidida sobre la conveniencia de la definición numérica del color y de sus tolerancias, aunque de algún modo apunta ya en esta dirección (fundamento 18).

A specimen of the colour thus

»

Y, en cuanto a la capacidad del color per se de actuar como marca, la OAMI se reafirma, como regla, en su admisión como marca (considerandos 12 a 17); parece no descartar, al menos en el plano teórico, la posibilidad de admitir un color inherentemente distintivo, para recordar inmediatamente la dificultad que esta posibilidad comporta (considerandos 19 a 21); y pone algún énfasis en el peligro que para la salvaguarda de la competencia efectiva puede suponer el registro de un color con alguna funcionalidad utilitaria, con lo que viene a confirmar la especial importancia que tiene la defensa de la competencia en la ponderación de las marcas sólo de color (especialmente considerandos 28 a 30).

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(1) Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 12 de febrero de 1998 en el asunto R

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7/97-3.

(2) Véase más extensamente Lawrence B. Ebert, «Trademark Protection in Color: Do It by the Number», 84 TMR 379 (1994), cuya propuesta recogemos para el Derecho europeo en las siguientes líneas.

(3) En el Derecho norteamericano, Qualitex C. v. Jacobson Products Co., 115 S. Ct. 1300, 1305-6 (1995); en Europa, a nuestro juicio, la Unión Europea expresa tácitamente esta misma opinión, al admitir el color único como marca. Véase más extensamente Jaume Pellisé Capell, y María Teresa Solanelles Batlle, «La protección del color único como marca en el Derecho comunitario», 229 RDM, 1101,1145.

(4) W. D. Wright, The Measurament ofColour (London, Adam Hilger Ltd., 1965), Pellisé Prats, 179 y sigs.

(5) Wright, idem.

(6) Leo Hurvich, Color Vision, 280 (Sinauer Associates, Sunderland, MA 1981).

(7) Normalmente los colores primarios son el rojo, el verde y el azul; pero también reproducirse las distintas tonalidades con la combinación de otros colores diferentes del espectro, como, por ejemplo, el rojo, el azul y el amarillo.

(8) Ebert, idem, pág. 403.

(9) Wright, idem, págs. 30 y sigs.

(10) Wright, idem, págs. 55 y sigs.

(11) Entiéndase entre individuos con una visión normal de los colores (excluyendo, por tanto, la protanopia y la deuteranopia, que tienden a confundir los verdes y los rojos, y la tritanopia que tiende a confundir los verdes con los azules), lo que se cuantifica aproximadamente como un 95 por 100 de la problación (un 8 por 100 de varones suele presentar algún tipo de disfunción en la percepción de los colores y un menos del 25 por 100 de las mujeres), Wright, idem, pág. 59.

(12) Gerald H. Jacobs, «Comparative Color Vision», 24 (Academic Press, New York,

1981).

(13) Ebert, idem, pág. 404.

(14) Jacobs, idem.

(15) Ebert, idem, págs. 404-5.

(16) Véase Ebert, idem, pág. 406.

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(17) Para un comentario más extenso sobre este extremo, véase supra núm. III. 1.

(18) En este sentido también, para el color «lila», KRAFT JACOBS SUCHARD S. A, solicitud núm. 31336.

(19) Las reticencias a admitir el carácter inherentemente distintivo del color per se como marca son muy importantes en la doctrina norteamericana; así, entre otros, Rudolph Callmann, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, sl8.13 (4th edit., con suplemento del 1996), pág. 137, y Thomas MacCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th edit., 1997, págs. 7-44 y sigs.

(20) En este sentido, véanse, entre otros, Richard J. Berman, «Color me Bad: A New Solution to the Debate over Color Trademark Registration», 63 Geo. Wash. L. Rev. 111, pág. 130; Anthony V. Lupo, «The Pink Panter Sings the Blues: Is Color Capable of Trademark Protection», 1 Fed. Circuit BJ, 666; o Daniel R. Schechter, «Qualitex Co. v. Jacobson Prods., Inc.: The Supreme Court «Goes for the Gold» and Allows Trademark Protection for Color Per Se», en 5 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 509, 510. Para ambas posturas véase más extensamente Pellise Capell, y María Teresa Solanelles Batlle, La protección del color único, cit. supra, nota 3.