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INTRODUCCIN AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 30/07/12

1. INTRODUCCIN 1.1.CONCEPTOS GENERALES, DESARROLLO Y ALCANCE DE LA PROPIEDAD


INTELECTUAL EN LA POCA CONTEMPORNEA Donde sea que veamos, estamos rodeados de Propiedad Intelectual (PI) en cuanto responden a la materializacin de ideas, muchas de las cuales surgen para satisfacer necesidades. Actualmente todo tiene marcas e incluso el diseo de los diversos productos est amparado por la PI. De hecho, su expansin ha llegado al punto en que la imagen de ciertas celebridades, tales como jugadores de ftbol, pueden ser protegidas por PI 1. Esta expansin de la PI ha llegado al punto de sucintar nuevos tipos de conflicto y competencia empresarial. De ah que actualmente hay problemas entre Apple y Samsung con respecto al diseo industrial de sus celulares, alegando el primero que Samsung habra invadido su espacio de propiedad intelectual. Esto implica reconocer adems que la PI est muy ligada a la Libre Competencia y, particularmente, a la Competencia Desleal por la forma en que impacta en la publicidad y la imagen de cada competidor. Con respecto a las personas involucradas, la PI siempre tiene como contraparte un Estado que reconoce lo que se ha creado y est dispuesto a otorgarle derechos amparados constitucionalmente a los creadores, sobre los cuales se podr comerciar como cualquier otro derecho real. Destaca as la distincin entre propiedad intelectual dura, en que el Estado no hace ms que reconocer lo existente, y propiedad industrial en que el creador debe pedir al Estado que se protejan sus derechos. A su vez, la PI se relaciona con la libertad humana, ya que busca proteger el derecho a solucionar problemas y avanzar o progresar libremente.
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La libertad es, por lo tanto,

presupuesto y causa de la creacin humana . Esto se vuelve incluso ms evidente con respecto a las distintas manifestaciones artsticas (incluyendo las arquitectnicas), todo lo cual nos sirve para concluir que, en una sociedad libre, no hay lmites a la imaginacin. De ah que en las sociedades libres, el Estado tender a proteger la PI, destinando recursos para ello, tanto respecto de la propiedad industrial como de la propiedad intelectual dura. As, por ejemplo, el estado de California subsidi e incentiv que empresas innovadoras se instalaran en Silicon Valley. pelculas. En definitiva, el Estado busca crear una cadena virtuosa, de forma que la innovacin y desarrollo (I+D) parezca cada vez ms atractiva a la mayor cantidad de gente, de forma
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En menor escala, lo mismo pasa cuando el Estado organiza

obras de Teatro o da subsidios a diversas manifestaciones de creacin artstica, tales como

Esto pasa en los juegos de video en que se usa la imagen de ciertos deportistas. Nuevamente destaca la relacin entre los artculos 19 N21 y el 19 N 24 y 25 de la CPR.

tal que se le destinen cada vez ms recursos.

En lo personal, creo que esto se ve

potenciado por un crecimiento exponencial de la innovacin, toda vez que cada idea puede servir de base o premisa para varias otras ideas. Asimismo, el crecimiento exponencial de la poblacin permite que surjan ms ideas ms rpido. 1/08/12 El valor de la I+D se vuelve evidente cuando se acepta que contribuye al bienestar social satisfaciendo necesidades de forma ms eficiente y permitiendo a los integrantes de una sociedad dedicar ms tiempo a otras actividades como la filosofa y las artes. En este proceso de desarrollo la PI toma un lugar importantsimo, toda vez que incentiva el progreso. Todo comienza con una necesidad de expresar una forma de percibir el mundo, una necesidad de solucionar un problema o la necesidad de diferenciarse de competidores. Es aqu cuando toma la PI toma relevancia al otorgar derechos a quienes crean para apropiarse de su creacin. El Estado, por su parte, puede enfrentarse a este fenmeno de distintas formas. Podra, por ejemplo, determinar que cualquier obra o creacin es de Esto ltimo se justifica para fomentar el todos, como suceda en Cuba o la Unin Sovitica; o bien podra otorgar derechos de propiedad a quienes crean sobre su creacin. proceso creativo, ya que quien crea pone un esfuerzo e invierte recursos importantes en crear. De ah que la PI permite capitalizar el esfuerzo de quien crea e innova y, por esa va, contribuye al desarrollo social. En todo caso, estos derechos de propiedad estn por esencia sujetos a un plazo, en virtud del renombrado principio de libre circulacin de los bienes. As, en materia de marcas, por ejemplo, quien no renueva una marca por un tiempo determinado la pierde; mientras que en materia de patentes, stas se vuelven pblicas una vez transcurrido un plazo determinado. Ejemplo: la PI en los juegos olmpicos. En este caso, hay PI e innovacin tanto en las marcas de las olimpiadas en s (Londres 2012), como en las marcas auspiciantes de los deportistas, la tecnologa de la ropa e implementos (las garrochas ahora son de carbn y no de bamb), los planos y diseo de los estadios e incluso en la ceremonia inaugural en cuanto manifestacin artstica. Ver http://www.london2012.com/about-us/our-brand/using-the-brand/ ELEMENTOS. Por una parte tenemos: - Un artista, un cientfico, etc. alguien que necesita expresa su visin, o alguien que se ve enfrentado a un problema y encuentra una solucin, o una persona que actua dentro del comercio y necesita distinguir sus productos de los que tengan sus competidores. - El E tienen un inters que cada vez mas gente haga cosas, asi que la ley que busca el modo de apropiacin de esta obra de arte, o etc, una apropiacin del dominio siempre por un tiempo determinado - El tiempo determinado.. De modo que pueda ser dueo de esa invencin/ desarrollo pero, por un tiempo determinado esto es asi porque: 2

- es necesario que los bs fluyan. Es importante que las personas renueven las marcas. - tb existen los derecho morales, que son perpetuos e inalienables. Discusin EEUU vs. Europa. - Capitalizacin de un esfuerzo, e incrementar el valor de ese desarrollo (ya sea una patente o marca comercial) COMPARACIN ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS: -Poblacin. -Desarrollo cultural. -Desarrollo econmico. Comparacin con los pases europeos y el desarrollo cultural ! Nivel, medios, clima, historia, poltica y la pelea con las necesidades bsicas Desarrollo de las industrias y la economa, y la capacidad de crear un producto diferente y resolver un problema hasta crear un imperio. Leyes en Chile no definen propiedad industrial, tampoco los tratados. Convenio de Estocolmo que crea el WIPO, donde se present una lista de derechos que forman la propiedad intelectual: obras literarias, interpretaciones de artistas, fonogramas, radiodifusin, invenciones, nombres y denominaciones comerciales, proteccin contra la competencia desleal y todos los dems derechos cientficos, literarios y artsticos Las leyes chilenas no definen propiedad intelectual, al igual que los tratados internacionales. El convenio de Estocolmo que establece la creacin de la OMPI, tampoco la establece. Pero consta en acta que los estados firmantes levantaron una lista de temas y derechos que forman y son la PI.

INTRODUCCIN Por qu hacer una ley especial? Qu es lo que Lo que busca la propiedad intelectual o la propiedad industrial? Es una exclusividad sobre la creacin de un producto o servicio. Busca proteger a un creador. Por otro lado al obtener el derecho por parte del Estado, ese creador va a tener uso exclusivo que puede pasar a terceros mediante la concesin de licencias. Impide que derechos no autorizados utilicen ese derecho. Se otorgan acciones legales para que el Estado condene al infractor y eventualmente pague indemnizaciones de perjuicios. La propiedad intelectual adems de marcas, protege patentes y diseos. - Las patentes buscan proteger una invencin. La forma cmo funciona el producto. - Las marcas protegen la forma en que se presenta el producto al mercado. - Los diseos protegen la forma externa que no se relaciona con el proceso propiamente tal. La patente es una solucin a un problema que alguien tiene en el mundo. Hay un investigador que se pone a pensar en la forma de resolverlo. Denominacin de origen Busca asociar un producto determinado con un lugar determinado. Se asume que un producto a adquirido determinadas caractersticas por provenir de un lugar. - Ej: Champagne -> Cuatro regiones de Francia, al norte. Hay una exigencia y una regulacin muy estricta para decir que un determinado producto proviene de un lugar. Las grandes denominaciones de origen son los franceses. En Chile hay denominaciones de origen que se relacionan con el vino como el Valle de Colchahua. Hay un conflicto con el uso de la denominacin Pisco. Conflicto con Per. Es la denominacin de origen ms antigua, aproximadamente de los aos 40. Las uvas deben venir del Valle Limar, Copiap, Choapa y Elqui. Hace poco se acept en Chile el Limn de Pica como denominacin de origen. De acuerdo a la doctrina slo debe ser una regin o una comuna o provincia pero no un pas completo. Tiene tambin por objeto informar a la gente la procedencia. El principal objeto de la propiedad intelectual e industrial es informar. Derechos de Autor La ley protege el derecho de autor desde que se crea. Y su validez va jugarse en materia de prueba. La prueba de testigos en mucho de estos casos no es atingente. No busca identificar necesariamente un producto o un servicio sino que busca proteger las obras del ingenio humano. Busca proteger las obras del intelecto humano.

A diferencia de las marcas, tengo que hacer un trmite, presentar una solicitud, pagar un impuesto, las cuales tengo que interactuar con la INAPI. Las obras de la creacin de los autores se protegen por el slo hecho de crearse, no es necesario registrarlo, pero debo probarlo. El registro tiene valor probatorio. No es un derecho registral (como las marcas y patentes que requieren de un acto de autoridad, de una resolucin). Protege diversas creaciones como libros, cuadros, trabajos de investigacin, softword, planos de arquitectura, poesa, msica, etc.. Publicidad Comparativa * Imagen de local de Burger King en que Ronald Mac Donald sale comprando una hamburguesa (tapado slo por un abrigo y un gorro y sale de espaldas, pero se le asoma el pelo rojo de payaso y los calcetines a rayas y zapatos rojos). Puede hacerse o es un aprovechamiento de marcas? Nada es blanco y negro y hay que fijarse en las sutilezas (como el hecho que sale de espaldas y no hay un logo expreso que identifique al personaje). Patentes La patente es la solucin a un problema de la industria. Duran 20 aos. Luego de que los remedios, por ejemplo pasen ese plazo de 20 aos, todos pueden hacerlos, y nacen los remedios genricos. Por problema de industria se entiende cualquier problema que se da en el mundo de los negocios en general, de la produccin. Patentar significa proteger la solucin, dar el derecho exclusivo sobre la investigacin, produccin, solucin de problema, etc.. Marcas Muchas de las cosas protegidas por la propiedad intelectual se relacionan con la publicidad y el marketing. No existe una marca mundial, la marca tiene que ser registrada en cada uno de los pases donde quiere ser protegida. Una vez que la marca se registra, vienen dos elementos adicionales: a. La proteccin de la marca. - Control de falsificaciones, copias, con el objeto de sacarlas del mercado. b. Licenciamiento de marcas. - Para publicitar la marca se empiezan a hacer contratos con personajes famosos (de televisin, deportistas, actores, modelos, etc..). Ej: Caso de un auto Ferrari de carreras que tiene varias marcas sobre ste. Una de las que lleva es una imagen abstracta que representa a malboro (que se asemeja a un cdigo de barra, pero que no lleva ni letras ni imgenes de cigarros), con lo que se salt la prohibicin legal de no publicitar ni alcohol ni cigarros en el deporte. Las marcas se registran en clases. Cuando se registra una marca, no se registra para todos los productos en el mercado sino para un producto en especial. 5

- Ej: Coca cola -> bebidas. Se han agrupado mundialmente a travs de tratados y convenios los productos y servicios en 45 clases. Por lo que en el caso anterior de Malboro, nada dice que la marca est registrada para el producto cigarro, por lo que no se puede controlar. Otros relacionados pero que no son propiamente propiedad intelectual 1. Nombres de dominio. Internet es una base global de servidor que parti en EEUU y que se desarroll con motivo de defensa en poca de la Guerra Fra. Una vez terminada la Guerra Fra, le buscaron un uso comercial a esta creacin y a mediados de los aos 90 se desarroll el internet. Los nombres de dominio son direcciones que estn asociados a nmeros IP, que es un nmero, avalado por un sistema tcnico que asigna letras a los nmeros y con esto se da una direccin escrita que lleva a las direcciones de internet. ICAAN -> Regula la asignacin de los nombres de dominio, por los cuales se han creado dos niveles de nombres de dominio: a. Nombre de dominio genrico Punto org, gob, com, net, edu, etc... - Org -> Fundaciones y sociedades sin fines de lucro. b. Nombre de dominio secundario -> Terminacin segn pas (ar, esp, uk, cl, etc..). Se relaciona con la propiedad intelectual cuando personas compran nombres de dominio de marcas establecidas para luego venderlas a las empresas famosas. An cuando un nombre de dominio no es una marca, se estableci un sistema de solucin de controversias. ICAAN, organismo que regula la asignacin de los nombres de dominio, hay 2 niveles:

Mundiales: .com, .org, .net, .edu. Son los primarios o genricos. Nacionales: .cl, .ar, .br. Son secundarias. Tienen el objeto de hacer referencia a los respectivos pases.

Es muy comn que gente pida nombres de dominio correspondiente a marcas. Ej.: en la Serena, un grupo de estudiantes se dedicaron a pedir el nombre de dominio de todas las marcas mundiales. Esto hizo que colapsara el sistema (que era muy primitivo), y llev a que se buscara una frmula para defender estas marcas. Se estableci un sistema de solucin de controversias. Es por esto que vamos a hablar de la denominacin de dominio. El hecho de tener el nombre de dominio uc.cl, no te hace dueo de la marca UC. **ELEMENTOS DE UNA PATENTE

1) 2. 3) 4)

Problema (tcnico / s. solucin) Solucin real Reconocimiento que hace el estado: otorgamiento de derechos Plazo: por un tiempo determinado que pone la ley, sin posibilidad de renovarlo. 20 aos. Durante ese periodo el titular de la patente tiene todos los derechos exclusivos y excluyentes y los 3ros no pueden usar la patente sin el permiso respectivo.

5) Uso comn o dominio publico


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1.1.BREVE RESEA HISTRICA 1.1.1. EVOLUCIN EN EL ESCENARIO MUNDIAL


Los beneficios inherentes a la posibilidad de apropiarse y capitalizar lo creado ya eran reconocidos por los comerciantes de la edad media, quienes rotulaban sus productos para diferenciarse de sus competidores y hacer sus productos ms atractivos. Eventualmente, esto se va juridizando, dictndose leyes que fomentan la PI que defendieran a los que crean e innovan. Esto permiti, por ejemplo, imprimir libros sin que sea necesario copiarlos para que salgan ms libros ms rpido, incrementando sustancialmente la capacidad creativa de la sociedad. En el siglo XV, con la construccin de la catedral de Florencia, el arquitecto Filippo Brunelleschi cre una embarcacin que serva para transportar bloques de mrmol por mar. Se le concedi as la primera patente comercial conocida con tal de que pudiera capitalizar su esfuerzo, incentivando a quienes buscaban soluciones creativas e innovadoras a los problemas sociales. En definitiva, lo que se concedi era un verdadero monopolio para usar un determinado invento, pudiendo obviamente el autor permitir a otros valerse de su invento mediante el otorgamiento de licencias. As, el ao 1474 se crea la primera ley moderna de patentes en Venecia, ESTATUTO DE PATENTE DE VENECIA el objetivo era precisamente atraer a Venecia gente creadora e innovadora otorgndole estos premios a la creacin de forma similar a lo que actualmente sucede en Silicon Valley. Adems, esta ley ya tena buena parte de los elementos que As, por ejemplo, exiga que la creacin sea una novedad, tiene una ley de PI moderna.

que sea original, que tenga un objeto pblico, y que no sea posible para otra persona crear un objeto igual o que se parezca al que se trata de patentar sin el permiso o ayuda de quien busca inscribirla. Tambin habla de monopolio temporal (10 aos), de licencias y de proteccin. Elementos modernos: - Originalidad. El artificio debe ser nuevo, ingenioso y original - Obligacin registro pblico (divulgacin, humanidad) - No ser posible para otro hombre crear un objeto que se le parezca sin autorizacin del que inventa por un perodo de 10 aos. Monopolio temporal (hoy se concede por 20 aos) - Licencias o permisos del dueo hacia terceros - Prohibicin de copiar En 1555, en Francia, el rey Enrique II dicta una ley de patentes en que se establece el procedimiento para su otorgacin, exigiendo al inventor describir lo que l invent y argumentar la conveniencia de su invencin.

La otra gran potencia europea era Inglaterra, la que en 1624 el rey Jaime I aboli los monopolios, dictando una nueva ley, el Statute of Monopolies, en que se establece la patente de invencin como un monopolio particular relacionado con la tcnica y la tecnologa. En el reinado de la reina Ana (1702 - 1714) se dicta el llamado Estatuto de Ana que es la primera ley de derecho de autor o copyright inglesa y que destaca porque ya se haba inventado la imprenta y se haca necesario regular la forma en que se repartiran las ideas en el mundo. Este estatuto tambin destaca por establecer la obligacin para quien quiera obtener una patente de invencin de describir la misma toda vez que por ser este monopolio esencialmente temporal, se corra el riesgo de que se alterara la invencin una vez vencido, de modo que haba que dejar constancia de ella 3. En Estados Unidos la PI nace ya cuando este pas se compona de las 13 colonias en que cada colonia tena tribunales o cortes a cargo de conceder y crear derechos de autor y monopolios (v. gr. patentes). As, en 1641, la Corte de Massachusetts otorga la primera patente de Estados Unidos a Samuel Winston por un nuevo procedimiento de produccin de sal. En 1646 tambin se otorg un monopolio por 14 aos a Joseph Jenks Jr. para Posteriormente, en 1797, James construir molinos de agua con un innovador motor. autor a la Constitucin. 1790. Todo este proceso culmina con el Convenio de Pars 1883 y el Convenio de Berna de 1886. 08/08/12

Madison y Charles Cotesworth Pinckney propusieron agregar la regulacin de derechos de La primera ley de patentes norteamericana fue promulgada en

1.1.2. EVOLUCIN EN CHILE


En Chile, la Constitucin de 1833 es el primer cuerpo normativo en tratar la propiedad industrial, garantizando a los inventores la propiedad exclusiva de su invencin. As, el artculo 152 de esa Constitucin estableca que Todo autor o inventor tendr la propiedad esclusiva de su descubrimiento, o produccin por el tiempo que le concediere la lei; i si sta exijiere su publicacin, se dar al inventor la indemnizacin competente. Posteriormente, el ao 1834 se dicta la primera ley de derechos de autor llamada ley sobre propiedad literaria y artstica, que prescriba que para entrar en el goce de los derechos concedidosno se necesita ttulo alguno del Gobierno, y bastar que depositndose previamente tres ejemplares de la obra en la biblioteca pblica de Santiago, se anuncie en el frontispicio a quien pertenezca. El depsito de la obra en la biblioteca pblica de Santiago, se justificaba atendido que permita dar fecha cierta a la invencin, sin perjuicio que esta ley ya estableca que el autor es dueo de su creacin desde que efectivamente la crea.

De nada sirve la biblioteca si le sacan pginas a los libros o manipulan su contenido.

En 1838 surgira un primer esbozo de institucionalidad en esta materia4 al crearse la Sociedad Nacional de Agricultura y Colonizacin, la que eventualmente se encargara del registro de las marcas. Por otro lado, en 1840 se promulg la primera ley de patentes, otorgndose la primera patente ese mismo ao.5 En 1874 se abre formalmente el primer registro de marcas registrndose la primera marca comercial, Santa Rosa de los Andes, en 1877. En 1925. Toda esta difusa normativa cambi radicalmente en 1925 con la dictacin de la primera ley de propiedad intelectual, el Decreto Ley 588 que comprende, unifica y deroga toda la normativa anterior. En 1931, DFL 291. Debido a la gran cantidad de modificaciones introducidas, esta ley sera posteriormente refundida en el DFL 291 de 1931 y, DFL 298, vigente hasta 1991. Se refunde el DFL 291 y queda el DFL 298 como el principal cuerpo normativo que regula la PI en nuestro pas. En 1991 se dicta la ley 19.039 de Propiedad Industrial que reemplaza el DL 958 y est actualmente vigente. En 1996, la ley 19.039 fue reformada por la ley 19.996 con el fin de adecuar la legislacin de 1991 a lo acordado en diversos TLC suscritos por Chile esta dcada En 2007 vuelve a ser reformada por la ley 20.160 que agreg nuevos conceptos como marcarcas colectivas, sonoras, etc.

En 1970 se dicta la ley 17.336, actualmente vigente, sobre Propiedad Intelectual, y se crea el Departamento de Derechos Intelectuales que tendra a cargo el depsito de estas creaciones.

http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=propiedadindustrialenchile

La primera patente de invencin fue la otorgada al doctor Andrs Blest, por su introduccin a Valparaso de un mtodo para hacer ron en Chile. El 26 de octubre de 1840, en tanto, se le concedi a Federico Green y Cia. Una patente para uso de la mquina y taladros para establecer en el pas los pozos artesianos. Ms adelante con fecha 11 de noviembre de ese mismo ao- el arquitecto e inventor ingls Juan Stevenson se le concedi de por vida la patente de una Mquina y procedimiento para beneficiar toda clase de metales de plata por amalgamacin. Tambin en el decenio de 1840 se entregaron diversas concesiones para la fabricacin de cristales, tejidos de algodn, betunes de todos colores, aceite vegetal y de linaza, ladrillos para construir hornos y una mquina para reducir los lavaderos de oro, entre otras invenciones. (http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp? id=propiedadindustrialenchile1840).

En 1971, Clasificacin de Niza. Chile adopt la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957. En 1973, DL 211. Influy sustancialmente al regular la proteccin de la libre competencia en nuestro pas. 1991- 2007. Ley PI, ver mas arriba. El ao 2009, el Departamento de Propiedad Industrial se transforma en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). El principal objetivo de esta reforma fue darle mayor autonoma al INAPI respecto del Ministro de Economa, particularmente en materia financiera con tal que no dependa completamente de la ley de presupuestos. 2009, PCT. Chile adopta el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty o PCT por sus siglas en ingls) 2010, TLT. Chile adopta el Tratado sobre el Derecho de Marcas (Trademark Law Treaty o TLT por sus siglas en ingls) que busca unificar firmas notariales y dar otras facilidades formales de registro. No obstante, la adopcin de estos tratados ha generado problemas, dado que la autoridad ha dictado resoluciones contradictorias con su espritu. Asimismo, desde el punto de vista internacional, Chile ha suscrito tb: - el Convenio de Pars de 1833, - el Convenio de Berna de 1886, - el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (ADPIC o TRIPS, por sus siglas en ingls) 6 - y diversos Tratados de Libre Comercio que contribuyen a regular la materia. Cabe destacar adems diversas formas de incentivo y financiamiento de la innovacin tales como el FONDECYT7, la CONICYT8 y la recientemente dictada ley de I+D que pretende dar ciertos incentivos tributarios a la innovacin.

COMPARACIN ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS:


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Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Fondo Nacional de Desarrollo Cientfico y Tecnolgico. Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica.

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-Poblacin. -Desarrollo cultural. -Desarrollo econmico. Comparacin con los pases europeos y el desarrollo cultural ! Nivel, medios, clima, historia, poltica y la pelea con las necesidades bsicas Desarrollo de las industrias y la economa, y la capacidad de crear un producto diferente y resolver un problema hasta crear un imperio. Leyes en Chile no definen propiedad industrial, tampoco los tratados. Convenio de Estocolmo que crea el WIPO, donde se present una lista de derechos que forman la propiedad intelectual: obras literarias, interpretaciones de artistas, fonogramas, radiodifusin, invenciones, nombres y denominaciones comerciales, proteccin contra la competencia desleal y todos los dems derechos cientficos, literarios y artsticos Las leyes chilenas no definen propiedad intelectual, al igual que los tratados internacionales. El convenio de Estocolmo que establece la creacin de la OMPI, tampoco la establece. Pero consta en acta que los estados firmantes levantaron una lista de temas y derechos que forman y son la PI. *. No obstante, lo ms relevante del desarrollo en la legislacin de Propiedad Intelectual es cmo esta impacta directamente el desarrollo del pas que la adopta. de un Steve Jobs, un McDonalds y un Starbucks en EEUU. verdaderos imperios. Todo esto es posible gracias al orden establecido por la legislacin de PI. Esto influye, por ejemplo, en como regulan los contratos de franchizing las relaciones comerciales, como se comportan los mozos de un restaurant e incluso la transferencia de tecnologa. Llama la atencin que en China se presentaron ms de 1.000.000 solicitudes de patentes, lo que refleja que hay fe en las patentes como vehculo de progreso. De hecho, el nmero de patentes presentadas parece estar directamente ligada al desarrollo econmico. Esto parece haber influido en la proliferacin de msicos y autores en Italia y Alemania, y en el surgimiento Asimismo, es sorprendente como surgen marcas de productos existentes que se diferencian y se convierten en

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2. EL SISTEMA LEGAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE


La legislacin actual no define qu es la PI. No obstante los estados firmantes que dieron origen a la OMPI formularon una lista de temas y de derechos que conforman la PI, aunque sin establecer un concepto. Esta lista comprende las obras literarias, artistas o cientficas, las interpretaciones de los artistas, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos cientficos, las marcas de fbrica, de comercio y de servicio, la proteccin contra la competencia desleal, entre otros relativos a materias industriales, cientficas, literarias y artsticas. De forma similar, nuestras leyes buscan solucionar los mismos problemas que identific la OMPI. As, las primeras fuentes de normativa de Propiedad Industrial son la Constitucin y el Cdigo Civil. Adems, hay diversas leyes especiales como las ya mencionadas leyes 17.336 sobre Propiedad Intelectual, 19.039 sobre Propiedad Industrial e incluso la ley 19.342 sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, as como sus reglamentos respectivos.

2.1.CONSTITUCIN
Nuestra CPR garantiza diversos derechos que, de forma directa o indirecta, dicen relacin con la propiedad intelectual. Entre ellos, pueden enumerarse los sgts: 9

1) 2) 3) 4) 5) 6)

N12: libertad de expresin Libertad para desarrollar actividades econmicas (19 N21); Derecho a la propiedad (19 N23); Derecho de propiedad (19 N24) ; y N22: no discriminacin econmica Derecho a la proteccin de las creaciones (19 N25).

De todos estos derechos, no cabe duda que el ms importante respecto de nuestro objeto de estudio es ste ltimo, por cuanto establece de forma ms directa la proteccin de la propiedad intelectual. Artculo 19.- La Constitucin asegura a todas las personas: 25.- La libertad de crear y difundir las artes, as como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artsticas de cualquier especie, por el tiempo que seale la ley y que no ser inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edicin y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, tambin, la propiedad industrial sobre las patentes de invencin, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolgicos u otras creaciones anlogas, por el tiempo que establezca la ley.

A mi juicio, los derechos de exclusividad que otorga la PI se pueden justificar tambin por el derecho a la igual reparticin de las cargas pblicas, concebidos como una justa remuneracin a un servicio que eventualmente beneficiar a toda la colectividad.

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Ser aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artsticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nmero anterior. 2. La consagracin de estas normas por la CPR es sumamente importante, no slo porque es la Ley Suprema que rige por sobre todas las dems y sobre cualquier tratado internacional, sino tambin por sus altos quorums de modificacin (y su consiguiente estabilidad) y porque permite su proteccin a travs del recurso de proteccin. Asimismo, seran aplicables a la propiedad intelectual las normas de regulacin por ley (reserva legal) y de expropiacin.

2.2.CDIGO CIVIL
1. Las principales normas de propiedad industrial estn consagradas en el Ttulo 2 del Libro II, que define el domino y la propiedad en los artculos 582, 583 y 584. Art. 582. El dominio (que se llama tambin propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. Art. 583. Sobre las cosas incorporales hay tambin una especie de propiedad. As, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Art. 584. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regir por leyes especiales. 2. Segn el profesor, la definicin de dominio del artculo 582 es completamente aplicable a la Propiedad Industrial, ya que, como veremos, quien tiene un derecho de PI puede usar, gozar y disponer sobre su creacin, as como separar la nuda propiedad y el uso y goce de la misma a travs, por ejemplo, de licencias.10 3. Tambin sera aplicable a la Propiedad Intelectual lo dispuesto en el artculo 583 al reconocer ste que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad. parece que esto no es as. No obstante, y consecuente con la doctrina de Guzmn descrita en la norma precedente, me De hecho, el artculo 565 del Cdigo Civil establece que son cosas incorporales las que consisten en meros derechos, de modo que, salvo que en el derecho de propiedad intelectual la creacin protegida se identifique con el derecho que se tiene sobre ella, tales no pueden ser consideradas cosas incorporales en un sentido
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No obstante, no estoy de acuerdo con esta afirmacin, atendido que dicho artculo define el dominio como un derecho real sobre una cosa corporal. Parece, por lo tanto, ms correcta la solucin propuesta por Alejandro Guzmn Brito para quien estos tres artculo establecen distintas especies de una propiedad genrica no tratada en el Cdigo. Dicha propiedad genrica no sera un derecho, sino slo alude al concepto de propio en contraposicin a ajeno, es decir, a titularidad, siendo su nota distintiva la exclusividad de su dueo. [CITA]

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estricto. A su vez, parece imposible que las creaciones del intelecto se identifiquen con el derecho de propiedad intelectual atendido que, a lo menos en los casos de propiedad industrial, es necesario el registro de la primera para acceder al segundo, presuponindola al menos cronolgicamente. 4. De ah que, a mi juicio, el nico artculo realmente aplicable a la propiedad intelectual es el 584 que establece que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.11

2.3.LEYES ESPECIALES 2.3.1. LEY 17.336 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL


Es as como, en cumplimiento del mandato establecido por el inciso final del artculo 584 antes transcrito, el artculo 1 de nuestra ley 17.336 ya consagra la proteccin de creaciones literarias, artsticas y cientficas. Artculo 1- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creacin de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artsticos y cientficos, cualquiera que sea su forma de expresin, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.

2.3.2. LEY 19.039 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL


Asimismo, en cumplimiento del mismo mandato, el artculo 1 de nuestra Ley 19.039 establece que ella rige la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial para luego enumerar una serie de elementos que componen la propiedad industrial y, en su ltimo inciso, hacer una alusin a la competencia desleal y libre competencia. Artculo 1.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirn por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invencin, los modelos de utilidad, los dibujos y diseos industriales, los esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados, indicaciones geogrficas y denominaciones de origen y otros ttulos de proteccin que la ley pueda establecer. Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el mbito de la proteccin de la informacin no divulgada.

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De hecho, el que se haya considerado necesario agregar este artculo demuestra que el anterior era insuficiente para comprender los casos de propiedad intelectual.

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DERECHO DE PRIORIDAD. * DERECHO DE PRIORIDAD ART. 4 EL CONVENIO:

Es un derecho de primera clase, quien tiene un derecho de prioridad gozar de una plazo prioritario para registrar. Requisitos: haber depositado regularmente una solicitud de registrabilidad exigida en el pas y por este solo hecho se gozar de prioridad, no hay ms requisitos adicionales al solicitante sino que por el solo hecho de haber presentado correctamente la solicitud ante el pas.

Deposito regular: es simplemente todo aquel que sea suficiente para acreditar la fecha del depsito. Por lo que el depsito efectuado posterior de la unin en estos otros pases no podr ser invalidado.

Plazo de prioridad de 6 meses Una solicitud puede ser dividida.

MARCAS. CONVENIO DE PARS: Derecho de prioridad; con el objeto de proteger a los solicitantes de marcas y partiendo del principio de first come first serve, si yo solicito una marca en una fecha determinada en Chile, y adems quiero registrar esa marca en Per y Bolivia, lo ms probable es que quiera ver como me va con la marca y si es aceptada, por lo que se establece la posibilidad de solicitar esta misma marca dentro de un perodo de 6 meses en otros pases, considerndose la fecha de solicitud como la fecha del pas original. Esto se hace para evitar que se copien las marcas. Convenio de Paris: establece excepciones a este principio. Derecho de Prioridad, Proteger a los solicitantes de marcas que solicitan una marca en otro pas con anterioridad. Por ejemplo: si se solicita una marca el 01.01.12 en chile y luego se solicita e Per, est la posibilidad que dentro de 6 meses, para efectos legales va para ser presentada en otro pases e entender que la fecha de ingreso de la solicitud ser aquella en que fue realizada en Chile porque se pide con prioridad. Para el caso de las solicitudes de la marca (diferente al caso de la oposicin) Se be indicar que es un anexo de la marca solicitada en el otro pas., Para las patentes este plazo es de un ao., Todo esto es para evitar que se copie PATENTES. PRIORIDAD: art 34 ley remite a Convenio de Pars. Tratado PCT permite tramitar una solicitud de patente de manera internacional, lo que permite ganar 18 meses ms hasta que se venza el plazo para patentar en los pases individualmente. Total, 30 meses. Slo opera respecto de miembros del PCT. Adems es til ya que permite tener un examen previo de la patente, el cual demora mnimo 12 meses en las oficinas. El nico problema de la solicitud PCT es el costo, aunque es menor al costo de patentar en cada pas individualmente. 15

Art 4 CdP: se trata de un derecho de verdad. Requiere pocos requisitos, basta con depositar la solicitud de patente en alguna de las oficinas de los pases que correspondan. Depsito regular: todo depsito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue efectuada. Una solicitud, cuando es compleja, puede ser dividida a peticin del solicitante o de la oficina de patentes respectiva. Convenio de Pars: convenio moderno. Se firma el 20 de marzo de 1883. www.ompi.int. Primera legislacin comparada en materia de propiedad industrial. Pases se dan cuenta que se requiere proteccin para el desarrollo y que se puedan otorgar derechos para fomentar el inters en el desarrollo de invenciones. Primer resultado del pensamiento conjunto de personas de varios pases. 174 pases miembros. Chile entra el ao 1991. Empieza constituyendo una unin de Estados para la proteccin de la propiedad industrial que se comprometen a regirse por esta norma. Es un piso mnimo que se les exige a los pases firmantes tanto para las nacionales de estos como para que lo extranjeros tengan un trato igualitario. El mbito del tratado abarca (art 2) un espectro amplio, regulando todos los mbitos del desarrollo y progreso. PATENTE MUNDIAL. DERECHO DE PRIORIDAD. Existe una serie de tratados internacionales que forman parte de ley en Chile en materia de propiedad industrial. ventanas al exterior. Existe actualmente presiones para establecer una patente mundial, internacional. De ser esto as, se limitaran las autoridades nacionales a certificar y recibir las patentes. constitucionalidad) En la actualidad patente mundial no existe, y los derechos que otorga cada pas en materia de patente son estrictamente territoriales. Pese a esto, existen importantes esfuerzos en materia de propiedad intelectual de armonizar las leyes, creando estndares mnimos de proteccin y procedimientos comunes. Esfuerzos legislativos apuntan a que patente concedida en Bolivia tenga mismos estndares que una concedida en EE.UU. (Art. 33 Ley. 19039) establece requisito novedad, para ver si invencin es nueva, y por ende patentable, habr que ir a mirar que pasa en los dems lugares del mundo. Artculo 33.- Una invencin se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la tcnica. El estado de la tcnica comprender todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al pblico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacin en forma tangible, la venta o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segn el artculo 34. 16 Esta idea de una patente mundial choca con bastantes problemas (v.gr, problemas de Algunas normas de la ley 19.039 establecen especie de

Tambin quedar comprendido dentro del estado de la tcnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacin sea anterior a la sealada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior. Prioridad Convenio Paris: El (artculo 34) de la ley establece que en caso de que patente sea solicitada previamente en extranjero, interesado tendr prioridad por el plazo de un ao, contado desde fecha presentacin en pas de origen, para presentar una solicitud en Chile (miembro de la Unin). Artculo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendr prioridad por el plazo de un ao, contado desde la fecha de su presentacin en el pas de origen, para presentar la solicitud en Chile. Prioridad permite que si uno presente hace un ao una solicitud de patente nace un germen de Derecho. A partir de dicha fecha nacen Derechos que ley le otorga a solicitante patente vlidamente presentada en Chile. Tambin le otorga derecho a que solicitud presentada en Chile tenga ciertos derechos en el extranjero. En virtud convenio de Paris, solicitud presentada dentro del ao, por una ficcin legal se entiende que se presento a la fecha de la solicitud inicial. presentacin solicitud inicial. Por ende, para efectos de estudiar el estado de tcnica, se tomara en cuenta este desde el momento de fecha Toda solicitud que se presenta durante 12 meses entre solicitud inicial y solicitudes siguientes presentadas en cualquier parte del mundo no importa para efectos estudiar estado del arte. Se busca lograr convencer al investigador que patentar puede ser conveniente y evitar que se dedique solo a publicacin de papers. Derecho de Prioridad Convenio de Paris (1883) es un derecho de verdad. Convenio de Paris habla de quien hubiere depositado una solicitud patente en algn pas unin va a tener un Derecho de Prioridad. Se deja a autoridad local determinar que una solicitud sea vlida para otorgar un Derecho de la prioridad. solicitado la patente segn las normas nacionales. Derecho de Prioridad se otorga a todo depsito con valor de depsito nacional regular (deposito suficiente para determinar fecha en que se presento solicitud de patente). necesario saber quien fue el que lleg primero con solicitud. Se entiende como deposito regular como todo deposito para determinar la fecha en el pas en que se trate. El Convenio de Paris dice tambin que todo aquello que ocurra entre fecha prioridad y 12 meses siguientes no va a influir en solicitud presentada en extranjero. Convenio establece que prioridad en materia de patente es de 12 meses y de 6 meses en materia de marcas. En caso de solicitud divisionales, stas se sujetaran a la prioridad de la solicitud inicial/ madre, para efectos de determinar su fecha de presentacin. Es El nico requisito es haber

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13/08/12 3. MARCAS COMERCIALES

2.4.INTRODUCCIN
1. La relevancia de las marcas comerciales en el mbito mercantil es evidente, ya que buscan potenciar y asociar un producto, servicio o establecimiento a determinadas caractersticas, status y cualidades que hacen que un consumidor las prefiera por sobre sus competidores. 2. De ah que las marcas, en principio, slo se explican en un contexto de competencia, ya que a falta de sta, no habra necesidad de diferenciarse. De hecho, el sistema de marcas exige que los consumidores tengan la posibilidad de elegir entre distintas opciones de productos. No obstante, hay ciertos monopolistas que igualmente buscan identificarse registrando sus marcas. Es el caso, por ejemplo, de Aguas Andinas, que precisamente explota un En principio, parece irracional que un monopolista registre su marca, monopolio natural.

atendidos los altos costos asociados. No obstante, el registro de una marca no slo busca proteger la marca en s, sino que adems resguarda los valores, ideas y otras cualidades que comunica. Tales cualidades muchas veces sirven, ms que para captar clientela, para que el consumidor est ms a gusto consumiendo o se sienta ms seguro y respaldado. 3. Originalmente, las marcas se asociaron a los productores. Era el tpico caso de un

artesano o un relojero que fabricaba sus productos en su casa, hasta que empez a crecer y contratar a ms gente, en la medida que su producto se haca ms reconocido. De esta manera, el producto se asoci a una marca, generalmente al apellido del productor, relacionando al productor con el producto. Pas, por ejemplo, con los autos Ford, que lleva el nombre de su fundador, Henry Ford. No obstante, con el desarrollo del comercio del mundo, la produccin se ha desligado del titular de la marca, es decir, no necesariamente el auto Ford lo hace la familia Ford, sino que es muy probable que se produzca en otro lado, incluso fuera de EEUU. As, por ejemplo, la Coca Cola est hecha en Chile, con agua chilena, ingredientes chilenos, operarios chilenos, etc. Lo mismo pasa con la ropa, tales como las zapatillas Nike en que los consumidores no buscan que estn hechas en california; o con I-Pods y otros productos tecnolgicos que se fabrican en Vietnam, Taiwan y otros pases asiticos. 4. De ah que existen licencias, es decir, contratos mediante los cuales el titular de una marca habilita a un tercero para usarla. comercialicen. De ah que muchas compaas extranjeras registran sus marcas en nuestro pas y otorgan licencias para que empresas chilenas las As pasa con McDonalds en que Arcos Dorados, una empresa Mexicana, tiene una licencia maestra que puede sub-licenciar en Latinoamrica. Esta es slo una de 19

las tantas formas en que una empresa internacional puede estructurar el manejo de la propiedad industrial de una empresa, sin perjuicio de lo cual cada empresa podr organizarse como estime conveniente. As entendido, el contrato de licencia es un acto jurdico mediante el cual el titular de una marca autoriza a un tercero a usar una marca en las condiciones que convengan entre ellos. Es distinto de un contrato de franquicia, siendo este ms Esto tambin pasa con McDonalds contemplando sus sofisticado, al establecer adems cmo se debe usar una marca y como se va a desarrollar el concepto subyace en ella. empleados. pas. 5. Las marcas se diferencian de las patentes en que son el nombre del producto, mientras que las patentes son soluciones innovadoras a problemas de industria. necesitaba un computador para meterse a internet. As, por ejemplo, hasta hace algunos aos atrs, existan los telfonos celulares pero uno De ah que alguien innov incorporando internet a los celulares (prcticamente fusionando lo que antao eran invenciones aparentemente independientes) siendo muy raro actualmente encontrar un celular que no tenga la posibilidad de conectarse a internet. forma ms eficiente. 6. Pero un sistema de proteccin de marcas presupone la posibilidad de infringirlo, dando origen a infracciones marcarias tales como pegar etiquetas a productos que no corresponden a la marca o copiar o emular colores de marcas prexistentes. Tambin podra haber una infraccin en la publicidad comparativa en que es legtimo cuestionarse si un competidor puede usar la marca de su competidor para hacer este tipo de publicidad.12 Actualmente, este tipo de infracciones pueden ser sometidas al conocimiento del TDLC, pero ms que nada se soluciona por aplicacin de la Ley de Competencia Desleal. Asimismo, est predominando el CONAR como forma privada de solucin de conflictos. Si bien en este caso el problema en s estaba solucionado, al fusionar internet con los celulares se solucion de contratos de franquicia desde como se decoran los locales hasta como atienden los Por eso, uno puede esperar que un McDonalds en Puerto Montt entregue prcticamente el mismo producto y servicio que uno en Santiago e incluso uno en otro

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As sucedi, por ejemplo, con publicidad de Burger King que mostraba a Ronald McDonald comprando ah. Este tema es complicado ya que ya es cuestionable hasta qu punto la publicidad comparativa implica un verdadero uso marcario, considerando adems que en Chile la publicidad comparativa est permitida, en la medida que sea verdica.

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ANTECEDENTES LEGALES DE LAS MARCAS Al principio la marca estaba asociada directamente con el productor y hoy tiene una relacin indirecta. Ya que empresas de todo el mundo la producen, con las condiciones exigidas por el dueo de la marca. En Chile la primera vez que se habla de marcas en 1931, que haca algunas referencias a las marcas comerciales. Decreto Ley n 958 que regulaba Marcas y Patentes del ao 1931 (refund el Decreto Ley 588 del ao 1925 y el DFL 291). El mandato legal que viene para proteger las marcas en Chile nace el (Art 19 n 25) que le otorga rango constitucional en el ao 80. 25.- La libertad de crear y difundir las artes, as como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artsticas de cualquier especie, por el tiempo que seale la ley y que no ser inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edicin y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, tambin, la propiedad industrial sobre las patentes de invencin, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolgicos u otras creaciones anlogas, por el tiempo que establezca la ley. Ser aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artsticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nmero anterior, y Condorito, Ren Ros vendi sus derechos de autor a dos compaas distintas hasta treinta aos despus de su muerte. Una para el Merchandising y otra para la continuacin de la revista. Se entiende que el derecho de autor dura 70 aos. Estos aos viene de una presin de EEUU por sus personajes de Disney. Cambiar los personajes a marca sala carsimo, por lo que se ampli el plazo y hoy en da Disney est registrando la mayora de sus personajes como marca. Ley 19.039 Propiedad Industrial (1991). - Marcas. - Patentes. - Modelos de Utilidad. - Dibujos y diseos industriales. - Esquemas de trazado o topografas de los circuitos integrados. - Secretos Empresariales y de la informacin presentada a la autoridad para la obtencin de registros o autorizaciones sanitarias. - Indicaciones geogrficas y denominaciones de origen.

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Ley 17.336 Derechos de Autor (1970) (Art 1). Artculo 1 La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creacin de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artsticos y cientficos, cualquiera que sea su forma de expresin, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. El derecho de autor tiene dos caras: a. El derecho patrimonial. -> Explotacin material de la obra. b. El derecho moral. -> Derecho de reconocimiento de paternidad de la obra. Derechos conexos -> Derechos son explotados por terceros. Derecho como ejecutante. La ejecucin est protegida por los derechos de autor. Hoy en da las copias son mucho ms sofisticadas, se copian las formas, los colores, y elementos que aproximen al producto de la competencia. Las copias ya no son la burda imitacin literal de la marca. - Ej: Durabatt/ Duracell. Ley 19.342 Regula los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales Otras legislaciones a. Ley 20169 -> Competencia Desleal. b. DL 211 Ley Antimonopolios. Tratados a. Convenio de Pars. b. Patent Convention Treaty (PCT). c. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio (ADPICS) (TRIPs). Cuando se concede una marca la oficina de marcas emite un certificado.

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Historia de las marcas Primero los pequeos artesanos le empezaron a poner nombre a sus productos. Luego los productos empezaron a agarrar fama bajo un determinado nombre y tambin se asociaban a un determinado lugar. Pero los comerciantes empezaban a usar ese nombre para productos similares y se produca un problema de engao. Empez a evolucionar el derecho de propiedad intelectual en el sentido que las personas iban a ferias en los alrededores y se intent dar una proteccin adicional. La regla general es que las marcas para que tengan vigencia en el tiempo tienen que ser usadas. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con un bien raz. Se registra la marca se paga el impuesto y como requisito adicional se debe usar la marca (esto an no se exige en Chile pero vamos para all). Sino un tercero que quiera usar esa marca puede pedir que la marca se cancele y ejerce una accin que se resuelve judicialmente. Una de las situaciones que ocurra era que un comprador extranjero que le gustaba una marca de un pas, compraba el producto y luego registraba esa marca en su pas. Impidindole al productor introducir su marca en el pas extranjero. En el Convenio de Pars se estableci el PRINCIPIO DE PRIORIDAD. Antes de este principio el que registraba la marca primero, ganaba. Para morigerar esta situacin se estableci el principio de prioridad que consiste en que a partir de el registro de una marca se tiene un plazo de 6 meses para pedir la marca en cualquier parte del mundo y para los efectos legales la fecha de presentacin de la marca se retrotrae a la fecha de inscripcin. Esto significa que si yo pido la marca el 1 de enero del ao 2010 y luego el 30 de mayo pido la marca. Aunque el 4 de enero la competencia haya pedido la marca, la solicitud se rechaza por los efectos retroactivos de este convenio. Se reivindica la solicitud presentada el 1 de enero. Este principio de prioridad se aplica slo a las marcas y patentes, no a los nombre de dominio, por ejemplo. Como registrar marcas a nivel mundial es muy caro, lo que hacen las grandes compaas es presentar la marca en algunos pases pero no en todos, pero van bloqueando la presentacin en los otros pases. Luego van presentando la marca en un pas no registrado y se ganan otros 6 meses.

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2.5.CONCEPTO
1. Las marcas comerciales se encuentran expresamente definida en el artculo 19 de la ley 19.039. Artculo 19.- Bajo la denominacin de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representacin grfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrn consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nmeros, elementos figurativos tales como imgenes, grficos, smbolos, combinaciones de colores, sonidos, as como tambin, cualquier combinacin de estos signos. Cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos, podr concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Podrn tambin inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no ser en ningn caso obstculo para el registro de la marca. En sntesis, una marca es cualquier elemento grfico que sea capaz de distinguir. Es ms que una palabra, sino que abarca los colores y diseo relativos a la misma. * Existe necesidad de competencia para que haya necesidad de diferenciarse a travs de una marca. Sin perjuicio de la competencia, existen empresas que a pesar de tener un efectivo monopolio tienen una marca para diferenciarse. En estos casos se busca transmitir cualidades especficas al consumidor. En el pasado, las marcas se asociaron a los productores. En estos casos los productores se relacionaban directamente con los consumidores. Ej. Relojes rolex de Suiza. Con el avance del comercio en el mundo, se ha ido desligando el desarrollo de la produccin con el titular de la marca. Licencia: contrato en que el titular de una marca le permite a otra persona utilizarla a cambio de una prestacin. Las infracciones de marca consisten bsicamente en la copia. La publicidad comparativa esta permitida siempre y cuando sean verdicas.

a)

MARCA: Art. 19, Ley 19039: todo signo que sea susceptible de representacin grfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrn consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nmeros, elementos figurativos tales como imgenes, grficos, smbolos, combinaciones de colores, sonidos, as como tambin, cualquier combinacin de estos signos. Tipos de marcas:

i) ii)

MARCA DENOMINATIVA: marca sin elemento grfico. MARCA MIXTA: marca que incluye palabras y elementos grficos. 24

iii) MARCA ETIQUETA: marca sin palabra asociada. iv)MARCAS SONORAS. b)


DENOMINACIONES DE ORIGEN: busca asociar un producto determinado a un producto determinado. No es necesariamente una marca. Se considera que es producto determinado tienen una tradicin de manufactura y el lugar contiene una serie de caractersticas que le da las particularidades al producto.

c)

DERECHOS DE AUTOR: toda creacin humana que cumpla con los requisitos que establezca la ley. A diferencia de las marcas, que son un derecho registral, los derechos de autor no requieren de un certificado.*

De ah que se distingue entre marcas denominativas y marcas mixtas. colores y otros diseos grficos, tales como el cndor de Alto del Carmen.

Las primeras

slo comprenden palabras mientras que las segundas comprenden tanto palabras como De hecho, actualmente est permitido registrar marcas sonoras, tales como la msica que concluye todos los comerciales de Intel. Lo importante de las marcas es que tengan representacin grfica. Incluso los sonidos deben asociarse a un pentagrama. 2. De ah que generalmente las marcas suelen asociarse a patentes y a diseos. Es el caso, por ejemplo, de la botella de la Coca Cola. Tambin es evidente en el caso de los autos en que el auto, junto con sus componentes, estn asociados tanto a una marca como una patente. En el caso de los remedios se suma un elemento ms, toda vez que en ellos interviene (1) la frmula, (2) el producto y (3) la marca respectiva. 3. Las marcas tambin se relacionan a las denominaciones de origen, tales como la champaa que se asocia exclusivamente a la regin de Champagne. necesariamente marcas. marcas. La denominacin de origen se justifica, porque el producto elaborado en esta regin ser distinto del mismo producto producido en otra regin, ya que est sujeto a particularidades de clima, tierra y otras variables. el Aconcagua no sera pisco. * Tales signos podrn consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nmeros, elementos figurativos tales como imgenes, grficos, smbolos, sonidos, combinaciones de colores, as como tambin, cualquier combinacin de estos signos. 25 En Chile, pasa lo mismo con el Pisco que slo puede producirse en los valles del Elqui y Chuapa, de modo que el mismo producto producido en Lo que buscan es En asociar un producto determinado a un lugar en particular y no son De hecho, puede haber distintas marcas de champaa. estos casos, la diferenciacin dentro del lugar respectivo se depende de las

Cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos, podr concederse el registro si han adquirido distintivitas por medio del uso en el mercado nacional. Podrn tambin inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. En Chile no existen las marcas olfativas, como si existen en otros pases puesto que no son susceptibles de representacin grfica, por lo que quedan excluidas de la definicin. El (artculo 19) de la ley 19.039 define lo que es una marca; todo signo que sea susceptible de representacin grfica capaz de distinguir en el mercado productor, servicios, o establecimientos industriales o comerciales. El establecimiento industrial es la fbrica; el comercial es donde se venden los productos. Los signos pueden ser nombres de personas, letras, nmeros, elementos figurativos (imgenes, grficos, smbolos, sonidos, combinaciones de colores, o cualquier combinacin de estos signos). Podrn tambin inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar. Cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos, podrn concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional. Ej.: la marca Chocolate no se podr registrarse en la clase 30 (porque es un chocolate), es muy genrico. Pero s se podr registrar en la clase 25 (vestimenta), porque no es genrico en esa clase. El elemento especial para un sistema de marcas, es un mercado competitivo. Cuando hay slo un productor de bienes y servicios, podr distinguirse el producto per se, no se requiere distinguir un producto de otro, porque no existe confusin. Adems de distinguir, la marca busca dar informacin a los consumidores de sus caractersticas y calidades. Las marcas partieron como distintivos de las fbricas, stas se asociaban directamente con la fbrica donde se produca el producto. Hoy las compaas buscan la proteccin de la marca, distancindolo de la fbrica donde se produce. Las marcas sonoras son nuevas en nuestra legislacin, se permitieron a partir de 2005. ** Casos especiales (resumen): 1. Marcas olfativas -> No reconocido en Chile. 2. Marcas sonoras -> A partir del 2005. 3. Marca colectiva -> Dos o ms personas -> No tiene tratamiento establecido pero se reconoce. 26

4. Marcas de certificacin -> Dos o ms procedimiento de uso, ms control de calidad > No se usa en Chile. 5. Uso de Marcas -> No se usa en Chile (Caducidad). OTROS. Marca colectiva: le pertenece a 2 o ms personas y que por regla general se establece un procedimiento, un protocolo de uso que protege el uso de ella. En la legislacin chilena, no hay una referencia o ente tipo de marca, no hay un tratamiento especfico, pero en el (art. 19 bis) se habla de ellas. Artculo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y

excluyente de utilizarla en el trfico econmico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podr impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idnticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idnticos o similares a aqullos para los cuales se ha concedido el registro, y a condicin de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusin. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idnticos, se presumir que existe confusin. Artculo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legtimamente comercializados en cualquier pas con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso. Marcas de certificacin: no existen en Chile. 2 o ms personas pueden usar en la medida en que exista un procedimiento de uso, que haga un control de calidad, una autorizacin del dueo. Uso de marcas: la idea de que las marcas se usen y por lo tanto, se da un plazo para ponerla en uso, desde el da en que se termina el trmite de inscripcin. Si no se usa en este plazo, puede caducarse la marca. Esto no se aplica en Chile, no hay un plazo de caducidad. En Uruguay tampoco se exige, en el resto del mundo s.

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2.6.PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR UNA MARCA


Toda creacin humana es objeto de proteccin si se cumplen los requisitos establecidos por la ley. En algunos casos estos requisitos son prcticamente nulos tal como sucede con los derechos de autor que son protegidos por la ley 17.336 desde el momento en que son creados por su autor. Otro tanto sucede con las marcas las que estn sometidas a un rgimen de derecho registral en que inhibe a su creador de ejercer cualquier derecho sobre su la marca sin antes registrarla.

2.6.1. PROCEDIMIENTO PROPIAMENTE TAL


1. El proceso de registro de una marca comienza con una solicitud que debe indicar:

1) Todos los datos del solicitante; 2) La marca; y 3) La clase respectiva.


La solicitud se presenta en el INAPI, previo pago de una tasa (tributo) de 1 UTM en el caso de las marcas. 2. Una vez recibida la solicitud, el INAPI hace un examen de forma como resultado del cual la solicitud puede ser aprobada u objetada. En este ltimo caso, el solicitante tiene un plazo de 30 das para enmendar su solicitud. solicitud y permitir la objecin de terceros. 3. Una vez publicada la marca en el Diario Oficial, se abre un plazo de 30 das para la oposicin de terceros al registro de la marca respectiva la que siempre deber fundarse en una de las causales de irregistrabilidad.13 4. Vencido este plazo, si la solicitud no ha sido opuesta, se procede a un examen de fondo. Si se aprueba este examen y se otorga la marca, el solicitante debe pagar un Si el impuesto de 2 UTM emitindose un certificado oficial que acredita este registro. Si, por el contrario, el examen de forma es aprobado, la marca se publica en el Diario Oficial con tal de hacer pblica la

examen de fondo no es aprobado, el INAPI propone el rechazo de la solicitud, otorgando al solicitante un plazo de 30 das para que ste presente sus descargos, buscando as convencer a la autoridad marcaria que su marca s es registrable. Si aun as el INAPI estima que la marca no es registrable, el solicitante puede apelar ante el Tribunal de Apelacin de Propiedad Industrial (TAPI). Acreditando el pago de un nuevo tributo. Asimismo, esta apelacin puede ser casada. 5. Si hay una oposicin, el oponente deber presentar un escrito de oposicin con patrocinio de un abogado, solicitando al INAPI que rechace la marca por no cumplir con los requisitos establecidos en el artculo 20. Una vez presentada esta solicitud se notifica al solicitante, dndosele traslado para que defienda su marca.

13

Infra. p. 15.

28

Si hay hechos controvertidos, el INAPI abre un perodo de prueba en que pueden acompaarse todas las pruebas admitidas por el Cdigo de Procedimiento Civil con excepcin de los testigos. Posteriormente, el INAPI deber determinar si concede o no la marca solicitada. Si sta se concede, el oponente puede apelar ante el TAPI dentro de un plazo de 15 das, mientras que si sta no se concede, es el solicitante quien podra apelar ante el TAPI. Al igual que en el caso anterior, esta apelacin es susceptible del recurso de casacin.

2.6.2. PRIORIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS


1. La regla general es que, por estar las marcas sujetas a un estricto rgimen de derecho registral, se aplique el principio del first come first go, segn el cual quien solicita el registro de una marca primero tiene prioridad para registrarla, incluso aunque otra persona la haya creado con anterioridad. De ah que la hora de presentacin de la solicitud es sumamente importante. De hecho, al presentar una solicitud no slo se otorga un nmero irrepetible de ingreso, sino que adems se considera la hora en que tal solicitud fue presentada. 2. No obstante, hay ciertas excepciones. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho de

prioridad consagrado originalmente en el Convenio de Pars, en virtud del cual quien registra una marca (o una patente) en uno de los pases que han suscrito el Convenio tiene prioridad para registrarla en los dems pases suscriptores. As, por ejemplo, si alguien solicita una marca el 1 de enero de 2012 en Chile, considerando registrarla eventualmente en Per y Bolivia, es muy probable que antes quiera probar la marca en Chile, ya que si sta no es aceptada no tiene sentido tampoco lanzarla en Per y Bolivia. De ah que el Convenio establece que una vez solicitada la marca en un determinado pas, el interesado dispone de un plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presentacin original para solicitar su registro en otro pas, en cuyo caso se entender, para efectos legales, que la solicitud respectiva se present al mismo tiempo que en el pas original, es decir, el 1 de enero de 2012, en el ejemplo. Si en el transcurso de estos 6 meses un tercero solicit la marca, en principio debera serle otorgada, prevaleciendo por sobre la solicitud posterior. No obstante, el derecho de prioridad permite al interesado original reivindicar la marca solicitada en el extranjero, toda vez que se entiende que la solicit en otros pases en la misma fecha en que lo hizo en el pas de origen. original. Dado que Chile se encuentra entre los pases miembros del Convenio de Pars, este principio es plenamente aplicable en el territorio nacional. De hecho, nuestra legislacin de Propiedad Industrial lo reconoce expresamente en el artculo 20 bis de la ley 19.039. 29 En estos casos, la solicitud posterior deber establecer expresamente que la marca se est reivindicando, acompaando copia de la solicitud

Artculo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendr prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentacin en el pas de origen, para presentar la solicitud en Chile. 3. Asimismo, como veremos, nuestra ley de Propiedad Industrial consagra otra forma de Derecho de Prioridad en la letra f) del artculo 20 respecto de marcas registradas en el extranjero que tratan de vulnerarse registrando una marca idntica o similar en Chile, en la medida que la marca extranjera goce de fama y notoriedad en el sector comercial respectivo. En tal caso, la ley dispone un plazo de 90 das en que el titular extranjero podr solicitar el registro de su marca con prioridad al solicitante original.

2.7.CLASIFICADOR DE MARCAS
1. Consistente con el Arreglo de Niza de 1957,14 en Chile las marcas se dividen en 45 clases relativas a los diversos productos, servicios y establecimientos 15 que buscan proteger. Las clases 1 a la 34 son indicativas de productos; mientras que las clases 35 a la 45 son indicativas de servicios, tales como la universidad, un banco, una compaa de seguro, un hospital o un peluquero. 2. Se trata, por lo tanto de formas de agrupacin de productos o servicios para efectos de registrar una marca. Esto es sumamente importante toda vez que en Chile est prohibido registrar una marca para proteger todo el comercio humano siendo siempre necesario determinar qu producto, servicio o establecimiento se busca proteger con la marca respectiva. En otras palabras, las marcas deben registrarse para uno o ms productos o servicios en particular y no para todos ellos de forma genrica. As, por ejemplo, puede ser distinto registrar la coca cola para bebidas no alcohlicas que para ropa. No obstante, esto no impide que una marca se registre bajo ms de una clase. 3. Asimismo, cada clase estar asociada a varias expresiones genricas que, como veremos ms adelante, son irregistrables por s solas.16

14

El Arreglo de Niza actualmente se encuentra en su 10 Edicin. De hecho, la constante revisin de este tratado se vuelve un requisito debido a los nuevos productos y servicios que surgen precisamente como consecuencia de la innovacin. As, por ejemplo, los servicios de restauracin (alimentacin) y hospedaje temporal (hoteles), pasaron a ser la clase 43.
15

En sntesis, se protegen como marcas de establecimientos aquellas que distinguen tiendas (establecimientos comerciales) o fbricas (establecimientos industriales).
16

Art. 20 letra e) de la ley 19.039.

30

As, por ejemplo, si alguien tratara de registrar la marca Chocolate, no podra hacerlo bajo la clase 30 17, ya que tal palabra es un genrico en esa clase y la ley prohbe que alguien monopolice un trmino genrico. palabra como parte de su marca. Una misma palabra puede ser genrica para una clase y no para otra. palabra no es un genrico para los productos de la clase 25. Sin embargo, hay algunos trminos que son genricos para todas las clases por ser palabras de uso comn, que, por o tanto nunca podrn registrarse como marca. Este es el caso de palabras tales como bueno o rico. 4. Por otro lado, en caso que dos personas quieran registrar una marca igual o parecida en una misma clase, podran pactar acuerdos de coexistencia18 con tal de evitar conflictos. Este sera el caso, por ejemplo, de dos personas que quieren registrar la marca Chevrolet bajo la clase respectiva, una para autos y otra para bicicletas. 5. En ciertas ocasiones, un producto podra entenderse comprendido en ms de una clase tales como ciertas cremas que podran entenderse comprendidas tanto en la clase 3 19 como en la 5 20. De ah que la ley ha reconocido 21 que existen clases relacionadas entre s, lo que depender del criterio del INAPI, sin perjuicio que en estos casos el criterio rector es evitar que el consumidor se confunda. Esto pasara, por ejemplo, si se registra la marca Nivea para una crema con fines teraputicos (Clase 5), ya estando dicha marca registrada como crema de cuidado personal (clase 3), podra generar confusin entre los consumidores. Algo similar pasa con las clases 29 22 y 30 toda vez que ambas agrupan distintos tipos de productos alimenticios. As, si se tratara de registrar la marca Soprole para helados, ya estando registrada para leche, y aunque los helados y la leche estn en clases distintas, lo ms probable es que tal solicitud sea rechazada atendido que se comercializan en lugares similares y que As, por ejemplo, existe una marca argentina de ropa llamada Chocolate lo que se explica porque esta Lo que se busca proteger es, en definitiva, la competencia asegurando a todos los productores de chocolates el derecho a incluir esa

17

Caf, t, cacao y sucedneos del caf; arroz; tapioca y sag; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelera y confitera; helados; azcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
18

Estos acuerdos estn expresamente permitidos por el art. 20 letra h).

19

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones capilares; dentfricos.
20

Productos farmacuticos y veterinarios; productos higinicos y sanitarios para uso mdico; alimentos y sustancias dietticas para uso mdico o veterinario, alimentos para bebs; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apsitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dainos; fungicidas, herbicidas.
21

Art. 20 letras f), g) inc. 3 y h); y art. 28 letra c), todos de la ley 19.039.

22

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lcteos; aceites y grasas comestibles

31

tienen caractersticas similares, lo que hace razonable suponer que el consumidor podra pensar que se trata del mismo productor. Tambin se ha entendido que son clases relacionadas la 5 y la 10 23 y la 32 (bebidas no alcohlicas y cervezas) y la 33 (bebidas alcohlicas). *** CLASES DE MARCAS CLASES DE MARCAS: distintas categoras en que recaen las marcas, Son 45 clases. El tratado de Niza ha establecido como se agrupan los productos. Las marcas se solicitan para los productos, otra para los servicios y otra para los establecimientos comerciales. Y dentro de los productos, hay que determinar qu producto. No se da el monopolio de la marca para usarla en todo. Organizacin mundial de la propiedad intelectual (OMPI, Organizacin Mundial de la Propiedad Industrial), es nieta de la Convencin de Pars. Tiene su sede en Ginebra, Suiza. Tratado de Niza o Clasificador de Niza: El acuerdo que ha tomado todos los pases, a travs de la OMPI, en el cual se han agrupado todos los productos o servicios en clases. Cada vez se han ido especificando ms. Hoy son 45. Clase 1: Productos qumicos destinados a la industria, ciencia, fotografa, as como la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plsticas en estado bruto; abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos qumicos destinados a conservar alimentos; materiales curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. Clase 2: Colores, barnices, lacas; preservativos contra herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresos y artistas. Clase 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones capilares; dentfricos. Clase 4 Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminacin. Clase 5 Productos farmacuticos y veterinarios; productos higinicos y sanitarios para uso mdico; sustancias dietticas para uso mdico, alimentos para bebs; emplastos, material

23

Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, odontolgicos y veterinarios, as como miembros, ojos y dientes artificiales; artculos ortopdicos; material de sutura.

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para apsitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dainos; fungicidas, herbicidas. Clase 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccin metlicos; construcciones transportables metlicas; materiales metlicos para vas frreas; cables e hilos metlicos no elctricos; artculos de cerrajera y ferretera metlicos; tubos y tuberas metlicos; cajas de caudales; productos metlicos no comprendidos en otras clases; minerales metalferos. Clase 7 Mquinas y mquinas herramientas; motores (excepto motores para vehculos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisin (excepto para vehculos terrestres); instrumentos agrcolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos. Clase 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artculos de cuchillera, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar. Clase 9 Aparatos e instrumentos cientficos, nuticos, geodsicos, fotogrficos, cinematogrficos, pticos, de pesaje, de medicin, de sealizacin, de control (inspeccin), de salvamento y de enseanza; aparatos e instrumentos de conduccin, distribucin, transformacin, acumulacin, regulacin o control de la electricidad; aparatos de grabacin, transmisin o reproduccin de sonido o imgenes; soportes de registro magnticos, discos acsticos; distribuidores automticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, mquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores Clase 10 Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, odontolgicos y veterinarios, as como miembros, ojos y dientes artificiales; artculos ortopdicos; material de sutura. Clase 11 Aparatos de alumbrado, calefaccin, produccin de vapor, coccin, refrigeracin, secado, ventilacin y distribucin de agua, as como instalaciones sanitarias. Clase 12 Vehculos; aparatos de locomocin terrestre, area o acutica. Clase 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones, as como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artculos de joyera, bisutera, piedras preciosas; artculos de relojera e instrumentos cronomtricos. Clase 15 Instrumentos musicales. Clase 16 Papel, cartn y artculos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernacin; fotografas; artculos de papelera; adhesivos (pegamentos) de papelera o para uso domstico; material para artistas; 33

pinceles; mquinas de escribir y artculos de oficina (excepto muebles); material de instruccin o material didctico (excepto aparatos); materias plsticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichs de imprenta. Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plsticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metlicos. Clase 18 Cuero y cuero de imitacin, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; bales y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artculos de guarnicionera. Clase 19 Materiales de construccin no metlicos; tubos rgidos no metlicos para la construccin; asfalto, pez y betn; construcciones transportables no metlicas; monumentos no metlicos. Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caa, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, mbar, ncar, espuma de mar, sucedneos de todos estos materiales o de materias plsticas, no comprendidos en otras clases. Clase 21 Utensilios y recipientes para uso domstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construccin); artculos de cristalera, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. Clase 22 Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaa, lonas, velas de navegacin, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plsticas); materias textiles fibrosas en bruto. Clase 23 Hilos para uso textil. Clase 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. Clase 25 Prendas de vestir, calzado, artculos de sombrerera. Clase 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales. Clase 27 Alfombras, felpudos, esteras, linleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles. Clase 28 Juegos y juguetes; artculos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para rboles de Navidad.

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Clase 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lcteos; aceites y grasas comestibles. Clase 30 Caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelera y de confitera, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Clase 31 Productos agrcolas, hortcolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. Clase 32 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. Clase 33 Bebidas alcohlicas (excepto cerveza). Clase 34 Tabaco; artculos para fumadores; cerillas. SERVICIOS Clase 35 Publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajos de oficina. Clase 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Clase 37 Servicios de construccin; servicios de reparacin; servicios de instalacin. Clase 38 Telecomunicaciones. Clase 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancas; organizacin de viajes. Clase 40 Tratamiento de materiales. Clase 41 Educacin; formacin; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Clase 42 Servicios cientficos y tecnolgicos, as como servicios de investigacin y diseo en estos mbitos; servicios de anlisis e investigacin industriales; diseo y desarrollo de equipos informticos y de software. Clase 43 Servicios de restauracin (alimentacin); hospedaje temporal. 35

Clase 44 Servicios mdicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Clase 45 Servicios jurdicos; servicios de seguridad para la proteccin de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Si el producto es nuevo y no existe en una clase, hay que asimilarlo a una de las clases. Se clasifican los alimentos en bruto. Si lo que se vende son comidas preparadas se asocia segn sus ingredientes a alguna de las clases. Si lo que se vende, por ejemplo, hot dog, lo que se debe analizar al momento de clasificar es si lo que se va a registrar es el hot dog completo o una marca de salchicha o marca de pan o el carrito que lo sirve. Problema de la relacin de clases -> Caso en que un producto cae en dos o ms clases. - Ej: Crema -> Cabe clase 5 de los productos mdicos o farmacuticos. Tambin calza con la clase 3, de cuestiones cosmticas. La oficina de marcas ha considerado que la clase 3 y 5 estn relacionadas. Por lo que no debiera haber problema en el registro en una u otra. No cabe duda que las cremas son productos que se venden en farmacias, que tienen caractersticas similares con las cremas medicinales y que podra crear confusin de marcas en los consumidores por lo que registrada la crema en la clase 5, por ejemplo, debiera rechazarse el intento de registrarla en la clase 3. Otra relacin se da entre la clase 25 y la clase 18, sobre artculos de cuero. La clase 25 habla de vestidos, calzados y sombrerera. En el caso de que estos tres productos sean de cuero, no caen en la 18 sino en la 25. Pero todos los otros productos de cuero como carteras, billeteras, etc.. caen en la clase 18. Se le da preeminencia a los productos especificados en la 25 sobre la clase 18 para evitar confusin. No puede registrarse como marca una palabra especificada en una clase, para un producto de esa clase, pues ser rechazada por genrica. Ej: No se puede registrar un Chocolate, con marca Chocolate. Si se puede en cambio registrar ropa marca Chocolate. Lo que prima en el caso de que se tenga plata para hacer slo un registro es el producto mismo, Entonces si yo quiero registrar una cerveza, lo que registro es la cerveza misma, no la botella o la etiqueta. Con esto evito la marca en el producto mismo pero no en otros productos. Cuando se usa la marca en un producto ajeno, no necesariamente es mal uso de la marca sino que puede estar asociada a fines publicitarios. - Ej: Logo de Cristal en un quitasol en la playa.

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22/08/12

2.8.ESTRUCTURA DE UNA MARCA


Pueden registrarse como marcas palabras de fantasa, palabras con significado o palabras evocativas.

1. PALABRAS DE FANTASA
Son palabras de fantasa aquellas que no tienen un significado propio ni entregan informacin sobre el producto o servicio respectivo, tales como Pic, Strux o Rex.

2. PALABRAS CON SIGNIFICADO


Son palabras que s tienen un significado, aunque sta no tenga relacin con el producto o servicio distinguido. Tal es el caso de las marcas Lder, Jaguar o Juan Valdez. No obstante, el riesgo de que la marca no sea registrable aumenta cuando se emplean este tipo de palabras, toda vez que podran ser consideradas genricas para la clase respectiva.

3. PALABRAS EVOCATIVAS
Son aquellas que no tienen un significado propio pero aluden al producto o servicio de forma indirecta. Chocoloso o Chocolo. Generalmente se trata de palabras genricas con ciertas modificaciones que permiten salvar su registrabilidad. como prefijo un genrico. De hecho, hay muchas palabras que tienen Por ejemplo, hay ms de 800 marcas que usan el As pasa con las marcas Loncoleche, Zuko,

prefijo choco o uno similar para productos de la clase 30. Lo mismo pasa con la palabra banco para la clase 36, palabra que es complementada por la mayora de las marcas de esta clase con alguna otra expresin distintiva (v.gr. Banco de chile, Banco Edwards).

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3.1.CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD (ART. 20 LEY 19.039)


CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD Otro artculo importante es el (Art 20), que establece las causales por las cuales no se puede registrar una marca. Todas las marcas son registrables salvo las excepciones establecidas en el (Art. 20). La primera causal no incluye los nombres de las ciudades, si el producto fue hecho en esa ciudad. La oficina de marcas revisa la solicitud de marca con las causales del (art. 20), para ver si esa solicitud cae en alguna causal, y si cae dentro de uno, se rechaza la solicitud. Las causales del (art. 20) estn a favor de 2 personas:

Funcionarios que deben conceder o rechazar la solicitud, debern revisar estas


causales.

Terceros que pueden oponerse a la solicitud, para que sta sea rechazada. La
oposicin es el acto por el cual cualquier tercero solicita a la INAPI que rechace la solicitud de registro de una marca debido a que sta es irregistrable.

***Tramitacin de solicitud de marca: etapas !los plazos son de das hbiles y se cuenta de lunes a viernes.

1st.Presentacin de la solicitud: Se debe presentar la solicitud misma y el pago previo


de un impuesto, que est establecido por ley, que equivale a 1 UTM por clase. Si el solicitante est actuando a travs de un representante es necesario acompaar un poder.

2nd.Examen de forma: luego de 30 a 45 das, el funcionario revisa que este bien


presentada formalmente, que la clase corresponda, etc.

3rd.Si ese examen de forma es exitoso, la oficina autoriza al solicitante a publicar su


marca en el DO. Se abre un plazo de 20 das para publicar. Las publicaciones de marcas aparecen slo los das viernes.

4th.Desde que es publicada la marca, sta se hace conocida. Y a partir de esta fecha,
cualquiera puede pedir a la oficina que rechace la solicitud por ser irregistrable. Son 30 das desde la fecha de publicacin. Esta es la oposicin. Es el nico momento en que el tercero podr oponerse.

5th.Pasan los 30 das y los antecedentes son puestos nuevamente ante el funcionario,
que tiene que hacer un examen de fondo sobre la solicitud. Debe ver si la marca es 38

registrable o no, en virtud del (art. 20). Adems debe ver si la marca ha tenido oposicin o no.

Si no ha habido oposicin, el funcionario hace el examen de fondo. Si determina que la marca es registrable, se notifica y se le da un plazo al solicitante de 30 das para pagar un nuevo impuesto. Si determina que no es registrable, se notifica al solicitante para que pueda recurrir (recurso de reconsideracin) ante el jede de oficina de marcas. Si el jefe rechaza nuevamente la solicitud, el solicitante podr apelar ante el Tribunal de Apelacin de Propiedad Industrial, dentro de los 15 das siguientes a la fecha de que se rechaz la solicitud. Conoce en sala, tiene un relator y alegatos. Esta apelacin est sujeta al pago de un impuesto. es con

Si hay oposicin, el funcionario debe hacer el examen de fondo, debe notificar al solicitante de que hubo oposicin y se le da un plazo de 30 das para contestar a la oposicin. Una vez contestada, la oficina determina si hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si los hay, se abre un trmino probatorio y notifica a las partes el plazo dentro del cual deben acompaar las pruebas. Se admiten todos los medios de pruebas sealados en el CPP, con excepcin a la de testigos. Lo que normalmente se acompaan publicaciones, videos, fotografas, certificados de registros extranjeros, etc. El jefe de la INAPI determinar si la marca se concede o se rechaza. Si se concede, quien se opuso puede apelar en 15 das. Si rechaza la marca, aceptando la oposicin, quien solicita la marca puede apelar en 15 das. El que apela debe pagar un impuesto.

Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas: A. EMBLEMAS DE ESTADOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SERVICIOS PBLICOS ESTATALES B. PROHIBICIN DE REGISTRO SEGN EL OBJETO A QUE SE REFIEREN LAS MARCAS C. NOMBRES, SEUDNIMOS O RETRATOS DE PERSONAS NATURALES D. MARCAS QUE REPRODUZCAN O IMITEN SIGNOS O PUNZONES OFICIALES E. EXPRESIONES O SIGNOS GENRICOS; DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO, SERVICIO O ESTABLECIMIENTO RESPECTIVO; DE USO GENERAL; Y OTRAS QUE NO PRESENTEN CARCTER DISTINTIVO

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F. MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O ENGAO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS RESPECTIVOS G. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS REGISTRADAS EN EL EXTRANJERO G.1. PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS IDNTICOS O RELACIONADOS G.2. PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS Y NO RELACIONADOS H. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS SOLICITADAS O REGISTRADAS EN CHILE PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS IGUALES O RELACIONADOS I. FORMA O COLOR DE LOS PRODUCTOS O ENVASES, ADEMS EL COLOR EN S MISMO J. INDICACIONES GEOGRFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN K. MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PBLICO, LA MORAL O LAS BUENAS COSTUMBRES

A. EMBLEMAS DE ESTADOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SERVICIOS PBLICOS ESTATALES a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios pblicos estatales. Esta causal es muy poco comn en la prctica. No obstante pas con el intento de registro de la marca Espaa. La solicitud aprob el examen de forma y no hubo oposicin, pero fue posteriormente rechazada por el mismo INAPI basado en los artculos 19 y 20 de la ley 19.039. * En el caso de Banco de Chile, en principio no se podra pero es una marca antigua que ya ha sido reconocida y lleva mucho tiempo. Se puede usar la palabra Chile, pero incluida en la marca, no como una marca en s. La palabra Chile en s no es registrable, pero se puede incluir en una marca. Hoy en da es muy poco probable que alguien pretenda registrar a Chile un otra causal de la letra a) como marca. No es una causal muy citada.

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Una marca registrada, concedida no me puede ser negada o restringida, salvo que est mal registrada (por ejemplo, si registro una marca extranjera que no estaba registrada en Chile y la registro antes que el dueo de esa marca). Se puede registrar un producto con el nombre de una ciudad en la medida en que el producto s provenga de ese lugar. Ej.: Havanna Club. Banco de Chile no deba haberse registrado segn esta norma, pero como se registr antes se permite. Se puede usar el trmino Chile en la marca, pero la proteccin del art. 19 bis D no la va a tener sobre la base del trmino Chile. Ej.: Universidad Catlica de Chile; Chile Tabacos; Universidad de Chile. No se puede negar una renovacin de la marca. Como en el caso del Banco de Chile. Ahora no se puede registrar el trmino Chile, pero como el Banco ya lo registr, no se le puede denegar la renovacin. Salvo que haya sido mal registrada. Ej.: Pisco Capel. Estaba registrada en Per, cuando fueron a renovar la marca no los dejaron porque slo se poda usar el trmino pisco, para el aguardiente producido en Per. Esto es una aberracin al derecho y no se puede hacer. Esta causal es poco utilizada. Hoy en da nadie intenta registrar la marca Chile. B. PROHIBICIN DE REGISTRO SEGN EL OBJETO A QUE SE REFIEREN LAS MARCAS b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones tcnicas o cientficas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accin teraputica. Sistematizando, esta causal no permite registrar:

1) Denominaciones tcnicas o cientficas que son objeto de la marca; 2) Nombre de las variedades vegetales objeto de la marca; 3) Denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud
que sean objeto de la marca; y

4) Denominaciones indicativas de la accin teraputica objeto de la marca.


C. NOMBRES, SEUDNIMOS O RETRATOS DE PERSONAS NATURALES c) El nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de registrarse los nombres de personajes histricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 aos de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo, no podrn registrarse nombres de personas cuando ello constituya infraccin a las letras e), f), g) y h). Este literal no impide, en cambio el registro nombres de fantasa, es decir, de personas naturales que no existen. En tal caso, el solicitante deber declarar que se trata de un

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nombre de fantasa, sin perjuicio que, en caso de que efectivamente se trate del nombre de una persona natural real, sta podr oponerse. Por otro lado, en caso que alguien trate de registrar su propio nombre y tal solicitud sea rechazada en atencin a que la marca ya se encuentra registrada legtimamente, por ejemplo, por otra persona que se llama igual, ste ltimo tendr prioridad no pudiendo el primero hacer nada al respecto. De esta forma, al tratar de inscribir un nombre, seudnimo o retrato, aun cuando el solicitante busque registrar su propio nombre, debe evaluarse que su registro no vulnere derechos de terceros. En sntesis, la inscripcin como marca de un nombre, seudnimo o retrato de una persona natural, depender del anlisis de 4 circunstancias:

1) Si la marca que se solicita alude a un nombre de fantasa. 2) Si la persona o sus herederos han otorgado su consentimiento. 24 3) Si se trata de un personaje histrico, en cuyo caso la marca se podr registrar
siempre que:

a) Hayan transcurrido a lo menos 50 aos de su muerte. b) La marca no afecte su honor. 4) Aun si la marca es registrable atendidos los elementos anteriores, su registro
jams podr afectar derechos de terceros. ** Por regla general no puedo registrar un nombre ajeno, pero si el propio en la medida que ya no est registrado con anterioridad. Puedo registrar el nombre ajeno con una autorizacin de quien posee ese nombre con un documento autorizado ante notario. Esta situacin es muy comn con personajes famosos. En el caso de tratarse de una misma empresa, cabe la utilizacin del mismo nombre. Ej: MOET E CHANDON, champagne de Francia, compr tierras en Argentina y produce el mismo producto en estas tierras y lo llam CHANDON, sin referencia a CHANDON como champagne (por denominacin de origen). La empresa se beneficia de la asociacin de su propio nombre. Lo que se busca con la marca es proteger una marca en s, no un producto, como s se hace con la patente. Las marcas tienen que ser publicadas en el DO para que terceros se puedan oponer. Si hay ms de una Elvira De Grazia, como tercero interesado en usar ese nombre, basta que le pida la autorizacin a una de las Elviras para utilizar el nombre. Esto es muy comn en personas famosas. Ej.: Picasso, su firma est en un auto. Existe una autorizacin de sus herederos. Es una causal que se usa bastante. La oficina de marcas va a pedir la autorizacin del uso del nombre.

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Generalmente este requisito se cumple acompaando declaracin jurada ante Notario. En caso que la declaracin sea suscrita por herederos, stos debern acreditar su calidad de tales.

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Pasado los 50 aos de la muerte de la persona cuyo nombre se quiere registrar, el tercero podr registrar la marca sin problema, siempre que no afecte su honor. Se trata de personajes histricos. Es poco probable que despus de ese tiempo no exista una relacin directa entre la persona y la marca. D. MARCAS QUE REPRODUZCAN O IMITEN SIGNOS O PUNZONES OFICIALES d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantas adoptados por un Estado, sin su autorizacin; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo. *Se busca defender la fe pblica. Es decir, si una institucin se dedica a hacer una exposicin muy famosa, por ej. el Oscar, nadie podr registrar como marca ese producto porque confundira al pblico. Esta causal no es muy vista. A nadie se le ocurre registrar como marca el premio Nobel. E. EXPRESIONES O SIGNOS GENRICOS; DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO, SERVICIO O ESTABLECIMIENTO RESPECTIVO; DE USO GENERAL; Y OTRAS QUE NO PRESENTEN CARCTER DISTINTIVO e) Las expresiones o signos empleados para indicar el gnero, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carcter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse. 1. Es precisamente esta causal la que permite rechazar el registro marcario de palabras genricas, lo que se justifica atendido que slo los signos distintivos pueden registrarse como marcas.25 2. Este literal tambin proscribe el registro de marcas indicativas de nacionalidad, origen o procedencia de un determinado producto, lo que se justifica porque todos los productos que vienen de Grecia tienen el derecho de establecerlo as. Griego solicitud que fue rechazada por el INAPI. Actualmente, el fallo del INAPI fue casado ante la Corte Suprema, donde Danone deber probar es que la palabra Griego no es indicativa de la procedencia, para lo cual podr argumentar que esos productos se fabrican en Chile y no en Grecia. De ah que se ha De hecho, la empresa de lcteos Danone se enfrent a este problema al tratar de registrar como marca su yogur

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Vid. el ejemplo que vimos en clase respecto de la solicitud de marca Nacional de Chocolates.

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argumentado que distintas marcas tienen sus propios yogures Griego, como, por ejemplo, Nestl. No obstante, si concluimos que Griego es un tipo de yogur con determinadas caractersticas y una frmula especial, esta palabra sera un genrico para la clase respectiva, de modo que cada marca tendra derecho a comerciar un yogur Griego. Danone, no obstante, est argumentando que ellos crearon este tipo de yogur y que su versin ha adquirido distintividad en el mundo. Respecto de este ltimo argumento, cabe recordar que la parte final del inciso 1 del artculo 19 establece que cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos, podr concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, de modo que aun cuando, por regla general, la palabra Griego no sea registrable, podra recurrirse a esta excepcin, si se logra probar que se cumple con este requisito. * Genricas y descriptivas -> Son causales absolutas. Ej: Vino de Chile. Es una causal muy usada. La marca debe distinguirse frente a los dems productos o servicios que se comercialicen en el mercado. Ej.: hombre; Chile; rico; hermoso. En cuanto a la procedencia, sta dice relacin con productos que se producen en un determinado lugar, y no tiene nada que ver con la denominacin de origen. 27/08/12 F. MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O ENGAO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS RESPECTIVOS f) Las que se presten para inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relacin o indiquen una conexin de los respectivos bienes, servicios o establecimientos. Este literal proscribe el registro de marcas iguales o similares incluso aunque pertenezcan a clases distintas, pero relacionadas. As pasara, por ejemplo, si se tratara de registrar la marca Zara (actualmente registrada en la clase 25, relativa a la ropa) en la clase 18, relativa a carteras y artculos de cuero, en cuyo caso es altamente probable que se rechace la solicitud de marca argumentando que ambas clases estn conectadas entre s. expandirse a perfumes o viceversa. Fue en virtud de este literal que se rechaz el registro de la marca Emidio Tucci por su similitud con la marca Emilio Pucci. En tal oportunidad, se argument que las marcas eran Lo mismo podra decirse de ciertas marcas que empezaron como marcas de ropa para luego

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tan semejantes que no podran coexistir sin inducir a error o engao a los consumidores, causando, de paso, un perjuicio al titular de la marca Emilio Pucci. * Son causales relativas (relacin caso a caso). La diferencia entre las letras e y f hay que relacionarla con el concepto clase. En lo que dice relacin con la letra e, las causales de irregistrabilidad son de carcter general y absoluto. La letra f, por el contrario, dice relacin con la relacin directa entre el producto y la marca. Ej.: la palabra lpiz no la puedo registrar en la clase 16 (artculos de escritorio), pero s la puedo registrar en otra clase. La letra f ya se va circunscribiendo al concepto de clase. No as en la letra e, en donde la irregistrabilidad es absoluta; una marca ser absoluta siempre en todas las clases. En cambio, en la letra f, depender de la clase. Que se hable de un producto con determinacin por el nombre de un lugar, no quiere decir necesariamente que ese lugar sea la denominacin de origen. Para que exista una denominacin de origen tiene que haber un decreto, un pronunciamiento del Estado que determine un lugar como tal. Ej: Pasteles de la Ligua. La Ligua no es una denominacin de origen por lo que si alguien quiere usar esa expresin para registrarla como marca, no debiera haber problema. G. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS REGISTRADAS EN EL EXTRANJERO G.1. PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS IDNTICOS O RELACIONADOS g) Las marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente26 del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el pas originario del registro. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 das, deber solicitar la inscripcin de la marca. Si as no lo hiciera, la marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das siguientes a la expiracin del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. 1. Este literal trata de evitar situaciones como la que ocurrira si alguien viaja, por ejemplo, a Argentina y regresa a Chile con la idea de registrar los alfajores Havanna, aunque no se dedique a vender alfajores, con la nica pretensin de cobrarle a Havanna si sta quisiera comerciar sus productos en Chile. Algo similar pas con la marca de ropa Mango que, al

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Generalmente la misma clase o una relacionada.

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momento de al querer registrar su marca en nuestro pas se dio cuenta de que sta ya estaba registrada por un chileno, forzndola a comercializar sus productos como Mng. Pas tambin con Bath & Body Works y con Osprey, caso que destaca porque la marca extranjera no estaba registrada en Chile de modo que tuvo que ejercer su derecho de prioridad segn lo establece el mismo fallo 27. 2. No obstante, para poder oponerse exitosamente, el titular de la marca en el extranjero deber acreditar:

1) Que la marca ha sido registrada en el extranjero;28 y 2) Que esa marca goza de fama y notoriedad respecto del sector comercial o rubro
respectivo, generalmente vinculado a la clase del producto. As, por ejemplo, si quiero solicitar la marca Havanna para toallas, pareciera posible registrar la marca. Si la oficina de marcas rechaza o anula el registro por esta causal, el inciso 2 de este literal establece otra forma de derecho de prioridad a favor del titular de la marca en el extranjero, quien tendr prioridad absoluta para solicitar el registro de la marca respectiva por un plazo de 90 das desde que la decisin de la oficina de marcas queda ejecutoriada. G.2. PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS Y NO RELACIONADOS De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrn impedir el registro de otros signos idnticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condicin, por una parte, de que estos ltimos guarden algn tipo de conexin con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa proteccin lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinar en el sector pertinente del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. 1. Esta causal fue incorporada el ao 2005 con tal de permitir al titular extranjero de una marca oponerse al registro de marcas de terceros aunque no estn en la misma clase ni en clases conexas. Es decir, busca proteger las marcas notorias ampliando la posibilidad de oposicin a las marcas ms reconocidas, as como la buena fe mercantil.

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Ver Ejemplos.

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No quedan protegidas en este literal, por lo tanto, las marcas solicitadas en el extranjero cuyo registro an no se ha concedido, respecto de las cuales procedera ejercer el derecho consagrado en el artculo 20 bis de la ley 19.039.

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2. As, por ejemplo, la Coca Cola es una marca famosa y notoria en el mundo y en Chile que siempre podr oponerse al registro de marcas similares solicitadas para la clase 32 (bebidas no alcohlicas) y otras clases relacionadas tales como bebidas alcohlicas o alimentos. Ahora bien, si alguien trata de registrar esta marca para distinguir ropa o As, esto anteojos, en principio no corresponda oponerse si no fuera por este numeral.

ser posible en la medida que Coca Cola pueda acreditar algn tipo de relacin con otros productos, aunque tal relacin no sea suficiente para establecer ambas clases como clases relacionadas. Sera el caso tambin de alguien que quisiera registrar la marca Sony para mochilas. Si bien esta marca est registrada en la clase 9, relativa a tecnologa, Sony podra igualmente oponerse atendido que las mochilas sirven para llevar computadores y, por lo tanto, hay alguna relacin entre ambas clases, aunque stas no sean conexas. 3. En definitiva, este numeral ser aplicable en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:

1) Que la marca registrada en el extranjero goce de fama y notoriedad en el


sector pertinente del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.

2) Que la marca se solicite en Chile para un producto, servicio o establecimiento


que guarde algn tipo de relacin con el producto, servicio o establecimiento asociado a esa marca (o una similar) en el extranjero.

3) Que se acredite que el registro de esa marca probablemente lesionara los


intereses del titular de la marca notoria registrada en el extranjero. CAUSAL G. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 das, deber solicitar la inscripcin de la marca. Si as no lo hiciera, la marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das siguientes a la expiracin del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado en el registro. De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrn impedir el registro de otros signos idnticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condicin, por una parte, de que estos ltimos guarden algn tipo de conexin con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa proteccin lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.

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Para este caso, la fama y notoriedad se determinar en el sector pertinente del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile. ** Ej.: yo soy representante de los autos Fiat en Chile. Y la Fiat no tiene su marca registrada en Chile. Entonces yo llego y la registro en Chile a mi nombre. Deber aparecer el dueo de Fiat y oponerse a la solicitud. La marca es irregistrable, porque slo puede solicitar el registro el dueo, y adems ya hubo un registro en el extranjero con anterioridad. Debe acreditarse que:

Esta registrada en el extranjero Esta registrada en la misma clase Goza de fama y notoriedad para la clase en la cual se est solicitando la marca
Esta causal est establecida para proteger los derechos de extranjeros. Yo slo me puedo oponer a la solicitud slo en la medida que yo sea dueo de una marca registrada en la misma clase. (Inc final) Este inciso est pensado para las marcas notorias, aquellas que independientemente de la clase en que estn registradas, son tan conocidas mundialmente que no se podrn registrar en otra clase. Ej.: Coca-Cola, no se va a poder registrar en la clase de ropa. Por regla general, nadie tiene derecho a solicitar el registro de una marca notoria en cualquier clase. Esto producira un dao al dueo original y confusin en el pblico. Sin perjuicio de ello, la ley establece una condicin; que deben guardar una relacin entre la marca original y la que intenta registrarse; y que sea probable que se lesione los intereses del titular de la marca notoria. Ej.: registrar la marca Apple para lpices. Marcas iguales entre un extranjero y un nacional. El extranjero tiene derecho a oponerse. Pero debe acreditar que goza de fama y notoriedad en el extranjero y que hay caractersticas similares o iguales que producen confusin. La fama y notoriedad se acredita por todos los medios de prueba establecidos en el CPC salvo la prueba testimonial. Pero en lo concreto se acepta todo tipo de pruebas entre las cuales se aceptan videos, fotos, etc Excepcin final: La ley reconoce que hay marcas que sobrepasan el sistema de clases y que presenta tal fama y notoriedad que cualquier tope con su marca puede lesionar a su titular. Ej: Facebook, como servicio. Si otra persona decidiera hacer un diario con marca facebook. Hay que considerar qu pblico es el de la marca notoria, y qu pblico es de la marca que se intenta registrar. Si es el mismo pblico se ver ms directa la relacin. 29/08/12

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H. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS SOLICITADAS O REGISTRADAS EN CHILE PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS IGUALES O RELACIONADOS h) Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o vlidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idnticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Este literal proscribe el registro de marcas muy similares a otras que ya estn registradas en Chile. Sera el caso, por ejemplo, de quien intente registrar la marca Zoprolle para productos lcteos. As como la letra g) protege a los titulares de marcas en el extranjero, la letra h) inciso 1 hace lo mismo respecto de aquellos titulares en Chile. Esta causal ser igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estn siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deber solicitar su inscripcin en un plazo de 90 das. Si as no lo hiciera, la marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das siguientes a la expiracin del derecho del usuario, aqulla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. Este inciso tambin es muy importante porque, por regla general, la ley chilena da muy pocos derechos a quien usa una marca sin registrarla ya que, como dijimos, el derecho marcario es eminentemente registral, a lo menos en nuestro pas.29 Kino, por ejemplo, tena su marca registrada en Per pero no la usaban. Unos peruanos que competan con ellos trataron de registrar la marca solicitando la cancelacin de la marca chilena argumentando que no haban usado la marca en 5 aos. Finalmente, esta solicitud fue acogida, lo que refleja que la exigencia del uso para mantener la vigencia de la marca es muy comn en el extranjero, pero no as en Chile, salvo por las excepciones del primer inciso del artculo 19 y este segundo inciso de la letra h) del artculo 20. No obstante lo dispuesto en el prrafo primero de esta letra, el Departamento podr aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusin al pblico consumidor. * Esta causal ser igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estn siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional.

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Esto no es as en todas las partes del mundo. As, en EEUU no se registrarn marcas que no se estn utilizando. De hecho, quien est usando una marca puede entablar acciones legales contra otros que la usen aun cuando no estn registrados.

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Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deber solicitar su inscripcin en un plazo de 90 das. Si as no lo hiciera, la marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das siguientes a la expiracin del derecho del usuario, aqulla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. No obstante lo dispuesto en el prrafo primero de esta letra, el Departamento podr aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusin al pblico consumidor. Uso de las marcas sin registro: En USA se debe acreditar que la marca se usa en el mercado, incluso para iniciar acciones legales. Otros pases tambin consideran que el uso es sustancial para que se mantenga el registro, sino, es anulada!se pueden aceptar acuerdos de coexistencia. * El uso de las marcas en Chile no es requisito. En otros lados si no se usa se puede ejercer una accin de cancelacin por falta de uso. En Chile la situacin similar se da cuando alguien que no ha registrado la marca an le ha dado un uso notorio. Se le da derecho a oposicin, privilegiando la buena fe. Quien gana la oposicin tiene un plazo de 90 das para registrar esa marca. Despus de esos 90 das si otro la pide sin que se haya registrado van a poder oponerse, pero si la pide el de la primera oposicin, se pierde la marca. Caso: General Motors. Solicita la marca CTX, pero esta estaba registrada en la misma clase por Honda. Finalmente llegaron a un acuerdo particular de consentimiento en que GM lo registraba para autos y camiones y la Honda lo iba a usar a las motos. Este acuerdo se lo presentan a la oficina de marcas de Chile para que ambos puedan registrar la marca, establecen como argumentos que los productos van por canales distintos y que por tanto los consumidores van a poder distinguir. Las partes dicen que los clientes tienen el nivel de sofisticacin suficiente como para no confundirse al momento de comprar un auto o una moto. La peticin de la GM fue rechazada pues no puede haber la misma marca de la misma clase, registrada a nombre de dos personas distintas. En este caso la Oficina de Marcas privilegi proteger la no confusin del consumidor ms que la propiedad y disposicin de una marca.

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I. FORMA O COLOR DE LOS PRODUCTOS O ENVASES, ADEMS EL COLOR EN S MISMO i) La forma o el color de los productos o de los envases, adems del color en s mismo. En virtud de este literal, nadie podra monopolizar, por ejemplo, el color rojo para vender aguas minerales, sin perjuicio de la solicitud de marcas mixtas que asocian ciertos colores a una palabra.31 La forma y los diseos en general se protegen con una patente, como diseos industriales. Los colores tampoco son registrables como marcas aunque la mezcla de colores si es protegible. El otros pases el color slo si se puede proteger. J. INDICACIONES GEOGRFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN j) Las que puedan inducir a error o confusin en el pblico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicacin Geogrfica o Denominacin de Origen. Este sera el caso, por ejemplo, de quien quiere registrar marcas como Champagne, Camenberg o Cognac. Los productos que se venden con denominacin de origen permiten usar estas palabras junto con su marca (mas no como parte de sta) para distinguirla como un tipo del producto amparado por la Denominacin de Origen o Indicacin Geogrfica (por ejemplo, de Champagne). 31 K. MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PBLICO, LA MORAL O LAS BUENAS COSTUMBRES k) Las contrarias al orden pblico, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal y tica mercantil. En general, y particularmente al proteger la competencia leal y tica mercantil, este literal busca evitar que alguien se aproveche de la marca de un tercero. Es el caso de quien conoca o debera haber conocido que la marca era utilizada por otra persona como, por ejemplo, si una empresa chilena representa a una empresa extranjera y registra la marca representada a su nombre.32 A mi juicio, este literal tambin protege la utilizacin de las marcas por sobre su registro,
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ya que presupone que alguien est usando una determinada marca, sea en Chile o en el registrar las botellas.
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Ver por ejemplo las solicitudes N 902675 y 882224, las que fueron rechazados por tratar de

Ver, por ejemplo, solicitudes N 675793 (aunque se tramit con el procedimiento antiguo) y 931517, siendo rechazada la primera por el uso de la palabra Cognac y la segunda por la palabra Burdeos, muy similar a Bordaux.
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Ver Ejemplos.

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extranjero, y una tercera persona, en contravencin a los principios de competencia leal y tica mercantil, trata de registrarla para apropirsela en nuestro pas. * Es el cajn de sastre que en general tiene poca aplicacin prctica salvo cuando un competidor atenta contra la competencia leal y la tica mercantil. Desde hace aos eso si existe un Tribunal de Libre Competencia que trata de forma ms especfica y con ms antecedentes. Las causales de este artculo sirven de base para anular una marca. (Art 26, Ley de Propiedad Intelectual) Si por cualquier motivo se otorga una marca a un titular A y luego aparece una persona B, puede B invocar una de las causales del Art 20 para anular la marca y quedarse con sta. Por marca mal concedida procede la accin de nulidad. Se establece un plazo de 5 aos para ejercer la accin. El segundo inciso establece que si se demuestra que el registro de la marca fue hecho de mala fe, la accin pasa a ser imprescriptible. Si los plazos estn vencidos se puede demandar tambin por competencia desleal.

**** Artculo 26.- Procede la declaracin de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artculo 20 de esta ley. Las marcas, patentes de invencin, denominaciones de origen, modelos de utilidad, etc Todo lo relacionado con la INAPI se publica los das viernes en el diario oficial. ** 29.08.12 Distintividad= Convencimiento y Prueba Los establecimientos comerciales e industriales tienen cobertura regional, por lo que si se quiere que tenga cobertura nacional se3 deber realizar el registro en cada regin. **

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3.2.DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA (A 19 bis D y E)


1. Como regla general, la proteccin de una marca slo es oponible en Chile. Excepcionalmente la clase establecimiento comercial slo tiene proteccin regional y, por lo tanto habr que registrarla en cada regin. oponibles dentro del territorio nacional. artculo 19 bis D de la ley 19.039. Artculo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trfico econmico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro33 . Por consiguiente, el titular de una marca registrada podr impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idnticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idnticos o similares a aqullos para los cuales se ha concedido el registro, y a condicin de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusin. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idnticos, se presumir que existe confusin. 2. Este artculo, incluido por la ley 19.996, busc dar certeza y dejar un mensaje claro sobre el objetivo de registrar una marca. De l podemos destacar, en primer lugar que slo protege una marca en la forma en que esta fue conferida y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. De ah que si, por ejemplo, se registra la marca Tritn en la clase 30, el registro de esta marca no la protege respecto de otras clases; y si respecto de esta marca se registra adems una etiqueta con letras blancas, la proteccin no procede, en principio, respecto de otras etiquetas. De esta forma, este artculo refuerza la idea de que las marcas slo se protegen respecto de las clases para las cuales fueron registradas y para las clases relacionadas a stas. As, no hay infraccin marcaria si se usa o registra la misma marca para productos, servicios o establecimientos completamente distintos. No obstante, y con tal de evitar abusos que podran restringir la competencia, la parte final del inciso segundo limita la proteccin slo a aquellos casos que efectivamente pudieran inducir a error o confusin, sin perjuicio que la confusin se presume cuando la marca empleada por el tercero es idntica a la que se registr. De ah que estos derechos slo sern En principio, esta materia est tratada en el

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Cabe destacar que las clases establecimientos comerciales y establecimientos industriales slo existen en Chile, no en el tratado de Niza

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** PARA QUE SE REGISTRA UNA MARCA? La respuesta la obtenemos a partir del artculo 19 bis D. Esto es, para distinguir un producto o servicio en una clase determinada 34. La proteccin de la marca slo se dar en el territorio chileno a fin. Excepcionalmente, los establecimientos comerciales slo tienen proteccin regional, pagando impuesto tasas por cada regin como si fuera cada marca distinta. Se recalca que es un derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trfico econmico en la forma en que se ha conferido y para distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales. OBJETIVO DE REGISTRAR UNA MARCA En la forma en la que se ha conferido, por ejemplo: etiqueta, con sus colores y formas, y para los productos y servicios para lo que se me ha otorgado. Se presumir que existe confusin = infraccin marcaria Siempre el signo distintivo registrado est asociado a una clase. Se busca dar certeza y un mensaje claro para que serva las marcas y sus objetivos, dando el derecho exclusivo y excluyente a la cual se ha obtenido un registro, para los productos en que se protege la marcas, y no otros, en caso contrario pudiendo caer en una infraccin marcaria. El inciso final establece la vulneracin a la proteccin marcaria por un tercero. Al referirse el articulado de productos, servicios y establecimientos, se refiere indirectamente a las clases. ** 3. Por otro lado, el artculo 19 bis E consagra una excepcin al derecho del titular de una marca a impedir que terceros usen la misma o una similar al regular las importaciones paralelas. As, en principio, el titular de la marca Zara tiene el derecho exclusivo y Por regla general, para que esta marca No obstante, este artculo excluyente para usar la marca Zara en Chile. establece que: Artculo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legtimamente comercializados en cualquier pas con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso. Este artculo habilita, por ejemplo, a un comerciante de ropa a viajar a Estados Unidos, comprar al por mayor en una tienda de liquidacin de Zara e importar esos productos a Chile para su comercializacin. En efecto, esto es posible porque tales productos fueron comprados a su legtimo dueo, de modo que se entienden legtimamente comercializados. Ahora bien, si en vez de comprar a Zara se le hubiera comprado a John Smith, quien a su

est protegida en otros pases deben registrarse en ellos 35.

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Las clases de establecimientos comerciales solo existen en Chiles y no reguladas en el acuerdo de Niza.
35

La nica excepcin es la Unin Europea, en que es posible registrar marcas para su proteccin en todo el Mercado Comn.

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vez compr a comerciantes legtimos, tambin es posible esgrimir este derecho para evitar caer en infracciones marcarias. legtimo. Por eso se dice que cada vez que un producto se vende, el derecho de comercializacin exclusiva se agota. As pasa, por ejemplo, si alguien compra un auto Fiat y luego lo vende, promocionndolo como un auto Fiat, lo que es posible precisamente porque el derecho del titular de la marca Fiat se agot respecto de ese producto en particular, en la medida que haya sido legtimamente comercializado. Un caso distinto es quien va a comprar productos fabricados por ejemplo, por Apple en China que son comercializados en su primera venta por quienes no son dueos de la marca, ya que en tal caso hay una infraccin marcaria. No obstante, casos como ste son muy difciles de demostrar atendido que deber probarse, entre otras cosas, que hubo una apropiacin indebida del comercializador ilegtimo. ** EXCEPCIN ART. 19 BIS E Esto tiene una excepcin de las importaciones paralelas, reguladas en el artculo 19 bis E. La regla general es el uso exclusivo y excluyente para comercializar un producto o un servicio, pudiendo el titular impedir el uso y comercializacin de sus productos a terceros. Ahora, por ejemplo, si el titular de una marca comercializa sus productos (ropa) en territorio nacional protegido 36, vende en bodega al por mayor en un pas extranjero, importndolo a Chile, vendindolos en una tienda en particular. En ese caso, comprados los productos legtimamente en un pas extranjero, se pueden comercializar esos productos en Chile, pues se han comprado los productos al por mayor a una filial del titular de la marca. Lo otro que se puede hacer, es la comercializacin de productos que un tercero que no es titular de la marca, los haya adquirido legtimamente. Es decir, la comercializacin a un tercero que ha adquirido legtimamente el producto al titular de una marca. En estos casos, se puede vender el producto de una marca, no siendo el titular de esta, siempre y cuando el producto se haya adquirido de forma legitimar. En otras palabras, el uso y goce de la marca se agota una vez que el titular ha comercializado el producto dentro de su marca. Se debe especificar lo que se entiende por comercializacin legtima; la primera comercializacin debe ser con consentimiento del titular de la marca. * Caso de importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marcas. El derecho que confiere el registro no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de productos legtimamente comercializados en cualquier pas con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso. Por ejemplo: Si el producto fue comprado a ZARA y luego lo vendo o comercializo esos productos en mi tienda, no hay infraccin. Agotamiento del derecho de marcas: al vender el producto estoy dando mi consentimiento expreso desde la primera venta. La comercializacin primera es el que legitima el uso de la marca. La idea es proteger el libre comercio de los productos. Lo importante es que los productos tengan un origen

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Diferencia en la Unin Europea, que registrado sus productos, la proteccin se aplica a toda la unin.

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3.3.INFRACCIONES MARCARIAS
** LAS INFRACCIONES MARCARIAS El estudio principia con la exigencia del artculo 25 para poder ejercer las acciones marcarias, tener o colocar la designacin de marca registrada en el uso de la marca de forma visible. En caso de no cumplir con estos requisitos no se dar lugar a la querella criminal correspondiente. En teora debiese ir en todos los productos, pero en ocasiones se omite, salvo en caso de fines publicitarios. Esto bsicamente por un tema de informacin e imputacin de culpabilidad al infractor en caso de que se informe y se haga pblica la inscripcin escrita. Esto solo para las acciones penales y no civiles. Artculo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deber llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o letra "R" dentro de un crculo. La omisin de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposicin no podrn hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley. Esta ley establece que los titulares de derechos de propiedad industrial tienen derecho, en casos de infraccin marcaria, a iniciar dos tipos de acciones legales, sean civiles o penales. Estas ltimas estn establecidas en el artculo 28; las civiles estn reguladas en el artculo 106 y ss., sometidas al procedimiento sumario. ** 1. En general, la infraccin de marcas se ha sofisticado. Actualmente es cada vez ms raro que se copie una marca o una etiqueta directamente, sino que se vulneran derechos a travs de la relacin de la marcas con ciertas caractersticas. As, por ejemplo, en el mundial del 2010 la FIFA tena un acuerdo con Budweisser para que sta sea la cerveza oficial del campeonato, de modo que no podra haber publicidad de otras cervezas en el estadio. Lo que hizo Heineken, que en Europa se relaciona al color naranjo, fue llevar varias modelos vestidos con los colores de la marca al estadio. Esto es lo que se conoce como ambush marketing. Por otro lado existe lo que se conoce como publicidad encubierta. En este sentido, por ejemplo, las compaas de cigarro no pueden promocionar eventos deportivos, por lo que Marlboro, con tal de auspiciar carreras de frmula 1, ha recurrido a usar un cdigo de barras que la gente asocia a dicha marca en los autos que patrocina, en lugar de usar directamente su logo o el nombre de la marca. 2. En este orden de ideas, la ley 19.039 establece tres vas principales para contrarrestar infracciones marcarias y proteger adecuadamente los derechos del legtimo titular de una marca.

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Estas vas son:

1) La nulidad marcaria 2) Acciones penales 3) Acciones civiles

(1) NULIDAD MARCARIA (art. 26 y 27) Artculo 26.- Procede la declaracin de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artculo 20 de esta ley. Artculo 27.- La accin de nulidad del registro de una marca prescribir en el trmino de 5 aos, contado desde la fecha del registro. La referida accin de nulidad no prescribir respecto de los registros obtenidos de mala fe. Una marca podr ser anulada si se comprueba que vulnera alguna causal de irregistrabilidad. La regla general es que una vez transcurridos 5 aos del registro de una marca no se puede pedir su nulidad. As, por ejemplo, si alguien registra la marca Jaguar en Chile, Jaguar UK no podra solicitar la nulidad de esta marca, aun vulnerando esta una de las causales de irregistrabilidad (particularmente, la letra g) del artculo 20) si transcurrieron 5 aos. No obstante, siempre ser posible intentar una accin de nulidad cuando el registro de la marca en disputa haya sido obtenido de mala fe, en cuyo caso esta no prescribe. ** ANULACION REGISTRO. NULIDAD O CANCELACIN DE MARCAS: solo respecto de marcas concedidas y que este afectas a las causales de irregistrabilidad. ART 27: La accin de nulidad del registro de una marca prescribir en el trmino de 5 aos, contado desde la fecha del registro. Esta prescripcin no opera respecto de los registros obtenidos de mala fe. **

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(2) ACCIONES PENALES (ART. 28) * Estuvieron siempre en la ley 19.039. Siempre se consideraron tipos penales para perseguir la responsabilidad por infracciones de propiedad intelectual. Se notifica de alguna manera al mercado que ese sello distintivo est registrado y que por tanto tiene las herramientas legales para impedir el uso del tercero. Si no se usa la expresin o (M.R.) no se dan las acciones penales (Art 25). Es muy importante al momento de estar frente a un problema para querellarse o defender a una de las partes.* El artculo 28 establece las sanciones penales asociadas a infracciones marcarias: Artculo 28.- Sern condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: LETRA A). a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entender sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 19 bis E. El delito principal es el de la letra a) relativa al uso malicioso de una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados. El uso de la expresin maliciosamente implica que el querellante debe probar el dolo. No obstante, el inciso final del artculo 19 bis D establece una presuncin que atena o facilita esta carga probatoria.37
*

Letra a) En relacin al (Art 28) el tipo ms importante es el establecido en la letra a). Ac

se hace relacin a las clases. Siempre nos est remitiendo al sistema de las clases. Se hace referencia a las importaciones paralelas, establecidas en el (Art 19 bis E)38. Se sigue un procedimiento monitorio ante el tribunal de garanta. Cuando se estaba redactando la ley se agreg la expresin maliciosamente que a veces complica en relacin a las causas de homicidio u otras.*

37

No estoy de acuerdo. El inciso final del artculo 19 bis D establece que cuando un tercero usa una marca idntica para un producto, servicio o establecimiento idntico a aquel protegido por una marca ya registrada, se presumir que tal uso es induce a confusin, habilitando al titular de la marca registrada a prohibirlo, mas no permite, a mi juicio, presumir que el tercero haya actuado maliciosamente.
38

Artculo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legtimamente comercializados en cualquier pas con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.

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LETRA B) b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aqullas. Proscribe el uso de marcas no registradas indicando que s lo est. alguien ejerza una accin penal fundada en esta causal. *Tambin constituye infraccin el poner el smbolo o (MR) cuando no se tienen los derechos porque constituye un engao.* LETRA C) c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que sta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca. Tipifica la copia de envases o embalajes. Incurrira en este delito, por ejemplo, quien trate de vender pisco Capel en botellas de Mistral o Cola de Mono en botellas de Alto del Carmen, aunque la etiqueta corresponda al producto efectivamente embotellado. *se hablan de dos temas: 1. En primer lugar se habla de las clases. 2. Se puede usar el diseo de algo pero sin referencia a la marca. - Ej: Botella igual a la de coca cola pero sin las letras Coca - Cola. (Art 29)39 Los utensilios o productos que caen en infraccin marcaria son decomisados y pueden ser destruidas destinadas a obras benficas previa remocin de la marca del producto.* REINCIDENCIA. Al que reincida dentro de los cinco aos siguientes a la aplicacin de una multa, se le aplicar otra que no podr ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto mximo podr llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales. No obstante,

este delito parece ser de muy rara ocurrencia, toda vez que el profesor nunca ha visto que

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Artculo 29.- Los condenados de acuerdo al artculo anterior sern obligados al pago de las costas y de los daos y perjuicios causados al dueo de la marca. Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificacin o imitacin y los objetos con marcas falsificadas caern en comiso. Tratndose de objetos con marca falsificada, se proceder a su destruccin. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, ser facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destruccin o distribucin benfica.

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Cabe destacar adems que la pena aumenta si se es reincidente dentro de 5 aos contados desde la aplicacin de la primera multa. 2. El artculo 25 establece un requisito para poder ejercer las acciones penales, exigiendo que toda marca lleve ciertos signos en forma visible: Artculo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deber llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la letra "R" dentro de un crculo. La omisin de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposicin no podrn hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley. En efecto, la omisin de este requisito impide al titular de una marca vulnerada ejercer las acciones penales que procedan, pudiendo un eventual querellado oponer esta circunstancia como excepcin. En teora, la razn de este artculo es que el titular de una marca informe debidamente tanto al consumidor como a un eventual competidor que esa marca se encuentra registrada. Hay, por lo tanto, una amenaza implcita para aquellos que quieran copiar la marca, pero tambin un atisbo de garanta de calidad, atendido que el titular demuestra que incurri en una serie de costos para registrar la marca y que l es el creador de la marca respectiva. Asimismo, este artculo est muy ligado a la letra b) del artculo 28, que sanciona, no ya a quien no emplea los signos que el artculo en comento establece, sino precisamente a quien los emplea respecto de una marca no registrada, induciendo a confusin tanto a los competidores como a los consumidores. 3. Por ltimo, cabe destacar que el ao 2008 se sum a la PDI la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI), dependiente administrativa y disciplinariamente de la Jefatura Nacional de Delitos Econmicos, que busca perseguir estos delitos ms eficaz y eficientemente.

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05/09/12 62

(3) ACCIONES CIVILES (ARTS. 106 Y SS.)40 Las acciones civiles fueron incorporadas por la ley 19.996 para dar mayor proteccin a las marcas. En efecto, antes slo procedan las acciones penales que, como sabemos, exigen acreditar muchos elementos que tienden a ser muy difciles de demostrar en juicio. Artculo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podr demandar civilmente: a) La cesacin de los actos que violen el derecho protegido. b) La indemnizacin de los daos y perjuicios. c) La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccin. d) La publicacin de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a eleccin del demandante. Esta medida ser aplicable cuando la sentencia as lo seale expresamente. En el caso de que el titular lesionado opte por demandar daos y perjuicios de acuerdo a la letra b) del artculo 106, la regla general es que deber probarlos, sin perjuicio que el artculo 108 de la ley otorga ciertos parmetros prcticos que facilitan su determinacin. Artculo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artculo 106 se tramitarn conforme al procedimiento sumario y correspondern a cualquiera que tenga inters en deducirlas, sin perjuicio de la accin penal que pueda proceder. Este artculo resalta el principio de independencia de las acciones. Es decir, las acciones civiles son independientes de las penales, pudiendo el ofendido optar por ejercer una o ambas. Artculo 108.- La indemnizacin de perjuicios podr determinarse, a eleccin del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas: a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infraccin; b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infraccin, o c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Como vimos, este artculo establece parmetros que facilitan la determinacin de los perjuicios.

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TITULO X. De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial.

Prrafo 1 De las acciones civiles


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Respecto de la letra c), cabe destacar que es posible, mas no obligatorio, registrar los contratos de licencia en el registro de marcas del INAPI. al amparo de lo establecido en esta letra c). Artculo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Ttulo, no respondern por daos y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infraccin a un derecho de propiedad industrial. Artculo 110.- El juez de la causa estar facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la produccin o elaboracin de los productos o procedimientos materia de la infraccin, y respecto de los circuitos de distribucin de estos productos. Artculo 111.- En estos procesos, el juez apreciar la prueba segn las reglas de la sana crtica. De hecho, esto puede ser til para hacer pblico el contrato y, asimismo, para facilitar la determinacin de los perjuicios

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(4) INFRACCIONES MARCARIAS Y COMPETENCIA DESLEAL 1. Adems de aquellas infracciones sancionadas directamente por la legislacin de propiedad intelectual, muchas otras sern sancionadas en cuanto actos de competencia desleal. Esto es sumamente importante, ya que si una determinada conducta escapara el mbito de la propiedad intelectual, podra resolverse aplicando la ley 20.169 sobre Competencia Desleal. En efecto, esta ley define los actos de competencia desleal en un sentido amplio en su artculo 3: Artculo 3.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegtimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado. 2. As podra resolverse el caso del ron Full de Cuatro, marca que si bien es distinta a Flor de Caa, prcticamente copi su etiqueta. Ahora bien, si la etiqueta no estuviera inscrita no habra infraccin marcaria, sin perjuicio de lo cual sera posible acudir a la normativa que sanciona la Competencia Desleal. Algo similar sucede cuando el productor de una pastilla digestiva se compara con los yogures Activia usando el mismo dibujo de la flecha hacia abajo, o con la ron-cola Alto del Crimen, sumamente similar al pisco Alto del Carmen. 3. La proteccin que otorga esta ley es sumamente amplia. por un acto de competencia desleal. Artculo 1.- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legtimos por un acto de competencia desleal. 4. Por su parte, el artculo 2 recalca que las acciones emanadas de esta ley son independientes de otras acciones que se pueden hacer valer al amparo de otras leyes como el DL 211, la ley de proteccin a los consumidores (ley 19.496) y, en lo que nos compete, la legislacin de propiedad intelectual (ley 17.336) y propiedad industrial (ley 19.039). Artculo 2.- Una conducta podr ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o ms de las siguientes acciones: a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley N 1, de 2005, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, que fija el texto De hecho, ya su artculo 1

establece que se busca proteger a cualquier persona afectada en sus intereses legtimos

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refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N 211, de 1973, sobre libre competencia. b) Las reguladas en la ley N 19.496, que establece normas sobre proteccin de los derechos de los consumidores. c) Las reguladas en la ley N 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley N 19.039, sobre propiedad industrial. 5. De hecho, al enumerar ejemplos de actos de competencia desleal en su artculo 4, esta ley incluye varias conductas que tienden a estar directamente relacionadas con la propiedad intelectual: Artculo 4.- En particular, y sin que la enumeracin sea taxativa, se considerarn actos de competencia desleal los siguientes: a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacin ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero. b) El uso de signos o la difusin de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, caractersticas, precio, modo de produccin, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos. c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputacin en el mercado. Son tambin ilcitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva. d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologas, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relacin directa con la calidad del bien o servicio prestado. e) Toda comparacin de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde

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en algn antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley. f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contrados con un competidor. g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operacin de un agente del mercado. ** COMPETENCIA DESLEAL: ley 20169. Existen casos en que a pesar de no existir una infraccin marcaria, una marca puede protegerse en razn de competencia desleal, cuando se busca desviar la clientela de un agente del mercado de manera ilegtima. **

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10/09/12 68

NOMBRES DE DOMINIO (1) GENERALIDADES 1. Los nombres de dominio estn ntimamente ligados a las marcas. De hecho, muchas

empresas registran nombres de dominio que incluyen palabras, marcas o referencias que podran vulnerar marcas de terceros as como generar confusin entre los consumidores. As, por ejemplo, sucedi con Eaton, una empresa norteamericana que trat de registrar el nombre de dominio eaton.cl atendido que tiene una filial en nuestro pas. Desafortunadamente para ellos, el nombre ya haba sido registrado por Star Cluch, empresa que comercializa, entre otras, la marca Eaton. De hecho, al ingresar a eaton.cl, la pgina se redirecciona a starcluch.cl. 2. De ah que han surgido autoridades u organizaciones que se encargan de crear extensiones de nombres de dominio, tales como ICANN.41 Actualmente hay dos extensiones principales: las primarias o genricas (tales como .com, o .edu) y las secundarias, que dicen relacin con un determinado pas (como, por ejemplo, .cl en Chile). Actualmente, no obstante, se han creado extensiones asociadas a ciertos rubros o actividades tales como .edu para universidades, .org para fundaciones y personas jurdicas sin fines de lucro y .tv para aquellos asociados a la televisin. Otras organizaciones, como IANA 42 sido delegada a NIC Chile. se encargan de asignar nombres de dominio

asocindolos a ciertos nmeros IP que conforman estos nombres, tarea que en Chile ha

(2) PROCEDIMIENTO DE REGISTRO43 1. Por regla general, a solicitud de registro de nombres de dominio se tramita en lnea en la pgina de NIC Chile, sin que intervengan terceros. En un principio, este sistema permiti que mucha gente registrara marcas famossimas sin que stas se pudieran oponer, lo que eventualmente llev a la dictacin de un reglamento que regula el registro de nombres de dominio. En virtud de este procedimiento, todo registro de un nuevo nombre de dominio debe publicarse en la pgina de NIC Chile por un plazo de 30 das, dentro del cual un tercero se puede oponer. Para que un tercero se oponga, deber registrar el dominio dentro del
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org). Internet Assigned Numbers Authority.

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Los nombres de dominio de extensiones genricas tienen sus propios procedimientos de solicitud cuyo mecanismo de solucin de controversias est en manos de la OMPI.

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plazo de 30 das antes indicado. De esta forma, una vez cumplidos los 30 das se habrn registrado todos los interesados en el dominio respectivo y, como cada palabra es un IP distinto, el sistema los rechazar, debiendo alguien dirimir esta controversia. El reglamento tambin exige el pago de derechos en favor de NIC Chile dentro de los 20 das siguientes a la solicitud. Este requisito se justifica porque, como vimos, en ocasiones hay quienes registran un nombre de dominio para generar un conflicto, lo que les conviene atendido que el reglamento dispone que las controversias sern dirimidas por un rbitro que deber ser pagado por el objetante. De esta forma, quien solicita el nombre de dominio podra cobrarle al legtimo titular de la marca (en especial cuando sta es una empresa importante) un monto menor al costo del conflicto a cambio del nombre de dominio. En este contexto, el pago de los derechos sirve como garanta de seriedad. Por otro lado, la diferencia en el plazo para pagar y oponerse encuentra su justificacin en la mala prctica de quienes registraban un dominio sin pagar los derechos sino hasta que alguien se opusiera con tal de proceder en la forma sealada. pagarse antes de que venza el plazo para oponerse. 2. El procedimiento de solucin de conflictos comienza con una conciliacin amistosa en NIC Chile dando paso a un arbitraje si sta falla. En este caso, el rbitro respectivo ser elegido de una nmina prestablecida en el reglamento, pudiendo las partes tachar hasta 3 de ellos. En este ltimo caso, las costas del arbitraje debern ser pagados por quien o quienes objetan el nombre de dominio, sin perjuicio que el rbitro podr condenar en costas al solicitante o asignatario del nombre de dominio cuando fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el rbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.44 Una vez realizado el pago el rbitro fija un plazo de 10 a 15 das para que las Cabe destacar adems que partes esgriman sus argumentos de hecho y de derecho. A veces, pasados los 30 das ni los pagaban. De ah que se cambi el plazo para que tenga que

contra la sentencia de estos rbitros no proceden recursos, salvo el recurso de queja. 3. De forma similar a las marcas, los nombres de dominio se registran por un plazo limitado de 2 aos pudiendo renovarse hasta por 10.

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Art. 8 del Anexo I del reglamento de NIC Chile.

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(3) LA REVOCACIN DE NOMBRES DE DOMINIO (arts. 20 22 del reglamento de NIC Chile)45 Toda persona natural o jurdica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignacin de un nombre de dominio podr solicitar la revocacin de esa inscripcin, fundamentando su peticin segn lo dispuesto en el artculo 21 de la presente reglamentacin. Para los efectos de solicitar la revocacin de un dominio inscrito,ser necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocacin de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocacin, NIC Chile notificar de sta a las partes involucradas, va correo electrnico. La tramitacin de una solicitud de revocacin se sujetar a las reglas del procedimiento de MEDIACIN Y ARBITRAJE. Ser causal de revocacin de un nombre de dominio el que su inscripcin sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcin de un nombre de dominio se considerar abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: (i) Que el nombre de dominio sea idntico o engaosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. (ii) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legtimos con respecto del nombre de dominio, y (iii) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacin sea taxativa, servir para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcin del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcin, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

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Es posible consultar jurisprudencia en la pgina de NIC Chile. dominio 60minutos.cl.

En clase vimos un fallo relativo al

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b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencin de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de ste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en lnea, creando confusin con la marca del reclamante. Sin perjuicio de lo previsto en los prrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacin sea taxativa, servir para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo est utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencin autntica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacin, y c) Que el asignatario est haciendo un uso legtimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores. Si el resultado del procedimiento de mediacin y arbitraje respecto de una solicitud de revocacin fuere favorable al reclamante, NIC Chile proceder a transferir el dominio a ste, quien deber cumplir con los requisitos de asignacin, esto es, el pago de la tarifa y el envo de la documentacin respectiva, dentro del plazo de 30 das. Si as no lo hiciere, el dominio ser eliminado. En virtud de este artculo, por ejemplo, Eaton podra pedir que se revoque el dominio de Star Cluch. De hecho, en este caso parece haber suficientes antecedentes que permiten acreditar la mala fe de Star Cluch, dado que se trataba de los distribuidores de la marca que trataron de registrar.

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***NOMBRES DE DOMINIO la organizacin de nombres de dominio est determinada desde EE.UU por la ICCAN. Tipos: 1) Extensiones primarias o genricas; .com, .net, .edu. 2) Extensiones secundarias: .cl, .uk, etc. IANA: international assign number authority. NICchile. ICCAM. determina los nombres de dominio en EEUU Un vez inscrito el nombre de dominio se publica por un plazo de 30 das para que terceros puedan objetarlo. Los derechos deben pagarse despus de 20 das de solicitado. Dentro del plazo de 30 das un tercero puede alegar la revocacin del nombre de dominio. En este caso el tercero tiene que solicitar el mismo nombre de dominio dentro de un plazo de 30 das. En este caso el sistema tendr que separar las dos solicitudes conflictivas y ser solucionado por un rbitro. Se les enva a los solicitantes una lista por mail con los candidatos de rbitro (25) y debe tachar 3 mximo. El primer solicitante no paga los honorarios del rbitro. Una vez realizada la primera audiencia se da un plazo de 15 das para que las partes presenten sus demandas e incluyan las razones para que se les otorgue el nombre de dominio, adems los hechos que acreditan que el primer solicitante no es el dueo de la marca. Adems deben acompaar pruebas que acrediten que son dueos de la marca. Eventualmente se puede abrir un trmino probatorio y posteriormente se dicta sentencia. Las resoluciones del rbitro no son apelables y solo admiten recurso de queja ante la CS. Para evitar abusos el solicitante debe pagar el derecho dentro del plazo de 30 das. Reglamento de NICChile: inscripcin y revocacin de nombres de dominio. Art 12. Los nombres de dominio se otorgan por dos aos y son renovables hasta por diez aos. Son transferibles. Art 22. Procedimiento propiamente tal: anexo reglamento. N 7, rbitro tiene carcter de arbitrador y contra sus resoluciones no procede recurso alguno.

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**REGISTRO NOMBRE DOMINIO INTERNET ICCAN - determina los nombres de dominio en EEUU IANA international asigmenent.. autoriza los nuevos nombres-nmeros (IPs). Esta organizacin delega esta gestin en Chile a NIC Chile, fac matemtica de UChile. Las solicitudes de nombre de dominio a dif de las solicitudes de marcas, en que hay una participacin humana es un tramite on-line, en ppio no interviene persona alguna. Existe un reglamento para registrar un nombre de dominio, esto a raiza de abusos de quienes inscribieron miles de marcas famosas a su nombre. Adems se debe pagar 20 mil aprox. Antes de 20 das dE presentada la solicitud. Si se solicita hoy, hay 30 das para que 3eros se puedan oponer. Dentro de 30 dias podra venir un 3ero y reclamar.. Como los nombres de dominio son nmeros, y el sistema ya le asigno el nmero, si alguien solicita el mismo nombre se le debera asignar el mismo numero, pero como el sistema no puede tener 2 nombres, el sistema las rechaza a las 2. Esto es dentro de los 30 dias. Pasado si hay mas de 1, se inicia otro procedimiento para decidir quien debe inscribir el nombre de dominio. Pasa a un arbitraje, mediante alguno de los rbitros establecidos en NIC chile , como los rbitros cobran 1millon aprox por caso que los paga el solicitante-objetante, de modo que el fresco que inscribi la marca y no quiere ir a litigio le ofrece que por 500mil no haya litigio. Por esto hay que pagar 20 mil para tener algn derecho, antes no haba que pagar nada lo que se prestaba para mucho abuso (exceso de inscripciones por una persona que no le corresponde). En el proced arbitral, nic chile le informa a las partes que debern tachara a alguno de los rbitros establecidos, hay una lista de 25 personas aprox. Se les piden que tachen a 3, y de las personas no tachadas nic chile designa a un rbitro. 1era audiencia. Luego plazo de 10 a 15 dias para que las partes pten ddas, incluyendo los argumento por los cuales consideran que son los verdaderos titulares y antecedentes de porque la otra parte no tiene el derecho, se debe incluir antecedente de hecho y derecho-. Luego se abre el termino probatorio. Luego se dicta sentencia. Las resoluciones del arbitro no son objeto de ningn tipo de recurso, excepcionalmente se puede ptar algn recurso de queja ante la CS. Ver reglamento nic chile. A 12 i 2. Por el solo hecho de ptar una solicitud Los nombres de dominio se solicitan-otorgan la 1era vez por 2 aos , y se puede renovar por 10 aos. A 22. Presunciones de solictud abusiva. Establece tb ejemplos de conducta de mala fe. Tb cuales serian conductas de buena fe porque no todos son piratas-delincuentes -. Anexo reglamento. Establece claramenbte cuales son los pasos que seguria el arbitraje. N 7 los rbitros tendrn el caracter de arbitro arbitrador y sobre sus sentencias no proceder recurso alguno. Por esto las demandas deben ser lo mas completa y fundamentadas posibles, pues no hay segunda instancia. N8. Establece que el arbitro podr establecer costas contra la parte vencida, especialemnete cuando s etrata de personas abusivas/delicuentes. .COM se tramitan ante al OMPI, organizacin mundial de la propiedad industrial. 74

12/09/12

4. PATENTES 4.1.INTRODUCCIN: OBJETO Y CONCEPTOS GENERALES


1. Las patentes protegen las soluciones que han surgido en la industria a problemas especficos otorgando a su creador un derecho de propiedad sobre la creacin. En otras palabras, buscan proteger e incentivar la innovacin.46 Esto se justifica porque la invencin ha sido universalmente considerada como un signo de desarrollo en la medida que contribuye a crear y, por esa va, generar valor en la sociedad. 2. En este sentido, se ha definido la innovacin como la accin y efecto de innovar,47 es decir, de mudar o alterar algo, introduciendo novedades 48; o como la creacin o modificacin de un producto, y su introduccin en un mercado.49 La innovacin es inherente al hombre, que busca evolucionar, mejorar y ser cada vez ms eficiente. De ah que muy pocas invenciones surgen por azar. Por el contrario, la regla general es que sean el producto del arduo esfuerzo de grandes grupos de personas. Es ms, la gran mayora de las invenciones no habran sido posibles sin otras invenciones que las anteceden. As, el computador probablemente no hubiera existido sin la calculadora porttil, ni sta sin el baco y as sucesivamente. Por otro lado, las invenciones no siempre nacen de los departamentos de I+D de grandes empresas multinacionales, sino que muchas de ellas son ideas de una sola persona, tales como Facebook, Mac, McDonalds, etc. Ahora bien, buena parte de las invenciones nacen de la necesidad de superar un problema, tales como la alimentacin; enemigos, sean humanos, animales, virales o de cualquier otra naturaleza; e incluso problemas producidos por desastres naturales. De hecho, pareciera ser que cuanto ms desesperada es la situacin de estas personas, ms rpido surge la solucin. Por eso no es de sorprender que la tecnologa crezca a un ritmo sorprendente en periodos de conflictos blicos, en que la innovacin puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 3. De ah que una determinada creacin slo justificar su proteccin en la medida que aporte soluciones que tengan una verdadera utilidad prctica. De hecho, el Estado slo conceder patentes a quien crea algo que realmente beneficie a la humanidad y en la
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Esto es as no slo de forma directa mediante la proteccin del derecho de propiedad del creador, sino adems de forma indirecta, precisamente porque la proteccin de ese derecho facilita su financiamiento ya que la patente se convierte en un activo que incrementa el patrimonio del creador.
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Primera acepcin de la palabra innovacin. Diccionario de la RAE, 22 ed. Primera acepcin de la palabra innovar. Diccionario de la RAE, 22 ed. Segunda acepcin de la palabra innovacin. Diccionario de la RAE, 22 ed.

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medida que permita solucionar el problema respectivo de forma ms eficiente que aquella en que ste era resuelto hasta ese momento. 4. El otorgamiento de una patente protege e incentiva la innovacin al permitir a su titular capitalizar la inversin en que incurri al desarrollarla, ya sea vendindola o explotndola personalmente. En definitiva, habr innovacin en la medida que estos conocimientos y nuevas tecnologas sean apropiables. No obstante, cada vez que un Estado otorga patentes se enfrenta a un dilema: por un lado reconoce la necesidad de incentivar la innovacin, pero por otro lado su proteccin exclusiva no puede ser perpetua, de modo que sta pueda ser aprovechada por toda la humanidad. De ah que, en definitiva, la legislacin sobre patentes debe procurar alcanzar un equilibrio que contemple suficientes incentivos a la innovacin sin limitar excesivamente el acceso al producto de la innovacin por parte de la sociedad entera. De esta forma, habr innovacin en la medida que los nuevos conocimientos producto de la innovacin sean transmisibles o enseables. Esto lleva a una especie de negociacin entre el inventor de una solucin innovadora y el Estado que otorga la patente. Si el inventor comparte su creacin con el Estado, ste le otorga y garantiza ciertos derechos. Se estructura as un sistema de incentivos para que el inventor divulgue toda la informacin relativa a su creacin y no slo parte de sta. Metafricamente hablando, si un inventor slo divulgara parte de esta informacin, el Estado no tendra ms que una biblioteca compuesta de libros a los que le faltan pginas, construyendo una sensacin de que se hay un gran nivel de innovacin que, no obstante, es prcticamente intil. Sin embargo, existen mecanismos para que un inventor pueda mantener parte de la invencin de forma separada, sin divulgarla al Estado. As pasa, por ejemplo, con el know how, que generalmente permite producir explotar la innovacin de forma ms eficiente. De hecho, el know how muchas veces hace la diferencia entre una mera copia de la invencin y mejores reproducciones de ms calidad de la misma.50

50

No en vano se ha dicho que, respecto de las invenciones nuevas, el secreto es el mejor aliado.

76

4.2.CARACTERSTICAS PARTICULARES DE ESTA ESPECIE DE PROPIEDAD


Como vimos, el artculo 584 de nuestro Cdigo Civil reconoce una especie de propiedad sui-generis sobre las producciones del ingenio, lo que se hace extensivo a las invenciones protegidas por patentes. En este sentido, esta especie de propiedad destaca por diversas razones. 1. En primer lugar, cabe destacar que, a diferencia del derecho de autor, en que la sola creacin constituye un derecho para su creador, la propiedad que otorga una patente de invencin debe ser concedida en virtud de una declaracin estatal. procedimiento), sino que el Estado tiene que as declararlo. Si bien este requisito se satisface con la declaracin de un solo Estado, el sistema de patentes generalmente garantiza una proteccin que excede los lmites del pas en que se concedi la patente ampliando tal proteccin a ciertas hiptesis de extraterritorialidad.51 Esto no quiere decir que existan las patentes mundiales a pesar que hay quienes se han esforzado por instaurar un sistema de proteccin mundial. 2. Por otro lado, esta especie de propiedad tambin se destaca por ser limitada en el tiempo.52 renovables Por regla general, las patentes se otorgan por no ms de 20 aos no
53

En otras

palabras, no basta con que el inventor cree un nuevo invento (sea este un producto o

desde la presentacin de la solicitud. De hecho, en cierto sentido este

plazo podra incluso reducirse si el Estado, de manera unilateral, considera que es necesario otorgar licencias obligatorias,54 acabando con el monopolio del inventor sobre su invencin. De esta forma, mientras la proteccin de la patente est vigente, esta propiedad es una propiedad absoluta, pero vencido el plazo antes enunciado pasa sta al dominio pblico, teniendo cualquier persona derecho a usarla.

51

Esto es posible, por ejemplo, por la amplitud de la definicin de Estado de la Tcnica (artculo 2 del Reglamento), en virtud de la cual no ser invencin algo que haya sido inventado con anterioridad en cualquier otra parte del mundo.
52

La regla general es que el dominio o propiedad sea perpetuo, en el sentido de que el dominio sobre una cosa persiste mientras la cosa subsista. Vase PEAILILLO Arvalo, Daniel, Los Bienes. La Propiedad y otros derechos reales, pp. 131-132.
53

En esto las patentes se distinguen de otros derechos de propiedad intelectual tales como las marcas.
54

Cabe recordar que nuestra Constitucin admite la expropiacin lo que tambin sera aplicable a la propiedad intelectual. De hecho, el otorgamiento de licencias no voluntarias parece basarse en los mismos principios.

77

4.3.CONCEPTO DE PATENTE
1. Desde un punto de vista filosfico, una patente presupone los siguientes elementos:

a) Un problema tcnico sin solucin o con una solucin deficiente. b) Una solucin real (no meramente terica) para ese problema que hasta ese
momento no exista en un territorio determinado.

c) Un derecho concedido por el Estado segn el ordenamiento vigente. d) Un plazo determinado durante el cual se puede ejercer ese derecho, sin perjuicio
de la posibilidad de otorgar licencias sean estas voluntarias o no voluntarias.

e) Como consecuencia de lo anterior, una vez vencido el plazo, la invencin pasar al


dominio pblico, convirtindose en un bien de uso comn. 2. En este contexto, la patente puede definirse como el reconocimiento que concede el Estado a un inventor que ha alcanzado una solucin nueva para un problema tcnico que hasta ese momento no tena solucin (o tena una solucin diferente y en todo caso de menor grado), en virtud del cual el Estado le otorga al inventor un derecho exclusivo de uso y goce y disposicin de su invencin por un plazo determinado, al trmino del cual la invencin pasar a ser de dominio pblico beneficindose as la humanidad entera de dicha invencin y del avance de la tecnologa en el campo propio de la invencin. 3. Por su parte, la ley 19.039 define la patente como el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccin de una invencin. Asimismo, establece en su artculo 31 que se entiende por invencin toda solucin a un problema de la tcnica que origine un quehacer industrial. De ah que la misma ley reconoce que para que haya una patente debe haber una invencin, es decir, una solucin real a un problema de la tcnica que hasta ese momento no tena solucin o tena una solucin menos eficiente. Estas invenciones pueden corresponder tanto a productos (bienes tangibles) como ciertos procedimientos de fabricacin de otros productos. Cabe destacar adems que, como vimos, buena parte de estas soluciones tienden a surgir dentro de un marco de incentivos Estatales a la innovacin. Asimismo, destacan ambos conceptos porque son sumamente amplios, pudiendo extenderse a toda rea en que haya un quehacer humano y un problema a resolver. Artculo 31.- Se entiende por invencin toda solucin a un problema de la tcnica que origine un quehacer industrial. La invencin podr ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos. Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccin de una invencin. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente estn determinados por esta ley. 78

** Concepto de innovacin: en la mayora de los pases es un sinnimo de desarrollo. Conjunto de invenciones que logre construir o crear. Va a haber innovacin en la medida en que haya un marco legar que permita proteger estas creaciones y que estos nuevos desarrollos sean transmisibles. INVENCIN: solucin aun problema sin solucin INNOVACIN: normalmente es un sinnimo de desarrollo que se compone de nuevas invenciones que logre construir una sociedad o conjunto de personas y que estas nuevas tecnologas sean apropiables, o sea que el Estado permita poder apropiarse de los mismos y que estos nuevos desarrollos sean transmisibles y enseables. Otorgue derechos a quien logre nuevas soluciones, creacin de nuevas invenciones! patentes que es el medio en que el Estado da derechos en beneficio del inventor y en beneficio de la Sociedad plena. *Innovar: mudar o alterar las cosas introduciendo en ellas novedades. La mayora de las invenciones no surgen de la casualidad, ya que requieren del esfuerzo de una o ms personas que, enfrentadas en la vida diaria con un problema actualmente sin solucin, buscan resolverlo. La innovacin surge principalmente de personas particulares, no multinacionales. Muy pocas veces las invenciones son cosas aisladas, en general son cadenas de invenciones que se desarrollan. El Estado se enfrenta a un problema, fomentar la innovacin y evitar el monopolio de las innovaciones. Esto lo soluciones otorgando una patente para el uso, goce y disposicin de la invencin por un tiempo determinado, tras lo cual pasa a dominio pblico. 4-5% de los remedios que venden las farmacias no tienen patente vigente. Know-How: un inventor puede patentar la mejor forma de producir un producto. * INNOVACIN En nuestro pas empez el debate de innovacin hace unos 10 o 15 aos. Hoy las universidades tienen un departamento especial de innovacin. Hoy en Chile hay un debate en innovacin que nos va a llevar a tomar cuenta que la innovacin bien canalizada es una herramienta de desarrollo. Innovacin: Accin y efecto de innovar Creacin y produccin de un producto y su introduccin en el mercado. Mudar o alterar las cosas introduciendo novedades. La innovacin ha existido siempre. Para poder sobrevivir en esta tierra y para la subsistencia del hombre, ste necesariamente a tenido que innovar (arado, acueductos, edificios, armas, etc) Uno de los primeros inventos innovadores es la rueda, que conlleva transporte, medio de carga, movilizacin. 79

Todo el tiempo con pequeos cambios se va pasando de un estadio a un estadio superior. - Ej: Del IPOD 1 al ltimo, se muestra un cambio, son todos IPOD pero cada nuevo supera al anterior. Grandes inventos: rueda, aguja, botn, anzuelo, el arco, el yugo, la metalurgia (es pura innovacin, la base es la misma pero puede ser un filamento, una piedra o un chip de computador), etc.. La mayora de las invenciones no nacen de la casualidad como en el caso de la penicilina. Tampoco es frecuente que un inventor est sentado y de pronto se le ocurra inventar algo. La mayora de los casos implica un esfuerzo y un obstculo que hay que vencer. Cuando se habla de obstculo se puede referir a algo completamente nuevo o el desarrollo de algo ya existente. Uno tiende a asociar las invenciones a grandes conglomerados. Muchos resultados de invencin nacen de personas comunes y no de los grandes conglomerados. Al solicitar las patentes se cita normalmente a inventores particulares, personas naturales. Los inventos suelen ser pequeas mejoras de algo ya existente. Hay una mejora permanente tecnologa e innovacin que permite ir desarrollando ciertos productos usados en todos los tiempos como el vidrio en los ventanales en que en algn momento pasamos del vitral medieval grueso a el ventanal ms delgado a prueba de golpe o irrompible. Ciertas crisis generan ambientes especiales de competencia de invencin, como fue el caso de la gripe aviar en que los laboratorios se pelearon por la invencin de la cura pues implicaba honores, dinero y monopolio de produccin. Casi todos los productos conllevan un proceso de desarrollo y con esto varios elementos protegidos o que fueron en algn momento protegidos por patentes de invencin. Cadena tecnolgica -> La mayora de las veces los inventos forman parte de una concatenacin de inventos. Para que la innovacin sea realmente tal o ms bien sea considerada para patentarla, debe ser til. Tiene que tener una solucin tcnica a un problema real. Por lo mismo la ingeniera est muy relacionada y el problema tcnico que debe ser solucionado tambin. Todos los pases tienen polticas de innovacin. No es slo de los pases desarrollados. Slo en los pases comunistas no hay, en que se permite la apropiacin de las innovaciones. Para lograr que la innovacin se capitalice se hace una especie de contrato con el Estado. El Estado le otorga un monopolio legal por un plazo determinado a cambio de que esta persona entregue su invento y que luego de pasado el monopolio legal, este invento queda disponible para el uso de toda la humanidad. El desarrollo tecnolgico va generalmente asociado a lo que se conoce como el know how. Este concepto tambin se puede relacionar con la gestin empresarial pero no se abarca completamente por este. Todo conocimiento desarrollado y compilado por una persona que aplicndolos en un orden determinado, permita enfocarlos en el desarrollo de una innovacin. No siempre el Know How es patentable. Por lo que se prefiere guardar el secreto o ser el primero en aparecer ante el mundo como el padre de esta idea, se busca que el mundo le reconozca la paternidad de algo. El Know How no implica siempre un secreto. Puede 80

implicar la entrega de ese know how a travs de una patente de invencin o puede ser entregado por el mismo inventor como una forma de alcanzar el objetivo de desarrollo de su invencin. Sobre las invenciones existe derecho de propiedad propiamente tal. A pesar de esto es un derecho de propiedad un poco sugeneris. Durante el perodo de monopolio legal hay propiedad pura y simple. Es sui generis porque:

1.

Se constituye siempre acompaada por una declaracin estatal. No basta inventar algo, se necesita un procedimiento legal que culmina en la declaracin del Estado que reconoce este derecho y lo garantiza.Este derecho se constituye con una verdadera apropiacin que hace alguien de una invencin acompaada siempre de una declaracin estatal. Hay que seguir un procedimiento que hace el Estado a travs de la ley para darle un reconocimiento de paternidad del inventor sobre su invencin.

2.

Permite la extraterritorialidad, ya que un invento nacido en un Estado determinado tambin puede ser protegido fuera de este. La patente mundial no existe. La patente permite tener derechos extraterritoriales al pas donde inicialmente inscribi su patente.

3.

Es una propiedad limitada en el tiempo, siempre de la misma manera, 20 aos. No son ampliables o renovables. Puede ser acortado de manera unilateral bajo ciertas circunstancias. Es un derecho esencialmente limitado en el tiempo. En la mayora de los pases civilizados el tiempo es de un plazo de 20 aos desde la presentacin de la solicitud y no desde la concesin de la patente. Los 20 aos son por una sola vez en la vida.

4.

Una vez que vence, lo hace para siempre y cae en dominio pblico. Es total, mientras dura. Vencido el plazo de la patente, cae al dominio pblico y puede ser replicada por cualquiera.

Es muy comn que hoy el curso de las acciones de las industrias farmacuticas van muy arriba y luego cuando empiezan a vencer empiezan a bajar y finalmente el da siguiente al vencimiento sale el competidor genrico. DEF ACADEMICA. Patente de Invencin: Es el reconocimiento que concede el Estado a un inventor que ha alcanzado una solucin nueva para un problema tcnico que hasta el momento no tena solucin (o tena una solucin diferente y en todo caso de menor grado). El Estado le otorga al inventor un derecho exclusivo de uso y goce y disposicin de su invencin por un plazo determinado. Al trmino de ese plazo la invencin pasar a ser de dominio pblico, beneficindose as todo el pas y la humanidad entera de dicha invencin y del avance de la tecnologa en el campo propio de la invencin. Todas las legislaciones del mundo repiten algunos elementos en las definiciones.

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Patente (definicin legal): Ley 19.039 art. 31: Derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccin de una invencin. Caducidad: 20 aos desde la presentacin de la solicitud. DEF LEY. A 31 ley Art. 31 de la ley 19.039 * PATENTE: ttulo, resumen, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, figuras. Art 49 inc 3: las reivindicaciones (dibujos) de la patente permiten interpretarla. Tiene que haber una invencin = solucin Y establece que esta invencin puede ser un producto o un procedimiento por ejemplo: qumico, farmacutico, industrial El hecho de que las patentes estn consagradas y protegidas en la Constitucin, permite utilizar los recursos que otorga la ley para protegerlas. Ej. Recurso de proteccin. Adems, establece que le son aplicables a la PP las normas constitucionales sobre expropiacin. La patente es el derecho exclusivo que concede el Estado al inventor. Derechos que otorga una patente a su titular: producir, vender o comercializar y realizar cualquier tipo de explotacin comercial. Art 49.

Derecho de propiedad real. Se extiende a todo el territorio de la repblica hasta el da de expiracin. Plazo no renovable de 20 aos.

ELEMENTOS. Toda la legislacin de patentes modernas y no modernas hay elementos que se repiten siempre: 1. Surge de un problema tcnico a solucionar. Puede ser de algo que nunca antes tuvo solucin o que tena una solucin deficiente. 1. 1. Da una solucin real, efectiva. En la prctica funciona para resolver el problema. Hay un derecho conferido por el Estado de manera totalmente formal. El estado le otorga el derecho al solicitante que puede ser o no el inventor. 1. 1. Se da un derecho exclusivo y excluyente. As como existe un plazo por el cual se adquiere un derecho exclusivo y excluyente, para todos los no solicitantes, ese mismo plazo significa un plazo de espera. 6. Vencido el plazo, el invento pasa al dominio pblico.

82

Cuando se habla de mejora de tecnologa, puede ser una mejora en distintos mbitos; una mejora que de mayor seguridad al operario de la mquina; mejora que permite aumentar la produccin, etc Se debe entender mejora en un sentido amplio. Reconocimiento que hace el Estado a un inventor que presenta una solucin nueva y el Estado le da un derecho exclusivo y excluyente, de dominio goce, y disposicin por un perodo determinado. El estado le va a otorgar a ese inventor un derecho exclusivo y excluyente por un plazo determinado. Al trmino del plazo el invento pasa al dominio publico y todo la sociedad se puede ver beneficiado. La constitucin es la primera en establecer las patentes. Derecho a desarrollar cualquier actividad econmica. Establece el derecho de propiedad. Art. 19 n 25 derecho de propiedad sobre las patentes de invencin. El hecho de que las patentes estn reconocidas en la constitucin da la posibilidad de usar los recursos para proteger los derechos, sin perjuicio de las acciones que establece la ley. Son aplicables a la propiedad industrial las normas sobre expropiacin. Se establece que si bien las patentes son un derecho de propiedad y constituye un monopolio para quien se ve beneficiado, es un derecho expropiable. Se relaciona con las patentes forzosas, facultad que da la ley, para casos reducidos y poco comunes. En Chile nunca se ha dado una patente no voluntaria. LA CPR: estableca el derecho de establecer cualquier actividad econmica, adquirir toda clase de bienes, derecho de propiedad, libertad de crear, Art. 19 n25 propiedad industrial sobre las patentes de invencin El hecho de que estn consagradas y protegidas en la CPR se pueden usar los recursos legales en caso de problemas, por ejemplo recurso de proteccin sin perjuicio de las acciones que da la ley de propiedad industrial y adems en el mismo Art. 19 n25 se aplican las reglas sobre expropiacin y regulacin por ley que estn en la CPR, en el caso que sea necesario, por ejemplo: licencias forzosas que es una facultad legal que le da al poder ejecutivo en funcin de esta facultad constitucional para casos especiales y muy regulados. De manera amplia: (Art. 19 n 21). -> Libertad econmica. (Art. 19 n 22) -> Libertad para adquirir toda clase de bienes. (Art. 19 n 24) -> Derecho de propiedad. De manera especfica (Art. 19 n 25). LEY Ley 19. 039: (Art 31) -> Definicin de invencin, patente e innovacin.

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Tanto el producto como el procedimiento son patentables. En la elaboracin de un producto es patentable tanto la mquina productora, como el procedimiento y el producto final. Ejemplos de esto seran procedimientos en materia qumica y farmacutica. Actualidad Accin judicial contra Mark Hurd: HP inicia demanda para impedir que su ex jefe se integre a Oracle El ex ejecutivo "ha puesto en peligro los secretos comerciales" de la firma, alega la querella. Robert A. Guth, Ben Worthen y Joann S. Lublin Hewlett-Packard Co. present una demanda para impedir la llegada de su ex presidente ejecutivo a Oracle Corp. El documento asegura que la contratacin de Mark Hurd viola su acuerdo de renuncia y conducir a la divulgacin de los secretos comerciales de HP. La querella, presentada el martes en la Corte Superior de California en Santa Clara, solicita una orden judicial contra Hurd y otros ejecutivos que lo ayudaron a unirse a Oracle, adems de una compensacin no especificada por daos. Aade que Hurd "viola y continuar violando sus obligaciones legales" como resultado de su nombramiento en Oracle. HP tambin pide la designacin de una persona encargada de revisar peridicamente que Hurd acate el acuerdo de confidencialidad con HP . "Mark Hurd acord y firm convenios diseados para proteger los secretos comerciales y la informacin confidencial de HP. La compaa pretende que esos acuerdos se cumplan", dijo una portavoz de HP. La accin judicial complica la contratacin de Hurd por parte de Oracle, una compaa que en su momento fue socia de HP, pero que ahora irrumpe en el negocio de su rival de vender computadoras a las empresas. Oracle inform el lunes que haba contratado a Hurd como uno de sus directores ejecutivos. Si bien Oracle lleva mucho tiempo fabricando software corporativo, este ao cerr la adquisicin por US$ 7.400 millones de la compaa de servidores y sistemas informticos Sun Microsystems Inc., lo que le permite incursionar por vez primera en el negocio de la venta de hardware. El presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, ha dicho que la firma tiene la intencin de comprar ms empresas del sector. HP es uno de los mayores fabricantes mundiales de hardware por ingresos y vende servidores, sistemas de almacenamiento y computadoras personales. La demanda es el coletazo ms reciente de la amarga salida de Hurd de la compaa, donde fue presidente ejecutivo durante cinco aos antes de renunciar el mes pasado tras las acusaciones de acoso sexual de la ex contratista Jodie Fisher. 84

HP determin que Hurd no viol la poltica de acoso sexual de la compaa pero s su cdigo de conducta, incluyendo la presentacin de informes de gastos inexactos que parecan ocultar una relacin personal con Fisher. Secretos comerciales Tras la renuncia de Hurd, la junta directiva de HP ha sido el blanco de crticas por el lucrativo paquete de indemnizacin del ex presidente ejecutivo, que podra ascender a los US$ 35 millones dependiendo de la evolucin de la accin de HP. Fuentes cercanas han indicado que a la junta directiva de HP no le gust que Hurd llegara a un acuerdo privado con Fisher, lo que impidi que la junta finalizara una investigacin sobre las acusaciones de acoso sexual. Si bien no es extrao que las compaas demanden a ex ejecutivos para que se cumplan sus acuerdos de desvinculacin, la demanda de HP contra Hurd es atpica puesto que es muy poco frecuente que ex presidentes ejecutivos estn sujetos a estas acciones legales, dijeron expertos. La querella de HP se centra en un acuerdo de confidencialidad, en lugar de en las clusulas de no competencia que muchos ejecutivos firman al abandonar una empresa. El acuerdo de desvinculacin de Hurd con HP no incluy una clusula de no competencia. En su lugar, el ejecutivo de 53 aos firm un pacto de confidencialidad que dura 24 meses y le impide revelar informacin sensible de HP. Es difcil que una compaa tenga xito en una demanda contra un ex empleado contratado por un competidor en California. Pero las posibilidades aumentan mientras ms importante sea el cargo del empleado en la empresa, dijo Steven Zeiff, abogado de Rudy, Exelrod, Zieff & Lowe LLP. Hurd posee un amplio conocimiento de las operaciones de HP, lo que podra ser til a Oracle. Como presidente ejecutivo, asisti a reuniones donde se trataron los planes de HP para productos futuros, sostiene la demanda de HP. Adems, tuvo acceso a informacin de precios y detalles sobre los componentes y los costos de los productos, agreg el documento. Hurd "ha puesto en peligro los secretos comerciales y la informacin confidencial ms valiosa de H-P", alega la querella. En un comunicado divulgado el lunes, Hurd alab la estrategia de Oracle de combinar su conocimiento del negocio de software con el hardware, una de las caractersticas de H-P. La declaracin, no obstante, no mencion a H-P, sino a otro rival: International Business Machines (IBM). 85

24/09/12 86

4.4.DERECHOS QUE CONCEDE UNA PATENTE A SU TITULAR (ART. 49)


A. DERECHOS QUE CONCEDE UNA PATENTE OTORGADA Artculo 49.- El dueo de una patente de invencin gozar de exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacin comercial del mismo. En las patentes de procedimiento, la proteccin alcanza a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. El alcance de la proteccin otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinar por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirn para interpretar las reivindicaciones. El derecho de patente se extender a todo el territorio de la Repblica hasta el da en que expire el plazo de concesin de la patente. La patente de invencin no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legtimamente despus de que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio de cualquier pas por el titular del derecho o por un tercero, con el consentimiento de aqul. La patente de invencin no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorizacin sanitaria de un producto farmacutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorizacin del titular de la patente. 1. El primer inciso del artculo 49 establece los derechos esenciales que concede una patente. En sntesis, otorga a su titular dos derechos esenciales:

1) Derecho a comercializar el invento en el territorio nacional. 2) Derecho a realizar cualquier otro tipo de explotacin comercial. Esto implica que el
derecho de propiedad sobre una patente la protege o est presente en cualquier contrato que celebre su titular incluyendo, por ejemplo, contratos de joint venture. En otras palabras, la patente es un derecho de propiedad que permite a su dueo hacer prcticamente lo que quiera con su invencin (usar, gozar y disponer de ella arbitrariamente, si hacemos una analoga con el art. 582 del CC). acto jurdico que lo tenga como objeto. * - Exclusividad De ah que no slo puede vender este derecho o los productos en que se materializa, sino celebrar cualquier

Mercado Las Patentes son esencialmente nacionales, que otorga el Estado de Chile para el Estado de Chile. Hay procedimientos especiales para poder ser reconocida en otros 87

pases, hay derecho de prioridad. Patente mundial: pero hay un problema de soberana de los Estados.

Hasta la expiracin: plazo Art. 39 perodo no renovables por 20 aos.*

2. El inciso final de esta disposicin a ciertos elementos formales que debe contener toda solicitud de patentes para determinar el alcance de la proteccin del derecho respectivo. De hecho, toda la solicitud de patentes debe contemplar, adems de una memoria descriptiva, un pliego de reivindicaciones y uno o ms dibujos o figuras. La memoria descriptiva es tal vez el requisito ms importante. El artculo 2 del

Reglamento la define como el documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invencin, modelo de utilidad, dibujo o diseo industrial, esquema de trazado o topografa de circuitos integrados y, adems, el estado de la tcnica relacionado con dicho derecho. Es decir, en ella el inventor describe el problema, el estado actual de la tcnica y cual es su solucin innovadora al mismo. * def 1: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada su invencin, modelo de utilidad, dibujo o diseo industrial, esquema de trazado o topografa de circuitos integrados y, adems, el estado de la tcnica relacionado con dicho derecho. El cuento de lo que se pide. * def 2: se da a conocer el forma detallada la invencin y el estado de la tcnica (todo aquel conocimiento colocado al alcance del pblico en cualquier lugar del mundo ) respecto de ese derecho.

De ah que la memoria descriptiva debe incluir una mencin al estado de la tcnica, es decir, el estado actual del problema considerando todo el conocimiento acumulado en todo el mundo, evitando de esta forma que alguien patente en Chile algo que ya fue inventado en Japn.55 El desafo de describir el estado de la tcnica es precisamente determinar el producto o procedimiento (en definitiva, el tipo de invencin) respecto del cual se considerar. As, por ejemplo, si analizamos un inventor de frenos, el estado de la tcnica podra agrupar todos los tipos de frenos que existen y otro slo los frenos ABS. *def 1: es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener proteccin. Es lo que se pide al Estado de Chile, que otorgue derechos y tiene relacin con la memoria descriptiva. Importancia de cmo es formalmente la reivindicacin y con todo su detalle.

55

El artculo 2 del Reglamento define el estado de la tcnica como todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del pblico en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicacin en forma tangible, la venta o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacin de una solicitud o de la reivindicacin de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.

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El pliego de reivindicaciones es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener proteccin.56 Constituye, por lo tanto, aquello sobre lo que se pide la proteccin o derechos, lo que justifica que el alcance de la proteccin otorgada por la patente se determine por el contenido de las reivindicaciones. No est dems recalcar la importancia de este requisito, toda vez que si, posteriormente, alguien solicitara una patente que se sobrepone a la patente otorgada, valindose de la nueva tecnologa, podra gatillarse una demanda de reivindicacin. *Reivindicacin o Cluasula: es la enunciacin y delimitacin de lo que en definitiva queda protegido por una patente de invencin o modelo de utilidad y cuya estructura es la siguiente: - Nmero - Prembulo - La expresin "caracterizado", y - La caracterizacin. La idea es que sea til en el caso de una demanda civil o penal. *Estado de la Tecnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del pblico en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicacin en forma tangible, la venta o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacin de una solicitud o de la reivindicacin de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile. Por lo que el Estado de la tcnica es lo que se ha hecho en el mundo, porque el conocimiento es mundial y ser protegible en la medida que en el mundo no exista. B. LIMITACIONES A LOS DS CONCEDIDOS POR UNA PATENTE B.1. EL TERRITORIO El inciso 4 del artculo 49 establece que el derecho de patente se extender a todo el territorio de la Repblica hasta el da en que expire el plazo de concesin de la patente. En efecto, como vimos, las patentes slo otorgan derechos en el territorio del Estado que los reconoce, salvo contadas excepciones. De ah que para proteger una invencin en varios pases su titular deber solicitar la patente en cada uno de los pases respectivos. Actualmente, la OMPI est tratando de unificar los procedimientos nacionales en un solo procedimiento mundial, lo que, no obstante, implicara diversas normas y derechos nacionales, particularmente de carcter constitucional. B.2. EL TIEMPO Asimismo, como sabemos, el derecho de propiedad otorgado por una patente tiene un lmite temporal esencial que permite a la colectividad mundial acceder a la invencin. De

56

Art. 2 Reglamento.

89

ah que el artculo 39 establece que Las patentes de invencin se concedern por un periodo no renovable de 20 aos, contado desde la fecha de presentacin de la solicitud.

4.5.REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
Establecidos en la ley. (1) NO ENMARCARSE DENTRO DE LAS CAUSALES DE NO PATENTABILIDAD. A 37. (2) NOVEDAD. A 33 (3) NIVEL INVENTIVO. A 35 (4) APLICACIN INDUSTRIAL. A 32 Y 36 (5) UNIDAD DE INVENCIN. En trminos generales, para que una invencin sea patentable no debe, valga la redundancia, adolecer de una causal de no patentabilidad. los requisitos del artculo 32. Artculo 32.- Las patentes podrn obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacin industrial. (1) NO ENMARCARSE DENTRO DE LAS CAUSALES DE NO PATENTABILIDAD Hay consenso en que no todo es patentable, tales como fenmenos naturales como ciertos descubrimientos cientficos y matemticos. No obstante, la amplitud de estas causales de patentabilidad depender de cada nacin. desarrollados. * El software no es patentable en Chile, lo que no significa que no sea protegible. Se protege como derecho de autor. Hay casos en que un procedimiento requiere un software determinado pero la patente no protege en este caso al software en s. Las inversiones que atenten contra las buenas costumbres la moralidad o el orden pblico, que atenten contra la vida de las personas o de los animales o contra el medio ambiente. Cabe preguntarse en los casos de remedios que podran ser nocivos en el caso de uso excesivo o en el caso de pesticidas u otros productos que con uso indebido pueden daar el ambiente. En estos casos en que no es el producto en si sino que su peligrosidad se da en un adecuado o no uso, cabe la entrada de la vigilancia de otros organismos en el rea de salud o medio ambiente, ms que el anlisis de su patentabilidad. Hay que analizar entonces si el producto es o no daino per se.* As, por ejemplo, en EEUU, a diferencia de Chile, se pueden patentar software modelos de negocios e incluso animales genticamente Asimismo, deben cumplir con

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(1.1) INVENCIONES NO PATENTABLES (art. 38) Artculo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotacin comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden pblico, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusin no se haga slo por existir una disposicin legal o administrativa que prohba o que regule dicha explotacin. Esta causal es de muy rara ocurrencia. De hecho, hay patentes sobre armas, veneno y

otras invenciones que podran afectar los bienes jurdicos que este artculo busca proteger lo que se permite en la medida que el correcto uso de tales invenciones tiende a ser beneficioso para la sociedad. (1.2.) SOLUCIONES QUE NO SE CONSIDERAN INVENCIONES Artculo 37.- No se considera invencin y quedarn excluidos de la proteccin por patente de esta ley: A. DESCUBRIMIENTOS, TEORAS CIENTFICAS Y MTODOS MATEMTICOS a) Los descubrimientos, las teoras cientficas y los mtodos matemticos. Al referirse a los descubrimientos, este artculo alude al descubrimiento de fenmenos que ya estaban en la naturaleza. En efecto, se entiende que los fenmenos naturales pertenecen a toda la humanidad. Por tratarse del descubrimiento de algo prexistente, no hay una verdadera invencin que patentar. Algo similar sucede con las teoras cientficas y los modelos matemticos. *a) Hay algunos alegorismos matemticos que pueden ser patentables. Pero las frmulas matemticas en general no son patentables. Cuando se piensa en descubrimiento se trata de un descubrimiento de algo que ya exista por lo que no hay un esfuerzo inventivo propiamente tal. estrella no. * B. PLANTAS, ANIMALES Y PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLGICOS b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales slo gozarn de proteccin de acuerdo con lo dispuesto por la ley N 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas y animales, excepto los procedimientos microbiolgicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biolgico es el que consiste ntegramente en fenmenos naturales, como los de cruce y seleccin. 91 Una nueva molcula si es protegible, pero el descubrimiento de una

1. As, en principio, no son patentables, por no considerarse invenciones:

1) Las plantas; 2) Los animales; y 3) Los procedimientos esencialmente biolgicos, es decir, aquellos que consisten
ntegramente en fenmenos naturales. 2. No obstante, este mismo literal establece ciertas excepciones:

1) Variedades vegetales protegidas en virtud de la ley 19.342.57 2) Microrganismos, es decir clulas que no son organismos completos sino partes
del mismo, que cumplan con las condiciones generales de patentabilidad. En efecto, hay microrganismos que pueden ser creados para solucionar problemas tcnicos, como ciertas bacterias que permiten separar el cobre de otras piedras y se usan en materia minera. 3. Por ltimo, como vimos, hay pases en que los animales y plantas creados son patentables. Esto no ocurre en Chile porque tratamos de evitar el debate sobre la clonacin y otros problemas filosficos o morales. * b) Hay algunos animales que si son protegibles, cuando son animales producidos genticamente. Esta causal desde un punto de vista de patentes, le pone un freno a la manipulacin gentica en cuanto a manipulaciones que ya se han hecho en el extranjero. Se exceptan los microrganismos que cumplan con los requisitos de patentabilidad (esto tiene importancia a nivel farmacutico). Puede ser creada y no encontrada en la naturaleza. Hay una ley especial que protege a las invenciones sobre plantas. Se llama De obtentores sobre plantas. Hay leyes similares en otros pases. Pero por regla general las plantas nunca son patentables.* C. SISTEMAS, MTODOS Y PRINCIPIOS ECONMICOS Y MODELOS DE NEGOCIOS c) Los sistemas, mtodos, principios o planes econmicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificacin y fiscalizacin; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego. Hay quienes han tratado de patentar modelos de negocios en nuestro pas, pero nuestra jurisprudencia los ha denegado estrictamente. ciertas ocasiones. Algo similar ocurre con los software financieros, que en Chile no son patentables. * c) La ley chilena no los permite y no hay excepcin, pero hay leyes extranjeras que s. Hay una discusin al respecto en EE.UU, caso en la corte suprema.* En EEUU, en cambio, se ha permitido en

Esta ley concede especies de patentes ms flexibles que la que otorga la Ley de Propiedad Industrial.

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D. MTODOS DE TRATAMIENTO QUIRRGICO O TERAPUTICO Y MTODOS DE DIAGNSTICO d) Los mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humano o animal, as como los mtodos de diagnstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en prctica uno de estos mtodos. * d) Cuando se habla de mtodo de tratamiento si son patentables nuevas drogas, instrumentos, o molculas pero no son patentables las formas de operar, la direccin de un corte quirrgico o la forma de coser la herida, etc* E. MODIFICACIONES A INVENCIONES YA EXISTENTES e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artculos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podr constituir invencin susceptibles de proteccin el nuevo uso de artculos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema tcnico sin solucin previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artculo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artculo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solucin a dicho problema tcnico. El nuevo uso reivindicado deber acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de patente. 1. Para que cambios en el uso, forma o materiales de un producto ya existente puedan ser patentables, la modificacin respectiva debe solucionar un problema tcnico sin solucin previa equivalente. Al respecto, cabe destacar que, a diferencia de las marcas, las patentes, ms que proteger algo visible como un producto determinado, buscan proteger la esencia misma de la invencin, es decir, la solucin. En estos casos la patentabilidad se justifica por tratarse de una invencin nueva, aunque esta derive del mismo producto. As, quien protege un computador determinado tambin protegera el mismo pero ms chico. Distinto sera quien inventa un teclado hologrfico para lo mismo. Por otro lado, se ha discutido mucho la patentabilidad del segundo uso de ciertos medicamentos que se patentaron como solucin para un problema pero, en la prctica, sirven para solucionar ms de uno. En principio, se debera poder patentarse el segundo uso si se prueba que, si bien el producto exista, ha servido para dar una solucin nueva. No obstante hay quienes creen que hay empresas farmacuticas que han tratado de alargar el plazo de 20 aos artificialmente en virtud de esta causal.

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2. As, en definitiva, patentar estas modificaciones y nuevos usos es posible en Chile en la medida que se cumpla con los siguientes requisitos:

1) Que se resuelva un problema tcnico sin solucin previa equivalente; 2) Que se cumpla con los requisitos del artculo 32 de la ley 19.039; 3) Que el nuevo uso requiera un cambio en las dimensiones, en las
proporciones o en los materiales de la invencin prexistente; y

4) Que se acredite el uso reivindicado mediante evidencia experimental.


No obstante, si una persona distinta del titular de una patente trata de patentar un nuevo uso, necesitar del consentimiento del titular. * e) Cuando uno patenta el invento est patentando la esencia del producto mismo. Se patenta la idea misma del producto, no un objeto determinado con medidas y colores exactos. El cambio de dimensiones o el cambio de proporciones, no fue considerado por el legislador como un cambio patentable pues lo que se pretende proteger con una patente de invencin no es un objeto determinado sino la esencia de un objeto determinado, la idea plasmada en el objeto y no el resultado de producir el objeto en s una vez utilizada la frmula o receta descrita en la invencin. Si se protegieran las dimensiones se desincentivara el patentar las invenciones. Hay excepciones en el caso de que el cambio de dimensiones implique la aplicacin de una nueva tecnologa y no la mera reduccin o ampliacin. Podra haber casos en que el cambio de dimensin es tan sustancial, que estaramos frente a una invencin nueva. La misma ley establece una excepcin. El uso es protegible? El TRIPS dice que todo es protegible. Otros pactos como el Andino, dicen que no. farmacutica. Caso: Aspirina. Ciertos frmacos descubrieron una nueva administracin de la aspirina en paciente para la solucin de otros problemas mdicos. En este caso el segundo uso tiene nivel inventivo y presenta un efecto nuevo sorprendente. Puede haber una solicitud de patente para el nuevo uso de una invencin, siempre que se presenten los antecedentes necesarios que acrediten que ese objeto, ya patentado y protegido, con el nuevo uso produce un nuevo efecto sorprendente. En el caso de la aspirina la acreditacin puede consistir en pruebas clnicas. El hecho del segundo uso genera una batalla gigantesca entre los inventores del producto base y el descubrimiento del segundo uso. Lo que se dice ac es que la nueva patente no abarca la creacin del producto en s, que sera de propiedad del primer autor sino que lo que se patenta es el segundo uso. Se discute, no est resuelto. El Estado puede otorgarle una patente al inventor del segundo uso, pero sin duda va a requerir un acuerdo de la primera persona La legislacin chilena dice que el nuevo uso no es protegible salvo que produzca un efecto sorprendente. El tema del uso es muy relevante en materia qumica y

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para este segundo uso. La discusin va a rondar en el intentar demostrar por parte del primer inventor, que el uso estaba considerado en su patente.* F. PROCESOS Y MATERIAL BIOLGICO f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolgicos naturales, el material biolgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, sern susceptibles de proteccin los procedimientos que utilicen uno o ms de los materiales biolgicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artculo 32 de la presente ley, que el material biolgico est adecuadamente descrito y que la aplicacin industrial del mismo figure explcitamente en la solicitud de patente. As, en definitiva, no es posible patentar material ni procesos biolgicos. Lo que s se

puede patentar son los procedimientos y productos que de ellos deriven, en la medida que:

1) Cumplan con los requisitos establecidos en el artculo 32 de la ley 19.039; 2) Que el material biolgico est adecuadamente descrito; y 3) Que la aplicacin industrial respectiva figure explcitamente en la solicitud de
patente. *If) Esto abre un captulo tico, moral, filosfico enorme. En pases como EEUU, es posible patentar un ser vivo. Las manipulaciones genticas si son protegibles de animales en muchos pases pero no en Chile, sin embargo las manipulaciones genticas de semillas y plantas si son protegibles en Chile. Lo que si va a ser protegible es el procedimiento que permita llegar a ese ser vivo, pero el animal mismo no es protegible. Convencin de la Biodiversidad -> Hay un esfuerzo enorme de encontrar nuevas especies o en el mejoramiento de especies. En este tema hay un gran desarrollo a nivel de microorganismos. Ej: En EEUU se descubrieron unos microorganismos que separaban el cobre de la roca y lo limpiaban, Ac en Chile estos microorganismos no son patentables pero si el uso de estos como procedimiento. Dicen relacin con microorganismos, con plantas, con flores. Se dice que la comunidad que vive con estos organismos tiene derecho a recibir una retribucin cuando estos son utilizados por un tercero. Es un tema que ha generado discusiones muy grandes y que pronto llegar a Chile. Ac a diferencia de la denominacin de origen no hay una elaboracin sino slo un descubrimiento de un ser vivo ya existente. The Convention on Biological Diversity (CBD) entered into force on 29 December 1993. It has 3 main objectives: 1. The conservation of biological diversity 2. The sustainable use of the components of biological diversity 3. The fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources* 95

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26/09/12 58 (2) NOVEDAD Artculo 33.- Una invencin se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el estado de la tcnica. El estado de la tcnica comprender todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al pblico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacin en forma tangible, la venta o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada segn el artculo 34. Tambin quedar comprendido dentro del estado de la tcnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentacin sea anterior a la sealada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.

(2.1.) EL ESTADO DE LA TCNICA Como vimos, el artculo 2 del Reglamento de la ley 19.039 define el estado de la tcnica como todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del pblico en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicacin en forma tangible, la venta o comercializacin, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacin de una solicitud o de la reivindicacin de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile. De esta forma, el estado de la tcnica tiene dos componentes fundamentales: (i). CONOCIMIENTO DIVULGADO El estado de la tcnica est compuesto por todo el conocimiento divulgado antes de la fecha de presentacin de la solicitud (o de la prioridad reclamada segn el artculo 34). Esto implica que para que una invencin sea protegible, debe mantenerse en secreto hasta la presentacin de la solicitud, ya que de lo contrario (por ejemplo, si se publica) pasara a formar parte del estado de la tcnica. De ah que al desarrollar prototipos debe tenerse sumo cuidado, estableciendo disposiciones especiales en los contratos celebrados con empleados u otros colaboradores. De hecho, siempre se corre un riesgo. Incluso aunque se demande la indemnizacin de los perjuicios, si ya hubo divulgacin no hay novedad.

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Falt. Gracias a la Cata Villalobos por sus apuntes.

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(ii). UNIVERSALIDAD El estado de la tcnica comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al pblico en cualquier lugar del mundo. En otras palabras, el estado de la tcnica se rige por el conocimiento mundial, sin perjuicio que el derecho protegido por la patente slo produce efectos en el territorio nacional. (2.2.) EXCEPCIONES A LA NOVEDAD (i) DIVULGACIN INOCUA (ART. 42) Artculo 42.- No sern consideradas para efectos de determinar la novedad de la invencin ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentacin de la solicitud, si la divulgacin pblica: a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prcticas desleales de las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante. En virtud de este artculo ser posible patentar, por ejemplo, invenciones ya publicadas por el mismo solicitante o aquellas divulgadas por terceros de forma abusiva o desleal.59 obstante, la divulgacin inocua debe ser demostrada y reclamada en la solicitud. SOLICITUDES DE PATENTES NO PUBLICADAS (art. 33, inc. 2)60 La ley considera parte del estado de la tcnica a aquellas solicitudes presentadas ante el INAPI aunque no hayan sido publicadas, es decir aunque no se hayan divulgado. La excepcin viene dada porque de lo contrario podra entenderse que un invento es novedoso en circunstancias que ya se present ante la autoridad de propiedad industrial un invento que excluye esta posibilidad, aunque ste no haya sido previamente divulgado y, por lo tanto, en estricto rigor no forme parte del estado de la tcnica. En todo caso, esto no es realmente una excepcin, sino que la Ley ya considera que las solicitudes no publicadas forman parte del estado de la tcnica con tal de darle prioridad a quien present una solicitud antes. No

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Creo que en virtud de esta letra b) del artculo 42 es que se podra proteger una invencin divulgada en contravencin a una clusula que lo prohba o aquella que fue conocida por un tercero que ha realizado maniobras de espionaje corporativo.
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En el plano internacional, este derecho est protegido por la letra B. del artculo 4 del Convenio de Pars.

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(ii) EL DERECHO DE PRIORIDAD (art. 34 ley 19.039 y Convenio de Paris) Artculo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendr prioridad por el plazo de un ao, contado desde la fecha de su presentacin en el pas de origen, para presentar la solicitud en Chile. 1. Este artculo otorga a quien solicit una patente en el extranjero el derecho para solicitar prioritariamente la misma patente en Chile por un ao contado desde que se present la solicitud en el extranjero. Esto implica que la eventual solicitud en Chile por quien goza de este derecho de prioridad se considerar presentada, para todos los efectos legales, el da que se present la solicitud original en el extranjero. 01/10/12 2. Este derecho, no obstante, es la contrapartida del derecho de prioridad establecido con anterioridad en el Convenio de Pars. El Convenio de Pars se firm en 1883 gatillado por la revolucin industrial, fenmeno que ayud a crear conciencia en diversos pases que pronto se percataron de la necesidad de dar ms proteccin a la innovacin. forma, se constituy una Unin
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De esta

que agrupa a todos los pases que, regidos por el

Convenio, estn dispuestos a establecer conjuntamente normas de propiedad industrial. Para estos efectos, el nmero 2) del artculo 1 del Convenio establece los objetos de proteccin de la propiedad intelectual, estableciendo as que la proteccin de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencin, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fbrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, as como la represin de la competencia desleal. Queda en evidencia, as, la amplitud del mbito de aplicacin de este Convenio, llegando incluso a regular la competencia desleal.62 Como sabemos, Chile suscribi el Convenio de Pars en 1991 y, por lo tanto, actualmente rige con rango de Ley de la Repblica. De esta forma y precisamente su amplitud, el Convenio rige en subsidio de la ley 19.039, respecto de ciertas materias que sta no trata.

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Art. 1, 1) del Convenio de Pars: Los pases a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unin para la proteccin de la propiedad industrial.
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La regulacin de la competencia desleal, se justifica atendido que, si los derechos de propiedad industrial no estuvieran adecuadamente protegidos, el riesgo de competencia desleal aumenta sustancialmente, de modo que parece efectivo contemplarla como forma de proteccin adicional.

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3. Fue precisamente el Convenio de Pars el que regul el derecho de prioridad en materia internacional en su artculo 4. Artculo 4 A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad B. G. Patentes: divisin de la solicitud A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencin, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fbrica o de comercio, en alguno de los pases de la Unin o su causahabiente, gozar, para efectuar el depsito en los otros pases, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados ms adelante en el presente. 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depsito que tenga valor de depsito nacional regular, en virtud de la legislacin nacional de cada pas de la Unin o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre pases de la Unin. 3) Por depsito nacional regular se entiende todo depsito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pas de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. B. En consecuencia, el depsito efectuado posteriormente en alguno de los dems pases de la Unin, antes de la expiracin de estos plazos, no podr ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depsito, por la publicacin de la invencin o su explotacin, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrn dar lugar a ningn derecho de terceros ni a ninguna posesin personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del da de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislacin interior de cada pas de la Unin. C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados sern de doce meses para las patentes de invencin y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fbrica o de comercio. 2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depsito de la primera solicitud; el da del depsito no est comprendido en el plazo. 3) Si el ltimo da del plazo es un da legalmente feriado o un da en el que la oficina no se abre para recibir el depsito de las solicitudes en el pas donde la

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proteccin se reclama, el plazo ser prorrogado hasta el primer da laborable que siga. 4) Deber ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depsito ser el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del prrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo pas de la Unin, con la condicin de que esta solicitud anterior, en la fecha del depsito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspeccin pblica y sin dejar derechos subsistentes, y que todava no haya servido de base para la reivindicacin del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podr nunca ms servir de base para la reivindicacin del derecho de prioridad. D. 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depsito anterior estar obligado a indicar en una declaracin la fecha y el pas de este depsito. Cada pas determinar el plazo mximo en que deber ser efectuada esta declaracin. 2) Estas indicaciones sern mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administracin competente, en particular, en las patentes y sus descripciones. 3) Los pases de la Unin podrn exigir de quien haga una declaracin de prioridad la presentacin de una copia de la solicitud (descripcin, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administracin que hubiera recibido dicha solicitud, quedar dispensada de toda legalizacin y en todo caso podr ser depositada, extenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depsito de la solicitud posterior. Se podr exigir que vaya acompaada de un certificado de la fecha del depsito expedido por dicha Administracin y de una traduccin. 4) No se podrn exigir otras formalidades para la declaracin de prioridad en el momento del depsito de la solicitud. Cada pas de la Unin determinar las consecuencias de la omisin de las formalidades previstas por el presente artculo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la prdida del derecho de prioridad. 5) Posteriormente, podrn ser exigidos otros justificativos. Quien se prevaliere de la prioridad de un depsito anterior estar obligado a indicar el nmero de este depsito; esta indicacin ser publicada en las condiciones previstas por el prrafo 2) arriba indicado. E. 1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un pas en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depsito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad ser el fijado para los dibujos o modelos industriales. 2) Adems, est permitido depositar en un pas un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depsito de una solicitud de patente y viceversa. F. 101

Ningn pas de la Unin podr rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades mltiples, aun cuando stas procedan de pases diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condicin, en los dos casos, de que haya unidad de invencin, segn la ley del pas. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depsito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales. G. 1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podr dividir la solicitud en cierto nmero de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. 2) Tambin podr el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada pas de la Unin tendr la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta divisin ser autorizada. H. La prioridad no podr ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invencin para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el pas de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos. I. 1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un pas en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su eleccin, una patente o un certificado de inventor, darn origen al derecho de prioridad instituido por el presente artculo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invencin. 2) En un pas donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su eleccin, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozar, conforme a las disposiciones del presente artculo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depsito de una solicitud de patente invencin, de modelo de utilidad o de certificado de inventor. Este derecho de prioridad destaca precisamente por ser un derecho real y efectivo directamente exigible de cualquier miembro de la Unin. Asimismo, es un derecho sumamente fcil de obtener, toda vez que exige muy pocos requisitos. De hecho, en principio basta con haber depositado regularmente una solicitud de patente de invencin 102

en alguno de los pases de la Unin, cumpliendo con las formalidades relativas a cada pas, para adquirirlo.63 Para estos efectos, se entiende que es depsito regular todo depsito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pas de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. de la solicitud, dando origen al derecho de prioridad. Cabe destacar adems la posibilidad de dividir las solicitudes originales al presentar nuevas solicitudes en virtud del derecho de prioridad establecido por la letra G. del artculo en comento. Segn dicho artculo, las solicitudes complejas pueden ser divididas a peticin del solicitante o a peticin de la oficina de patentes respectiva. solicitante dividir su solicitud por iniciativa propia. 4. Sin perjuicio del avance que implic el reconocimiento del derecho de propiedad en el Convenio de Pars, el plazo de 12 meses consagrado por ste era insuficiente para muchas empresas multinacionales que deban patentar sus invenciones en diversos pases. En efecto, solicitar tantas patentes en jurisdicciones distintas en tan slo 12 meses poda ser muy engorroso adems de sumamente costoso. De ah que el PCT contempla un estatuto especial para facilitar estos procesos al permitir la posibilidad de presentar solicitudes internacionales. De esta forma, bastara que se presente una solicitud internacional en virtud de este tratado dentro de los 12 meses otorgados por el Convenio de Pars para salvar el Derecho de Prioridad. De esta forma, la presentacin de tal solicitud internacional otorga al solicitante un nuevo plazo de 18 meses para presentar la solicitud en las jurisdicciones nacionales que sean parte del PCT. De esta forma, el plazo para presentar prioritariamente una solicitud en buena parte de los pases del mundo puede llegar a un mximo de 30 meses. Pero la conveniencia de este sistema no recae nicamente en el mayor plazo concedido para ejercer el derecho de prioridad, ya que el mismo tiene adems la ventaja de que la tramitacin de la solicitud internacional sigue un solo tronco comn, es decir, basta con tramitar una sola solicitud dentro de los primeros 12 meses. Asimismo, las solicitudes de patentes presentadas en las jurisdicciones nacionales respectivas tendrn mayor vigor precisamente porque ya fue aprobada una solicitud internacional. Cabe destacar adems que el estudio de las solicitudes internacionales depende de peritos de distintos pases que sean miembros receptores de solicitudes. Chile es un miembro Tambin podr el En este sentido, en Chile basta que la solicitud sea debidamente timbrada por el INAPI para acreditar la fecha cierta

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No obstante, se exigen otros requisitos relacionados con el ejercicio de este derecho, tales como la indicacin de la fecha y pas en que se efectu el depsito original y, eventualmente, presentar copia de la solicitud original.

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receptor, de modo que es ms conveniente para un chileno interponer estas solicitudes en nuestro pas atendidos los beneficios de idioma que conlleva. La patente internacional otorga ciertos derechos, los que no incluyen el derecho a usar un invento en el exterior. En este sentido, no existe solicitud alguna que permita una proteccin internacional, como se ha tratado de imponer. de prioridad internacional, as como para facilitar tales solicitudes. No obstante, aun cuando un inventor no solicite una patente internacional, la mera publicacin de su solicitud nacional permite afirmar que este invento ya forma parte del Estado de la Tcnica, habilitndolo para solicitar la nulidad e interponer otro tipo de demandas (tales como competencia desleal, por ejemplo) en el pas en que un tercero trate de patentar su invento. (3) NIVEL INVENTIVO (no obviedad) (art. 35) 1. El segundo requisito es que la invencin tenga nivel inventivo. Si bien tautolgico, la ley 19.039 precisa este concepto en su artculo 35. Artculo 35.- Se considera que una invencin tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia tcnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habra derivado de manera evidente del estado de la tcnica. 2. Al respecto, cabe mencionar, en primer lugar, que la referencia a una persona normalmente versada en la materia tcnica correspondiente alude a un experto en la materia o campo de aplicacin de la invencin. De esta forma, la ley est exigiendo una revisin tcnica llevada a cabo por peritos. No obstante, esto implica que este requisito es esencialmente subjetivo, a diferencia de los requisitos precedentemente analizados que contienen una cuota mayor de objetividad ya que, en definitiva, el nivel inventivo de una invencin depender del criterio del experto que la revise. 3. En definitiva, el perito deber estudiar todo el estado de la tcnica y determinar si l podra haber llegado a la misma conclusin o si, en cambio, la invencin aporta algo ms, es decir, esa cuota de genialidad que permite saltarse un escaln en el acenso al progreso. En otras palabras, la invencin no debe ser una mera combinacin o ligera modificacin de lo que ya existe. As, por ejemplo, puede que una rueda de bicicleta con 14 rayos en lugar de 15, sea un invento novedoso pero carente de nivel inventivo, elemento que s podra estar presente si se lograra reducir la cantidad de rayos a 2. Lo importante siempre ser que el invento tenga una cuota de genialidad que lo hace valioso. De hecho, la patente internacional slo es til para extender el plazo dentro del cual puede ejercerse el derecho

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(4) APLICACIN INDUSTRIAL (ART. 36). Como vimos, para que una invencin sea patentable, sta debe prestar algn tipo de utilidad. Slo podrn patentarse invenciones reales y no meros aportes tericos. El artculo 36 aclara cuando se entiende que una invencin tiene aplicacin industrial. Artculo 36.- Se considera que una invencin es susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresin industria se entender en su ms amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minera, construccin, artesana, agricultura, silvicultura, y la pesca. (5) UNIDAD DE INVENCIN Algunos exigen, adems, la unidad de invencin como quinto requisito. Se tratara de un requisito formal no vimos en clase, pero que bsicamente exige que cada solicitud de patente contenga solo un invento.

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4.6.PROCEDIMIENTO DE OBTENCIN DE PATENTES


1. INTRODUCCIN 1. Como sabemos, a diferencia de los Derechos de Autor, las invenciones no se protegen desde el momento de su creacin. Por el contrario, su proteccin exige precisamente una patente obtenida en conformidad a la ley, segn dispone el artculo 2 de la ley 19.039.64 2. En este sentido, el procedimiento de obtencin de patentes actualmente vigente en Chile obedece a un sistema libertario, ya que admite solicitudes de nacionales y extranjeros, sean estos personas naturales o jurdicas. legislaciones. 3. Toda la tramitacin de una patente de invencin se tramita ante el INAPI a diferencia de otros tipos de propiedad intelectual. No obstante, este servicio ha sido histricamente cuestionado debido al tiempo transcurrido entre la solicitud y el otorgamiento de una patente, sin perjuicio que estos plazos han tendido a disminuir, siendo cada vez ms razonables.65 Por el contrario, la gran mayora de los requisitos que exige son de carcter tcnico, a diferencia de lo que ocurre en otras

4.6.1. REGLAS GENERALES 4.6.1.1.PLAZOS (art. 11)


Artculo 11.- Los plazos de das establecidos en esta ley y sus normas reglamentarias, son fatales y de das hbiles. Para estos efectos, el da sbado se considera inhbil.

4.6.1.2.MEDIOS DE PRUEBA (art. 12)


Artculo 12.- En estos procedimientos las partes podrn hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los sealados en el Cdigo de Procedimiento Civil con exclusin de la testimonial. En estos procedimientos ser aplicable adems lo dispuesto en el inciso segundo del artculo 64 del citado Cdigo. Este artculo permite una amplia gama de medios de prueba al admitir no slo aquellos enumerados en el CPC (principalmente aquellos enumerados en el

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Artculo 2.- Cualquier persona natural o jurdica, nacional o extranjera, podr gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitucin Poltica, debiendo obtener previamente el ttulo de proteccin correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurdicas residentes en el extranjero debern, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.
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Actualmente, el tiempo transcurrido entre la solicitud de una patente y su otorgamiento bordea los 5 aos. Si bien puede parecer excesivo, cabe recordar que estos tiempos son sustancialmente mayores en los pases desarrollados.

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artculo 341)66 sino tambin cualquier medio de prueba que sea habitual este tipo de materias. Asimismo, hace aplicable en el inciso 2 del artculo 64 del CPC, relativo al derecho de las partes a suspender el procedimiento. En efecto, el referido inciso establece que: Las partes, en cualquier estado del juicio, podrn acordar la suspensin del procedimiento hasta por un plazo mximo de noventa das. Este derecho slo podr ejercerse por una vez en cada instancia, sin perjuicio de hacerlo valer, adems, ante la Corte Suprema en caso que, ante dicho tribunal, estuviesen pendientes recursos de casacin o de queja en contra de sentencia definitiva. Los plazos que estuvieren corriendo se suspendern al presentarse el escrito respectivo y continuarn corriendo vencido el plazo de suspensin acordado.

4.6.1.3.NOTIFICACIONES (art. 13)


Artculo 13.- Todas las notificaciones que digan relacin con el procedimiento de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y, en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarn por el estado diario que este ltimo deber confeccionar. Dicho estado diario podr constar de uno o ms listados. Se entender notificada cualquier resolucin que aparezca en dichos listados. La notificacin de oposicin a la solicitud de registro se efectuar por carta certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente. En estos casos, la notificacin se entender efectuada tres das despus que la carta sea depositada en el correo y consistir en el envo de copia ntegra de la oposicin y su provedo. Cuando, adems de la oposicin, se hubieren dictado observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolucin ser notificada igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificacin de oposicin. La notificacin de la demanda de nulidad de un registro se efectuar en los trminos sealados en los A 40 y ss del CPC 67, para lo cual los solicitantes extranjeros debern fijar un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificar al apoderado o representante a que se refiere el artculo 2 de esta ley. Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Jefe del Departamento sern suscritas por ste y el Secretario Abogado del Departamento. Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarn por el estado diario, que deber confeccionarlo el Secretario del mismo. La fecha y forma en que se practic la notificacin, deber constar en el expediente.

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Art. 341 (330). Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son:

Instrumentos; Testigos; Confesin de parte; Inspeccin personal del tribunal; Informes de peritos; y Presunciones.
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Es decir, personalmente.

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4.6.2. ETAPAS
(I) 1 ETAPA: EXAMEN PRELIMINAR (art. 4) Una vez recibida una solicitud por el INAPI, ste realizar un examen de forma de la misma. Si de surgen observaciones tal examen, se notifica al solicitante para que las corrija. Si, en cambio, la solicitud es aceptada, se publicar en el Diario Oficial 68 con tal de cumplir con los requisitos mnimos de publicidad, abrindose un plazo de 45 das hbiles para que terceros interesados deduzcan oposiciones. Artculo 4.- Presentada y aceptada a tramitacin una solicitud de registro, ser obligatoria la publicacin de un extracto de sta en el Diario Oficial, en la forma y plazos que determine el reglamento. Los errores de publicacin que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales, podrn corregirse mediante una resolucin dictada en el expediente respectivo. En caso de errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenar una nueva publicacin, que deber efectuarse dentro del plazo de diez das, contados desde la fecha de la resolucin que as lo ordene. 03/10/12 (II) 2 ETAPA: OPOSICIONES Si, como resultado de la publicacin se dedujeren oposiciones, comienza un verdadero conflicto judicial enmarcado en este procedimiento administrativo. Si bien esto retarda el otorgamiento de la patente respectiva, esto es preferible atendido que las invenciones deberan ser contribuciones tiles que justifiquen la concesin de un derecho de propiedad casi monoplico, por lo que su examen debe ser altamente prolijo, eliminando en la medida de lo posible toda posibilidad de duda sobre la procedencia de su otorgamiento. (II).1. LEGITIMACIN ACTIVA De esta forma, segn establece el artculo 5 de la ley 19.039, podr oponerse cualquier interesado, sin perjuicio que el xito de su oposicin depender de si es capaz de probar que la invencin carece de alguno de los requisitos de patentabilidad ya estudiados. Artculo 5.- Cualquier interesado podr formular ante el Departamento oposicin a la solicitud de marca, patente de invencin, modelo de utilidad, dibujo y diseo industrial, esquemas de trazado o topografa de circuitos integrados e indicaciones geogrficas y denominaciones de origen. La oposicin deber presentarse dentro del plazo de 30 das contado desde la fecha de la publicacin del extracto respectivo.

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Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro pas, en otros pases no se publica la solicitud de patentes sino hasta que se otorgue la patente.

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El plazo sealado en el inciso anterior ser de 45 das tratndose de solicitudes de patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos y diseos industriales, esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados e indicaciones geogrficas y denominaciones de origen. En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de Propiedad Industrial acte como tribunal de primera instancia, se deber comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la ley N 18.120. En este sentido, el derecho de oposicin es una verdadera accin pblica que puede ejercer prcticamente cualquier persona que tenga inters en ello. como cualquier otra persona. Lamentablemente hay quienes han abusado del sistema en este sentido deduciendo muchas oposiciones polticas, generalmente carentes de fundamento. Esto, a su vez, ha motivado un proyecto de ley en que incluso se consider exigir al oponente el pago de un impuesto, recomendacin que fue rechazada por vulnerar el derecho a la accin consagrado en el N 3 del artculo 19 de nuestra CPR, siendo reemplazada, no obstante, por una regulacin de oposiciones temerarias en base a costas. (II).2. TRIBUNAL COMPETENTE El inciso 1 del artculo 17 de la ley 19.039 establece que el jefe del INAPI actuar como tribunal competente para conocer de los juicios de oposicin en primera instancia. generar. Artculo 17.- Los juicios de oposicin, los de nulidad de registro o de transferencias, los de caducidad, as como cualquiera reclamacin relativa a su validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se sustanciarn ante el Jefe del Departamento, ajustndose a las formalidades que se establecen en esta ley. Sin embargo, esta norma ha sido criticada en virtud de los conflicto de inters que podra De hecho, podra ser interesado tanto alguien que se dedica al rubro directamente afectado por la invencin

(II).3. FUNDAMENTACIN Para que pueda prosperar, la demanda de oposicin deber fundarse en el incumplimiento de algn requisito de patentabilidad respecto de la invencin a la que se opone, buscando desvirtuar la concurrencia de estas causales. Para tales efectos, el oponente deber presentar todo tipo de publicaciones y documentos que permitan demostrar que la invencin en cuestin (i) se enmarca en una causal de no patentabilidad, 110

(ii) no tiene nivel inventivo o (iii) carece de novedad. En la prctica, por ejemplo, suele oponerse a las patentes farmacuticas, argumentando que muchas de ellas corresponden ms bien a tratamientos teraputicos cuya patentabilidad est prohibida en virtud de la A 37 d). (II).4. TRASLADO AL SOLICITANTE Y TRMINO PROBATORIO (A 9, 10, 10bis) 1. Una vez deducida la oposicin, se dar traslado al solicitante para que efecte sus descargos dentro de los 45 das siguientes a la notificacin de la misma. Al respecto, cabe recordar que las notificaciones de oposicin son practicadas por carta certificada, entendindose esta practicada al tercer da de su envo, adems de publicarse en el estado diario. Artculo 9.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposicin, se dar al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo de 30 das, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 das, en el caso de patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos y diseos industriales, esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados e indicaciones geogrficas y denominaciones de origen. 2. Una vez contestada la demanda de oposicin, el jefe del INAPI podr abrir un trmino probatorio de 45 das prorrogables por otros 30 si considera que hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Artculo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se recibir la causa a prueba por el trmino de 45 das, excepto para el caso de marcas, en cuyo caso el plazo ser de 30 das. El trmino probatorio podr prorrogarse hasta por 30 das, en casos calificados. Artculo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentacin que se acompae deber ser presentada en idioma espaol, o debidamente traducida si el Departamento as lo exigiere. Citadas las partes para or sentencia, no se admitirn escritos ni pruebas de ningn gnero, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o limitacin de la peticin. Cabe recordar, adems, que en virtud del artculo 12 de la ley 19.039, son procedentes todos los medios probatorios permitidos por el CPC, a excepcin de la prueba testimonial y que la prueba se apreciar segn las reglas de la sana crtica, segn dispone el artculo 16. Artculo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Prrafo, la prueba se apreciar segn las reglas de la sana crtica. 111

(II).5. SENTENCIA Respecto de la sentencia, el inciso 2 del artculo 17 establece que el fallo que dicte ser fundado y, en su forma, deber atenerse a lo dispuesto en el artculo 170 del Cdigo de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente. dispuesto por el artculo 170 del CPC. Art. 170 (193). Las sentencias definitivas de primera o de nica instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrn: 1 La designacin precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesin u oficio; 2 La enunciacin breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos; 3 Igual enunciacin de las excepciones o defensas alegadas por el reo; 4 Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; 5 La enunciacin de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y 6 La decisin del asunto controvertido. Esta decisin deber comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podr omitirse la resolucin de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. En igual forma debern dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que confirmen sin modificacin las de primera cuando stas no renen todos o algunos de los requisitos indicados en la enunciacin precedente. Si la sentencia de primera instancia rene estos requisitos, la de segunda que modifique o revoque no necesita consignar la exposicin de las circunstancias mencionadas en los nmeros 1, 2 y 3 del presente ella. (II).6. RECURSOS 1. Segn dispone el artculo 17 bis B de la ley 19.039, la sentencia que falla la oposicin, al igual que toda resolucin dictada por el Jefe del INAPI puede ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), un tribunal especial compuesto por seis ministros titulares, todos ellos abogados, segn dispone el artculo 17 bis C. Artculo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal, es un rgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y econmica de la Corte Suprema, cuyo asiento estar en la ciudad de Santiago. 112 artculo y bastar referirse a En este sentido, cabe recordar lo

El Tribunal estar integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes. Cada uno de sus miembros ser nombrado por el Presidente de la Repblica, mediante decreto supremo del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo concurso pblico de antecedentes. Dicho concurso deber fundarse en condiciones objetivas, pblicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas mediante un auto acordado de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal debern acreditar estar en posesin del ttulo de abogado por un perodo mnimo de 5 aos. En la seleccin de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes, debern exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial. 2. Contra las sentencias definitivas de 2 instancia procede el recurso de casacin en el fondo (nunca en la forma) ante la CS. Artculo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposicin, proceder el recurso de apelacin. Deber interponerse en el plazo de quince das, contado desde la notificacin de la resolucin, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelacin se conceder en ambos efectos y proceder en contra de las resoluciones que tengan el carcter de definitivas o interlocutorias. En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia proceder el recurso de casacin en el fondo, ante la Corte Suprema. Los recursos se interpondrn y tramitarn de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Cdigo Orgnico de Tribunales y del Cdigo de Procedimiento Civil. Con todo, no ser necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a proseguir el recurso de apelacin. (III) 3 ETAPA: EXAMEN PERICIAL (DE FONDO) 1. Una vez transcurridos 45 das desde la publicacin en el Diario Oficial o falladas las oposiciones que se dedujeren, se procede al examen de fondo que, como sabemos, est a cargo de peritos. Esta etapa comienza con el nombramiento del perito respectivo quien deber estudiar la solicitud de patente y compararla con el estado de la tcnica de la materia que corresponda, con tal de acreditar que la invencin cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, lo que se traducir en un informe pericial. De ah que es imperativo que el perito sea una persona versada en la materia tcnica respectiva. Se trata, as, de una etapa sumamente tcnica, aunque subjetiva lo que se justifica porque de ella depender que el Estado otorgue o no una patente de invencin. De hecho, proteger las invenciones tiles, que realmente agreguen valor y contribuyan al progreso y desarrollo de una sociedad aportando soluciones novedosas a un problema de la tcnica 113

que antes no tena solucin ser sumamente beneficioso para tal sociedad, mientras que proteger patentes carentes de novedad nivel inventivo o sin aplicacin prctica, tiende ms bien a trabar el desarrollo y desperdiciar recursos. Artculo 6.- Vencidos los plazos sealados en el artculo anterior, el Jefe del Departamento ordenar la prctica de un informe pericial respecto de las solicitudes de patentes de invencin, modelos de utilidad, dibujos y diseos industriales y esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados, con el objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artculos 32, 56, 62 y 75 de esta ley, segn corresponda. 2. Una vez evacuado el informe, para lo cual el perito dispondr de 60 das ampliables por otros 60 a juicio del jefe del INAPI, se da traslado por 60 das al solicitante para que emita sus descargos respecto del informe pericial. Antiguamente, la etapa del informe pericial se eternizaba, con innumerables rplicas de uno y otro lado, emitindose hasta 5 o incluso 6 informes. De ah que ltimamente el INAPI ha interpretado la ley en el sentido de que slo puede haber un segundo informe definitivo, sin perjuicio de que se solicite otro como medida para mejor resolver. Artculo 7.- Ordenado el informe pericial, ste deber evacuarse dentro del

plazo de 60 das, contado desde la aceptacin del cargo. Este plazo podr ampliarse hasta por otros 60 das, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del Departamento, as se requiera. El informe del perito ser puesto en conocimiento de las partes, las que dispondrn de 60 das, contados desde la notificacin, para formular las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podr ampliar por una sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 das. De las observaciones de las partes se dar traslado al perito para que, en un plazo de 60 das, responda a dichas observaciones. (IV) 4 ETAPA: RESOLUCIN FINAL 1. Si el informe del perito es favorable, aceptndose la solicitud, el solicitante deber pagar una segunda tasa, concedindosele la patente por 20 aos desde la fecha de la solicitud. A 8.- Decretado el examen pericial, el solicitante deber acreditar, dentro de los 60 das siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendr por abandonada. En casos calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijar un monto especfico para cubrir los gastos tiles y necesarios para su desempeo, cifra que deber pagar el solicitante dentro de los 30 das siguientes. Dicho costo ser de cargo del solicitante de la patente de invencin, modelo de utilidad, dibujo o diseo industrial, esquemas de trazado o topografa de circuitos integrados o del demandante de nulidad de estos derechos. 2. Por otro lado, en caso que la resolucin definitiva sea de rechazo, el solicitante podr apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial y, eventualmente casar en el fondo ante la Corte Suprema segn dispone el artculo 17 bis B de la ley 19.039. 114

4.7.NULIDAD DE PATENTES
1. La nulidad persigue precisamente anular una patente ya concedida. De esta forma,

permite a quien ve sus intereses vulnerados con el otorgamiento de una patente y no se opuso oportunamente. Antiguamente, este mecanismo slo estaba regulado en el artculo 50 de la ley, pero ahora est ms regulado en el nuevo prrafo V de la ley 19.039. Artculo 50.- Proceder la declaracin de nulidad de una patente de invencin por alguna de las causales siguientes: a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario. b) Cuando la concesin se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes. c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. La accin de nulidad de una patente de invencin prescribir en el trmino de cinco aos, contado desde el registro de la misma. 2. La nulidad debe ser declarada por el jefe del INAPI despus de haberse cumplido el procedimiento establecido por la ley en el prrafo 5 del Ttulo I de la ley 19.039. Dicha declaracin se materializa en una sentencia definitiva que deber cumplir con los mismos requisitos del artculo 170 del CPC. Esta sentencia tambin podra ser apelada de acuerdo al artculo 17 bis 8. Asimismo, como sabemos, la sentencia definitiva de segunda instancia tambin puede ser casada en el fondo ante la Corte Suprema. 1. CAUSALES DE NULIDAD (ART. 50) Ahora bien, la nulidad debe fundarse en alguna de las tres causales taxativamente establecidas por la ley, las que, no obstante, son bastante amplias. (1) CUANDO QUIEN HAYA OBTENIDO LA PATENTE NO ES EL INVENTOR NI SU CESIONARIO Esta causal se produce cuando se ha concedido una patente a una persona distinta de su legtimo titular sin su autorizacin. Puede producirse por error o fraude, siendo posible en este ltimo caso que se trate de un delito penal. De esta forma, se trata de una causal personalsima y no dice relacin alguna con el campo de la invencin respectiva o incluso con la concurrencia de los requisitos de patentabilidad. As pasara si habiendo varios investigadores que desarrollaron una invencin, slo uno de ellos la patenta en desmedro de los otros. En todo caso, esta causal no es muy comn. En la historia pas con el telfono, cuando se determin que ste no haba sido inventado por Alexander Graham Bell. Cabe destacar adems que slo podr esgrimir esta causal quien se haya visto afectado por el fraude o error, a diferencia de las otras causales que dan origen a acciones pblicas.

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(2) CUANDO LA CONCESIN SE HA BASADO EN INFORMES PERICIALES ERRADOS O MANIFIESTAMENTE DEFICIENTES En caso de concurrir esta causal deber designarse un nuevo perito para que estudie nuevamente si efectivamente la invencin cumple con los requisitos de patentabilidad. Generalmente esta causal se esgrime muy poco por problemas con la novedad de la invencin, ya que gracias a internet es posible llegar a un concepto de estado de la tcnica bastante preciso. En cambio, se tiende a atacar su nivel inventivo, precisamente porque, como vimos, es un requisito subjetivo. (3) CUANDO EL REGISTRO SE HA CONCEDIDO CONTRAVENCIN A LAS NORMAS SOBRE PATENTABILIDAD Y SUS REQUISITOS Esta causal permite atacar indirectamente al perito. Es claramente la ms general y, por lo tanto, la mayora de las nulidades se basan en ella. 2. PRESCRIPCIN El inciso final del artculo 50 establece que la accin de nulidad prescribe en 5 aos desde el registro de la patente respectiva. No obstante, si se logra probar mala fe por parte del titular ilegtimo, este plazo no corre y se aplica el convenio de pars. 3. PROCEDIMIENTO (arts. 18 bis G a 18 bis O)69 1. El art. 18 bis G establece que cualquier interesado es titular de la accin de nulidad, salvo respecto de la primera causal del artculo 50, segn vimos. establece los requisitos formales de la demanda de nulidad. Artculo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podr solicitar la nulidad de un registro de derecho de propiedad industrial. La demanda de nulidad deber contener, al menos, los siguientes antecedentes. a) Nombre, domicilio y profesin del demandante. b) Nombre, domicilio y profesin del demandado. c) Nmero y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualizacin del derecho respectivo. d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda. Por su parte, el artculo 18 bis H permite demandar la nulidad parcial de las patentes de invencin, es decir de una o ms de sus reivindicaciones, aunque estratgicamente por lo general se pide la nulidad total. Tambin ms

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Cabe destacar que este procedimiento es el mismo para cualquier derecho de propiedad industrial.

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Artculo 18 bis H.- En el caso de patentes de invencin y modelos de utilidad, la nulidad podr ser solicitada respecto de todo el registro o de una o ms de sus reivindicaciones. 2. Una vez presentada la demanda de nulidad, se da traslado al demandado por 60 das (plazo que se reduce a 30 das respecto de las marcas) para que ste efecte sus descargos. Artculo 18 bis I.- De la demanda se dar traslado al titular del derecho de propiedad industrial o a su representante por sesenta das si se trata de patente de invencin, modelo de utilidad, dibujos o diseos industriales, esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados e indicaciones geogrficas y denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado ser de treinta das. Como sabemos, de acuerdo al artculo 13, la notificacin de la demanda de nulidad se practica de acuerdo a los artculos 40 y siguientes del CPC, es decir personalmente. Cabe destacar que esto incluye el artculo 44, en caso que el demandado no sea habido luego de buscado 2 das distintos en su habitacin, o en el lugar donde habitualmente ejerce Art. nico N 3 su industria, profesin o empleo. 3. Posteriormente, junto con la contestacin de la demanda, y en la medida que no se est pidiendo la nulidad de una marca, se ordenar un informe a uno o ms peritos designados de comn acuerdo por las partes o bien por el jefe del INAPI si las partes no han podido llegar a acuerdo. el artculo 18 bis K. Artculo 18 bis J.- Con la contestacin de la demanda de nulidad de una patente de invencin, modelo de utilidad, dibujo o diseo industrial, esquema de trazado o topografa de circuito integrado, indicacin geogrfica o denominacin de origen, o en rebelda del demandado, se ordenar un informe de uno o ms peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su contestacin. El perito ser designado de comn acuerdo por las partes en un comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el comparendo no se celebra por cualquier causa. Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito, podr pedir un segundo informe, caso en el cual se proceder en la forma prescrita en este mismo artculo. El Jefe del Departamento podr en cualquier momento escuchar al o los peritos que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro, como antecedente para mejor resolver. No obstante, los peritos designados podrn ser tachados dentro de los 5 das siguientes a su designacin si incurren en las causales establecidas por

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Artculo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe del Departamento, las partes podrn tacharlo, dentro de los cinco das siguientes a la resolucin que lo designa, exclusivamente por una o ms de las siguientes causales: a) Por haber emitido pblicamente una opinin sobre la materia. b) Por relacin de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de las partes. c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a su consideracin. d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o independientes, a alguna de las partes, en los ltimos cinco aos o por haber tenido una relacin econmica o de negocios con alguna de ellas, durante el mismo lapso de tiempo. Del escrito que tache a un perito se dar traslado a la otra parte por veinte das y con su respuesta o en su rebelda, el Jefe del Departamento resolver la cuestin sin ms trmite. El informe pericial ser puesto en conocimiento de las partes, quienes debern formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta das. Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrir un trmino de prueba de cuarenta y cinco das, prorrogables por nica vez por otros cuarenta y cinco das, en casos debidamente calificados. Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se pronunciar sobre la nulidad solicitada. As, ser tachable un perito que ya dio su opinin sobre la materia, por ejemplo, publicando un artculo al respecto; si particip de una feria relativa a esta materia; o si ya resolvi un tema muy similar. maquinaria industrial. 4. Posteriormente, el mismo artculo 18 bis K establece que, en caso de haber hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se abrir un trmino probatorio de 45 das prorrogable por otros 45, en el caso de las patentes, y 30 das prorrogable por otros 30 en el caso de las marcas. Artculo 18 bis L.- En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del Departamento abrir un trmino de prueba de treinta das, prorrogables por otros treinta das en casos debidamente calificados por el mismo Jefe. Por su parte, en materia probatoria el artculo 18 bis M hace expresamente aplicables a este procedimiento los artculos 10 bis, 12 y 16 de la ley 19.039, de modo que: Tambin ser tachable un perito que no sea idneo o competente en la materia respectiva, por ejemplo, un perito farmacutico para un tema de

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1) En caso de recibirse la causa a prueba, los documentos debern presentarse en


idioma castellano o debidamente traducidos si el jefe del INAPI as lo solicita (artculo 10 bis inc. 1);

2) Citadas las partes para or sentencia, no se admitirn escritos ni pruebas de


ningn gnero, excepto aquellas referentes a las:

a) b) c) d)

cesiones de solicitud, avenimientos, desistimiento o limitacin de la peticin (artculo 10 bis inc. 2);

3) Estn permitidos todos los medios de prueba consagrados en el CPC, con


excepcin de la prueba testimonial (artculo 12); y

4) La prueba ser apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crtica (A 16).


Artculo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas contenidas en los artculos 10 bis, 12 y 16 de esta ley. 5. Finalmente, una vez dictada la sentencia, la que deber cumplir con los requisitos establecidos en el artculo 170 del CPC, se proceder con una anotacin al margen del registro, entendindose que la patente no tuvo valor alguno desde su fecha de vigencia. Artculo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendr como sin valor desde su fecha de vigencia. La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotar al margen de la respectiva inscripcin. Artculo 18 bis O.- El procedimiento contemplado en este prrafo se aplicar a los dems procesos de competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 17 de esta ley.

08/10/2012 119

4.8. INVENCIONES EN SERVICIO (art. 68 y siguientes) 1. Las invenciones en servicio dicen relacin con aquellos casos en que quien trabaja para otra persona produce una invencin en el ejercicio de dicho trabajo. En parte est relacionado al derecho laboral, reconociendo que muchas veces el empleador entrega infraestructura e incluso ciertos conocimientos al trabajador que realiz la invencin. 2. La ley 19.039 regula 3 situaciones en su Ttulo VI: (i) CONTRATOS DE TRABAJO O CONTRATOS DE PRESTACIN DE SERVICIOS CUYA NATURALEZA SEA EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INVENTIVA (art. 68) Artculo 68.- En los contratos de trabajo y prestacin de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro as como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecern exclusivamente al empleador o a quien encarg el servicio, salvo estipulacin expresa en contrario. Este artculo regula el caso de una persona que trabaja precisamente para efectos de inventar o desarrollar algo. En este caso, los derechos pertenecern exclusivamente al empleador, salvo que las partes acuerden algo distinto. Cabe destacar que el empleador o quien encarg el servicio tendr tanto el derecho a solicitar el registro de la invencin como los derechos eventuales (v.gr., el derecho de prioridad nacional y extranjero y derecho a dar licencias en esa invencin) que surjan de esa solicitud. (ii) CONTRATOS DE TRABAJO O PRESTACIN DE SERVICIOS CUYA NATURALEZA NO SEA EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INVENTIVA (art. 69) Artculo 69.- El trabajador que, segn su contrato de trabajo, no se encuentra obligado a realizar una funcin inventiva o creativa, tendr la facultad de solicitar el registro, as como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de las invenciones realizadas por l, los que le pertenecern en forma exclusiva. Sin embargo, si para llevar a cabo la invencin se hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios proporcionados por sta, tales facultades y derechos pertenecern al empleador, en cuyo caso ste deber conceder al trabajador una retribucin adicional a convenir por las partes. Lo anterior ser extensivo a la persona que obtuviera una invencin que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada.

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Este artculo regula la situacin de quienes, sin haber sido contratados, por ejemplo, para el rea de investigacin y desarrollo de una empresa han desarrollado una invencin en el ejercicio de su cargo. En este caso, los derechos de solicitar la patente, as como los derechos que emanan de la actividad inventiva pertenecern, en principio, exclusivamente al trabajador. No obstante, esta norma tambin contempla una excepcin a esta regla general en caso que el trabajador o prestador de servicios se hubiera valido de los conocimientos adquiridos en la empresa o medios proporcionados por ella para llevar a cabo la invencin, en cuyo caso los derechos sern del empleador. Asimismo, este artculo establece que, de acaecer la situacin excepcional, el empleador deber dar al trabajador una retribucin adicional a convenir por las partes. estimen convenientes. (iii) INVENCIONES DESARROLLADAS EN UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS EQUIVALENTES (art. 70) Artculo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro as como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relacin dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigacin incluidas en el decreto ley N 1.263, de 1975, pertenecern a estas ltimas, o a quienes stas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo. De acuerdo a este artculo, en caso que la invencin sea desarrollada en una universidad u otra institucin de investigacin, las facultades de solicitar el registro y los eventuales derechos que emanen de la creacin inventiva pertenecern siempre a la universidad. No obstante, este mismo artculo establece que los estatutos de tales instituciones podrn contemplar formas para que los creadores participen de estos derechos. 3. Finalmente, el artculo 71 de la ley 19.039 consagra una norma de carcter laboral al establecer que los derechos en beneficio del trabajador sern irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, con la sola excepcin de lo establecido en la parte final del ya estudiado artculo 68. En este sentido, las partes sern libres para pactar el pago de este premio en los trminos que

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5. OTROS TTULOS DE PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (I) MODELOS DE UTILIDAD (arts. 54 y ss.) 1. CONCEPTO Antiguamente, los modelos de utilidad eran conocidos como patentes menores ya que permiten proteger herramientas muy simples que se pueden reproducir fcilmente y que tienen una utilidad o carcter funcional propio de la invencin como, por ejemplo, picotas o chuzos. En este sentido, el artculo 54 de la ley 19.039 se encargar de definir los modelos de utilidad. Artculo 54.- Se considerarn como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que sta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la funcin a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto tcnico que antes no tena. Abarca, por lo tanto, todos los elementos tangibles necesarios para desarrollar una actividad industrial, tales como palas o brochas para pintar pudiendo incluso patentarse modelos de utilidad que modifiquen o agreguen algo a parte la invencin original en la medida que su aspecto externo los diferencie de los anteriores y que tengan una utilidad o fin industrial. 2. REQUISITOS (art. 56) Artculo 56.- Un modelo de utilidad ser patentable cuando sea nuevo y susceptible de aplicacin industrial. No se conceder una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna caracterstica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores. La solicitud de patente de modelo de utilidad slo podr referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

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De acuerdo a este artculo, para que un modelo de utilidad sea patentable debe cumplir con dos requisitos:

1) Novedad, en los mismos trminos que este requisito se estudi para las patentes
(art. 55).

2) Aplicabilidad industrial.
A diferencia de las patentes de invencin, no es necesario que un modelo de utilidad tenga nivel inventivo. No obstante el plazo de proteccin por el cual se otorga un modelo de utilidad es ms corto (10 aos no renovables contados desde la fecha de presentacin de la solicitud).70 De ah que lo normal es que se solicite una solicitud de patente que sea reclasificada, ya sea a solicitud del perito o del mismo solicitante. 3. DIFERENCIAS PRINCIPALES CON LAS PATENTES Materias que protegen, ya que los modelos de utilidades protegen invenciones ms simples que las patentes. Los modelos de utilidad no deben necesariamente tener nivel inventivo. El costo de tramitacin de proteccin de modelos de utilidad es menor, aunque no sustancialmente. 4. NORMAS APLICABLES El artculo 55 de la ley 19.039 establece que la normativa aplicable a las patentes de invencin ser tambin aplicable a los modelos de utilidad, en cuanto corresponda. as como el Convenio de Pars y el derecho de prioridad. * * En este sentido, se les aplica el mismo procedimiento de obtencin, de oposicin y de nulidad

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Art. 57 ley 19.039.

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(II) DISEOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES (arts. 62 y ss.) 1. CONCEPTO 1. A diferencia de los modelos de utilidad, los diseos y dibujos industriales estn ms ligados a las marcas comerciales y, en parte, al derecho de autor en lo relacionado con esculturas u otros objetos similares, precisamente porque su funcin principal es proteger la forma y la apariencia esttica y visual de una determinada invencin.71 En este sentido, los diseos y dibujos industriales permiten acercar al consumidor a un producto determinado que ser reconocido por una marca, distinguindose de los productos de la competencia por su aspecto fsico. As pasa, por ejemplo, con la botella de moai de Capel, ciertos perfumes cuya botella tiene la forma de cubos de hielo o incluso con las parrillas de los autos. 2. El artculo 62 define qu se entiende por diseos y dibujos industriales. Artculo 62.- Bajo la denominacin de diseo industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artculo industrial o artesanal que sirva de patrn para la fabricacin de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuracin geomtrica, ornamentacin o una combinacin de stas, siempre que dichas caractersticas le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonoma nueva. Bajo la denominacin de dibujo industrial se comprende toda disposicin, conjunto o combinacin de figuras, lneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporacin a un producto industrial con fines de ornamentacin y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva. Los dibujos y diseos industriales se considerarn nuevos en la medida que difieran de manera significativa de dibujos o diseos industriales conocidos o de combinaciones de caractersticas de dibujos o diseos industriales conocidos. Los envases quedan comprendidos entre los artculos que pueden protegerse como diseos industriales, siempre que renan la condicin de novedad antes sealada.72

71

De hecho, la batalla de Samsung con Apple se libr en este campo. Cabe destacar que esto no era posible con anterioridad a la incorporacin d este inciso.

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Los estampados en gneros, telas o cualquier material laminar quedan comprendidos entre los artculos que pueden protegerse como dibujos industriales, siempre que renan la condicin de novedad antes sealada.73 Esta definicin se encuentra complementada por lo prescrito por el artculo 62 ter, que establece aquellos dibujos que no podrn ser registrados como dibujos o diseos industriales. Artculo 62 ter.- No podrn registrarse como diseos o dibujos industriales aqullos cuya apariencia est dictada enteramente por consideraciones de orden tcnico o funcional, sin que se aada aporte arbitrario alguno por parte del diseador. Adems, no podrn registrarse como diseos industriales los productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya reproduccin exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseo sea montado mecnicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibicin no se aplicar tratndose de productos en los cuales el diseo radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexin mltiple de los productos, o su conexin dentro de un sistema modular. El artculo 62 bis, por su parte, reconoce que estn ntimamente ligados al derecho de autor en cuanto manifestaciones estticas. Artculo 62 bis.- La proteccin conferida a los dibujos y diseos industriales establecida en esta ley se entender sin perjuicio de aquella que pueda otorgrseles en virtud de las normas de la ley N 17.336. 2. REQUISITOS De acuerdo a la definicin propuesta por el artculo 62, los diseos o dibujos industriales se caracterizan por los siguientes elementos: (i) Forma tridimensional, asociada o no con colores. Como vimos, un dibujo o diseo ser protegible por su forma y caractersticas estticas ms que por su funcin. En esto se diferencian de las patentes de invencin, as como de las marcas, toda vez que no buscan proteger la esencia de la invencin, sino la forma misma del objeto que ser lanzado al mercado. Asimismo, la ley exige tridimensionalidad, lo que se entiende toda vez que no existen diseos bidimensionales, sin perjuicio de las etiquetas que pueden protegerse como
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Antiguamente, en Chile no se podan proteger los diseos de gneros lo que cobra relevancia respecto de los diseos de gneros o toallas nova de empresas como Kimberly Clark o Laura Ashley. Este tipo de diseos se diferencian de las marcas en que, por ejemplo, stas generalmente se traducen en un signo (como, por ejemplo, el cocodrilo de Lacoste) que permite distinguir un chaleco rojo de otro; mientras que el diseo industrial est compuesto por estampados que cubren todo el chaleco.

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marcas o algunas excepciones respecto de los dibujos industriales. nunca podr protegerse los colores.

No obstante,

(ii)La forma del objeto respectivo debe permitir distinguir el diseo de sus similares La distintividad es precisamente lo que acerca a los diseos y dibujos industriales a las marcas. Deber ser acreditada durante la tramitacin de la solicitud respectiva en que un perito deber constatar la concurrencia de este requisito, el que, no obstante, no debe ser tan evidente como en el caso de las marcas o las patentes. As, por ejemplo, una botella podra tener un par de rayas ms que la de la competencia para que sea suficientemente distinta. (iii) Dichas caractersticas deben dar una apariencia especial perceptible por medio de la vista Relacionado con el elemento anterior, la distintividad debe poder ser percibida por la vista. En este sentido, si slo es posible diferenciar dos productos por el tacto, no concurre este requisito. 3. NORMATIVA APLICABLE Al igual que los modelos de utilidad, los dibujos y diseos industriales se rigen por las normas de su propio ttulo (de estructura muy similar al Ttulo VI que regula los modelos de utilidad) y, supletoriamente, por las normas del Ttulo III relativas a las patentes de invencin. De ah que los diseos y dibujos tambin se tramitan ante el INAPI, aplicndose las mismas normas respecto de su procedimiento y nulidad y, al igual que los modelos de utilidad, gozan de proteccin por 10 aos no renovables desde la presentacin de la solicitud.

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(III) ESQUEMAS DE TRAZADO, TOPOGRAFA O CIRCUITOS INTEGRADOS (arts. 73 y ss.) Fruto del TLC con EEUU, los esquemas de trazado, topografa o circuitos integrados, definidos en los artculos 73 y 74 de la ley 19.039, gozan de proteccin por 10 aos no renovables desde la presentacin de la solicitud. Artculo 73.- Se entender por circuito integrado un producto, en su forma final o intermedia, destinado a realizar una funcin electrnica, en el que los elementos, al menos uno de los cuales deber ser activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material. Artculo 74.- Se entender por esquemas de trazado o topografa de circuitos integrados la disposicin tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier forma, diseada para su fabricacin. En definitiva, se busca proteger la forma que tiene, por ejemplo, una placa de un computador o una radio, ya que segn como se construyan los circuitos y como se arreglen los componentes, un computador o artefacto podr funcionar ms rpido o ms lento.

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CONTRATO DE CESION DE DERECHO CTTO DE LICENCIA DE DS JOINT VENTURE LICENCIA FORZOSAS U OBLIGATORIAS. TRANSFERENCIA Y TECNOLOGA Dentro de la cadena de la invencin; la ley establece una serie de actos jurdicos para regular la propiedad de quien lo cre y dar la posibilidad de comercializar en derechos otorgados; pero no solo se incluyen en derechos concedidos, sino que tambin derechos que se dan al autor por el solo hecho de crearlo. El inventor no es siempre dueo de los derechos pues estos se pueden transferir o comercializar. Invenciones EN servicio. Est regulado en el (Art 68). Tiene incidencia en la remuneracin del trabajador, de el secreto que tiene que guardar, etc.. Artculo 68.- En los contratos de trabajo y prestacin de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro as como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecern exclusivamente al empleador o a quien encarg el servicio, salvo estipulacin expresa en contrario. La ley hace tres distingos: 1. Me contrataron para inventar. -> En este caso los derechos pertenecen exclusivamente al empleador, sin perjuicio de hacer referencia al inventor. El derecho de presentarse a la INAPI para que la empresa solicite los derechos que correspondan. Los derechos conexos trataran en este caso, no derechos marcarios y de diseo, sino que refiere a derechos directamente relacionados con la invencin como el poder cederlo, etc.. 2. No me contrataron para inventar -> La funcin del trabajador o del prestador de servicio, no sea el cumplimiento de una actividad extractiva. La persona que no fue contratada para inventar, pero que logra una invencin, va a ser en principio el titular de la invencin. Ej: Persona que trabaja en un caf, donde la mquina cafetera siempre se atasca en un determinado punto de la produccin y esta persona crea un mecanismo para solucionar el problema. Si se ha beneficiado de conocimientos fundamentales para la invencin que eran de la compaa (base de datos, historial, etc..) o la empresa le proporcion medios materiales, etc.. , la ley le concede derechos al empleador.

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Qu derechos le otorga la ley al trabajador y al empleador? La ley no detalla, se ve cada caso pues el beneficio que se le otorga a la empresa, y el nivel de participacin del empleador y trabajador, va a ser diferente en cada caso. 3. Las Universidades. -> Las universidades deben ser focos de grandes desarrollos. Las facultades tienen personal enfocado al desarrollo de invencin y tienen departamentos de patentamiento. En EEUU se da mucho la validacin como inventor a travs de la publicacin de papers. Pero adems de los papers o publicaciones, hay que ver si ese desarrollo o esa invencin es patentable. Hay universidades extranjeras que tienen impresionantes programas de licenciamiento que luego le venden licencias a empresas con determinados problemas. Esto ha significado entradas de grandes recursos. Un muy buen ejemplo de esto es La Universidad de California UCLA. Tambin empresas encargan a las universidades la investigacin de determinados problemas para que stas le encuentren solucin. En estos mbitos la autonoma de la voluntad, y la capacidad negociadora, rige en plenitud. (Art 70) -> Establece que las universidades, todo lo que se desarrolle en stas, pertenece a la universidad. La norma respecto de la universidad es ms amplia que la norma respecto a la empresa, ac caen tanto empleados dependientes como independientes. La ley llama a determinados estatutos para poder regular esta situacin. Artculo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro as como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en una relacin dependiente o independiente, por universidades o por las instituciones de investigacin incluidas en el decreto ley N 1.263, de 1975, pertenecern a estas ltimas, o a quienes stas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo. Todos estos derechos antes mencionados, son irrenunciables y no se va a tener derecho a cederlos hasta que se conceda la patente.

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SECRETOS EMPRESARIALES E INFORMACIN NO DIVULGADA (A 86 Y SS) 5.1. SECRETOS EMPRESARIALES 5.2. INFORMACIN NO DIVULGADA PRESENTADA A LA AUTORIDAD PARA LA OBTENCIN DE REGISTROS O AUTORIZACIONES SANITARIAS 5.1. SECRETOS EMPRESARIALES 1. El peor enemigo del objeto de un derecho patentable es su divulgacin ya que al divulgar una idea se pierde la posibilidad de proteger lo desarrollado para siempre. De ah que algunas empresas prefieren no solicitar patentes de invencin sino que mantener sus inventos como secretos empresariales.74 Los secretos empresariales se encuentran definidos en el artculo 86 de la ley 19.039. Artculo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Lo caracterstico de los secretos empresariales es que no requieren de una accin que los consagre, sino que el derecho que de ellos emana slo nacer una vez que se viole la mantencin en secreto de la informacin respectiva. prejudiciales a la violacin de secretos empresariales. Artculo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, sern aplicables a la violacin del secreto empresarial las normas del Ttulo X, relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial. De ah que el artculo 88 de la ley 19.039 extiende la posibilidad de ejercer acciones civiles y solicitar medias precautorias y

2. En este sentido, el artculo 87 de la ley 19.039 establece regula cundo ha habido una violacin del secreto empresarial. Artculo 87.- Constituir violacin del secreto empresarial la adquisicin ilegtima del mismo, su divulgacin o explotacin sin autorizacin de su titular y la divulgacin o explotacin de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legtimamente pero con deber de reserva, a condicin de que la violacin del secreto haya sido efectuada con nimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

74

Algunas empresas incluso prefieren divulgar su invento mediante publicaciones en diarios, revistas o ferias apuntando a que podrn captar clientela en la medida que los consumidores los reconocern como los verdaderos desarrolladores de la invencin.

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De acuerdo a este artculo, hay violacin cuando:

1) Se roba o se adquiere ilegtimamente algo. 2) Se divulga informacin que se sabe confidencial


Tal sera el caso, por ejemplo, del espionaje industrial, el robo, cohecho, etc. Cabe destacar que nuestra legislacin exige que la violacin se haya efectuado con nimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular, en circunstancias que muchas legislaciones no exigen un nimo especial, bastando con que se haya incumplido el deber de reserva. 10/10/12 5.2. INFORMACIN NO DIVULGADA PRESENTADA A LA AUTORIDAD PARA LA OBTENCIN DE REGISTROS O AUTORIZACIONES SANITARIAS Los artculo 89 a 91 establecen normas relativas a la informacin presentada a la autoridad para la obtencin de registros o autorizaciones sanitarias, lo que actualmente se conoce como linkage.75 En definitiva, busca regular la situacin de la informacin que deber presentar, por ejemplo, ante el Instituto de Salud Pblica (ISP) quien solicite autorizacin sanitaria para fabricar un remedio, informacin que no podr ser divulgada por la autoridad. En tal caso, el ISP deber estudiar las nuevas entidades qumicas con tal de determinar si son salubres o, por el contrario, peligrosos. Artculo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pblica o el Servicio Agrcola y Ganadero requieran la presentacin de datos de prueba u otros que tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto farmacutico o qumico-agrcola que utilice una nueva entidad qumica que no haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrn el carcter de reservados, segn la legislacin vigente. La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condicin y no son generalmente conocidos ni fcilmente accesibles por personas pertenecientes a los crculos en que normalmente se utiliza el tipo de informacin en cuestin. La autoridad competente no podr divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar un registro o autorizacin sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular de aqullos, por un plazo de cinco aos, para productos farmacuticos, y de diez aos, para productos qumico-agrcolas, contados desde el primer registro o autorizacin sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pblica o por el Servicio Agrcola y Ganadero, segn corresponda.

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Esta palabra proviene del ingls link, alusiva a algo vinculado o amarrado.

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Para gozar de la proteccin de este artculo, el carcter de no divulgados de los referidos datos de prueba deber ser sealado expresamente en la solicitud de registro o de autorizacin sanitarios. Complementando el artculo anterior, el artculo 90 define qu se entiende por nueva entidad qumica. En la prctica, la obtencin del permiso sanitario respectivo tiende a ser expedita cuando se trata de remedios fabricados con entidades qumicas ya conocidas. De ah que si se logra fabricar el mismo remedio con componentes que no constituyen una nueva entidad qumica, el permiso podra ser otorgado antes que el que lo hizo empleando nuevas entidades qumicas, aunque ste haya desarrollado, e incluso patentado, el medicamento con anterioridad al primero. Esto ha dado pie a una discusin, atendida la contradiccin entre los reconocimientos del Estado que se produce cuando alguien obtiene un permiso sanitario respecto de un medicamento con anterioridad a quien tiene una patente por el mismo medicamento. Artculo 90.- Se entiende por nueva entidad qumica aquel principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados por el Instituto de Salud Pblica o por el Servicio Agrcola y Ganadero, segn corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o autorizacin sanitaria. Para efectos de este Prrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia dotada de uno o ms efectos farmacolgicos o de usos qumico-agrcolas, cualquiera sea su forma, expresin o disposicin, incluyendo sus sales y complejos. En ningn caso se considerar como nueva entidad qumica: 1. Los usos o indicaciones teraputicas distintos a los autorizados en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad qumica. 2. Los cambios en la va de administracin o formas de dosificacin a las autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad qumica. 3. Los cambios en las formas farmacuticas, formulaciones o combinaciones de entidades qumicas ya autorizadas o registradas. 4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras qumicas que se basen en una entidad qumica con registro o autorizacin sanitarios previos. Finalmente, el artculo 91 establece, excepcionalmente, cinco situaciones en que no procede la proteccin de que tratan los artculos precedentes. Artculo 91.- No proceder la proteccin de este Prrafo, cuando: a) El titular de los datos de prueba referidos en el artculo 89, haya incurrido en conductas o prcticas declaradas contrarias a la libre competencia en relacin directa con la utilizacin o explotacin de esa informacin, segn decisin firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. b) Por razones de salud pblica, seguridad nacional, uso pblico no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la 133

autoridad competente, se justifique poner trmino a la proteccin referida en el artculo 89. c) El producto farmacutico o qumico-agrcola sea objeto de una licencia obligatoria, conforme a lo establecido en esta ley. d) El producto farmacutico o qumico-agrcola no se haya comercializado en el territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorizacin sanitaria realizado en Chile. e) La solicitud de registro o autorizacin sanitaria del producto farmacutico o qumico agrcola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el primer registro o autorizacin sanitaria en el extranjero.

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CONTRATOS RELACIONADOS CON PATENTES En el juego de la transferencia de tecnologa lo que prima es la autonoma de la voluntad, siempre (Art 1545 CC). Art. 1545. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

(1) CONTRATO DE CESIN DE DERECHOS El artculo 14 de la ley 19.039 establece que los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrn ser objeto [ COPIAR ARTCULO] Este artculo es sumamente amplio, sin establecer formalidades exigidas en la celebracin de tales actos jurdicos. As, este artculo da muchas facilidades para la transferencia de derechos, exigiendo solo 2 requisitos:

1) Publicidad 2) Mecanismo de registro


Este ltimo opera de forma similar a las anotaciones marginales del conservador de bienes races al transferir una propiedad. Este contrato puede definirse como un acuerdo bilateral por el cual alguien cede sus derechos (cedente) a otra que los acepta para s (cesionaria). Cabe destacar que la cesin de derechos no implica por s una transferencia de tecnologa. Un cesionario que compra una patente para el solo efecto de sacar del mercado al inventor previene la transferencia de tecnologa. en otras palabras, la transferencia tecnolgica exige que quien adquiere quiera usar la propiedad industrial. En estos casos, se pierde la posibilidad de transferir tecnologa para avanzar hacia el desarrollo social.

Se trata de un contrato asimilable a la cesin de derechos y a la compraventa en materia civil. Puede ser objeto del contrato, todo acto jurdico, los que debern constar al menos por instrumento privado y deber anotarse al margen del registro respectivo (requisito legal). Es un acuerdo bilateral mediante el cual el dueo o titular de un derecho de propiedad industrial vende cede y transfiere a otra quien acepta para s su derecho de propiedad industrial. En el cual quien cede estos derechos se llama cedente y quien compra estos derechos se llama cesionario.

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No siempre por existir un contrato de cesin, va a haber necesariamente transferencia. Si el contrato es celebrado por un cesionario que lo nico que quiere es guardar para si esa tecnologa, no va a haber transferencia. ART 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causade muerte y podrn ser objeto de toda clase de actos jurdicos, los que debern constar, al menos, por instrumento privado y se anotarn en extracto al margen del registro respectivo. En el extracto respectivo deber constar la fecha en que se celebr el acto o contrato, as como las dems menciones que seale el Reglamento. Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrn ser anotados al margen del registro respectivo. Tratndose de cesiones de solicitudes de inscripcin de derechos de propiedad industrial en trmite, bastar un instrumento privado, del que se dejar constancia en el expediente respectivo. En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separadamente ninguno de los elementos o caractersticas del signo distintivo amparados por el ttulo. En cambio, puede transferirse parcialmente una marca amparada en un registro, abarcando una o ms de las coberturas para las que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro como propiedad de su titular. Tratndose de indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, se estar a lo establecido por el ART 92 de esta ley.

ELEMENTOS DEL CTTO DE CESION (DE MARCAS, PATENTES, ETC.)

1.

BILATERALIDAD. El inventor puede ser una persona o varias. Si se desarrolla a nivel industrial, esa cesin lgicamente va a ser entre ms partes.* Bilateralidad: Se exige dos partes, a lo menos. Esto no obsta que una parte pueda estar compuesta por una o ms personas, en caso que haya ms de un inventor o que un grupo est dispuesto a adquirir. Podra darse el caso adems que el cesionario cediera su invencin a 2, 3 o 4 partes la copropiedad de una invencin nica pudiendo todas ellas formar una comunidad o incluso una sociedad para usarla.

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2.

PUBLICIDAD Y MANIFESTACION CLARA. Intencin clara y manifiesta de las partes. Tiene que haber una intencin real que se va a perfeccionar por la intencin de las partes. * Intencin clara y manifiesta de ceder derechos, por una parte, y adquirirlos, por la otra. Esta intencin debe manifestarse expresamente. No procede la manifestacin tcita, atendidos los requisitos mencionados precedentemente.

3.

ENTREGA. Entrega de la cosa cedida. Puede ser ttulos y derechos ya concedidos sobre esa propiedad industrial. Pero tambin pueden cederse separadamente o conjuntamente otros derechos como grmenes de derechos, secretos industriales, tecnologa no patentable o una patente de invencin con todo lo que lleva a aparejado (pruebas de laboratorio, investigaciones, etc..).*Debe haber un acto positivo en el cual el cedente le entraga al cesionario. Es muy comn que junto al ctto de cesin cuando se entrega Know How exista un ctto de capacitacin, de clases, de prestacin de servicios de 1 o mas tcnicos que saben operar la maquina. ** Debe haber una entrega, generalmente simblica. Puede entregarse un manual o incluso el ttulo mismo. Lo importante es que exista un acto que manifieste la entrega. Cuando adems se cede know how, es muy comn que a la cesin se sume un contrato de capacitacin, un acuerdo de clases o explicaciones, un acuerdo de prestacin de servicios de uno o ms tcnicos que saben como operar una mquina determinada. Cuando pasa esto generalmente el cedente desarrolla upgrades a su producto para luego ceder versiones ms nuevas de la tecnologa. Tambin muchas veces se pacta que el cesionario adquiere adems el derecho de exigir estos upgrades por un tiempo determinado. Todo esto refleja que los contratos pueden ser muy simples o muy complejos.

4. 5.

MEJORAS. Adquiere tb el derecho de las mejoras futuras. PAGO DEL PRECIO. Hay una discusin terica en derecho comparado en que se dan contratos en que se ceden derechos de propiedad intelectual por un dlar (pues forma parte de un contrato mayor). En Chile esto no se acepta pues esta operacin se considera donacin y por tanto se le exige el trmite de donacin.* A que precio se debe transferir una marca? Cmo saber su precio? Elementos a considerar: costos de registrar la marca, costo de investigacin, territorialidad, plazo de vigencia, cttos de licencia ya asociados a una marca o patente (si le agregamos de franchasing o etc.), diferencia de contar con esa tecnologa o no (si aumenta la productividad en cunto). La verdad es que no hay una receta, se trata de elementos que ayudan a determinar el valor que permite negociar con la otra parte.* Se discute si el pago del precio puede o no ser un pago simblico (pago de un dlar). En Chile se ha determinado que esto no es aceptable, ya que el contrato de cesin sera asimilable al contrato de compraventa. Ahora bien, cuando se compra una empresa, generalmente se pacte un precio por toda ella, incluyendo sus derechos de propiedad industrial. En tales casos, el precio ms que determinado, sera determinable. 137

6.

CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES. Antes tenan que ser cedidas por escritura pblica. Hoy se puede por instrumento privado, anotado en escritura pblica. La gracia de poder anotar slo un extracto tiene la ventaja de una mayor facilidad en la publicidad. Es ms prctico. La ley se pone en el caso de que ms all de los derechos concedidos se puede transferir las solicitudes en trmite. Para esto bastara un instrumento privado, suscrito ante notario. * Antiguamente se exiga EP ahora bastara un instrumento privado firmado ante notario, bastando que un extracto se anote al margen del registro respectivo. Ahora bien, en general el INAPI ha exigido personeras o firma notarial, aun cuando la ley no exige formalidades. *Con la incorporacin del TLT se acabaron las formalidades. Pero la prctica indica que las autoridades siguen exigiendo formalidades. Con los requisitos anteriores se encuentra perfecto el contrato pero cabe agregar tambin:

7.

Intencin del cesionario de usar la tecnologa a nivel comercial y no para ocultarla. No existe una norma a la hora de fijar el precio de los derechos de propiedad intelectual. Los distintos factores del mercado van a determinar el precio: costo alternativo o costo de remplazo (ver si es ms barato o viable que la ya existente); competencia; territorialidad; aos que le quedan; cuantas veces ha sido cedida; etc..

DETERMINACIN DEL PRECIO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1) Participacin de mercado y prestigio, por ejemplo, de una marca. 2) % de ventas. 3) Mayor valor por tener marca o tecnologa. esto dice relacin con la diferencia en
costos de operar o no con una tecnologa. medios de tecnologa. as, por ejemplo, quien fabrica pozos debera analizar la diferencia entre hacer el hoyo con gente o con mquinas u otros

4) 5) 6) 7) 8)

Costos bsicos de registro Costos de investigacin (patentes) Territorialidad (cuesta ms una marca o patente que cubra ms territorios) Plazo de vigencia (cuanta vida le queda a una patente) Contratos de licencia ya asociados a una marca o una patente.

En definitiva, no hay receta para determinar el precio sino que depender del caso concreto, basndose en estos elementos. Desde la perspectiva internacional, no hay norma que regule la cesin en todos los pases den que cada derecho est registrado, debiendo materializarse la cesin en cada pas.

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(2) CONTRATO DE LICENCIA Es muy cercano al contrato de arrendamiento o al contrato de comodato en materia civil. Tiene que ser anotado al margen del registro de la INAPI para que tenga efectos ante terceros. DEF CTTO DE LICENCIA. Acuerdo bilateral mediante el cual el dueo o titular de un derecho de propiedad industrial (licenciante) otorga a un tercero (licenciado o licenciatario) un permiso para que pueda usar y gozar de un derecho de propiedad industrial en la forma, por el tiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato (def doctrinal) Acuerdo bilateral de un derecho de propiedad industrial mediante el cual el licenciante titular cede a un tercero los atributos propios del dominio del uso y goce en la forma y tiempo cumpliendo las condiciones establecidos en el contrato. Este contrato, as como el contrato de cesin de derechos es asimilable a la compraventa, puede ser asimilado al contrato de arrendamiento o comodato. Es un acuerdo bilateral mediante el cual el dueo o titular de un derecho de propiedad industrial, llamado para estos efectos licenciante, otorga a un tercero, llamado licenciatario, un permiso para que ste pueda usar y gozar de tal derecho, por el tiempo y en la forma pactada en el contrato CARACTERSTICAS Lo entretenido de un contrato de licencia es que uno puede licenciar lo que se le ocurra. 1. BILATERAL. Es comn que un licenciante le otorgue un derecho a su licenciatario y que en el contrato especifique el derecho que le va a otorgar. Va a ser casi como un mandatario del licenciatario para que el licenciatario cumpla con las condiciones del contrato. La invencin o tecnologa que se da en licencia no se gasta (como en el caso del arrendamiento). El nico desgaste que puede producirse sera un desgaste de carcter comercial. Si la invencin se puede reproducir tal como se concibi en el contrato, no va a haber desgaste. Cadenas de sub - licencias. Es muy comn en materia de licencias que se den a su vez sublicencias. El problema de eso es que si se cae la principal, caen tambin las accesorias. * No obstante, cabe considerar que es posible que exista una cadena de licencias, es decir que un derecho se sub-licencie. distintos territorios. As, hay contratos de master franchizing que generalmente se otorga a una entidad encargada de administrar sub-franquicias en No obstante, la relacin entre licenciatario y sublicenciatarios es accesoria a la relacin principal entre el licenciante y licenciatiario.

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Tambin destaca este contrato en que, a diferencia de los contratos de cesin e incluso de los contratos de arrendamiento, la cosa que se da en licencia no produce un menoscabo de la cosa dada en licencia, por regla general. No obstante, un licenciatiario de una marca podra hacerla perder su prestigio si sta fuera mal trabajada. De ah que generalmente en estos contratos el licenciante se guarda el derecho de intervenir cuando la marca est perdiendo su prestigio, por ejemplo, como casual de terminacin unilateral. 2. TIENE QUE EXISTIR UNA COSA DADA EN LICENCIA (patente, marca diseo, etc). 3. INTENCIN CLARA Y MANIFIESTA DE QUERE CELEBRAR DICHO COTTO. LA INTENCION VERDADERA Y MANIFIESTA DE ENETREGAR LAS FACULATDES DE USAR Y GORA, Y POR PARTE DEL LICENCIATARIO LA FAC MANIFIESTA DE HACER DE ELLAS, Y DE PAGAR UN PRECIO (AUN ASI NO HAY IMPEDIMENTO LEGAL EN CELEBRAR A TITULO GRATUITO LA LICENCIA) * Esto se traduce en la manifestacin de la parte licenciante de entregar las facultades de usar y gozar de una patente y, por parte del licenciatario, la intencin clara y manifiesta de adquirir esta facultad de usar y gozar y pagar por ellas. 4. PAGO DEL PRECIO O DE UNA REGALA. Existen licencias de carcter oneroso o existen licencias tambin de carcter gratuito. * Si bien las licencias podran, en principio ser gratuitas (como el contrato de comodato), de ser la licencia onerosa, deber pagarse una regala, definida en el artculo 2 del reglamento. Regala -> (Art 2 Reglamento) Retribucin, remuneracin o pago peridico que el licenciatario debe al titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de uso otorgada sobre aquel. 5. CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY. Las licencias tenan que ser otorgadas slo por escritura pblica. Hoy se acepta la escritura privada, suscrita ante notario y anotada al margen del registro correspondiente. 6. EN LA PRCTICA HAY QUE VER SI LA LICENCIA VA A SER DE CARCTER EXCLUSIVO O NO EXCLUSIVO. Temporal o perpetua. Puede perfectamente (y es habitual) una licencia establecer que se encontrar vigente por un determinado tiempo. 7. LA LICENCIA SOBRE UN BIEN TANGIBLE SE PUEDE DAR UNA SOLA vez (a diferencia de la tecnologa). 8. EL DUEO DE LA TECNOLOGA OTORGUE UNA LICENCIA CON RESERVA DEL DERECHO A USAR TAMBIN ESA TECNOLOGA EN PARALELO. 9. TERRITORIALIDAD. Es necesario pensar en la territorialidad nacional y la internacional evenetualmente.

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REQUISITOS

1) De constar en instrumento privado suscrito ante notario 2) Registro de un extracto del contrato al margen del registro respectivo.
Las partes tienen la posibilidad de determinar la exclusividad o no exclusividad del contrato de licencia. Tambin destaca porque un contrato de licencia puede ser perpetuo o si debiese ser transitorio. No obstante, hay quienes creen que la perpetuidad est sujeta a la expiracin del derecho respectivo, aunque hay contratos en que se acuerda que el licenciatario deber seguir pagando una regala una vez vencida la patente. Esto es una manera de pagar en cuotas lo que igualmente debera haberse pagado. Tambin es posible otorgar licencias restringidas a un territorio, sea un pas completo, una regin determinada o incluso una ciudad determinada. Esto es importante tanto desde el punto de vista nacional como internacional, desde el punto de vista estratgico y de competencia. CONCLUSIN Los derechos pueden aportarse como capital social, darse en prenda para pedir crditos a bancos. En fin, admitiendo el artculo 14 que sobre estos derechos pueden celebrarse todo tipo de actos jurdicos, cualquier figura comercial que los tenga como objeto es posible, incluidos, por ejemplo, los contratos de joint venture. 5/10/12 (3). JOINT VENTURE O APORTE DE CAPITAL. No ha definicin posible, cuando una persona tenga una invencin o una tecnologa (no las marcas propiamente tales, aunque pueden formar parte) puede hacer con sta lo que se le ocurra. Puede tasarla en un banco para pedir un prstamo o puede buscar un socio, etc.. Es una sociedad compuesta de dos o ms personas que hacen su aporte para una meta comn que es desarrollar y llevar a una escala de mercado el invento que se tiene. (4) IMPORTACIN DE TECNOLOGA NO PATENTADA A CHILE. El usar una tecnologa en Chile registrada en el extranjero, pero no registrada en Chile; es legtimo. La gran discusin se dio en materia de diferencia de plazos a desde cuando se cuenta que valen los derechos registrados, si se consideran derechos retroactivos o no. Las multinacionales alargaron su derecho a pensar si quiera en introducir su tecnologa en Chile. Alejando a Chile de este desarrollo tecnolgico. Es bueno que en las Universidades se tenga noticias del arte previo. Hacer primero una bsqueda para no inventar lo ya inventado, y no gastar recursos innecesariamente.

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(5). SOLICITUD DE LICENCIA NO VOLUNTARIA. Es poco comn y muy discutida. LICENCIAS NO VOLUNTARIAS Nace con las patentes atendido que el Estado otorg un monopolio total al titular sobre su invencin, para que ese monopolio se use correctamente y no en desmedro del pas. expropiarse o encontrasre somteidos a limitaciones en virtud de su funcin social. Es una facultad especial y excepcional que se reserva el Estado para[]. Existe en la mayora de las legislaciones comparadas y tiende a ganar importancia respecto de epidemias y enfermedades como el sida y el cncer. Sudfrica. En Chile nunca se ha usado. El artculo 2 del Reglamento define la licencia no voluntaria como: la autorizacin que confiere la autoridad competente a un tercer para []. Como elementos podemos destacar: As, se ha usado en Brasil y en el mismo artculo 19 N25 admite que los derechos de propiedad industrial pueden

1) Autorizacin por parte del Estado Suspender al titular del derecho de patente El
titular siempre tendr derecho a un pago

2) Autoridad competente. Aqu hay un problema porque hay un rgano del poder
ejecutivo (INAPI) que otorg un derecho en us momento, en circunstancias que otro rgano del poder ejecutivo estara levantando estos derechos. As, entrega el monopolio el Estado y lo quita el mismo Estado.

3) La posibilidad de utilizar una invencin sin la voluntad de su titular o aun contra la


voluntad del mismo El artculo 51 as lo dice expresamente. CAUSALES Por su parte, el artculo 51 establece las causales para el otorgamiento de estas licencias.

1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prcticas contrarias a


la libre competencia []

2) Cuando por razones de salud pblica, seguridad nacional, uso pblico no comercial
o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declarada por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dicha licencia. ste es el caso ms polmico. Alude a cuando el Estado se ve amenazado, requiriendo de la licencia

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para salvarse. Ac nuevamente tenemos un Estado que declara tanto la situacin de amenaza como el otorgamiento de la licencia

3) Cuando la licencia tenga por objeto [***]


PROCEDIMIENTO [ver la ley]. Destaca el que el artculo 51 bis B la trata como una demanda. El tribunal competente es el TDLC en caso de la causal 1 y los tribunales ordinarios en caso de la causal 2. La modificacin de la ley del ao 2005 regul normas para el perfeccionamiento de la licencia no voluntaria (art. 51 bis A y ss.).

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OBTENCIN DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES Se consideran todas las partes de la planta, semillas, flor, hojas, etctodo es reproducible. Se analiza la posibilidad de replicar esa planta siempre igual o de mejorar la resistencia de la planta frente a condiciones climticas o determinadas plagas. Una variable vegetal nueva requiere la prueba de la mantencin en el tiempo de esa variedad agrcola en ciclos muy largos. Ms all de la proteccin de una nueva variedad de flores o una nueva variedad de fruta, hay una discusin norte- sur en cuanto a los distintos desarrollos en que si el norte desarrolla nueva variedad de semillas ms resistentes, son los del sur quienes tienen que pagar ese precio. Algunos alegan que los grandes conglomerados del norte estn tratando de desarrollar semillas ms resistentes. El descubrir una nueva variedad vegetal, le da al inventor una ventaja comparativa muy grande frente a sus competidores. Es una situacin parecida a la que ocurre con el tema de las patentes. Ej: En Nueva Zelanda logr patentar una nueva variedad de kiwi. Pero al conceder licencias puso la prohibicin de otorgar la licencia a Chile. Con esto estaba controlando variables econmicas. Una competencia con el kiwi chileno. No es por tanto slo un problema legal, sino que hay un juego econmico y de negociaciones. Leyes 1. 1974 -> DL 1764 -> Normas para la produccin y comercio de semillas. 2. Ley 19342 -> Derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. 3. 1996 -> Chile adhiere al UPOV, que regula a nivel mundial, estableciendo estndares en materia de ostentores vegetales. * No entra. Definiciones importantes Artculo 2.- Para los efectos de esta ley se entender por: a) Obtentor: La persona natural o jurdica que, en forma natural o mediante trabajo gentico, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal. b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxn botnico, o sea el elemento distintivo, del rango ms bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesin de un derecho del obtentor puede: - Definirse por la expresin de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinacin de genotipos. - Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresin de uno de dichos caracteres por lo menos. - Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteracin. 145

c) Material de Multiplicacin: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la reproduccin vegetal. d) Ejemplar Testigo: La unidad ms pequea usada por el obtentor para mantener su variedad y de la cual procede la muestra representativa para la inscripcin de la misma. e) Departamento: El Departamento de Semillas del Servicio Agrcola y Ganadero. f) Registro: El Registro de Variedades Protegidas. g) Variedades Protegidas: Aqullas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas. En biologa, un taxn (del griego , transliterado como taxis, "ordenamiento") es un grupo de organismos emparentados, que en una clasificacin dada han sido agrupados, asignndole al grupo un nombre en latn, una descripcin, y un "tipo", de forma que el taxn de una especie es un espcimen o ejemplar concreto. Cada descripcin formal de un taxn es asociada al nombre del autor o autores que la realizan, los cuales se hacen figurar detrs del nombre. En latn el plural de taxn es taxa, y es como suele usarse en ingls, pero en espaol el plural adecuado es taxones. La ciencia que define a los taxones se llama taxonoma. La finalidad de clasificar los organismos en taxones formalmente definidos en lugar de grupos informales, es la de proveer grupos cuya circunscripcin (esto es, de qu organismos estn compuestos) sea estricta y cuya denominacin tenga valor universal, independientemente de la lengua utilizada para la comunicacin. Ntese que los taxones existen dentro de una clasificacin dada, sujeta a cambios y sobre la que pueden presentarse discrepancias, lo que obliga respecto a ciertas denominaciones problemticas a especificar en el sentido de que autor se est usando el nombre. Requisitos 1. Definirse con la expresin de los caracteres resultantes de cierto genotipo o de variaciones de genotipos. 2. Distinguirse. 3. Considerarse como una unidad.

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Derechos del obtentor (Art 3). Artculo 3.- El derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva consiste en someter a la autorizacin exclusiva de ste: a) La produccin del material de multiplicacin de dicha variedad. b) La venta, la oferta o exposicin a la venta de ese material. c) La comercializacin, la importacin o exportacin del mismo. d) El empleo repetido de la nueva variedad para la produccin comercial de otra variedad. e) La utilizacin de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que, normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagacin, con vista a la produccin de plantas ornamentales o de flores cortadas. El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los gneros y especies botnicos y se aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de multiplicacin. No se entender vulnerado el derecho del obtentor por la utilizacin que haga el agricultor, en su propia explotacin, de la cosecha de material de reproduccin debidamente adquirido. Sin embargo, este material no podr ser publicitado ni transferido a cualquier ttulo como semilla. 1. nico con derecho a producir o de otorgar derechos a terceros. Es una verdadera propiedad. 2. La oferta, la venta o exposicin a la venta de esa variedad vegetal (exposicin en ferias). 3. Comercializacin, la importacin y exportacin del mismo. 4. El empleo repetido de la variedad vegetal para la produccin de otra variedad vegetal. 5. Proteccin del material protegido y de los frutos y flores de ese material protegido. 6. Se puede ejercer sobre todos los gneros y especies botnicos y se ejerce sobre toda la planta (Art 3 inc penltimo). (Art 4) El derecho de obtentor se constituye por el registro del derecho de obtentor. Hay que llegar con los antecedentes al SAG para tramitar la solicitud y as lograr algn derecho. Artculo 4.- El derecho del obtentor se constituye por la inscripcin en el Registro de Variedades Protegidas de un extracto del acuerdo del Comit Calificador que orden la inscripcin y el otorgamiento del ttulo correspondiente, el que debe contener una descripcin objetiva de la variedad con referencia a los archivos tcnicos. 147

(Art 5) Limitacin al derecho del obtentor, pero no de carcter comercial ni legal sino en cuanto al desarrollo. No se impide la utilizacin de la variedad para el desarrollo de otra variedad, sin perjuicio de la autorizacin del primer obtentor cuando la variedad sea para la produccin permanente de la variedad nueva (si no es este caso, no se necesita autorizacin). Artculo 5.- El derecho del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin contar con la autorizacin del obtentor de la variedad primitiva que sirvi de medio para obtenerla. Sin embargo, cuando la variedad original deba ser utilizada permanentemente para la produccin de la nueva, se necesitar la autorizacin del obtentor de ella. La nueva variedad, si cumple con los requisitos legales, ser reconocida a nombre de su obtentor. Caractersticas del derecho del obtentor. (Art 6) Artculo 6.- El derecho del obtentor es comerciable, transferible y transmisible y el heredero o cesionario podr usar, gozar y disponer de l por el plazo que le falte a su antecesor, en la misma forma y condiciones que ste. El titular del derecho podr otorgar las licencias que estime conveniente para la utilizacin por terceros de la variedad protegida. Prohbese todo acto o contrato que imponga al licenciatario limitaciones que no deriven del derecho del obtentor y cualquier clusula en contrario ser nula. 1. Exclusivo. 2. Temporal. 3. Caducable. 4. Comerciable. 5. Transferible 6. Transmisible por causa de muerte. 7. Territorial 8. Licenciable u objeto de licencia. (Art 7) -> Licencia obligatoria. En caso de que el obtentor incurra en abuso monoplico. Artculo 7.- Si un obtentor incurriese en una situacin de abuso monoplico en la explotacin o comercializacin de la variedad protegida, segn lo determine la Comisin Resolutiva establecida por el decreto ley N 211, de 1973, cuyo texto refundido y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N 511, de 1980, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, sta dispondr que el Departamento de Semillas otorgue licencias no voluntarias. La sentencia que sancione la infraccin determinar, adems, el monto y la forma de pago de la compensacin que el licenciatario deber hacer efectiva al titular del derecho. 148

Requisitos de una variedad vegetal para ser considerada nueva y por tanto registrable (Art 8). Artculo 8.- El derecho que establece esta ley se reconocer a los obtentores de variedades vegetales nuevas que sean distintas, homogneas y estables. El solicitante deber cumplir adems, con las exigencias del artculo 20 y con las formalidades establecidas en esta ley para el otorgamiento del derecho. 1. Deben ser distintas. 2. Homogneas. 3. Estables. 4. Cumplir con los requisitos de la ley. (Art 9) Define novedad. Es nueva la variedad que no ha sido objeto del comercio del pas. Tambin establece una excepcin. Establece unos plazos. *Revisar. Artculo 9.- Se considerar nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el pas y aqullas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se considerar nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el pas con consentimiento del obtentor pero por no ms de un ao. Del mismo modo se considerar nueva aqulla que se ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del obtentor pero por no ms de seis aos tratndose de rboles forestales, rboles frutales y rboles ornamentales y vides, y de cuatro aos para las dems especies. (Art 10) Define distintividad, homogeneidad y estabilidad. Artculo 10.- La variedad es distinta si puede distinguirse por uno o varios caracteres importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la proteccin, sea notoriamente conocida. La presentacin en cualquier pas de una solicitud de concesin de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripcin de la misma en un registro oficial de variedades, se reputar que hace a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si sta conduce a la concesin del derecho del obtentor o a la inscripcin de esa variedad en el registro oficial de variedades, segn el caso. Se considerar homognea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variacin previsible, considerando las particularidades de su reproduccin sexuada o de su multiplicacin vegetativa. La variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados despus de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo.

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Distintividad -> Es simplemente demostrar las diferencias de esta variedad con respecto a las otras presentes en el mercado. Homogeneidad -> Variedad suficientemente uniforme en sus caracteres principales. Hay que ver que no tenga problemtica en la reproduccin. Estabilidad -> Si sus caracteres principales se mantienen inalterados despus de sucesivas reproducciones. Duracin de los derechos de obtentores (Art 11). Artculo 11.- El plazo de proteccin, contado desde la fecha de inscripcin del derecho del obtentor, ser de 18 aos para rboles y vides, y de 15 aos para las dems especies. No obstante, el derecho del obtentor slo permanecer vigente mientras ste pague las tarifas y costos para la inscripcin y vigencia del derecho, en las oportunidades que seale el reglamento. Las variedades que hayan cumplido su perodo de proteccin o cuyo derecho haya caducado, sern consideradas de uso pblico. Son plazos ms cortos que en materia de patentes. Se divide en dos: 1. rboles y vides -> 18 aos. 2. Dems especies -> 15 aos. Estos plazos comienzan desde el registro y no son renovables. Para mantener este derecho vigente hay que pagar una tarifa que constituye una especie de anualidad. Una vez vencido el plazo, se vuelve al dominio pblico. *Leer ttulo II que trata el Tratamiento de Semillas por el SAG, en este caso el SAG hace de brazo del Estado en el otorgamiento de derechos. Hace todo tipo de verificaciones, pruebas en terreno, etc.. SAG Tiene varios departamentos. Entre estos se encuentra el Departamento de Semillas. Comit Calificador de Variedades Vegetales: 1. Tramitacin de la solicitud. 2. Existe una especie de derecho provisional que se le puede conceder a solicitud del solicitante. 3. Reconocer el derecho de prioridad. 4. Declarar la caducidad del derecho del obtentor. En la medida que las variedades vegetales se hace cada vez ms importante, los juicios son cada vez ms grandes y hay ms posibilidades de nulidades y caducidades.

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Procedimiento (Ttulo III, Art 20 y ss). Artculo 20.- Para el reconocimiento de su derecho el obtentor deber cumplir con lo siguiente: a) Presentar una solicitud escrita al Director del Departamento en la forma que determine el reglamento. b) Acompaar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad por inscribir cumple con las exigencias que establece esta ley y que acrediten, adems, el origen de la variedad; descripcin de las caractersticas botnicas, morfolgicas y fisiolgicas que permitan diferenciarla de cualquier otra variedad notoriamente conocida mencionando expresamente aqullas que sean similares. c) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la variedad cuya inscripcin se solicita, en las cantidades que determine el Comit Calificador. d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes durante todo el plazo de vigencia de la inscripcin, indicando la estacin experimental o el lugar donde se mantendrn. e) Pagar los costos y tarifas que demande la inscripcin, as como los que deriven de la mantencin anual de cada variedad. Artculo 21.- El obtentor deber proponer un nombre para la variedad, el que ser su designacin genrica. En particular, deber ser diferente de cualquiera denominacin que designe una variedad preexistente de la misma especie botnica o de una especie semejante. El nombre deber ser suficientemente caracterstico, no podr componerse solamente de cifras; deber impedir su confusin con el de otras variedades ya reconocidas y no podr inducir a error acerca de las caractersticas de la variedad o de la identidad del obtentor. El nombre de una variedad no podr registrarse como marca comercial. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL OBTENTOR: 1. Presentar una solicitud escrita (en papel, an no hay solicitud electrnica). Debe tener una memoria descriptiva en que se explique cmo se lleg a la variedad vegetal y las caractersticas de esta nueva variedad vegetal. 2. Entrega al departamento de una muestra descriptiva de la variedad vegetal (en materia de patententes uno puede presentar un prototipo). 3. Tener ejemplares testigo. Se dan datos precisos de coordenadas del lugar donde se encuentra la variedad vegetal con la finalidad de que el SAG vaya a terreno a verificar que la especie muestra es igual a la original. 4. Indicacin de un nombre para la nueva variedad vegetal que constituir su denominacin genrica (no son marcas). Si bien el obtentor propone ese nombre, el nombre debe cumplir con ciertos requisitos que sern revisados (no 151

debe inducir a confusin, no puede ser una inversin de la letras del nombre del competidor, no puede ser nmeros, no puede ser registrada como marca comercial, etc..). Si solicito una marca para fruta o verdura, ser la INAPI la que revisar esa solicitud y revisar la marca propiamente tal pero no evaluar si esa especie es o no variedad vegetal. (Art 22) Derecho de Prioridad -> 1 ao -> Cuando la proteccin de la variedad haya sido solicitada en el extranjero, ese obtentor tendr plazo de un ao para obtener proteccin en Chile, mediante su registro. Deber traer copia de la solicitud extranjera. Artculo 22.- Cuando la proteccin de una variedad haya sido solicitada previamente en el extranjero, el obtentor de la misma tendr prioridad, por el plazo de un ao desde la fecha de su presentacin en el pas de origen, para presentar la solicitud de reconocimiento en Chile. En dicha solicitud, el obtentor deber constituir domicilio en Chile o nombrar un representante autorizado en el pas para tal efecto. Si la nueva variedad ya ha sido reconocida en el extranjero el obtentor de la misma deber acompaar copia del ttulo o patente con que cuente, debidamente legalizado y traducido a satisfaccin del Comit Calificador de Variedades. Si los requisitos que se exigen en el pas de origen para el reconocimiento del derecho del obtentor sobre la variedad y los anlisis, pruebas y certificaciones previas a que sta es sometida para verificar el cumplimiento de los mismos, son similares o superiores a los establecidos en esta ley y sus reglamentos, el Comit Calificador podr disponer el otorgamiento de un ttulo provisional en los trminos indicados en el artculo 33 de esta ley, con la sola verificacin de las circunstancias anotadas. (ART 23 Y SS) -> ORDEN CRONOLGICO DE TRAMITACIN: 1. Presentacin de solicitud. 2. Examen formal. 3. Publicacin del extracto de la solicitud en el diario oficial. 4. Plazo de oposicin de 60 das desde la fecha de publicacin. 5. Traslado al solicitante. 6. En el caso de que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se puede abrir un perodo probatorio de 60 das. 7. Examen de fondo. Implica anlisis en terreno y anlisis de homogeneidad, estabilidad, novedad y distintividad. 8. Contestacin del exmen en forma escrita. 9. Inscripcin en el registro de Variedades Vegetales Protegidas. 10. Publicacin en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas. 11. Se puede apelar la sentencia. Artculo 23.- Presentada una solicitud de reconocimiento del derecho del obtentor el Director del Departamento deber recibirla y numerarla correlativamente. Adems examinar y comprobar todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren con posterioridad por el interesado. 152

Cada solicitud ser elevada al Comit Calificador con un informe tcnico en el que se recomendar su rechazo o aceptacin. En este ltimo caso, se propondrn las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan. Inscripcin provisional (Art 33). Se computa el plazo que suma. Artculo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo anterior, el Comit Calificador podr ordenar la inscripcin provisional de una variedad en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del ttulo correspondiente, aun cuando el interesado no haya reunido todos los antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y anlisis de ellos. La inscripcin provisional regir por el plazo, en la forma y dems condiciones que el Comit Calificador determine. El ttulo provisional ampara al solicitante con los derechos establecidos en el artculo 3 de esta ley, por el plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se le concediere posteriormente proteccin definitiva, el perodo de esta ltima se contar desde la fecha de la inscripcin provisional. Registro de Variedades Vegetales Protegidas -> Datos que hay que colocar. (Art 34). Artculo 34.- En la inscripcin de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y en el ttulo correspondiente se dejar constancia, por lo menos, de las siguientes menciones: a) Nombre de la variedad. b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere. c) Resolucin del Comit Calificador que reconoce el derecho y ordena la inscripcin de la variedad y el otorgamiento del correspondiente ttulo. d) Si se trata de un ttulo y de una inscripcin definitiva o provisional. e) Perodo de la proteccin, y f) Las dems menciones que determine el Comit Calificador. (Art 36) -> Deben anotarse al margen las transferencias, embargos o cualquier otra limitacin al derecho de obtentor. Artculo 36.- En el Registro de Variedades Protegidas debern anotarse, al margen de la inscripcin de la variedad correspondiente, las transferencias, gravmenes, embargos o cualquiera otra limitacin al derecho del obtentor. Sin la anotacin anterior, tales actos jurdicos no sern oponibles a terceros. se comput durante la solicitud como plazo adicional, no se

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Caducidad y Nulidad (Art 37 y38). Artculo 37.- El Comit Calificador podr declarar la caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelacin de una inscripcin en el Registro de Variedades Protegidas y del correspondiente ttulo, en los siguientes casos: a) Cuando haya transcurrido el plazo de proteccin. b) Cuando as lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho. c) Cuando el obtentor no presente al Departamento el material de reproduccin que permita obtener la variedad con sus caracteres, tal como hayan sido definidos en el momento en el que se concedi la proteccin. d) Cuando el obtentor de la variedad no cumple con la obligacin de mantener los ejemplares testigos en la forma sealada en la letra d) del artculo 20. e) Cuando habindose ordenado una inscripcin con el carcter de provisional por falta de antecedentes que debe presentar el interesado, ste no los presentare dentro del plazo acordado para esa inscripcin provisional, y f) Cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que corresponda para mantenerla vigente. El Comit Calificador se pronunciar sobre la caducidad y cancelacin a peticin o con informe previo del Director del Departamento. Artculo 38.- Ser declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las normas generales, si se comprueba que las condiciones relativas a novedad y distincin de la variedad que exige esta ley no fueron efectivamente cumplidas en la fecha del reconocimiento del derecho. 1. Cuando ha transcurrido el plazo de proteccin. -> Se mantiene un registro histrico. 2. Cuando as lo solicite el obtentor del derecho. 3. Cuando el obtentor no presente la muestra junto a la solicitud. 4. Cuando el obtentor de la variedad no cumple con el requisito de los ejemplares testigos. 5. Que no se complete la solicitud como corresponde. 6. Que no se paguen las tarifas. Ac no hay casacin posible.

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Delitos y sanciones Ttulo IV (Art 44 y ss) TITULO VI {ARTS. 44-46} De los Delitos y Sanciones Artculo 44.- Ser castigado con presidio o reclusin menores en sus grados mnimos y multa de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio del comiso de las especies que se encuentren en su poder: a) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la multiplique y ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material de reproduccin, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor o sin la licencia a que se refiere el artculo 7. En igual pena incurrir el que, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor, utilice en forma permanente el material gentico de una variedad protegida para producir una nueva. b) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier forma o ttulo para su empleo como material de reproduccin. Al que reincidiere dentro de los ltimos cinco aos en alguno de los delitos contemplados en este artculo, se le aplicar la pena de presidio menor en su grado medio y hasta el doble de la multa anteriormente aplicada. Las especies decomisadas quedarn a beneficio del obtentor. Artculo 45.- El Servicio Agrcola y Ganadero, al constatar una infraccin que haga presumir la existencia de alguno de los delitos sealados en el artculo anterior, podr ordenar retencin o inmovilizacin del material propagado de la variedad protegida, en tanto el interesado no justifique su legtima adquisicin dentro del plazo que al efecto se le otorgue. Si el afectado no presentare los antecedentes correspondientes dentro del plazo, el que no podr ser inferior a 30 das, o si stos fueren insuficientes, el Servicio conjuntamente con la denuncia respectiva, deber informar al Juez sobre la aplicacin de las medidas sealadas en el inciso anterior y corresponder a ste pronunciarse acerca de su mantencin. Artculo 46.- Las infracciones a las normas establecidas en la presente ley que no constituyan los delitos tipificados en el artculo 44 sern sancionadas administrativamente por el Servicio Agrcola y Ganadero, de acuerdo con el procedimiento establecido en su ley orgnica, con multas de 1 a 30 unidades tributarias mensuales y con el doble, en caso de reincidencia. Ac a diferencia de los casos anteriores, vemos penas de crcel.

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Se produce el problema de la expresin maliciosamente. Pero en este caso el problema es menor pues se traduce en hechos concretos, como plantaciones no autorizadas o robo de semillas y esquejes. El trabajo de investigacin lo hace el SAG pero el afectado debe presentar antecedentes necesarios dentro de un plazo de 30 das, sino se recurre a los jueces del crimen.

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12/11/12 10. DERECHOS DE AUTOR

DERECHO DE AUTOR Se relaciona con el proceso creador de las personas y a diferencia de las marcas no est relacionado a un producto o servicio. Las marcas comerciales correspondan a signos distintivos que tenan como objeto distinguir un producto o servicio. En cambio el derecho de autor corresponde a la creacin propiamente tal. Corresponde a un libro, una figura, un dibujo, un diseo, un plano, un programa computacional. La mayora de los pases del mundo regula esa creacin y le da una proteccin, que vara de pas en pas, en el tiempo. Tiene dos caras: a. Derecho moral -> Asociacin entre esa obra y el creador. Busca permitir al autor, divulgar o no divulgar la obra y l y slo l tiene derecho a decidir si la hace asequible al pblico o no. b. Derecho patrimonial -> Le permite al creador obtener un beneficio patrimonial por la creacin de esa obra. Uno se encuentra rodeado de derechos de autor, por ejemplo cuando escuchamos una cancin en que el cantante tiene un derecho de autor por la ejecucin de esa cancin, el escritor de la cancin tiene un derecho de autor por su creacin y ambos tienen derecho pecuniario por esta cancin. El derecho se ha preocupado de regularlo y establecer como los creadores van a ser protegidos y remunerados por la explotacin de ese derecho. HISTORIA DEL DERECHO DE AUTOR Quienes reproducan esas obras tienen que ceirse a un modelo que estaba depositado en los archivos oficiales. Hasta antes de la invencin de la imprenta el derecho de autor no es muy relevante pues los libros se copiaban a mano y no eran muy masivos. Se demoraban meses o aos en copiar un libro. Desde la imprenta la produccin de libros se hizo masiva y rpida y se generaron los problemas con los autores de copias que se hacan sin permisos del autor. En Inglaterra empezaron las primeras regulaciones. Con la Revolucin Francesa se establecieron los primeros derechos al autor en que establecieron plazos. 1886 -> Convenio de Berna -> Se hizo necesaria una mayor proteccin por la globalizacin del mercado. Se establece una relacin directa entre el creador y la obra y que se mantenga este vnculo en el tiempo. Otro derecho es el reconocimiento de paternidad.

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Muchas veces el autor vende sus derechos antes incluso de terminar su creacin, como en el caso de los contratos que se hacen entre las editoriales y escritores. O en la industria del cine, software, etc Es muy comn tambin que en los negocios editoriales se autoriza a la editorial a realizar una sola edicin. Se autoriza para editar un nmero determinado de libros en que una vez editados, los derechos vuelven a su propietario (autor o editorial). Uno de los grandes derechos que da el derecho de propiedad intelectual es impedir que un tercero explote su obra. Incluso hay penas de reclusin por algunas conductas que atenten contra el derecho de autor. Ejemplos de derechos de autor: Pelculas (guin, imagen, banda sonora), msica e incluso los planos de arquitectura. [art. 27 declaracin DDHH] Los derechos de autor se caracterizan porque protegen las obras desde su creacin. No obstante, deben inscribirse en la DIBAM, para efectos probatorios. * Surge con la imprenta. Antes, los libros se escriban a mano y el conocimeinto estaba circunscrito a los monjes. Tampoco era muy relevante el autor. La copia era muy comn, agregndose a veces informacin, sin perjuicio de que estos documentos circulaban muy poco. Con la imprenta, la informacin empieza a fluir de forma mucho ms rpida. Esto empez a preocupar tanto a los autores de las obras como a las imprentas mismas. Si bien ya estaba tratado en el estatuto de Venecia, la primera ley de copyright se dict en Inglaterra en 17[***]. EEUU y otros pases fueron regulndolo a lo largo del S. VIII. Surgi as el convenio de Berna, el que, administrado por la OMPI, regula el mbito internacional de estos derechos. En Chile, se regul por primera vez el ao 1971 con la ley 17.336. estn protegidos por acciones civiles y criminales aunque esto no siempre es alternativo. desincentivar las copias y otras infracciones.* FUENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE 1. Constitucin Poltica de 1980. Art 19 n 25. La libertad de crear y difundir las artes, as como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artsticas de cualquier especie, por el tiempo que seale la ley y que no ser inferior al de la vida del titular. Este artculo ya lo vimos cuando hablamos de las marcas que se relaciona ms con la industria y el negocio. En cambio el derecho de autor, aunque puede muchas veces estar 158 No obstante, las penas son tan bajas que la proteccin de los derechos de autor es sumamente difcil

asociado a una industria, se relaciona ms con el proceso creativo. Desde el momento de la creacin esa obra se encuentra protegida por el derecho de autor. Derechos conexos -> Derechos que tienen quienes ejecutan la creacin y que dice ms relacin con los cantantes y orquestas. Hoy se otorga un plazo de proteccin que dura 70 aos de vigencia desde la muerte del creador. Una vez vencido el plazo esa obra pasa a ser de dominio pblico. Ej: El autor de Don Quijote es Miguel de Cervantes, quien ya muri hace unos 500 aos por lo que hoy cualquier editorial puede publicar copias del Quijote sin pagar derechos de autor. 2. Tratados Internacionales. a. Convenio de Berna sobre los Derechos de Autor. b. Convencin de Roma sobre Derechos Conexos. c. Tratado de Libre Comercio. -> Especialmente con EEUU y Europa. Para EEUU es muy relevante el derecho de autor, especialmente en cuanto a la industria cinematogrfica. d. Acuerdos ADIPIC de la OMC o TRIPS. -> Surgi a consecuencia de la OMC y busca establecer patrones mnimos. Los pases se comprometen a cumplir estas exigencias y Chile las cumple todas. e. Tratados OMPI, WCT y WPPT, conocidos como Tratados Internet. OMPI- > Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Desarrollo unos tratados llamados Tratados Internet que Chile an no ha suscrito. * Chile est en la lista roja a nivel mundial por copiadores. Especialmente en cuanto a derechos de autor y la industria farmacutica. EL DERECHO DE AUTOR SE DESCOMPONE EN:

1) Derecho moral 2) Derecho patrimonial


El derecho moral es un elemento esencial de la creacin. siempre, no siendo transferible ni transmisible. de pseudnimios. El derecho patrimonial alude a quien puede explotar comercialmente la obra respectiva. Esto incluye la posibilidad de ceder la obra o de editarla, respecto de libros (el contrato contemplar un plazo y la cantidad de ejemplares que se podran editar). En definitiva, este derecho es transferible y transmisible, pero tambin est sujeto a un plazo de 70 aos, despus de lo cual pasa a ser propiedad del bien comn. Es imprescriptible y para

El que la 9 sea obra de Beethoven no

podr ser negado por nadie de aqu hasta que se muera. Esto sin perjuicio de la existencia

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El derecho de autor se ha alargado por Disney: antes el plazo era menor de 70 aos, lo que implicaba que, por ejemplo, Mickey Mouse iba a poder ser usado por cualquier persona. esto logr extender el plazo a 70 aos. [art. 19N 25 CPR] *El derecho es tan importante que est consagrado el nuestra CPR. vida del autor, salvo que ste tuviera hijas solteras o cnyuge El artculo 21 dice relacin con el uso de obras en eventos o locales pblicas. Tambin Establece que a lo

menos se proteger por la vida del autor. Actualmente son 70 aos. Antes era slo por la

trata las entidades de gestin colectiva, encargadas de cobrar el pago de royaties por el uso de los derechos de propiedad intelectual de sus asociados. As pasa, por ejemplo, con la SCD que cobra, por ejemplo, por los eventos en que el DJ deber pagar por la msica que usa, ya que es un insumo que recibe de otro y que usa para lucrar. con la msica que ponen los malls y los supermercados. Leer los artculos 22 y 23. DERECHOS QUE OTORGA DERECHOS MORALES (estudiar captulo IV) 1. Personalsimos. 2. Intransferibles. 3. Intransmisibles. 4. Imprescriptibles. DERECHO PATRIMONIAL Ver artculos 17 y 18. En Chile, los derechos de autor estn difcilmente protegidos, ms all de la SCD y otra agrupacin que cobra los derechos a quienes muestran imgenes televisivas, en la medida que otorguen al dueo del local un beneficio econmico. 14/11/12 Ver tambin los artculos 19, 20, 21 Ojo con ciertas penas de crcel, que han sido discutidos. Estos derechos pueden transferirse. Podra as un grupo de amigos, por la buena onda, actuar como si fueran el Cirque du Solei si el titular de este derecho se los cede, en los trminos en que sea cedido. Lo mismo pasa

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Ley 17.336 Artculo 1 Derechos de Autor (Art 1, Ley 17, 336). Artculo 1 La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creacin de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artsticos y cientficos, cualquiera que sea su forma de expresin, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Es importante destacar el momento de proteccin de la obra. A diferencia de la marca, que es un derecho registral, los derechos de autor tienen una proteccin legal desde el momento de la creacin. Es registro en este caso tiene un valor probatorio, no es constitutivo del derecho propiamente tal. Con el registro se establece una fecha cierta. Pero esta prueba puede ser refutada. Art. 2 Esto permitira, por ejemplo, proteger la msica que tocan los malls. derechos son cobrados y distribuidos por la SCD Art. 3. Qu protege el derecho de autor Esta lista no es taxativa. En definitiva, prcticamente toda creacin intelectual est regulada y protegida por esta ley. (Art 3. Ley 17.336) -> No es un listado taxativo. Art. 3 Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 1) Los libros, folletos, artculos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guas, diccionarios, antologas y compilaciones de toda clase; 2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas; 3) Las obras dramticas, dramtico-musicales y teatrales en general, as como las coreogrficas y las pantommicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma; 4) Las composiciones musicales, con o sin texto; 5) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera produccin literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisin, as como los libretos y guiones correspondientes; 6) Los peridicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza; 161 En la prctica, los

7) Las fotografas, los grabados y las litografas; 8) Las obras cinematogrficas; 9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectnicas y los sistemas de elaboracin de mapas; 10) Las esferas geogrficas o armilares, as como los trabajos plsticos relativos a la geografa, topografa o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales; 11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares; 12) Las esculturas y obras de las artes figurativas anlogas, aunque estn aplicadas a la industria, siempre que su valor artstico pueda ser considerado con separacin del carcter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas. 13) Los bocetos escenogrficos y las respectivas bocetista; 14) Las adaptaciones, traducciones y otras comn; 15) Los videogramas y diaporamas, y 16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresin, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentacin preparatoria, su descripcin tcnica y manuales de uso. 17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por mquina o en otra forma, que por razones de la seleccin o disposicin de sus contenidos, constituyan creaciones de carcter intelectual. Esta proteccin no abarca los datos o materiales en s mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilacin; 18) Los dibujos o modelos textiles. Sujetos del Derecho (arts. 6-9) Por regla general el creador es siempre una persona natural. Una excepcin se encuentra respecto del software (ver art. 8) El derecho de autor se puede adquirir por cualquier ttulo, sea por transferencia o transmisin. No obstante, esto ltimo es de muy rara ocurrencia, ya que generalmente los autores ceden sus derechos en cuanto pueden por cantiedades enormes de $. ejemplo, Michael Jackson era el dueo de los derechos de canciones de los Beatles (Art 2, Ley 17.336). Art. 2 La presente ley ampara los derechos de todos los autores, artistas intrpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusin chilenos y de los extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores, artistas intrpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusin extranjeros no domiciliados en el pas gozarn de la proteccin que les sea reconocida por las convenciones internacionales que Chile suscriba y ratifique. Para los efectos de esta ley, los autores aptridas o de nacionalidad indeterminada sern considerados como nacionales del pas donde tengan establecido su domicilio. As, por transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si sta no pertenece al patrimonio cultural escenografas cuando su autor sea el

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La ley protege los derechos de los creadores chilenos y de los extranjeros domiciliados en Chile por igual. A los no domiciliados le va a dar la misma proteccin que esos pases les den a los chilenos no domiciliados en ese pas. Se basa esto ltimo en relaciones de reciprocidad. Presuncin de autor (Art 8, ley 17336). Art. 8 Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aqulla, mediante indicacin de su nombre, seudnimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aqul a quien, segn la respectiva inscripcin, pertenezca el ejemplar que se registra. Tratndose de programas computacionales, sern titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurdicas cuyos dependientes, en el desempeo de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulacin escrita en contrario. Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser comercializados por su cuenta y riesgo, se reputarn cedidos a ste los derechos de su autor, salvo estipulacin escrita en contrario. Duracin de la proteccin Artculo 10.- La proteccin otorgada por esta ley dura por toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 aos ms, contados desde la fecha de su fallecimiento. En el caso previsto en el inciso segundo del artculo 8 y siendo el empleador una persona jurdica, la proteccin ser de 70 aos a contar desde la primera publicacin. En este caso, respecto de la letra d), ya el artculo 2 estableca que los derechos de extranjeros se regan por tratados internacionales. Ergo, a falta de un tratado entre Chile y otro Estado (sea bilateral o multilateral), las obras de este pas seran de dominio pblico. En la doctrina existen dos visiones del derecho de autor:

1) Visin continental 2) Visin anglosajona


La visin continental destaca por acentuar la dicotoma entre derechos morales y patrimoniales. La visin agnlosajona se centra, en cambio, en los derechos patirmoniales. De ah su nombre de copyright, en el sentido de que lo que estos derechos permiten es de hacer copias de la obra. Esto parte de la base de que una vez creadas, estas obras no podran ser modificadas por otros sino solo reproducidas.

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Obras que pertenecen al patrimonio comn Art. 11. Pertenecen al patrimonio cultural comn: a) Las obras cuyo plazo de proteccin se haya extinguido; b) La obra de autor desconocido, incluyndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folklrico; c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la proteccin que otorga esta ley; d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estn protegidos en la forma establecida en el artculo 2, y e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario. Las obras del patrimonio cultural comn podrn ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra. Lo normal es que los derechos de autor pertenezcan a las personas. Una empresa puede aparecer como un actor secundario pero no como creador. La nica excepcin son los Software, en que una empresa encarga a un grupo de tcnicos y cientficos su desarrollo. Hay otra excepcin en materia de municipalidades. Pero la regla general es que sea una persona natural. Hay otra norma que regula a los ejecutantes de derechos de autor, refirindose a los contratos de edicin (relacin escritor editorial), refirindose a esto detalladamente, incluso establece la remuneracin mnima. Despus regula de manera tambin bastante detallada todo lo que dice relacin con las pelculas de cine. Regula tambin la relacin del derecho de autor con los diarios y revistas (por regla general es del diario o revista pero Qu pasa con la publicacin de esa columna o foto en otra revista o diario relacionado a la empresa? Se puede hacer?). Caso Ren Pepo Ros Boettiger. En los 80, Pepo cedi sus derechos a INVERZAG. Entreg a esta compaa todos los derechos de autor que tena sobre CONDORITO con la excepcin de la edicin de revistas. Se qued entonces con todos los derechos de merchandising y de publicidad. Luego en 1992, se entregaron los derechos de edicin a una empresa llamada TELEVISA. Por tanto los derechos de autor de Pepo se dividieron en dos. Luego COPEC celebr un contrato con TELEVISA para hacer una promocin con una coleccin de revistas por un cierto monto de bencina cargada. Ac INVERZAG pidieron participacin en este negocio por tratar tambin de temas publicitarios y de mercadeo. Hicieron reuniones con tres oficinas de abogados para llegar a un acuerdo. La falta de claridad en los lmites de sesin de derechos fue lo que deriv en esta discusin.

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Derechos de autor sobre las creaciones artsticas Art. 36. El autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o boceto tendr, desde la vigencia de esta ley, el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor valor real que obtenga el que lo adquiri, al vender la obra en subasta pblica o a travs de un comerciante establecido. El derecho se ejercitar en cada una de las futuras ventas de la obra y corresponder exclusivamente al autor, y no a sus herederos, legatarios o cesionarios. Corresponder al autor la prueba del precio original de la obra o de los pagados en las ventas posteriores de la misma. El hecho de comprar un cuadro no implica que yo tenga derecho a lucrar con la imagen de ese cuadro, por ejemplo, vender estampillas o postales con la imagen del cuadro. Se excluye de esto La creacin de un museo, siempre que sea sin fines de lucro (para tener fines de lucro se tendra que constituir como sociedad annima y repartir las utilidades entre sus socios). El hecho de que cobre entradas no significa que tenga fines de lucro. Contrato de Edicin El contrato de edicin dice relacin con aquel contrato que celebra el autor de la obra con una editora, con el objeto de que esta ltima edite y haga impresiones de sus obras en el mercado. (Art 48) Contrato de Edicin Artculo 48.- Por el contrato de edicin el titular del derecho de autor entrega o promete entregar una obra al editor y ste se obliga a publicarla, a su costa y en su propio beneficio, mediante su impresin grfica y distribucin, y a pagar una remuneracin al autor. El contrato de edicin se perfecciona por escritura pblica o por documento privado firmado ante notario, y debe contener: a) La individualizacion del autor y del editor; b) La individualizacin de la obra; c) El nmero de ediciones que se conviene y la cantidad de ejemplares de cada una; d) La circunstancia de concederse o no la exclusividad al editor; e) La remuneracin pactada con el autor, que no podr ser inferior a la establecida en el artculo 50, y su forma de pago, y f) Las dems estipulaciones que las partes convengan.

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Contrato de Representacin. Dice relacin con las obras de teatro (Art 56). Muchas de las obras que se presentan en Chile son obras extrajeras, y por lo mismo para su exhibicin y cobro tiene que tenerse derecho para eso (art. 56). En este caso el contrato por ley est sujeto a un plazo, que debe cumplir el empresario artstico, debe comenzar a producirla 6 meses despus de establecido el contrato sino pierde su derecho. En este caso tambin se fija una remuneracin mnima en el art. 61.

Contrato de Representacin Artculo 56.- El contrato de representacin es una convencin por la cual el autor de una obra de cualquier gnero concede a un empresario el derecho de representarla en pblico, a cambio de la remuneracin que ambos acuerden. Esta remuneracin no podr ser inferior a los porcentajes sealados en el artculo 61. El contrato de representacin se perfecciona por escritura pblica o por instrumento privado firmado ante notario.

Contratos cinematogrficos La ley tambin regula todo lo que dice relacin con la cinematografa, y en el (art. 30) se establece los nombres que deben aparecer en la pelcula.

Derechos conexos El (art. 65) los regula. Estos son los que la ley otorga a los artistas, intrpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusin de sus producciones y percibir una remuneracin por el uso pblico de las mismas En este caso se conjugan dos derechos que tienen con convivir.

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Vigencia Antes la vigencia del derecho de autor es de 50 aos, salvo en el caso de la viuda, en que sigue la vida de la viuda o que tuviere hijas solteras hasta el cumplimiento de sus 21 aos. Artculo 10 (antiguo) .- La proteccin otorgada por la presente ley dura por toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 aos ms, contados desde la fecha de su fallecimiento. En caso que, al vencimiento de este plazo, existiere cnyuge o hijas solteras o viudas o cuyo cnyuge se encuentre afectado por una imposibilidad definitiva para todo gnero de trabajo, este plazo se extender hasta la fecha de fallecimiento del ltimo de los sobrevivientes. La proteccin establecida en el inciso anterior, tendr efecto retroactivo respecto al cnyuge y las referidas hijas del autor. En el caso previsto en el inciso segundo del artculo 8 y siendo el empleador una persona jurdica, la proteccin ser de 70 aos a contar desde la primera publicacin. Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos Ver arts. 71 A y siguientes con nfasis en el 71 A, D, E, I, J, K, L, N. autor con fines de lucro. En definitiva, el principio bsico es que quien lucra con un derecho de autor debe pagar por ello. Hoy hay excepciones en cuanto a las sanciones en determinados casos (Art 71 A S): La ley el ao 2010 estableci excepciones al derecho de autor, en que no se pena su uso (art. 71 B en adelante): Si se trata de un crtico, puede mostrar fragmentos para realizar su crtica sin tener autorizacin y sin pagar remuneracin. El caso dos, se refiere por ejemplo a las bibliotecas de ciegos, se puede leer un libro sin autorizacin ni pago al autor, en estos casos el libro se graba y se deja en sistema de audio. Esto es diferente a las libreras que venden libros grabados, en este caso se est afecto a los derechos de autor. Lecciones dictadas autor. Si una televisin de una gran tienda, clnica, gimnasio se deben pagar derechos de autor, sin embargo la ley excluye el caso de que esa tienda venda los aparatos electrnicos (televisiones, dvd, etc) se puede tomar apuntes y no implica vulnerar el derecho de estos artculos

reflejan que estarn afectos a un royalty quienes hagan uso de una obra de derecho de

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Bibliotecas por regla general estn autorizadas a fotocopiar libros, digitalizarlos, traducir los libros, etc. (libros agotados, libros que estn por desaparecer, etc.) Planos arquitectnicos el autor no puede imponer que no se incluyan modificaciones, pero en este caso puede impedir el arquitecto que se ponga su nombre en la obra. La ley establece que el uso familiar, bibliotecas, fundaciones sin fines de lucros, etc. Las stiras o burlas no implican utilizacin de derechos de autor. Para realizacin de actividades judiciales, administrativas o legislativas. caso no se est vulnerando los derechos de autor. En este

Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos Artculo 71 A. Cuando sea procedente, las limitaciones y excepciones establecidas en

este Ttulo se aplicarn tanto a los derechos de autor como a los derechos conexos. Artculo 71 B. Es lcita la inclusin en una obra, sin remunerar ni obtener autorizacin del titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido lcitamente divulgada, y su inclusin se realice a ttulo de cita o con fines de crtica, ilustracin, enseanza e investigacin, siempre que se mencione su fuente, ttulo y autor. Artculo 71 C. Es lcito, sin remunerar ni obtener autorizacin del titular, todo acto de reproduccin, adaptacin, distribucin o comunicacin al pblico, de una obra lcitamente publicada, que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva, o de otra clase que le impidan el normal acceso a la obra, siempre que dicha utilizacin guarde relacin directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo a travs de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y sin fines comerciales. En los ejemplares se sealar expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la excepcin de este artculo y la prohibicin de su distribucin y puesta a disposicin, a cualquier ttulo, de personas que no tengan la respectiva discapacidad. Artculo 71 D. Las lecciones dictadas en instituciones de educacin superior, colegios y

escuelas, podrn ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes van dirigidas, pero no podrn ser publicadas, total o parcialmente, sin autorizacin de sus autores. Las conferencias, discursos polticos, alegatos judiciales y otras obras del mismo carcter que hayan sido pronunciadas en pblico, podrn ser utilizadas libremente y sin pago de remuneracin, con fines de informacin, quedando reservado a su autor el derecho de publicarlas en coleccin separada. Artculo 71 E. En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan

instrumentos musicales, aparatos de radio o televisin o cualquier equipo que permita la emisin de sonidos o imgenes, podrn utilizarse libremente y sin pago de remuneracin, 168

obras o fonogramas, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela, siempre que stas se realicen dentro del propio local o de la seccin del establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusin al exterior. En el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o programas computacionales, ser libre y sin pago de remuneracin la utilizacin de obras protegidas obtenidas lcitamente, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela y en las mismas condiciones sealadas en el inciso anterior. Artculo 71 F. La reproduccin de obras de arquitectura por medio de la fotografa, el

cine, la televisin y cualquier otro procedimiento anlogo, as como la publicacin de las correspondientes fotografas en diarios, revistas y libros y textos destinados a la educacin, es libre y no est sujeta a remuneracin, siempre que no est en coleccin separada, completa o parcial, sin autorizacin del autor. Asimismo, la reproduccin mediante la fotografa, el dibujo o cualquier otro procedimiento, de monumentos, estatuas y, en general, las obras artsticas que adornan permanentemente plazas, avenidas y lugares pblicos, es libre y no est sujeta a remuneracin, siendo lcita la publicacin y venta de las reproducciones. Artculo 71 G. En las obras de arquitectura, el autor no podr impedir la introduccin de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podr oponerse a la mencin de su nombre como autor del proyecto. (Art 71 G) -> Planos arquitectnicos. Desde el punto de vista de derecho de autor, no se podra modificar la obra. En este caso el dueo de la casa, puente, etc puede ser objeto de modificaciones, por construirse para prestar un servicio a terceros, pero el arquitecto tiene derecho a pedir que no salga su nombre en la obra. Artculo 71 H. No ser aplicable a las pelculas publicitarias o propagandsticas la obligacin que establece el artculo 30. Tampoco ser obligatorio mencionar el nombre del autor en las fotografas publicitarias. Asimismo, lo dispuesto en el artculo 37 bis no ser aplicable a los programas computacionales, cuando stos no sean el objeto esencial del arrendamiento. Artculo 71 I. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrn, sin que se requiera autorizacin del autor o titular ni pago de remuneracin alguna, reproducir una obra que no se encuentre disponible en el mercado, en los siguientes casos: a) Cuando el ejemplar se encuentre en su coleccin permanente y ello sea necesario a los efectos de preservar dicho ejemplar o sustituirlo en caso de prdida o deterioro, hasta un mximo de dos copias. b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado, destruido o inutilizado, hasta un mximo de dos copias. c) Para incorporar un ejemplar a su coleccin permanente.

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Para los efectos del presente artculo, el ejemplar de la obra no deber encontrarse disponible para la venta al pblico en el mercado nacional o internacional en los ltimos tres aos. Artculo 71 J. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrn, sin que se requiera autorizacin del autor o titular, ni pago de remuneracin alguna, efectuar copias de fragmentos de obras que se encuentren en sus colecciones, a solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal. Las copias a que se refiere el inciso anterior slo podrn ser realizadas por la respectiva biblioteca o archivo. Artculo 71 K. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrn, sin que se requiera autorizacin del autor o titular, ni pago de remuneracin alguna, efectuar la reproduccin electrnica de obras de su coleccin para ser consultadas gratuita y simultneamente hasta por un nmero razonable de usuarios, slo en terminales de redes de la respectiva institucin y en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias electrnicas de esas reproducciones. Artculo 71 L. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrn, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorizacin, efectuar la traduccin de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legtimamente adquiridas, cuando al cumplirse un plazo de tres aos contado desde la primera publicacin, o de un ao en caso de publicaciones peridicas, en Chile no hayan sido publicadas su traduccin al castellano por el titular del derecho. La traduccin deber ser realizada para investigacin o estudio por parte de los usuarios de dichas bibliotecas o archivos, y slo podrn ser reproducidas en citas parciales en las publicaciones que resulten de dichas traducciones. Artculo 71 M. Es lcito, sin remunerar ni obtener autorizacin del autor, reproducir y traducir para fines educacionales, en el marco de la educacin formal o autorizada por el Ministerio de Educacin, pequeos fragmentos de obras o de obras aisladas de carcter plstico, fotogrfico o figurativo, excluidos los textos escolares y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan nicamente para la ilustracin de las actividades educativas, en la medida justificada y sin nimo de lucro, siempre que se trate de obras ya divulgadas y se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que esto resulte imposible. Caso Se debe distinguir el caso en que una biblioteca para ciegos grava un libro que tiene sus derechos de autor vigente y lo ofrece abiertamente al pblico no vidente. Hay que distinguir, es lcito siempre que no tenga fines de lucro. Si vende copias en libreras de la grabacin, podra ser sancionable.

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Las bibliotecas por regla general estn autorizadas a fotocopiar libros a traspasar digitalmente ciertos libros en algunos casos como: no que no se encuentren muchos ejemplares en el pas, libros que estn en vas de desaparecer, etc Artculo 71 N. No se considera comunicacin ni ejecucin pblica de la obra, inclusive tratndose de fonogramas, su utilizacin dentro del ncleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos, siempre que esta utilizacin se efecte sin fines lucrativos. En estos casos no se requerir autorizacin del autor o titular ni pago de remuneracin alguna. Artculo 71 . Las siguientes actividades relativas a programas computacionales estn permitidas, sin que se requiera autorizacin del autor o titular ni pago de remuneracin alguna: a) La adaptacin o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre que la adaptacin o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no se utilice para otros fines. Las adaptaciones obtenidas en la forma sealada no podrn ser transferidas bajo ningn ttulo, sin que medie autorizacin previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrn ser transferidas bajo ningn ttulo, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvi de matriz. b) Las actividades de ingeniera inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional que se realicen con el nico propsito de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigacin y desarrollo. La informacin as obtenida no podr utilizarse para producir o comercializar un programa computacional similar que atente contra la presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor. c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional, con el nico propsito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica. La informacin derivada de estas actividades solo podr ser utilizada para los fines antes sealados. Artculo 71 O. Es lcita la reproduccin provisional de una obra, sin que se requiera

remunerar al titular ni obtener su autorizacin. Esta reproduccin provisional deber ser transitoria o accesoria; formar parte integrante y esencial de un proceso tecnolgico, y tener como nica finalidad la transmisin lcita en una red entre terceros por parte de un intermediario, o el uso lcito de una obra u otra materia protegida, que no tenga una significacin econmica independiente. Artculo 71 P. Ser lcita la stira o parodia que diferencia de la obra a intrprete. 171 constituye un aporte artstico que lo

que se refiere, a su interpretacin o a la caracterizacin de su

(Art 71 P) -> Son lcitas las stiras o parodias. Ej: The Clinic. Artculo 71 Q. Es lcito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el

propsito de crtica, comentario, caricatura, enseanza, inters acadmico o de investigacin, siempre que dicha utilizacin no constituya una explotacin encubierta de la obra protegida. La excepcin establecida en este artculo no es aplicable a obras audiovisuales de carcter documental. Artculo 71 R. Se podr, sin que se requiera autorizacin del autor o titular, ni pago de remuneracin alguna, efectuar la traduccin de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legtimamente adquiridas, para efectos de uso personal. Artculo 71 S. Se podr, sin requerir autorizacin del autor o titular, ni pago de remuneracin alguna, reproducir o comunicar al pblico una obra para la realizacin de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas. (Art 71 S) -> El hecho de que uno hable o copie una sentencia judicial o un proyecto de ley, no vulnera derechos de autor. As como en las marcas es importante poner el smbolo , en materia de propiedad intelectual hay que poner una en todo lo que dice relacin con los libros y (p) en todo lo relacionado con la msica y fonogramas. La no colocacin de este smbolo no acarrea una consecuencia jurdica, como en el caso de las marcas. Captulo II Infracciones (Art 78 y ss). En general tiene mayor aplicacin las multas. Son raros los casos en que acarrea crcel. Lo que se busca principalmente es sacar del mercado los bienes o acciones que estn afectando los derechos de autor. Radio y empresas que hacen relacin con derechos de autores -> Sus sanciones se relacionan generalmente con la ejecucin de canciones sin la autorizacin del autor. [Art. 79] [art. 81], este artculo meti a la crcel a un compadre que venda material pirateado y muri en la crcel de san miguel. [art. 83] [art. 85 B] [Art. 85 D]

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Derechos conexos son los que tiene el que ejecuta el derecho de autor de un tercero. As por ejemplo, Frank Sinatra, que no escriba sus canciones . es un derecho de autor sobre la ejecucin de, por ejemplo, la cancin, que emana del derecho sobre la cancin misma.

Indicaciones geogrficas Ciertos productos obtienen caractersticas particulares en base a su origen. El destilado de uva que se elaboran en valles del norte es distinto al que pueda elaborarse en otro lugar. Esto justifica que slo estos destilados puedan llamarse pisco. Estn reguladas ne varias disposiciones, destacando la ley 19.039 en su ttulo IX, artculos 92 y siguientes. Hay un procedimiento para crear y otorgar denominaciones de origen. [pegar y leer estos artculos] Actualmente, la nica denominacin de origen que se ha creado en Chile son los limones de pica. As, si el mismo limn viene de san Felipe, no podra denominarse limn de pica. El procedimiento es bastante burocrtico, debindose acompaar diversos documentos, entre ellos, planos, requisitos en la produccin del producto, entre otros. Ms all de la ley 19.039 hay otras denominaciones de origen tratadas en leyes especiales, as pasa con el pisco, primera denominacin de origen en Chile, meticulosamente regulado en el Decreto N3355 de 1949. Vase, por ejemplo, sus artculos 49, 56, 57. Otro ejemplo es el DS N464 que establece denominaciones para los vinos en base a la zona en que se producen. Las denominaciones de origen dan informacin sobre un producto pero NO SON UNA MARCA, sino que son complementarias a sta. De ah que el artculo 20 prohibe registarar denominaciones de origen como marcas.

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24/10/12 ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Esto comenz en el S. XIX con la conolizacin y el crecimiento del comercion internacional, generando problemas en el reconocimiento de un derecho de propiedad en los distintos pases. Una excepcin era Inglaterra en que una patente otorgada ah era reconocida en sus colonias. En este contexto, se forma la AIPPI (Asociacin Internacional para la Proteccin del a Propiedad Industrial por parte de abogados especialistas en el tema. Esta asociacin empez a trabajar en un texto que fue sometido a la conferencia diplomtica de pars de 1883 que dara lugar al Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, el primer texto que vincula varios pases en materia de propiedad industrial. En primer lugar, destaca este Convenio porque enumera distintas figuras de propiedad industrial. Ahora bien, en general, la internacionalizacin de estos ttulos viene dada por el Derecho de Prioridad, es decir, el derecho de mantener la fecha inicial de solicitud o pedido de estos derecho para usarla en otro pas ms adelante. pases en que estos productos ingresan. No obstante, es prcticamente imposible obtener la proteccin de estos derechos en todos los pases simultneamente (ms aun en el S.XIX en que an no exista ni el avin) por lo que se ide este derecho para poder salvar esta asimetra temporal Actualmente, prcticamente todos los pases del mundo han suscrito el Convenio de Pars l oque ha justificado la relevancia de este derecho de prioridad. Ahora bien, permite que la autoridad de un pas reconozca solicitudes anteriores. Posteriormente, el Convenio fue modificado en diversas ocasiones, principalmente con tal de actualizarlo jurdicamente. En 1886, se hizo un ejercicio paralelo respecto del Derecho de Autor en la ciudad de Berna, en una conferencia. La institucin principal del Convenio de Berna es que determina que el autor de una obra es dueo de ella por el slo hecho de su creacin. Esto es importante porque mucho tiempo se exigi que estas obras adems sean registradas. registro, sin perjuicio que lo admite para fines administrativos y probatorios. Durante el S. XX surgieron muchos otros tratados que dennotan el movimiento, creacin e importancia de marcas en distintos pases. Se desarrollaron as tratados como: Actualmente, este Convenio prohbe que la porpiedad de un autor sobre su creacin dependa de un Esto tiene sentido porque una marca o producto o procedimiento patentado muy exitoso corre el riesgo de ser copiada en

1) Convenio de Bruselas de 1974 sobre seal 2) Arreglo de Madrid de 1981 3) Convenio que protege los fonogramas 1971
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4) Convencin de Roma sobre obras musicales 1961 5) Tratado de marcas 1994 6) Tratdo de Singapur de 2006 7) Tratado de Washington sobre circuitos integrados 8) Tratado de derecho de autor de 1996 que integra la comunicacin via internet 9) Tratado de interpretacin y ejecucin de fonogramas de 1996 10)Tratado de la haya de modelos industriales 11)Lisboa sobre denominaciones de origen 12)Tratado de Madrid 13)Tratado de Budapest sobre depsito de microrganismos 76 14)PCT 15)Clasificacin de Niza sobre marcas
Hay muchos ms pero esto refleja que son prolferos. coordinados por la OMPI (o WIPO, en ingls). Berna. Todos estos tratadso estn

Est en la ciudad de Ginebra, tuvo su

origen despus del convenio de pars, precisamente para administrarlo en la ciudad de Despus de la segunda guerra se cambi a la ciudad de Ginebra donde se En 1974, radicaban buena parte de los organismos internacionales de naciones unidas. adquiere su denominacin actual. La OMPI tiene dos funciones fundamentales:

1) Propender al desarrollo de la PI 2) Administrar los tratados, viendo si deben modificarse, por ejemplo.
Este organismo tiene una vinculaicn directa con el INAPI y con la DIBANCO que se preocupa del registro de derechos de autor. Funciona democrticamente, al punto que cada pas tiene un voto para efectos de hacer modificaciones. Esto hace muy difcil que se apruebe todo, ya que pases insignificantes podran entorpecer las modificaciones con facilidad. Esto se justifica tambin porque cada pas quiere evitar que su rgimen sea modificado. En este contexto, muchos pises en desarrollo se mostraron insatisfechos con el Convenio de Pars, con tal defacilitar el rgimen en materia farmacutica. Por otro lado, los pases ms desarrollados reconocieron esto, al punto que el respeto de estas instituciones dejaban mucho que desear. Por otro lado, la OMPI no tiene un tribunal o autoridad de polica que permita proteger los derechos de propiedad industrial, sino que la aplicacin del Convenio de Pars depende de los tribunales de cada pas, lo que obviamente traa problemas para los pases ms desarrollados. Esto dio origen a diversas negociaciones con tal de modificar el tratado, las que eventualmente fracasaron.

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Esto e importante porque Chile actualmente se ofreci para realizar el depsito de microrganismos. Esto es importante porque as pueden examinarse los microrganismos para determinar si alguien que alega una patente sobre un microrganismo innov o no.

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As, los pases ms desarrollados se aburrieron del sistema democrtico que haca muy difcil impulsar actualizaciones. As, decidieron llevar este tema al GATT, organismo que permite medidas de retaliacin en caso que no se respete este acuerdo sobre comercio internacional, permitiendo a los pases que demandaban prohibir la importacin de los pases infractores. Eventualmente, el GATT se convirti en la OMC y los pases desarrollados introdujeron en la agenda de creacin de la OMC la propiedad industrial, saltndose la OMPI. discusiones largas, con grandes conflictos polticos. Hubo No obstante, entre 1986 y 1994 se

prepar un texto que refunda algunas disposiciones del convenio de pars y convenio de berna, dando origen al ADPIC o TRIPS. Lo importante del TRIPS es que hace obligatorias estas disposiciones de los Convenios, pero tratndolas desde la ptica del comercio. Este acuerdo se transform en el acuerdo madre o casi constitucional al que debern ajustarse los estados y los individuos. Es un texto interesante atendido su origen jurdico poltico. Busca aclarar ciertas disposiciones, creando adems un sistema de solucin de controversias. No obstante, por su carcter poltico, hay disposiciones que no quedaron tan claras ya que no fue posible llegar a acuerdo. Paralelamente, se promulg la constitucin de la OMC, que es la organizacin encargada de administrar el ADPIC. De hecho, la OMC puede convertirse en un rgano de solucin de Si estas fracasas, la controversia ser controversias a travs del sistema de consultas.

sometida a un tribunal o panel arbitral. As, los pases infractores podran estar sujetos a multas e incluso a prohibiciones de exportar a ciertos pases.

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07/11/12 [Clase Max Santa Cruz] INTERNACIONAL A fines del S XIX rugen el convenio de pars y convenio de berna, a cargo de dos organizaciones que luego se fusonaran en la OMPI. La OMPI perdi importancia en 1994 con la creacin de la OMC y el acuerdo ms importante en materia de PI: el TRIPS, un convenio omnicomprensivo y, sobre todo, exigible ante la OMC en virtud de un procedimiento jurisdiccional ante un panel de expertos. No obstante, hace ya algunos aos, la PI ha recado ms bien en otros organismos regionales de carcter multidiciplinario como la OMS, UNESCO o FAO, que reconocen como la PI puede favorecer sus propios fines. Tambin ha surgido con mayor intensidad la PI en pases en desarrollo, los que antiguamente eran muy propensos a la piratera. As, muchos tratados internacionales tambin toman en cuenta estos temas. Destacan, en este sentido, los TLC. As, en sntesis, hay 2 corrientes normativas en materia internacional:

1) Las instituciones, como la OMC, la OMPI. 2) Las normas, sean stas tratados nacionales o internacionales.
Vase, por ejemplo, el artculo 27 de la Declaracin Universal de Derechos Humanos. Actualmente, la OMPI se ha reinventado y vuelve a ganar terreno frente a la OMC. internacionalmente que no necesariamente son los que lideran la OMC. El

problema con la OMC es que actualmente han cambiado los actores relevantes Asimismo, las Ya el rondas de negociaciones son eternas (la ltima es de 1999 y an no concluye). negociar.

hecho de que la UE represente a todos sus pases hace que sea muy difcil para ella Esto se acenta atendiendo a que una vez que se integra la OMC uno est obligado a cumplir todos los tratados, sin hacer reservas. No obstante, la OMC sigue siendo importante en materia de solucin de controversias. El problema de la OMPI es que empezaron a dominar las empresas titulares de PI en desmedro de los pases mismos. De ah que se sugiri que la OMPI incorporara la agenda del desarrollo, 45 recomendaciones para los distintos pases. Esto modific la orientacin de la OMPI, admitiendo que la recomendacin que hace la OMPI a EEUU no puede ser la misma que se hace a Botsuana, es decir, ya no recomiendan un nico modelo al mundo entero, sino varios dependiendo en las caractersticas propias de cada pas.

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La OMPI tiene 4 facultades:

1) 2) 3) 4)
INAPI

Administrar tratados Monta sistemas de facilitacin de proteccin Realiza cooperacin tcnica Provee informacin

En Chile, el INAPI ha tenido que enfrentar esta multilateralidad de instituciones de propiedad intelectual. internacionales. Su rol, no obstante, es distinto del de las organizaciones El INAPI est encargado de otorgar derechos, sin perjuicio que ha

asumido funciones propias de leyes ms bien modernas. Ministerio de Agricultura, DIBAM, Consejo de la cultura y las artes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos tambin influyen en materia de propiedad industrial. No obstante, el INAPI es la que tiene ms facultades en matiera de PI. Actualmente est pronto a cumplir 4 aos de existencia. Es un organismo autnomo: propone y ejecuta la poltica aprobada por el ministerio de economa, sus autoridades se eligen por alta direccin pblica, estn excluidos de la Escala nica de Remuneraciones.

Sus principales funciones son:

1) Registro y administracin de derechos de PI 2) Tribunal de primera instancia 3) Proposicin y ejecucin de polticas de PI ! esta funcin es nueva e implica
asesorar al Presidente de la Repblica. De hecho, se cre un departamento de polticas pblicas y estudios. Esto implica adems que deben guardar coordinacin con el mbito agrcola, farmacutico, medioambiental, etc.

4) Competencias Internacionales ! posibilidad de firmar y negociar acuerdos de


cooperacin con otras oficinas.

5) Transferencia tecnolgica y difusin ! el INAPI est a cargo de la mayor base de


datos de informacin tecnolgica. transferencia tecnolgica. Esta es una de las funciones ms relevantes de INAPI. industrial. Se materializa en la herramienta As, debe promover la innovacin y su

INAPI Proyecta, nica en su clase, que permite difundir y ensear a usar propiedad

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Actualmente tambin se ha puesto nfasis en la promocin de las denominaciones de origen. Internacionalmente, el INAPI es un referente a nivel latinoamericano, junto con Mxico. Surgen as proyectos como PROSUR, que busca coordinar el conocimiento de patentes que se solicitan en varios pases a la vez. Chile tambin forma parte del tratado de Budapest sobre depsitos de microrganismos y de hecho Chile es la primera autoridad de depsito de microrganismos en la Regin. En materia del PCT, el INAPI es una de las 18 oficinas que evalan solicitudes internacionales. Tambin ha propuesto una nueva ley ms acorde a la era tecnolgica, con procedimientos ms simples y eficientes desde el punto de vista de la proteccin y su observancia. vulneracin de propiedad industrial. En este ltimo sentido tambin, Chile ha buscado establecer penas de crcel para la

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17/10/12 ACCIONES DE PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL [LLEGU MUY TARDE. PEDIR APUNTES A LA CATA VILLALOBOS] [parece que estamos viendo las acciones o posibilidades de defensa de los derechos de propiedad industrial] Acciones penales Estn en los artculos 28 (marcas) y 52 (patentes). El 28 ya lo vimos. El 52, por su parte, consagra una situacin especial relativa a la infraccin de patentes que estn en trmite, sin perjuicio que, de no otorgarse estas, se entiende que no hubo infraccin. Por eso los jueces no sancionan en base a este precepto. Recurso de proteccin La Corte no lo ha permitido cuando se interponen otro tipo de acciones Ley 20.169 Ley 19.912 que incorpora normas de los ADPIC o TRIPS sobre medidas en frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual Tiene que ver con la coordinacin con el Servicio Nacional de Aduanas, respecto de si los productos importados infringen patentes o estn autorizados o no. 22/10/12 Por regla general, quien alega una infraccin debe probarla. adems los productos generados por ellas. infraccin. [ver artculo] Adems de acciones judiciales, civiles o penales, y la oposicin y nulidad, hay otras acciones consagradas en otras normas del ordenamiento jurdico que permiten proteger derechos de propiedad industrial, tales como la accin de proteccin (art. 20 CPR en relacin al N25 del artculo 19). La nica excepcin se

presenta respecto de las patentes de procedimiento, las que, como sabemos, protegen De ah que quien alega que produjo un producto a travs de un procedimiento distinto deber probar que no ha cometido una

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ACCIN DE PROTECCIN Hay fallos que establecen que esta accin no procede porque hay acciones especiales que lo garantizan, tales como las acciones civiles o penales de la ley 19.039. No obstante, el mismo artculo 20 establece que el recurso de proteccin procede sin perjuicio de otras acciones que fueran procedentes. ACCIONES DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL (ley 20.169) Esta ley no solo permite una proteccin de la marca propiamente tal sino tambin de la imagen de un competidor en el mercado. Por ejemplo, la caja del detergente Lder es muy parecida al Omo, lo que podra permitirle ganar clientes a costa de su confusin, lo que no parece ni eficiente ni parece legtimo. En este caso, si Omo se hubiera opuesto al otorgamiento de la marca Lder para este tipo de productos, lo ms probable es que lo hubieran rechazado porque de hecho estas marcas ni se parecen, lo que hace que la ley 20.169 sea la va idnea. Tambin se producen problemas respecto de la distincin entre la marca y la razn social de una sociedad. As, por ejemplo, si alguien, sin solicitar la marca, usa una marca idntica o similar a la de un competidor como razn social, el competidor afectado podra recurrir a esta ley en cuanto acto de competencia desleal. As, por ejemplo, una sociedad fabricadora y comercializadora de productos pticos (o relacionados con ellos), demand a una sociedad perteneciente a ex empleados de la demandante, por infraccin de marca. Denuncia el uso de sus marcas para el mismo tipo de productos y aprovechando, adems, el conocimiento que los ex empleados tenan de los clientes de la demandante. En este caso el desvo de clientela se debe tanto al uso indebido de una marca ajena como al aprovechamiento indebido de la red de contactos. decretando: As, se acogi la demanda,

1) La cesacin de todos los acto de os demandados, que violen los derechos derivados
de las marcas de la demandante.

2) Se prohbe a los demandados la impresin de cajas, etiquetas, rotulacin y dems


impresos respecto de los productos materia de la sentencia.

3) Se condena a la demandada a indemnizar a la parte demandante de los perjuicios


derivados de la utilizacin ilegal de las marcas materia de la sentencia.

4) Se establece que los perjuicios debern determinarse en la etapa de ejecucin de


la sentencia

5) Se rechaza la peticin de publicacin de la sentencia. 6) Se condena a los demandados al pago de las costas de la causa.
Otro caso se dio en la licitacin por la Ilustre Municipalidad de Concepcin de la obra Cementerio Parque Comuna de Concepcin. Varios interesados compran las Bases y uno de ellos finalmente decide no participar, pero solicita y obtiene el registro de la marca Parque Concepcin que era como las bases decan que tena que llamarse el cementerio, 182

de modo que quien ganara la licitacin no podra despus cumplir con este requisito. tribunal acogi la demanda declarando:

El

1) Que la demanda ha incurrido en actos de competencia desleal; 2) Que se condena en costas a la demandada; y 3) Ordena se remitan los antecedentes al Fiscal Nacional Econmico para que
investigue los hechos. Se solicit adems la nulidad de esta marca, la que fue declarada. Otros casos no son tan claros. As, por ejemplo, Nestl demand a Monterrey por la No obstante, se fall que no era posible

etiqueta de Nescaf que usaba tambin una etiqueta caf con una tasa roja de la que sala vapor atendiendo que podra desviar clientela. atribuir a un solo competidor el uso exclusivo de estos signos, no slo porque no estaban registrados, sino que tampoco parecan registrables, salvo que hubieran adquirido distintividad por su uso. LEY 19.912 QUE INCORPORA NORMAS DE LOS ADPIC SOBRE MEDIDAS EN FRONTERA PARA LA OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Esta ley constituye una obligacin para el servicio de aduanas, el que estar obligado a dar noticia de importaciones sospechosas a eventuales competidores afectados. De hecho, la experiencia de aduanas en general les permite identificar adecuadamente las importaciones sospechosas, sea, por ejemplo, porque estn escondiendo informacin o tambin en base a los valores de importacin. En estos casos, el SNA suspende el despacho de estos bienes mientras el titular se pronuncia, para lo cual tiene un plazo muy acotado. Ah, hay algunos importadores que simplemente dan por perdidos sus importaciones. En la prctica, el SNA ha sido bastante proactivo y, cuando la infraccin es clara, ha ejercido la posibilidad de querellarse por contrabando, aunque los titulares de derechos de propiedad industrial no hayan ejercido su accin. Cabe destacar que las acciones penales son previa instancia particular, en circunstancias que la accin de contrabando es una accin pblica. A veces, cuando un particular no ha ejercido su accin, el Ministerio Pblico exige que la ratifique para poder perseguir al imputado. Si un productor extranjero se percata que alguien est falsificando sus productos, en principio, el competidor extranjero no tiene acciones por infraccin marcaria, en la medida que la marca est registrada en Chile. As, puede, por ejemplo, pedir la marca de manera urgente y luego evitar la comercializacin de este producto o probar si la ley de competencia desleal le es aplicable, atendido que el competidor chileno estara generando una barrera de entrada artificial al pas.

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