Roj: SAP B 3532/2012 Id Cendoj: 08019370152012100080 rgano: Audiencia Provincial Sede: Barcelona Seccin: 15 N de Recurso: 608/2010 N de Resolucin: 166/2012

Procedimiento: CIVIL Ponente: JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN Tipo de Resolucin: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA SECCIN DECIMOQUINTA Rollo nm. 608/2010 - 3 Juicio Ordinario nm. 364/2008 Juzgado Mercantil nm. 1 Barcelona SENTENCIA nm. 166/2012 Ilustrsimos Seores Magistrados: D. JUAN F. GARNICA MARTN D. MARTA RALLO AYEZCUREN D. LUS GARRIDO ESPA En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de abril de dos mil doce. VISTOS en grado de apelacin por la Seccin Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el nmero arriba expresado por el Juzgado Mercantil nmero 1 de esta localidad, por virtud de demanda de Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra Grifera Tres, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado todas las partes la sentencia que dict el referido Juzgado el da 1 de septiembre de 2010. Han comparecido en esta alzada las apelantes Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A., representadas por el procurador de los tribunales Sr. Font y defendidas por el letrado Sr. Pellis, as como Grifera Tres, S.A. en calidad tambin de apelante, representada por el procurador Sr. Montero y defendida por el letrado Sr. Pedrero.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: << 1.Estimar parcialmente la demanda interpuesta por HANSGROHE, AG y representado por el Procurador D. Daniel Font Berkhemer contra GRIFERA TRES, SA y condenarle a pagar al actor la cantidad de 531.860 euros, as como. 1.1.- Declarar que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial amparados por el DM 062246, que comprenda el diseo de la actora de la grifera que identifica en sus catlogos como TALIS 1.2.- Condenarla a cesar en la fabricacin de productos que incorporen el referido diseo. 1.3.- Condenarla a retirar del mercado los productos infractores. 1.4.- Condenarla a publicar en EL PAS y las revistas MI CASA, EL MUEBLE e INTERIORES la siguiente nota, con la siguiente estructura y en un anuncio no inferior a 11 cms de largo por 7 de ancho que, CON MRGENES MNIMOS Y EN UN TAMAO DE LETRA QUE PERMITA COMPLETAR LA TOTALIDAD

DEL CUADRO CON EL TEXTO, se contenga la siguiente mencin LITERALMENTE, RESPETANDO MAYSCULAS Y NEGRITA. " EL Juzgado Mercantil nmero Uno de Barcelona (en su caso la AP de Barcelona si la sentencia fuera total o parcialmente revocada), en sentencia de fecha +++ ha dictado sentencia por la que se declara que la sociedad GRIFERA TRES, S.A HA INFRINGIDO durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 los derechos de propiedad industrial amparados por el DM 062246, que comprenda el diseo de la actora, la sociedad alemana HANSGROHE AG, de la grifera que identifica en sus catlogos como TALIS, que es el siguiente: (se reproducir una imagen tamao de foto de carnet que incluya un grifo completo de la actora que incorpore el diseo protegido y permita apreciarlo porque el grifo ocupe la mayor parte del espacio de la fotografa). La demandada cometa la referida infraccin al participar del proceso de fabricacin de la grifera que se identifica en el catlogo de TRES COMERCIAL,S.A como ALP TRES. EL Juzgado ha condenado a GRIFERA TRES, S.A a cesar en la fabricacin de productos que incorporen el referido diseo, retirar del mercado o proceso de fabricacin los que pudiera haber fabricado, indemnizar a HANSGROHE, AG en la cantidad de 531.860 euros y a publicar esta nota de prensa en EL DIARIO EL PAS y las revistas MI CASA, EL MUEBLE e INTERIORES, atendido el periodo de la infraccin, el nmero de ventas y el liderazgo del diseo en el sector en parte del periodo analizado." 2.- Desestimar la demanda interpuesta por HANSGROHE,S.A contra GRIFERA TRES, SA, con expresa condena al actor al pago de las costas de esa accin con arreglo a los parmetros contenidos en el cuerpo de esta resolucin >>. SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelacin cada una de las partes. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que present escrito impugnndolo y solicitando la confirmacin de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Seccin de la Audiencia Provincial, que seal vista para el da 8 de febrero pasado. Acta como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTN.

FUNDAMENTOS JURDICOS
PRIMERO . Objeto de la controversia que enfrenta a las partes 1. La demandante Hansgrohe AG, en su calidad de titular del registro internacional del modelo industrial DM 062246 "griferas sanitarias y sus componentes", solicitado el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y Hansgrohe, S.A., en su calidad de distribuidora en Espaa de los productos de la primera, interpusieron una accin declarativa de violacin de los derechos de exclusiva, al amparo de lo establecido en los arts. 52 y 53 de la Ley de Diseo Industrial (LDI) frente a la demandada Grifera Tres, S.A., a la vez que la accin de cesacin de la conducta infractora y la de indemnizacin de los daos y perjuicios, que inclua la publicacin de la sentencia en diversas publicaciones especializadas. Se fundaban en que la comercializacin por parte de la demandada de sus modelos de grifo monomando ALP-TRES para lavabo y bid supone una infraccin de los derechos que les concede el referido modelo industrial, tal y como aparece reflejado en los grficos 3.1 y siguientes (variantes 3 y 4 del referido modelo -docs. 10 y 22 demanda). 2. Grifera Tres se opuso a la demanda alegando: (i) falta de legitimacin activa de Hansgrohe, S.A.; (ii) que no exista violacin de los derechos protegidos, atendido que los diseos de los productos presentan diferencias muy significativas; y (iii), de forma subsidiaria, para el caso de que se pudiera considerar que exista infraccin, excepcion la nulidad del registro por falta de singularidad o de novedad. 3. La resolucin recurrida desestim ntegramente la demanda de Hansgrohe, S.A. apreciando su falta de legitimacin activa. Y respecto de la demanda de Hansgrohe AG, desestim la excepcin de nulidad opuesta por Grifera Tres, considerando que el diseo presentaba novedad, y estim la accin de infraccin, considerando que el diseo produca una impresin de conjunto muy similar a la del producto infractor, de manera que al usuario medio de este tipo de productos (un profesional de la construccin o un consumidor especialmente informado) no le resultaba posible diferenciar entre el producto que fabrica la demandada y el diseo protegido. Tambin estim la accin de daos y perjuicios condenando a la demandada a hacer pago a Hansgrohe AG de la cantidad de 531.860 euros y a la publicacin de la sentencia en diversos medios de comunicacin. 4. El recurso de las actoras cuestiona (i) la falta de legitimacin activa que la resolucin recurrida ha apreciado respecto de Hansgrohe, S.A., aduciendo que su legitimacin resulta de su carcter de licenciataria en Espaa de los derechos de su matriz alemana, y (ii) el importe de la indemnizacin concedida, alegando

que solo se han concedido los daos y perjuicios causados a la titular del modelo industrial, desconociendo los causados a la licenciataria, a su vez distribuidora en Espaa de los productos, y que el mtodo de valoracin del dao no ha sido correcto. 5. El recurso de la demandada cuestiona la existencia de infraccin, insiste en la nulidad del modelo industrial por la falta de singularidad del diseo y alega que esa falta de singularidad afecta a cuestiones muy relevantes desde la perspectiva de la impresin de conjunto, razn por la que estas caractersticas del diseo y del producto no deberan tomarse en consideracin al realizar el juicio comparativo. SEGUNDO. Sobre la falta de legitimacin activa de Hansgrohe, S.A.U. 1. La resolucin recurrida apreci la falta de legitimacin activa de Hansgrohe, S.A.U., filial espaola de Hansgrohe AG, fundndose en que no es titular del diseo, razn por la que no ostenta sobre el mismo ningn derecho, dado que su condicin es la de mero distribuidor de los grifos controvertidos y el art. 55 LDI nicamente atribuye legitimacin para reclamar daos y perjuicios al titular del diseo. 2. El recurso de las demandantes alega que la resolucin recurrida ha incurrido en error al negar la legitimacin activa de Hansgrohe, S.A.U. Se funda tal alegacin con tres argumentos distintos: i) Se ha producido violacin del art. 218.1 LEC al afirmar que estima acreditado que Hansgrohe, S.A.U. ha sufrido daos pero que no puede reclamarlos al amparo del art. 55 LDI, sin perjuicio de que pudiera haberlos reclamado al amparo de una norma distinta. Estima la recurrente que el principio iura novit curia que tal precepto consagra obligaba al tribunal a acudir a la norma que considerara correcta para dar respuesta a la accin resarcitoria ejercitada. Tambin se aduce que con ello la resolucin recurrida se est apartando del precedente establecido por la Sentencia de esta Sala de 17 de septiembre de 2009, recada en un pleito anterior que guarda una gran analoga con el presente. ii) La relacin entre Hansgrohe, S.A.U. Hansgrohe AG es mucho ms intensa que la que se produce con un simple distribuidor porque la matriz alemana es titular de todas las acciones de la filial espaola, que no tiene capacidad de decisin autnoma, y ambas actan en el mercado como una nica empresa, participando de forma completamente organizada y complementaria en la explotacin del modelo industrial al que se refiere la demanda. Por ltimo se alega que de esa relacin existente entre matriz y filial cabe deducir, de forma implcita, la existencia de una licencia de explotacin, que no exige, como requisito constitutivo, la inscripcin de la licencia en el Registro de Diseos, pues tal inscripcin nicamente es exigible para poderla oponer a terceros de buena fe, carcter que no ostenta la demandada. iii) La interpretacin del art. 55 LDI debe hacerse ponindolo en relacin con el art. 61.2 in fine del propio Texto legal y con el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que impone reconocer legitimacin activa para la accin indemnizatoria a cualquier parte perjudicada, sin limitarlo, por tanto, al titular del diseo o a su licenciatario. 3. Grifera Tres se opuso a este motivo del recurso alegando que: a) El principio iura novit curia no admite la interpretacin que Hansgrohe pretende que se le conceda. b) Es irrelevante a estos efectos la relacin que pueda existir entre Hansgrohe, S.A.U. y Hansgrohe AG y la posible vinculacin empresarial entre esas dos compaas. c) El art. 13 de la Directiva 2004/48/CE no ampla la legitimacin activa a todos los perjudicados sino que considera perjudicados nicamente a los titulares del derecho. Valoracin del tribunal 4. Tiene razn Grifera Tres cuando alega que la Sentencia de esta Sala de 17 de septiembre de 2009 no constituye un precedente de inters para resolver la cuestin controvertida porque, aunque en el asunto que la misma resuelve tambin actuaron como demandantes Hansgrohe, S.A.U. y Hansgrohe AG, lo cierto es que all, a diferencia de lo que aqu ha ocurrido, nadie cuestion la legitimacin de ninguna de ellas, razn por la que esta Sala no tuvo ocasin de pronunciarse propiamente sobre esa cuestin, limitndose a aceptar la legitimacin de ambas demandantes. 5. Resulta irrelevante la relacin interna que pueda existir entre Hansgrohe, S.A.U. y Hansgrohe AG. Aunque se afirma que la segunda es titular de todas las acciones de la primera, hecho que no se discute, lo relevante es que se trata de dos personas jurdicas distintas. Que formen parte de un mismo grupo de empresas no es razn suficiente que permita desconocer que se trata de dos personas jurdicas distintas y cuya esfera de actuacin es singularizada, con independencia de como acten en el mercado.

6. No cabe admitir la existencia de una licencia tcita sino que, conforme a lo que exige el art. 59.2 LDI, la escritura constituye un requisito de validez de la licencia. No acreditado (las actoras ni siquiera lo han alegado) que se haya cumplido ese requisito, no podemos considerar que concurra en Hansgrohe, S.A.U. el carcter de licenciataria del diseo objeto del proceso. 7. Por consiguiente, la legitimacin activa de la referida demandante la deberemos analizar exclusivamente desde la perspectiva de su carcter de distribuidora de los productos que incorporan el diseo, que fabrica y comercializa su titular Hansgrohe AG. 8. El art. 13 de la Directiva 2004/48/CE , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, no permite sostener la idea de que la legitimacin activa para el ejercicio de la accin de resarcimiento se extienda, para la tutela de los referidos derechos de propiedad intelectual (que incluyen los derivados de los diseos protegidos), ms all del mbito delimitado por las reglas de legitimacin establecidas por nuestra legislacin en materia de diseo. 9. La legitimacin para el ejercicio de las acciones de infraccin y de indemnizacin de daos y perjuicios corresponde al titular del diseo, conforme a lo que resulta de los arts. 53 y 55 LDI, as como a los titulares de licencias (art. 61.1 LDI), carcter del que carece Hansgrohe, S.A.U., que es una mera distribuidora. Nuestra legislacin no reconoce al distribuidor legitimacin para el ejercicio de las acciones derivadas de la infraccin de los derechos que atribuye el registro de un diseo. 10. No podemos considerar que se hayan ejercitado acciones distintas a las derivadas de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccin Jurdica del Diseo Industrial, tal y como resulta del propio escrito de recurso, en el que la parte ha tenido ocasin de precisar qu otro fundamento jurdico poda soportar su accin sin que lo haya hecho. Por consiguiente, el principio iura novit curia no puede ser interpretado en el sentido de que incorpore una invitacin abierta para que el juez indague en todo el ordenamiento jurdico a la bsqueda de las diversas causas de pedir que pueden fundar los pedimentos de la parte. Tal y como el art. 218.1 LEC expresa, el juez est autorizado a corregir la incorrecta invocacin de las normas jurdicas alegadas por las partes al describir la causa de pedir acudiendo a las normas que realmente la funden, pero no est autorizado a acudir a otras distintas de las que la partes "hayan querido hacer valer". Por consiguiente, no podemos considerar que la resolucin recurrida haya incurrido en violacin de esa norma procesal. TERCERO. Diseo protegido y producto presuntamente infractor 1. Los diseos registrados que Hansgrohe afirma que la demandada ha violado son los que resultan de los siguientes grficos, que extraemos de parte del documento nm. 10 de la demanda, el certificado de la OMPI acreditativo del registro. Concretamente, de la diversidad de diseos que ese certificado incorpora, las realizaciones que creemos que mejor nos permiten ilustrar el mbito de proteccin invocado por la actora son las siguientes: Los cuatro primeros dibujos corresponden a los grifos de lavabo y los cuatro ltimos a los grifos de bid. 2. Los grifos de lavabo y bid de ALP-TRES de la demandada, presuntamente infractores son los que aparecen en las siguientes reproducciones: CUARTO. Planteamiento del recurso de la demandada Grifera Tres 1. La demandada aleg, por la va de la excepcin, la nulidad del diseo registrado en el que la actora funda su demanda, si bien esta alegacin la hizo de forma subsidiaria, esto es, para el caso de que no prosperara su alegacin principal, que consista en negar que su producto infringiera el diseo que la actora tiene registrado. La cuestin, se afirma en la contestacin, est en interpretar qu concretos elementos del diseo y del producto se deben tomar en consideracin al realizar el juicio comparativo, en suma, cul es el alcance y extensin de la proteccin que la actora tiene concedida con el diseo registrado. En opinin de la demandada, algunos elementos esenciales que el diseo incorpora no merecen proteccin alguna porque se trata de formas que previamente al registro de la actora ya se encontraban incorporadas al acervo de las formas comunes en el sector de la grifera sanitaria, de manera que no admite que la actora haya creado esas formas sino que se bas en ellas e incorpor en su diseo nicamente tres concretas novedades, que son las nicas que merecen proteccin. Entre las formas que ya se encontraban incorporadas al "acervo, estado o patrimonio de las formas", afirma que se deben incluir las dos siguientes caractersticas del diseo: Primera, la combinacin en un grifo monomando de cuerpos cilndricos (cuerpo principal, cao y sombrerete con vstago), que considera que no es original ni exclusiva de HANSGROHE.

Segunda, la inclinacin del cuerpo principal, que considera como un recurso conocido, largamente empleado y absolutamente convencional en cualquier modelo de grifera, que se presenta como variante de realizacin del modelo vertical, y que tampoco es original ni exclusivo de HANSGROHE. A los nicos aspectos del diseo a los que la demandada reconoce originalidad son: 1) La concreta forma de conexin entre el sombrerete y el vstago. 2) La longitud relativa del vstago respecto del cao. 3) El ngulo relativo del vstago con respecto al cao. La razn por la que la demandada considera que el diseo invocado puede ser nulo consiste en su falta de singularidad. Y la razn por la que plante la excepcin de nulidad de forma condicionada se encuentra en que, de acuerdo con lo que expresa el apartado IV de la exposicin de motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, del diseo industrial, los criterios de valoracin del grado de diferenciacin para determinar la infraccin han de ser los mismos que los que han de servir para determinar la validez del Modelo. 2. La resolucin recurrida rechaz la alegacin de nulidad del diseo con los siguientes argumentos: Primero y principal, que en realidad lo que se est invocando por la demandada no es la falta de singularidad sino la falta de novedad y los medios de prueba ofrecidos para acreditarla (fotografas de pequeo tamao de 9 grifos distintos) no son el medio de prueba idneo (porque no permiten dar relevancia a los pormenores) para realizar el juicio comparativo. Segundo, y a mayor abundamiento, que en la medida en que la demandada ha admitido que no existan antecedentes de algunos detalles que el diseo incorpora (a los que habra que aadir el relativo a la inclinacin del grifo, porque no considera acreditado que existieran antecedentes) debera concluirse que el diseo goza de novedad. A lo que debera aadirse la forma del corte del cao (en bisel), as como otras consideraciones contenidas en el informe pericial de la actora al que se remite. Todo ello le lleva a concluir que, desde la perspectiva del usuario relevante (una persona especializada, con un profundo conocimiento del sector, capaz de diferenciar entre los diversos productos por detalles que un usuario no informado podra considerar menores), el diseo goza de singularidad. 3. El recurso de la demandada Grifera Tres insiste en la falta de singularidad del diseo, al menos desde la perspectiva de las cuestiones esenciales ms relevantes para apreciar la impresin de conjunto, lo que debera determinar la nulidad del modelo industrial o, cuando menos, ser tomado en consideracin a efectos del juicio comparativo. Y afirma que se equivoca la sentencia cuando expresa que la excepcin de nulidad se basa en la falta de novedad, cuando lo que se afirm en la contestacin que no existe es singularidad, razn por la que no puede omitirse, como ha hecho la resolucin recurrida, el examen de los documentos 3 a 14 de la contestacin. Por otra parte, se afirma, la sentencia no slo confunde la singularidad con la novedad sino que, para examinar sta, utiliza un parmetro (la impresin que el diseo objeto del modelo producira a un "consumidor informado") que es propio de la singularidad, no de la novedad. El recurso se funda en este punto en las siguientes alegaciones: a) La actora admiti durante la audiencia previa la existencia, con anterioridad a la fecha de prioridad del diseo internacional que invoca, de los grifos reproducidos en el informe pericial de la demandada (doc. 5 contestacin) as como en los docs. 3 a 14 de la contestacin. b) El juez no ha tomado en consideracin los medios de prueba aportados en los docs. 3 a 14 de la contestacin, que acreditan la preexistencia de grifos inclinados y con formas muy similares al diseo de la actora, adems de las fotografas que obran en la pgina 22 del escrito de contestacin y el examen de esos medios de prueba era absolutamente relevante para la suerte del litigio. c) Si las escasas diferencias que existen entre el diseo de la actora y las formas conocidas en la industria con anterioridad a la solicitud se aprecia que son suficientes para concluir que existe singularidad en el diseo registrado, tambin las diferencias que presenta la realizacin de los grifos de la demandada respecto del mismo tienen singularidad suficiente para excluir la infraccin. Ese examen, afirma el recurso, no ha sido realizado por el juzgado a quo y es esencial para realizar correctamente el juicio sobre la infraccin. 4. HANSGROHE se opuso al recurso de Grifera Tres alegando que el examen de los modelos anteriores es relevante a los efectos de examinar el requisito de singularidad, si bien, una vez determinado que el modelo presenta la singularidad exigible, el examen de dichos modelos no debe tomarse en consideracin para examinar el alcance de la proteccin del modelo, puesto que el mismo claramente lo define el art. 47

LDI. En su opinin, lo relevante no son los modelos anteriores sino el margen de libertad del autor. Que deba existir una correlacin entre ambos grados de diferenciacin no significa que deba analizarse conjuntamente, a modo de totum revolutum , sino que debe mantenerse un mismo grado de exigencia para acceder a la proteccin como modelo y para determinar el alcance de dicha proteccin. Por lo dems, se trata de dos procesos analticos diferenciados, que deben realizarse separada y ordenadamente en el tiempo. En opinin de HANSGROHE, el enfoque analtico que la adversa ha utilizado se encuentra en las antpodas del enfoque sinttico que exige valorar el carcter singular del diseo, donde debe atenderse a la impresin general, esto es, la valoracin de conjunto del diseo, razn por la que no puede sorprender que la sentencia haya concluido que lo planteado no era propiamente atinente a la singularidad sino a la novedad. QUINTO. Correlacin entre la extensin de la proteccin y el motivo de nulidad del modelo industrial 1. Los requisitos que deben concurrir para que pueda concederse proteccin a un diseo que se pretenda registrar son que el mismo tenga novedad (art. 6 LDI) y que presente singularidad (art. 7 LDI). A su vez, esos mismos requisitos marcan los lmites de la proteccin que el diseo registrado merece frente a otros diseo ulteriores, se hayan registrado o no. Resulta incuestionable que el diseo registrado por la actora cumple el primero de esos requisitos. La demandada no lo ha cuestionado y la resolucin recurrida as lo ha reconocido cuando pone de manifiesto las diferencias que el diseo de la actora presenta con otros anteriores. Por consiguiente, procedera limitar el examen al requisito de la singularidad, nico al que se extiende la controversia que plantean las partes. No obstante, ser preciso hacer unas consideraciones previas sobre la novedad porque as lo exige el correcto examen de la singularidad. 2. El problema estriba en que no resulta fcil distinguir entre la novedad y la singularidad en un supuesto como el enjuiciado porque el diseo protegido incluye formas bastante comunes en el mbito de los productos de grifera, de manera que no resulta fcil determinar qu concretas formas son las que deben ser tomadas en consideracin al examinar la existencia de singularidad. Tanto es as que la resolucin recurrida ha apreciado que la singularidad procede de la "combinacin novedosa" de una pluralidad de formas anticipadas, que puede logar que la impresin general del conjunto resulte singular. En suma, el problema fundamental que el caso plantea consiste en cmo debe examinarse la existencia del requisito de la singularidad, particularmente, qu concretos datos son relevantes para ello. Mientras que la parte actora pretende que se debe tomar en consideracin de forma global el producto para hacer el juicio comparativo con el diseo, la demandada Grifera Tres sostiene que el juicio comparativo nicamente se puede llevar a cabo a partir de aquellos aspectos en los que se pueda estimar que el diseo que haya aportado novedades al previo estado de las formas en la industria. O, dicho de otra forma, que no se pueden tomar en consideracin las formas que eran comunes en el momento del registro. 3. Compartimos el punto de vista de la demandada. Aunque el enjuiciamiento sobre la singularidad debe ser sinttico (no analtico) y realizado desde la perspectiva de una visin de conjunto, no por ello debe hacerse desde la perspectiva de todos los elementos que el diseo registrado contiene sino que al realizarlo no se pueden tomar en consideracin ms que aquellos elementos en los que pueda considerarse que el diseo protegido haya introducido novedades en el estado de las formas, esto es, lo que propiamente podemos considerar que el registro protege. En otro caso se estara extendiendo la proteccin a formas comunes, previamente conocidas y que por s mismas no merecen proteccin, por el simple hecho de que el nuevo diseo las hubiera incorporado. 4. Buen ejemplo de ello lo ofrecen las STJUE de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 , Pepsico v. Grupo Promer y OAMI) y la Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2010 (asunto T-8/07 , Grupo Promer v. OAMI y Pepsico) , ambas recadas en el mismo asunto, en el que se planteaba el mismo problema que en nuestro asunto, esto es, que el diseo registrado inclua formas comunes en la industria. Lo que hace el Tribunal General, y luego confirma el Tribunal de Justicia, para examinar si existe singularidad, es distinguir entre los aspectos que se poda tomar en consideracin al realizar el juicio comparativo de aquellos que no podan tomar en consideracin porque eran formas conocidas. Ello conduce a que el examen tenga un doble nivel: primero analtico y luego sinttico. O bien puede explicarse ese proceder afirmando que si bien el examen es sinttico ello no significa que el juicio comparativo no deba fundarse, lo que obliga a exponer las concretas razones en las que se funda. Esta motivacin del juicio obliga a que el anlisis, sin dejar de ser sinttico, porque est hecho desde la perspectiva de la visin de conjunto, parezca analtico porque se refiere a concretas analogas y diferencias.

5. Tambin compartimos con la demandada que, tal y como expresa el apartado IV de la Exposicin de Motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, los criterios de valoracin del grado de diferenciacin para determinar la infraccin han de ser los mismos que los que han de servir para determinar la validez del Modelo. Ello significa que no le puede ser exigida a la realizacin de la parte demandada un grado de diferenciacin ms acusado que el observado por el diseo protegido respecto de las formas existentes en la industria en el momento del registro. 6. En suma, si bien la demandada acepta que su realizacin no est muy alejada del diseo protegido, s lo est tanto como ste lo estaba del estado de las formas conocidas en el momento del registro. Ello nos obliga, aunque la demandada nicamente haya opuesto la excepcin de nulidad de forma subsidiaria, a comenzar por el examen del grado de diferenciacin que el diseo registrado presenta respecto del estado de las formas de la industria conocido en el momento del registro. SEXTO. Examen de los aspectos en los que el diseo registrado presentaba novedad sobre el estado de las formas 1 . El art. 6 LDI regula el primero de los requisitos precisos para que un diseo pueda ser registrado y, por tanto, objeto de proteccin: que tenga novedad. Se considera nuevo cuando ninguno idntico haya sido accesible al pblico antes de la fecha de la solicitud del registro. 2. La resolucin recurrida admite que, si bien las formas concretas que presenta el diseo de la actora pueden considerarse anticipadas, no lo estaba el conjunto que integran, su combinacin. Aunque refiera esta manifestacin a la singularidad, lo que en realidad quiere afirmar es que existe novedad y que sta no procede tanto de las concretas formas que presenta el diseo como de su combinacin. 3. Efectivamente, no es novedoso que el cuerpo y el cao del grifo presenten forma cilndrica, sino que esa forma estaba muy extendida con anterioridad al registro por la actora de su modelo en el ao 2002, tal y como acredita la pericial aportada por la parte demandada, que hace referencia a una pluralidad de publicaciones (tambin aportadas a autos) de fecha anterior que lo reflejan. 4. Tampoco podemos considerar novedoso que el cuerpo aparezca ligeramente inclinado hacia adelante. Aunque la resolucin recurrida no considere acreditado que esta forma era ya conocida, lo cierto es que el informe pericial de la demandada, que se refiere concretamente a un modelo de Creval que aparece reproducido en la revista Sala Bao, nm. 95 del ao 2001 (doc. 5 contestacin, folio 434), as como el modelo Schell de Acquacontrol, que aparece en el nm. 28 de la misma revista, tambin del ao 2001 (doc. 7 contestacin, al folio 436) son datos suficientes para que debamos considerar acreditada la existencia de esa forma en el mercado en el momento del registro por parte de la actora del modelo en el que funda las acciones ejercitadas en este proceso. 5. La novedad, por consiguiente, no se encuentra ni en que el diseo registrado incorpore dos cuerpos cilndricos, ni en la inclinacin del cuerpo principal o del cao porque todas esas formas eran conocidas e incluso usuales en el momento del registro. Y tampoco se encuentra en la existencia de determinadas proporciones de grosor o longitud entre los diversos cuerpos cilndricos (cuerpo principal y cao) o entre el grado de inclinacin de uno y otro, porque tambin esas formas ya eran conocidas, as como el hecho de que el cuerpo cilndrico principal se encuentre coronado por un sombrerete del que sale un vstago, forma bastante comn. 6. No obstante, si bien las principales caractersticas del diseo registrado las consideramos formas comunes, ello no nos lleva a concluir que no existe novedad. Creemos que la novedad procede de algunos detalles que el diseo incorpora, que estimamos que son suficientemente relevantes como para merecer la proteccin, esto es, sirven para distinguir sustancialmente el diseo de las formas previamente conocidas. Esos detalles son los siguientes: i) La dimensin de vstago, apreciablemente ms corta que el cao. ii) La lnea o correlacin que forman el vstago con el cao, que no es paralela sino que es divergente. iii) El encuentro entre el vstago y el sombrerete que se produce a ras de la superficie superior del sombrerete. 7. No se ha acreditado que ninguna de esas formas se encuentre anticipada y las mismas, particularmente si se toman en consideracin de forma conjunta, presentan suficiente entidad como para que pueda entenderse que existe novedad, esto es, que el diseo registrado se distingue suficientemente de las formas previamente conocidas.

SPTIMO. Sobre la singularidad 1. De acuerdo con lo que establece el art. 7.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccin Jurdica del Diseo Industrial , se considerar que un diseo posee carcter singular cuando la impresin general que produzca en el usuario informado difiera de la impresin general producida en dicho usuario por cualquier otro diseo que haya sido hecho accesible al pblico antes de la fecha de presentacin de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. As como en la novedad lo que se exige es que el diseo no sea idntico o cuasi idntico a otro anterior, en el carcter singular lo que se exige es que el diseo produzca una impresin general diferente de cualquier diseo o realizacin anterior. La proteccin no depende de que exista novedad, esto es, de que existan elementos singulares que sean diferentes de las formas anteriores conocidas en la industria sino de que la impresin general o de conjunto sea distinta. 3. Aunque ni la ley espaola sobre el diseo ni la Directiva europea (la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998) establecen cul es el grado de diferencia exigible para concluir que el diseo posea carcter singular, estimamos que no se exige que la diferencia sea notable aunque s que sea clara. La propuesta de Directiva incorporaba el adverbio <<notablemente>> que se suprimi en el texto definitivamente aprobado. El considerando 13 de la Directiva emplea la expresin <<difiere claramente>> para referirse a la valoracin del carcter singular. 4. El examen de la singularidad, y por tanto tambin el de la infraccin, debe hacerse desde una perspectiva ms amplia y abierta que el de la novedad. Mientras el de esta ltima se realiza de forma analtica y tomando una a una las caractersticas del diseo, el de la novedad es de conjunto y debe ser realizado de forma sinttica. Ello concede un relieve importante a cuestiones tales como la combinacin de formas previamente conocidas. Y en ese sentido es importante tomar en consideracin que si bien la demandada ha acreditado que una parte sustancial de las caractersticas del diseo de la actora ya estaban anticipadas, no ha acreditado que tambin lo estuviera su combinacin, que es la que contribuye a conceder al diseo registrado una visin de conjunto claramente distinta de las conocidas en las formas incorporadas a la industria de la grifera. OCTAVO. Sobre el grado de libertad del autor 1. Tampoco podemos olvidar que, conforme resulta del art. 7.2 LDI, para determinar si el diseo posee carcter singular se tendr en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseo. Y tambin sobre la forma en la que debe ser apreciada esa libertad del autor existe discrepancia entre las partes: mientras que para Hansgrohe esas circunstancias nicamente deben ser aqullas que estn ligadas al producto y a sus exigencias tcnicas, Grifera Tres sostiene que tambin deben ser tomadas en consideracin las tendencias del mercado. 2. Como decamos en nuestra Sentencia de 17 de septiembre de 2009 (RA 382/2008), el grado de libertad del diseador depende de la naturaleza del producto al que se aplica el diseo, de sus exigencias tcnicas o funcionales, del sector al que pertenece el diseo, as como de las tendencias o mrgenes de sensibilidad compartida, comn a los gustos o modas de la poca (como dice el Legislador en la Exposicin de Motivos, IV). Si el grado de libertad del autor al desarrollar el diseo es muy reducido, el usuario informado tender a fijarse ms en los detalles que distinguen los dos diseos, imponindose en mayor medida dichas diferencias en la impresin global que le produce el diseo. As, cabe concluir que cuanto mayor sea el grado de libertad del autor del diseo denunciado, mayor deber ser el grado de diferenciacin que debe presentar respecto al diseo protegido. 3. Nos inclinamos por pensar que las tendencias del mercado respecto de las formas de un producto no resultan completamente irrelevantes desde la perspectiva del examen del grado de libertad del autor. As se ha sostenido, al menos de manera indirecta en la Sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2010 (asunto T-8/07 , Grupo Promer v. OAMI y Pepsico). El apartado 68 de esa resolucin toma en consideracin que la libertad del autor del diseo se encuentra muy limitada (" seriamente restringida ") ya que el paradigma de producto (tazos) se circunscribe a un pequeo disco plano o casi plano sobre el que pueden imprimirse imgenes en color y, a menudo, el disco es convexo hacia el centro, precisndose que es poco probable que un rapper o tazo que no rena esas caractersticas tenga aceptacin en el mercado. La STJUE de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 , Pepsico v. Grupo Promer y OAMI) no entra en esa cuestin porque considera mal formulado el motivo que se refiere a la misma, si bien hace referencia en su apartado 40 a la posicin sostenida por la OAMI respecto a que las exigencias del mercado suponen una verdadera limitacin de la libertad del autor, apreciacin que compartimos.

4. En el supuesto que enjuiciamos no puede hablarse en un sentido tan estricto de una "exigencia del mercado", esto es, de un requisito sin el cual el producto no podra entrar en el mercado, si bien las tendencias del mercado, cuando son tan acusadas como en el caso ocurre, se aproximan mucho a una verdadera exigencia de mercado. Por consiguiente, si bien en principio existe un alto grado de libertad en el diseo del producto (unos grifos de lavabo y de bid), est acreditado que desde el momento en que se popularizaron los sistemas que mezclan agua fra con agua caliente y el monomando, las tendencias del mercado han conducido a un importante acercamiento entre algunas formas bsicas en el diseo de la grifera, entre las que se encuentra la incorporacin de un (i) cuerpo central cilndrico, (ii) el cao con forma de otro cilindro ms pequeo y (iii) un mando nico situado en la parte superior del cilindro central con forma de sombrerete con un vstago de forma cilndrica. NOVENO. Sobre el usuario informado 1. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P (asunto Pepsico) en sus apartados 53 y 54 define el concepto de usuario informado afirmando que << constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningn conocimiento especfico y que, por lo general, no realiza una comparacin directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias tcnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atencin, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate>>. Y, en el supuesto enjuiciado en aquel caso, el Tribunal de Justicia admite que <<el usuario informado pertinente (...) podra ser un nio de unos 5 a 10 aos de edad o un director de tcnicas de comercializacin de una sociedad fabricante de productos>>. 2. Por otra parte, en cuanto al grado de atencin del usuario informado, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011 nos recuerda que, si bien ste no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (vase, por analoga, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97 , Rec. p. I 3819, apartados 25 y 26), tampoco es un experto o tcnico capaz de observar con detalle las ms pequeas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. De este modo, el adjetivo informado sugiere que, sin ser un diseador ni un experto tcnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su inters por los productos de que se trata, presta un grado de atencin relativamente elevado al utilizarlos. 3. En el supuesto que aqu enjuiciamos el usuario informado de referencia a los efectos de realizar la comparacin entre el diseo registrado y el producto presuntamente infractor no tiene por qu ser nico. La resolucin recurrida acepta como usuario informado a los <<operadores de la construccin>>, que son quienes deciden qu grifera instalan en las obras que ejecutan. Las partes no discrepan sustancialmente de esa apreciacin, aceptando que no es el usuario final medio de los grifos sino un experto, un contratista que sabe distinguir por los pequeos detalles entre las tendencias que marcan la moda. Ello no resulta incompatible con el hecho de que tambin se pueda incorporar como usuario informado a un pequeo sector de usuarios finales, si bien nicamente a aquellos especialmente preocupados con las tendencias del mercado, o bien a los tcnicos o decoradores por quienes se dejan asesorar. Por consiguiente, en cualquier caso, estaramos hablando de un usuario especialmente conocedor de las tendencias del mercado y capaz de distinguir entre los diversos productos de grifera por pequeos detalles. DCIMO. Juicio comparativo 1. La comparacin entre el diseo que la actora tiene registrado y el producto presuntamente infractor debe hacerse, como ya hemos anticipado, descontando aquellas caractersticas del diseo registrado que no cuentan con proteccin porque se trataba de formas comunes en el momento del registro. Ello nos lleva a que el juicio comparativo deba hacerse esencialmente a partir de las concretas caractersticas del producto que podemos considerar que presentaban novedad y a las que nicamente se extiende la proteccin que el registro concede a su titular. Esas caractersticas son, segn hemos anticipado, las siguientes: i) La dimensin del vstago, apreciablemente ms corta que el cao. ii) La lnea o correlacin que forman el vstago con el cao, que no es paralela sino que es divergente. iii) El encuentro entre el vstago y el sombrerete que se produce a ras de la superficie superior del sombrerete.

2. Ilustramos algunas de esas caractersticas con la reproduccin de algunos de los detalles del diseo protegido, que extraemos de la propia certificacin aportada como documento nm. 10 de la demanda: 3. La comparacin con los grifos de la demandada presuntamente infractores exige que una vez ms reproduzcamos fotografas correspondientes a su diseo, aunque no ofrezcan un detalle tan significativo: 4. La comparacin entre el producto de la demandada y el diseo protegido ofrece las siguientes diferencias: i) Es distinta la proporcin que existe entre la longitud del cao y el vstago. Mientras en los grifos de la demandada prcticamente son de la misma longitud, en el diseo protegido la longitud del vstago es apreciablemente ms corta. ii) La lnea que mantienen entre s el cao y el vstago es paralela en la realizacin de la demandada mientras que en el diseo protegido el vstago mantiene una trayectoria divergente ofreciendo una sensacin de mayor distancia o amplitud respecto del cao. iii) El encuentro entre el vstago y el sombrerete se produce en el diseo registrado a ras de la cara superior del sombrerete mientras que en el producto de la demandada el encuentro se produce unos milmetros por debajo de la parte cara superior del sombrerete. 5. La diferente proporcin que existe entre la longitud del cao y la del vstago es un dato relevante desde la perspectiva de nuestro usuario informado que no puede dejar de apreciar las diferencias que existen entre el diseo registrado y la realizacin de la demandada. Se trata de una diferencia con notable incidencia en la impresin de conjunto. 6. Ms apreciable incluso es la diferencia que presentan los grifos realizados por la demandada respecto del diseo registrado por la actora en cuanto al ngulo en el que se encuentra el cao respecto del vstago. A pesar de los esfuerzos realizados por el perito de la actora, que de forma algo engaosa no compara uno y otro elemento en igualdad de condiciones sino que hace la comparacin (en la reproduccin grfica que el informe incorpora de los elementos a comparar) entre el diseo en posicin de grifo cerrado y la realizacin de la demandada en posicin de grifo abierto, con lo que consigue crear una falsa apariencia de que en este punto no existe diferencia, lo cierto es que existe y muy notable. En la realizacin de la demandada el vstago es completamente paralelo al cao, mientras que en el diseo registrado es claramente divergente, mostrando un importante ngulo de divergencia que ofrece una impresin de conjunto muy distinta que no podra haber pasado inadvertida a nuestro usuario informado, capaz de distinguir detalles como ste. 7. Tambin es apreciable la diferencia existente entre la forma en la que se encuentra el vstago con el sombrerete en el diseo registrado y como lo hace en la realizacin de la demandada. Mientras sta podemos considerar que sigue la pauta ms comn en el sector, producindose la insercin unos milmetros por debajo de la superficie superior del sombrerete, el encuentro se produce en el diseo protegido a la altura misma de la cara superior del sombrerete, de forma que ese encuentro produce una impresin muy diversa a la del producto de la demandada. Tampoco esta diferencia poda pasar inadvertida a nuestro usuario informado, particularmente porque se encuentra en un punto esencial desde la perspectiva de la aproximacin visual a ambas realizaciones (la del diseo y la del producto). 8. Tambin debemos tomar en consideracin, para hacer el juicio comparativo lo que hemos expresado en el fundamento sptimo, apartado 4, al tratar sobre la singularidad, esto es, que tambin ostenta proteccin la particular disposicin que presentan el cuerpo y el cao, ambos inclinados sobre el sanitario. Si bien en este punto lo relevante es precisamente la combinacin de ese idntico grado de inclinacin de uno y otro, es decir, que la inclinacin se produzca mientras mantienen ambos cilindros entre s una lnea casi perpendicular. Est acreditado que era conocida la combinacin de los dos cilindros cnicos (el cuerpo y el cao) de forma perpendicular entre s, aunque manteniendo ambos una lnea paralela con la horizontal del sanitario; la propia demandada haba comercializado con anterioridad un grifo con esas formas muy parecido en su estructura general a los cuestionados en este proceso. La diferencia sustancial es que los ahora cuestionados aparecen inclinados sobre la horizontal de los sanitarios, como el diseo de la actora. No obstante, el grado de inclinacin no parece ser idntico en ambos casos sino que es ms acusado en la realizacin de la demandada que en el diseo de la actora. 9. Tomando en consideracin todas esas circunstancias de forma conjunta concluimos en que el usuario informado de referencia puede distinguir claramente entre los diseos registrados de la actora y las

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realizaciones conocidas como ALP-TRES de la demandada, concretamente, de los modelos nm. 183103, 183120, 188103 y 188120, lo que permite concluir que no existe infraccin. A pesar de que el grado de inclinacin no sea idntico, ste no estimamos que sea un dato suficiente para excluir que la impresin de conjunto fuera distinta. No obstante, la incidencia en la impresin de conjunto de los detalles concretos en los que difieren el diseo registrado y las realizaciones presuntamente infractoras nos llevan a apreciar que entre uno y otras existen claras diferencias, al menos en la misma medida en la que esas diferencias concurren entre el diseo protegido y las formas comunes en la industria en el momento del registro. DCIMO. Costas Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposicin de las costas a Grifera Tres, al haberse estimado el recurso, razn por la que es procedente ordenar la devolucin del depsito constituido al recurrir. Aunque no se haya estimado su recurso, tampoco procede hacer imposicin de las costas correspondientes al recurso de Hansgrohe, atendidas las dudas de hecho y de derecho que el caso plantea. Tampoco procede hacer imposicin de las costas de la primera instancia, a pesar de que la demanda se haya desestimado ntegramente, atendidas las dudas de hecho y de derecho que el caso plantea, ni siquiera en el caso de la demanda de Hansgrohe, S.A. ( art. 394.1 LEC ).

FALLAMOS
Estimamos el recurso de apelacin interpuesto por Grifera Tres, S.A. y desestimamos ntegramente el interpuesto por Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil nm. 1 de Barcelona de fecha 1 de septiembre de 2010 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos ntegramente. En su lugar, desestimamos ntegramente la demanda de Hansgrohe AG y Hansgrohe, S.A. contra Grifera Tres, S.A. No hacemos imposicin de las costas de ninguna de las dos instancias. Contra la presente resolucin podrn las partes legitimadas interponer recurso de casacin y/o extraordinario por infraccin procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte das siguientes al de su notificacin conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicacin. Firme que sea, remtanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes. As, por esta nuestra sentencia, de la que se llevar certificacin al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIN.- La anterior sentencia ha sido leda y hecha pblica por el magistrado ponente en la audiencia pblica del mismo da de su fecha, a mi presencia, doy fe.

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