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Roj: Id Cendoj: rgano: Sede: Seccin: N de Recurso: N de Resolucin: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolucin: Resumen: COMPETENCIA DESLEAL. Actos de confusin. Distincin entre marca y presentacin comercial ("trade dress"). Actos de denigracin: requisitos: falsedad de las manifestaciones. STS 4484/2011 28079110012011100426 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Madrid 1 688/2008 444/2011 CIVIL JESUS CORBAL FERNANDEZ Sentencia

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a treinta de Junio de dos mil once. Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casacin y extraordinario por infraccin procesal interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelacin por la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil Nmero Uno de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad COSMOS WORLD, S.L., representada por el Procurador D. Juan Manuel Caloto Carpintero; siendo parte recurrida, las entidades DIESEL SPA y DIESEL IBERIA, S.A., representadas por el Procurador D. Isidro Orquin Cedenilla.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Albert Grasa Fabrega, en nombre y representacin de la entidad Cosmos World, S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Nmero Uno de Barcelona, siendo parte demandada las entidades Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A., Sociedad Unipersonal; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim de aplicacin para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia "por la que, estimando totalmente las peticiones objeto de esta demanda se condene: 1) Al cese de la actividad ilcita en la comercializacin de calzado, bolsos y cinturones en Espaa con la marca Diesel y con la marca en el dibujo de un indio enmarcado en un crculo y con la leyenda "Only the Brave). 2) Se declare que los artculos referenciados en el hecho sptimo de este escrito que se contienen en los documentos nms. 11 y 12 son actos desleales. 3) El cese de la difusin de todo anuncio y/o publicidad que contenga manifestaciones con la mencin de la marca Diesel en los productos de calzado, bolsos y cinturones, ya sean en forma grfica, escrito, sonora, visual o audiovisual y ya se difundan dichos anuncios y/o publicidad por el medio de comunicacin, soporte o modalidad de difusin que sea, ordenando la remocin y retirada a costa exclusivamente de Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A., incluyendo como accin de resarcimiento de los daos ocasionados la publicacin de la sentencia. 4) Se condene solidariamente a los demandados al pago de daos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual consistente en las bases que se establecen en el hecho octavo de este escrito a tenor del art. 209 de la L.E.C . "El importe que ascienden las ventas excluido Impuesto sobre Valor Aadido, en su caso, efectuadas en Espaa de dichos productos que resulten de los apuntes contabilizados en el libro de facturas emitidas, libro diario, libro mayor y balances, y de acuerdo con lo que resulte en los soportes contables que obre en las compaas (albaranes de entrega y facturas emitidas), para determinar las correspondientes partidas a partir de los ejercicios econmicos del aos 2001 y siguientes". 5) Al pago de las costas causadas.". 2.- El Procurador D. Antonio de Anzizu y Furest, en nombre y representacin de la entidad Diesel SPA, contest a la demanda, realizando las alegaciones oportunas y suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia por la que se desestime la totalidad de los pedimentos de la demanda y la condena al pago

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de las costas. Formul demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho pertinentes y suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia "por la que, estimando la presente Demanda a) declare que los actos referidos en el presente escrito de Demanda Reconvencional son desleales. b) ordene a la demandada reconvencional cesar en la fabricacin y comercializacin de cualquier producto con la marca DIESEL. c) ordene la remocin a cargo de la demandada reconvencional de todos los productos fabricados y comercializados por la demandada con la marca DIESEL. e) condene a la demandada al pago a mi representada de 2.819.681,33 euros (dos millones ochocientos diecinueve mil seiscientos ochenta y un euros con treinta y tres cntimos), ms la cantidad que resulte de restar los gastos de personal (incluidas cargas sociales) de los Ingresos de Explotacin que resulten de las Cuentas anuales correspondientes a 2004, as como de las de sucesivos aos de persistir la demanda en la comisin de los actos desleales objeto del presente pleito. Y condene as mismo a las costas del presente juicio.". 3,. El Procurador D. Antonio de Anzizu y Furest, en nombre y representacin de la entidad Diesel Iberia, S.A., contest a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia "por la que se desestime la totalidad de los pedimentos de la demanda y la condena al pago de las costas.". 4.- El Procurador D. Albert Grasa Fabrega, en nombre y representacin de la entidad Cosmos World, S.L., contest a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho aplicables suplicando al Juzgado dictase Sentencia desestimando la referida demanda y con expresa imposicin de costas. 5.- Recibido el pleito a prueba, se practic la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trmite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil Nmero Uno de Barcelona, dict Sentencia con fecha 27 de abril de 2006 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: 1.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Cosmos World, SL contra Diesel Iberica, declarando que la misma ha incurrido en actos de denigracin de Cosmos World, SL. con las manifestaciones y publicidad realizadas en la revista MMODA, pgina 39 del numero 76 y pgina 22 y 23 del nmero 81, desestimando el resto de pretensiones frente a ella, sin expresa condena en costas. 2.Desestimar la demanda interpuesta por Cosmos World SL contra Diesel Spa absolvindole de la totalidad de las pretensiones articuladas, con expresa condena a la actora al pago de las costas. 3.- Desestimar la demanda reconvencional interpuesta por Diesel Spa contra Cosmos World SL absolvindole de las pretensiones frente a l ejercitadas, con expresa condena a la actora reconvencional al pago de las costas.". SEGUNDO.- Interpuestos recursos de apelacin contra la anterior resolucin por las representaciones respectivas de las entidades Cosmos World, SL. y Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A.; la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin Decimoquinta, dict Sentencia con fecha 30 de enero de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: DESESTIMAR ntegramente el recurso de apelacin interpuesto por la representacin de COSMOS WORLD, S.L. contra la sentencia del Juzgado mercantil n 1 de Barcelona, de 27 de abril de 2006 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; ESTIMAR ntegramente el recurso de apelacin interpuesto contra la referida sentencia por la representacin procesal de DIESEL IBERIA, S.A.; y ESTIMAR parcialmente el recurso de apelacin interpuesto contra la misma sentencia por la representacin procesal de DIESEL SpA. Como consecuencia de ello, MODIFICAMOS el fallo de la sentencia recurrida en el siguiente sentido: 1. Desestimamos ntegramente las pretensiones ejercitadas en su demanda por COSMOS WORLD S.L. contra las demandadas (DIESEL IBERIA, S.A. y DIESEL SpA), imponiendo las costas generadas en primera instancia a la actora. 2 Estimamos parcialmente la reconvencin formulada por DIESEL SpA contra COSMOS WORLD, S.L. y en su consecuencia: a) Declarar que el empleo por COSMOS WORLD S.L. de la denominacin en que consiste el signo DIESEL de forma idntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es con la misma grafia, el mismo fondo..., siendo muy similares los rtulos, carteles y etiquetas, constituye un acto de competencia desleal, y en concreto un acto de confusin tipificado en el art. 6 LCD . b) Ordenar a COSMOS WORLD, S.L. a cesar en el ejercicio de la conducta que hemos declarado de competencia desleal. c) Ordenar la remocin a cargos de COSMOS WORLD S.L. de todos los productos que se estn comercializando con la referida forma de presentacin. d) Y absolver a COSMOS WORLD, S.L. del resto de las pretensiones contra l ejercitadas en la reconvencin, sin que procede hacer expresa condena en costas. 3. Imponemos a Cosmos World, S.L. las costas derivadas de la desestimacin de su recurso; sin que proceda hacer expresa condena respecto de los otros dos recursos interpuestos por Diesel Iberia, S.A y Diesel SpA.". TERCERO.- El Procurador D. Albert Grasa Fabrega, en nombre y representacin de la entidad

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Cosmos World, S.L., interpuso recurso de casacin y extraordinario por infraccin procesal ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en apelacin de fecha 30 de enero de 2008 , con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIN PROCESAL: PRIMERO.- Se alega infraccin del art. 217.2 de la LEC. SEGUNDO .- Se alega infraccin de las normas reguladoras de la Sentencia. TERCERO.- Se alega infraccin del art. 217.2 de la LEC en relacin con el art. 428.1 del mismo Texto Legal e infraccin del art. 218.2 de la LEC. RECURSO DE CASACIN: PRIMERO.- Se alega infraccin del art. 9 de la Ley de Competencia Desleal . SEGUNDO.- Se alega infraccin del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal . CUARTO.- Por Providencia de fecha 2 de abril de 2008 se tuvieron por interpuestos los recursos anteriores y se acord remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes por plazo de treinta das. QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad COSMOS WORLD, S.L., representada por el Procurador D. Juan Manuel Caloto Carpintero; y como parte recurrida, las entidades DIESEL SPA y DIESEL IBERIA, S.A., representadas por el Procurador D. Isidro Orquin Cedenilla. SEXTO.- Por esta Sala se dict Auto de fecha 3 de noviembre de 1999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIN PROCESAL interpuestos por la representacin procesal de COSMOS WORLD S.L. contra la Sentencia dictada con fecha 30 de enero de 2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Seccin 15), en el rollo de apelacin n 275/07 , dimanante de los autos de juicio ordinario n 273/05 del juzgado de lo Mercantil n 1 de Barcelona .". SEPTIMO.- Dado traslado el Procurador D. Isidro Orquin Cedenilla, en nombre y representacin de las entidades Diesel SpA y Diesel Iberia, S.A., present escrito de oposicin al recurso formulado de contrario. OCTAVO.- No habindose solicitado por todas las partes la celebracin de vista pblica, se seal para votacin y fallo el da 1 de junio de 2011, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre competencia desleal imputndose las partes recprocamente la comisin de diversos ilcitos de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero . En el recurso de casacin el debate queda reducido a examinar si procede apreciar la existencia de actos de denigracin (art. 9 LCD ) realizados por las demandadas respecto de la actora, y si debe dejarse sin efecto la condena de la demandante reconvenida por el ilcito de actos de confusin (art. 6 LCD ) imputado a dicha actora por la parte demandada reconviniente. Por la entidad mercantil COSMOS WORLD, S.L. se dedujo demanda contra la entidad mercantil DIESEL SPA y su filial en Espaa DIESEL IBERIA, S.L. Sociedad Unipersonal en la que solicita: 1) El cese de la actividad ilcita en la comercializacin de calzado, bolsos y cinturones en Espaa con la marca Diesel y con la marca con el dibujo de un indio enmarcado en un crculo y con la leyenda "Only the Brave). 2) Se declare que los artculos referenciados en el hecho sptimo de este escrito que se contienen en los documentos nms. 11 y 12 son actos desleales. 3) El cese de la difusin de todo anuncio y/o publicidad que contenga manifestaciones con la mencin de la marca Diesel en los productos de calzado, bolsos y cinturones, ya sean en forma grfica, escrita, sonora, visual o audiovisual y ya se difundan dichos anuncios y/o publicidad por el medio de comunicacin, soporte o modalidad de difusin que sea, ordenando la remocin y retirada a costa exclusivamente de Diesel S.P.A. y Diesel Iberia S.A., incluyendo como accin de resarcimiento de los daos ocasionados la publicacin de la sentencia. 4) Se condene solidariamente a los demandados al pago de daos y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual consistente en las bases que se establecen en el hecho octavo de este escrito a tenor del art. 209 de la L.E.C .: "El importe que ascienden las ventas excluido Impuesto sobre Valor Aadido, en su caso, efectuadas en Espaa de dichos productos que resulten de los apuntes contabilizados en el libro de facturas emitidas, libro diario, libro mayor y balances, y de acuerdo con lo que resulte en los soportes contables que obre en las compaas (albaranes de entrega y facturas emitidas), para determinar las correspondientes partidas a partir de los ejercicios econmicos del aos 2001 y siguientes.". Por la entidad DIESEL SPA se formul reconvencin en la que interesa que: a) se declare que los

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actos referidos en la demanda reconvencional son desleales; b) se ordene a la actora reconvenida a cesar en la fabricacin y comercializacin de cualquier producto con la marca DIESEL; c) se ordene la remocin a cargo de la reconvenida de todos los productos fabricados y comercializados por la demandada con la marca DIESEL; y, d) se condene a la reconvenida al pago a DIESEL SPA de 2.819.681,33 euros, ms la cantidad que resulte de restar los gastos de personal (incluidas cargas sociales) de los Ingresos de Explotacin que resulten de las Cuentas anuales correspondientes a 2004, as como de las de sucesivos aos de persistir la reconvenida en la comisin de los actos desleales objeto del presente pleito. La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nmero 1 de Barcelona el 27 de abril de 2006 , en los autos de juicio ordinario nmero 273 de 2005, acord: 1.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Cosmos World, SL contra Diesel Ibrica, declarando que la misma ha incurrido en actos de denigracin de Cosmos World, SL. con las manifestaciones y publicidad realizadas en la revista MMODA, pgina 39 del numero 76 y pgina 22 y 23 del nmero 81, desestimando el resto de pretensiones frente a ella, sin expresa condena en costas. 2.- Desestimar la demanda interpuesta por Cosmos World SL contra Diesel Spa absolvindole de la totalidad de las pretensiones articuladas, con expresa condena a la actora al pago de las costas. 3.- Desestimar la demanda reconvencional interpuesta por Diesel Spa contra Cosmos World SL absolvindole de las pretensiones frente a l ejercitadas, con expresa condena a la actora reconvencional al pago de las costas. La Sentencia dictada por la Seccin Dcimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de enero de 2008, en el Rollo nmero 27 de 2007 , acord: 1. Desestimar ntegramente las pretensiones ejercitadas en su demanda por COSMOS WORLD, S.L. contra las demandadas (DIESEL IBERIA S.A. y DIESEL SPA); 2. Estimar parcialmente la reconvencin formulada por DIESEL SpA. y en su consecuencia: a) Declarar que el empleo por COSMOS WORLD S.L. de la denominacin en que consiste el signo DIESEL de forma idntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es con la misma grafa, el mismo fondo..., siendo muy similares los rtulos, carteles y etiquetas, constituye un acto de competencia desleal, y en concreto un acto de confusin tipificado en el art. 6 LCD . b) Ordenar a COSMOS WORLD, S.L. a cesar en el ejercicio de la conducta que hemos declarado de competencia desleal. c) Ordenar la remocin a cargos de COSMOS WORLD S.L. de todos los productos que se estn comercializando con la referida forma de presentacin. d) Y absolver a COSMOS WORLD, S.L. del resto de las pretensiones contra l ejercitadas en la reconvencin. Por la entidad mercantil COSMOS WORLD, S.L. se interpuso recursos extraordinarios de casacin (dos motivos) y por infraccin procesal (tres motivos) que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 3 de noviembre de 2009 , el cual inadmite implcitamente las causas de inadmisibilidad alegadas en el escrito de 16 de septiembre de 2009. Con carcter previo al examen de los recursos debe indicarse que, con posterioridad a su admisin, por la parte recurrente se aportaron copias de varias resoluciones de diversos Tribunales, las cuales por su fecha y por poder ser condicionantes o decisivas para resolver el recurso procede admitirlas como prueba documental de conformidad con el art. 271.2 de la LEC . Se hace referencia a la SAP de Alicante de 12 de mayo de 2008, Rollo 458 de 2006, y a los AA de esta Sala 1 de 24 de noviembre de 2009, Rollo 1910/2008, y 13 de febrero de 2007, Rollo 954/2.003, el primero de los cuales declar desierto los recursos extraordinarios por infraccin procesal y de casacin interpuestos por DIESEL SpA contra la SAP de Alicante, en tanto el segundo inadmiti el recurso de casacin interpuesto por la misma entidad contra la SAP de Valencia, Seccin 6 de 18 de diciembre de 2002, Rollo 501/2002 , que ya obraba en las actuaciones. 1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL . Se examina con carcter previo al de casacin por disponerlo as la Disposicin Final 16, 1.6 de la LEC. SEGUNDO.- En el motivo primero se denuncia infraccin del art. 217.2 en relacin con el art. 326.2 ambos de la LEC . En el cuerpo del motivo se alega que la sentencia recurrida declara que COSMOS emplea la denominacin en que consiste el signo de forma idntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es, con la misma grafa, el mismo fondo.., siendo muy similares los rtulos, carteles y etiquetas, originando un evidente riesgo de confusin acerca del origen empresarial del producto, y para ello toma como nica prueba practicada en autos que lo acreditara el documento 11 de la demanda reconvencional que, segn dicha Sentencia, muestra las fotografas tomadas de escaparates donde se exhiben zapatos con la marca DIESEL fabricados y comercializados por COSMOS WORLD, en los que la grafa del signo denominativo

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DIESEL es idntico al que utiliza DIESEL SPA, y adems se presenta tambin sobre un fondo rojo, pero en vez de estar acompaado del slogan FOR SUCCEFUL LIVING, lo hace con el de FOOTWEAR. Y se aade que, a los efectos del art. 326.2 LEC , dicho documento fue impugnado, sin que la parte demandante reconvencional propusiera prueba alguna tendente a demostrar su autenticidad, lo que acarrea una falta de prueba, que competa a la demandada reconvencional, que debera haber llevado a la desestimacin de la demanda, en cuanto al punto 2 del fallo. El motivo se desestima , sin perjuicio de lo que se dir a propsito del recurso de casacin. El cauce de amparo procesal del ordinal 2 del art. 469.1 LEC no es el adecuado porque lo que se denuncia es la falta de autenticidad documental. Por otro lado, no cabe confundir la autenticidad de un documento con su eficacia o suficiencia probatoria para acreditar un hecho. El primer aspecto se refiere al continente -proveniencia del autor; coincidencia del autor aparente con el autor real-, y su verificacin corresponde al trmite procesal. El segundo aspecto incide en la valoracin probatoria, suficiencia para probar y entidad para poder estimar fijado un hecho. La sentencia de primera instancia no neg la autenticidad, sino la suficiencia, al considerar el documento "per se manifiestamente insuficiente", y la resolucin de la Audiencia le reconoci plena idoneidad y eficacia probatoria, y con tal apreciacin no infringe la normativa legal, porque el art. 326.2, prrafo segundo, inciso segundo LEC , permite valorar el documento impugnado, obviamente cuando no se haya declarado que es inautntico, aunque no se haya acreditado su autenticidad, conforme a las reglas de la sana crtica; precepto legal, por lo dems, que es conforme a la doctrina jurisprudencial anterior a la LEC 1/2000 . Finalmente, a la parte recurrente no le puede beneficiar en la medida que pretende la excusa de falta de prueba pues si su excepcin a la pretensin reconvencional consiste en el derecho a utilizar el signo de la reconviniente le corresponde acreditar la coincidencia del signo que utiliza con el registrado, sin perjuicio de que a la otra parte, adems de la negativa de tal derecho, le corresponda acreditar que dicha utilizacin excede del signo registrado y se extiende a la forma de presentacin de los productos (que es el tema que interesa desde el punto de vista del derecho de la competencia). TERCERO.- En el motivo segundo se acusa infraccin de las normas procesales reguladoras de la sentencia con base en que sta incurre en manifiesta incongruencia por omisin al no pronunciarse sobre todos los puntos objeto de debate, ya que deja sin resolver la cuestin jurdica planteada por COSMOS acerca de la participacin de DIESEL SPA en los actos denigratorios denunciados. El motivo se desestima porque (a) las sentencias absolutorias solo pueden ser incongruentes en ciertos casos, entre los que no se halla el examinado; (b) no se cumpli con la exigencia de denuncia previa ex art. 215 en relacin con 469.2 , ambos de la LEC; y (c) no hay falta de congruencia, ni siquiera de motivacin, porque la sentencia recurrida se refiere expresamente al tema en el ltimo prrafo del fundamento segundo. CUARTO.- En el motivo tercero se acusa infraccin de los arts. 217.2 en relacin con el 428.1 y 218.2 , todos ellos de la LEC. El motivo parte de la premisa de que despus de la interposicin de la demanda sucedi un hecho nuevo de total relevancia para probar la existencia de la denigracin del art. 9 de la LCD consistente en que un consumidor Dn. Blas . present una denuncia ante la Oficina Municipal de Informacin al Consumidor, de lo que se aport documental en la audiencia previa, en la que consta que cuando el citado Sr. Blas . acude a una tienda de Diesel manifestando que el calzado, que resulta ser de Cosmos World, S.L., se le ha estropeado, all le dicen que se trata de un calzado falso detallando que el calzado que se fabrica en Espaa por Cosmos es falso, lo que constituye un acto de engao y atribuye a la recurrente claramente la condicin de falsificador. La parte recurrente seala que el hecho ha sido admitido expresamente por las demandadas, razn por la cual no se interrog como testigo al Sr. Blas , sin embargo, y con independencia de que no cabe confundir la realidad de la denuncia con la realidad y circunstancias del hecho denunciado, nada obsta a la libertad del Tribunal para valorar el alcance probatorio del dato fctico para estimar la pretensin de denigracin, tanto ms si se tiene en cuenta que el hecho es posterior a la demanda y que no cabe imputar su autora a la entidad actora. Aparte de ello, debe aadirse: (a) el planteamiento errtico del motivo, que acumula alegaciones relativas a hechos admitidos, carga de la prueba, error notorio, falta de motivacin (alega infraccin del art. 218.2 LEC ), incongruencia omisiva y vulneracin de las reglas de la sana crtica, lo que por s solo supone una heterogeneidad normativa que conlleva el efecto desestimatorio; y (b), por otro lado, la sentencia no tiene que dar respuesta explcita a todas y cada una de las alegaciones, ni examinar todas y cada una de las pruebas, lo que podra alargar de manera desmesurada la respuesta judicial, sino

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que basta que se contemplen aquellos aspectos fcticos y jurdicos bsicos para expresar la razn causal de la decisin, de modo que deben considerarse implcitamente rechazados aquellos elementos de prueba no aludidos, sin perjuicio de hacer referencia de modo suficiente a las pruebas, que, no obstante su aparente importancia (que no concurre en la del caso), se excluyen, expresando las reflexiones que, en cada caso, procedan, a fin de evitar cualquier asomo de arbitrariedad. Por todo ello, el motivo decae. QUINTO.- La desestimacin de los motivos del recurso extraordinario por infraccin procesal conlleva la de ste, la condena en costas de la parte recurrente (arts. 398.1 y 394.1 LEC ), y que proceda examinar los motivos del recurso de casacin (Disposicin final 16, ap. 1, regla 6 LEC). 2. RECURSO DE CASACION . SEXTO.- Se examina en primer lugar el motivo segundo porque por su configuracin fctica su examen puede influir en el del otro motivo. En el enunciado del motivo se acusa la infraccin del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal , y de la doctrina jurisprudencial ( Sentencias de 25 de marzo de 1.997 y 1 de abril de 2.004 ) conforme a la que los actos realizados por los empresarios al amparo de los derechos exclusivos no pueden considerarse actos de confusin. La sentencia recurrida entiende que al margen de que la actora no viole los derechos marcarios por el empleo de la denominacin DIESEL, tal y como se resolvi en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de diciembre de 2.002 , s que lleva a cabo un acto de competencia desleal, en concreto de confusin tipificado en el art. 6 LCD , cuando para identificar el calzado por ella comercializado emplea la denominacin en que consiste el signo de forma idntica a como lo hace la titular registral del signo, esto es con la misma grafa, el mismo fondo..., siendo muy similares los rtulos, carteles y etiquetas, originando un evidente riesgo de confusin acerca del origen empresarial del producto; ms adelante seala que la grafa contribuye, junto con otros elementos, a que la forma de presentacin de los productos de la actora sea idntica o muy similar a los de DIESEL SpA (en Espaa a travs de DIESEL IBERICA), originando confusin; posteriormente resalta que se ha desestimado que existiera un acto de confusin por el mero uso del signo denominativo DIESEL, ya que al estar registrado como marca ello debera ser objeto de una accin marcaria, y que lo que se ha declarado desleal es la forma de presentacin de la marca; y finalmente tambin indica que se acuerda la cesacin y la remocin pero solo respecto de los productos que se presenten de la misma forma en que DIESEL SpA utiliza su marca DIESEL (con la misma grafa, el mismo fondo y en general el mismo diseo de presentacin). Frente a dichas apreciaciones la parte recurrente alega, en sntesis que: Cosmos World S.L. es la entidad que ostenta la posibilidad de fabricar y vender calzado de marca DIESEL en Espaa, de acuerdo con contratos realizados con DIESEL SPA y sociedades del grupo DIESEL en Espaa, los cuales siguen vigentes, y en cuya virtud le corresponde a Cosmos fabricar en exclusiva calzados con la marca DIESEL en Espaa, no DIESEL IBERICA, S.L.; Cosmos acta con amparo en un derecho de marca, amparado por la normativa marcaria, que no puede ser sustituida por la normativa de la competencia, y que la cuestin marcaria ya fue resuelta por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia; la marca DIESEL utilizada por Cosmos es la misma registrada por DIESEL SPA, por lo que los registros que utiliza Cosmos World, S.L. son los nicos registros DIESEL; se le imputa a Cosmos que imita la grafa pero la marca es la misma y la grafa es aquella con la que est registrada la marca, respecto de la que Cosmos tiene derecho a utilizar en exclusiva; y por lo que atae al slogan que aparece en las cajas de zapatos (nico elemento en el que la sentencia que se recurre centra la aplicacin del art. 6 de la LCD ) en un caso dice "for succesful living (utilizado por DIESEL SPA) y en otro dice "footwear" (utilizado por COSMOS WORLD, S.L.), por lo que las cajas de zapatos se diferencian, segn la propia sentencia, a lo que hay que aadir que las cajas de zapatos de DIESEL SPA no deberan estar en el mercado espaol. Contrastadas las alegaciones del recurso con las apreciaciones de la sentencia recurrida es preciso valorar en la medida adecuada la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Seccin 6, de 18 de diciembre de 2.002, Rollo 501/2002 , que recurrida en casacin por DIESEL SpA, el recurso se inadmiti por Auto de esta Sala 1 del TS de 13 de febrero de 2.007, Rollo 954/2003 . De dicha resolucin interesa destacar, a los efectos de este proceso, que COSMOS WORLD,S.L. a travs de una cadena de contratos (singularmente 29 de septiembre y 11 de noviembre de 1.994), los cuales se hallan vigentes ( SAP Alicante, Seccin 7, 12 de mayo de 2.008 , aludida en fundamento de derecho primero y unida al Rollo de casacin), obtuvo el derecho de utilizacin para Espaa (Portugal y Andorra), exclusivamente para calzado, bolsos y cinturones, de la marca DIESEL, clase 25, comprendiendo el derecho adquirido no solo la distribucin

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-venta- sino tambin la fabricacin y comercializacin de lo fabricado, incluso con la posibilidad de muestrario y diseos propios. De lo expuesto resulta que no cabe limitar el derecho de Cosmos a una subdistribucin, por cuanto el mismo comprende la fabricacin y comercializacin (pacto, calificado por la propia SAP de Valencia, de "absolutamente atpico"), con plena aprobacin de DIESEL SPA. Lo que se cedi, y adquiri por COSMOS, fue la utilizacin de la marca para los productos mencionados, y no el simple signo denominativo como pretende la parte aqu recurrida en su escrito de 14 de febrero de 2011 (unido al Rollo de casacin), y ello implica el derecho a usar la marca en su integridad - principio de identidad-, es decir, con todos sus elementos, sean denominativos o grficos, y cualesquiera que sea la preponderancia entre ellos. Como consecuencia de lo pactado, COSMOS podr poner la marca DIESEL en el calzado que fabrique, con dos restricciones, a saber: no podr atribuir dicho calzado a una procedencia original de DIESEL SPA, y no podr imitar la forma de presentacin. Lo primero porque supondra engaar a los consumidores sobre el origen empresarial, y lo segundo porque la utilizacin del signo en su plena identidad registral no se extiende a la presentacin comercial ("trade dress" en EEUU; "get up" Gran Bretaa; "austttung" en Alemania), que se refiere a las cambiantes y diferentes formas de presentacin de las prestaciones empresariales para sugerir una buena impresin por la apariencia externa del conjunto, pero que no se comprenden en el signo concreto de individualizacin del producto. Por consiguiente, una cosa es la distribucin, otra la fabricacin y sucesiva comercializacin y otra ms la posibilidad de crear un diseo propio. Las consideraciones expuestas se realizan a los exclusivos efectos de este proceso -"incidenter tantum"-, sin que suponga prejuzgar con carcter general el alcance de las obligaciones y responsabilidades contractuales, y singularmente con la finalidad de separar lo que, siendo utilizacin de marca, pertenece al derecho marcario, y lo que siendo forma de presentacin de la prestacin empresarial, pertenece al campo del derecho de la competencia, y concretamente del art. 6 de la LCD . La sentencia recurrida reduce el derecho de la actora reconvenida a la utilizacin del elemento denominativo Diesel, de modo que la grafa, el fondo rojo y dems elementos de la marca quedaran fuera. Sin embargo, como antes se dijo, el derecho de la actora es a la utilizacin de la marca, que hay que entender en su integridad, es decir, como est registrada, sin separar aspectos denominativo y grfico. Esta Sala comparte el criterio de la resolucin recurrida de que la titular registral de la marca tiene derecho a presentar comercialmente los productos que fabrica con su marca de forma que distinga el origen empresarial -del fabricante-, sin que la parte reconvenida tenga derecho a imitar esa forma de presentacin en la comercializacin del fabricado por ella, produciendo confusin con el fabricado por la demandante reconviniente. Como seala la resolucin recurrida es razonable y proporcionado que la reconviniente emplee el signo con "otras formas de presentacin de sus productos que permitan distinguirlos evitando la confusin de distribuidores y consumidores.". Ahora bien, en el caso no queda claro que la reconviniente imite las formas de presentacin de la reconviniente. Examinados "de visu" los documentos aludidos en la resolucin, cuya verificacin viene exigida tanto por el criterio general de esta Sala en relacin con la apreciacin del riesgo de confusin entre signos, como por la correccin que se introduce en la postura adoptada por la sentencia impugnada, no se advierte que COSMOS se salga de los elementos de la marca (que comprenden grafa y fondo rojo) que delimitan el mbito de su derecho. Y precisamente, las respectivas expresiones usadas de "for succesful living" y "footwear" son significantes distintivos. Al no haber, por lo tanto, base suficiente en la sentencia recurrida, y menos con la claridad y certidumbre necesaria, para estimar que se produce por COSMOS una utilizacin de elementos distintivos de los productos de DIESEL SpA diferentes de los que integran la marca, pues no son en absoluto suficientemente significativos, ni aclaratorios, al respecto los documentos aludidos (nm. 11 acompaado con la demanda reconvencional y nm. 12 con la demanda), procede acoger el motivo, dejando sin efecto la condena de COSMOS World, S.L. por el ilcito competencial del art. 6 LCD . Es preciso dejar sentado: a) que el mbito del proceso se circunscribe al derecho de la competencia, lo que significa que queda fuera toda problemtica relativo al derecho marcario y al derecho contractual; b) que la presente resolucin no prejuzga en ningn sentido el mbito de los respectivos derechos y obligaciones contractuales de las partes, teniendo en todo caso las apreciaciones aqu efectuadas valor de "incidenter tantum"; y, c) tampoco se prejuzga si DIESEL IBERICA, S.A. tiene o no derecho a comercializar en Espaa calzado con la marca DIESEL. SEPTIMO.- En el motivo primero del recurso de casacin se cita como norma sustantiva infringida el art. 9 de la Ley de Competencia Desleal , que no ha sido aplicada por la resolucin recurrida contradiciendo la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 20 de marzo de 1996, nm. 221 ; 15 de octubre de 2003, nm. 953 ; 1 de abril de 2004, nm. 283 ; 22 de febrero de 2006, nm. 130 ; y 11 de julio de 2006 . La sentencia recurrida rechaza la existencia del ilcito concurrencial con base fundamentalmente en que los hechos son reales y que es razonable y proporcionado el intento de DIESEL IBERIA de informar sobre el riesgo de confusin entre el calzado fabricado por COSMOS y el fabricado por DIESEL SpA.

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Resulta evidente la existencia de litigios entre las partes y tambin resulta incontrovertible que Cosmos fabrica calzado que comercializa con la marca DIESEL. No es objeto de debate en este litigio delimitar el alcance de las recprocas responsabilidades contractuales, y entre ellas si DIESEL IBERIA puede o no vender calzado fabricado por DIESEL SpA en territorio espaol, pero, en cualquier caso, el derecho de fabricacin de calzado y de utilizacin de la marca DIESEL por parte de COSMOS no le autoriza para crear confusin con el fabricado por DIESEL SpA. Por ello es acertado el razonamiento de la resolucin recurrida de que "partiendo de la lgica confusin que puede crearse por la comercializacin en el mercado del calzado por empresas distintas con el mismo signo distintivo (DIESEL), es razonable y proporcionado el intento de DIESEL IBERIA de informar [a los distribuidores y consumidores] sobre este riesgo de confusin y tratar de evitarlo complementando el empleo de ese signo con otras formas de presentacin que permitan identificar sus productos y distinguirlos de los de la actora". Para que haya denigracin, y no mero descrdito, el art. 9 de la LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crdito del tercero en el mercado, a no ser que sean verdaderas, exactas y pertinentes. Estos requisitos han de ser cumulativos, y se refiere por la doctrina a la correspondencia con la realidad de los hechos, a la provocacin en los consumidores de la representacin fiel de dicha realidad -la inexactitud es irrelevante si no lleva al engao al destinatario medio-, y adecuacin para incidir en la toma de decisiones en el mercado, estimndose tambin que no son pertinentes si no estn justificadas o son desproporcionadas La doctrina de esta Sala dictada en sede del art. 9 de la LCD , tiene declarado: a) Que el ilcito competencial consiste en la propagacin a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrdito del competidor o de su producto ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), tratando de evitar el dao al crdito en el mercado producido a un agente econmico, si bien su ltima finalidad es el correcto funcionamiento del mercado ( S. 26 octubre 2010 ); b) Para que concurra el ilcito se requiere que las aseveraciones sean falsas ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes" ( S. 24 de noviembre de 2006 ); c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crdito en el mercado ( Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007 , 26 de octubre y 22 de noviembre 2010 ), cuya apreciacin corresponde a los tribunales que conocen en instancia ( S. 22 de marzo de 2007 ); d) Para estimar si unos actos constituyen ilcito de denigracin habr de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad ( Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007 ); y, e) La determinacin en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crdito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisin casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderacin ( S. 26 de octubre de 2010 ). La doctrina jurisprudencial expuesta no ha sido conculcada por la sentencia recurrida, la cual sienta la realidad de los hechos (disputa o controversia), que no ha sido desvirtuada, y aprecia, con acierto, que el intento de DIESEL de informar sobre el origen empresarial del calzado fabricado, con la finalidad de evitar el riesgo de confusin, "es razonable y proporcionado", y que el "cierto tono denigratorio" no resulta desproporcionado, con lo cual se est ponderando el contexto y la finalidad, y sin que la coletilla final de "mxime cuando adems se omite el nombre de la compaa" [aludida] tenga mayor relevancia pues se trata de un aadido "ex abundantia" que no afecta a la esencia de la argumentacin determinante de la decisin adoptada. OCTAVO.- La desestimacin del motivo primero y estivacin del motivo segundo del recurso de casacin conllevan la estimacin parcial de ste con los siguientes efectos: A.- Se anula en parte la sentencia recurrida dejando sin eficacia alguna los pronunciamientos de los extremos a), b) y c) del apartado 2 del fallo; B.- Se confirman los apartados 1 y 2, d) de dicho fallo; y C.- En cuanto a las costas, en adecuada aplicacin de los preceptos de los artculos 398.1 y 2 y 394.1 LEC, procede acordar: primero: En cuanto a las de la primera instancia: la actora COSMOS WORLD, S.A. debe pagar las correspondientes a la demanda y DIESEL SpA las correspondientes a la reconvencin al haber resultado desestimadas totalmente; segundo: En lo que atae a las de la segunda instancia: COSMOS WORLD, S.A. debe pagar las de su recurso de apelacin por haberse desestimado totalmente; DIESEL SpA debe pagar las de su recurso de apelacin al resultar desestimado como consecuencia de estimarse parcialmente el de casacin; y no se hace especial imposicin respecto de las causadas por el recurso de DIESEL IBERIA, S.A. porque se estim su apelacin y se desestim la casacin en cuanto al mismo. Y no se hace especial imposicin de las producidas en el recurso de casacin dada su estimacin parcial. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espaol.

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FALLAMOS
PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infraccin procesal interpuesto por la representacin procesal de COSMOS WORLD; S.L., contra la Sentencia dictada por la Seccin Dcimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de enero de 2008, en el Rollo nmero 275 de 2007 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas por dicho recurso; SEGUNDO.- Que estimamos parcialmente el recurso de casacin interpuesto por la representacin procesal de COSMOS WORLD, S.L. contra la Sentencia dictada por la Seccin Dcimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 30 de enero de 2008, en el Rollo nmero 275 de 2007 , en los particulares relativos a la condena de dicha actora reconvenida por actos de confusin del artculo 6 de la Ley de Competencia Desleal , dejando sin efecto los extremos a), b) y c) del apartado 2 de la parte dispositiva de la resolucin expresada, confirmando al respecto la desestimacin de la reconvencin acordada en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nmero 1 de Barcelona de 27 de abril de 2006, procedimiento ordinario nmero 273 de 2005 ; TERCERO.- Desestimamos el recurso de casacin de COSMOS WORLD, S.L. en lo restante, confirmando al respecto el pronunciamiento de la Sentencia de la Audiencia Provincial antes expresada; y, CUARTO.- Respecto de las costas: condenamos a COSMOS WORLD, S.L. a pagar las causadas en la primera instancia por su demanda, y en la apelacin por su recurso; a DIESEL SpA las causadas en la primera instancia por su reconvencin y en segunda instancia por su recurso de apelacin. No se hace especial imposicin por las costas causadas en el recurso de apelacin de DIESEL IBERIA, S.A., ni por el recuso de casacin de COSMOS WORLD, S.L. Publquese esta resolucin con arreglo a derecho, y devulvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelacin remitidos con testimonio de esta resolucin a los efectos procedentes. As por esta nuestra sentencia, que se insertar en la COLECCIN LEGISLATIVA pasndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Rubricados. PUBLICACIN.Leda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trmite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el da de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.